4b O 7/23 – Zirconiumoxid | Düsseldorfer Entscheidungen

Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3364

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 14. März 2024, Az. 4b O 7/23

I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 17. Januar 2021 bis zum 26. Juni 2023 und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 eine Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben,
wenn die Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid,
(1) Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst,
(2) und außerdem Lanthanoxid,
(3) und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst,
dadurch gekennzeichnet ist, dass
(4) sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und
(5) nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist;
und zwar unter Angabe
a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;
b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Internetadresse, der Zugriffszahlen/Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagne/Schaltungszeiträume,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,
wobei
– die Angaben zu c) und e) von der Beklagten zu 1) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,
– es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
– die Beklagten hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
– die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;
2. der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023
Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1., welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1. umfassen,
Dritten zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder geliefert haben;
und zwar unter Angabe
a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;
b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Internetadresse, der Zugriffszahlen/Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagne/Schaltungszeiträume,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,
wobei
– die Angaben zu c) und e) von der Beklagten zu 1) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,
– es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
– die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
– die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;
3. nur die Beklagte zu 1): der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 eine Zusammensetzung gemäß Ziffer I. 1. an Abnehmer im Ausland zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland als für die Herstellung von Autokatalysatoren qualifiziertes Mischoxid geliefert hat,
und zwar unter Angabe
a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;
b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Internetadresse, der Zugriffszahlen/Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagne/Schaltungszeiträume,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,
wobei
– die Angaben zu c) und e) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,
– die Angaben zu a), b) und d) erst für die Zeit vom 1. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind, soweit die Angaben Lieferungen der Beklagten zu 1) an die A Ltd. betreffen,
– es der Beklagten zu 1) vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
– die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
– die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;
4. nur die Beklagte zu 1): der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023
Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1., welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1. umfassen,
Dritten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland als für die Herstellung von Autokatalysatoren qualifiziertes Mischoxid angeboten und/oder geliefert hat,
und zwar unter Angabe
a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;
b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Internetadresse, der Zugriffszahlen/Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagne/Schaltungszeiträume,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,
wobei
– die Angaben zu c) und e) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,
– die Angaben zu a), b) und d) erst für die Zeit vom 1. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind, soweit die Angaben Lieferungen der Beklagten zu 1) an die A Ltd. betreffen
– es der Beklagten zu 1) vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
– die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
– die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;
5. die unter I. 1. und I. 3. bezeichneten Erzeugnisse, welche die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 – soweit Lieferungen der Beklagten zu 1) an die A Ltd. betroffen sind, nur für die Zeit vom 1. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 – und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 in Verkehr gebracht haben, gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich [„Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom …“] festgestellten, patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt,
1. dass die Beklagte zu 1) dazu verpflichtet ist, der Klägerin für die unter I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 17. Januar 2021 bis zum 20. Mai 2021 von ihr – der Beklagten zu 1) – begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. dass die Beklagten dazu verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. und I. 2. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 durch die von der Beklagten zu 1) und in der Zeit vom 06. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 durch die von der Beklagten zu 2) begangenen Handlungen entstanden ist;
3. dass die Beklagte zu 1) dazu verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 3. und I. 4. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 begangenen Handlungen entstanden ist.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen
die Klägerin 65% der Gerichtskosten, 60% der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) und 70% der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2),
die Beklagte zu 1) 20% der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Klägerin und
die Beklagte zu 2) 15% der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Klägerin.
Im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.
V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 150.000 EUR und für die Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages, wobei für die teilweise Vollstreckung des Urteils folgende Teilsicherheiten festgesetzt werden:
– Ziffer I. 1. bis 4.: 75.000,00 EUR
– Ziffer I. 5: 25.000,00 EUR
– Ziffer IV.: 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages
Tatbestand
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 3 009 XXX B1 (Klagepatent, vorgelegt als Anlage HL (H) 1, in deutscher Übersetzung als Anlage HL (H) 2)) auf Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht in Anspruch.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das auf eine Teilanmeldung aus dem europäischen Patent EP 1 527 XXX B1 zurückgeht. Das Klagepatent wurde am XXX unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom XXX angemeldet. Die Stammanmeldung wurde am XXX veröffentlicht, die Veröffentlichung der Patentansprüche der Teilanmeldung in deutscher Übersetzung erfolgte am XXX. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am XXX veröffentlicht. Das Klagepatent ist am XXX durch Zeitablauf erloschen.
Die Beklagte zu 1) hat gegen die Erteilung des Klagepatents Einspruch erhoben, über den bislang noch nicht entschieden wurde.
Das in französischer Verfahrenssprache erteilte Klagepatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Grundlage von Zirconiumoxid und Oxiden von Cer, Lanthan sowie anderer seltener Erden, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Katalysator. Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche 1 und 13 lauten in der deutschen Übersetzung wie folgt:
1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, das Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst und außerdem Lanthanoxid und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist.
13. Katalytisches System, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 umfasst.
Die Beklagte zu 1) ist ein Unternehmen mit Sitz im XXX, das bereits seit geraumer Zeit in der Herstellung und im Vertrieb unter anderem von Mischoxidprodukten tätig ist. Die Beklagte zu 2) wurde erst am XXX im XXX Handelsregister eingetragen und ist im selben Geschäftsfeld wie die Beklagte zu 1) tätig.
Beide Beklagten gehören zu der in XXX ansässigen B-Gruppe, deren Geschäftsfeld unter anderem die Herstellung von Produkten aus seltenen Erden und Metallen betrifft. Die Beklagten bieten an und vertreiben in der Bundesrepublik Deutschland Mischoxidprodukte. Die Herstellung dieser Produkte erfolgt durch die ebenfalls zu der Unternehmensgruppe gehörende XXX Gesellschaft C Co., Ltd. (nachfolgend: C). Die Lieferung der von der C hergestellten Produkte erfolgt teilweise auch über die B 1 Ltd. (nachfolgend: B 1) mit Sitz in XXX. Die Produkte werden teilweise aus China direkt in die Bundesrepublik Deutschland geliefert, zum Teil erfolgt der Vertrieb auch über die Niederlande, das Vereinigte Königreich oder Norwegen, von wo aus sie an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland geliefert und zur Herstellung von Katalysatoren verwendet werden.
Zu den von den Beklagten angebotenen und vertriebenen Mischoxidprodukten gehören unter anderem Produkte mit den Bezeichnungen D (angegriffene Ausführungsform 1) und E (angegriffene Ausführungsform 2). Mit der Klage werden diese Produkte und Produkte mit anderen Bezeichnungen, aber gleichen Eigenschaften angegriffen (zusammen: angegriffene Ausführungsformen).
Unter anderem lieferte die Beklagte 1) an die F AG & Co. KG („F“) in XXX die angegriffene Ausführungsform 1.
Weiterhin lieferte sie im Mai 2022 10,5 Tonnen der angegriffenen Ausführungsform 2 über Norwegen an die G GmbH („G“) in XXX. Im Juni folgte eine Lieferung von zwei Tonnen der angegriffenen Ausführungsform 2 von der Beklagten zu 1) an G. An den Lieferungen an G ist regelmäßig auch das für sie tätige, in der XXX ansässige Logistikunternehmen H GmbH (nachfolgend: „H“) beteiligt. Wegen der Einzelheiten der zugehörigen Lieferscheine und Frachtbriefe wird auf die Anlagen HL (H) 20 und 21 Bezug genommen.
Die Beklagte zu 2) lieferte die angegriffene Ausführungsform 2 ebenfalls an G, unter anderem im August und September 2023 sechs Tonnen über Norwegen, weitere zwei Tonnen der angegriffenen Ausführungsform 2 jeweils im Oktober 2022 und im Dezember 2022. An diesen Lieferungen war neben H auf Seiten von G teilweise auch die Beklagte zu 1) beteiligt. Wegen der Einzelheiten der zugehörigen Lieferscheine, Frachtbriefe und Rechnungen wird auf die Anlagen HL (H) 16 bis 18 Bezug genommen.
Die Beklagten liefern die angegriffenen Ausführungsformen nicht nur nach Deutschland, sondern auch an Standorte der G-Gruppe und der F-Gruppe im (europäischen) Ausland. Die G-Gruppe hat einen Standort unter anderem in XXX, die F-Gruppe hat Standorte unter anderem in XXX, XXX und XXX.
Weiterhin lieferte die Beklagte zu 1) das Produkt mit der Bezeichnung E auch an das Unternehmen A 1 Ltd. (im Folgenden „A 1″), einem weiteren Anbieter von Mischoxiden, welches das Produkt anschließend weiter an G in die Bundesrepublik Deutschland zur Verwendung in Katalysatoren lieferte, was der Beklagten zu 1) bekannt war.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform 1 bis in das Jahr 2018 eine Zusammensetzung auf Basis von Zirkoniumoxid darstellte, die Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 sowie Lanthan- und Yttriumoxid als weitere Oxide von Seltenerdmetallen umfasste. Zudem wurde in dem das Stammpatent betreffenden Parallelverfahren mit Urteil vom 3. September 2020 festgestellt, dass die spezifische Oberfläche der angegriffenen Ausführungsform 1 nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1000°C über 40 m²/g und bei 1150°C zwischen 10 m²/g und 15 m²/g betrug. Ein entsprechendes Analysezertifikat („Certificate of Analysis“ – CoA) der C für eine Charge aus dem Jahr 2018 (vorgelegt als Anlage HL (H) 12) wird nachstehend auszugsweise wiedergegeben:
Die angegriffene Ausführungsform 2 stellt ebenfalls eine Zusammensetzung auf Basis von Zirkoniumoxid dar, die Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 sowie Lanthanoxid und Praseodymoxid als Oxide eines weiteren Seltenerdmetalls umfasst. Unstreitig weist die angegriffene Ausführungsform 2 nach sechsstündiger Kalzinierung bei 1000°C zudem eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g auf. Ein CoA der angegriffenen Ausführungsform 2, das einer der Lieferungen an G im Jahr 2022 beigefügt war (Anlage HL (H) 25), ist nachstehend auszugsweise wiedergegeben:
Die angegriffenen Ausführungsformen dienen der Herstellung von Autokatalysatoren. Dafür werden sie von so genannten „Wash Coatern“ wie F und G in einer „slurry“ verschlämmt und auf Trägergerüste aufgetragen. Die so hergestellten Katalysatoren werden von so genannten „Cannern“ eingehaust und dann von den Kfz-Herstellern verbaut. Die Auswahl von für Katalysatoren geeigneten Mischoxidzusammensetzungen erfolgt in einem Qualifizierungsprozess unter Beteiligung der an dem Herstellungsprozess beteiligten Unternehmen, der entsprechend aufwändig ist und regelmäßig für eine ganze Fahrzeugplattform durchgeführt wird.
Die Klägerin schloss mit verschiedenen Unternehmen Vereinbarungen über die Nutzung von Mischoxidzusammensetzungen. Unstreitig bestand zwischen der Klägerin und A 1 ein im April und Mai 2010 unterzeichneter Lizenzvertrag betreffend Zirkonium-Cer-Mischoxidzusammensetzungen, in denen Zirkonium einen Gewichtsanteil von 50% und mehr hat. Dieser Lizenzvertrag wurde mit einer im März 2015 unterzeichneten Vereinbarung verlängert. Wegen der Einzelheiten dieser in teilgeschwärzter Fassung vorgelegten Verträge wird auf die Anlagen B 3 und 3a, B 4 und 4a sowie HL (H) 36 Bezug genommen. Ein weiterer Kreuzlizenzvertrag zwischen der Klägerin und A 1 wurde im Februar und März 2011 unterzeichnet und liegt in teilweise geschwärzter Fassung als Anlage HL 5 und 5b vor.
Unstreitig bestand auch zwischen der Klägerin und G seit 2014 eine Vereinbarung, mit der G gestattet wurde, die von den Beklagten erworbenen Mischoxidprodukte weiter zu verwenden. Eine vergleichbare Vereinbarung bestand zwischen der Klägerin und F. Zweck dieser Vereinbarungen war es, die Versorgung von G und F mit Mischoxidprodukten unabhängig von den Rechtsstreitigkeiten zwischen der Klägerin und den Beklagten sicherzustellen. Der genaue Inhalt dieser Vereinbarungen ist nicht bekannt. G und F leisteten im Rahmen dieser Vereinbarungen Ausgleichszahlungen an die Klägerin, die sie sich von den Beklagten erstatten ließen. Ob die Vereinbarung mit G nach 2019 fortgeführt wurde oder ob im Fall der Beendigung eine neue Vereinbarung getroffen wurde, ist zwischen den Parteien streitig.
Die Klägerin sieht in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen durch die Beklagten eine Verletzung des Klagepatents. Sie ist der Auffassung, vom Klagepatentanspruch 1 seien auch solche Werte spezifischer Oberflächen umfasst, die sich nach allgemeinen mathematischen Regeln auf die betreffende Zahl, nämlich 10 m²/g, aufrunden ließen. Zudem genüge es für ein katalytisches System gemäß Klagepatentanspruch 13, dass eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 Verwendung finde. Es sei nicht erforderlich, dass das katalytische System die vom Patentanspruch 1 verlangten Eigenschaften aufweise.
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten auch die Lehre des Klagepatentanspruchs 1. Unstreitig habe die angegriffene Ausführungsform 1 bis 2018 sämtliche Merkmale dieses Anspruchs aufgewiesen. Die Beklagte zu 1) habe im Rahmen der Auskunft zum Stammpatent lediglich mitgeteilt, dass der Schwefelanteil der Zusammensetzung geändert worden sei. Dies sei für eine Verletzung des Klagepatents aber unbeachtlich. Es sei daher davon auszugehen, dass durch den weiteren Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 1 nunmehr auch das Klagepatent verletzt werde. Soweit die Beklagte zu 1) vortrage, dass sie das Herstellungsverfahren geändert habe und seitdem die spezifische Oberfläche nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1150°C unter 10 m²/g liege, werde dies mit Nichtwissen bestritten. Für veränderte Produkte sei jedenfalls eine Requalifizierung erforderlich, die aufwändig sei. Die Abnehmer wünschten jedoch verbindliche, langfristige Verpflichtungen und würden sich auf Änderungen nicht einlassen, zumal die von den Beklagten vorgetragene Änderung zu einer Leistungseinbuße der angegriffenen Ausführungsform 1 führe.
Was die angegriffene Ausführungsform 2 angehe, habe die Beklagte zu 1) im Rahmen der Auskunft zum Stammpatent die Lieferung von Chargen dieses Produkts angegeben. Damit verwirkliche die angegriffene Ausführungsform 2 zwangsläufig auch die Lehre des Klagepatentanspruchs 1. Die Beklagten hätten nicht vorgetragen, dass die angegriffene Ausführungsform 2 geändert worden sei.
Die Klägerin ist daher der Ansicht, Angebote und Lieferungen der angegriffenen Ausführungsformen an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland begründeten eine unmittelbare und eine mittelbare Verletzung des Klagepatents. G sei zur Nutzung des Klagepatents nicht berechtigt. Die zwischen ihr – der Klägerin – und G geschlossene Vereinbarung sei Ende 2019 beendet gewesen. Es habe danach keine neue, das Klagepatent und die streitgegenständlichen Produkte betreffende Vereinbarung mehr gegeben. Gleiches gelte für Lieferungen an im Ausland ansässige Zwischenlieferanten wie A 1, die die angegriffenen Ausführungsformen an die Endabnehmer der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland weiterlieferten. Deren mittelbare und unmittelbare Patentverletzung sei den Beklagten zuzurechnen. Die Beklagten könnten sich insofern auch nicht mit Erfolg auf eine Lizenz von A 1 berufen. Der Lizenzvertrag umfasse nicht das Recht, Mischoxidzusammensetzungen aus beliebiger Quelle zu veräußern, sondern nur solche, die A 1 selbst hergestellt habe oder habe herstellen lassen („have made“). Zudem sei das Klagepatent von dem Lizenzvertrag nicht erfasst. Weiter behauptet die Klägerin, dass der Lizenzvertrag mit A 1 zu Ende April 2021 wirksam gekündigt worden sei. Der Kreuzlizenzvertrag mit A 1 beziehe sich schon nicht auf das Klagepatent.
Darüber hinaus würden aber Abnehmer wie G und F nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland beliefert, sondern auch deren Standorte im Ausland, wo die angegriffenen Ausführungsformen zur Herstellung von Katalysatoren für die Abgasreinigung verwendet würden. Die Katalysatoren würden an in Deutschland ansässige Automobilhersteller sowie deren Zulieferer weiter geliefert. Dies ergebe sich bereits aus der geografischen Lage der Werke – etwa in Polen – und den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Eine solche Lieferung an Abnehmer im Ausland stelle eine mittelbare Patentverletzung dar. Außerdem sei davon auszugehen, dass diese Abnehmer die an ihre ausländischen Standorte gelieferten angegriffenen Ausführungsformen zum Teil auch vor der Weiterverarbeitung an die Standorte in Deutschland weiter lieferten, um dort die Katalysatoren herzustellen. Dies begründe eine unmittelbare und eine mittelbare Patentverletzung.
Soweit die Beklagten in den Vereinbarungen mit G und F eine Zustimmung zum Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagten erblicken wollten, könne dem nicht gefolgt werden. Die Beklagten würden nicht zwischen den verschiedenen Benutzungsarten unterscheiden. Ihnen sei eine Zustimmung zum Inverkehrbringen nie erteilt worden. Daher greife auch der Einwand der Erschöpfung nicht durch. Diese wirke in der Vertriebskette immer nur „downstream“. Die Beklagten befänden sich aber auf der vorgelagerten Vertriebsstufe von G und F.
Die Klägerin ist schließlich der Ansicht, dass die Beklagten auch zur Vernichtung der seit dem Ende der Schutzdauer des Klagepatents in ihrem Besitz befindlichen angegriffenen Produkte verpflichtet seien. Ihnen werde durch die verschiedenen Logistiker noch Besitz vermittelt, soweit diese noch Waren auf Lager hätten. Zudem würden die Produkte üblicherweise unter Eigentumsvorbehalt verkauft.
Ursprünglich hat die Klägerin neben Anträgen auf Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf von Erzeugnissen sowie auf Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht unter Ziffer I. 1. der Klageerweiterungsschriftsätze den Antrag angekündigt,
die Beklagten zu verurteilen,
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist,
zu unterlassen,
a) eine Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid,
(1) das Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst,
(2) und außerdem Lanthanoxid,
(3) und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
(4) sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und
(5) nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist;
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
und/oder
b) Zusammensetzungen gemäß Ziffer I.1.a), welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I.1.a) umfassen,
Dritten zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern;
und/oder
c) Zusammensetzungen gemäß Ziffer I.1.a), welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I.1.a) umfassen,
Dritten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern,
ohne dabei schriftlich, ausdrücklich und unübersehbar, insbesondere blickfangmäßig hervorgehoben, darauf hinzuweisen, dass die Zusammensetzungen gemäß Ziffer 1.1.a) nicht ohne Zustimmung der Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents 3 009 XXX B1 für katalytische Systeme verwendet werden dürfen, die für eine Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt sind.
Nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents haben die Parteien den Antrag zu I. 1. übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klägerin beantragt, nachdem auch ein zuvor angekündigter Antrag auf Auskunft über Herstellungszeiten sowie die Anträge gegen die Beklagte zu 2) für einen Zeitraum bis zum 6. Januar 2022 zurückgenommen worden sind, nunmehr noch,
I. die Beklagten zu verurteilen,
1. der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 17. Januar 2021 bis zum 26. Juni 2023 und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 eine Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben oder an Abnehmer im Ausland zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland als für die Herstellung von Autokatalysatoren qualifiziertes Mischoxid geliefert haben,
wenn die Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid,
(1) Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst,
(2) und außerdem Lanthanoxid,
(3) und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst,
dadurch gekennzeichnet ist, dass
(4) sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und
(5) nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist;
2. der Klägerin weiter unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023
Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1., welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1. umfassen,
Dritten zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder geliefert haben;
und/oder
Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1., welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1. umfassen,
Dritten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland als für die Herstellung von Autokatalysatoren qualifiziertes Mischoxid angeboten und/oder geliefert haben,
ohne dabei schriftlich, ausdrücklich und unübersehbar, insbesondere blickfangmäßig hervorgehoben, darauf hingewiesen zu haben, dass die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1. nicht ohne Zustimmung der Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 3 009 XXX B1 zur Herstellung katalytischer Systeme in der Bundesrepublik Deutschland oder für katalytische Systeme verwendet werden dürfen, die für eine Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt sind
und zwar jeweils unter Angabe
a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;
b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Internetadresse, der Zugriffszahlen/Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagne/Schaltungszeiträume,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,
wobei
– die Angaben zu c) und e) von der Beklagten zu 1) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,
– es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
– die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
– die Auskunft und Rechnungslegung nach Ziffern I. 1. und I. 2. nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;
3. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen, unter I. 1. bezeichneten Erzeugnisse, welche die Beklagten bereits am 26. Juni 2023 in ihrem Besitz oder Eigentum hatten, nach Wahl der Beklagten auf ihre Kosten zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;
4. die unter I. 1. bezeichneten Erzeugnisse, welche die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 in Verkehr gebracht haben, gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich [„Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom …“] festgestellten, patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
II. festzustellen,
1. dass die Beklagte zu 1) dazu verpflichtet ist, ihr für die unter I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 17. Januar 2021 bis zum 20. Mai 2021 von ihr – der Beklagten zu 1) – begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. dass die Beklagten dazu verpflichtet sind, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. und I. 2. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 durch die Beklagte zu 1) und in der Zeit vom 06. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 durch die Beklagte zu 2) begangenen Handlungen entstanden ist.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Europäischen Patentamts über den gegen das Klagepatent EP 3 009 XXX B1 eingelegten Einspruch auszusetzen.
Die Beklagten sind der Ansicht, das Klagepatent werde durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform nicht verletzt. Bei den Zahlenwerten im Klagepatentanspruch 1 handele es sich um kritische Werte, die ein mathematisches Runden von Werten für spezifische Oberflächen, die jenseits der im Anspruch 1 genannten Werte lägen, ausschlössen. Der Klagepatentanspruch 13 sei durch seinen Verweis auf den Anspruch 1 dahingehend auszulegen, dass im fertigen katalytischen System die Eigenschaften der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 weiterhin vorhanden sein müssten.
Die Beklagten behaupten, das Herstellungsverfahren für die angegriffene Ausführungsform 1 sei mehrfach geändert worden. Nicht nur sei der Schwefelgehalt geändert worden, sondern es sei das Verfahren im Jahr 2019 auch so umgestellt worden, dass die spezifische Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1150°C unter 10 m²/g liege. Die Beklagten stellten sicher, dass keine Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 1 mit einer höheren Oberfläche in die Bundesrepublik Deutschland gelange. Eine Requalifizierung sei für diese Änderungen nicht erforderlich gewesen, weil sie mit F abgestimmt gewesen seien und im Rahmen der ursprünglichen Qualifizierung der Produkte gelegen hätten. Dies gehe auch aus den CoA zu den veränderten Produkten hervor.
Weiterhin sind die Beklagten der Ansicht, die Klägerin habe eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 durch die angegriffene Ausführungsform 2 in dem geltend gemachten Verletzungszeitraum nicht dargelegt. In dem Verfahren zum Stammpatent habe es keine Feststellungen zur angegriffenen Ausführungsform 2 gegeben. Im Rahmen der Auskunft zum Stammpatent habe die Beklagte zu 1) auch mitgeteilt, dass nicht alle Chargen anspruchsgemäß seien. Es bestehe keine Vermutung für eine Lieferung patentverletzender Chargen.
Die Beklagten sind weiter der Ansicht, durch Lieferungen ins Inland würden nicht die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung erfüllt. Die angegriffenen Ausführungsformen stellten schon keine für die Benutzung der Erfindung geeigneten Mittel dar. Zudem seien die Abnehmer zur Benutzung berechtigt. Sowohl G als auch F sei die Benutzung des Klagepatents aufgrund der mit der Klägerin abgeschlossenen Vereinbarungen gestattet. Die Beklagten tragen dazu vor, auch wenn die erste Vereinbarung mit G im Jahr 2019 beendet worden sei, habe es anschließend eine weitere Vereinbarung gegeben. Jedenfalls hätten Verhandlungen zwischen der Klägerin und G stattgefunden, die bis 2022 oder 2023 angedauert hätten. Ihnen – den Beklagten – sei die Vereinbarung nicht bekannt, aber sie solle so strukturiert sein, dass G keine Ausgleichszahlungen von den Beklagten mehr verlangen könne. Im Übrigen werde mit Nichtwissen bestritten, dass ihre – der Beklagten Abnehmer – eine Benutzung der Erfindung beabsichtigten. Dies sei auch nicht offensichtlich, weil die katalytischen Systeme infolge der Weiterverarbeitung der angegriffenen Ausführungsformen nicht mehr die patentgemäßen Eigenschaften aufwiesen.
Soweit Lieferungen der angegriffenen Ausführungsformen ins Ausland betroffen seien und die Klägerin annehme, die im Ausland ansässigen Abnehmer der Beklagten wie G und F hätten die angegriffenen Ausführungsformen auch vor der Weiterverarbeitung an die Standorte in Deutschland weitergeliefert, handele es sich um reine Spekulation. Produktionsstätten für Katalysatoren im Ausland seien kein Indiz für einen Weitertransport in die Bundesrepublik Deutschland. Was die Weiterlieferungen durch A 1 angehe, handele A 1 aufgrund des Lizenzvertrages und des Kreuzlizenzvertrages mit der Klägerin als Berechtigte. Dieser sei so auszulegen, dass er A 1 auch berechtige, das Klagepatent zu nutzen und die angegriffenen Ausführungsformen von der Beklagten zu 1) zu beziehen. Sollte der Lizenzvertrag tatsächlich gekündigt sein, sei jedenfalls von einer Aufbrauchfrist auszugehen. Weiterhin behaupten die Beklagten, der Kreuzlizenzvertrag zwischen der Klägerin und A 1 umfasse auch das Klagepatent.
Aber auch sofern die angegriffenen Ausführungsformen im Ausland von den Abnehmern zur Herstellung katalytischer Systeme verwendet würden, die dann in die Bundesrepublik Deutschland geliefert würden, scheide eine mittelbare Patentverletzung aus. Es gelte das zu den Lieferungen ins Inland Gesagte. Zudem fehle es am doppelten Inlandsbezug.
Schließlich berufen sich die Beklagten auf den Grundsatz der Erschöpfung bzw. vertreten die Ansicht, Lieferungen an G und F erfolgten letztlich mit Zustimmung der Klägerin. Diese ergebe sich aus den von der Klägerin mit G und F vereinbarten Nutzungsgestattungen. Das Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform durch sie – die Beklagten – und die Inbesitznahme der angegriffenen Ausführungsformen durch G und F stelle einen einheitlichen Lebensvorgang dar. Wenn aber G und F mit den verschiedenen Vereinbarungen die Benutzung gestattet sei, habe die Klägerin damit faktisch auch dem Inverkehrbringen durch die Beklagten zugestimmt. Das ergebe sich auch daraus, dass sich die Klägerin gegenüber G und F offensichtlich verpflichtet habe, deren Lieferketten nicht zu stören. Dann könne sie aber keine Rechte aus dem Klagepatent gegen die Beklagten geltend machen. Auf eine bestimmte rechtliche Qualität der Zustimmung komme es im Übrigen nicht an; es genüge eine Einwilligung.
Die Beklagten sind zudem der Ansicht, dass ein Vernichtungsanspruch nicht gegeben sei. Die Klägerin habe nicht dargelegt, dass sie als im Ausland ansässige Unternehmen im Inland Besitz an den angegriffenen Ausführungsform hätten. Ergänzend behaupten sie, dass auch die für die Lieferungen eingeschalteten Logistiker nichts mehr auf Lager hätten und die Ware zudem bezahlt sei.
Schließlich sind die Beklagten der Auffassung, dass sich das Klagepatent nicht als rechtsbeständig erweisen werde.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagten im tenorierten Umfang Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf aus den Vertriebswegen sowie Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG. Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 in die Bundesrepublik Deutschland durch die Beklagten begründen diese Ansprüche ebenso wie ihre Lieferung durch die Beklagte zu 1) an im Ausland ansässige Abnehmer zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland. Allerdings hat die Klägerin keine Ansprüche hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform 1. Ebenso wenig bestehen Ansprüche wegen Auslandslieferungen der Beklagten zu 2) und wegen Lieferungen der angegriffenen Ausführungsformen ins Ausland, soweit sie dort für katalytische Systeme verwendet werden sollen. Schließlich kann die Klägerin auch nicht mit Erfolg die Vernichtung der patentverletzenden Erzeugnisse verlangen.
I.
Das Klagepatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Grundlage von Zirconiumoxid und Oxiden von Cer, Lanthan und einem anderen seltenen Erdmetall, das Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Katalysator.
In der Beschreibung des Klagepatents wird zum Stand der Technik ausgeführt, dass gegenwärtig für die Behandlung von Abgasen von Verbrennungsmotoren sogenannte multifunktionelle Katalysatoren eingesetzt werden. Darunter verstehe man Katalysatoren, die in der Lage seien, nicht nur die Oxidation insbesondere von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen, sondern auch die Reduktion insbesondere der Stickstoffoxide auszuführen („Dreiwege“-Katalysatoren). Zirconiumoxid und Ceroxid hätten sich als zwei besonders wichtige und interessante Materialien erwiesen, die in die Zusammensetzung dieser Art von Katalysatoren Eingang gefunden hätten. Für ihre wirksame Verwendung müssten diese Materialien eine spezifische Oberfläche aufweisen, die selbst bei hoher Temperatur ausreichend groß bleibe (Abs. [0002]; Absatzangaben ohne Fundstelle sind solche der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift, Anlage HL (H) 2).
Als druckschriftlichen Stand der Technik nennt das Klagepatent zunächst das EP XXX, das ein Mischoxid der allgemeinen Formel XXX beschreibe, in der R Aluminium oder eine andere seltene Erde als Cerium sein könne. Dieses Mischoxid könne eine spezifische Oberfläche zwischen 50 und 160 m²/g aufweisen, ohne dass auf die Bedingungen für die Messung dieser spezifischen Oberfläche Bezug genommen werde. Darüber hinaus sei in der Beschreibung die Kombination La + andere seltene Erden nicht erwähnt (Abs. [0003]).
Die WO XXX beschreibe Mischoxide auf der Basis von Cerium und Zirkonium in einem Ce/Zr-Atomverhältnis von mindestens 1. Auf eine spezifische Oberfläche von mindestens 10 m²/g wird unter den Bedingungen des Anspruchs 1 nicht Bezug genommen. Auch in der EP XXX und in der EP XXX werde dieses technische Merkmal nicht erwähnt (Abs. [0005]).
Die WO 03/XXX beschreibe hingegen Mischoxide, die eine spezifische Oberfläche nach dem Kalzinieren bei 950°C für 2 Stunden aufwiesen, die kleiner als 40 m²/g sei, beschreibe aber nicht die Kombination der vier Oxide wie in Anspruch 1. Auch die US 6XXX,XXX beschreibe zwar Mischoxide auf der Basis von Cerium und Zirkonium, nicht aber die Zusammensetzung nach Anspruch 1 (Abs. [0006] und [0007]).
Allgemein bestehe ein Bedarf an Katalysatoren, die bei immer höheren Temperaturen eingesetzt werden könnten und die zu diesem Zweck eine große Stabilität ihrer spezifischen Oberfläche aufwiesen (Abs. [0008]).
Dem Klagepatent liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe (das technische Problem) zu Grunde, eine katalytische Zusammensetzung zu entwickeln, die diesen Bedarf abdecken könne (Abs. [0009]).
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent mit dem Anspruch 1 eine Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, Ceroxid und Oxiden anderer seltener Erden sowie mit dem Anspruch 13 ein katalytisches System mit dieser Zusammensetzung vor, deren Merkmale jeweils wie folgt gegliedert werden können:
1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid,
1.1 die Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst,
1.2 die außerdem Lanthanoxid umfasst und
1.3 die ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst,
1.4 die nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und
1.5 die nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist.
und
13. Katalytisches System, das eine Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 umfasst.
II.
Der Streit der Parteien gibt hinsichtlich der Auslegung der beiden Patentansprüche lediglich zu folgenden Ausführungen Anlass:
1.
Anspruch 1 des Klagepatents betrifft eine Zusammensetzung auf der Basis von Zirconiumoxid, die verschiedene Oxide von Seltenerdmetallen – darunter Cer und Lanthan – umfasst, wobei das Atomverhältnis von Zirconium und Cer größer als 1 sein soll (Merkmale 1.1 bis 1.3).
Die erfindungsgemäße Zusammensetzung zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass sie nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1.000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und bei 1.150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g (Merkmale 1.4 und 1.5).
a)
Nach der Beschreibung des Klagepatents ist eine hohe spezifische Oberfläche der Zusammensetzung Voraussetzung für die Wirksamkeit von Katalysatoren, in denen Mischoxidzusammensetzungen, wie sie in Anspruch 1 des Klagepatents beschrieben sind, zum Einsatz kommen. Da Katalysatoren auch bei höheren Temperaturen über längere Dauer funktionstüchtig sein müssen, muss auch die spezifische Oberfläche bei solchen Temperaturen über eine gewisse Dauer erhalten bleiben (Abs. [0002]). Dies findet in den Merkmalen 1.4 und 1.5 seinen Ausdruck. Eine Mischoxidzusammensetzung mit einer spezifischen Oberfläche, die die in den Merkmalen 1.4 und 1.5 aufgestellten Bedingungen erfüllt, entspricht – so der Gedanke des Klagepatents – den an die Funktionstüchtigkeit von Katalysatoren gestellten Anforderungen.
b)
Der Klagepatentanspruch selbst enthält keine Vorgabe, wie die spezifische Oberfläche zu ermitteln ist. Allerdings konkretisiert die Beschreibung des Klagepatents den Begriff der spezifischen Oberfläche dahingehend, dass darunter die spezifische XXX.-Oberfläche zu verstehen ist, die durch Adsorption von Stickstoff gemäß der Norm XXX (nachfolgend: der Standard), die ausgehend von der in der Zeitschrift „XXX“ beschriebenen Brunauer-Emmet-Teller Methode (nachfolgend: BET-Methode) aufgestellt worden ist, bestimmt wird (Abs. [0014]). Darüber herrscht auch zwischen den Parteien kein Streit.
c)
Soweit die Parteien unterschiedlicher Auffassung darüber sind, ob der Klagepatentanspruch auch Mischoxidzusammensetzungen nach den Merkmalen 1.1 bis 1.3 mit spezifischen Oberflächen erfasst, deren Werte sich nach allgemeinen mathematischen Regeln auf die im Anspruch genannte Zahl aufrunden lassen, bedarf dies keiner Entscheidung. Für keine der angegriffenen Ausführungsformen werden konkrete Werte ihrer spezifischen Oberflächen nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C bzw. 1150°C vorgetragen, für die überhaupt in Frage steht, ob sie erst infolge einer mathematischen Aufrundung die patentgemäßen Zahlenwerte erreichen. Es ist aber nicht Aufgabe des Gerichts, abstrakte Rechtsfragen zu beantworten, von denen die Streitentscheidung nicht abhängig ist, selbst wenn sie in einem späteren Zwangsvollstreckungsverfahren Bedeutung erlangen könnten.
Ungeachtet dessen handelt es sich bei den in den Merkmalen 1.4 und 1.5 genannten Werten von 40 m²/g bzw. 10 m²/g bis 15 m²/g um solche, die genau einzuhalten sind. Mischoxidzusammensetzungen, deren spezifische Oberflächen außerhalb dieser Werte liegen, gehören auch dann nicht zum Gegenstand des Klagepatentanspruchs 1, wenn die anspruchsgemäßen Zahlenwerte durch mathematisches Aufrunden erreicht werden.
Bei den in den Merkmalen 1.4 und 1.5 genannten Werten handelt es sich um Zahlen- und Maßangaben, die zwar auch der Auslegung bedürfen. Fehlen aber aus fachlicher Sicht gegenteilige Anhaltspunkte, wird allerdings regelmäßig angenommen werden können, dass als Zahlen oder Maße formulierten Kennzeichnungen ein höherer Grad an Eindeutigkeit und Klarheit zukommt, als dies bei verbal umschriebenen Elementen der patentierten Lehre der Fall wäre (Benkard/Scharen, PatG 12. Aufl.: § 14 Rn 67 m.w.Nw.) Im Regelfall bestimmt deshalb eine eindeutige Zahlenangabe im Patentanspruch dessen Gegenstand insoweit abschließend und eine Ausführung, die den beanspruchten Wert über- oder unterschreitet, benutzt die geschützte Lehre nicht wortsinngemäß. Ein Verständnis, dass der angegebene Wert genau einzuhalten sei, wird vor allem dann fachmännischer Vorstellung entsprechen, wenn erkennbar ist, dass es sich um einen kritischen Wert handelt (BGH, GRUR 2002, 511 (512) – Kunststoffrohrteil; GRUR 2002, 515 (517) – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519 (522) – Schneidmesser II; GRUR 2002, 523 (525) – Custodiol I; GRUR 2002, 527 (530) – Custodiol II). Eine beschränkende Bestimmung der Maßangaben ist in aller Regel auch dann anzunehmen, wenn diese im Patentanspruch als Höchst- oder Mindestwerte festgelegt sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.4.2007 – I-2 U 4/06) Gleiches gilt für im Patentanspruch angegebene Bereiche (von … bis …). Ausnahmen von dem Grundsatz, dass solche Angaben den Gegenstand des Patentanspruchs insoweit abschließend festlegen, sind vor allem zu machen, wenn mit dem Sinngehalt vereinbar ist, dass die Angabe im Patentanspruch einen Toleranzen umfassenden Wert beschreibt (BGH, GRUR 2002, 511 (512) – Kunststoffrohrteil; GRUR 2002, 515 (517) – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519 (522) – Schneidmesser II; GRUR 2002, 523 (525) – Custodiol I; GRUR 2002, 527 (530) – Custodiol II).
Im Streitfall handelt es sich bei den Werten für die spezifischen Oberflächen der Mischoxidzusammensetzungen um kritische Werte. Jedenfalls soweit die Werte Untergrenzen der spezifischen Oberflächen beschreiben (40 m²/g und 10 m²/g), dürfen diese selbst dann nicht unterschritten werden, wenn sich bei mathematischem Aufrunden der glatte Wert ergeben würde. Denn dem Klagepatent geht es darum, in Abgrenzung zum Stand der Technik eine möglichst hohe spezifische Oberfläche auch nach mehrstündigem Calcinieren zu erreichen (Abs. [0008]), weil es solche Mischoxidzusammensetzungen für die Verwendung in Autokatalysatoren als vorteilhaft ansieht (Abs. [0002]). Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Mischoxidzusammensetzungen mit spezifischen Oberflächen unterhalb dieser Werte noch vom Gegenstand des Klagepatentanspruchs erfasst sein sollten. Vor diesem Hintergrund macht nicht nur die Untergrenze von 40 m²/g, sondern auch der Wertebereich von 10 m²/g bis 14 m²/g deutlich, dass der aus der Beschreibung des Klagepatents ersichtliche Wirkungsbereich verlassen wird, wenn die spezifische Oberfläche einer Mischoxidzusammensetzung – und sei es nur im mathematischen Rundungsbereich – außerhalb dieser Werte liegt.
Nach diesen Grundsätzen scheidet auch eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln von vornherein aus.
2.
Anspruch 13 des Klagepatents betrifft ein katalytisches System, das eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 umfasst.
Der Verweis auf Anspruch 1 des Klagepatents ist dahingehend zu verstehen, dass eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 in einem katalytischen System Verwendung findet. In diesem Sinne muss ein katalytisches System im Sinne des Klagepatents eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 enthalten. Sie muss aber nicht alleiniger Bestandteil des katalytischen Systems sein. Ebenso wenig muss das (fertige) katalytische System (noch) die Eigenschaften der Zusammensetzung nach Anspruch 1 aufweisen.
Der Wortlaut von Anspruch 13, wonach das katalytische System eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 lediglich umfasst, lässt ohne weiteres eine Auslegung zu, nach der es genügt, wenn eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 in katalytischen Systemen in irgendeiner Weise zum Einsatz kommt. Dies kann auch in einer Weise erfolgen, bei der die Zusammensetzung mit weiteren Komponenten verarbeitet wird und zusammen mit den anderen Bestandteilen das katalytische System bildet.
Ein solches Verständnis ergibt sich zudem aus der Klagepatentschrift, in der die weitere Verwendung der Zusammensetzung in einem katalytischen System beschrieben wird. Demnach können die Zusammensetzungen nach Anspruch 1 auf einen Träger aufgebracht werden, für den das Klagepatent verschiedene Materialbeispiele benennt (Abs. [0047]). Vor allem können die Zusammensetzungen nach Anspruch 1 aber in katalytischen Systemen eingesetzt werden, die einen Überzug („wash coat“) mit katalytischen Eigenschaften auf der Grundlage dieser Zusammensetzungen, abgeschieden auf einem Substrat, umfassen (Abs. [0048]). Der Überzug selbst kann ebenfalls einen Träger umfassen. Er wird durch Mischen der Zusammensetzung mit dem Träger derart erhalten, dass eine Suspension gebildet wird, die dann auf das Substrat aufgetragen werden kann (Abs. [0048]). Das Klagepatent spricht damit das im Stand der Technik bei der Herstellung von Katalysatoren übliche Wash Coating an, bei dem eine Mischoxidzusammensetzung dergestalt verarbeitet wird, dass sie mit einem Überzug versehen und auf einem Substrat aufgebracht wird. Es versteht sich von selbst, dass ein solches katalytisches System aufgrund der Weiterverarbeitung der Zusammensetzung nicht mehr zwingend die spezifische Oberfläche aufweist, wie sie im Anspruch 1 verlangt ist. Der Begriff des katalytischen Systems nach Anspruch 13 umfasst aber auch solche Systeme, bei denen mit einem Wash Coat versehene Zusammensetzungen zum Einsatz kommen.
Selbst wenn bei der Herstellung katalytischer Systeme nach dem Klagepatentanspruch 13 unter Verwendung einer Mischoxidzusammensetzung nach dem Klagepatentanspruch 1 die spezifischen Oberflächen der Mischoxidzusammensetzung verloren gehen und das katalytische System nicht mehr die Werte des Anspruchs 1 erreicht, führt dies nicht aus der Lehre des Klagepatentanspruchs heraus. Das Klagepatent und auch die Beklagten zeigen nicht auf, wie ein katalytisches System überhaupt die im Klagepatentanspruch 1 genannten Werte beibehalten oder erzielen soll, selbst wenn eine anspruchsgemäße Mischoxidzusammensetzung verwendet wird. Dem Klagepatent liegt vielmehr der Gedanke zugrunde, dass die Verwendung einer Zusammensetzung nach Anspruch 1 in einem katalytischen System aufgrund seiner vorteilhaften Kalzinierungseigenschaften zur Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit des Systems beitragen kann. Es ist dann aber dem Fachmann überlassen, wie er die Weiterverarbeitung der Mischoxidzusammensetzung gestaltet, um möglichst vorteilhafte Eigenschaften des katalytischen Systems zu erzielen, die sich nicht zwingend nur in der Hitzebeständigkeit des katalytischen Materials erschöpfen müssen. Insofern ist der Verweis auf das Zirkonium-Cer-Verhältnis in Merkmal 1.1, auf die prozentualen Anteile der Seltenen Erden nach dem Unteranspruch 5 oder auf die Schwefelfreiheit nach Unteranspruch 6 unbehelflich: Solange nur die Mischoxidzusammensetzung im Ausgangspunkt den patentgemäßen Anforderungen genügt, kommt es für das katalytische System grundsätzlich nicht darauf an, ob durch die weitere Verarbeitung der Zusammensetzung von diesen Eigenschaften abgewichen wird.
Dagegen kann auch nicht mit Erfolg eingewandt werden, dass dann, wenn es auf die spezifischen Oberflächen des Anspruchs 1 nicht mehr ankomme, der Klagepatentanspruch 13 jedes katalytische System mit jedweder Mischoxidzusammensetzung erfasse und sicher nicht rechtsbeständig sei. Abgesehen davon, dass eine mit Rücksicht auf die Patentfähigkeit des Anspruchs vorgenommene beschränkende Auslegung grundsätzlich ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum), trifft der Einwand auch technisch nicht zu. Denn die Eigenschaften der für die Herstellung eines katalytischen Systems verwendeten Mischoxidzusammensetzung bestimmen immer auch die Eigenschaften des Endprodukts. Nichts anderes ergibt sich auch aus dem im Nichtigkeitsverfahren zum Stammpatent ergangenen Urteil des Bundespatentgerichts vom 1. Juni 2022 (Anlage HL (H) 32, dort S. 35). Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sich diese Eigenschaften im Einzelfall auch mit einer anderen Mischoxidzusammensetzung erreichen lassen. Es ist aber nicht ersichtlich, dass sich das gesamte Spektrum an mit der erfindungsgemäßen Zusammensetzung erzielbaren Eigenschaften eines Katalysators mit den aus dem Stand der Technik bekannten Mitteln erzielen ließe.
Der Sinngehalt des Klagepatentanspruchs 13 geht daher ähnlich einem product-by-process-Anspruch dahin, dass zu den Sachmerkmalen dieses Anspruchs die körperlichen und funktionalen Eigenschaften des Erzeugnisses gehören, die sich aus der Verwendung einer Mischoxidzusammensetzung nach dem Anspruch 1 bei dessen Herstellung ergeben (vgl. BGH, GRUR 2001, 1129 (1133) – zipfelfreies Stahlband). Eine solche Definition des katalytischen Systems durch die zu seiner Herstellung verwendete Zusammensetzung erscheint angebracht, weil das Erzeugnis nicht in zumutbarer Weise nur durch seine körperlichen Merkmale beschrieben werden kann (vgl. BGH, GRUR 1972, 80 – Trioxan; GRUR 1979, 461 – Farbbildröhre). Aufgrund des Wortlauts und des aus der Beschreibung des Klagepatents abgeleiteten Verständnisses des Klagepatentanspruchs 13 kann weder davon ausgegangen werden, dass jedes katalytische System unabhängig von der verwendeten Zusammensetzung vom Anspruch erfasst wird, noch dass nur solche katalytischen Systeme patentgemäß sind, die auch die im Anspruch 1 genannten Eigenschaften weiterhin aufweisen.
III.
Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform 1 (D) lässt sich eine Benutzung der Lehre des Klagepatents durch die Beklagten nicht feststellen. Für die Beklagte zu 2) sind schon keine konkreten Benutzungshandlungen betreffend die angegriffene Ausführungsform 1 vorgetragen. Ungeachtet dessen ist eine Verletzung des Klagepatents durch die Beklagten jedenfalls mangels Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 nicht feststellbar. Auch eine mittelbare Verletzung des Klagepatentanspruchs 13 fällt daher mangels objektiver Eignung der angegriffenen Ausführungsform 1 für ein patentgemäßes katalytisches System aus. Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform 2 (E) ist hingegen von einer Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 auszugehen.
1.
Es lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagten nach der Offenlegung der Übersetzung der Ansprüche der Teilanmeldung und auch nach Erteilung des Klagepatents noch eine Variante der angegriffenen Ausführungsform 1 (D) in der Bundesrepublik Deutschland anboten und in Verkehr brachten, die nach 6 Stunden Kalzinierung bei 1150°C noch eine spezifische Oberfläche zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist (Merkmal 1.5).
a)
Darlegungs- und beweisbelastet für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen und damit auch für die Verwirklichung sämtlicher Merkmale eines Patentanspruchs ist der Kläger einer Verletzungsklage (BGH, GRUR 2004, 268 (269) – Blasenfreie Gummibahn II). Hat dieser im Verletzungsrechtsstreit die Verwirklichung der einzelnen Merkmale dargelegt, kann von der in Anspruch genommenen Partei grundsätzlich verlangt werden, dass sie auf den Vortrag des Gegners zu den technischen Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform konkret erwidert (BGH, GRUR 2023, 474 (Rn. 29) – CQI-Bericht II). Der Beklagte kann sich auf das Bestreiten bestimmter vom Kläger behaupteter technischer Merkmale beschränken. Allerdings darf dieses Bestreiten nicht pauschal bleiben, sondern muss im Rahmen seiner Erkenntnismöglichkeiten in der gleichen Weise substantiiert sein wie es das Vorbringen des Klägers ist (Kühnen, Hb. d. Patentverletzung, 16. Aufl. 2023: Kap. E Rn 174). Insofern ist anerkannt, dass die Anforderungen an die Substantiierung des Bestreitens davon abhängen, wie substantiiert das Vorbringen des Darlegungspflichtigen selbst ist (BGH, GRUR 1982, 681 (683) – Skistiefel). Nach den Grundsätzen von Treu und Glauben kann sich darüber hinaus eine Verpflichtung des Beklagten ergeben, dem Kläger gewisse Informationen zur Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifizierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese dem Kläger nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Beklagten sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar erscheint (BGH, GRUR 2004, 268 – Blasenfreie Gummibahn II).
b)
Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwirklichung des Merkmals 1.5 durch die angegriffene Ausführungsform 1 nicht hinreichend konkret vorgetragen.
aa)
Die Klägerin hat zunächst schlüssig vorgetragen, dass die Beklagte zu 1) eine Variante der Mischoxidzusammensetzung D in der Bundesrepublik Deutschland anbot und in den Verkehr brachte, die sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 verwirklichte. Sie verweist dafür unter anderem auf das in dem das Stammpatent betreffenden Verletzungsverfahren ergangene Urteil der Kammer vom 3. September 2020 (4b O 29/18, vorgelegt als Anlage HL (H) 13) und die im Rahmen der Vollstreckung dieses Urteils erteilte Auskunft der Beklagten zu 1). Demnach bot die Beklagte zu 1) an und lieferte in die Bundesrepublik Deutschland das Produkt D, das sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Stammpatents verwirklichte. Dieser Anspruch ist mit dem hier geltend gemachten Klagepatentanspruch 1 mit Ausnahme eines weiteren Merkmals, das eine Obergrenze für den Schwefelgehalt der Mischoxidzusammensetzung verlangt, identisch. Mischoxidzusammensetzungen im Sinne der Lehre des Anspruchs 1 des Stammpatents verwirklichen daher immer auch die Lehre des Klagepatentanspruchs 1.
bb)
Diesen Vortrag haben die Beklagten im Ausgangspunkt (Angebot und Lieferung von D mit den Merkmalen des Klagepatentanspruchs 1 vor dem 17. Dezember 2020) nicht in Abrede gestellt. Sie haben aber vorgetragen, dass nach dem 16. Dezember 2020 keine Varianten der angegriffenen Ausführungsform 1 mehr angeboten und geliefert wurden, die nach sechs Stunden Kalzinierung bei 1150°C noch eine spezifische Oberfläche zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufwiesen (Merkmal 1.5). Stattdessen liege die Oberfläche deutlich unter 10 m²/g. Dazu haben sie vorgetragen, dass im Jahr 2019 das Produktionsverfahren umgestellt worden sei und seitdem die spezifische Oberfläche des angegriffenen Produkts D nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1150°C unterhalb 10 m²/g liege. Sie stelle sicher, dass keine Lieferungen von Mischoxidzusammensetzungen des Typs D mit einer höheren Oberfläche in die Bundesrepublik Deutschland gelangen.
cc)
Mit diesem Vortrag haben die Beklagten die Verletzungsbehauptung der Klägerin substantiiert bestritten. Die Klägerin hat lediglich von dem Umstand, dass vor dem 17. Dezember 2020 anspruchsgemäße Mischoxidzusammensetzungen vertrieben wurden, auf eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 auch nach diesem Zeitpunkt geschlossen. Dies haben die Beklagten nicht nur bestritten, sondern sie haben auch konkret vorgetragen, welches Merkmal in welcher Weise nicht verwirklicht ist. Es hätte nunmehr der Klägerin oblegen, konkrete Tatsachen vorzutragen, die den von ihr gezogenen Schluss weiter stützen oder anderweitig für eine Verwirklichung von Merkmal 1.5 durch die angegriffene Ausführungsform 1 sprechen. Stattdessen verlegt sich die Klägerin darauf, den Vortrag der Beklagten in Zweifel zu ziehen und zu bestreiten. Dies genügt jedoch nicht, um die Verletzungsbehauptung näher zu konkretisieren.
Vor allem ist der Vortrag der Beklagten plausibel. Die Klägerin hat zwar eingewandt, gegen eine Änderung des Herstellungsverfahrens und der Werte der spezifischen Oberfläche der angegriffenen Ausführungsform 1 nach sechstündigem Kalzinieren bei 1150°C spreche der Umstand, dass sich Zulieferer wie die Beklagten und ihre Abnehmer in einem langwierigen Qualifizierungsprozess auf eine bestimmte Mischoxidzusammensetzung mit ganz bestimmten Produkteigenschaften einigten und die Abnehmer sich zur Lieferung unveränderter Produkte verpflichteten, was in den CoA zum Ausdruck komme. In zeitlicher Hinsicht gelte diese Verpflichtung für den gesamten Lebenszyklus einer Pkw-Plattform, um eine gleichbleibende Leistung des Katalysators sicherzustellen. Veränderungen in den vereinbarten Produkteigenschaften seien – wenn überhaupt – nur mit massivem Aufwand umzusetzen. Die Beklagten haben jedoch vorgetragen, dass sämtliche Änderungen der Eigenschaften des Produkts D mit F als Abnehmerin der Beklagten zu 1) – für andere Abnehmer und die Beklagte zu 2) ist eine Verletzung hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform 1 ohnehin nicht vorgetragen – abgestimmt gewesen seien, F mit den Änderungen der Produkteigenschaften einverstanden gewesen sei und es einer neuen Qualifizierung nicht bedurft habe. Auf eine bestimmte Oberfläche nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1150°C sei es F jedenfalls nicht angekommen.
Da – insofern unstreitig – der Qualifizierungsprozess für die Lieferanten der Mischoxidzusammensetzungen weitgehend eine „Black Box“ ist, kann seitens der Beklagten nur spekuliert werden, dass es F auf andere Eigenschaften des Produkts als auf die Kalzinierung bei 1150°C für sechs Stunden ankam. Allerdings wird ihr Vortrag durch die von ihr vorgelegten CoA hinreichend belegt (Anlage B 2 bzw. B 2a). Denn in der Spalte „customer’s specification“ findet sich zu den Kalzinierungsbedingungen „1150°C/6hr/Air“ lediglich der Parameter „report“. Dieser sei – so die Beklagten – lediglich aufgenommen worden, um die Nicht-Verletzung des Stammpatents bzw. des Klagepatents nachzuweisen, werde aber von F nicht verlangt. Für andere Kalzinierungsbedingungen sieht die Spalte „customer’s specification“ hingegen spezifische Mindestwerte für die Oberflächen vor.
Ergänzend haben die Beklagten auch zu den Änderungen des Schwefelgehalts in der angegriffenen Ausführungsform 1 vorgetragen, womit sie anfänglich die Verletzung des Stammpatents zu vermeiden suchten. Da das Stammpatent eine Obergrenze von 200 ppm verlangte, F aber schon immer einen Schwefelgehalt von weniger als 600 ppm akzeptierte, konnten die Beklagten den Schwefelgehalt in einem Bereich zwischen 200 und 600 ppm steuern, ohne das Stammpatent zu verletzen und ohne die Kundenanforderungen zu verlassen. All dies erklärt auch die für das geänderte Produkt beibehaltene Revisionsnummer auf den CoA („Rev 4“, vgl. Anlage B 2 bzw. B 2a). Diese sah die Klägerin noch als ein Indiz für die unveränderten Eigenschaften des Produkts an, was nach dem Vortrag der Beklagten aber in keiner Weise zwingend ist. Der weitere Vortrag der Klägerin zur Notwendigkeit einer Requalifizierung des abgeänderten Produkts beruht lediglich auf vagen Vermutungen, die das substantiierte Bestreiten der Beklagten nicht in Zweifel ziehen.
dd)
Die Klägerin kann auch nicht mit Erfolg einwenden, ihr sei es mangels Verfügbarkeit von Mustern, Chargen oder CoA der angegriffenen Ausführungsform aus einem Zeitraum nach dem 17. Dezember 2020 nicht möglich, zur Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 durch die angegriffene Ausführungsform 1 näher vorzutragen. Denn auch unter dem Gesichtspunkt der sekundären Darlegungslast sind die Beklagten ihrer Vortragsobliegenheit hinreichend nachgekommen. Sie haben exemplarisch mit einzelnen CoA verschiedener Chargen der angegriffenen Ausführungsform 1 belegt, dass die spezifische Oberfläche der angegriffenen Ausführungsform 1 nach sechs Stunden Kalzinieren bei 1150°C unter 10 m²/g liegt (vgl. Anlage B 2 bzw. B 2a), nämlich bei 7,48 m²/g (CoA vom 27. Juni 2021), 7,84 m²/g (CoA vom 18. Dezember 2021) und 7,40 m²/g (CoA vom 25. Februar 2022). Mehr war von den Beklagten nicht zu leisten. Vor allem müssen sie nicht im Einzelnen die Änderungen des Herstellungsverfahrens erläutern, zumal sich ohne die Kenntnis aller Einzelheiten des Herstellungsverfahrens ohnehin nicht nachvollziehen ließe, in welcher Form bestimmte Änderungen zu veränderten Eigenschaften der Mischoxidzusammensetzung führen.
ee)
Der Beklagten zu 1) ist nicht die Vorlage sämtlicher CoA in ungeschwärzter Fassung aufzugeben, welche die Beklagte zu 1) bezüglich des Produkts D für Lieferungen zwischen dem 21. Mai 2021 und dem 26. Juni 2023 nach Deutschland ausgestellt hat, um der Klägerin gegebenenfalls einen schlüssigen Verletzungsvortrag zu ermöglichen. Ebenso wenig ist der Beklagten zu 1) die Vorlage einer rückgestellten Probe eines tatsächlich und kommerziell gelieferten Musters von jeweils mindestens 500g, hilfsweise weniger, des von ihr zwischen dem 21. Mai 2021 und dem 26. Juni 2023 in Deutschland vertriebenen Mischoxidprodukts mit der Bezeichnung „E“ aufzugeben und die Begutachtung der vorgelegten Produktproben durch einen Sachverständigen anzuordnen und der Beklagten zu 1) die Duldung der Begutachtung aufzugeben, um der Klägerin gegebenenfalls einen schlüssigen Klagevortrag zu ermöglichen. Die entsprechenden Anträge der Klägerin haben keinen Erfolg.
Die Voraussetzungen für Maßnahmen nach §§ 142, 144 ZPO stehen, auch wenn von einer Partei angeregt, im Ermessen des Gerichts. Nach § 142 ZPO darf in einem Patentverletzungsprozess die Vorlage einer Urkunde oder sonstigen Unterlage angeordnet werden, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für eine Schutzrechtsverletzung spricht und wenn die Vorlage zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist. § 142 ZPO befreit allerdings die Partei, die sich auf eine Urkunde bezieht, nicht von ihrer Darlegungs- und Substantiierungslast. Dementsprechend darf das Gericht die Urkundenvorlage nicht zum bloßen Zwecke der Informationsgewinnung, sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen, auf Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 35703 (Rn. 126) m.w.Nw.). Für eine Vorlage- und Untersuchungsanordnung gemäß § 144 Abs. 1 ZPO gilt nichts anderes als für § 142 ZPO (Zöller/Greger, ZPO, 35. Aufl.: § 144 Rn. 1).
Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt es an Vortrag der Klägerin zu Tatsachen, die eine Verwirklichung von Merkmal 1.5 durch die angegriffene Ausführungsform 1 wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Beklagten haben substantiiert unter Vorlage exemplarischer CoA vorgetragen, dass die angegriffene Ausführungsform 1 vor der Erteilung des Klagepatents geändert wurde und nun das Merkmal 1.5 nicht mehr verwirklicht. Demgegenüber hat die Klägerin keinerlei Erkenntnisse über die tatsächlichen Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform 1. Sie schließt lediglich von den früher vorhandenen patentgemäßen Eigenschaften auf den Fortbestand dieser Eigenschaften nach der Patenterteilung. Dafür gibt es nach dem Vortrag der Beklagten aber überhaupt keine Anhaltspunkte. Stattdessen beschränkt sich die Klägerin darauf, den Vortrag der Beklagten zur Änderung des Herstellungsverfahrens und der Produkteigenschaften anzuzweifeln und zu bestreiten. Abgesehen davon, dass die Kammer dem aus den vorgenannten Gründen nicht zu folgen vermag, ersetzt dies auch keinen schlüssigen Sachvortrag, der eine Verwirklichung von Merkmal 1.5 wahrscheinlich erscheinen lässt. Letztlich liefe eine Vorlage und Untersuchung von Proben auf eine bloße Ausforschung und Überprüfung des Wahrheitsgehalts des Beklagtenvortrags hinaus. Dafür sind die Regelungen der §§ 142, 144 ZPO jedoch nicht vorgesehen.
2.
Die angegriffene Ausführungsform 2 (E) – jedenfalls in Form einzelner Chargen – verwirklicht die Lehre des Klagepatentanspruchs 1.
aa)
Die Klägerin hat eine Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 durch die angegriffene Ausführungsform 2 auch für die Zeit nach dem 17. Dezember 2020 schlüssig vorgetragen. Sie hat dargelegt, dass die Beklagte zu 1) nach der Verurteilung zur Auskunft in dem das Stammpatent betreffenden Verletzungsverfahren die Lieferung von Chargen der angegriffenen Ausführungsform 2 als (das Stammpatent) verletzend beauskunftet hat. Da Anspruch 1 des Stammpatents mit Ausnahme eines zusätzlichen Merkmals mit dem Klagepatentanspruch 1 identisch ist, verwirklichen die beauskunfteten Chargen auch sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1. Weiterhin hätten die Beklagten die angegriffene Ausführungsform 2 unverändert angeboten und geliefert. Aus einem CoA einer im Februar 2022 gelieferten Charge der angegriffenen Ausführungsform 2 (Anlage HL (H) 25) ergebe sich, dass es sich um dasselbe Produkt gehandelt habe, das bereits vor dem 17. Dezember 2020 geliefert worden sei, weil sich die Kundenanforderungen („customer’s specification“) nicht geändert hätten. Daher sei es auch nach der Veröffentlichung der Übersetzung der Ansprüche der Teilanmeldung am 17. Dezember 2020 und nach der Erteilung des Klagepatents zu Lieferungen patentgemäßer Chargen der angegriffenen Ausführungsform 2 gekommen.
bb)
Diesen Vortrag haben die Beklagten nicht erheblich bestritten. Sie bemängeln an dem Vortrag der Klägerin lediglich, dass sie eine Patentverletzung nicht dargelegt habe. Die von der Beklagten zu 1) beauskunfteten Chargen stammten allesamt aus einer Zeit vor dem 17. Dezember 2012. Aus den CoA für das angegriffene Produkt E ergebe sich nicht, dass das Produkt den Kalzinierungsbedingungen des Klagepatents genüge. Zudem seien nicht alle Chargen der angegriffenen Ausführungsform 2 patentgemäß gewesen. Im Ergebnis habe die Klägerin nicht im Einzelnen dargelegt, dass die Beklagte nach Erteilung des Klagepatents bestimmte Chargen des Produkts E nach Deutschland geliefert hat und dass konkret diese Chargen das Klagepatent verletzen.
cc)
Der bloße Verweis der Beklagten darauf, dass die Klägerin eine Verletzung nicht dargelegt habe, ist kein konkretes Bestreiten des Verletzungsvortrags. Die Beklagten zeigen nicht auf, welches Merkmal der von ihnen seit dem 17. Dezember 2020 gelieferten Chargen nicht verwirklicht sein soll. Es trifft zwar zu, dass die Klägerin keine einzige Lieferung der angegriffenen Ausführungsform aus der Zeit nach dem 17. Dezember 2020 genannt hat, für die sie anhand von Untersuchungen oder anderer Erkenntnisse die Verwirklichung jedes einzelnen Merkmals des Klagepatentanspruchs konkret vortragen konnte. Das war aber auch nicht nötig. Aufgrund der unstreitigen Tatsache, dass die Lieferungen von Mischoxidzusammensetzungen des Typs E vor dem 17. Dezember 2020 auch patentgemäße Chargen umfasste, das Produkt nach diesem Zeitpunkt ausweislich der vorgelegten CoA mit Ausnahme eines geänderten Schwefelgehalts unverändert weiter geliefert wurde (vgl. Anlagen HL (H) 14 und HL (H) 25) und sogar im Jahr 2018 erstellte Chargen noch im Jahr 2022 geliefert wurden (vgl. Anlage HL (H) 25, dort S. 7), besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung des Klagepatents, die den Klägervortrag als zulässige und damit zugleich schlüssige Behauptung einer Patentverletzung und nicht nur als bloße Vermutung ins Blaue hinein erscheinen lässt.
dd)
Vor diesem Hintergrund wäre es für ein erhebliches Bestreiten der Beklagten notwendig gewesen, vorzutragen, welche konkreten Merkmale nicht verwirklicht sein sollten. Jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der die Beklagten treffenden sekundären Darlegungslast wäre es Aufgabe der Beklagten gewesen, der Klägerin die erforderlichen Informationen zu bieten, die diese für einen substantiierten Verletzungsvortrag benötigt.
Der Klägerin ist es ohne ihr Verschulden nicht möglich, näher zur Merkmalsverwirklichung durch die angegriffene Ausführungsform 2 vorzutragen. Die ihr – etwa im Wege einer Drittauskunft – bereitgestellten CoA von Chargen der angegriffenen Ausführungsform 2 aus der Zeit seit dem 17. Dezember 2020 lassen nicht erkennen, ob die vom Klagepatent geforderten Werte für die spezifischen Oberflächen nach entsprechender Kalzinierung erreicht werden. Ebenso wenig hat die Klägerin Zugang zu entsprechenden Chargen, Mustern oder Rückstellproben solcher Lieferungen, die entsprechende Untersuchungen erlaubt hätten. Auch sonst ist nicht ersichtlich, dass der Klägerin über den bisher von ihr geleisteten Tatsachenvortrag hinaus Erkenntnisse vorliegen, die eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 durch die angegriffene Ausführungsform 2 belegen könnten.
Hingegen können diese Informationen durch die Beklagten unschwer gegeben werden. Auch wenn die CoA der angegriffenen Ausführungsform 2 keine Oberflächen unter den vom Klagepatentanspruch 1 genannten Kalzinierungsbedingungen angeben, hätten die Beklagten diese Daten durch eine entsprechende Untersuchung von Rückstellproben gelieferter Chargen unschwer ermitteln können. Dass ihnen solche Rückstellproben zur Verfügung stehen, jedenfalls aber von ihnen unproblematisch erhalten werden könnten, ist unstreitig. Insofern kommt es auch nicht darauf an, ob sich die Proben im In- oder Ausland befinden. Schließlich ist der Aufwand für die Untersuchung solcher Rückstellproben nicht unangemessen hoch. Es kann zwar nicht verlangt werden, dass die Beklagten sämtliche Rückstellproben der von ihnen im geltend gemachten Verletzungszeitraum (17. Dezember 2020 bis 26. Juni 2023) untersuchen. Ein solcher Aufwand, der auch Lieferungen umfassen würde, die der Klägerin überhaupt nicht bekannt sind, liefe auf eine bloße Ausforschung und vollständige Auskunftserteilung der Beklagten heraus und stände damit außer Verhältnis zu den prozessualen Darlegungslasten. Es erscheint hingegen zumutbar, wenn die Beklagten jedenfalls die Rückstellproben solcher Chargen untersucht und die spezifischen Oberflächen mitgeteilt hätten, für die die Klägerin anhand von Lieferscheinen und Frachtbriefen Lieferungen an Abnehmer der Beklagten vorgetragen hat (Anlagen HL (H) 16 bis 18, 20 und 21). Es handelt sich um eine überschaubare Anzahl von Liefervorgängen, deren Untersuchung keinen unverhältnismäßigen Aufwand mit sich bringt und der Beklagten unter Umständen erlaubt hätte, eine Merkmalsverwirklichung durch die angegriffene Ausführungsform 2 nach dem 17. Dezember 2020 substantiiert zu bestreiten.
ee)
Da nach den vorstehenden Ausführungen von einer Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 durch die angegriffene Ausführungsform 2 auszugehen ist, bedarf es einer Vorlage und Untersuchung von Rückstellproben dieses Materials, wie von der Klägerin beantragt, nicht mehr.
IV.
Beide Beklagten benutzten die mit dem Klagepatentanspruch 1 geschützte Erfindung gemäß § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Sie boten Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland die angegriffene Ausführungsform 2 an und lieferten sie ihnen. Weiterhin lässt sich feststellen, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform 2 auch Abnehmern im Ausland anbot und lieferte, die sie in die Bundesrepublik Deutschland weiterlieferten. Für die Beklagte zu 2) lässt sich dies nicht feststellen.
1.
Unstreitig boten beide Beklagten die angegriffene Ausführungsform 2 Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland an und brachten sie hier in den Verkehr, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Unter anderem belieferten beide Beklagten nach dem 17. Dezember 2020 und auch nach der Erteilung des Klagepatents G mit der angegriffenen Ausführungsform 2. Dies geht aus den von der Klägerin vorgelegten Rechnungen, Lieferscheinen und Frachtbriefen hervor, die teilweise die Beklagte zu 1) (Anlagen HL (H) 17, 18, 20 und 21) und teilweise die Beklagte zu 2) (HL (H) 16 bis 18) als Auftraggeber bzw. Absender und G in der Bundesrepublik Deutschland als Empfänger ausweisen. Dagegen wenden sich auch die Beklagten nicht.
Es kann in diesem Zusammenhang dahinstehen, welchen Speditionsunternehmen unter welchen Lieferbedingungen (Incoterms) die angegriffenen Produkte zur Auslieferung übergeben wurden. Ebenso unbeachtlich ist, über welchen Transportweg die Lieferungen erfolgten. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist ein im Ausland ansässiger Lieferant für eine in der Bundesrepublik Deutschland begangene Patentverletzung verantwortlich, wenn er ein geschütztes Erzeugnis an einen in Deutschland ansässigen Abnehmer liefert. Dies gilt unabhängig davon, an welchem Ort Eigentum, Besitz und Gefahr an der gelieferten Ware auf den Abnehmer übergehen (BGH, GRUR 2002, 599 – Funkuhr I; GRUR 2015, 467 (468) – Audiosignalcodierung).
Hingegen lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagten auch F mit der angegriffenen Ausführungsform 2 belieferten. Sämtliche vorgetragenen Lieferhandlungen bezüglich F betragen die angegriffene Ausführungsform 1.
2.
Weiterhin ist der Beklagten zu 1) als Benutzungshandlung zuzurechnen, dass ihre im Ausland ansässigen Zwischenlieferanten, die sie mit der angegriffenen Ausführungsform 2 belieferte, diese in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr brachten.
a)
Es ist unstreitig, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform 2 auch an im Ausland ansässige Unternehmen wie etwa A 1 als Zwischenlieferanten lieferte, die die Mischoxidzusammensetzung an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland wie G weiterlieferten. Dieses Inverkehrbringen in der Bundesrepublik Deutschland durch ihre Zwischenlieferanten ist der Beklagten zu 1) zuzurechnen, soweit diese Lieferungen ins Inland ohne Berechtigung erfolgten.
aa)
Für eine Patentverletzung hat auch derjenige einzustehen, der eine Benutzung des geschützten Gegenstands durch einen Dritten durch eigenes pflichtwidriges Verhalten ermöglicht. Dies gilt nicht nur im Falle einer vorsätzlichen Beteiligung an Verletzungshandlungen Dritter, sondern auch dann, wenn solche Verletzungshandlungen durch eine fahrlässige Pflichtverletzung ermöglicht oder gefördert werden (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import). Die Zurechnung eines Mitverursachungsbeitrags bedarf bei nicht vorsätzlichem Handeln allerdings einer zusätzlichen Rechtfertigung. Sie besteht in der Regel in der Verletzung einer Rechtspflicht, die jedenfalls auch dem Schutz des verletzten absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder jedenfalls als verbotener und daher zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import). Beliefert ein im Ausland ansässiges Unternehmen einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer mit Erzeugnissen, die im Inland durch ein Patent geschützt sind, treffen den Lieferanten Schutzpflichten zugunsten des am Patent Berechtigten dann, wenn er weiß, dass der Abnehmer die gelieferte Ware in das Inland weiterliefert oder dort anbietet, oder wenn für ihn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die solche Handlungen als naheliegend erscheinen lassen. Im letzteren Fall ist er zu einer Überprüfung des Sachverhalts und gegebenenfalls zur Überwachung des Abnehmers verpflichtet (BGH, GRUR 2017, 785 (788) – Abdichtsystem).
Im Streitfall war der Beklagten zu 1) positiv bekannt, dass die von ihr etwa an A 1 gelieferte angegriffene Ausführungsform 2 an G weitergeliefert wurde und in Katalysatoren Verwendung finden sollte. Dies hat die Beklagte zu 1) in der mündlichen Verhandlung nicht in Abrede gestellt. Bei der angegriffenen Ausführungsform 2 handelt es sich um eine bestimmte Mischoxidzusammensetzung der Beklagten zu 1), die von G in einem langwierigen Prozess qualifiziert wurde, um sie bei der Herstellung von Katalysatoren zu verwenden. Es kann nicht davon ausgegangen werden – und dieser Annahme haben die Beklagten in der mündlichen Verhandlung nicht widersprochen – dass A 1 als Wettbewerber auf derselben Vertriebsstufe wie die Beklagte zu 1) das Material bei G qualifizieren ließ, um es sodann von der Beklagten zu 1) zu erwerben und weiterzuliefern. Vielmehr ging es darum, dass die Beklagte zu 1) das von ihr bei G qualifizierte Material G zukommen lassen wollte, was über A 1 als Zwischenlieferantin geschehen sollte.
bb)
Der Beklagten zu 1) können Weiterlieferungen von A 1 an G, die vor dem 1. Mai 2021 erfolgten, jedoch nicht als Patentverletzung zugerechnet werden. Denn bis zu diesem Zeitpunkt handelte A 1 als Berechtigte.
Für eine Zurechnung von bis zum 30. April 2021 durch A 1 vorgenommene Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 an G besteht kein Bedürfnis, da es zu keiner Patentverletzung gekommen ist. Die Lieferung eines patentgemäßen Erzeugnisses von einem im Ausland ansässigen Lieferanten an einen im Ausland ansässigen Abnehmer ist grundsätzlich patentrechtlich unbedenklich (vgl. BGH, GRUR 2017, 785 (788) – Abdichtsystem) und führt nur dann zu einer Haftung des Lieferanten, wenn dieser weiß oder er konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass sein Abnehmer das Erzeugnis in das Inland weiterliefert, wo es zu einer Patentverletzung kommt. Ist der Abnehmer aber zur Benutzung des Patents berechtigt, kann dem Lieferanten eine Patentverletzung nicht zugerechnet werden.
So liegt der Fall hier, da A 1 aufgrund eines Lizenzvertrages mit der Klägerin jedenfalls bis zum 30. April 2021 berechtigt war, die angegriffene Ausführungsform 2 in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr zu bringen.
(1)
Unstreitig bestand zwischen der Klägerin und A 1 ein Lizenzvertrag (Anlage HL (H) 36 und B 3, in deutscher Übersetzung B 3a), wirksam seit dem 1. Oktober 2009 und verlängert mit Vereinbarung von März 2015 (Anlage B 4, in deutscher Übersetzung B 5a). Gemäß Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages gewährte die Klägerin A 1 für bestimmte Patente eine Lizenz, um näher definierte Produkte herzustellen und herstellen zu lassen, zu verwenden oder zu verkaufen („XXX hereby grants to A 1 (…) a license under the PATENTS to make and have made, use or sell the PRODUCTS within the TERRITORY.“). Von dieser Lizenzerteilung wird das Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform 2 durch A 1 in der Bundesrepublik Deutschland erfasst.
(2)
Zu den in Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages genannten Patenten gehört auch das Klagepatent. Der Begriff der Patente wird in Ziffer 1.1 des Lizenzvertrages definiert und umfasst alle zirkoniumreiche Mischoxide betreffenden Patente, die im Anhang 1 genannt sind. Zwar ist das Klagepatent nicht in der tabellarischen Liste der Patente im Anhang 1 zum Lizenzvertrag aufgeführt, die Kammer legt den Lizenzvertrag jedoch dahingehend aus, dass das Klagepatent in den Lizenzvertrag einbezogen werden sollte.
Aufgrund der in Ziffer 5.01 des Lizenzvertrages getroffenen Rechtswahl ist für die Auslegung des Lizenzvertrages das Recht von Singapur anwendbar. Die Grundsätze der Auslegung nach dem Recht von Singapur ergeben sich aus dem von der Klägerin vorgelegten Rechtsgutachten (Anlage HL (H) 22). Demnach gelten für Lizenzverträge die üblichen Auslegungsregeln, und ihre Bedeutung kann vom Gericht in gleicher Weise wie bei anderen Dokumenten bestimmt werden (Terrell, On the Law of Patents, 7. Aufl.: Rn. 16-34 [in Anlage HL (H) 22]). Ein Gericht wird daher zunächst den eindeutigen Wortlaut des Vertrages zusammen mit relevantem externen Material, das den Kontext des Vertrages belegt, berücksichtigen. Wenn dann im Lichte dieses Kontextes der eindeutige Wortlaut mehrdeutig wird (d. h. sie erhält eine andere plausible Bedeutung) oder absurd wird, ist das Gericht berechtigt, die betreffende Vertragsklausel anders auszulegen, als es der eindeutige Wortlaut verlangt (Anlage HL (H) 22, dort Rn. 8). Klauseln werden nicht stillschweigend vereinbart, es sei denn, bei vernünftiger und sachgerechter Betrachtung der Vertragsbedingungen ergibt sich zwangsläufig, dass die Parteien die vorgeschlagene Bestimmung gewollt haben müssen (Terrell, a.a.O.).
Der Wortlaut von Ziffer 1.1 und 2.01 des Lizenzvertrages scheint mit dem Verweis auf die tabellarische Liste der Patente und Patentanmeldungen im Anhang 1 des Lizenzvertrages dahingehend eindeutig, dass das Klagepatent nicht lizenziert werden sollte, weil es im Anhang 1 des Lizenzvertrages nicht aufgeführt wird. Allerdings konnte das Klagepatent darin auch nicht genannt werden, weil die zugrundeliegende Teilanmeldung erst nach der Vereinbarung des Lizenzvertrages und auch erst nach dem Abschluss der Lizenzverlängerung eingereicht wurde. Im Zeitpunkt der Vertragsschlüsse war nicht absehbar, dass in der Patentfamilie der WO 2004/XXX weitere Patente angemeldet und erteilt werden könnten. Vielmehr stellte sich die Anmeldung des Klagepatents als Reaktion auf die erst ab 2018 vorgenommenen Veränderungen der Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform 2 dar.
Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Lizenz gemäß Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages für Benutzungshandlungen in Bezug auf in Ziffer 1.2 des Lizenzvertrages näher definierte Produkte erteilt wurde. Bei diesen Produkten sollte es sich um Zirkonium-Cer-Mischoxidzusammensetzungen handeln, bei denen der Gewichtsanteil an Zirkonium 50% oder mehr beträgt und die unter die in Ziffer 1.1 näher definierten Patente fallen. Es wäre aber widersprüchlich, wenn A 1 mit der Lizenzerteilung der Vertrieb von Mischoxidzusammensetzung ermöglicht werden sollte, dies aber letztlich an einem einzelnen, später erteilten Patent scheitern sollte, das nicht ausdrücklich im Lizenzvertrag genannt ist. Dies gilt umso mehr, als mit dem Stammpatent EP 1 527 XXX B1 ein Patent derselben Patentfamilie benannt ist, dessen Gegenstand mit Ausnahme eines einzelnen Merkmals mit dem des Klagepatents identisch ist. Sollte sich die Klägerin gegenüber A 1 auf das Klagepatent berufen können, liefe dies dem Vertragszweck zuwider, der A 1 trotz Einräumung von Lizenzen an Patenten derselben Patentfamilie und trotz der Zahlung von Lizenzgebühren letztlich keine Handlungsfreiheit („freedom to operate“) gewähren könnte. Nach alledem ist die Regelung in Ziffer 2.01 und 1.1 des Lizenzvertrages mit dem Anhang 1 gerade nicht eindeutig und erscheint letztlich eine Auslegung sachgemäß, die das Klagepatent in den Lizenzvertrag und seine Ziffer 2.01 einbezieht.
Für eine solche Auslegung spricht auch, dass im Anhang 1 des Lizenzvertrages nicht nur Patente genannt sind, sondern teilweise auch die den Patentfamilien zugrundeliegenden Patentanmeldungen. Dies wäre nicht erforderlich gewesen, wenn die Parteien lediglich die Erteilung einer Lizenz an enumerativ ausgewählten Patenten gewollt hätten, weil eine Patentanmeldung kein Ausschließlichkeitsrecht gewährt. Vielmehr ist die Benennung der WO 2004/XXX dahingehend zu verstehen, dass auch solche zur Patentfamilie gehörigen Patente lizenziert sein sollten, die erst später erteilt werden sollten. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang zur Begründung ihrer Ansicht auf ein australisches Patent verweist, das ausdrücklich nicht in den Anhang aufgenommen worden sei und damit eine zielgerichtete Auswahl („purposeful selection“) belege, haben die Beklagten noch in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, dass ein australisches Patent nicht bestanden habe, weil insofern die nationale Phase nicht eingeleitet worden sei. Auch der Vortrag der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, A 1 habe bei ihr angefragt, ob das Klagepatent nicht in den Vertrag einbezogen werden könne, ist unbeachtlich. Es ist weder ausgeschlossen, dass A 1 einem Fehlverständnis von der Reichweite des Lizenzvertrages erlag, noch dass A 1 nur eine Klarstellung anstrebte. Ungeachtet dessen haben die Beklagten diesen Vortrag noch in der mündlichen Verhandlung bestritten, ohne dass seitens der Klägerin Beweis angeboten worden wäre.
(3)
Die angegriffene Ausführungsform 2 fällt unter die Definition der Produkte gemäß Ziffer 1.2 des Lizenzvertrages. Dies stellt die Klägerin ebenso wenig in Abrede wie den Umstand, dass die Bundesrepublik Deutschland zu dem Territorium gehört, für das die Lizenz gilt.
(4)
Schließlich berechtigt die gewährte Lizenz A 1 auch zum Inverkehrbringen der Mischoxidzusammensetzungen im Sinne von Ziffer 1.2 des Lizenzvertrages. Die Lizenz ist nicht auf das Inverkehrbringen von Produkten beschränkt, die A 1 selbst hergestellt hat oder hat herstellen lassen. Dies ergibt sich aus der Auslegung von Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages.
Gemäß den zuvor genannten Auslegungsgrundsätzen ist festzustellen, dass die Regelung in Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages eindeutig ist und keiner einschränkenden Auslegung bedarf. Sie gewährt nach ihrem Wortlaut A 1 das Recht, die Produkte herzustellen und herstellen zu lassen, zu verwenden oder zu verkaufen („make and have made, use or sell“), wobei das Verkaufen („sell“) bei sachgemäßem Verständnis des Lizenzvertrages, der dem Lizenznehmer eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung seiner Produkte ermöglichen soll, das Anbieten und Inverkehrbringen im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG meint. Die Benutzungsart des Verkaufens steht gleichberechtigt neben den anderen Benutzungsarten. Sie ist nicht durch irgendwelche Zusätze beschränkt, wonach nur bestimmte Produkte, insbesondere solche, die der Lizenznehmer selbst hergestellt hat oder hat herstellen lassen, veräußert werden dürfen. Vielmehr weist der Wortlaut darauf hin, dass jedes patentgemäße Produkt, woher auch immer es stammt, verkauft werden darf.
Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages auch das Herstellen und das Herstellen-Lassen nennt. Diese Benutzungsarten sind nicht auf das Verkaufen bezogen. Sie stehen als einheitliche, die lizenzierten Herstellungshandlungen umfassende Gruppe auf gleicher Stufe neben den Benutzungsarten Gebrauchen und Verkaufen, ohne sie einzuschränken. Dies wird bereits daraus deutlich, dass das Herstellen und das Herstellen-Lassen in Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages durch ein „und“ verbunden sind, die Benutzungsarten im Übrigen aber durch ein Komma bzw. ein „oder“ („to make and have made, use or sell“). Das Recht, herstellen zu lassen, ist davon ausgehend nicht als Beschränkung des Gebrauchens und Verkaufens zu verstehen, sondern als Erweiterung des Herstellungsrechts. Der Lizenznehmer soll nicht darauf beschränkt sein, die lizenzierten Mischoxidzusammensetzung selbst herzustellen, sondern darf sie auch in seinem Auftrag von Dritten herstellen lassen. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass nur solche Produkte auch vom Lizenznehmer verwendet oder verkauft werden dürften.
Diese Auslegung ist auch nicht widersprüchlich. Das Recht des Lizenznehmers, patentgemäße Produkte zu verkaufen, steht für sich und ist mit keiner Regelung über die vorgelagerten Vertriebsstufen verbunden. Vor allem werden mit der Einräumung eines solchen Rechts nicht zwangsläufig Handlungen der Lieferanten auf der vorgelagerten Vertriebsstufe legitimiert. Es ist schlicht eine Frage der Vereinbarung zwischen den Parteien und damit der Reichweite der gewährten Lizenz, ob der Lizenznehmer nur solche Produkte verkaufen darf, die er selbst hergestellt hat oder hat herstellen lassen, oder ob er sie auch bei Dritten – etwa im patentfreien Ausland oder von lizenzierten Unternehmen – beziehen kann. Der Lizenzvertrag und auch die Umstände des Vertragsschlusses bieten jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass Letzteres ausgeschlossen sein sollte. Dies mag jetzt nicht mehr im Interesse der Klägerin liegen. Das rechtfertigt nach den eingangs genannten Auslegungsgrundsätzen jedoch keine abweichende Auslegung. Auch der Umstand, dass die Möglichkeiten des Lizenznehmers, die Produkte über Dritte zu beziehen, aufgrund eines umfassenden territorialen Patentschutzes sehr beschränkt sein mögen, spricht nicht gegen diese Auslegung, sondern eher dafür, weil das Recht zum Verkauf faktisch ohnehin weitgehend auf Produkte beschränkt ist, die der Lizenznehmer selbst hergestellt hat oder hat herstellen lassen.
Schließlich führt auch das von der Klägerin vorgelegte Rechtsgutachten (Anlage HL (H) 22) zu keinem anderen Auslegungsergebnis. Denn das Gutachten verhält sich nur zum Verständnis des Begriffs „have made“ und lässt das Verhältnis zu den weiteren konkret genannten Benutzungsarten außer Betracht; insbesondere äußert es sich nicht zum Begriff „sell“ und dem damit verbundenen Recht zum Verkauf. Daher kann auch nicht der in dem Gutachten vertretenen Auffassung gefolgt werden, es sei unlogisch, wenn A 1 auch berechtigt sein soll, die Produkte zu kaufen, die bereits von einer anderen Partei – etwa einem Wettbewerber – hergestellt wurden, um sie dann weiterzuverkaufen, weil es sich um eine Patentverletzung des Wettbewerbers handele. Diese Auffassung stützt sich allein auf die isolierte Betrachtung des Begriffs „have made“ und der damit implizierten Lizenz des Auftragsfertigers. Es geht aber – wie ausgeführt – in Bezug auf das Recht zum Verkauf patentgemäßer Produkte nicht um die Legitimation vorgelagerter Vertriebsstufen. Diese ist durch das Recht zum Verkauf nicht einmal impliziert; etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der weiteren in dem Gutachten zitierten Rechtsprechung. Stattdessen geht es mit der Vereinbarung des Benutzungsumfangs in einem Lizenzvertrag wie hier mit dem Verkauf gemäß Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages letztlich um eine Risikoverteilung, nämlich ob das Recht zum Verkauf auf vom Lizenznehmer selbst hergestellte oder in Auftragsfertigung hergestellte Produkte beschränkt ist mit der Folge, dass der Lizenzgeber sich bei einem Verstoß an dem Lizenznehmer schadlos halten kann, oder ob der Lizenzgeber gezwungen ist, sich an den Lieferanten des Lizenznehmers zu wenden, sofern dieser nicht aus einer patentfreien Quelle bezogen hat. Mit der Regelung in Ziffer 2.01 des Lizenzvertrages haben sich die Vertragsparteien aus den genannten Gründen für die zweite Variante entschieden.
(5)
Der Lizenzvertrag der Klägerin mit A 1 wurde jedoch von der Klägerin mit Kündigungsschreiben vom 28. Januar 2021 zum 1. Mai 2021 gekündigt. Soweit die Beklagten diese Kündigung mit Nichtwissen bestritten haben, steht durch die Vorlage von Kopien des Kündigungsschreibens und der Bestätigung seines Zugangs in Form der Emails vom 28. Januar 2021 (Anlage HL (H) 24) zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Lizenzvertrag mit A 1 zum 1. Mai 2021 gekündigt wurde. Auch wenn Teile dieser Emails aus japanischen Schriftzeichen bestehen, hat die Kammer an der Kündigung des Vertrages keine Zweifel. Selbst die Beklagten, denen es ohne weiteres möglich gewesen wäre, die Emails zu übersetzen, wenden sich nicht gegen ihren behaupteten Inhalt.
Soweit die Beklagten bestreiten, dass A 1 selbst bei wirksamer Kündigung nach dem 1. Mai 2021 nicht mehr zum Verkauf der angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland berechtigt gewesen sei, weil es aufgrund der langen Transportzeiten der betroffenen Produkte auf dem Seeweg üblich sei, eine Aufbrauchfrist zu gewähren, ist dies unerheblich. Der Vortrag der für den Fortbestand einer Berechtigung von A 1 darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten basiert auf einer bloßen Vermutung und ist ohne Substanz. Da die Kündigung bereits Ende Januar 2021 ausgesprochen wurde, verblieben A 1 noch drei Monate und somit genügend Zeit, unabhängig von einer Aufbrauchfrist die Ware abzuverkaufen.
(6)
Dem Antrag der Beklagten zu 1), der Klägerin aufzugeben, den ab dem 1. Oktober 2009 gültigen Lizenzvertrag zwischen ihr und A 1 betreffend ihre Patente zu Zirkonium-Cer-Mischoxiden in ungeschwärzter Fassung vorzulegen, war nicht nachzukommen. Der Lizenzvertrag liegt in teilgeschwärzter Fassung vor. Sie war ausreichend, um eine Lizenz von A 1 am Klagepatent anzunehmen. Es ist nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich, welcher weiteren Erkenntnisse die Beklagte zu 1) zur Begründung ihrer Einwendungen bedarf, die die Vorlage der ungeschwärzten Fassung rechtfertigen könnte. Insbesondere ergibt sich aus dem Lizenzvertrag nicht, zu welchem Zeitpunkt er gekündigt wurde.
cc)
Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf andere Lizenzverträge zwischen der Klägerin und A 1 berufen, die A 1 auch nach dem 30. April 2021 eine Berechtigung zur Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 vermitteln und einer Zurechnung patentverletzender Handlungen zur Beklagten zu 1) entgegenstehen könnten.
Soweit sich die Beklagten auf einen Kreuzlizenzvertrag zwischen der Klägerin und A 1 vom 2. Dezember 2010, verlängert mit Vereinbarung vom 1. September 2014 berufen (vorgelegt als Anlage B 5, in deutscher Übersetzung B 5a), ist nicht ersichtlich, dass dieser Vertrag A 1 zur Benutzung des Klagepatents berechtigt. Auch wenn in den Vereinbarungen die Listen der lizenzierten Patente teilweise geschwärzt sind, sind keine konkreten Anhaltspunkte vorgetragen oder anderweitig ersichtlich, die dafür sprechen, dass mit dem Kreuzlizenzvertrag unter anderem das Klagepatent erfasst sein könnte. Vielmehr hat die Klägerin vorgetragen, dass der Kreuzlizenzvertrag weder das Klagepatent noch das Stammpatent betrifft.
Der Klägerin war auch nicht aufzugeben, den ab dem 2. Dezember 2010 gültigen Kreuz-Lizenzvertrag zwischen ihr und A 1 betreffend ihre Patente zu Zirkonium-Cer-Mischoxiden in ungeschwärzter Fassung vorzulegen. Die Voraussetzungen von § 142 ZPO liegen nicht vor. Die Klägerin hat vorgetragen, dass der Kreuzlizenzvertrag das Klagepatent nicht erfasse, wohingegen die Beklagte zu 1) keine gegenteiligen Anhaltspunkte dargetan hat. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Beklagte zu 1) ihre Erkenntnismöglichkeiten vollständig erschöpft hat, da nicht vorgetragen ist, dass sie sich bei A 1 nach dem Anwendungsbereich des Kreuzlizenzvertrags erkundigt hat.
Noch weniger ist der Vermutung der Beklagten nachzugehen, dass neben den bereits erwähnten Lizenzverträgen noch eine weitere Vereinbarung zwischen der Klägerin und A 1 bestand, die es A 1 gestattete, die angegriffenen Ausführungsformen an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland zu liefern. Es fehlt an jeder Konkretisierung einer solchen Vereinbarung, die eine Vorlagepflicht möglich machen könnte. Im Übrigen fehlt jeglicher konkrete Anhaltspunkt dafür, dass eine solche Vereinbarung besteht und für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits relevant sein könnte.
b)
Soweit die Klägerin vorträgt, die Beklagte zu 1) liefere die angegriffenen Ausführungsformen nicht nur nach Deutschland, sondern auch an Standorte der G-Gruppe und der F-Gruppe im (europäischen) Ausland und es sei ohne weiteres davon auszugehen, dass diese Abnehmer die an ihre ausländischen Standorte gelieferten angegriffenen Ausführungsformen zum Teil auch vor der Weiterverarbeitung an die Standorte in Deutschland weiterliefern, um sie dort für die Herstellung von Katalysatoren zu verwenden, lässt sich eine Patentverletzung durch die Beklagte zu 1) nicht feststellen.
Der Vortrag der Klägerin ist eine bloße Vermutung und lässt nicht erkennen, welche konkreten Produkte von welchem Abnehmer in welcher Weise verwendet werden. Denn an anderer Stelle trägt die Klägerin auch vor, ihre im Ausland ansässigen Abnehmer würden die angegriffenen Ausführungsformen für die Herstellung von Katalysatoren verwenden, die dann in die Bundesrepublik Deutschland geliefert würden. Darüber hinaus fehlt es an jeglichem Vortrag dazu, dass der Beklagten zu 1) bekannt war oder sie auch nur Anhaltspunkte dafür hatte, dass ihre im Ausland ansässigen Abnehmer wie G die angegriffene Ausführungsform 2 nicht für die Herstellung von Katalysatoren an den ausländischen Standorten verwendeten, sondern in die Bundesrepublik Deutschland weiterlieferten. Dies ist schon deshalb fernliegend, weil die ausländischen Produktionsstandorte gerade der Herstellung von Katalysatoren dienen. Die bloße geographische Nähe einzelner Produktionsstandorte der Abnehmer zur Bundesrepublik Deutschland und die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die von der Klägerin auch nur als Indiz für die Herstellung von Katalysatoren im Ausland und deren Weiterlieferung im Inland herangezogen werden, genügen jedenfalls nicht, um eine direkte Weiterlieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 ins Inland anzunehmen (vgl. BGH, GRUR 2021, 1167 (1170) – Ultraschallwandler). In der zitierten Entscheidung „Ultraschallwandler“ wurde zur Begründung einer Schutzpflicht maßgeblich auf ein Schreiben abgestellt, mit dem die Beklagte auf die Weiterlieferung der von ihr im Ausland gelieferten Produkte ins Inland hingewiesen wurde. Im Streitfall steht aber noch nicht einmal fest, dass im Ausland ansässige Abnehmer der Beklagten zu 1) die angegriffene Ausführungsform 2 in die Bundesrepublik Deutschland weiterlieferten.
3.
Für die Beklagte zu 2) lassen sich keine Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 an im Ausland ansässige Abnehmer feststellen, die das Produkt in die Bundesrepublik Deutschland weiterlieferten.
Dass die Beklagte zu 2) Zwischenlieferanten wie A 1 belieferte, behauptet auch die Klägerin nicht. Soweit die Klägerin annimmt, die Beklagte zu 2) sei an Vertriebshandlungen der Beklagten zu 1) beteiligt, die die angegriffenen Ausführungsformen an ausländische Standorte ihrer Abnehmer liefere, von wo sie vor der Weiterverarbeitung zu Katalysatoren in die Bundesrepublik Deutschland weitergeliefert würden, wird auf die Ausführungen zu Auslandslieferungen der Beklagten zu 1) im vorherigen Abschnitt verwiesen.
V.
Weiterhin stellen Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 in der Bundesrepublik Deutschland eine mittelbare Patentverletzung gemäß § 10 Abs. 1 PatG beider Beklagten dar. Ebenso ist A 1 eine mittelbare Patentverletzung durch die Weiterlieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 an G vorzuwerfen, die der Beklagten zu 1) aufgrund ihrer Belieferung von A 1 im Ausland zuzurechnen ist. Im Übrigen lässt sich eine mittelbare Patentverletzung aufgrund von Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 an Abnehmer im Ausland nicht feststellen.
1.
Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 durch die Beklagten an G in der Bundesrepublik Deutschland stellen eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG dar. Für Lieferungen an F lässt sich dies wiederum nicht feststellen, weil für sämtliche Lieferungen an F lediglich vorgetragen ist, dass sie die angegriffene Ausführungsform 1 betrafen.
a)
Bei der angegriffenen Ausführungsform 2 handelt es sich um ein Mittel, das objektiv geeignet ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Sie stellt eine Mischoxidzusammensetzung im Sinne von Anspruch 1 des Klagepatents dar und ist daher ohne weiteres geeignet, in einem katalytischen System im Sinne von Anspruch 13 eingesetzt zu werden. Dass das (fertige) katalytische System unter Umständen die der angegriffenen Ausführungsform 2 ursprünglich innenwohnenden erfindungsgemäßen Eigenschaften aufgrund der Weiterverarbeitung nicht mehr aufweist, ist bei zutreffender Auslegung des Klagepatentanspruchs 13 unbeachtlich.
b)
Bei der angegriffenen Ausführungsform 2 handelt es sich um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Das ist der Fall, wenn das Mittel geeignet ist, mit einem wesentlichen, nämlich im Patentanspruch genannten Erfindungselement funktional so zusammenzuwirken, dass es zu einer Verwirklichung des Erfindungsgedankens kommt (BGH, GRUR 2004, 758 (760) – Flügelradzähler; GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 570 – extracoronales Geschiebe). Im Streitfall stellt die angegriffene Ausführungsform 2 die im Anspruch 13 genannte Zusammensetzung nach Anspruch 1 des Klagepatents dar.
c)
Die Beklagten boten die angegriffene Ausführungsform 2 an und lieferten sie im Geltungsbereich des Patentgesetzes. Wie bereits ausgeführt, belieferten die Beklagten G in der Bundesrepublik Deutschland mit der angegriffenen Ausführungsform 2. Mit den jeweiligen Lieferungen ging zwangsläufig ein Angebot der Mischoxidzusammensetzung einher. Dies geschah auch „zur Benutzung der Erfindung“, weil der Abnehmer in die Lage versetzt wird, die angegriffene Ausführungsform für ein katalytisches System im Sinne von Anspruch 16 des Klagepatents zu verwenden. Dies geschieht auch in der Bundesrepublik Deutschland, weil G an ihren in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Standorten katalytische Systeme herstellt.
d)
Bei G handelt es sich nicht um eine zur Benutzung des Klagepatents berechtigte Person im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass es zwischen der Klägerin und G eine Vereinbarung gab, mit der der G-Gruppe gestattet wurde, Mischoxidprodukte von der Beklagten zu 1) zu beziehen und zu verwenden (sog. G-Vereinbarung I). Nach dem Vortrag der Klägerin war Zweck dieser Abrede, die Produktion bei G nicht zu gefährden, da G bereits vor der Erteilung des Stammpatents bestimmte Mischoxidprodukte bei der Beklagten zu 1) einer Qualifizierung unterzogen hatte.
Es lässt sich aber nicht feststellen, dass diese Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten im relevanten Zeitraum nach dem 17. Dezember 2020 noch bestand oder eine neue Vereinbarung zwischen der Klägerin und G getroffen wurde (sog. G-Vereinbarung II). Die Klägerin hat vorgetragen, dass sich der Geltungszeitraum der Abreden mit G auf die Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 beschränkte. Eine Verlängerung dieser Vereinbarung oder eine nachfolgende neue Vereinbarung habe es nicht gegeben. Zuletzt in der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin erklärt, dass es seit 2019 keine Vereinbarung mehr gegeben habe, wie sie zuvor in Bezug auf das Stammpatent oder Produkte der Beklagten bestanden habe. Eine solche Abrede sei auch nicht mehr hinsichtlich des Klagepatents und der streitgegenständlichen Produkte getroffen worden. Auch die Beklagten gehen von der Beendigung der Vereinbarung mit G zum Ende des Jahres 2019 aus. Denn sie tragen selbst vor, dass G sie im Jahr 2020 informierte, dass die Vereinbarung nicht verlängert worden sei. Stattdessen habe G Mischoxide von A 1 bezogen, weil diese aufgrund des Lizenzvertrages mit der Klägerin zur Lieferung in die Bundesrepublik Deutschland berechtigt gewesen sei.
Die Beklagten haben aber keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass es in der Zeit nach dem 17. Dezember 2020 eine irgendwie geartete andere Abrede zwischen der Klägerin und G gab, die dieser die Benutzung des Klagepatents gestattete. Ihr Vortrag basiert mangels konkreter Kenntnisse auf bloßen Vermutungen. Sie weiß lediglich, dass es zu Verhandlungen zwischen der Klägerin und G kam, nachdem der Lizenzvertrag mit A 1 beendet war. Dass es danach jedoch zu einer rechtsverbindlichen Einigung kam, ist in keiner Weise ersichtlich. Dies ist auch plausibel, weil das Klagepatent ohnehin ein Jahr später ablief. Selbst wenn G davon ausgegangen sein sollte, dass die Klägerin sie in dieser Zeit nicht wegen der Benutzung des Klagepatents in Anspruch nehmen werde, ist damit nicht gesagt, dass dem eine rechtlich erhebliche Gestattung der Klägerin zugrunde lag, auf die sich G verlassen konnte.
Dem Antrag der Beklagten, der Klägerin aufzugeben, sämtliche Vereinbarungen mit der G bzw. einem mit dieser konzernverbundenen Unternehmen betreffend das Klagepatent und die angegriffenen Ausführungsformen für den Zeitraum seit dem 17. Dezember 2020 sowie vollständige Nachweise für die von G an die Klägerin gemäß diesen Vereinbarungen geleisteten Zahlungen oder sonstigen erbrachten Gegenleistungen vorzulegen, war nicht nachzukommen. Abgesehen davon, dass dieser Antrag hinsichtlich der Nachweise für geleistete Zahlungen oder sonstige Gegenleistungen mangels hinreichender Bestimmtheit unzulässig ist, liegen auch die Voraussetzungen für eine Vorlageanordnung gemäß § 142 Abs. 1 ZPO nicht vor. Die Klägerin hat substantiiert zur Beendigung der Gestattungsvereinbarung mit G zum Ende des Jahres 2019 vorgetragen und jegliche weitere Vereinbarung in Abrede gestellt. Auch die Beklagten scheinen davon auszugehen, dass eine erste Vereinbarung mit Ablauf des Jahres 2019 ihr Ende gefunden hatte. Immerhin scheinen sie sich bei G erkundigt und in Erfahrung gebracht zu haben, dass es anlässlich der Vertragsbeendigung zu neuen Verhandlungen zwischen der Klägerin und G gekommen sei. Demnach gibt es keinerlei Anhaltspunkte, die den Fortbestand der von den Beklagten vorgetragenen – und in der Sache auch von der Klägerin nicht bestrittenen – ursprünglichen Vereinbarung mit G als wahrscheinlich erscheinen lassen. Was aber weitere Vereinbarungen angeht, haben die Beklagten selbst keine gesicherte Erkenntnis, ob es eine solche zweite Vereinbarung mit G überhaupt gibt. Die Klägerin hat sie jedenfalls in Abrede gestellt. Die Vorlageanordnung ist daher auch in dieser Hinsicht mangels konkreter Bezeichnung der Vereinbarung mangels nicht hinreichend bestimmt und unzulässig, aber auch in der Sache darauf gerichtet auszuforschen, ob eine solche Vereinbarung überhaupt existiert.
e)
Nach den vorstehenden Ausführungen war es für die Beklagten jedenfalls offensichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform 2 dazu geeignet und bestimmt ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Für die Offensichtlichkeit ist maßgeblich, ob im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung nach den gesamten Umständen des Falls die drohende Patentverletzung aus der Sicht des Anbieters oder Lieferanten so deutlich erkennbar war, dass ein Angebot oder eine Lieferung der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist (BGH, GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). Es genügt, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGH, GRUR 2006, 839 – Deckenheizung). Zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals kann auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug). Regelmäßig liegt der notwendig hohe Grad der Erwartung einer Patentverletzung dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat (BGH, GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). Dies kann der Fall sein, wenn in Bedienungsanleitungen oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Erfahrung dafür spricht, dass sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (BGH GRUR 2005, 848, 853 – Antriebsscheibenaufzug).
Nach diesen Grundsätzen ist die Offensichtlichkeit der Verwendungsbestimmung zu bejahen. Für die Beklagten bestand die hinreichend sichere Erwartung, dass die angegriffene Ausführungsform 2 von ihren Abnehmern zur Herstellung katalytischer Systeme verwendet wird. Schon aus der Unternehmensbezeichnung der Empfängerin – G – wird deutlich, mit welchem Geschäftsgegenstand sich G beschäftigt. Es handelt es sich um einen so genannten Wash Coater, der Mischoxidzusammensetzungen wie die angegriffene Ausführungsform 2 mit einem Überzug („Wash Coat“) versieht und auf einem Substrat aufbringt und so katalytische Systeme im Sinne von Klagepatentanspruch 13 herstellt. Dementsprechend wurde die angegriffene Ausführungsform 2 wie auch alle anderen Mischoxidzusammensetzungen, die an Wash Coater wie G geliefert werden, zuvor in einem langwierigen Qualifizierungsverfahren, in das auch die Automobilhersteller involviert sind, für die Verwendung in Katalysatoren ausgewählt. Dies ist auch den Beklagten bekannt. Die Zweckbestimmung der angegriffenen Ausführungsform 2 tritt zudem in ihrer Produktbezeichnung als „XXX“ zu Tage, die sich nicht nur auf den CoA (vgl. Anlage HL (H) 14) findet, sondern auch auf den Lieferscheinen, Frachtbriefen und Rechnungen für die Lieferungen an G bzw. H (Anlage HL (H) 16-18, 20 und 21). Welche andere Verwendungsmöglichkeit für die angegriffene Ausführungsform besteht, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
2.
Soweit A 1 die angegriffene Ausführungsform 2, die ihr von der Beklagten zu 1) im Ausland geliefert wurde, an G in der Bundesrepublik Deutschland weiterlieferte, stellt dies eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 PatG dar, die der Beklagten zu 1) zuzurechnen ist.
a)
Für die durch A 1 begangene mittelbare Patentverletzung durch Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 an G in der Bundesrepublik Deutschland gelten dieselben Erwägungen wie für die unmittelbar von der Beklagten zu 1) vorgenommenen Lieferungen an G und die dadurch begangene mittelbare Patentverletzung. Denn A 1 ist eine Wettbewerberin der Klägerin und der Beklagten zu 2), von der angenommen werden kann, dass sie nicht nur die Gepflogenheiten des Geschäfts im Allgemeinen, sondern auch die konkrete Eignung und Zweckbestimmung der von ihr gelieferten Mischoxidzusammensetzungen für den Einsatz in Katalysatoren kennt. Es kann nicht angenommen werden, dass A 1 ein so spezialisiertes Produkt an G liefert, ohne dass dem Unternehmen bekannt ist, wofür das Produkt bestimmt ist.
b)
Die von A 1 begangene mittelbare Patentverletzung ist der Beklagten zu 1) zuzurechnen. Denn wer im Ausland ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, an einen Dritten liefert, der es mit seinem Wissen und Wollen zur Benutzung der Erfindung in Deutschland weiterliefert, veranlasst eine Lieferung des Mittels im Geltungsbereich des Patentgesetzes (BGH, GRUR 2015, 467 – Audiosignalcodierung) und haftet insofern gleichermaßen für die von seinem Abnehmer begangene mittelbare Patentverletzung. Es gilt nichts anderes wie im Fall einer Lieferung eines patentgemäßen Erzeugnisses an einen im Ausland ansässigen Abnehmer, von dem der Lieferant weiß oder aufgrund konkreter Anhaltspunkte hätte wissen können, dass der Abnehmer das Erzeugnis in das Inland weiterliefert und so eine unmittelbare Patentverletzung begeht. Auf die entsprechenden Ausführungen zur Zurechnung der von A 1 begangenen unmittelbaren Patentverletzung zur Beklagten zu 2) wird verwiesen.
c)
Allerdings kommt der von A 1 mit der Klägerin geschlossene Lizenzvertrag auch bei der Belieferung von A 1 mit Mitteln zur Herstellung katalytischer Systeme zum Tragen mit der Folge, dass eine Haftung der Beklagten zu 2) wegen einer mittelbaren Patentverletzung bis zum 30. April 2021 ausscheidet.
Aufgrund des Lizenzvertrages war A 1 gegenüber der Klägerin zur Benutzung der Lehre des Klagepatents berechtigt. Vor allem durfte sie Mischoxidzusammensetzungen im Sinne des Klagepatents, mithin die angegriffene Ausführungsform 2, bis zum 30. April 2021 veräußern. Wegen der Einzelheiten dieser Berechtigung wird auf die Ausführungen zum Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und A 1 Bezug genommen. Ist aber der im Ausland ansässige Abnehmer zur Lieferung des Mittels in die Bundesrepublik Deutschland berechtigt, so dass ihm eine mittelbare Patentverletzung nicht vorgeworfen werden kann, kann eine solche dem im Ausland ansässigen Lieferanten, der lediglich eine Lieferung des Mittels außerhalb des Geltungsbereichs des Patents vorgenommen hat, auch nicht zugerechnet werden. Wegen der Einzelheiten dieser Begründung wird auf die Ausführungen zur Beschränkung der Zurechnung der unmittelbaren Patentverletzung von A 1 zur Beklagten zu 1) verwiesen.
3.
Weitere Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 durch die Beklagten an im Ausland ansässige Abnehmer, die durch die Weiterlieferung des Materials in die Bundesrepublik Deutschland eine mittelbare Patentverletzung begingen, die den Beklagten hätte zugerechnet werden können, lassen sich nicht feststellen. Auf die Ausführungen zur Zurechnung einer unmittelbaren Patentverletzung durch eine von ausländischen Abnehmern erfolgte Weiterlieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 in das Inland wird verwiesen.
4.
Eine mittelbare Patentverletzung gemäß § 10 PatG ist auch zu verneinen, soweit die Beklagten die angegriffene Ausführungsform 2 an im Ausland ansässige Abnehmer lieferten, die das Material zur Herstellung katalytischer Systeme im Ausland verwendeten und die katalytischen Systeme sodann in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr brachten. Es fehlt in diesem Zusammenhang an einem Anbieten oder Liefern der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland.
Nach dem Gesetzeswortlaut von § 10 Abs. 1 PatG muss das Mittel im Geltungsbereich dieses Gesetzes, mithin in der Bundesrepublik Deutschland, angeboten oder geliefert werden. Daran fehlt es im Streitfall, da sich die Klägerin ausdrücklich auf Lieferungen der im Ausland ansässigen Beklagten an im Ausland ansässige Abnehmer, also auf Lieferungen vom Ausland ins Ausland beruft. Etwas anderes hat die Klägerin nicht geltend gemacht. Eine Lieferung vom Inland ins Ausland, die als inländische Lieferung zu qualifizieren wäre (vgl. BGH, GRUR 2007, 313 – Funkuhr II), ist nicht vorgetragen. Weiterlieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 durch die ausländischen Abnehmer in das Inland, die den Beklagten zugerechnet werden könnten, werden von der Klägerin ausdrücklich unterschieden und stellen – wie ausgeführt – im Fall von Lieferungen an A 1 auch eine unmittelbare bzw. mittelbare Verletzung dar. Hier geht es jedoch um Lieferungen des Mittels vom Ausland in das Ausland, wo sie zu katalytischen Systemen weiterverarbeitet werden, die dann in die Bundesrepublik geliefert werden. In dieser Fallkonstellation fehlt es an einer Lieferung des Mittels in das Inland.
Die mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 PatG stellt einen Gefährdungstatbestand dar, der bezweckt, den Eingriff in den Schutzgegenstand durch unberechtigte (unmittelbare) Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGH, GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung; GRUR 2004, 758 (760) – Flügelradzähler). Deshalb verbietet § 10 PatG das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die einen anderen in den Stand setzen, die patentierte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Tathandlung ist das Anbieten und Liefern von Mitteln zur Benutzung der Erfindung. Es bedarf für eine mittelbare Patentverletzung jedoch keiner – versuchten oder vollendeten – unmittelbaren Verletzung des Patents durch den Abnehmer, sondern bereits Angebot oder Lieferung geeigneter Mittel genügen, wenn die subjektiven Voraussetzungen ihrer Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung erfüllt sind (BGH, GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; GRUR 2001, 228 (231) – Luftheizgerät; GRUR 2004, 758 (760) – Flügelradzähler; GRUR 2006, 839 (841) – Deckenheizung). Im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung des Mittels muss dem Verletzer bekannt oder jedenfalls offensichtlich sein, dass der Abnehmer das Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGH, GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat).
Nach dieser Konzeption des Tatbestands ist eine mittelbare Patentverletzung, sofern die übrigen Voraussetzungen des § 10 PatG erfüllt sind, bereits im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung des Mittels vollendet. Bereits in diesem Zeitpunkt die gesetzlichen Wirkungen eines Patents eintreten zu lassen, wenn das Mittel lediglich vom Ausland ins Ausland geliefert wurde und auch im Ausland zunächst patentgemäß verwendet werden soll, wäre mit dem Territorialitätsprinzip des Patentrechts unvereinbar. Genau dies kommt in dem gesetzlichen Erfordernis zum Ausdruck, dass das Angebot und die Lieferung im Inland erfolgen müssen ebenso wie die beabsichtigte Benutzung der Erfindung.
Es gibt keinen Grund, von dem eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 10 Abs. 1 PatG abzuweichen. Dies hat auch die Rechtsprechung – soweit ersichtlich – bislang nicht getan. Soweit sich die Klägerin für ihre Auffassung auf Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes beruft, lag sämtlichen Entscheidungen eine andere Sachverhaltskonstellation zugrunde. In keinem Fall wurde eine mittelbare Patentverletzung durch Lieferungen von Mitteln zur Benutzung der Erfindung vom Ausland ins Ausland begründet, wenn die Benutzung der Erfindung bereits im Ausland stattfand. Lieferungen im Ausland begründen allenfalls dann eine Patentverletzung, wenn sie sich als Mitwirkung an einer von dem Abnehmer verübten – mittelbaren oder unmittelbaren – Patentverletzung im Inland darstellen und dem Auslandslieferanten zugerechnet werden können (vgl. BGH, GRUR 2015, 467 – Audiosignalcodierung; GRUR 2017, 785 – Abdichtsystem; GRUR 2021, 1167 – Ultraschallwandler). Darum geht es der Klägerin jedoch nicht. Weder soll den Beklagten eine Patentverletzung ihrer Abnehmer durch die Weiterlieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 in die Bundesrepublik Deutschland, noch eine unmittelbare Verletzung durch die Lieferung von im Ausland hergestellter katalytischer Systeme zugerechnet werden, sondern die Lieferung der Mittel ins Ausland soll bereits die mittelbare Patentverletzung begründen. Das ist jedoch aus den vorgenannten Gründen abzulehnen.
Im Übrigen stellen auch etwaige Lieferungen katalytischer Systeme durch im Ausland ansässige Abnehmer der Beklagten in die Bundesrepublik Deutschland keine Lieferung eines Mittels im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG dar. Nicht nur knüpft die Klägerin an Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 und ihre Verwendung im Ausland an, sondern der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ist mit der Lieferung des Materials ins Ausland mit Ausnahme des doppelten Inlandsbezugs auch bereits vollendet. Bei den katalytischen Systemen, die in das Inland geliefert werden, handelt es sich nicht mehr um Mittel im Sinne des Klagepatentanspruchs 13, sondern um den Gegenstand des Anspruchs selbst, dessen Lieferung allenfalls zu einer unmittelbaren Patentverletzung führt. Auf einen Bestandteil dieser katalytischen Systeme zur Begründung einer mittelbaren Patentverletzung abzustellen, verbietet sich, weil sonst jede unmittelbare Patentverletzung zugleich als mittelbare Patentverletzung anzusehen wäre.
VI.
Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf den Grundsatz der Erschöpfung der mit dem Klagepatent verbundenen Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin berufen.
1.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Erzeugnispatent hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten in Verkehr gebracht worden sind. Die rechtmäßigen Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritterwerber sind befugt, diese Erzeugnisse bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten (BGH, GRUR 2007, 769 (Rn. 27) – Pipettensystem; GRUR 2012, 1118 (Rn. 17) – Palettenbehälter II; GRUR 2018, 170 (Rn. 35) – Trommeleinheit; GRUR 2023, 47 (Rn. 41) – Scheibenbremse II; GRUR 2023, 474 (Rn. 44) – CQI-Bericht II). Eine Vereinbarung, in der sich der Patentinhaber verpflichtet, aus dem Patent keine Ansprüche gegen den Vertragspartner geltend zu machen, führt in der Regel zur Erschöpfung der Rechte im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden (BGH, GRUR 2023, 474 (Rn. 48) – CQI-Bericht II). Die Erschöpfung stellt eine Ausnahme gegenüber den Ausschließlichkeitsrechten des Patentinhabers dar, für deren Voraussetzungen grundsätzlich derjenige darlegungs- und beweispflichtig ist, der sich auf die Erschöpfung beruft (BGH, GRUR 1976, 579, 581 – Tylosin; GRUR 2000, 299, 301 – Karate). Das sind hier die Beklagten.
2.
Die Beklagten berufen sich zur Begründung des Einwands der Erschöpfung auf verschiedene von der Klägerin mit ihren – der Beklagten – Abnehmern tatsächlich oder vermeintlich geschlossene Lizenzverträge oder sonstige Gestattungsvereinbarungen. Neben den bereits erwähnten Lizenzverträgen mit A 1 und den Vereinbarungen mit G benennen sie weiterhin Vereinbarungen der Klägerin mit F, wonach dieser unter anderem gestattet sein soll, in der Bundesrepublik Deutschland von den Beklagten erworbene Cer-Zirkonium-Mischoxidprodukte weiterzuverarbeiten. Es ist aber schon nicht ersichtlich, welche Vereinbarungen der Klägerin mit Abnehmern der Beklagten überhaupt den Einwand der Erschöpfung begründen könnten.
Für Vereinbarungen mit G ist bereits ausgeführt worden, dass diese zum Ende des Jahres 2019 beendet wurden und nicht festgestellt werden kann, dass danach noch irgendwelche anderen Vereinbarungen, die G den Bezug und die Verwendung der angegriffenen Ausführungsform 2 nach dem 17. Dezember 2020 gestattet hätten, getroffen wurden. Aus den in diesem Zusammenhang genannten Gründen kann die Vorlage etwaiger Vereinbarungen mit G auch nicht zur Begründung des Erschöpfungseinwands angeordnet werden.
Vereinbarungen mit F könnten allenfalls zu einer Erschöpfung in Bezug auf an F gelieferte Mischoxidzusammensetzungen führen. Es ist aber nicht dargetan, dass die angegriffene Ausführungsform 2 überhaupt an F geliefert wurde, und die angegriffene Ausführungsform 1 verwirklicht schon nicht die Lehre des Klagepatents. Dass eine mit F geschlossene Vereinbarung der Klägerin über Ceroxid-Produkte auch die angegriffene Ausführungsform 2 erfassen könnte, behaupten auch die Beklagten nicht. Aus diesem Grund bestand auch kein Anlass, dem Vorlageantrag der Beklagten zu 1) nachzukommen, der Klägerin aufzugeben, sämtliche Vereinbarungen mit F bzw. einem mit dieser konzernverbundenen Unternehmen betreffend das Klagepatent und die angegriffenen Ausführungsformen für den Zeitraum seit dem 17. Dezember 2020 sowie vollständige Nachweise für die von F an die Klägerin gemäß diesen Vereinbarungen geleisteten Zahlungen oder sonstigen erbrachten Gegenleistungen vorzulegen.
Hinsichtlich A 1 besteht – wie ausgeführt – zwar ein Lizenzvertrag, der auch die angegriffene Ausführungsform 2 erfasst und A 1 zur Nutzung des Klagepatents bis zum 30. April 2021 berechtigte. Allerdings ist nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich, dass es sich bei den Lieferungen der Beklagten zu 1) an A 1 um Lieferungen ins Inland handelte, bei denen sich überhaupt die Frage nach einer Zustimmung der Klägerin zum Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform 2 durch die Beklagten stellen könnte. Da A 1 die angegriffene Ausführungsform 2 in die Bundesrepublik Deutschland einführte und die Beklagte zu 1) nur insofern haftet, als ihr eine durch A 1 begangene mittelbare oder unmittelbare Verletzung des Klagepatents zugerechnet werden kann, wird die gegenüber A 1 gewährte Lizenz auch nur im Rahmen dieser Zurechnung relevant. Wie bereits ausgeführt, fehlt es aufgrund der erteilten Lizenz für die Zeit bis Ende April 2021 schon an einer zurechenbaren Patentverletzung. Danach war der Lizenzvertrag beendet. Für den Erschöpfungseinwand ist insofern kein Raum. Dem entsprechenden Vorlageantrag der Beklagten zu 1) war aus den bereits genannten Gründen nicht nachzukommen.
3.
Aber selbst wenn einer der genannten Verträge sachlich oder zeitlich weitergehende Geltung beansprucht, können sich die Beklagten nicht mit Erfolg auf Basis von Lizenz- oder Gestattungsverträgen, die die Klägerin mit ihren – der Beklagten – Abnehmern schloss, auf die Erschöpfung der Rechte aus dem Klagepatent berufen.
a)
Aufgrund der relativen Vertragsbeziehungen kann zunächst nur davon ausgegangen werden, dass erst die Vertragspartner der Klägerin die angegriffene Ausführungsform 2 mit Zustimmung der Klägerin verwenden und insofern auch in den Verkehr bringen durften. Allenfalls in der daran anschließenden Lieferkette greift der Erschöpfungseinwand. Denn die Erschöpfung kann immer nur in Bezug auf einen Gegenstand eintreten, nachdem dieser mit Zustimmung des Berechtigten in den Verkehr gebracht worden ist. Demnach scheidet der Einwand der Erschöpfung zugunsten der Beklagten als vorgelagerte Lieferanten grundsätzlich aus.
Die Beklagten behelfen sich daher mit der Überlegung, dass es sich bei dem Inverkehrbringen durch ihre Lieferungen an Abnehmer wie G und der Inbesitznahme der Mischoxidprodukte durch diese Abnehmer um einen einheitlichen Lebensvorgang handele und daher die den Abnehmern erteilte Zustimmung zur Verwendung der angegriffenen Ausführungsform 2 zugleich eine Zustimmung zum Inverkehrbringen der Produkte durch die Beklagten darstelle. Diese Auffassung vermengt jedoch die Benutzungsarten und trennt nicht danach, wer die patentgemäße Lehre in welcher Form benutzt hat. Vor allem ist der Erwerber nicht als (Mit-)Täter oder Teilnehmer der Verletzungshandlung des Veräußerers zu betrachten (BGH, GRUR 1986, 626 (627) – Rundfunkübertragungssystem). In eben solcher Weise ist auch für die Zustimmung des Berechtigten zu unterscheiden: Die Berechtigung der Abnehmer, die angegriffene Ausführungsform 2 zum eigenen Gebrauch zu besitzen und in den Verkehr zu bringen, legitimiert noch nicht die dafür erforderlichen Lieferungen durch die Beklagten, mit denen die angegriffene Ausführungsform 2 erstmals in der Bundesrepublik in den Verkehr gebracht wurde, und kann daher nicht als Zustimmung zu Benutzungen der Beklagten angesehen werden.
b)
Es ist darüber hinaus aber auch nicht ersichtlich, dass die Klägerin mit den Vereinbarungen mit A 1, G und F zugleich den Beklagten die Zustimmung erteilte, patentgemäße Mischoxidzusammensetzungen in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr zu bringen.
Es ist zwar richtig, dass die Zustimmung für das Inverkehrbringen keine bestimmte Form haben muss oder an eine Erklärung eines bestimmten rechtlichen Inhalts gebunden ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass der Patentinhaber hinreichend deutlich zu erkennen gibt, dass er gegenüber seinem Vertragspartner keine Rechte aus dem Patent geltend machen wird. Er muss in einer für den Eintritt der Erschöpfungswirkung ausreichenden Weise zum Ausdruck bringen, dass er seine Rechte in Bezug auf Vertriebshandlungen des Vertragspartners vollständig ausgeübt hat, dessen Erzeugnisse also mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangen (BGH, GRUR 2023, 474 (Rn. 49 f.) – CQI-Bericht II). Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung muss die Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf das Recht, Dritten zu verbieten, von der technischen Lehre des Patents Gebrauch zu machen, mit Bestimmtheit erkennen lässt (BGH, GRUR 2023, 474 (Rn. 54) – CQI-Bericht II). Ein Nichteinschreiten gegen patentverletzende Handlungen oder deren bloß stillschweigende Duldung genügen nicht (BGH, GRUR 1976, 579 (581) – Tylosin; GRUR 2023, 474 (Rn. 54) – CQI-Bericht II).
Gemessen an diesen Anforderungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin einer Belieferung ihrer Vertragspartner durch die Beklagten dergestalt zustimmte, keine Rechte aus dem Klagepatent mehr gegen die Beklagten geltend machen zu wollen. Eine solche Zustimmung ist mit Blick auf die langjährigen patentrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien völlig fernliegend. Es fehlt schon daran, dass die Beklagten in keiner vertraglichen Beziehung zu der Klägerin stehen, aus der sie eine Zustimmung für das Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform 2 für sich ableiten könnten. Selbst wenn man davon absehen wollte, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin mit den Vereinbarungen mit A 1, G oder F zugleich alle Rechte in Bezug auf Vertriebshandlungen der Beklagten ausgeübt hatte. Zwar mag sich die Klägerin gegenüber G und F verpflichtet haben, deren Lieferketten unangetastet zu lassen und ihre Belieferung durch die Beklagten mit der angegriffenen Ausführungsform 2 nicht zu stören. Die Beklagten behaupten aber selbst nicht, dass ihnen mit dieser Vereinbarung ein subjektives Recht, auf das sie sich im Streitfall hätten berufen können, gewährt wurde. Der Klägerin war es demnach unbenommen, die Beklagten auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen. Dadurch wären auch die Lieferketten noch nicht gestört worden. Erst im Falle einer Durchsetzung eines Unterlassungstitels hätte sich die Klägerin allenfalls gegenüber ihren Vertragspartnern schadensersatzpflichtig gemacht, soweit sie durch diese Vorgehensweise gegen ihre vertraglichen Pflichten verstoßen hätte. Noch weniger ist erkennbar, dass die Klägerin mit diesen Vereinbarungen auf den Ersatz von Schäden, die sie durch die Lieferung patentgemäßer Produkte durch ihre Wettbewerber erlitt, verzichten wollte. Dass die Vertragspartner der Klägerin bereits Ausgleichszahlungen leisteten, steht dem nicht entgegen, da auch innerhalb einer Verletzerkette jeder Verletzer für den von ihm verursachten Schaden haftet, insbesondere den von ihm erwirtschafteten Gewinn herausgeben muss (BGH, GRUR 2009, 859 – Tripp-Trapp-Stuhl). Soweit sich die Vertragspartner der Klägerin für die geleisteten Ausgleichszahlungen bei den Beklagten schadlos hielten, lassen sich solche Zahlungen auf einen Schadenersatzanspruch anrechnen (BGH a.a.O.).
Selbst wenn man für die Zustimmung zum Inverkehrbringen von einer dinglichen oder schuldrechtlichen Nutzungsbefugnis absieht und eine die Rechtswidrigkeit des Schutzrechtseingriffs ausschließende schlichte Einwilligung des Berechtigten genügen lässt (vgl. BGH, GRUR 2010, 628 (Rn. 34 f.) – Vorschaubilder), bedarf auch die Annahme einer solchen Einwilligung hinreichend konkreter Anhaltspunkte (vgl. BGH, GRUR 2010, 628 (Rn. 36) – Vorschaubilder). Davon ist hier aus den vorgenannten Gründen jedoch nicht auszugehen. Die den Abnehmern der Beklagten gewährte Gestattung der Nutzung der angegriffenen Ausführungsform 2 genügt dafür nicht.
4.
Die Beklagten berufen sich neben dem Einwand der Erschöpfung auch darauf, dass sie mit Zustimmung der Klägerin tätig geworden seien und es daher bereits an den Voraussetzungen von § 9 S. 2 PatG („ohne seine Zustimmung“) fehle. Dies führt indes zu keiner anderen Entscheidung, weil insofern an die dem Patentbenutzer unmittelbar erteilte Zustimmung keine anderen Anforderungen zu stellen sind als an eine das Inverkehrbringen einer Sache legitimierende Zustimmung, die für alle nachfolgenden Benutzungen den Einwand der Erschöpfung begründet.
VII.
Soweit eine Benutzung des Klagepatents durch die Beklagten erfolgte, rechtfertigt dies die nachstehenden Rechtsfolgen.
1.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) für den Zeitraum zwischen der Offenlegung der Patentanmeldung und der Patenterteilung einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung dem Grunde nach aus Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG.
Die Beklagte zu 1) hat den Erfindungsgegenstand genutzt, obwohl sie wusste oder jedenfalls wissen musste, dass die benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung des Klagepatents war. Entschädigungsansprüche entstehen allerdings nur, soweit die Beklagte zu 1) die Lehre des angemeldeten Anspruchs 1 unmittelbar selbst nutzte, indem sie die angegriffene Ausführungsform 2 in der Bundesrepublik Deutschland anbot und in den Verkehr brachte. Soweit die Beklagte zu 1) lediglich im Sinne des § 10 PatG anderen die angegriffene Ausführungsform 2 als ein Mittel anbot und lieferte, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, ist sie zu einer angemessenen Entschädigung nicht verpflichtet, weil die Benutzung des Gegenstands der Anmeldung durch die Abnehmer nicht rechtswidrig ist (BGH, GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung). Aus diesem Grund bestehen gegen die Beklagten auch keine Entschädigungsansprüche für Lieferungen an im Ausland ansässige Abnehmer, die die angegriffene Ausführungsform 2 in das Inland weiterlieferten. Eine Zurechnung der durch die Abnehmer der Beklagten zu 1) vorgenommenen Benutzung des Gegenstands der Patentanmeldung scheidet aus, weil die Abnehmer nicht rechtswidrig handelten und der Beklagten zu 1) eine Verletzung von Schutzpflichten vor diesem Hintergrund nicht vorgeworfen werden kann. Die Lieferung vom Ausland an Abnehmer im Ausland stellt sich in der Zeit bis zur Erteilung des Patents als in jeder Hinsicht patentrechtlich neutral dar.
2.
Weiterhin hat die Klägerin im tenorierten Umfang gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 und 2 PatG, weil die Beklagten die Patentverletzung schuldhaft begingen. Als Fachunternehmen hätten sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. In zeitlicher Hinsicht beginnt der Zeitraum, für den Schadensersatz zu leisten ist, aufgrund der den Beklagten zu Prüfungszwecken zuzugestehenden Karenzzeit, einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung, mithin am 21. Mai 2021.
Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht. Soweit Angebote und Lieferungen der Beklagten zu 1) an im Ausland ansässige Abnehmer, deren Weiterlieferungen ins Inland der Beklagten zu 1) zuzurechnen sind, zum Schadensersatz verpflichten, hat die Klägerin mit ihrer Antragsfassung den höchstrichterlichen Anforderungen an eine konkrete Umschreibung der die Rechtswidrigkeit der Lieferung an den einen Abnehmer begründenden Umstände Genüge getan (vgl. BGH, GRUR 2021, 1167 – Ultraschallwandler). Eines Warnhinweises, wie er von der Klägerin für die mittelbare Verletzung im Antrag aufgenommen worden ist, bedarf es jedoch nicht, weil lediglich solche Lieferungen, die zu Weiterlieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 in die Bundesrepublik Deutschland führen, anspruchsbegründend sind und daher ein Warnhinweis an die Abnehmer der Beklagten zu 1) ins Leere liefe. Weiterlieferungen der Abnehmer ins Inland unterscheiden sich insofern nicht von Direktlieferungen der Beklagten in die Bundesrepublik Deutschland und führen zwangsläufig zu einer unmittelbaren und aufgrund der Zweckbestimmung der Mischoxide auch zu einer mittelbaren Patentverletzung.
3.
Der Klägerin steht gegen die Beklagten auch im tenorierten Umfang ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu.
Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
In zeitlicher Hinsicht sind die gemäß § 140b PatG zu leistenden Auskünfte bereits ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung, mithin ab dem 21. April 2021, zu leisten. Lediglich für Angebote und Lieferungen an A 1 besteht die Auskunftspflicht der Beklagten zu 1) erst ab dem 1. Mai 2022, weil frühere Nutzungshandlungen von A 1 aufgrund der bestehenden Lizenz – wie bereits ausgeführt – nicht der Beklagten zu 1) zugerechnet werden können. Der Zeitraum, für den gemäß §§ 242, 259 BGB Auskunft zu erteilen ist, beginnt, da die Auskunft der Bezifferung des Schadensersatzes dient, ebenso wie der Zeitraum, für den Schadensersatz zu leisten ist, erst mit dem 21. Mai 2021.
4.
Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagten aufgrund der unberechtigten Benutzung des Klagepatents im tenorierten Umfang einen Anspruch auf Rückruf der angegriffenen Ausführungsformen aus den Vertriebswegen gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG. Dieser erstreckt sich aber nur auf solche Lieferungen, die seit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents bis zum Ablauf seiner Schutzdauer erfolgten, im Fall der Lieferungen der Beklagten zu 1) an A 1 jedoch erst ab dem 1. Mai 2021.
5.
Allerdings hat die Klägerin gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Vernichtung der patentverletzenden Erzeugnisse aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG. Der Anspruch setzt nach Ablauf des Klagepatents voraus, dass die Beklagten noch am Schluss der mündlichen Verhandlung Eigentum oder Besitz an den angegriffenen Erzeugnissen im Inland haben, den sie bereits zu Zeiten, in denen das Klagepatent noch bestand, also spätestens am 26. Juni 2023, begründet hatten. Dazu ist seitens der Klägerin kein konkreter Vortrag geleistet worden. Da die Beklagten im Ausland ansässig sind, kann Eigentum oder Besitz im Inland auch nicht vermutet werden.
Die Klägerin hat lediglich pauschal behauptet, dass die Beklagten auch am Schluss der mündlichen Verhandlung jedenfalls noch mittelbaren Besitz an der in das Inland gelieferten Mischoxidzusammensetzung haben, weil entsprechende Lieferungen bei Speditionsunternehmen eingelagert seien und nur auf Abruf ausgeliefert werden und weil die Ware üblicherweise nur unter Eigentumsvorbehalt verkauft werde. Es fehlt jedoch jeglicher substantiierte Vortrag dazu, dass es sich dabei um Produkte handelt, die sich bereits am 26. Juni 2023 im Besitz der Beklagten befanden. Davon kann aufgrund des zurückliegenden Zeitraums auch nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Die Beklagten haben vorgetragen, dass H, an den die Ware regelmäßig übergeben werde, der Logistiker von G sei und nicht den Beklagten den Besitz vermittele. Soweit die Klägerin auf weitere Speditionsunternehmen verweist, wird nicht vorgetragen und ist auch sonst nicht ersichtlich, warum die mit einem Frachtauftrag versehenen Unternehmen die Ware nicht an den Logistiker H oder ihre Abnehmer übergeben haben sollen. Auch das Bestreiten mit Nichtwissen der vollständigen Zahlung der Ware durch die Abnehmer greift nicht durch, weil nach einem Zeitraum von über einem halben Jahr seit dem Ablauf der Schutzdauer des Patents keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, warum Kunden der Beklagten die Ware nicht vollständig bezahlt haben sollten, wenn die Mischoxidzusammensetzungen nicht ohnehin bereits verarbeitet wurden.
VIII.
Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht kein Anlass. Es ist nicht hinreichend wahrscheinlich, dass die Erteilung des Klagepatents im Einspruchsverfahren vom Europäischen Patentamt widerrufen wird. Bei der Prognose der Rechtsbestandsentscheidung ist zu berücksichtigen, dass zum Stammpatent, dessen Anspruch 1 mit Ausnahme eines Merkmals zum Schwefelgehalt mit dem Klagepatentanspruch 1 identisch ist, bereits Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und des Bundespatentgerichts ergangen sind, mit denen das Stammpatent aufrechterhalten wurde. Lediglich das Bundespatentgericht hat das Stammpatent insoweit für nichtig erklärt, als für die spezifische Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinieren bei 1000°C keine Obergrenze angegeben war. Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts hat hingegen in der Mitteilung ihrer vorläufigen Auffassung vom 5. Februar 2024 nicht erkennen lassen, dass ein Widerruf des Klagepatents wahrscheinlich ist (Anlage HL (H) 37).
1.
Die Kammer hält es nicht für wahrscheinlich, dass die Lehre des Klagepatents durch die US 6,XXX,XXX (nachfolgend: D5) neuheitsschädlich vorweggenommen wird und daher das Klagepatent widerrufen wird.
Die Beklagte zu 1) trägt dazu vor, sie habe das Beispiel 5 nachgearbeitet und eine Mischoxidzusammensetzung erhalten, die sowohl dem Beispiel 5 entspreche, als auch die Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 aufweise. Die Kammer hält jedoch den Einwand der Klägerin für erheblich, dass es für die Eigenschaften der Mischoxidzusammensetzung maßgeblich auf das im Herstellungsverfahren verwendete „basic zirconium sulfate“ (nachfolgend: ZBS) ankomme, bei dem es sich um eine polymere Verbindung mit einer komplexen kristallinen Struktur handele und dessen Eigenschaften stark von dem jeweiligen Herstellungsverfahren abhängen. Vor allem – so die Klägerin – seien seit dem Prioritätstag des Klagepatents erhebliche Verbesserungen bei der Herstellung von basischem Zirkoniumsulfat erzielt worden, die zu neuen basischen Zirkoniumsulfaten mit verbesserten Strukturen und Eigenschaften führten, die mit den „klassischen“ ZBS vor dem Prioritätstag des Klagepatents nicht erhältlich gewesen seien. Welches ZBS die Beklagte zu 1) aber in ihrem Versuch verwendete, hat sie in ihrem Versuchsbericht D5a nicht dargelegt. Stattdessen hat sie im Einspruchsverfahren mit der D5b einen weiteren Versuchsbericht vorgelegt, mit dem sie auf die Verwendung eines ZBS gemäß einem Verfahren nach der US 5,XXX,XXX (nachfolgend: D5c) verweist.
Die Kammer hält es jedoch für nicht wahrscheinlich, dass der Fachmann für die Herstellung von Mischoxidzusammensetzungen nach der D5 das ZBS nach der D5c herangezogen hätte, denn die D5c betrifft das Gebiet der Kerntechnik und insofern eine gattungsfremde Technik, die nicht im Blickfeld des auf Mischoxidzusammensetzungen spezialisierten Chemikers liegt.
2.
Ebenso wenig kann davon ausgegangen werden, dass die Lehre des Klagepatents gegenüber der JP H11-XXX A (nachfolgend: D13) nicht neu ist. Wie im Fall der D12 beruft sich die Beklagte zu 1) auch hier auf eine Nacharbeitung eines Beispiels (konkret: Beispiel 35) und hat im Einspruchsverfahren dazu den Versuchsbericht D13b vorgelegt. Allerdings spezifiziert die D13 nicht, welche ZBS einzusetzen ist. Ebenso wenig teilt die Beklagte zu 1) mit, welches ZBS sie verwendete. Es ist mithin nicht ausgeschlossen, dass bei der Nacharbeitung des Beispiels 35 der D13 ein ZBS Verwendung fand, das am Prioritätstag des Klagepatents nicht zur Verfügung stand und allein deswegen die patentgemäßen Eigenschaften mit dem nachgearbeiteten Produkt erzielt wurden. Dann kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass die D13 ein Verfahren offenbart, mit dem mit den aus dem Stand der Technik bekannten Mitteln das patentgemäße Erzeugnis erlangt werden konnte.
3.
Auch die CN XXXA (nachfolgend: D12) nimmt die Lehre des Klagepatentanspruchs 1 nicht neuheitsschädlich vorweg. Die Beklagten sind insofern der Auffassung, in der D12 werde im Beispiel 2 Nr. 8 oder Beispiel 3 Nr. 15 jeweils ein Mischoxid mit den Merkmalen 1.1 bis 1.3 des Klagepatentanspruchs 1 offenbart, dessen in der D12 beschriebenes Herstellungsverfahren mit dem im Verfahrensanspruch 7 des Klagepatents beschriebenen Verfahren identisch sei und daher zwangsläufig zu einer Mischoxidzusammensetzung mit den Merkmalen 1.4 und 1.5 des Klagepatentanspruchs 1 führen müsse. Dem vermag die Kammer nicht zu folgen, weil der Verfahrensanspruch 7 offensichtlich nicht sämtliche Verfahrensparameter und -bedingungen offenbart, um zuverlässig und reproduzierbar eine Mischoxidzusammensetzung gemäß dem Klagepatentanspruch 1 zu erhalten. Dagegen können die Beklagten nicht mit Erfolg einwenden, dass bei einem solchen Verständnis die Lehre des Klagepatentanspruchs 1 nicht ausführbar offenbart sei. Denn der dafür erforderliche Offenbarungsgehalt des Klagepatents beschränkt sich nicht allein auf die Ansprüche, sondern umfasst die gesamte Beschreibung des Klagepatents. Dass aber die D12 Verfahrensparameter und -bedingungen für ein Verfahren offenbart, unter denen eine erfindungsgemäße Mischoxidzusammensetzung hergestellt werden kann, haben die Beklagten weder durch eine Nacharbeitung eines solchen Verfahrens, noch durch einen Vergleich mit dem gesamten Offenbarungsgehalt des Klagepatents gezeigt. Auch die in der D12 für die Mischoxidzusammensetzungen angegebenen spezifischen Oberflächen von 47,3 m²/g bzw. 42,3 m²/g nach 4-stündiger Kalzinierung bei 1000°C lassen nicht den sicheren Schluss zu, dass die Zusammensetzungen den Kalzinierungsanforderungen gemäß den Merkmalen 1.4 und 1.5 genügen.
4.
Schließlich kann auch nicht davon ausgegangen, dass die Lehre des Klagepatents nicht ausführbar offenbart ist, weil der im Merkmal 1.4 genannte Wertebereich nach oben offen ist. Die Zahl denkbarer Ausführungsformen an Mischoxidzusammensetzungen, die vom Gegenstand des Klagepatentanspruchs 1 erfasst werden können, ist bereits dadurch begrenzt, dass Merkmal 1.5 eine spezifische Oberfläche nach sechs Stunden Kalzinieren bei 1150°C zwischen 10 m²/g und 15 m²/g verlangt. Eine Mischoxidzusammensetzung, die nach sechs Stunden Kalzinieren bei 1150°C eine spezifische Oberfläche in diesem Bereich aufweist, wird sich nicht beliebig anders verhalten, wenn sie sechs Stunden bei 1000°C kalziniert wird. Soweit das Merkmal 1.4 insofern eine Oberfläche von mindestens 40 m²/g verlangt, handelt es sich um eine Grenze, die Mischoxidzusammensetzungen, die von vornherein niedrigere Oberflächen aufweisen, ausschließt. Einer unzulässigen Verallgemeinerung, die auch Mischoxidzusammensetzungen mit weit höheren Oberflächen erfasst, ist durch den Wertebereich gemäß Merkmal 1.5 eine physikalische Grenze gesetzt. Insofern kann dem Bundespatentgericht in seiner Entscheidung zum Stammpatent nicht beigetreten werden, wenn es feststellt, dass eine mathematische Korrelation zwischen den beiden Merkmalen nicht gegeben sei. Eine solche ist auch nicht erforderlich.
IX.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91a, 92 Abs. 1 S. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Soweit der Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist, beruht die Kostenentscheidung auf billigem Ermessen gemäß § 91a ZPO. Insgesamt war bei der Kostenquote zu berücksichtigen, dass die Klägerin mit einer von zwei angegriffenen Ausführungsformen und weit überwiegend mit ihren Angriffen gegen Auslandslieferungen der Beklagten unterlegen ist. Weiterhin fiel ins Gewicht, dass die Klage gegen die Beklagte zu 2) ursprünglich auf einen Zeitraum ab dem 17. Januar 2021 bzw. 21. April 2021 gerichtet war, aber aufgrund der erstmaligen Eintragung der Beklagten zu 2) im Register am 6. Januar 2022 fast zur Hälfte zurückgenommen wurde. Zudem hatte der Vernichtungsantrag keinen Erfolg.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.
Streitwert: 750.000,00 EUR
Die Heraufsetzung des Streitwerts liegt darin begründet, dass die ursprüngliche Klage gegen die Beklagte zu 2) erweitert worden ist.

Düsseldorfer Entscheidungen

D-Prax.de

4b O 7/23 – Zirconiumoxid

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