4a O 117/17 – Mehrschichtige Polyolefinfolie II

Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2991

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 12. November 2019, Az. 4a O 117/17

I.
Die Beklagten werden verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen, eine
mehrschichtige, opake, biaxial orientierte Polyolefinfolie mit einer Dicke von mindestens 40 µm aus einer vakuolenhaltigen Basisschicht und beidseitig darauf aufgebrachten Zwischenschichten und beidseitigen Deckschichten, dadurch gekennzeichnet, dass beide Zwischenschichten eine Dicke von mindestens 3 µm aufweisen und mindestens 70 Gew.-% eines Propylenhomopolymeren enthalten und beide Deckschichten weniger als 2 Gew.-% partikelförmige Füllstoffe enthalten und aus einer Mischung aus inkompatiblen Polymeren aufgebaut sind, jeweils eine Oberflächenrauheit Rz von mindestens 2,5 µm (bestimmt bei cut off des RC-Filters gemäß DIN 4768/1 von 0,25 mm) aufweisen und die Mischung Propylenhomopolymer, Propylencopolymer und/oder Propylenterpolymer und ein Polyethylen enthält,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
2.
der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 12. November 2014 begangen haben, und zwar unter Angabe
a)
der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b)
der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c)
der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei
zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3.
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 26.10.2012 begangen haben, und zwar unter Angabe:
a)
der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b)
der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c)
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d)
der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Angaben zu Ziffer I.3.d) erst ab dem 12.12.2014 geschuldet sind,
wobei sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung der Beklagten zu 2) im Hinblick auf die in Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen lediglich auf das Angebot der angegriffenen Ausführungsform bezieht, und
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4.
nur die Beklagte zu 1):
die unter Ziffer I.1. bezeichneten seit dem 12.11.2014 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des … vom …) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpa- ckungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind,
1.
der Klägerin für die zu Ziffer I.1 bezeichneten, in der Zeit vom 26.10.2012 bis zum 11.12.2014 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2.
der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 12.12.2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,
wobei sich die Verpflichtung der Beklagten zu 2) zur Leistung von Schadenersatz und Entschädigung im Hinblick auf die in Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen lediglich auf das Angebot der angegriffenen Ausführungsform bezieht.

III.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.
V.
Das Urteil ist insgesamt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 300.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar. In Bezug auf den Tenor zu Ziffer I.1 und I.4 (Unterlassung und Rückruf) ist das Urteil gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 225.000,00 EUR, in Bezug auf den Tenor zu Ziffer I.2 und I.3 (Auskunft und Rechnungslegung) ist das Urteil gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 60.000,00 EUR und wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.
Tatbestand
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf sowie Feststellung der Verpflichtung der Beklagten, Schadensersatz und Entschädigung zu leisten, in Anspruch.
Die Klägerin ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (vgl. den in Anlage HL 2 vorgelegten Registerauszug) eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 2 502 XXX B1 (nachfolgend: Klagepatent). Die Klagepatentschrift wurde als Anlage HL 1 zur Akte gereicht. Das in deutscher Verfahrenssprache erteilte Klagepatent basiert auf einer europäischen Teilanmeldung. Die entsprechende Stammanmeldung (EP 2 XXX 435) wurde am 27.09.2008 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 24.10.2007 angemeldet. Das Europäische Patentamt veröffentlichte am 12.11.2014 den Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents.
Das Klagepatent steht in Kraft. Die technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat am 26.06.2019 den Einspruch unter anderem der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent zurückgewiesen. Die Beklagten haben am 13.09.2019 die als Anlage LL 20 vorgelegte Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht erhoben.
Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet:
Mehrschichtige, opake, biaxial orientierte Polyolefinfolie mit einer Dicke von mindestens 40 μm aus einer vakuolenhaltigen Basisschicht und beidseitig darauf aufgebrachten Zwischenschichten und beidseitigen Deckschichten, dadurch gekennzeichnet, dass beide Zwischenschichten eine Dicke von mindestens 3 μm aufweisen und mindestens 70 Gew.-% eines Propylenhomopolymeren enthalten und beide Deckschichten weniger als 2 Gew.-% partikelförmige Füllstoffe enthalten und aus einer Mischung aus inkompatiblen Polymeren aufgebaut sind, jeweils eine Oberflächenrauheit Rz von mindestens 2,5 μm (bestimmt bei cut off des RC-Filters gemäß DIN 4768/1 von 0,25 mm) aufweisen und die Mischung Propylenhomopolymer, Propylencopolymer und/oder Propylenterpolymer und ein Polyethylen enthält.
Die Klägerin ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von biaxial orientierten Polypropylen-Folien („…“), die unter anderem zur Herstellung von Etiketten für PET-Flaschen verwendet werden.
Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um eine italienische Wettbewerberin der Klägerin, bei der Beklagten zu 2) um deren deutsche Tochtergesellschaft.
Die Klägerin und die Beklagte zu 1) waren bereits in Rechtsstreitigkeiten gegeneinander verwickelt. Im Juni 2010 schlossen sie eine als Anlage LL 2 bzw. LL 2a (deutsche Übersetzung) vorgelegte Vergleichsvereinbarung. Diese regelt in Ziffer 2 eine Lizenzerteilung und in Ziffer 3 einen Klageverzicht. Dieser lautet in deutscher Übersetzung:
Vorbehaltlich Ziffer 4 und der Mengenbegrenzung in Ziffer 2.1 gewährt A der B und ihren Kunden (inklusive der weiteren Abnehmer in der Lieferkette) in Bezug auf die im Düsseldorfer Verfahren angegriffene Folie oder unwesentliche Variationen davon einen unwiderruflichen Verzicht auf jegliche Haftung im Zusammenhang mit jeglichem Patent, die aus einer Verletzung eines anderen Rechts von A entsteht. […]
Ziffer 10 der Vereinbarung lautet:
Diese Vereinbarung ist bis zum Ende der Laufzeit von EP 0 XXX XXX gültig.
Wegen des weiteren Inhalts der betreffenden Vereinbarung wird auf die Anlage LL 2a Bezug genommen.
Die Klägerin greift mit ihrer Klage das Produkt „C“ an, eine Folie der Kategorie D, welche in den Stärken 50 und 60 µm erhältlich ist (nachfolgend gemeinsam als angegriffene Ausführungsform bezeichnet) und durch die Beklagte zu 1) in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und vertrieben wird.
Das als Anlage HL 6 vorgelegte Datenblatt zu der angegriffenen Ausführungsform ist über die von der Beklagten zu 1) betriebene Internetseite www.(…).com abrufbar. Auch in den als Anlagen HL 7 und HL 8 vorgelegten Broschüren, welche auf der Internetseite www.(…).com/en/, also dem europäischen Teil der Webseite, zu finden sind, wird die angegriffene Ausführungsform erwähnt und näher erläutert. Der Schichtaufbau der angegriffenen Ausführungsform ist der unten eingeblendeten, der Anlage HL 6 entnommenen Skizze zu entnehmen:
Auf der betreffenden Webseite wird die Beklagte zu 2) unter der Rubrik „(…)“ bei Auswahl der Rubrik „(…)“ mit ihrer vollständigen Adresse, Telefon- und Faxnummer sowie Emailadresse angegeben. Ferner sind unter der Rubrik „(…)“ im Bereich „(…)“ deutschsprachige „Allgemeine Verkaufsbedingungen“ im PDF-Format abrufbar, in welchen die Beklagte zu 2) ausdrücklich als „Verkäuferin“ bezeichnet wird.
Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffene Ausführungsform mache von sämtlichen Merkmalen des Klagepatentanspruchs 1 unmittelbar und wortsinngemäß Gebrauch. Insbesondere sei die Lehre des Klagepatents nicht auf Rundumetiketten beschränkt. Ferner handele es sich bei dem Rauheitswert Rz um einen Durchschnittswert. Dieser Durchschnittswert sei, ausweislich der als Anlagen HL 11 und HL 23/HL 24 durchgeführten Messungen bei der angegriffenen Ausführungsform erfüllt.
Die Klägerin ist der Ansicht, auch die Beklagte zu 2) biete die angegriffene Ausführungsform an, da ihr die Präsentation der angegriffenen Ausführungsform auf der Webseite www.(…).com ebenfalls zuzurechnen seien.
Der Berechtigung der Klägerin zur Geltendmachung ihrer Ansprüche stehe nicht der Einwand des Klageverzichts entgegen. Zum einen sei der Klageverzicht nach Ziffer 10 der Vergleichsvereinbarung bereits im Februar 2014 erloschen. Darüber hinaus handele es sich bei der angegriffenen Ausführungsform nicht um eine bloß unwesentliche Variation im Sinne von Ziffer 3 der betreffenden Vereinbarung. Die Umstellung von einer glänzenden zu einer matten Deckschicht stelle nicht bloß eine optische Veränderung dar, sondern eine Veränderung der Inhaltsstoffe und deren Konzentrationen sowie eine Veränderung der Folieneigenschaften.
Nachdem die Klägerin den Vernichtungsantrag in der mündlichen Verhandlung vor Antragstellung zurückgenommen hat, beantragt sie nunmehr,
I.
die Beklagten zu verurteilen,
1.
es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen, eine
mehrschichtige, opake, biaxial orientierte Polyolefinfolie mit einer Dicke von mindestens 40 µm aus einer vakuolenhaltigen Basisschicht und beidseitig darauf aufgebrachten Zwischenschichten und beidseitigen Deckschichten, dadurch gekennzeichnet, dass beide Zwischenschichten eine Dicke von mindestens 3 µm aufweisen und mindestens 70 Gew.-% eines Propylenhomopolymeren enthalten und beide Deckschichten weniger als 2 Gew.-% partikelförmige Füllstoffe enthalten und aus einer Mischung aus inkompatiblen Polymeren aufgebaut sind, jeweils eine Oberflächenrauheit Rz von mindestens 2,5 µm (bestimmt bei cut off des RC-Filters gemäß DIN 4768/1 von 0,25 mm) aufweisen und die Mischung Propylenhomopolymer, Propylencopolymer und/oder Propylenterpolymer und ein Polyethylen enthält,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
2.
der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 12. November 2014 begangen haben, und zwar unter Angabe
a)
der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b)
der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c)
der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei
zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3.
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 26. Oktober 2012 begangen haben, und zwar unter Angabe:
a)
der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b)
der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c)
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d)
der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Angaben zu Ziffer I.3.d) erst ab dem 12.12.2014 geschuldet sind,
und
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und Ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4.
die unter I.1. bezeichneten seit dem 12. November 2014 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des … vom …) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpa- ckungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
II.
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind,
1.
der Klägerin für die zu 1.1 bezeichneten, in der Zeit vom 26. Oktober 2012 bis zum 11. Dezember 2014 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2.
der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu 1.1 bezeichneten, seit dem 12. Dezember 2014 begangenen Handlungen entstanden sind und noch entstehen wird.

Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise,
den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des rechtshängigen Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht auszusetzen.
Sie sind der Ansicht, die Beklagte zu 2) sei schon nicht passivlegitimiert. Bei der Präsentation der angegriffenen Ausführungsform auf der Webseite handele es sich nicht um ein patentverletzendes Angebot, welches der Beklagten zu 2) zuzurechnen sei.
Die Klägerin sei auf Grund eines Klageverzichts an der Rechtsdurchsetzung gehindert. Zum einen sei dieser unwiderruflich und nicht lediglich bis zum Ende der Laufzeit des EP 0 XXX XXX vereinbart worden. Darüber hinaus handele es sich bei der angegriffenen Ausführungsform lediglich um eine unwesentliche Variation der „Düsseldorfer Folie“. Der Ersatz der einen vormals glänzenden Deckschicht durch eine matte Deckschicht und damit die Verwendung zweier matter Deckschichten habe allein optische Gründe und basiere auf Kundenwünschen.
Schließlich werde sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht als nicht rechtsbeständig erweisen. Die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer sei insoweit fehlerhaft.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend Bezug genommen auf die wechselseitig zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Hauptverhandlung vom 1.10.2019 (Bl. 233 ff. GA).
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist weit überwiegend begründet. Die angegriffene Ausführungsform ist ein patentverletzendes Erzeugnis nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG (hierzu unter I.). Die Klägerin ist zur Durchsetzung des Anspruchs berechtigt (hierzu unter II.) Da beide Beklagte entgegen § 9 S. 2 Nr. 1 PatG die angegriffene Ausführungsform im Inland anbieten, stehen der Klägerin gegen die Beklagten die geltend gemachten Ansprüche aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB im tenorierten Umfang zu. Der Rückrufanspruch gegenüber der Beklagten zu 2) steht der Klägerin nicht zu. Der Schadenersatz- und Entschädigungsanspruch sowie der diese Ansprüche flankierende Rechnungslegungsanspruch waren in Bezug auf die Beklagte zu 2) in ihrem Umfang zu beschränken (hierzu unter III. und IV.). Im Rahmen des der Kammer zustehenden Ermessens wird die Verhandlung nicht nach § 148 ZPO in Bezug auf das Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt (hierzu unter V.).
I.
Die angegriffen Ausführungsform ist ein patentverletzendes Erzeugnis nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.
1.
Das Klagepatent betrifft Etikettenfolien.
In seiner einleitenden Beschreibung stellt das Klagepatent verschiedene, aus dem Stand der Technik bekannte Etikettierarten und entsprechende Herstellungsverfahren dar. Man unterscheidet im Stand der Technik zwischen Selbstklebeetiketten, Rundumetiketten, Schrumpfetiketten, In-Mould Etiketten, Patch Labelling etc. Die Verwendung einer Folie aus thermoplastischem Kunststoff als Etikett ist dabei in allen diesen verschiedenen Etikettierverfahren möglich. Allen In-Mould Etikettierverfahren ist gemeinsam, dass das Etikett am eigentlichen Formgebungsverfahren des Behälters teilnimmt und währenddessen appliziert wird. Hierbei kommen verschiedene Formgebungsverfahren zum Einsatz, wie beispielsweise Spritzgußverfahren, Blasformverfahren, Tiefziehverfahren. Grundsätzlich können bei allen diesen In-Mould Verfahren Folien aus thermoplastischen Kunststoffen zur Etikettierung der Behältnisse beim Formen eingesetzt werden. Die Folien müssen hierzu ein ausgewähltes Eigenschaftsprofil aufweisen, um zu gewährleisten, dass sich die Etikettenfolie und der geformte Formkörper glatt und blasenfrei aneinander schmiegen und sich miteinander verbinden. Häufig ist die Haftung des Etiketts auf dem Behälter mangelhaft. Des Weiteren treten Lufteinschlüsse zwischen Etikett und Behälter auf, welche die Optik des etikettierten Behälters als auch die Haftung beeinträchtigen. Bei der In-Mold Etikettierung wird die Geschwindigkeit des Prozesses im Wesentlichen von der Zeit bestimmt, die zur Formung des Behälters benötigt wird. Die entsprechenden Taktzeiten mit denen die Etiketten in diesen Verfahren gegebenenfalls entstapelt und gehandhabt werden sind vergleichsweise moderat.
Im Stand der Technik sind verschiedenste Folien beschrieben, welche im Hinblick auf ihre Verwendung als In-Mould Etikett optimiert sind. Häufig weisen diese Folien eine rauhe innere, d.h. dem Behälter zugewandte Oberfläche auf, um die Lufteinschlüsse zwischen dem Behälter und dem Etikett zu vermeiden. Die äußere Oberfläche ist hingegen so optimiert, dass keine Grenze zwischen dem applizierten Etikett und dem Behälter zu erkennen ist, weshalb die In-Mould Etiketten glänzende äußere Oberflächen aufweisen. Die Entstapelung solcher Folien beim In-Mould Etikettieren ist unproblematisch.
Neben der In-Mould Etikettierung ist aus Kostengründen auch die Rundumetikettierung bei der Etikettierung von nicht konischen Behältern und Flaschen sehr verbreitet. Auch hier wird zunehmend Papier durch thermoplastische Folien substituiert. Bei der Rundumetikettierung wird ein dem Druckrapport entsprechender Etikettenabschnitt abgelängt, dieser Etikettenabschnitt wird um den Behälter herumgeschlagen, so dass die einander gegenüberliegenden Randbereiche überlappen. An der Überlappung werden die Ränder z.B. mit einem Hot-Melt Kleber verklebt, wobei die Außenseite gegen die Innenseite des Etikettes verklebt wird. Alternativ werden zugeschnittene Etiketten gestapelt, in Magazinen bereitgestellt und beim Etikettiervorgang dem Magazin einzeln entnommen. Rundumetiketten eignen sich vorwiegend für nichtkonische Behältnisse, bzw. für die zylindrischen Bereiche eines Behälters, aber vorteilhafterweise kann jedes Behältermaterial so etikettiert werden, beispielsweise Behälter aus Kunststoff, wie PET Flaschen, Glas, Metall oder Pappe.
Das Entstapeln der geschnittenen Etiketten ist bei Rundumetiketten aus thermoplastischer Folie problematisch. Bei der Rundumetikettierung wird der bereits geformte Behälter etikettiert. Die Verarbeitungsgeschwindigkeiten sind daher wesentlich höher als bei In-Mould Verfahren, auf modernen Anlagen beispielsweise mindestens 10.000 Behälter pro Stunde. Auch bei solchen hohen Taktzeiten muss sichergestellt sein, dass sich das zugeschnittene und gestapelte Etikett bei diesen hohen Geschwindigkeiten gut und zuverlässig vereinzeln lässt. Haftung und Blasenfreiheit sind hingegen beim Rundumetikett kein Problem.
Ein weiterer Unterschied zwischen den Rundumetiketten und den In-Mould Etiketten sind die üblichen Druckverfahren. Aus Kostengründen werden beim Bedrucken von Rundumetiketten die Folien zunächst zu großformatigen Bögen geschnitten, auf die mehrere Vorlagen nebeneinander gedruckt werden. In diesem Druckprozess werden auch die gestapelten Bögen mit sehr hohen Taktzahlen von mindestens 1000 Bögen pro Stunde vereinzelt. Aus den bedruckten Bögen werden anschließend die einzelnen Rundumetiketten ausgestanzt und ihrerseits ebenfalls gestapelt. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es wünschenswert so viele Druckbilder wie möglich auf einem Bogen unterzubringen, d.h., je größer der Bogen desto geringer die Druckkosten. Dieser Optimierung sind jedoch Grenzen gesetzt. Je größer die Bögen, desto schwieriger ist die Handhabung der Folienbögen bei hohen Taktzahlen, insbesondere lassen sich die Bögen beim Einführen in die Druckmaschine nicht mehr zuverlässig mit diesen Entstapelungsgeschwindigkeiten vereinzeln.
Das Klagepatent benennt als Stand der Technik die Offenbarung EP XXX. Diese beschreibt ein Verfahren zum Wrap Around Etikettieren von Behältern. Nach dieser Lehre werden die Etiketten unmittelbar vor dem Aufbringen onduliert, um die Spannungen auf die Klebenaht zu reduzieren. Die Schrift erwähnt Rundumetiketten aus thermoplastischer Folie.
Die EP 0XXXXXX wiederum beschreibt Folien aus thermoplastischen Polymeren, die als In-Mould Etiketten eingesetzt werden. Die Folien sind aus einer vakuolenhaltigen Basisschicht und einer Zwischenschicht aus Propylenhomopolymer und beidseitigen Deckschichten aufgebaut. Die äußere Deckschicht ist bedruckbar und glänzend und aus Propylenmischpolymerisaten aufgebaut. Die gegenüberliegende Deckschicht ist auf der Basisschicht aufgebracht und enthält zwei miteinander unverträgliche Polymere und ist matt. Es ist beschrieben, dass die matte Innenseite das Verblocken gegen die bedruckbare Seite verringert, wodurch einzelne Etiketten dem Stapel besser entnommen werden können. Diese Folie ist jedoch hinsichtlich ihrer Verarbeitbarkeit als Rundumetikett noch verbesserungsbedürftig. Insbesondere lassen sich die großformatigen Bogen-Zuschnitte aus dieser Folie nicht zuverlässig entstapeln.
Im Stand der Technik sind viele Folien mit matter oder rauer Oberfläche bekannt. Wie vorstehend erwähnt wird häufig der Einsatz von Polymermischungen aus inkompatiblen Polymeren in Deckschichten beschrieben. Diese Technik wird bei transparenten und opaken Verpackungsfolien sowie bei In-Mould Etiketten angewendet. Bei den Verpackungsfolien kommt es in erster Linie auf eine einwandfreie gleichmäßige matte Optik an, wohingegen bei In-Mould Etiketten die Mattschicht Lufteinschlüsse zwischen dem gespritzten Behälter und dem Etikett vermeiden soll. Neben der Mischung aus inkompatiblen Polymere sind weitere Techniken zur Erzeugung rauer Oberflächen bekannt.
Im Stand der Technik wird beispielsweise auch die Aufrauhung der Oberfläche durch mechanische Prägung beschrieben. Diese Strukturierung ist bei In-Mould Etiketten besonders vorteilhaft, um das Entweichen der zwischen Behälter und Etikett eingeschlossenen Luft zu ermöglichen.
Ähnliche Effekte bewirken ß-Nukleierungsmittel, die einer Propylenhomopolymer-Schicht zugesetzt werden, wodurch eine mikroporöse Schicht erzeugt wird. Diese mikroporöse Schicht ermöglicht gleichfalls eine gute Entlüftung zwischen Behälter und In-Mould Etikett.
Es wird beschrieben, Folien mit einem gefüllten Coating zu beschichten, beispielsweise Kaolin, wodurch eine raue Oberfläche erzeugt wird. Alternativ können hohe Konzentrationen an Pigmenten in die coextrudierten Deckschichten eingearbeitet werden, um Oberflächen-Rauheit zu erzeugen.
Das Klagepatent kritisiert an sämtlichen bekannten Etiketten-Folien, dass das Entstapeln der zugeschnittenen und gestapelten Etiketten verbesserungsbedürftig ist, insbesondere bei großen Zuschnitten und hohen Taktzahlen können die bekannten Folien nicht zuverlässig vereinzelt werden.
Das Klagepatent beschreibt es vor diesem Hintergrund als seine Aufgabe, eine Folie zur Verfügung zu stellen, welche hinsichtlich der Handhabung und Entstapelbarkeit verbessert ist. Die Folie muss sich sowohl in Form großer Zuschnitte beim Bedrucken gut vereinzeln als auch im Etikettierprozess mit hohen Taktzahlen gut entstapeln lassen.
Zur Lösung schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung nach Anspruch 1 vor, welcher sich in folgende Merkmale gliedern lässt:
1. Mehrschichtige, opake, biaxial orientierte Polyolefinfolie
a) mit einer Dicke von mindestens 40 μm
b) aus einer vakuolenhaltigen Basisschicht und
c) beidseitig darauf aufgebrachten Zwischenschichten
d) und beidseitigen Deckschichten,
dadurch gekennzeichnet, dass
2. beide Zwischenschichten
a) eine Dicke von mindestens 3 μm aufweisen und
b) mindestens 70 Gew.-% eines Propylenhomopolymeren enthalten und
3. beide Deckschichten
a) weniger als 2 Gew.-% partikelförmige Füllstoffe enthalten und
b) aus einer Mischung aus inkompatiblen Polymeren aufgebaut sind,
c) jeweils eine Oberflächenrauheit Rz von mindestens 2,5 μm (bestimmt bei cut off des RC-Filters gemäß DIN 4768/1 von 0,25 mm) aufweisen und
d) die Mischung Propylenhomopolymer, Propylencopolymer und/oder Propylenterpolymer und ein Polyethylen enthält.
2.
Die angegriffene Ausführungsform ist ein klagepatentgemäßes Erzeugnis.
a)
Beide Parteien stellen zu Recht nicht in Abrede, dass die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale mit Ausnahme der Merkmale 1 und 3.c) wortsinngemäß verwirklicht, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen mehr bedarf.
b)
Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um eine mehrschichtige, opake, biaxial orientierte Polyolefinfolie im Sinne des Merkmals 1. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Anspruch 1 des Klagepatents nicht auf Folien für Rundumetiketten beschränkt.
Anspruch 1 des Klagepatents stellt weder einen ausdrücklichen Verwendungsanspruch dar noch enthält er eine Zweckangabe. Der Anspruchswortlaut ist insoweit offen formuliert. Er enthält lediglich Vorgaben zum Aufbau der Folie, nicht aber dazu, in welcher Form sie zu verwenden ist.
Zwar befasst sich das Klagepatent in seiner einleitenden Beschreibung mit den Nachteilen der im Stand der Technik bekannten Folien in Bezug auf deren Entstapelbarkeit bei hohen Taktzahlen, was primär bei Rundumetiketten problematisch ist. Allerdings ist der Anspruch seinem Wortlaut nach nicht auf derartige Folien beschränkt. Eine einschränkende Lösung würde eine generell unzulässige Auslegung unterhalb des Anspruchswortlauts darstellen (vgl. BGH, 2007, 309 – Schussfadentransport). Dies gilt selbst dann, wenn die Beschreibung und die Ausführungsbeispiele sich ausschließlich auf eine bestimmte Ausführungsform beziehen. (BGH, aaO).
Es ist unerheblich, dass die im Klagepatent offenbarten technischen Vorteile vor allem bei der Herstellung von sogenannten In-Mould-Etiketten virulent werden. Eine Patentverletzung liegt jedenfalls vor, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind und die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Einer Patentverletzung steht nicht entgegen, dass eine Vorrichtung normalerweise anders bedient wird und die Abnehmer deshalb von der patentverletzenden Lehre regelmäßig keinen Gebrauch machen. Die Patentverletzung entfällt in einem solchen Fall selbst dann nicht, wenn der Hersteller ausdrücklich eine andere Verwendung seiner Vorrichtung empfiehlt, so lange die Nutzung der patentgemäßen Lehre möglich bleibt (BGH, GRUR 2006, 399 – Rangierkatze). So liegt der Fall auch hier. Sollten die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 erfüllen, wäre sie leichter entstapelbar als Folien aus dem Stand der Technik. Ob Anwender von dieser leichteren Entstapelbarkeit tatsächlich Gebrauch machen, ist bei der Prüfung der Patentverletzung unerheblich.
c)
Merkmal 3.c), wonach
die beiden Deckschichten jeweils eine Oberflächenrauheit Rz von mindestens 2,5 μm (bestimmt bei cut off des RC-Filters gemäß DIN 4768/1 von 0,25 mm) aufweisen,
ist ebenfalls verwirklicht.
aa)
Eine Zahlenangabe im Patentanspruch ist in üblicher Weise der Auslegung zugänglich (OLG Düsseldorf, Urteil v. 20.12.2012, Az. I-2 U 139/10). Es kommt darauf an, wie diese Angaben bei Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen im Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs aus fachlicher Sicht zu verstehen sind (BGH, GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil). Fehlen aus fachlicher Sicht gegenteilige Anhaltspunkte, wird jedoch regelmäßig angenommen werden können, dass solchen Angaben ein höherer Grad an Eindeutigkeit und Klarheit zukommt, als dies bei verbal umschriebenen Elementen der patentierten Lehre der Fall wäre (BGH, GRUR 2005, 41 – Staubsaugersaugrohr). Eine beschränkende Bestimmung der Maßangaben ist in aller Regel dann anzunehmen, wenn diese im Patentanspruch als Höchst- oder Mindestwerte festgelegt sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.4.2007, Az. I-2 U 4/06).
Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze handelt es sich bei der Oberflächenrauheit Rz von mindestens 2,5 μm um einen Durchschnittswert. Die Deckschichten müssen mindestens den im Anspruch konkret bezeichneten Durchschnittsrauheitswert aufweisen.
Der Wortlaut des Anspruchs schließt entgegen der Auffassung der Beklagten eine solche Betrachtungsweise nicht aus. Die Begriffe „mindestens“ und „durchschnittlich“ haben keine gegensätzliche Bedeutung. Durch die Verwendung des Begriffs „mindestens“ im Anspruchswortlaut wird klargestellt, dass es sich bei dem offenbarten Wert um einen kritischen Wert handelt, der nicht unterschritten werden darf. Der Wortlaut lässt aber offen, ob dieser kritische Wert an keinem einzigen Punkt auf der Deckschicht unterschritten werden darf, oder ob es sich bei dem Rz von 2,5 μm um einen Durchschnittswert handelt, der auf der Deckschicht in ihrer Gesamtheit nicht unterschritten werden darf.
Unter technisch-funktionaler Betrachtungsweise entspricht es dem fachmännischen Verständnis, den Rauheitswert als Durchschnittswert zu betrachten. Die anspruchsgemäße Oberflächenrauheit trägt gemeinsam mit weiteren Faktoren, wie der Dicke der einzelnen Schichten, dazu bei, den patentgemäßen Vorteil, nämlich die verbesserte Entstapelbarkeit zu gewährleisten. Die Betrachtung als Mindestwert führte dazu, dass Deckschichten, die lediglich einen einzigen Messpunkt unterhalb des anspruchsgemäßen Rauheitswerts aufweisen, nicht vom Schutzumfang erfasst sind. Die Unterschreitung des betreffenden Werts an einem einzelnen Punkt oder an wenigen vereinzelten Punkten auf der Deckschicht beeinflusst die Entstapelbarkeit allerdings ersichtlich nicht, so dass die Betrachtung des Rauheitswerts als Mindestwerts zu einer aus technisch-funktionaler Sicht unerwünschten Einengung des Schutzbereichs führt, da insoweit viele Ausführungsformen, die den technischen Vorteil des Klagepatents erreichten, aus dem Schutzbereich fielen.
Für die Betrachtung des Rauheitswerts als Durchschnittswert spricht ebenfalls die in der Klagepatentschrift auf Seite 11 wiedergegebene und in den Abschnitten [0077] näher beschriebene Tabelle mit Beispielsfolien. In dieser Tabelle werden von vier Folien die Dicken der einzelnen Schichten, die Rauheitswerte der Deckschichten sowie die Taktzahl und die Qualität der Entstapelung aufgeführt.
Würde man den dort beschriebenen Rz-Wert als reinen Mindestwert betrachten, so hätte die Tabelle für den Fachmann keinen Aussagewert in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Rauheit und Entstapelbarkeit. Denn handelte es sich bei dem dargestellten Rz um einen Mindestwert, so wäre es angesichts des Fehlens eines Rauheitsmaximalwerts denkbar, dass die Folie nach Vergleichsbeispiel 2 trotz einigen weniger rauen Punkten insgesamt einen weit höheren Rauheitswert als die Folie des Vergleichsbeispiels 3 aufweist. Ein Zusammenhang zwischen der Erhöhung der Rauheit und der Verbesserung der Entstapelbarkeit, so wie ihn die Klagepatentschrift in Abschnitt [0026] als klagepatentgemäße Erfindung beschreibt und wie er nach Abschnitt [0077] in der betreffenden Tabelle erläutert werden soll, könnte der Fachmann der Tabelle insoweit nicht entnehmen. Dieser Zusammenhang erschließt sich dem Fachmann erst bei Betrachtung des Rz als Durchschnittswert. Erst hierdurch wird gewährleistet, dass die in den Vergleichsbeispielen beschriebenen Folien tatsächlich einen unterschiedlichen Rauheitswert auf ihrer Gesamtoberfläche aufweisen.
Entgegen der Ansicht der Beklagten führt die Betrachtung des Rauheitswerts als Durchschnittswert nicht dazu, dass Folien dem Schutzbereich unterfallen, deren Deckschicht auf einem so großen Teilbereich ihrer Fläche so glatt ausgebildet sind, dass sie zwar insgesamt einen klagepatentgemäßen Durchschnittsrauheitswert erreichen, die sichere Entstapelbarkeit der Einzeletiketten aber nicht mehr gewährleistet ist. Denn nach Merkmal 3.b) sind die Deckschichten aus einer Mischung inkompatibler Polymere aufgebaut. Diese mischen sich auf der Deckschichtoberfläche gleichsam wie verschieden große Fettaugen, die auf einer Suppe schwimmen. Eine „Ballung“ einer einzigen Art von Polymeren auf einem Teilbereich der Fläche findet angesichts dessen, dass laut Merkmal 3b) eine „Mischung“ vorgegeben ist, nicht statt.
Der Inhalt der in den Klagepatentanspruch aufgenommenen DIN-Norm führt zu keinem anderen Ergebnis. Zwar wird nach dieser Norm bereits bei der Bestimmung eines Einzel-Rz-Werts ein Durchschnittswert aus 5 Einzelrauheitswerten ermittelt. Ob es sich bei der Oberflächenrauheit Rz der Deckschicht insgesamt nach dem Klagepatentanspruch um einen Mindest- oder Durchschnittswert handelt, ist allerdings unabhängig hiervon aus der Klagepatentschrift heraus zu bestimmen.
bb)
Unter der vorgenannten Auslegung ist das betreffende Merkmal bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. Die als Anlagen HL 23 und HL 24 vorgelegten Messergebnisse belegen, dass die streitgegenständlichen Deckschichten der angegriffenen Ausführungsform durchschnittlich eine Oberflächenrauheit von mindestens 2,5 μm aufweisen, was nach der vorgenannten Auslegung hinreichend ist.
Das Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen ist insoweit unbeachtlich nach § 138 Abs. 3, 4 ZPO, so dass der entsprechende Vortrag der Klägerin als zugestanden gilt.
Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um das Produkt der Beklagten. Es wäre ihnen ohne weiteres möglich gewesen, eigene Messungen durchzuführen und so die Verletzungsargumentation der Klägerin zu entkräften. Die Argumentation dahingehend, dass auf dem Markt auf Grund der Verwendung einer veralteten DIN-Norm im Klagepatentanspruch keine tauglichen Messgeräte zur Verfügung stünden, kann angesichts der Vorlage entsprechender Messungen durch Dritte in den Anlagen HL 23 und HL 24 nicht durchgreifen. Ein bloßes Bemängeln der Messungen der Klägerin ist vor diesem Hintergrund nicht hinreichend (Vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt E, Rn 149).
II.
Die Klägerin ist nicht auf Grund eines Klageverzichts an der Durchsetzung ihrer Ansprüche gehindert.
1.
Der in der Vereinbarung nach Anlage LL 2a zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) vereinbarte Klageverzicht nach Ziffer 3 endete mit Ablauf des Patents EP 0 XXX XXX, also am 3.02.2014. Dies folgt aus Ziffer 10 der betreffenden Vereinbarung.
Entgegen der Auffassung der Beklagten umfasst diese Klausel nicht lediglich die Lizenz aus Ziffer 2 der Vereinbarung, sondern auch den Klageverzicht. Die Vereinbarung zwischen den Parteien beinhaltet Mengenbeschränkungen bei der Produktion der lizenzierten Produkte, Lizenzzahlungen und die Möglichkeit der Beklagten zu 1), nach Ziffer 2.3 der Vereinbarung einen Anschlussvertrag betreffend weiterer Patente innerhalb eines Monats nach Ablauf der betreffenden Vereinbarung abzuschließen. Diese Klausel wäre sinnentleert, würde der Klageverzicht unbeschränkt weiterbestehen. Denn dieser führte zu einer zeitlich unbeschränkten Freilizenz für die Beklagte zu 1). Dies war zwischen den Parteien aber unter Berücksichtigung der gesamten Vereinbarung ersichtlich nicht gewollt. Vielmehr war nach dem objektiven Empfängerhorizont ein entsprechender Klageverzicht für die Laufzeit der Vereinbarung abzuschließen, um der Gefahr zu entgehen, aus möglichen weiteren, der Beklagten zu 1) unbekannten Patenten der Klägerin während der Laufzeit der Lizenz angegriffen zu werden.
2.
Die geltend gemachten Ansprüche der Klägerin für den Zeitraum vor dem 3.02.2014 sind ebenfalls nicht von dem betreffenden Klageverzicht betroffen.
Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich nicht um eine bloße „unwesentliche Variation“ der von der betreffenden Vereinbarung erfassten „Düsseldorfer Folie“.
Die Parteien sind sich dahingehend einig, dass ein Unterschied zwischen der Düsseldorfer Folie und der angegriffenen Ausführungsform dahingehend besteht, dass die vormals glänzende Deckschicht durch eine matte Deckschicht ersetzt worden ist.
Entgegen der Auffassung der Beklagten handelt es sich hierbei nicht bloß um eine unwesentliche optische Variation, die auf Grund geänderter Kundenwünsche in den Markt eingeführt wurde. Die Verwendung von zwei matten Deckschichten mag optische Gründe haben und auf Kundenwünschen basieren. Sie hat allerdings einen technischen Effekt, da eine Veränderung der Deckschichten immer mit der Veränderung der Folieneigenschaften einhergeht. Durch die Erhöhung der Oberflächenrauheit wird die Entstapelbarkeit der Folie objektiv verbessert. Mithin ist die Variation nicht unwesentlich.
III.
Die Beklagten verletzen das Klagepatent durch Anbieten und Liefern (hier nur die Beklagte zu 1)) der angegriffenen Ausführungsform im Inland.
1.
Die Beklagte zu 1) hat angegriffene Ausführungsformen angeboten und in die Bundesrepublik Deutschland geliefert. Lieferhandlungen durch die Beklagte zu 2) lassen sich hingegen nicht feststellen. Es fehlt insoweit bereits hinreichend schlüssiger Vortrag der Klägerin.
2.
In Bezug auf die Beklagte zu 2) lassen sich ebenfalls Angebotshandlungen feststellen.
Das Anbieten ist eine eigenständige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl. BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; GRUR 2007, 221, 222 – Simvastin; OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 419 – Cholesterinspiegelsenker). Der Begriff des Anbietens ist rein wirtschaftlich zu verstehen. Er umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014 – I-15 U 19/14 = BeckRS 2014, 16067). Maßgeblich ist, ob mit der fraglichen Handlung tatsächlich eine Nachfrage nach dem schutzrechtsverletzenden Gegenstand geweckt wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014 – 15 U 19/14 = GRUR-RS 2014, 16067). Voraussetzung für ein Anbieten ist grundsätzlich nicht das tatsächliche Bestehen einer Lieferbereitschaft (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für elektrische Geräte) oder ob das Angebot Erfolg hat, es also nachfolgend zu einem Inverkehrbringen kommt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.10.2016 – I-2 U 19/16 – Rn. 97 bei Juris m.w.N.).
Ein Mittel für das Anbieten ist auch die bloße Bewerbung eines Produkts im Internet, da dies bereits dazu bestimmt und geeignet ist, Interesse an dem beworbenen Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocycler).
Ein Internetangebot stellt dabei nicht schon deshalb ein inländisches Angebot dar, weil die betreffende Internetseite im Inland aufgerufen werden kann. Notwendig ist vielmehr ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 11. Aufl. 2019, Kap. A. Rn. 296). Auf die tatsächliche Lieferbereitschaft ins Inland kommt es auch bei Internetangeboten nicht an; maßgeblich ist vielmehr, wie das Angebot aus Sicht der interessierten Verkehrskreise im Inland zu verstehen ist (OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.01.2009 – Az. 6 U 54/06 – Rn. 99 bei Juris – SMD-Widerstand).
Die Beklagte zu 2) hat bei Anwendung dieser Maßstäbe die angegriffene Ausführungsform im Inland angeboten.
Die angegriffene Ausführungsform ist auf der Internetseite www.(…).com in abrufbaren Broschüren (Anlagen HL 7 und HL 8) konkret aufgeführt und beschrieben. Ferner kann ein Datenblatt der angegriffenen Ausführungsform heruntergeladen werden (Anlage HL 6). Diese individualisierten Informationen sind dazu bestimmt und geeignet, das Interesse potentieller Kunden zu wecken und mithin ein Angebot im patentrechtlichen Sinne.
Diese Angebotshandlung ist der Beklagten zu 2) zuzurechnen. Sie ist ausweislich des im Schriftsatz der Klägerin vom 14.11.2018 (Bl. 141 GA) eingeblendeten Screenshots unter der Rubrik „(…)“ konkret mit ihrer Postanschrift und weiteren Kontaktdaten als Ansprechpartnerin aufgeführt und zeichnet sich nach dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont mitverantwortlich für die über die betreffende Homepage veröffentlichten Inhalte und insbesondere für den Vertrieb nach Deutschland. Hierfür spricht ebenfalls die Abrufbarkeit der „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“. Diese stehen zwar auf der Internetseite nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Präsentation der konkreten Produkte. Es wird allerdings der Eindruck verstärkt, bei der Beklagten zu 2) handele es sich um das deutsche Vertriebsbüro der Beklagten zu 1).
IV.
Aufgrund der festgestellten Patentverletzung ergeben sich die zuerkannten Rechtsfolgen:
1.
Der Unterlassungsanspruch beruht auf Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes im Inland ohne Berechtigung erfolgt. Die Verwirklichung einer Benutzungshandlung verursacht grundsätzlich Wiederholungsgefahr für alle in § 9 PatG, hier § 9 S. 2 Nr. 3, geschützten Handlungen (Voß/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 139 Rn. 50).
2.
Die Klägerin hat gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG folgt. Als Fachunternehmen hätten die Beklagten die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Der Entschädigungsanspruch folgt aus § 33 PatG.
Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin aber noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
Allerdings beschränken sich die Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche der Klägerin gegen die Beklagte zu 2) auf solche Schäden, welche durch die Benutzungshandlungen des Anbietens entstanden sind. Zwar genügt es für die Feststellung der Schadensersatzpflicht aus § 139 Abs. 2 PatG und die Verurteilung zur Rechnungslegung in der Regel bereits, wenn nachgewiesen wird, dass der Beklagte während der Schutzdauer des Klagepatents überhaupt irgendwelche schuldhaft rechtswidrigen Verletzungshandlungen begangen hat (vgl. BGH, GRUR 1956, 265 , 269 – Rheinmetall-Borsig I; GRUR 1960, 423, 424 – Kreuzbodenventilsäcke). Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Parteien sowohl darüber streiten, ob die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, und zwischen den Parteien darüber hinaus streitig ist, ob der Beklagte eine ihm auch zur Last gelegte Benutzungsform vorgenommen hat, was dieser plausibel in Abrede stellt. In einem solchen Fall kommt eine Feststellung der Schadensersatzpflicht und eine Verurteilung des Beklagten zur Rechnungslegung grundsätzlich nur für diejenigen Benutzungsarten des § 9 PatG in Betracht, für die eine Verletzungshandlung vom Kläger nachgewiesen wird (OLG Düsseldorf, 6.04.2017, Az. I-2 U 51/16, Rz. 185 – zitiert nach juris). So liegt der Fall hier. Wie oben dargelegt, hat die Klägerin insoweit lediglich eine Angebotshandlung nachgewiesen.
3.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagten ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung im zuerkannten Umfang zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Rechnungslegungspflicht folgt aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Der Rechnungslegungsanspruch war allerdings hier – parallel zum Schadenersatzanspruch – im tenorierten Umfang einzuschränken.
4.
Der Rückrufanspruch folgt aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140 a Abs. 3 PatG und besteht nur gegenüber der Beklagten zu 1), da nur insoweit Lieferhandlungen in die Bundesrepublik Deutschland feststellbar sind.
V.
Das Verfahren wird nicht nach § 148 ZPO in Bezug auf das Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt.
1.
Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt ohne Weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. I-2 U 64/14, S. 29 f.).
2.
Hier hat die Technische Beschwerdekammer des EPA das Klagepatent in zweiter Instanz aufrechterhalten. Die Beklagten haben zwar unter dem 13.09.2019 eine Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht erhoben, so dass formal ein grundsätzlich vorgreifliches Verfahren anhängig ist.
Allerdings ist eine Aussetzung nicht veranlasst, soweit die Argumentation der aufrechterhaltenden Rechtsbestandsentscheidung mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar erscheint, außer, es liegen besondere Umstände vor (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 11. Auflage 201+9, Abschnitt E, Rn 720). Die Beklagten haben weder Gründe dargelegt, die die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer unvertretbar erscheinen lassen, noch besondere Umstände vorgetragen.
a)
Die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer erscheint der Kammer nicht unvertretbar.
Die Ausführungen der Beklagten zur angeblichen fehlenden Ausführbarkeit der Erfindung sind nicht nachvollziehbar. Die Technische Beschwerdekammer hat sich in ihrer Entscheidung (Anlage HL 40, S. 21 ff.) ausführlich mit der Ausführbarkeit der Erfindung auseinandergesetzt. Entgegen der Auffassung der Beklagten bedeutet das Fehlen einer konkreten Angabe zur Dicke der Deckschicht im Klagepatentanspruch gerade nicht, dass damit Deckschichten in jeder beliebigen Dicke anspruchsgemäß sind. Vielmehr wird lediglich in das Belieben des Fachmanns gestellt, eine Dicke zu wählen, durch die sichergestellt ist, dass nach dem Herstellungsprozess eine Folie vorhanden ist, welche sämtliche weiteren Anspruchsmerkmale verwirklicht. Wie die Technische Beschwerdekammer richtig ausführt, werden dem Fachmann in der Klagepatentschrift durch die Ausführungsbeispiele hinreichende Hinweise daraufhin zur Verfügung gestellt, in welcher Dicke die Deckschicht auszugestalten ist.
Gleiches gilt für den Einwand der Beklagten, die Technische Beschwerdekammer habe in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit ausgehend von Vergleichsbeispiel 3 die erfinderische Aufgabe falsch formuliert. Die Technische Beschwerdekammer geht entgegen der Auffassung der Beklagten nicht davon aus, dass eine matte Deckschicht die optischen Eigenschaften einer Folie nicht beeinflusst. In dem von den Beklagten in Bezug genommenen Absatz der Entscheidung (Anlage HL 40, S. 37, Ziffer 8.5) führt die Technische Beschwerdekammer lediglich in einer von mehreren Argumentationslinien aus, dass die optischen Eigenschaften von der vakuolenhaltigen Basisschicht beeinflusst werden. Hieraus lässt sich nicht schließen, dass die Technische Beschwerdekammer der Deckschicht keine optischen Eigenschaften beimisst.
b)
Besondere Umstände, die eine Aussetzung rechtfertigen, sind ebenfalls nicht ersichtlich.
Die Beklagten tragen vor, dass das Bundespatentgericht die Neuheit der Druckschriften D11 und D12 auf Grund seiner insoweit vom EPA abweichenden Entscheidungspraxis zu numerischen Bereichen abweichend bewerten wird. Selbst wenn man in einer divergierenden Entscheidungspraxis der deutschen Gerichte im Vergleich zum EPA einen besonderen Umstand sehen würde, der eine Aussetzung rechtfertigt, so liegt hier kein einschlägiger Fall vor. Denn entgegen der Auffassung der Beklagten hat die Technische Beschwerdekammer ihre Entscheidung gerade nicht bloß auf eine zu treffende Auswahlentscheidung innerhalb eines numerischen Bereichs gestützt. Hinsichtlich der D11 sei nach Auffassung der Technischen Beschwerdekammer (Anlage HL 40, S. 24) unter anderem zwischen vier- und fünfschichtigen Folien mit einer bestimmten Anordnung der Schichten und der Art der Basisschicht (vakuolenhaltig oder weiß und pigmenthaltig) auszuwählen, um zum Gegenstand des Klagepatents zu gelangen. Hinsichtlich der D12 sei vom Fachmann unter anderem eine porige Struktur der Basisschicht zu wählen, die die D12 zwar bevorzugt, aber nicht zwingend offenbare (Anlage HL 40, S. 25). Die von den Beklagten eingewandte Rechtsprechungsdivergenz ist mithin nicht einschlägig.
c)
Angesichts der Vertretbarkeit der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer und des Fehlens besonderer Umstände ist eine Aussetzung nicht geboten, zumal die Beklagten ausweislich ihres Schriftsatzes vom 18.09.2019 lediglich Entgegenhaltungen in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt haben, die bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung und der Technischen Beschwerdekammer berücksichtigt worden waren.
VI.
Die Entscheidung über die Kosten folgt aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 ZPO.
Streitwert: 300.000,00 EUR

Düsseldorfer Entscheidungen

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4a O 117/17 – Mehrschichtige Polyolefinfolie II

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