Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2886

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 16. April 2019, Az. 4b O 47/18

1. I.
   Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 4.665,74 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 13. Juni 2018 zu zahlen.
2. II.
   Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. III.
   Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen.
4. IV.
   Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
5. Tatbestand
6. Die Parteien sind beide im Bereich des Pferdezubehörs tätig und streiten über außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten aufgrund einer unberechtigten Abmahnung.
7. Die Klägerin ist Herstellerin von Pferdesportzubehör. Sie hat unter anderem ein Genickstück für Pferde im Sortiment, dessen Polster aufgrund der unterbrochenen Riemenlage für eine Druckentlastung im sensiblen Genickbereich des Pferdes sorgt. Die Klägerin vertreibt dieses Genickstück unter dem Produktnamen „A“ sowohl als Einzelprodukt (Anlage rop 9) als auch als serienmäßigen Bestandteil des komplexeren Produkts „B“ (Anlage rop 10) und als optionalen Zusatzbaustein ihres Produktes „C“ (Anlage rop 11) an. In Bezug auf die technische Umsetzung, die dem Genickstück (nachfolgend: A) zugrunde liegt, hat die Klägerin ein Gebrauchsmuster (DE 20 2018 000 XXX, Anlage rop 1) angemeldet.
8. Der Beklagte betreibt einen Online-Shop für Reitsportzubehör, in dem er ebenfalls unter anderem Genickstücke für Pferde anbietet. Er ist eingetragener Inhaber des deutschen Gebrauchsmusters DE 20 2012 007 XXX U1 (Anlage rop 2; nachfolgend Klagegebrauchsmuster), das ein anatomisch gepolstertes Genickstück für Trensen und Kandaren schützt.
9. Der Beklagte mahnte die Klägerin mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 14. Mai 2018 (Anlage rop 3) wegen Verletzung des Klagegebrauchsmuster ab und verlangte daneben die Löschung des klägerischen Gebrauchsmusters. Mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 18. Mai 2018 (Anlage rop 4) wies die Klägerin die Abmahnung als unberechtigt zurück. In dem Schreiben forderte sie den Beklagten auf, zu erklären, dass die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Kostenerstattung nicht bestehen und setzte hierfür eine Frist bis zum 25. Mai 2018. Weiter forderte sie den Beklagten auf, den Verzicht auf das Klagegebrauchsmuster zu erklären. Ferner verlangte sie ihre außergerichtlichen Kosten inklusive der Kosten des eingeschalteten Patentanwaltes in Höhe von € 10.771,88 basierend auf einem Streitwert von € 250.000,00 und einer Geschäftsgebühr von 2,0 zzgl. Auslagenpauschale und Umsatzsteuer.
10. Nachdem Einigungsversuche der Parteien scheiterten erhob die Klägerin negative Feststellungsklage hinsichtlich der behaupteten Verletzung des Klagegebrauchsmusters und Klage auf Zahlung von € 10.771,88. Mit der Klageerwiderung erkannte der Beklagte die Klage teilweise an. Er zahlte darüber hinaus € 2.400,00 auf die klägerische Forderung, wobei die Zahlung auf die Rechtsanwaltskosten aus einem Streitwert in Höhe von € 100.000,00 bei einer Geschäftsgebühr von 1,6 gerichtet war.
11. Daraufhin erließ die Kammer das Teil-Anerkenntnisurteil vom 12. Juli 2018 mit folgendem Tenor:
12. I. Es wird festgestellt, dass dem Beklagten gegen die Klägerin aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 20 2012 007 XXX U1 keine Ansprüche zustehen, wenn sie
13. 1. Genickstücke vertreibt, die – unabhängig von der Farbe – wie nachfolgend abgebildet ausgestaltet sind:
14. 2. ein eigenes Gebrauchsmuster auf Genickstücke wie die unter Ziff. 1 dargestellten anmeldet.
15. II. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.400,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 13.06.2018 zu zahlen.
16. Die Klägerin trägt vor, dass anhand ihrer Zahlen bei konservativer Schätzung ohne weitere Umsatzsteigerung bedrohte Gewinne in Höhe von € 277.972,08 mit dem Produkt A und den weiteren Produkten, deren Bestandteile das A seien, bis 2022 zu erwarten seien. Die Klägerin sei im Jahr 2018 auf zahlreichen einschlägigen Messen vertreten gewesen und plane auch Messeauftritte im Jahr 2019. Der Preis für das A sei ab Oktober 2018 von € 49,00 auf € 69,00 gestiegen. Die Absatzzahlen seien Anfang 2019 weiter gestiegen, eine Sättigung des Marktes liege nicht vor. Eine Lizenzbetrachtung sei nicht anzustellen. Die Gegenabmahnung und die Klage seien aus dem wirtschaftlichen Interesse der Klägerin motiviert, den Unterlassungsanspruch dauerhaft abzuwehren und ungestört ihr Produkt verkaufen zu können.
17. Der Beklagte habe auch die Löschung ihres eigenen Gebrauchsmusters verlangt, so dass ihr Interesse daran ebenfalls den Gegenstand erhöhe, aber angesichts der bedrohten Gewinne nicht mehr zu berücksichtigen sei.Eine 2,0 Geschäftsgebühr sei angemessen, weil Streitigkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes regelmäßig eine gewisse Schwierigkeit aufwiesen und hier die Tätigkeit unter höchstem Zeitdruck innerhalb einer Frist von 4 Tagen habe stattfinden müssen. Der Patentanwalt Dr. Haverkamp habe insgesamt zehn potentielle Entgegenhaltungen ausgewertet und die Auswertung dem klägerischen Prozessbevollmächtigten zur Verfügung gestellt. Er sei auch bei dem Entwurf des Antwortschreibens eingebunden gewesen. Nach neuer Rechtsprechung des BFH könne die Umsatzsteuer verlangt werden.
18. Die Klägerin trägt weiter vor, dass der Beklagte Veranlassung zur Klage gegeben habe. Trotz der aggressiven Abmahnung des Beklagten habe sie ihm goldene Brücken gebaut, um die geltend gemachten Ansprüche fallen zu lassen und so die Klage zu verhindern. Die ausgetauschten Vergleichsangebote seien wechselseitig abgelehnt worden und der Beklagte habe bis zuletzt Einwände gegen die Höhe der der Klägerin zu erstattenden Kosten gehabt. Die Klägerin habe bis zum 5. Juni 2018 abgewartet, ob die immer wieder angekündigten Erklärungen des Beklagten erfolgten, und dann am 6. Juni 2018 Klage erhoben.
19. Die Klägerin beantragt sinngemäß nunmehr noch,
20. den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin € 8.371,88 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
21. Der Beklagte beantragt,
22. die Klage abzuweisen.
23. Der Beklagte trägt vor, dass die Berechnung der Rechtsanwaltskosten aus einem Streitwert von € 100.000,00 bei einer Geschäftsgebühr von 1,6 jedenfalls das tatsächliche Interesse mehr als ausreichend abdecke. Gründe für die Erhöhung der Gebühr auf 2,0 seien nicht ersichtlich und die Hinzuziehung eines Patentanwaltes nicht notwendig gewesen. Der Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass der Patentanwalt beauftragt worden sei und Leistungen erbracht habe. Weiter könne die Klägerin nicht die angefallene Umsatzsteuer auf die Kosten ihrer beauftragten Prozessbevollmächtigten geltend machen.
24. Das Produktportfolio der Klägerin sei deutlich größer als nur der Verkauf des A. Die Umsatzzahlen der Klägerin bestreitet der Beklagte mit Nichtwissen. Es fehle an der Darlegung von Produktionskosten, Transportkosten, Kosten für Werbung, etc. Im Übrigen sei die Gewinnberechnung falsch, weil sie auch die jeweiligen Gesamtprodukte einbeziehe. Der Anstieg der Verkaufszahlen vor der angekündigten Preiserhöhung und deren Rückgang danach zeige, dass der Markt gesättigt sei. So würden auch genickschonende Trensen von anderen Herstellern aus dem In- und Ausland angeboten. Eine Lizenzgebühr für das Klagegebrauchsmuster läge im unteren einstelligen Prozentbereich.
25. Der Beklagte trägt weiter vor, dass aufgrund der zwischen den am 18. Mai 2018 und dem 4. Juni 2018 ausgetauschten Schreiben und dem geführten Telefonat zwischen den Parteien klar gewesen sei, dass die zunächst seitens des Beklagten geltend gemachten Ansprüche nicht mehr aufrechterhalten blieben. Der Beklagtenvertreter habe aus dem Verhalten des Klägervertreters nicht schließen können, dass weitere Vergleichsverhandlungen gescheitert seien. Sofern die Klägerin zum Ausdruck gebracht hätte, dass die Kostenfrage weiterhin in Streit bliebe und auch keine weitere Verhandlungsbereitschaft bestünde, hätte sie die angeforderte Unterlassungserklärung vom Beklagten erhalten.
26. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie auf die zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen.
27. Entscheidungsgründe
28. Die Klage ist zulässig, aber nur teilweise begründet.
29. I.
    Der Klägerin hat noch einen Anspruch auf Zahlung in Höhe von € 4.665,74 gegen den Beklagten gemäß § 823 Abs. 1 BGB. Den ursprünglich bestehenden Anspruch in Höhe von € 7.065,74 hat der Beklagte bereits in Höhe von € 2.400,00 erfüllt.
30. 1.
    Dem Grunde nach greift der Beklagte den Anspruch lediglich im Hinblick auf die Geltendmachung der Patentanwaltskosten und der Umsatzsteuer an. Im Übrigen ist zwischen den Parteien unstreitig, dass es sich bei der Abmahnung des Beklagten um eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung handelte, die schuldhaft war.
31. a)
    Die Klägerin kann die Kosten ihres Patentanwaltes erstattet verlangen.
32. Sofern der Beklagte die Bevollmächtigung und das Tätigwerden des Patentanwaltes D erstmals im Prozess mit Nichtwissen bestreitet, verfängt dies nicht. Er setzt sich damit in Widerspruch zu seinem Verhalten in der vorgerichtlichen Korrespondenz, wo er lediglich die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwaltes infrage gestellt hat. Die Klägerin hat in ihrer Gegenabmahnung vom 18. Mai 2018 die Mitwirkung des Patentanwaltes angezeigt und seine Bevollmächtigung anwaltlich versichert. Beides hat der Beklagte nicht in Zweifel gezogen.
    Die Kosten für die Tätigkeit des Patentanwaltes sind auch erstattungsfähig, weil sie notwendig waren. Der Patentanwalt hat im Rahmen seiner Mitwirkung eine Recherche im Stand der Technik durchgeführt und zehn Entgegenhaltungen ausgewertet. Er hat den Entwurf der Gegenabmahnung im Hinblick auf die in Bezug zu nehmenden Offenbarungsstellen der dort genannten US-Schrift überarbeitet. Hierbei handelt es sich um eine typische Tätigkeit betreffend die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Schutzrechtes, die üblicherweise von Patentanwälten vorgenommen wird und die von einem Rechtsanwalt typischerweise nicht mit der gleichen Erfahrung und Detailtiefe erfolgt.
33. b)
    Ferner kann die Klägerin nach der neuen Rechtsprechung des BFH (GRUR 2017, 826) die Umsatzsteuer ersetzt verlangen, weil eine Abmahnkostenerstattung keinen umsatzfreien Schadensersatz darstellt, sondern eine gegenüber dem Abgemahnten erbrachte umsatzsteuerbare Leistung. Diese Grundsätze gelten auch für die hier streitgegenständliche Gegenabmahnung.
34. 2.
    Teilweisen Erfolg hat der Beklagte jedoch mit seinen Einwendungen zur Höhe der außergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten. Nach Ausübung ihres tatrichterlichen Ermessens ist die Kammer der Auffassung, dass das klägerische Interesse, welches den Gegenstandswert bestimmt, nicht höher als mit € 160.000,00 zu beziffern und die Ansetzung lediglich einer 1,6-fachen Gebühr angemessen ist.
35. a)
    Der Streitwert der negativen Feststellungsklage, die auf die Feststellung der Nichtverletzung eines Patents durch eine bestimmte Ausführungsform gerichtet ist, entspricht dem Streitwert einer positiven Leistungsklage auf Unterlassung umgekehrten Rubrums (vgl. Kühnen, HdB, 11. Aufl., Kap. J Rn. 161). Gleiches gilt auch für Gebrauchsmuster. Die bei Bewertung des Interesses des Schutzrechtsverletzers zu berücksichtigenden Nachteile entsprechen regelmäßig dem korrespondierenden Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Geltendmachung seiner Ansprüche. Denn die wirtschaftliche Bedeutung der gegenüber dem Schuldner erhobenen Ansprüche spiegelt den wirtschaftlichen Wert derjenigen des Gläubigers wider (vgl. BGH, GRUR 2014, 206 – Einkaufskühltasche). Der Wert des dazu in erster Linie gehörenden Unterlassungsanspruchs kann regelmäßig nur pauschalierend auf der Grundlage der im Einzelfall bekannten Indiztatsachen prognostiziert werden. Die Prognose gilt zum einen dem Wert des Schutzrechts unter Berücksichtigung der Bedeutung seines Gegenstands und der noch verbleibenden Laufzeit, zum anderen der Einschätzung, inwieweit die Realisierung dieses Werts durch den Verletzer in Zukunft gefährdet werden könnte. Dafür bietet der Umfang der bereits begangenen Verletzungen regelmäßig den greifbarsten Anhaltspunkt. Daneben können allgemein Art und Umfang der bisherigen wirtschaftlichen Tätigkeit, vorhandene betriebliche Einrichtungen und Handelsbeziehungen, personelle Ausstattung sowie Finanzkraft sowohl des Schutzrechtsinhabers als auch des Verletzers Anhaltspunkte dafür bieten, welche Benutzungshandlungen künftig zu erwarten sind. Auch subjektive Umstände auf Seiten des Verletzers, wie etwa der Verschuldensgrad, können schließlich Rückschlüsse auf die vom Verletzer ausgehende Gefährdung der Rechte des Schutzrechtsinhabers zulassen (vgl. BGH, GRUR 2014, 206 – Einkaufskühltasche).
36. Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend ein Gegenstandswert von € 160.000,00 zugrunde zu legen.
37. Das Bestreiten mit Nichtwissen im Hinblick auf die Ausführungen der Klägerin und den Inhalt der eidesstattlichen Versicherung verfängt nicht, da dieser Vortrag jedenfalls genügend Anhaltspunkte für die Ermittlung des Streitwertes liefert, ohne dass die genannten Zahlen vollständig übernommen werden müssten. So ist die Kammer zusammen mit dem Beklagten der Auffassung, dass der mit der B und dem C erzielte Umsatz nicht unverändert zugrunde gelegt werden kann. Denn dort bildet das A lediglich einen Bestandteil der sonstigen Trense. Es ist aber davon auszugehen, dass die Trense und das Zaumzeug nicht nur wegen des A erworben werden. So bieten diese beiden Produkte verschiedene Vorzüge, die auch werblich herausgestellt werden: Bei der Vario kann das Pferd mit oder ohne Gebiss geritten werden, die klassische Trense entspricht Turnieranforderungen und mit dem Typ Emilia kann mit altenglischer Verschnallung geritten werden. Der C kann nach beliebigen Kundenwünschen erstellt und sogar personalisiert werden. Insofern beruht der Umsatz jedenfalls nicht nur auf dem Einsatz des A sondern auch auf anderen Spezifika der Produkte. Ferner kann auch die Gewinnmarge – deren Berechnung die Klägerin näher erläutert hat, nämlich abzüglich Materialkosten, spezifische Personalkosten für Zuschnitt, Nähen, Kontrolle und Verpackung und die der Beklagte in der Sache nicht in Abrede stellt – nicht ohne Weiteres für die Produkte B und C übernommen werden. Die gesteigerten Verkaufszahlen Ende 2018 und Anfang 2019 können ebenfalls nicht ohne Weiteres als Grundlage des potentiellen Umsatzes bzw. Gewinnes für die kommenden drei Jahre dienen. Insofern hat eine Umsatzsteigerung am Jahresende regelmäßig auch seine Ursachen im Weihnachtsgeschäft. Dass die Umsatzsteigerung Anfang 2019 sich die nächsten drei Jahre etabliert, ist angesichts der – im Vergleich zu dem Jahr 2018 – verringerten Messeauftritte im Jahr 2019 jedenfalls nicht überwiegend wahrscheinlich. Hinzu tritt der Umstand, dass die Parteien nicht die einzigen Wettbewerber am Markt für genickschonende Trensen sind.
38. Die Kammer sieht daher folgende Überlegungen für die Berechnung des Gegenstandswert als relevant an: Die Verkaufszahlen der drei Produkte sind über den gesamten Verkaufszeitraum 2018 zu mitteln, um eine realistische Einschätzung des zu erwartenden Umsatzes zu erhalten. Das bedeutet bei 597 A in 12 Monaten, 176 B in 6 Monaten und 293 E in 11 Monaten im Durchschnitt 107 verkaufte A monatlich. Legt man hierfür einen Preis von 69,00 € zugrunde und rechnet auf 50 Monate, wobei ein Mittelwert der Gewinnmargen von 58 % gebildet wird, ergibt sich ein zu erwartender Umsatz von ca. € 214.000,00 für die Restlaufzeit des Gebrauchsmusters. Hiervon ist angesichts des Umstandes, dass die Klägerin das A durch eine Abwandlung gebrauchsmusterfrei hätte verwenden können bzw. es durch ein gänzlich anderes Genickstück hätte ersetzen können, nochmals ein Abschlag vorzunehmen. Denn es muss Berücksichtigung finden, dass die Klägerin nicht mit einem Gewinneinbruch auf Null zu rechnen hatte. Dies erklärt sich bereits dadurch, dass die Klägerin selbst auch andere Genickstücke verkauft, wie man an ihrem Produkt C sieht, bei dem das A rein optional ist. Die Kammer hält hier einen Abzug von etwas weniger als ¼ für sachgerecht. Insofern beläuft sich der Gegenstandswert auf € 160.000,00.
39. Angesichts der seitens der Klägerin vorgetragenen Zahlen kommt es auf eine Lizenzbetrachtung nicht mehr entscheidend an, da nunmehr das wirtschaftliche Interesse der Klägerin, den Unterlassungsanspruch dauerhaft abzuwehren, konkret bemessen werden kann.
40. b)
    Eine Erhöhung der Geschäftsgebühr über den 1,3-fachen Regelsatz kommt vorliegend nur auf das 1,6-fache in Betracht.
41. So sind Gebrauchsmusterschutzsachen nicht allein wegen ihres Gegenstandes pauschal als überdurchschnittlich umfangreich oder schwierig zu bewerten (vgl. BGH, GRUR 2014, 206 – Einkaufskühltasche). Hier ist eine Erhöhung auf das 1,6-fache gerechtfertigt, weil die Klägerin sowohl die Schutzfähigkeit als auch die Verletzungsfrage klären musste. Eine Erhöhung auf 2,0 ist jedoch nicht angezeigt. Das zu prüfende Gebrauchsmuster hält sich von seinem Umfang her (ein Absatz Beschreibung, ein Anspruch) äußerst in Grenzen. Darüber hinaus ist die von der Rechtsprechung anerkannte Toleranzschwelle von 20% überschritten. Der Umstand, dass die Klägervertreter innerhalb kurzer Frist und unter hohem Zeitdruck reagieren mussten, schlägt sich ebenfalls nicht gebührenerhöhend nieder.
42. c)
    Nach den obigen Ausführungen stehen der Klägerin folgende Kosten aus einem Gegenstandswert von € 160.000,00 zu:
43. 1,6 Geschäftsgebühr in Höhe von € 2.948,80
    Auslagenpauschale in Höhe von € 20,00
    Umsatzsteuer in Höhe von € 564,07
    € 3.532,87
44. Der gleiche Betrag ist für die Mitwirkung des Patentanwalts D in Ansatz zu bringen. Insofern hat sie einen Anspruch auf Zahlung in Höhe von € 7.065,74 abzüglich der bereits von dem Beklagten gezahlten € 2.400,00.
45. d)
    Auf den Wert des Gebrauchsmusters der Klägerin kommt es nicht an, da insoweit keine Kostenerstattung stattfindet. Diesbezüglich war die Gegenabmahnung nicht erforderlich (vgl. BGH, GRUR 2004, 790 – Gegenabmahnung).
46. II.
47. Die Kostenentscheidung basiert auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
48. Ein Kostenerstattung nach § 93 ZPO kommt im Hinblick auf das Teilanerkenntnis nicht in Betracht, weil der Beklagte Anlass zur Klageerhebung gegeben hat.
49. Zwar haben sich die Parteien zeitweise in Vergleichsverhandlungen befunden, jedoch muss dem Beklagten spätestens nach dem Schreiben am 4. Juni 2018 (vgl. Anlagenkonvolut rop 5) klar gewesen sein, dass der gesamte Vergleich – inklusive der geforderten Unterlassungserklärung – wegen der mangelnden Einigung über die Kostenerstattung nicht zustande kommt. Insoweit lehnte die Klägerin eine Zustimmung ab und bemängelte, dass die konkrete Berechnung unklar und die Kosten des Patentanwaltes weiterhin nicht berücksichtigt worden seien. Sie machte in diesem Zusammenhang unter Verweis auf die Rechtsprechung deutlich, dass sie den von ihr zugrunde gelegten Streitwert ebenso wie die Erstattung der Patentanwaltskosten für angemessen hielt. Auch wenn der Beklagte mit seinem Schreiben vom gleichen Tage (vgl. Anlagenkonvolut rop 5) die Berechnung und insbesondere seine Ansicht hinsichtlich der Erstattung der Patentanwaltskosten weiter begründete und die Klägerin aufforderte, das Vergleichsangebot nochmals unter diesen Gesichtspunkten zu prüfen, ist nicht ersichtlich, warum er spätestens zu diesem Zeitpunkt nicht die geforderte Unterlassungserklärung abgab. Insofern hätte er hier zwanglos die Voraussetzungen für die negative Feststellungsklage aus der Welt räumen können. Durch die Aufnahme der Unterlassungserklärung in den Gesamtvergleich und der Weigerung hinsichtlich der Kostenfrage konnte die Klägerin das Verhalten des Beklagten mit Recht so verstehen, dass der Beklagte die Abgabe seiner Unterlassungserklärung von der Frage der Kostenerstattung abhängig machte. Dieses Verständnis durfte sie jedenfalls nach dem Schreiben am 4. Juni 2018 an den Tag legen, in dem der Beklagte etwaige Erklärungen („Ich werde mich dann für meinen Mandanten umgehend bei ihnen melden.“, vgl. Anlagenkonvolut rop 5, letzte Seite) weiterhin erst im Falle einer nochmaligen Ablehnung des Vergleichs abgeben wollte.
50. III.
    Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich nach § 709 ZPO.
51. IV.
    Der Streitwert wird festgesetzt auf
52. bis zum 12. Juli 2018: € 170.771,88
    ab dem 13. Juli 2018: € 8.371,88.