Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2860

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 19. Februar 2019, Az. 4a O 48/18

1. I. Die Beklagte wird verurteilt,
2. 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,Laufwägen für einen Flügel zum Längs-Bewegen des Flügels in einer parallel-abgestellten Lage,
3. in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
4. wobei für eine kompakte Bauform, trotz Laufrollen mit großem Durchmesser,
5. ein Gehäusebereich mit zumindest zwei der Laufrollen und einer Lagerstelle zum Schwenklagern eines Ausstellarms vorgesehen ist;
6.  der Ausstellarm für das parallele Abstellen des Flügels eine ferne Lagerstelle für den Flügel und eine dem Gehäusebereich nähere Lagerstelle für ein Ende eines Steuerarms aufweist;
7.  ein Steuerabschnitt sich in einer Längsrichtung des Gehäusebereichs fortsetzt und eine Führung für den anderen Endbereich des Steuerarms aufweist;
8. wobei der Ausstellarm in einer eingeschwenkten Stellung den Steuerarm – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – vollständig abdeckt und der Steuerarm sich dabei in einer Schwenkebene befindet, die parallel versetzt unterhalb einer Oberseite und parallel versetzt oberhalb einer Unterseite des Ausstellarms gelegen ist;
9. 2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 01.04.2017 begangen hat, und zwar unter Angabe
10. a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
11. b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
12. c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
13. wobei
14. – zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
15. 3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 01.04.2017 begangen hat, und zwar unter Angabe:
16. a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
17. b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
18. c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
19. d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
20. wobei
21. – der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
22. 4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter 1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben oder – nach ihrer Wahl – selbst zu vernichten;
23. 5. die unter 1. bezeichneten, seit dem 01.04.2017 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des … vom …) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
24. II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 01.04.2017 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
25. III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
26. IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 500.000,00. Daneben sind die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf (Ziffern I.1., I.4. und I.5. des Tenors) gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 350.000,00. Die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung (Ziffern I.2. und I.3. des Tenors) sind gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 100.000,00. Ferner ist das Urteil im Kostenpunkt gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
27. Tatbestand
28. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils DE 50 2010 XXX XXX.8 des Europäischen Patents 2 384 XXX B1 (Anlage K1; nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.
29. Das Klagepatent wurde am 11.01.2010 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der DE 102009XXXXXX und der EP 0915XXX, jeweils vom 11.01.2009, sowie der EP 09173XXX vom 15.10.2009 angemeldet. Die Anmeldung des Klagepatents wurde am 09.11.2011 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 01.03.2017 bekanntgemacht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Eingetragene Inhaberin des Klagepatents ist die Klägerin.
30. Die Beklagte sowie die A haben beim Europäischen Patentamt (EPA) Einspruch gegen das Klagepatent erhoben, über den noch nicht entschieden ist.
31. Das Klagepatent betrifft einen kompakten Laufwagen für einen längsbeweglichen schweren Flügel. Der von der Klägerin geltend gemachte Klagepatentanspruch 1 lautet:
32. „Laufwagen für einen Flügel zum Längs-Bewegen des Flügels in einer parallel-abgestellten Lage, wobei für eine kompakte Bauform, trotz Laufrollen (20, 21) mit großem Durchmesser,
33.  ein Gehäusebereich (10) mit zumindest zwei der Laufrollen (20, 21) und einer Lagerstelle (16) zum Schwenklagern eines Ausstellarms (30) vorgesehen ist;
34.  der Ausstellarm (30) für das parallele Abstellen des Flügels eine ferne Lagerstelle (100) für den Flügel und eine dem Gehäusebereich (10) nähere Lagerstelle (38) für ein Ende eines Steuerarms (35) aufweist;
35.  ein Steuerabschnitt (40) sich in einer Längsrichtung des Gehäusebereichs (10) fortsetzt und eine Führung (41) für den anderen Endbereich des Steuerarms (35) aufweist;
36.  wobei der Ausstellarm (30) in einer eingeschwenkten Stellung des Steuerarm (35) – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – vollständig abdeckt und der Steuerarm sich dabei in einer Schwenkebene befindet, die parallel versetzt unterhalb einer Oberseite und parallel versetzt oberhalb einer Unterseite des Ausstellarms (30) gelegen ist.“
37. Nachfolgend werden in verkleinerter Form Fig. 1 sowie Fig. 6a und 6b des Klagepatents eingeblendet. Fig. 1 ist eine Schrägansicht eines Laufwagens mit einem Gehäusebereich 10, einem Ausstellarm 30 in einer geschlossenen Stellung mit anliegendem, nicht ausgeschwenktem Ausstellarm. Fig. 6a ist eine Schrägansicht des Laufwagens von der Sichtseite (von außen) des Ausstellarms 30, in geschlossener Stellung des Arms 30. Fig. 6b ist dieselbe Ansicht mit abgeschwenktem Ausstellarm 30, wobei der Steuerlenker 35 ebenso sichtbar wird wie das Eingreifen des nach oben ragenden Vorsprungs 39a in eine Ausnehmung eines Steuerblocks 50. Sichtbar ist jeweils die Laufwagenschiene als Profilschiene 70, auf der der Laufwagen mit Laufrollen in Längsrichtung beweglich ist.
38. Die Beklagte bewirbt über ihre Internetseite das Produkt „Z“, wie es auch in dem über die Internetseite zugehörigen Produktkatalog 02/20XX (Katalogseite XXX, von der Klägerin mit Bezugsziffern versehen vorgelegt als Anlage K4) gezeigt ist (angegriffene Ausführungsform).
39. Nachfolgend werden zwei Abbildungen eines von der Klägerin erworbenen Musters eines Laufwagens eingeblendet, die von der Klägerin als Anlage K5 überreicht und von ihr mit Bezugsziffern versehen wurden. Die erste Abbildung zeigt die Schließstellung, die zweite Abbildung eine geöffnete Position. Der abgebildete Laufwagen ist die Vorgängerversion der angegriffenen Ausführungsform aus dem Katalog 2016 und unterscheidet sich von dieser nur durch – für den vorliegenden Rechtsstreit nicht relevante – weitere Bohrungen auch links seitlich des Bolzens an der Montageplatte.
40. Die Klägerin trägt vor, die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch.
41. Der klagepatentgemäßen Lösung liege die Aufgabe zugrunde, die Bauhöhe der Komponenten des Laufwagens zu reduzieren. Dies könne unabhängig davon erreicht werden, ob die Sichtbarkeit auf den Steuerarm zu 100 % durch den Ausstellarm versperrt werde. Ästhetische Gesichtspunkte seien insoweit unbeachtlich.
42. Die Abbildungen der Beklagten seien ungeeignet, die Merkmalsverwirklichung zu widerlegen. So ließen sie nicht erkennen, was sich auf der Rückseite des Ausstellarms verberge. Das Zusammenwirken von Ausstellarm und Steuerarm sei nicht zu erkennen. Es bleibe damit offen, ob der vermeintlich überstehende Teil tatsächlich der Steuerarm sei oder ob es sich um einen Teil des Gehäusebereichs handele. Zudem entspreche die Situation der Fotografie nicht derjenigen, von der das Klagepatent ausgehe. Da die Ausführungsform am Gehäuseteil einseitig festgehalten werde, hänge sie buchstäblich in der Luft. Dadurch laste der horizontale Holm mit seinem gesamten Gewicht auf dem Ausstellarm und drücke diesen nach unten. Zwar möge es sein, dass in der Einbausituation ein noch höheres Gewicht auf dem Ausstellarm laste, nämlich dasjenige des Fensterflügels. Allerdings hänge die Ausführungsform dann nicht in der Luft, sondern sei am Fensterflügel montiert.
43. Ein Vorbenutzungsrecht stehe der Beklagten nicht zu. Eine Aussetzung des Rechtsstreits sei nicht geboten, da sich das Klagepatent im Einspruchsverfahren als rechtsbeständig erweisen werde.
44. Die Klägerin beantragt,
45. wie erkannt.
46. Hilfsweise beantragt die Klägerin,
47. es ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft abzuwenden.
48. Die Beklagte beantragt,
49. die Klage abzuweisen;
50. hilfsweise,
51. das Verfahren gemäß § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den gegen das Patent EP 2 384 XXX B1 erhobenen Einspruch auszusetzen;
52. weiter hilfsweise,
53. ihr zu gestatten,
54. (1) anstelle der vollständigen Vernichtung der angegriffenen Laufwagen, diese in der Form umzugestalten, dass der Ausstellarm eine Nut aufweist, durch welche der Steuerarm in der eingeschwenkten Stellung – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – sichtbar ist, wie dies in den Anlagen BC6 oder BC7 gezeigt ist;
55. und/oder
56. (2) denjenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, anzubieten, anstatt das Erzeugnis gegen Erstattung des Kaufpreises an die Beklagte zurückzugeben, die Erzeugnisse von der Beklagten so umgestalten zu lassen, dass der Ausstellarm eine Nut aufweist, durch welche der Steuerarm in der eingeschwenkten Stellung – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – sichtbar ist, wie dies in den Anlagen BC6 oder BC7 gezeigt ist, wobei die Beklagte sämtliche Kosten der Umgestaltung trägt;
57. weiter hilfsweise,
58. ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in der Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
59. Die Beklagte trägt vor, die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch.
60. Eine „vollständige Abdeckung“ des Steuerarms durch den Ausstellarm erfordere dem Wortlaut nach eine Verdeckung zu 100 %. Der Steuerarm dürfe von außen nicht sichtbar sein. Die funktionsorientierte Auslegung stütze dieses Verständnis. Schließlich ziele die klagepatentgemäße Lösung gerade auf ein kompaktes und elegantes Erscheinungsbild.
61. Bei der angegriffenen Ausführungsform werde der Steuerarm von dem Ausstellarm nicht in diesem Sinne vollständig abgedeckt. In den von ihr, der Beklagten, vorgelegten Abbildungen (Anlagen BC8, BC17) sei vielmehr erkennbar, dass der Steuerarm schräg über das obere Ende des Ausstellarms hervorrage und sichtbar sei. Er sei damit weder vollständig durch den Ausstellarm abgedeckt, noch liege er parallel zu Ober- und Unterseite oder unterhalb der Oberseite des Ausstellarms. Aus der von der Klägerin zur Akte gereichten Abbildung der angegriffenen Ausführungsform sei die zur Beurteilung erforderliche Horizontalansicht nicht ersichtlich, so dass diese die Merkmalsverwirklichung nicht belegen könne.
62. Sofern man der Auslegung der Klägerin folgen und das Klagepatent für verletzt halten sollte, stehe ihr, der Beklagten, im Hinblick auf den Laufwagenbeschlag „B“ ein Vorbenutzungsrecht zu. Jedenfalls sei der Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO auszusetzen, da sich das Klagepatent im Einspruchsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen werde.Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streits tands wird ergänzend auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2019 Bezug genommen.
63. Entscheidungsgründe
64. Die zulässige Klage ist begründet.
65. Die angegriffene Ausführungsform macht von Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch (hierzu unter I.). Ein privates Vorbenutzungsrecht steht der Beklagten nicht zu (hierzu unter II). Die Klägerin hat aufgrund der patentverletzenden Handlungen der Beklagten die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Schadensersatz dem Grunde aus Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1, Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB (hierzu unter III.). Im Rahmen des der Kammer zustehenden Ermessens wird das Verfahren nicht nach § 148 ZPO im Hinblick auf das gegen das Klagepatent anhängige Einspruchsverfahren ausgesetzt (hierzu unter IV.).
66. I.
    Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch.
67. 1.
    Das Klagepatent (nachfolgend genannte Absätze ohne Quellenangabe sind solche des Klagepatents) betrifft einen Laufwagen für einen Flügel an einem Fenster oder einer Tür.
68. Nach den einleitenden Bemerkungen des Klagepatents ist ein solcher Flügel in Längsrichtung zu bewegen und besitzt dabei eine parallel-abgestellte Lage. Aus dieser Abstelllage kann der Flügel in eine angestellte, ebenfalls parallele Stellung bewegt werden, um das Fenster oder die Tür zu schließen. Der Flügel bewegt sich mithilfe von zumindest zwei Laufwägen, die jeder zumindest zwei Laufrollen besitzen und die den Flügel bei seiner Bewegung verfahrbar stützen (Absätze [0001], [0002]).
69. Die beanspruchte Erfindung schlägt, so das Klagepatent, einige Verbesserungen gegenüber bekannten Laufwägen vor. Diese Verbesserungen tragen maßgeblich dazu bei, dass die beanspruchten Laufwägen eine geringere Bauhöhe und ein höheres Traggewicht für noch höhere und noch schwerere Flügel aufweisen. Dabei können Gewichte von bis zu 200 kg in der Doppelausführung und bis zu 160 kg in der Standardausführung getragen werden. Die Rollen sind groß genug, bezogen auf das sie aufnehmende Gehäuse, so dass eine ruhige Laufeigenschaft erreicht wird. Sie sind verdeckt und der ganze Laufwagen ist trotz seiner kompakten Bauweise mit einem erheblichen Ausstellweg von bis zu 125 mm für den Flügel (in der parallel-abgestellten Lage) arbeitsfähig (Absatz [0003]).
70. Aus dem Stand der Technik bekannte Lösungen sind insbesondere in der DE-A 32 XXX und der zugehörigen EP-B 103 XXX zu finden. Darin bewegen zwei Laufwägen mit Abstellarmen einen Flügel in parallel-abgestellter Lage. Der Ausstellarm ist abgebogen und der Steuerarm ist geradlinig. Der Laufwagen selbst hat einen voreilenden Steuerabschnitt und kann mit einem von einer Feder belasteten Sperrglied, welches an dem Ausstellarm angreift, in der Schließlage verriegelt werden (vgl. Absatz [0004]).
71. Eine andere Lösung ist in der EP-B 201 XXX offenbart. Diese arbeitet mit zwei langgestreckten, geradlinigen Ausstellarmen nach dortiger Fig. 5. Diese beiden Arme sind an einem Laufwagen schwenkbar angeordnet und durch eine Koppelstange, dort 25, miteinander verbunden. Sie haben ebenfalls den nach vorne von einem Laufwagen abragenden Steuerabschnitt in Fig. 3, und das Auslösen einer eingerasteten Position eines Führungsgelenks an den Steuerarm wird von einer Aufnahme oberhalb der Laufschiene realisiert, in welche der nach unten ragende Führungsbolzen eingreift (vgl. Absatz [0005]).
72. Soweit dort, wie auch nach dem Klagepatent, der Flügel nicht nur durch Laufwägen am unteren Rand gehalten, geführt und bewegt wird, sondern auch am oberen Ende des Flügels bewegliche Scherenglieder zur Führung des Flügels vorgesehen sind, soll auf diese, so das Klagepatent, nicht spezifisch Bezug genommen werden. Der Schwerpunkt der beanspruchten Erfindung soll vielmehr auf den unteren Bereich des Flügels gelegt werden, namentlich die Geometrie und Ausbildung des oder der Laufwägen, die gegenüber dem Stand der Technik – wie oben beschrieben – zu verbessern sind (Absatz [0006]).
73. Auch mit einem vorauseilenden Steuerabschnitt am Laufwagengehäuse arbeitet die EP-B 619 XXX. Zwei Ausstellarme sind schwenkbar an dem Laufwagen angeordnet, der einen plattenförmig ausgebildeten Vorsprung aufweist, in welchem ein einzelner Bolzen, der ausschließlich nach unten ragt, mittels eines Schlitzes geführt ist. Beide Arme sind geradlinig und langgestreckt, keiner davon ist gekrümmt ausgebildet (vgl. Absatz [0007]).
74. Davon ausgehend macht es sich das Klagepatent zur Aufgabe, den Laufwagen kompakt und gleichzeitig leistungsfähig zu machen. Die Leistungsfähigkeit betrifft dabei sowohl die Möglichkeit, hohe Kraft und damit große Flügelgewichte aufzunehmen, in parallel-abgestellter Lage zu führen und gleichzeitig eine nicht große Bauform einzunehmen, die in der Schließlage auch schmal und elegant in einen niedrigen Baubereich unterhalb des Flügels eingepasst und auf der Laufschiene bewegt werden kann. Der Ausstellweg, also die Fähigkeit des Laufwagens, einen Flügel von dem Festrahmen zu beabstanden, soll groß sein (vgl. Absatz [0008]).
75. 2.
    Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent einen Laufwagen mit den Merkmalen des Klagepatentanspruchs 1 vor, der nachstehend in gegliederter Form wiedergegeben wird. Der Wortlaut des Anspruchs war in der Merkmalsgliederung – worüber auch zwischen den Parteien Einigkeit besteht – in Merkmal 5 dahingehend zu korrigieren, dass es statt „des Steuerarm“ heißt: „den Steuerarm“.
76. 1. Laufwagen für einen Flügel zum Längs-Bewegen des Flügels in einer parallel-abgestellten Lage, wobei für eine kompakte Bauform, trotz Laufrollen (20, 21) mit großem Durchmesser,
77. 2. ein Gehäusebereich (10) mit zumindest zwei der Laufrollen (20, 21) und einer Lagerstelle (16) zum Schwenklagern eines Ausstellarms (30) vorgesehen ist;
78. 3. der Ausstellarm (30) für das parallele Abstellen des Flügels eine ferne Lagerstelle (100) für den Flügel und eine dem Gehäusebereich (10) nähere Lagerstelle (38) für ein Ende eines Steuerarms (35) aufweist;
79. 4. ein Steuerabschnitt (40) sich in einer Längsrichtung des Gehäusebereichs (10) fortsetzt und eine Führung (41) für den anderen Endbereich des Steuerarms (35) aufweist;
80. 5. wobei der Ausstellarm (30) in einer eingeschwenkten Stellung den Steuerarm (35) – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – vollständig abdeckt und der Steuerarm sich dabei in einer Schwenkebene befindet, die parallel versetzt unterhalb einer Oberseite und parallel versetzt oberhalb einer Unterseite des Ausstellarms (30) gelegen ist.
81. 3.
    Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 5 des Klagepatentanspruchs 1. Die Verwirklichung der übrigen Merkmale ist zwischen den Parteien zu Recht unstreitig, so dass es dazu keiner Ausführungen bedarf.
82. a)
    Nach Merkmal 5 deckt der Ausstellarm in einer eingeschwenkten Stellung den Steuerarm – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – vollständig ab und der Steuerarm befindet sich dabei in einer Schwenkebene, die parallel versetzt unterhalb einer Oberseite und parallel versetzt oberhalb einer Unterseite des Ausstellarms gelegen ist.
83. aa)
    Unter einer eingeschwenkten Stellung des Ausstellarms versteht das Klagepatent grundsätzlich die geschlossene Stellung, wie sie in den Fig. 1, 3, 6a dargestellt ist (vgl. insbesondere Unteranspruch 15, Absatz [0XXX]). Der Ausstellarm liegt im eingeschwenkten oder – gleichbedeutend – angeschwenkten Zustand am Gehäuse an (vgl. Absatz [0012]). Das Klagepatent bezeichnet diese Stellung auch als Lage S oder als Schließlage (vgl. Absätze [0012], [0018], [0088], [0101]).
84. bb)
    Nach Merkmal 5 ist die horizontale Blickrichtung auf den Ausstellarm maßgeblich. Es geht um die Sicht „von außen“, a von der Außenseite des Ausstellarms (Absatz [0015]).
85. Die Sicht von außen ist in Fig. 6a gekennzeichnet, wobei der Betrachter in Fig. 6a einen Blick von schräg oben auf den Laufwagen erhält. Fig. 9 zeigt den Ausstellarm von der Sichtseite von außen (Absatz [0129]).
86. cc)
    Dass es dem Klagepatentanspruch 1 um eine kompakte Bauform des Laufwagens trotz großer Laufrollen geht, stellt bereits Merkmal 1 ausdrücklich klar. Der beanspruchte Laufwagen soll gleichzeitig kompakt und leistungsfähig sein. Unter einer kompakten Bauform versteht das Klagepatent eine nicht große Bauform, die in der Schließlage auch schmal und elegant in einen niedrigen Baubereich unterhalb des Flügels eingepasst und auf der Laufschiene bewegt werden kann (Absatz [0008]). Die Abstimmung der Geometrien ermöglicht es, eine schlanke, kompakte Bauform zu haben, gleichzeitig Steuerungen zu ermöglichen und in der Schließlage nahezu vollständig kompakt zu erscheinen (Absatz [0088]). Dass oberhalb der Oberseite und unterhalb der Unterseite des Ausstellarms kein Steuerarm angeordnet ist, bewirkt zudem, dass die Bauhöhe des Ausstellarms insgesamt zur Tragfähigkeit und Steifigkeit dieses Arms beitragen kann (vgl. Absatz [XXX2]; siehe auch Unteranspruch 9). Die kompakte Bauform hat damit nach der Lehre des Klagepatents Vorzüge sowohl in funktionaler als auch in optischer Hinsicht.
87. Nach den Ausführungsbeispielen kann die kompakte Ausgestaltung insbesondere dadurch erreicht werden, dass der Ausstellarm volumenmäßig ausgestaltet ist und einen Spalt oder Schlitz aufweist, in den der Steuerarm in der Lage S aufgenommen werden kann. Der Schlitz liegt in der Schwenkebene des Steuerarms (vgl. Absätze [0018 ff.], [0082 f.], Fig. 2). Er erstreckt sich in Längsebene des Ausstellarms und reicht nicht durch die volumenmäßige Ausgestaltung hindurch (Absatz [0084]). Ein gerader Abschnitt des Steuerarms wird in der Lage S fast vollständig in den Schlitz aufgenommen, während ein gekrümmter Abschnitt auch in der Lage S aus dem Ausstellarm herausragt (Absatz [0085]). Daneben ist für die kompakte Ausgestaltung von Bedeutung, dass der Steuerarm plattenförmig schmal ausgebildet ist im Unterschied zu der bereits erwähnten volumenmäßigen Ausgestaltung des Ausstellarms (vgl. Absatz [0082]).
88. Neben dem Begriff des Abdeckens verwendet das Klagepatent auch den Begriff des Verdeckens des Steuerarms (Absätze [0043], [0082]). Das Abdecken des Steuerarms bewirkt, dass der Steuerarm von außen nicht sichtbar ist (Absatz [0015], vgl. auch Absätze [0063], [0082]).
89. dd)
    Funktion der nach Merkmal 5 beschriebenen Geometrie von Ausstellarm und Steuerarm ist damit die kompakte Ausgestaltung. Dafür ist maßgeblich, dass sich der Steuerarm nicht oberhalb der Oberseite oder unterhalb der Unterseite des Ausstellarms befindet. Ferner wird auch die Sicht auf den Steuerarm versperrt. Dass die Sicht auf den Steuerarm im eingeschwenkten Zustand zu 100 % versperrt ist, ist für die erstrebte kompakte Ausgestaltung indes nicht erforderlich. Insbesondere behindert es die kompakte Ausgestaltung nicht, wenn durch Aussparungen im Material des Ausstellarms Teile des in der Schwenkebene angeordneten Steuerarms sichtbar sind.
90. Dass die optisch versperrte Sicht auf den Ausstellarm nicht im Mittelpunkt der klagepatentgemäß angestrebten Funktion ist, wird auch in Absatz [0084] deutlich. Danach dient es der Erhaltung der Steifigkeit des Ausstellarms, dass der Schlitz in dem geschilderten Ausführungsbeispiel nicht durch den Ausstellarm hindurch reicht, sondern auf der Sichtseite ein möglichst großer Restbereich an Werkstoff verbleibt. Die optische Wirkung wird demgegenüber nicht ausdrücklich hervorgehoben.
91. ee)
    Der Fachmann erkennt weiter, dass das Klagepatent den Begriff „parallel versetzt“ nicht im Sinne einer geometrisch exakten Parallelität versteht. Entscheidend ist die Anordnung der Schwenkebene zwischen Ober- und Unterseite des Ausstellarms. Ein Verständnis im Sinne einer exakten geometrischen Parallelität wird bereits dadurch ausgeschlossen, dass weder Ausstellarm noch Steuerarm vollständig geradlinig angeordnet ausgestaltet sein müssen. Zudem handelt es sich bei den Ebenen, die der Ober- und Unterseite des Ausstellarms entsprechen und zur Feststellung der Parallelität mit der Schwenkebene des Steuerarms verglichen werden, um gedachte Ebenen in Form einer horizontalen Erweiterung der Flächen (vgl. Absatz [0014]). Auch dieser Aspekt spricht gegen ein Verständnis im Sinne einer geometrisch exakten Parallelität.
92. b)
    Diese Auslegung zugrunde gelegt, verwirklicht die angegriffene Ausführungsform Merkmal 5 des Klagepatentanspruchs 1.
93. aa)
    Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich, wie der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2019 klargestellt hat, um den im Katalog 02/2017 gezeigten Laufwagen gemäß Anlage K4. Soweit die Klägerin für die Darlegung der Verletzung in der Anlage K5 Fotos der Vorgängerversion aus dem Katalog 2016 verwendet hat, unterscheidet sich diese nach dem nicht bestrittenen Vorbringen der Klägerin von der angegriffenen Ausführungsform nur darin, dass die Montageplatte der Vorgängerversion Schraubstellen auch linksseitig des Bolzens aufweist. Die Montageplatte ist indes kein Bestandteil des vom Klagepatent beanspruchten Laufwagens.
94. In der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2019 ist ein Exemplar eines Laufwagens ohne die besagte Montageplatte zur Gerichtsakte gereicht worden. Unstreitig entspricht dessen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform.
95. bb)
    Der Ausstellarm der angegriffenen Ausführungsform deckt in einer eingeschwenkten Stellung den Steuerarm – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – im Sinne des Merkmals 5 vollständig ab. Der Ausstellarm verfügt über einen Schlitz, in den der Steuerarm in seiner Schließstellung so aufgenommen werden kann, dass er von dem Ausstellarm vollständig verdeckt wird. Es befinden sich in dieser Position Teile des Steuerarms weder oberhalb der Oberseite noch unterhalb der Unterseite des Ausstellarms, so dass die nach dem Klagepatent erstrebte kompakte Ausgestaltung erreicht wird.
96. Es führt nicht aus der Verletzung heraus, dass der Steuerarm mit etwas Spiel an Ausstellarm und Gehäusebereich verankert ist und der Steuerarm deshalb so geführt werden kann, dass er nicht auf dem Schlitz aufliegt. Er ragt dann in der Schließstellung leicht schräg über den Ausstellarm hervor. Dieser Effekt tritt beispielsweise dann auf, wenn die angegriffene Ausführungsform im unmontierten Zustand am Gehäusebereich festgehalten wird und das Gewicht der Schiene den Ausstellarm herunterdrückt. Diese Situation ist auch in der von der Beklagten zur Akte gereichten Anlage BC8 erkennbar. Für die Patentverletzung ist bereits ausreichend, dass der Steuerarm die Position einnehmen kann, in der er nicht über den Steuerarm hervorragt. Die angegriffene Ausführungsform ist damit objektiv geeignet, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erzielen, was die Patentverletzung begründet (vgl. BGH, GRUR 2006, 399, 401 – Rangierkatze).
97. Der Ausstellarm befindet sich zudem im Sinne des Merkmals 5 in einer Schwenkebene, die parallel versetzt unterhalb einer Oberseite und parallel versetzt oberhalb einer Unterseite des Ausstellarms gelegen ist. Ob es sich dabei um eine geometrisch exakte Parallelität handelt, kann nach obiger Auslegung offen bleiben.
98. II.
    Ein privates Vorbenutzungsrecht an der angegriffenen Ausführungsform, das nach § 12 Abs. 1 PatG die Rechtswidrigkeit der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents entfallen ließe, steht der Beklagten nicht zu.
99. Nach § 12 Abs. 1 S. 1 PatG tritt die Wirkung des Patents gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Es fehlt an einem Erfindungsbesitz der Beklagten (hierzu unter 1.). Selbst wenn man dies anders sehen würde, wäre jedenfalls die angegriffene Ausführungsform als Weiterentwicklung nicht mehr von dem Vorbenutzungsrecht umfasst (hierzu unter 2.).
100. 1.
     Es fehlt an einem Erfindungsbesitz der Beklagten. Der Laufwagenbeschlag „B“ (Abbildungen vorgelegt als Anlage BC9 bzw. D7a; Einbauanleitung vorgelegt als Anlage BC10 bzw. D7b; nachfolgend als Vorbenutzungsform, unter IV. auch als D7 bezeichnet) offenbart Merkmal 5 des Klagepatentanspruchs 1 nicht.
101. Der Ausstellarm der Vorbenutzungsform befindet sich nicht im Sinne des Merkmals 5 des Klagepatentanspruchs 1 in einer Schwenkebene, die parallel versetzt „unterhalb einer Oberseite“ gelegen ist. Damit ist auch die Voraussetzung des vollständigen Abdeckens des Steuerarms durch den Ausstellarm nicht erfüllt.
102. Die Oberseite der Vorbenutzungsform ist auf der Abbildung C gemäß Anlage BC9 unterhalb der Lagerstelle sichtbar. Der Ausstellarm der Vorbenutzungsform ist so ausgestaltet, dass zwar den Steuerarm weitgehend verdeckendes Material vorhanden ist. Nach der Begrifflichkeit der Parteien handelt es sich um einen Vorsprung. Die Oberseite des Vorsprungs definiert aber nicht die Oberseite des Ausstellarms. Die vom Klagepatent erstrebte kompakte Bauweise, indem die Bauhöhe des Laufwagens auf diejenige des Ausstellarms reduziert wird, wird durch den Vorsprung nicht erzielt. Die Bauhöhe des Ausstellarms könnte, würde man den Vorsprung als dessen Teil ansehen, auch nicht zur Tragfähigkeit und Steifigkeit dieses Arms beitragen, wie es vom Klagepatent jedoch gewollt ist (vgl. Absatz [XXX2]; siehe auch Unteranspruch 9).
103. Schriftsätzlich hat die Klägerin zwar im Rahmen der Diskussion zu dem Vorbenutzungsrecht darauf abgestellt hat, die Vorbenutzungsform unterscheide sich von der angegriffenen Ausführungsform nur durch eine Nut, während sie dies im Rahmen der Aussetzungsdiskussion zur D7 nicht vorgetragen hat. In der mündlichen Verhandlung haben die Parteivertreter jedoch klargestellt, dass es sich sowohl im Rahmen des Vorbenutzungsrechts als auch im Rahmen des Rechtsbestands um denselben Laufwagenbeschlag handelt. Damit kann insbesondere die Vorbenutzungsform bzw. D7 nicht mit der in den Abbildungen BC6 und BC7 gezeigten Ausgestaltung – der Version eines Laufwagenbeschlags mit Nut, siehe dazu unten unter III.4. – gleichgesetzt werden.
104. 2.
     Selbst wenn man aber annehmen würde, dass die Vorbenutzungsform alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 zeigt, würde ein etwaiges Vorbenutzungsrecht die angegriffene Ausführungsform in sachlicher Hinsicht nicht abdecken.
105. a)
     Das Vorbenutzungsrecht enthält eine an Billigkeitsgründen orientierte Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Patentinhabers. Das Gesetz will einen vorhandenen oder bereits angelegten gewerblichen Besitzstand schützen und damit die unbillige Zerstörung in zulässiger Weise, insbesondere rechtlich unbedenklicher Weise geschaffener Werte verhindern. Dieser Funktion entsprechend ist der Vorbenutzer – soweit es um den vom Patentinhaber hinzunehmenden Eingriff in dessen Alleinbefugnis geht – auf den von der Ausnahme geschützten Besitzstand beschränkt. Ihm ist eine Benutzung der patentgemäßen Lehre lediglich in dem durch diesen beschriebenen Umfang eröffnet. Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung sind ihm jedoch dann verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen (BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. – Biegevorrichtung).
106. Ob der Schutzrechtseingriff in diesem Sinne vertieft wird, ist anhand des Inhalts bzw. Offenbarungsgehalts des Klagepatents zu bestimmen. Unzulässig sind nachträgliche Veränderungen des vorbenutzten Gegenstands, die erstmals eine wortsinngemäße Verwirklichung des Patentanspruchs darstellen. Gleiches gilt für vorteilhafte Abwandlungen, die Gegenstand eines Unteranspruchs sind (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814, 817 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen).
107. Bei Veränderungen am vorbenutzten Gegenstand, die sich innerhalb einer wortsinngemäßen Verwirklichung des Patentanspruchs bewegen, ist zu differenzieren: Abwandlungen der vorbenutzten Ausführungsform, die in Kenntnis dieser Ausführungsform und vor Offenbarung des Klagepatents für den Fachmann ohne schöpferische Tätigkeit auffindbar waren, darf der Vorbenutzer vornehmen. Demzufolge nicht naheliegende Abwandlungen sind dagegen nur zulässig, wenn sie durch das Patent, dem gegenüber das Vorbenutzungsrecht geltend gemacht wird, ihrerseits nicht offenbart oder nahegelegt werden (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814, 817 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Keukenschrijver, GRUR 2001, 944, 947).
108. b)
     Daran gemessen ist auch bei einer – unterstellten – wortsinngemäßen Verwirklichung des Klagepatentanspruchs 1 durch die Vorbenutzungsform die angegriffene Ausführungsform nicht mehr vom sachlichen Umfang des Vorbenutzungsrechts erfasst.
109. Dass die vorgenommene Änderung an dem Laufwagen, nämlich die Auffüllung des Materials über die gesamte Fläche des Ausstellarms, für den Fachmann in Unkenntnis des Patents ohne schöpferische Tätigkeit auffindbar war, ist nicht ersichtlich. Aus der Offenbarung des Patents ergibt sich jedoch die Vorteilhaftigkeit einer solchen Ausgestaltung. Schließlich kann durch die vom Klagepatent erstrebte kompakte Bauweise die Bauhöhe des Ausstellarms insgesamt zur Tragfähigkeit und Steifigkeit dieses Arms beitragen (vgl. Absatz [XXX2]; siehe auch Unteranspruch 9). Danach legt es gerade das Patent nahe, den Ausstellarm so auszubilden, dass dieser insgesamt zur Tragfähigkeit beiträgt und eine kompakte Bauform erzielt. Dies kann ausgehend von der Vorbenutzungsform dadurch erzielt werden, dass nicht nur ein den Steuerarm abdeckender Vorsprung vorhanden ist, sondern der Ausstellarm mit seiner gesamten Bauhöhe den Steuerarm abdeckt.
110. III.
     Die Beklagte verletzt das Klagepatent durch den Vertrieb der patentgemäß ausgestalteten angegriffenen Ausführungsform (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 1 PatG). Aus der festgestellten Patentverletzung ergeben sich die zuerkannten Rechtsfolgen.
111. 1.
     Die Beklagte ist der Klägerin gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet. Die Verpflichtung zur Unterlassung umfasst auch das Herstellen. Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das – über eine Tochterfirma in U – auch in der Herstellung von Beschlägen tätig ist. Dies hat der Beklagtenvertreter in der am selben Tag verhandelten Parallelsache 4a O 49/18 auch für den vorliegenden Rechtsstreit erklärt. In einer solchen Konstellation besteht stets die Möglichkeit und damit eine Erstbegehungsgefahr, dass die Produktion von der Muttergesellschaft übernommen und ins Inland verlagert wird (vgl. BGH, GRUR 2012, 512, 518 – Kinderwagen). Ein herstellendes Unternehmen ist regelmäßig hinsichtlich aller Benutzungshandlungen des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG zu verurteilen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.04.2007 – I-2 U 51/16 – Rn. 181 bei juris m. w. N.).
112. 2.
     Des Weiteren hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz dem Grunde nach (Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG).
113. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.
114. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.
115. 3.
     Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 3 PatG.
116. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren festgestellten Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang aus Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
117. 4.
     Der Klägerin steht auch ein Vernichtungsanspruch nach Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1 S. 1 PatG zu. Der Beklagten ist nicht aus Gründen der Verhältnismäßigkeit (§ 140a Abs. 4 PatG) zu gestatten, die angegriffenen Laufwagen in der Form umzugestalten, dass der Ausstellarm eine Nut aufweist, durch welche der Steuerarm – mit Blick in horizontaler Richtung auf den Ausstellarm – sichtbar ist, wie dies in den Anlagen BC6 und BC7 gezeigt ist.
118. a)
     Zwar kann eine Vernichtung im Einzelfall unverhältnismäßig sein und infolge dessen nach § 140a Abs. 4 PatG nicht verlangt werden, wenn der rechtswidrige Zustand der Vorrichtung auf andere Weise als durch die vollständige Vernichtung beseitigt werden kann. Dies kann der Fall sein, wenn sich der schutzrechtsverletzende Gegenstand ohne Schwierigkeiten zu einem patentfreien Erzeugnis umgestalten lässt oder wenn der schutzrechtsverletzende Zustand durch die Vernichtung lediglich eines Teils der patentgeschützten Gesamtvorrichtung beseitigt werden kann (OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.04.2011 – I-2 U 16/10, Seilzugvorrichtung; GRUR-RR 2007, 259 – Thermocyler; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt D Rn. 645 f.).
119. b)
     Daran gemessen ist die vollständige Vernichtung nicht unverhältnismäßig. Es ist insbesondere nicht erkennbar, dass sich die angegriffene Ausführungsform ohne Schwierigkeiten zu einem patentfreien Erzeugnis umgestalten lässt. Die von der Beklagten vorgetragene Umgestaltung lässt die Patentverletzung nicht entfallen. Nach obiger Auslegung ändert eine Aussparung im Material nichts an der Verwirklichung des Merkmals 5. Um eine solche Aussparung im Material handelt es sich bei der in den Anlagen BC6 und BC7 gezeigten Nut, die den Blick auf einen Teil des Steuerarms freigibt. Eine solche Nut ändert überdies nichts an der Definition der Oberseite des Ausstellarms, was die Ausführungsform gemäß den Anlagen BC6 und BC7 von der Vorbenutzungsform unterscheidet (siehe dazu oben unter II.1.).
120. 5.
     Weiter hat die Klägerin einen Anspruch auf Rückruf der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen nach Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 3 PatG.
121. Auch der Rückrufanspruch ist nicht aus Gründen der Verhältnismäßigkeit (§ 140a Abs. 4 PatG) einzuschränken. Auf die Ausführungen zum Vernichtungsanspruch (siehe soeben unter III.4.) kann verwiesen werden.
122. IV.
     Eine Aussetzung der Verhandlung gemäß § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung in dem das Klagepatent betreffenden Einspruchsverfahren ist nicht veranlasst.
123. 1.
     Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Erhebung eines Einspruchs stellt allerdings ohne weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelungen, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangen und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage und den Einspruch vor dem jeweiligen Patentamt zur Verfügung stellen, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage oder dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015, 18679).
124. Eine Aussetzung kommt regelmäßig nicht in Betracht, wenn der dem Klagepatent entgegengehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits im Erteilungsverfahren oder in einem erfolglos durchgeführten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt worden ist oder vom Erfindungsgegenstand noch weiter abliegt als der schon geprüfte (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt E Rn. 719).
125. 2.
     Daran gemessen ist eine Aussetzung nicht veranlasst.
126. a)
     Eine Aussetzung ist nicht im Hinblick auf den Laufwagenbeschlag „C“, der im Rahmen einer Produktpräsentation am 20.10.2008 von der Klägerin vorgestellt wurde (Anlage D0 zur Anlage BC12; nachfolgend auch: D0), angezeigt. Es handelt es sich nicht um Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 2 EPÜ, weil es an den Voraussetzungen einer offenkundigen Vorbenutzung fehlt.
127. aa)
     Die Vorrichtung ist offenkundig geworden, wenn die Benutzungshandlung die nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet hat, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige, ausreichende Kenntnis von der Erfindung erhalten (BGH, GRUR 1986, 372, 373 – Thrombozyten-Zählung; GRUR 1996, 747, 752 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem). Eine Verpflichtung zur Geheimhaltung kann die öffentliche Zugänglichkeit ausschließen, wenn durch sie Dritte zuverlässig von der Kenntnisnahme ausgeschlossen werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung kann auf einer ausdrücklichen Vereinbarung oder stillschweigender Vereinbarung beruhen, etwa wenn aufgrund eines Treue- oder Vertrauensverhältnisses eine Verschwiegenheit erwartet werden konnte (Fitzner/Metzger, in: BeckOK Patentrecht, 10. Edition Stand: 26.10.2018, § 3 PatG Rn. 38).
128. Selbst wenn man Mitteilungen im Rahmen von Geschäftsbeziehungen nicht, wie das EPA mehrfach entschieden hat, generell als vertraulich ansieht, ist in solchen Fällen jedenfalls eine konkludent begründete Geheimhaltungspflicht ernsthaft in Betracht zu ziehen (BGH, GRUR 2001, 819, 823 – Schalungselement mit Nachweisen zu der Rechtsprechung des EPA). Die nach den Umständen nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung hat der Rechtsbestandskläger auszuräumen (BGH, GRUR 2001, 819, 823 – Schalungselement; Fitzner/Metzger, in: BeckOK Patentrecht, 10. Edition Stand: 26.10.2018, § 3 PatG Rn. 42).
129. bb)
     Daran gemessen fehlt es an einer öffentlichen Zugänglichkeit der D0, weil die Präsentation einer Geheimhaltungspflicht unterlag.
130. Die Parteien haben jedenfalls konkludent eine Geheimhaltungspflicht für die Preisgabe von Informationen durch die Klägerin im Rahmen der Geschäftsbeziehung vereinbart. Es war nach den Umständen der Lieferbeziehung für einen objektiven Dritten in der Lage der Beklagten erkennbar, dass die Klägerin sich trotz Informationsweitergaben an die Beklagte ihre Möglichkeit zur Anmeldung von Schutzrechten erhalten wollte und dies eine Geheimhaltung notwendig machte.
131. Dieses grundsätzliche Interesse kam auch in den Vereinbarungen der Parteien zum Ausdruck. Zwar trifft es zu, dass sich die von der Klägerin vorgelegten, konkrete Produkte betreffenden Vereinbarungen nicht auf den Beschlag „C“ bezogen. Daraus lässt sich jedoch nicht der Rückschluss ziehen, andere als die konkret genannten Produkte sollten der Geheimhaltung nicht unterliegen, zumal wenn über deren Lieferung noch keine Vereinbarung getroffen wurde. Vielmehr zeigen die Vereinbarungen, dass die Parteien die Geheimhaltung grundsätzlich als Bestandteil ihrer Geschäftsbeziehung ansahen. Überdies ist in dem Dokument „Geheimhaltung und Vertraulichkeit“ vom 21.09.2004 (Anlage K-C9) eine allgemeine Vereinbarung zur Geheimhaltung getroffen wurden. Darin hat die Beklagte zugesichert, Informationen technischer und geschäftlicher Art sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln. Dass das Dokument von der Klägerin nicht unterzeichnet worden ist, lässt dessen Bindungswirkung nicht entfallen. Weder ist gesetzlich die Schriftform vorgesehen noch ist vorgetragen noch sonst erkennbar, dass eine beiderseitige Unterzeichnung vorgesehen war (vgl. § 154 Abs. 2 BGB).
132. b)
     Eine Aussetzung ist auch nicht im Hinblick auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch die DE 35 40 XXX C1 (Anlage D1 zur Anlage BC12, nachfolgend: D1) geboten.
133. Die D1 offenbart Merkmal 4 des Klagepatentanspruchs 1 nicht, wonach sich ein Steuerabschnitt in einer Längsrichtung des Gehäusebereichs fortsetzt und eine Führung für den anderen Endbereich des Steuerarms aufweist. Merkmal 4 nimmt mit dem darin genannten Gehäusebereich Bezug auf Merkmal 2. Der Gehäusebereich weist danach zumindest zwei der Laufrollen und eine Lagerstelle zum Schwenklagern eines Ausstellarms auf.
134. Die D1 sieht zwei voneinander unabhängige Wagenteile 15 und 16 vor. Keiner der beiden Wagenteile offenbart Merkmal 4.
135. Dem Gehäusebereich im Sinne des Klagepatents entspricht der Wagenteil 16 der D1 (vgl. Fig. 3). Dieser weist die beiden Rollen 18 sowie den Zapfen 25 zum Schwenklagern des Tragarms 26 auf. An dem Wagenteil 16 setzt sich jedoch nicht ein Steuerabschnitt fort und er weist keine Führung für den anderen Endbereich des Lenkers 28 auf im Sinne des Merkmals 4.
136. Der Lenker 28 ist an dem Wagenteil 15 vielmehr um den Gelenkzapfen 29 schwenkbar (vgl. Spalte 5 Rn. 21 ff. der D1). Der Wagenteil 15 trägt nur eine Führungsrolle und verfügt nicht über eine Lagerstelle zum Schwenklagern des Tragarms 26 (vgl. Spalte 5 Rn. 6, Rn. 20 f.). Er stellt somit keinen Gehäusebereich im Sinne des Merkmals 4 i. V. m. Merkmal 2 dar.
137. c)
     Auch im Hinblick auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch offenkundige Vorbenutzung des Laufwagenbeschlags E (Anlagenkonvolut D2 zur Anlage BC12, nachfolgend: D2) ist eine Aussetzung nicht geboten.
138. Die Beklagte hat den Vorbenutzungstatbestand nicht lückenlos durch liquide Beweismittel nachgewiesen.
139. aa)
     Wird der Aussetzungsantrag auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt, kann von einer hinreichenden Erfolgswahrscheinlichkeit des Rechtsbestandsangriffs nur dann ausgegangen werden, wenn der Vorbenutzungstatbestand lückenlos durch liquide Beweismittel belegt ist. Da eine Vernehmung etwaiger angebotener Zeugen nur im Rechtsbestandsverfahren und nicht auch im Verletzungsverfahren erfolgt, ist nicht vorhersehbar, in welcher Weise die Zeugen aussagen werden und ob ihre Aussagen für glaubhaft gehalten werden (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilanbohrvorrichtung; Urteil vom 10.03.2016, I-2 U 41/15, Rn. 123 bei juris; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt E Rn. 722; Voß, in: BeckOK Patentrecht, 10. Edition Stand: 26.10.2018, Vor §§ 139–142b Rn. 185).
140. bb)
     An einem solchen lückenlosen Nachweis fehlt es vorliegend. Zwar legt die Beklagte mit der Stückliste, dem Prospekt und dem Bestellkatalog mit einem Auszug zum Beschlag E für einen solchen Nachweis grundsätzlich geeignete Dokumente vor. Jedoch ergeben sich aus keinem der vorgelegten Dokumente die Merkmale des Klagepatentanspruchs 1. Dass sich die Dokumente auf den in der technischen Zeichnung und den Fotografien dargestellten Laufwagenbeschlag beziehen, ist im Einspruchsverfahren streitig. Entsprechendes gilt für die von der A dargelegten Verkäufe und Lieferungen. Insofern ist eine Beweiserhebung durch Zeugenvernehmung erforderlich, die nach den dargestellten Grundsätzen dem Einspruchsverfahren vorbehalten ist und die für eine Aussetzung notwendige hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit ausschließt.
141. d)
     Eine Aussetzung ist nicht im Hinblick auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von der DE 298 25 XXX U1 (Anlage D3 zur Anlage BC12, nachfolgend: D3) veranlasst.
142. Es ist bereits kein Anlass für den Fachmann erkennbar, den Ausstellarm ausgehend von der D3 so auszubilden, dass er den Steuerarm im Sinne des Klagepatents vollständig abdeckt. Damit scheidet eine fehlende erfinderische Tätigkeit sowohl in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen als auch der D1, D2 oder D6 aus.
143. Zudem hat die Klägerin im Einspruchsverfahren unwidersprochen dargelegt, dass es nicht möglich wäre, die Anlenkung des Haltearms 34 nach der Lehre der D3 zu ändern, ohne grundlegend in die Konstruktion der Vorrichtung einzugreifen. Der Haltearm 34 ist in einer gewissen Höhe angeordnet, die auch zur Anbindung der Führung notwendig ist. Es wären damit sowohl die Änderung der Höhenlage des Haltearms 34 als auch die Änderung der Ausgestaltung des Trägerarms notwendig. Dass dies im Stand der Technik nahegelegt wird, lässt sich dem Vorbringen der Beklagten nicht entnehmen.
144. e)
     Auch im Hinblick auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D7 (Laufwagenbeschlag „B“, Vorbenutzungsform) ist eine Aussetzung nicht geboten.
145. Die D7 offenbart Merkmal 5 des Klagepatentanspruchs nicht. Insofern kann auf die Ausführungen unter II.1. verwiesen werden. Dem Fachmann ist die Lehre des Klagepatents ausgehend von der D7 auch nicht nahegelegt. Es fehlt bereits an einem Anlass, die Ausgestaltung des Tragarms nach der D7 so zu verändern, dass der Steuerarm darin aufgenommen werden kann und dadurch vollständig abgedeckt wird.
146. f)
     Schließlich rechtfertigt die von der Beklagten behauptete mangelnde Ausführbarkeit der geschützten Lehre nicht eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens. Eine mangelnde Ausführbarkeit wurde im Erteilungsverfahren nicht festgestellt. Bei dieser Sachlage würde sich eine Aussetzung gegen den Erteilungsakt wenden, was nur dann angezeigt erscheint, wenn die Kammer feststellen kann, dass die Entscheidung der dafür zuständigen Stelle offensichtlich falsch ist. Dies kann die Kammer nicht feststellen.
147. V.
     Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
148. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Auf Antrag der Klägerin waren Teilsicherheiten festzusetzen.
149. Der Beklagten war nicht nach § 712 ZPO zu gestatten, die Vollstreckung des Urteils abzuwenden. Sie hat einen nicht zu ersetzenden Nachteil durch die Vollstreckung des Urteils weder dargetan noch – wie von § 714 Abs. 2 ZPO gefordert – glaubhaft gemacht.
150. VI.
     Der Streitwert wird auf € 500.000,00 festgesetzt.