4b O 81/16 – L-Glutaminsäure-Herstellungsverfahren I

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Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2736

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 16. Januar 2018, Az. 4b O 81/16

  1. I. Die Beklagte wird verurteilt,
  2. 1. es jeweils bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
  3. das durch ein Verfahren zur Herstellung von L-Glutaminsäure unmittelbar hergestellte Mononatriumglutamat (MNG bzw. MSG) in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
  4. wenn das Verfahren das Kultivieren eines coryneformen Bakteriums umfasst, das ein Enzym exprimiert, das von einem L-Glutaminsäure-Biosynthesegen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Glutamatdehydrogenase (GDH) und Citratsynthase (CS) kodiert wird, wobei
    i) eine Promotorsequenz des GDH-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region der Promotorsequenz enthält und die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz; oder
    ii) eine Promotorsequenz des GDH-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region der Promotorsequenz enthält und die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz und eine Promotorsequenz des CS-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz enthält;
    (eingeschränkter Anspruch 1)
  5. 2. Auskunft über die gemäß Ziffer I. 1. seit dem 28. Oktober 2009 begangenen Handlungen zu erteilen und zwar unter Angabe
    a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
    b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
    c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
  6. 3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 28. November 2009 begangen hat, unter zwar unter Angabe
    a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,
    b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnungen), sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
    c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnung) sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
    d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
    e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
    wobei
    – der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten jeweils trägt und ihn jeweils ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
    – die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu a) und b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
  7. 4. die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindlichen Erzeugnisse nach Ziffer I. 1. an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung des gesamten kommerziellen Produkts auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, oder selbst zu vernichten;
  8. 5. die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 28. Oktober 2009 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen, sowie die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
  9. II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte jeweils verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 28. November 2009 von der Beklagten begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
  10. III. Im Übrigen wird die Klägerin mit ihren Klageansprüchen abgewiesen.
  11. IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 35 % und die Beklagte 65 %.
  12. V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 325.000,00 EUR, wobei für die teilweise Vollstreckung des Urteils folgende Teilsicherheiten festgesetzt werden:
    Ziffer I. 1., I. 4. und I. 5. des Tenors: 219.000,00 EUR
    Ziffer I. 2. und I. 3. des Tenors: 90.000,00 EUR
    Ziffer IV. des Tenors: 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages
  13. Tatbestand
  14. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 1 033 XXX B1 (nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung, Rückruf und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.
  15. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das am 22. September 1999 unter Inanspruchnahme von zwei japanischen Prioritäten vom 25. September 1998 angemeldet wurde. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 28. Oktober 2009 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft. Ein mit der Beklagten konzernverbundenes Unternehmen hat beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage erhoben mit dem Antrag, das Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 5 für nichtig zu erklären. Die Klägerin verteidigt das Klagepatent in dem Nichtigkeitsverfahren nur noch mit einem eingeschränkten Anspruchssatz. Im Übrigen wurde über die Nichtigkeitsklage noch nicht entschieden.
  16. Das Klagepatent, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, betrifft coryneforme Bakterien zur Herstellung von L-Glutamat. Der von der Klägerin nur noch eingeschränkt verteidigte Anspruch 1 des Klagepatents lautet in der deutschen Übersetzung wie folgt:
  17. Verfahren zur Herstellung von L-Glutaminsäure, umfassend das Kultivieren eines coryneformen Bakteriums, das ein Enzym exprimiert, das von einem L-Glutaminsäure-Biosynthesegen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Glutamatdehydrogenase (GDH) und Citratsynthase (CS) kodiert wird, wobei
    i) eine Promotorsequenz des GDH-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region der Promotorsequenz; und die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz enthält; oder
    ii) eine Promotorsequenz des CS-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz enthält; oder
    iii) eine Kombination von (i) und (ii)
  18. Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 4 wird auf die Anlage FBD 19b Bezug genommen.
  19. Die Beklagte gehört zur A Unternehmensgruppe B C. Die B D Corporation betreibt das Lebensmittel- und Biotechnologiegeschäft dieser Gruppe. Die Beklagte ist deren deutsche Vertriebsniederlassung. Auf der Website der B D Corporation wird ausgeführt, B sei auf dem europäischen Markt schnell gewachsen. Deshalb habe B die Beklagte gegründet, um sich den europäischen Markt zu sichern und Informationen zu sammeln.
  20. Mit Rechnung vom 27. November 2015 verkaufte die Beklagte 50 kg Mononatriumglutamat unter der Bezeichnung „B E F“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform) an einen Abnehmer in G und lieferte es am 2. Dezember 2015 dorthin. Eine Probe der Lieferung befindet sich als Anlage FBD 11 bei der Akte. Auf den gelieferten Säcken der angegriffenen Ausführungsform, die beide der Charge XXX entstammen, wird die H C I als Herstellerin genannt. Diese stellt die angegriffene Ausführungsform in Lizenz für die B D Corporation her. Die Herstellung erfolgt mit Hilfe von Mikroorganismen im Rahmen eines Fermentationsprozesses. Dabei wandeln die Mikroorganismen in einem Kulturmedium Zucker in Glutaminsäure um. Die im Kulturmedium angesammelte Glutaminsäure wird aus der Fermentationsbrühe als kristalliertes Mononatriumsalz gewonnen und dann getrocknet, bevor sie verkauft wird.
  21. Die Klägerin erwarb im Mai 2014 auch das Nebenprodukt „B. J“, das bei der Glutaminsäureproduktion entsteht und aus der Produktionsstätte der H. C I stammt. In dem Nebenprodukt finden sich Rückstände der bei der Herstellung von Mononatriumglutamat verwendeten Mikroorganismen, die einen Rückschluss auf das angewendete Verfahren zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform zulassen. Die in „B. J“ vorhandenen Mikroorganismen zur Produktion der Glutaminsäure wurden auch bei der Produktion der angegriffenen Ausführungsform eingesetzt.
  22. Gemäß dem Datenblatt für „B. J“ wird dieses durch mikrobielle Fermentation von Corynebacterium glutamicum (nachfolgend: C. glutamicum) gewonnen. Untersuchungen, die von der Klägerin an einer Probe des erhaltenen „B J“ vorgenommen bzw. in Auftrag gegeben wurden, ergaben, dass die in der Probe detektierte DNA tatsächlich von dem Mikroorganismus C. glutamicum stammt und zu 99,8 % mit der DNA des Stamms ATCC 13869 übereinstimmt. In der untersuchten DNA der Probe sind sowohl das für Glutamatdehydrogenase (GDH) kodierende gdhA-Gen als auch das für Citratsynthase (CS) kodierende gltA-Gen vorhanden. In der -35-Region der Promotorsequenz des gdhA-Gens fand sich zudem die Nukleotidsequenz TTGTCA und in der -10-Region die Sequenz TATAAT. Die Promotorsequenz des gdhA-Gens des untersuchten Mikroorganismus (untere Zeile) ist nachfolgend im Vergleich zu den Promotorsequenzen zweier Wildtypen von C. glutamicum (obere und mittlere Zeilen) wiedergegeben. Die Darstellung stammt aus einem für die Klägerin erstellten Untersuchungsbericht der K Ltd. (Ausschnitt aus der Fig. 9-2 auf S. 17 der Anlage FBD 17).
  23. Weiterhin weist die Promotorsequenz des gltA-Gens in der -10-Region die Nukleotidsequenz TATAAT auf. Die Promotorsequenz des gltA-Gens des untersuchten Mikroorganismus ist ebenfalls nachfolgend im Vergleich zu den Sequenzen zweier Wildtypen wiedergegeben. Auch diese Darstellung stammt aus dem Untersuchungsbericht der K Ltd. (Ausschnitt aus der Fig. 4 auf S. 7 der Anlage FBD 17).
  24. Die Klägerin erhielt am 6. Juni 2016 weitere Proben des Nebenprodukts J. Diese Probe wurde am 23. Mai 2016 von der H. C I an einen Empfänger in G verschickt. Die Probe stammte vom 30. Dezember 2015 und enthielt Spuren des im Herstellungsorganismus C. glutamicum enthaltenen gdhA-Gens, welches für GDH kodiert und dessen Promotorsequenz – wie die Probe aus dem Jahr 2014 – in der -35-Region die Nukleotidsequenz TTGTCA und in der -10-Region die Nukleotidsequenz TATAAT aufweist. Weiterhin enthielt die Probe Spuren des gltA-Gens, welches für CS kodiert und deren Promotorsequenz – wie die Probe aus dem Jahr 2014 – in der -10-Region die Nukleotidsequenz TATAAT aufweist.
  25. Die Klägerin sieht in dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents.
  26. Sie hat in der letzten mündlichen Verhandlung zunächst beantragt,
  27. I. die Beklagte zu verurteilen,
  28. 1. es jeweils bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
  29. das durch ein Verfahren zur Herstellung von L-Glutaminsäure unmittelbar hergestellte Mononatriumglutamat (MNG bzw. MSG) in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
  30. wenn das Verfahren das Kultivieren eines coryneformen Bakteriums umfasst, das ein Enzym exprimiert, das von einem L-Glutaminsäure-Biosynthesegen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Glutamatdehydrogenase (GDH) und Citratsynthase (CS) kodiert wird, wobei
    i) eine Promotorsequenz des GDH-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region der Promotorsequenz enthält und die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz; oder
    ii) eine Promotorsequenz des CS-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz enthält; oder
    iii) eine Kombination von (i) und (ii);
    (eingeschränkter Anspruch 1)
  31. insbesondere,
  32. wenn die Promotorsequenz des GDH-Gens die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region und die TATAAT-Sequenz in der -10-Region enthält;
    (eingeschränkter Anspruch 2)
  33. insbesondere,
  34. wenn die Promotorsequenz des CS-Gens die TATAAT-Sequenz in der -10-Region enthält;
    (eingeschränkter Anspruch 3)
  35. insbesondere
  36. wenn die Promotorsequenz des GDH-Gens die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region und die TATAAT-Sequenz in der -10-Region enthält und wenn die Promotorsequenz des CS-Gens die TATAAT-Sequenz in der -10-Region enthält;
    (eingeschränkter Anspruch 4)
  37. 2. Auskunft über die gemäß Ziffer I. 1. seit dem 28. Oktober 2009 begangenen Handlungen zu erteilen und zwar unter Angabe
    a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
    b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen für die Erzeugnisse bestimmt waren,
    c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
  38. 3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 28. November 2009 begangen hat, und zwar unter Angabe
    a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,
    b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnungen), sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
    c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnung) sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
    d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
    e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
    wobei
    – der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten jeweils trägt und ihn jeweils ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
    – die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu a) und b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
  39. 4. die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindlichen Erzeugnisse nach Ziffer I. 1. an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung des gesamten kommerziellen Produkts auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, oder selbst zu vernichten;
  40. 5. die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 28. Oktober 2009 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen, sowie die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
  41. II. festzustellen, dass die Beklagte jeweils verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 28. November 2009 von der Beklagten begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
  42. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihr Klagebegehren beschränkt und den eingeschränkt verteidigten Patentanspruch 1 in einer weiter eingeschränkten Fassung geltend gemacht.
  43. Zuletzt beantragt die Klägerin daher nur noch
  44. zu erkennen, wie unter Ziffer I. und II. des Tenors geschehen.
  45. Im Übrigen hat die Klägerin den Verzicht auf die Klageansprüche erklärt, soweit die zunächst gestellten Klageanträge über die zuletzt gestellten Klageanträge hinausgehen.
  46. Die Beklagte beantragt,
  47. die Klage abzuweisen und, soweit die Klägerin auf die Klageansprüche verzichtet hat, den Erlass eines Teilverzichtsurteils,
  48. hilfsweise den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die beim Bundespatentgericht gegen den deutschen Teil des Klagepatents EP 1 033 XXX B1 anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen.
  49. Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass in der Zeit vor dem 1. Januar 2011 im Werk der H. C I Bakterienstämme mit den im Klagepatentanspruch beschriebenen Mutationen zur Produktion von Mononatriumglutamat eingesetzt worden seien und vor dem Jahr 2011 hergestelltes Mononatriumglutamat ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis der patentgemäßen Lehre sei. Sie behauptet, Informationen über die verwendeten Produktionsstämme existierten nicht mehr, weil die Unterlagen gemäß der üblichen Praxis und Sicherheitsrichtlinien im Konzern Ende 2015 vernichtet worden seien. Es seien auch keine Personen mehr im Unternehmen auffindbar, die hierüber Auskunft erteilen könnten.
    Die Beklagte behauptet, dass seit Juni 2014 keine der seit Januar 2011 verwendeten Bakterienstämme mehr zur Produktion von Mononatriumglutamat eingesetzt worden seien, die Mutationen im Sinne des Klagepatentanspruchs aufweisen. Alle Stämme – auch die derzeit verwendeten – wiesen in der Promotorsequenz des GDH-Gens TGGTCA in der -35-Region und CATAAT in der -10-Region auf und in der Promotorsequenz des CS-Gens ATGGCT in der -35-Region und TATAAT oder TATAGC (seit 1. Dezember 2015 ausschließlich TATAGC) in der -10-Region. Wenn die Klägerin anhand einer Untersuchung einer weiteren Probe des Nebenprodukts „J“ vom 30. Dezember 2015 Gegenteiliges festgestellt habe, liege das an Verunreinigungen der verwendeten Herstellungsanlage mit früher verwendeten Bakterienstämmen.
    Schließlich hält die Beklagte das Klagepatent für nicht rechtsbeständig. Die Lehre des Klagepatents sei im Hinblick auf die Patentanmeldungen EP 1 010 755 A1 und EP 0 771 879 A1 nicht neu, beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
  50. Die Klägerin ist der Ansicht, das Bestreiten einer Patentverletzung vor dem Jahr 2011 mit Nichtwissen durch die Beklagte sei unzulässig, jedenfalls aber in der Sache unbeachtlich. Zudem habe sie – die Klägerin – festgestellt, dass im Werk der H. C I auch nach dem Juni 2014 Bakterienstämme mit den Mutationen im Sinne des Klagepatentanspruchs verwendet worden seien. Dies ergebe sich aus einer weiteren Probe des Nebenprodukts „J“, die vom 30. Dezember 2015 stamme.
  51. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
  52. Entscheidungsgründe
  53. Die zulässige Klage ist, soweit die Klägerin aufgrund des Teilverzichts nicht mit ihren Klageansprüchen abzuweisen ist, begründet.
  54. A
    Die Klage ist, soweit auf die Klageansprüche nicht verzichtet worden ist, begründet.
  55. Die Klägerin hat gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf aus den Vertriebswegen sowie Schadensersatz dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB. Die angegriffene Ausführungsform ist ein unmittelbares Erzeugnis des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens, deren Angebot und Vertrieb eine unmittelbare Patentverletzung im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG darstellen.
  56. I.
    Das Klagepatent bezieht sich auf ein Verfahren zur Erstellung eines mutierten Stammes coryneformer Bakterien, der fähig ist, L-Glutaminsäure in einer hohen Ausbeute herzustellen, und auf ein Verfahren zum Herstellen von L-Glutaminsäure durch die Fermentation mit der Mutante.
  57. Im Stand der Technik waren laut Klagepatentschrift grundsätzlich zwei Arten von Verfahren bekannt, um mutierte, für die Produktion von Aminosäuren durch Fermentation geeignete Bakterienstämme herzustellen. Bei der einen Verfahrensart werden mit einem chemischen Mutagen randomisierte Mutationen in die DNS der Bakterien eingeführt, die andere Verfahrensart umfasst die genetische Rekombination. Im zweiten Fall kann ein Gen auch in einem Stoffwechselweg gesteigert oder geschwächt werden, der an der Biosynthese einer Zielsubstanz oder an ihrem Abbau beteiligt ist. Dadurch kann ein Stamm entwickelt werden, der eine verbesserte Kapazität zur Herstellung einer Zielsubstanz hat. In diesem Zusammenhang wurde im Stand der Technik zur Steigerung eines Ziel-Gens hauptsächlich ein Plasmid benutzt, das fähig ist, autonom zu replizieren, d.h. unabhängig vom Chromosom in einer Zelle.
  58. In der Klagepatentschrift wird erläutert, dass die Steigerung eines Ziel-Gens mit Hilfe eines Plasmids nicht unproblematisch ist. Bei dem Verfahren ist beispielsweise der Grad der Anreicherung des Ziel-Gens in Abhängigkeit von der Anzahl der Kopien des Plasmids selbst variabel. Deshalb ist die Anzahl an Kopien für manche Ziel-Gene zu hoch und infolgedessen die Expression des Gens zu exzessiv, so dass das Wachstum gehemmt oder die Kapazität zur Herstellung der Ziel-Substanz gesenkt wird. Auch wenn der Grad der Steigerung des Ziel-Gens aufgrund einer geringeren Anzahl an Plasmid-Kopien gesenkt wird, ist die Vielfalt des Plasmids häufig limitiert und die beabsichtigte Steuerung des Expressionsniveaus des Ziel-Gens ist unmöglich. Ein weiteres Problem ist, dass die Replikation des Plasmids oft instabil ist und daher das Plasmid eliminiert wird.
  59. Die Klagepatentschrift benennt aus dem Stand der Technik verschiedene Druckschriften, die sich bereits mit der Steigerung bestimmter Ziel-Gene für die Biosynthese von L-Glutaminsäure in Corynebakterien beschäftigten. So offenbart die japanische Patentanmeldung 61-268185 eine rekombinante DNS, die ein DNS-Fragment umfasst, das ein von einem Glutamat herstellenden coryneformen Bakterium abgeleitetes GDH herstellendes Gen enthält, und ein DNS-Fragment (Plasmid), das ein für die autonome Replikation in der Zelle benötigtes Gen enthält. Durch die Einführung der rekombinanten DNS in eine Zelle kann ein GDH anreichernder Stamm herangezogen werden, um Substanzen wie Aminosäuren und Proteinen mit Mikroorganismen besser herstellen zu können. Dies wird auch in dem japanischen Patent 2,520,895 offenbart, indem die zuvor beschriebene rekombinante DNS in ein Corynebakterium eingeführt wird, um einen Stamm zu erhalten, der die verbesserte enzymatische Aktivität besitzt, und L-Glutaminsäure durch Fermentation mit Hilfe dieses Stammes hergestellt wird. In dem Patent wird außerdem beschrieben, dass die L-Glutaminsäure-Produktivität weiter verbessert werden kann, wenn eine zwei Arten von Genen umfassende rekombinante DNS in ein Glutamat herstellendes coryneformes Bakterium eingeführt wird – nämlich ein GDH herstellendes Gen und ein Isocitrat-Dehydrogenase (ICDH)-Gen.
  60. Schließlich offenbart die japanische Patentanmeldung 6-502548 ein Corynebakterium-Expressionssystem und -Sekretionssystem. Dieses umfasst einen Corynebakterium-Stamm und eine Sekretionskassette, die die erste funktionelle DNS-Sequenz zur Expression in dem Stamm umfasst, die zweite DNS-Sequenz, die für Aminosäuren, Polypeptide und/oder Proteine kodiert, und die dritte DNS-Sequenz, die zwischen der ersten und der zweiten DNS-Sequenz inseriert ist. Dabei kodiert die dritte DNS-Sequenz das aus PS1 und PS2 ausgewählte Proteinelement, welche die Sekretion der Aminosäuren, Polypeptide und/oder Proteine garantieren. Nach NTG-Mutagenese wurde eine Mutante ausgewählt, die gegenüber dem Glutamat-Analogon 4-Fluorglutamat (4FG) resistent ist und der Transformation mit PCGL141 ausgesetzt. Es wird beschrieben, dass ein Stamm, der eine gesteigerte Expression von GDH hat, von den Analogon-resistenten Bakterien erhalten werden kann. Zudem wird beschrieben, dass eine Mutation in der Nukleotid-Sequenz Nr. 251 bis 266 des GDH-Promotors beobachtet wurde.
  61. Zuletzt verweist die Klagepatentschrift auf Patek et al, 1996, die beschrieben, wie sie Promotoren von fünf zuvor isolierten C. glutamicum-Genen klonierten und kartierten und konservierte Sequenzen etwa 35 bp und 10 bp strangaufwärts des Transkriptionsstartorts feststellten.
  62. Davon ausgehend wird in der Klagepatentschrift eine Vielzahl von Aufgaben formuliert. Zunächst soll durch Genrekombination oder -mutation ein Verfahren zur Erstellung einer Mutante bereitgestellt werden, die fähig ist, ohne ein Plasmid zu benutzen, die Expression eines Ziel-Gens angemessen zu steigern oder zu steuern, und die auch fähig ist, L-Glutaminsäure in einer hohen Ausbeute herzustellen.
  63. Weiterhin soll ein Promotor für GDH bereitgestellt werden, der fähig ist, einem Corynebakterium-Stamm die Fähigkeit zur Herstellung von Glutaminsäure in hoher Ausbeute zu verleihen, ohne die Menge an Asparaginsäure und Alanin als Nebenprodukte wesentlich zu erhöhen.
  64. Weitere Aufgaben bestehen darin, ein GDH-Gen bereitzustellen, das eine Sequenz des oben beschriebenen Promotors für GDH aufweist, ein Corynebakterium-Stamm bereitzustellen, der die oben beschriebenen Gene hat und fähig ist, L-Glutaminsäure herzustellen und ein Verfahren zum Herstellen von Aminosäuren durch Fermentation bereitzustellen, wobei ein solcherart erstellter Aminosäure-herstellender Mikroorganismus benutzt wird.
  65. Schließlich besteht eine Aufgabe darin, ein Fermentationsverfahren zum Herstellen von L-Glutaminsäure mit niedrigen Kosten bereitzustellen, indem die Ausbeute an L-Glutaminsäure durch das Benutzen eines L-Glutaminsäure herstellenden coryneformen Bakteriums erhöht wird.
  66. Zur Lösung dieser Aufgaben schlägt das Klagepatent mit dem Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung von L-Glutaminsäure vor. Nachstehend sind die Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 in der in diesem Verfahren eingeschränkt geltend gemachten Fassung in gegliederter Form wiedergegeben.
  67. 1. Verfahren zur Herstellung von L-Glutaminsäure, umfassend das Kultivieren eines coryneformen Bakteriums;
    2. das Bakterium exprimiert ein Enzym, das von einem L-Glutaminsäure-Biosynthesegen kodiert wird;
    3. das L-Glutaminsäure-Biosynthesegen ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Glutamatdehydrogenase (GDH) und Citratsynthase (CS);
    4. dabei enthält eine Promotorsequenz des GDH-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt,
    4.1 die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region der Promotorsequenz und
    4.2 die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz;
    oder
    5. dabei enthält
    5.1 eine Promotorsequenz des GDH-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt,
    5.1.1 die TTGTCA-Sequenz in der -35-Region der Promotorsequenz und
    5.1.2 die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz,
    und
    5.2 eine Promotorsequenz des CS-Gens, das auf einem Chromosom des Bakteriums liegt, die TATAAT-Sequenz in der -10-Region der Promotorsequenz.
  68. Nach der Beschreibung des Klagepatents besteht die Lösung der aufgezeigten Aufgaben darin, dass der Promotor von L-Glutaminsäure-Biosynthesegenen auf einem Chromosom verschiedenartig modifiziert wird, um die Expressionsmenge der Ziel-Gene zu steuern. Insbesondere liegt der Erfindung die Erkenntnis zugrunde, dass eine spezifische Mutation in die -35-Region und die -10-Region eingeführt wird, die eine spezifische Region des Promotors ist.
  69. II.
    Die angegriffene Ausführungsform ist ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG. Sie stellt das Ergebnis der Anwendung des mit dem eingeschränkt geltend gemachten Klagepatentanspruch 1 geschützten Verfahrens dar. Dies ist zwischen den Parteien zu Recht unstreitig.
  70. III.
    Die Beklagte hat jedenfalls für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis Mai 2014 zugestanden, dass im Werk der H. C I das Verfahren gemäß dem geltend gemachten Klagepatentanspruch 1 angewendet wurde. Unstreitig brachte die Beklagte 50 kg der mit diesem Verfahren hergestellten angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr. Dadurch sind die nachstehenden Rechtsfolgen begründet.
  71. 1.
    Die Beklagte ist der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, da sie zur Benutzung der patentgemäßen Lehre nicht berechtigt ist.
  72. Unbeachtlich ist, ob die Beklagte bereits vor dem 1. Januar 2011 oder nach dem 31. Mai 2014 das Klagepatent verletzte. Da eine Patentverletzung jedenfalls für den Zeitraum dazwischen zugestanden ist, ist die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr gegeben. Diese entfällt nicht allein deshalb, weil die Beklagte nach ihrer Behauptung die Patentverletzung einstellte (vgl. BGH GRUR 1992, 318 – Jubiläumsverkauf). Die Wiederholungsgefahr kann grundsätzlich nur durch eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklärung beseitigt werden (BGH GRUR 2013 – Restwertbörse II). Daran fehlt es hier.
  73. 2.
    Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 und 2 PatG.
  74. a)
    Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.
  75. b)
    Die Beklagte ist zum Schadensersatz verpflichtet, weil sie die Patentverletzung schuldhaft beging. Als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist, zumal bereits mit dem Verfahren nach dem Klagepatent hergestellte Erzeugnisse in den Verkehr gebracht wurden.
  76. c)
    Die Feststellung der Schadensersatzpflicht ist abgesehen vom Bestand des Klagepatents weder durch den Nachweis einer ersten Verletzungshandlung noch durch die behauptete Einstellung der Patentverletzung zeitlich beschränkt.
  77. Nach den vom Bundesgerichtshof für den gewerblichen Rechtsschutz entwickelten Grundsätzen ist für die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beginn einer Verletzungshandlung nicht nachzuweisen (BGH NJW 1992, 2292, 2295 – Nicola; GRUR 2007, 877, 880 – Windsor Estate). Ebenso wenig ist auf den Einwand des Verletzers einzugehen, er habe die Verletzungshandlungen von einem bestimmten Zeitpunkt ab eingestellt (BGH GRUR 1956, 265 – Rheinmetall-Borsig). Es bedarf einer zeitlichen Abgrenzung lediglich insoweit, als der Zeitraum, innerhalb dessen eine Benutzungshandlung erfolgt ist, für deren Kennzeichnung als schuldhaft rechtswidrige Verletzungshandlung bestimmend ist. So muss, wenn das Patent bei Erlass des Urteils bereits abgelaufen ist, der Zeitpunkt des Erlöschens, und dann, wenn etwa die Benutzung erst von einem bestimmten Zeitpunkt ab als rechtswidrig und schuldhaft anzusehen ist, dieser Zeitpunkt festgelegt werden. Abgesehen hiervon entbehrt aber die Feststellung der Schadensersatzpflicht jeder zeitlichen Beziehung. In beiden Fällen wird allein auf die Verletzungshandlungen abgestellt, ohne dass dabei der Zeitpunkt, zu dem sie vorgenommen worden sind, eine Rolle spielt (BGH GRUR 1956, 265, 270 – Rheinmetall-Borsig; NJW 1992, 2292, 2295 – Nicola). Hierdurch wird der Verletzer nicht ungerechtfertigt beschwert; denn der Schutzrechtsinhaber wird in der Regel den tatsächlichen Umfang einer Verletzung seines Rechts durch einen Verletzer nur und erst aufgrund der Rechnungslegung des Verletzers feststellen können. Das ohnehin begrenzte Recht des Schutzrechtsinhabers würde aber in seiner Durchsetzbarkeit erheblich beschränkt, wäre er genötigt, die Rechnungslegungspflicht des Verletzers auf den Zeitraum ab der konkret festgestellten Verletzungshandlung zu beschränken (BGH NJW 1992, 2292, 2296 – Nicola). Ebenso wenig wird der Verletzer beschwert, wenn seiner Behauptung, er habe die Verletzungshandlungen von einem bestimmten Zeitpunkt ab eingestellt, nicht nachgegangen wird (BGH GRUR 1956, 265, 270 – Rheinmetall-Borsig). Gleiches gilt für die Feststellung der Schadensersatzpflicht.
  78. Infolgedessen geht das beklagtenseitige Bestreiten einer Patentverletzung mit Nichtwissen für die Zeit vor dem 1. Januar 2011 ins Leere. Die Klägerin hat nicht darzulegen und zu beweisen, dass bereits vor diesem Datum Patentverletzungen stattfanden, wenn – wie hier – feststeht, dass überhaupt eine Patentverletzung begangen wurde, während das Klagepatent in Kraft stand. Gleiches gilt für die Behauptung der Beklagten, seit Juni 2014 seien keine Bakterienstämme mit den patentgemäßen Mutationen mehr verwendet worden.
  79. 3.
    Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung und aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu.
  80. a)
    Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
  81. b)
    Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ist zeitlich weder durch den Nachweis der ersten Verletzungshandlung, noch durch den Einwand, die Verletzungshandlungen eingestellt zu haben, zeitlich beschränkt (BGH GRUR 1956, 265 – Rheinmetall-Borsig; NJW 1992, 2292 – Nicola; GRUR 2007, 877 – Windsor Estate). Zur Begründung wird auf die Ausführungen zur Feststellung der Schadensersatzpflicht Bezug genommen.
  82. c)
    Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ist auch nicht gemäß § 275 Abs. 1 BGB ausgeschlossen, weil für die Beklagte eine Auskunft für die Zeit vor dem 1. Januar 2011 unmöglich ist.
  83. Das beklagtenseitige Bestreiten einer Patentverletzung mit Nichtwissen für die Zeit vor dem 1. Januar 2011 kann allenfalls im Rahmen eines Einwands der Unmöglichkeit zum Tragen kommen. Auf der Grundlage des Beklagtenvortrags lässt sich die Unmöglichkeit der Auskunft und Rechnungslegung jedoch nicht feststellen. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Leistung unmöglich ist, trägt der Schuldner (Palandt/Grünberg, BGB 76. Aufl.: § 275 Rn 34), im vorliegenden Fall also die Beklagte. Diese hat behauptet, Informationen über die verwendeten Produktionsstämme existierten nicht mehr, weil die Unterlagen gemäß der üblichen Praxis und Sicherheitsrichtlinien im Konzern Ende 2015 vernichtet worden seien. Es seien auch keine Personen mehr im Unternehmen auffindbar, die hierüber Auskunft erteilen könnten. Damit hat die Beklagte ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht genügt.
  84. Was die Unterlagen angeht, genügt der lapidare Hinweis auf deren Vernichtung nicht. Es wird schon nicht vorgetragen, welche Unterlagen konkret vernichtet wurden. In der Klageerwiderung war nur die Rede von vertraulichen Unterlagen. Dass innerhalb des Konzerns der B-Gruppe, insbesondere bei der B D Corporation , der PT. C I und der Beklagten, sämtliche Unterlagen nach fünf Jahren vernichtet werden, ist nicht glaubhaft und wird auch von der Beklagten so nicht behauptet. Insofern fehlt ergänzender Vortrag zur Vernichtungspraxis im Konzern der B-Gruppe. So mag es sein, dass Unterlagen über Geschäftsabschlüsse oder Rechnungen und Lieferscheine nicht mehr vorhanden sind. Dies muss aber beispielsweise für Unterlagen über die vor dem 1. Januar 2011 in der Produktion eingesetzten Bakterienstämme nicht zwingend gelten. Auch solche Unterlagen können – ggf. in Kombination mit Auskünften von Mitarbeitern – eine Auskunft zum Umfang der Patentverletzung in der Zeit vor dem 1. Januar 2011 zulassen. Selbst wenn solche Unterlagen nicht mehr vorhanden sind, ist nicht ausgeschlossen, dass Unterlagen aus der Zeit nach dem 1. Januar ggf. in Kombination mit anderen Erkenntnisquellen Rückschlüsse auf eine Patentverletzung vor diesem Zeitpunkt ermöglichen. Weiterhin wäre ergänzender Vortrag zu den im Konzern der B Gruppe geltenden Sicherheitsrichtlinien zu erwarten gewesen. Denn es erschließt sich nicht, inwieweit für auskunftsrelevante Unterlagen überhaupt ein Sicherheitsbedürfnis bestand und dieses ihre Vernichtung erforderte.
  85. Die Beklagte kann auch nicht mit Erfolg einwenden, es seien keine Personen mehr im Unternehmen auffindbar, die entsprechende Auskunft erteilen könnten. Auch hier fehlt es an jeglicher Differenzierung zwischen den einzelnen konzernangehörigen Unternehmen und für welche Angaben keine Personen im Unternehmen auffindbar seien. Insofern hätte es der Beklagten auch oblegen, zur Konzern- und Unternehmensstruktur, zu den eingesetzten Personen und dem bei ihnen vorhandenen Wissen ergänzend vorzutragen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Schuldner eines Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, der die von ihm geforderte Handlung nicht ohne die Mitwirkung eines Dritten bewirken kann, verpflichtet ist, alles Zumutbare zu tun, um sich von dem mitwirkungspflichtigen Dritten die erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen (OLG Düsseldorf InstGE 9, 179 – Druckerpatrone). Ob und inwieweit es mitwirkungspflichtige Dritte wie etwa ehemalige Mitarbeiter oder konzernangehörige Unternehmen gibt, trägt die Beklagte schon nicht vor. Dies lässt eine Beurteilung, ob die zu leistende Auskunft unmöglich ist, nicht zu.
  86. 4.
    Die Klägerin hat schließlich gegen die Beklagte im tenorierten Umfang einen Anspruch auf Vernichtung der unmittelbar patentverletzenden Erzeugnisse und auf Rückruf solcher Erzeugnisse aus den Vertriebswegen gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 und 3 PatG. Auch diese Ansprüche unterliegen abgesehen von der Schutzdauer des Klagepatents keiner zeitlichen Beschränkung. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zum Schadensersatzanspruch Bezug genommen.
  87. B
    Soweit die Klägerin auf die ursprünglichen Klageansprüche verzichtet hat, ist durch (Teil-)Verzichtsurteil zu entscheiden und die Klägerin aufgrund dessen mit den geltend gemachten Klageansprüchen abzuweisen.
  88. C
    Für eine Aussetzung des Verfahrens besteht kein Anlass. Es ist nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass die das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage Erfolg haben wird.
  89. 1.
    Die mit dem eingeschränkt geltend gemachten Klagepatentanspruch 1 geschützte Lehre des Klagepatents ist neu. Sie wird nicht durch die Patentanmeldung EP 1 010 755 A1 (NK 32, in deutscher Übersetzung vorgelegt als NKÜ 32) offenbart.
  90. Die NK 32 stellt hinsichtlich der Variante i) des Klagepatentanspruchs, die ausschließlich die Promotorsequenz des GDH-Gens betrifft (Merkmalsgruppe 4), bereits keinen Stand der Technik dar. Jedenfalls hat die Beklagte nicht vorgetragen, dass dem Klagepatent bezüglich des GDH-Gens nicht der Zeitrang der Prioritätsanmeldungen vom 25. September 1998 zukomme, weil es die Priorität nicht zu Recht in Anspruch nehme. Die NK 32 beansprucht eine Priorität vom 18. Dezember 1998 und damit einen Zeitrang nach dem Klagepatent. Abgesehen davon ist nicht vorgetragen, dass die in der NK 32 (dort Abs. [0024]) genannten Promotoren (lac-, trc-, tac-, PR- und PL-Promotor) die vom Klagepatentanspruch in der Merkmalsgruppe 4 für die Promotorsequenz des GDH-Gens geforderten Nukleotidsequenzen in ihrer -10 und -35-Region aufweisen. Die tac- und trc-Promotoren weisen in der -35-Region jedenfalls die Nukleotidsequenz TTGACA auf, die nicht anspruchsgemäß ist. Damit fehlt es auch an einer Offenbarung der Lehre des geltend gemachten Klagepatentanspruchs in der Variante i).
  91. Dass das Klagepatent hinsichtlich der Variante ii) des eingeschränkt geltend gemachten Klagepatentanspruchs (Merkmalsgruppe 5), die sich auf die Promotorsequenzen sowohl des GDH-Gens als auch des CS-Gens bezieht, die Priorität zu Recht in Anspruch nimmt, hat die Beklagte nicht in Abrede gestellt, so dass auf die Ausführungen zur Variante i) verwiesen werden kann. Ungeachtet dessen offenbart die NK 32 nicht, sowohl für das GDH-Gen als auch das CS-Gen Promotorsequenzen mit den im Klagepatentanspruch verlangten Nukleotidsequenzen vorzusehen.
  92. 2.
    Die Lehre des Klagepatentanspruchs ist neu gegenüber der Patentanmeldung EP 0 771 879 A1 (NK 5, in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage NKÜ 5).
  93. Die NK 5 vermag bereits deswegen eine Aussetzung des Rechtsstreits nicht zu rechtfertigen, weil es sich um geprüften Stand der Technik handelt. Im Übrigen lehrt die NK 5, die L-Glutaminsäure-Produktivität von coryneformen Bakterien durch die Verbesserung der an der Biosynthese von Glutaminsäure beteiligten Gene zu erhöhen (S. 6 Z. 36 f der NK 5). Als Ziel für eine Verbesserung des Glutaminsäure-Biosynthesesystems nennt die NK 5 unter anderem das CS-Gen und das GDH-Gen (S. 6 Z. 37-42 der NK 5). Nach der Nennung verschiedener Verfahren zum Erhalt dieser Gene, schlägt die NK 5 auch vor, die Expression des Zielgens zu erhöhen, indem es in einer Position stromabwärts von einem starken Promotor ligiert wird (S. 7 Z. 2 f der NK 5). Nach der NK 5 umfassen starke Promotoren, die in Corynebakterien wirken, lac-Promotor, tac-Promotor, trp-Promotor usw. von Escherichia coli (E. coli). Außerdem stellt der trp-Promotor von einem Bakterium der Gattung Corynebakterium einen vorzugswürdigen Promotor dar (S. 7 Z. 3-7 der NK 5).
  94. Die NK 5 offenbart jedoch nicht die vom Klagepatentanspruch jeweils in den Merkmalsgruppen 4 und 5.1 verlangte Kombination der Nukleotidsequenzen TTGTCA in der -35-Region und TATAAT in der -10-Region. Sie listet verschiedene Promotoren wie den trp oder tac-Promotor auf, um die Expression des Zielgens zu verstärken (S. 7 Z. 3-8 der NK 5). Für die genannten Promotoren lautet die Nukleotidsequenz jedoch in der -35-Region TTGACA und in der -10-Region TATAAT.
  95. 3.
    Die Lehre des Klagepatentanspruchs ergibt sich auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.
  96. Wie bereits ausgeführt, offenbart die NK 5 jedenfalls nicht die Kombination der Nukleotidsequenzen TTGTCA in der -35-Region und TATAAT in der -10-Region der Promotorsequenz des GDH-Gens (Merkmalsgruppe 4 bzw. 5.1), weil keiner der in NK 5 genannten Promotoren diese Kombination von Nukleotidsequenzen aufweist.
  97. Ausgehend von der NK 5 gibt es für den Fachmann keinen Anlass, die genannten Promotoren dahingehend zu verändern, dass sie in der -35- und -10-Region Nukleotidsequenzen im Sinne des Klagepatentanspruchs aufweisen. Die NK 5 selbst beschreibt die genannten Promotoren bereits als starke Promotoren, die, obwohl sie überwiegend von E. coli stammen, in Corynebakterien wirken. Die NK 5 selbst hat einen trp-Promotor aus einem Corynebakterium verwendet (S. 7 Z. 7 f der NK 5).
  98. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Aufsatz von Pátek u.a. (NK 11, in deutscher Übersetzung als NKÜ 11 vorgelegt). Auch dieser Aufsatz gehört zum geprüften Stand der Technik, so dass sich bereits aus diesem Grund eine Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage nicht durch eine Kombination der NK 5 mit der NK 11 begründen lässt.
  99. Zudem beschäftigt sich der Aufsatz mit Promotoren von C. glutamicum, dabei unter anderem mit der Suche nach einem Konsensusmotiv. Der NK 11 liegt der Gedanke zugrunde, dass die Aktivität von Promotoren in E. coli zu einem Großteil mit ihrer Ähnlichkeit zu den -35- und -10-Konsensushexameren in Korrelation gebracht werden kann. Dementsprechend gingen die Autoren der NK 11 davon aus, dass die Aktivität der Promotorsequenzen in C. glutamicum ebenfalls mit der vorausgesagten Konsensuspromotorsequenz korreliert (S. 1306 r. Sp. am Ende bis S. 1307 l. Sp. der NK 11). Allerdings kommen die Autoren der NK 11 zu dem Ergebnis, dass eine Korrelation zwischen der Übereinstimmung mit den Konsensuspromotorsequenzen und der Aktivität dieser Promotoren gerade nicht gefunden werden konnte (S. 1307 l. Sp. der NK 11). Für den Fachmann bietet die NK 11 daher keinen Anlass, die in der NK 5 genannten Promotoren in eine bestimmte Richtung zu verändern oder andere Promotorsequenzen zu verwenden, die in der -35- und -10-Region die Nukleotidsequenzen der Merkmalsgruppe 4 bzw. 5.1 aufweisen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Hinweis am Ende der NK 11, es seien weitere Studien nötig, um detaillierte Informationen zur Beziehung zwischen Struktur und Funktion von Promotoren in C. glutamicum und damit ein besseres Verständnis der Genexpression in diesem Organismus zu erhalten (S. 1307 r. Sp. der NK 11). Denn dieser Hinweis gibt in keiner Weise die Richtung vor, in der eine vorteilhafte Promotorsequenz für C. glutamicum gefunden werden könnte.
  100. Selbst wenn die von den Autoren der NK 11 aufgeführten möglichen Gründe dafür, dass anders als bei E. coli keine Korrelation zwischen der Aktivität einer Promotorsequenz und seiner Nähe zur Konsensussequenz gefunden wurde (S. 1307 l. Sp. der NK 11), dahingehend zu verstehen sind, dass für C. glutamicum weiterhin an dem Konzept der Konsensussequenz festgehalten werden sollte, führt dies den Fachmann nicht zur patentgemäßen Lehre. Denn dies könnte für den Fachmann allenfalls Anlass sein, die in der NK 11 genannten Konsensussequenzen zu verwenden. Diese entsprechen jedoch ebenso wenig den im Klagepatentanspruch genannten Promotorsequenzen. In der NK 11 werden als Konsensussequenzen in C. glutamicum für die -10-Region TA.AAT und TTGCCA für die -35-Region genannt (S. 1306 l. Sp. oben der NK 11). Ausgehend von der NK 5 und den dort genannten Promotoren mag für den Fachmann daher die Verwendung einer TATAAT-Sequenz in der -10-Region nahegelegen haben, nicht aber eine TTGTCA-Sequenz in der -35-Region. Dies gilt auch, weil die NK 11 den tac-Promotor von C. glutamicum unter Verweis auf weitere Literatur als besonders effizient herausstellt und eine weitere Steigerung der Effizienz nur durch eine Veränderung der -10-Region offenbart (S. 1306 l. Sp. der NK 11). Für die -35-Region wird nach wie vor keine Anregung gegeben, eine Veränderung hin zur anspruchsgemäßen Nukleotidsequenz vorzunehmen.
  101. D
    Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.
  102. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 1, 709 S. 1 ZPO.
  103. Streitwert: 500.000,00 EUR

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