I – 2 U 11/17

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Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2688

Oberlandesgericht Düsseldorf

Urteil vom 31. August 2017, Az. I – 2 U 11/17

Vorinstanz: 4b O 119/16

I. Auf die Berufung der Verfügungsbeklagten wird das am 31. Januar 2017 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens erster und zweiter Instanz werden der Verfügungsklägerin auferlegt.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Verfügungsklägerin kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Verfügungsbeklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

IV. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,- € festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Verfügungsklägerin ist die eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 4 820 AAA B1 (nachfolgend: Verfügungspatent). Sie nimmt die Verfügungsbeklagten aus dessen deutschen Teil, der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 598 14 5AA.B geführt wird, im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Anspruch.

Das Verfügungspatent wurde als Teilanmeldung zu der europäischen Patentanmeldung 0 991 AAC (nachfolgend: Stammanmeldung) angemeldet und nimmt deren Anmeldetag vom 3. Juni 1998 sowie die Priorität der DE 197 25 AAD vom 17. Juni 1997 in Anspruch. Die Veröffentlichung der Anmeldung des Verfügungspatents erfolgte am 2. Februar 2005, die des Hinweises auf die Erteilung des Verfügungspatents am
7. August 2013. Der deutsche Teil des Verfügungspatents ist in Kraft. Auf einen Einspruch der Verfügungsbeklagten zu 1) hin wurde das Verfügungspatent durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in einer Zwischenentscheidung vom 12. Oktober 2016, hinsichtlich deren vollständigen Inhalts auf die Anlage HL VF 9 Bezug genommen wird, in einer eingeschränkten und hier allein streitgegenständlichen Fassung aufrechterhalten. Gegen diese Zwischenentscheidung wurde am 7. März 2017 Beschwerde eingelegt (Az.: T 0593/17). Ein auf der Grundlage der Stammanmeldung erteiltes Patent wurde demgegenüber durch die Technische Beschwerdekammer mit Beschluss vom 26. April 2010 (Az.: T 0019/07), dessen Inhalt sich der Anlage AST 22 entnehmen lässt, widerrufen.

Das Verfügungspatent betrifft ein medizinisches Instrument zur Behandlung von biologischem Gewebe. Sein Patentanspruch 1 ist in der durch die Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung wie folgt gefasst:

„Medizinisches Instrument zur Behandlung von biologischem Gewebe eines Körpers von Lebewesen,

mit einem Gehäuse (4),

mit einem Antriebsmittel (14) zum Beschleunigen eines Schlagteils (10) zum Erzeugen von Druckwellen auf ein Übertragungselement (2), wobei

das Schlagteil (10) für ein wiederholtes Anschlagen gegen das Übertragungselement (2) in dem Gehäuse (4) periodisch hin- und herbewegbar ist und selbsttätig rückstellbar ist,

das Antriebsmittel (14) das Schlagteil (10) pneumatisch mit einem Druck von bis zu 5 bar beschleunigt,

das Schlagteil (10) über das Übertragungselement (2) unfokussierte, mechanisch erzeugte Druckwellen in das biologische Gewebe einkoppelt,

das Übertragungselement (2) aus einer Sonde besteht, deren stumpfe Sondenspitze eine flache oder konvex gekrümmte Austrittsgrenzfläche (24) aufweist,

die Sondenspitze (22) zur Einkopplung der Druckwellen auf der Körperoberfläche geeignet ist,

zwischen Übertragungselement (2) und dem Gehäuse (4) ein in Axialrichtung wirkendes federndes und eine Rückstellfunktion für das Übertragungselement (2) aufweisendes Dämpfungselement (30) angeordnet ist, gegen das ein Ringbund (3) des Übertragungselementes (2) als Anschlagelement anliegt,

das Dämpfungselement (30) das Übertragungselement (2) in Axialrichtung von dem Gehäuse (4) entkoppelt,

das Dämpfungselement (30) die Verlagerung des Übertragungselements (2) begrenzt, so dass die Sondenspitze (22) einen Hub von weniger als 0,5 mm ausführt,

und wobei

die Schlagfrequenz des Schlagteils (10) 1 bis 30 Hz, vorzugsweise 6 bis 20 Hz beträgt.“

Hinsichtlich der Formulierung des durch die Verfügungsklägerin lediglich im Wege eines „insbesondere, wenn“-Antrages geltend gemachten Unteranspruchs 2 wird auf die Anlage AST 4 Bezug genommen.

Die nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 der Verfügungspatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Bei Figur 1 handelt es sich um eine Darstellung des medizinischen Instruments im Querschnitt. Die Figuren 2 und 3 zeigen alternative Ausführungsformen des Übertragungselementes.
Das in Figur 1 gezeigte Handstück (1) besteht aus einem Gehäuse (4), das einen pneumatischen Zylinder (6) aufnimmt, in dem ein Schlagteil (10) mit Hilfe pneumatischer Antriebsmittel (14) in Verbindung mit einer Staudruckkammer (8), die den Zylinder (6) koaxial ringförmig umgibt, zwischen zwei Endpositionen hin- und herbewegt wird. Das Schlagteil (10) kann in Richtung auf das distale Ende (18) des Zylinders (6) beschleunigt werden. Durch die Beschleunigung des Schlagteils (10) trifft dieses mit einer hohen Endgeschwindigkeit auf eine distal von dem Zylinder (6) angeordnete Eintrittsgrenzfläche (26) eines Übertragungselements (2), das aus einer metallischen Sonde mit einer stumpfen Sondenspitze (22) und einer planen oder konvex geformten Austrittsfläche (24) besteht. Das Schlagteil (10) übt einen oder mehrere Kraftstösse auf das Übertragungselement (2) aus, das die von dem Schlagteil (10) induzierte Druckwelle an die Austrittsgrenzfläche (24) weiterleitet und dort in ein biologisches Gewebe einkoppelt.

Die Verfügungsbeklagte zu 1) bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Geräte zur sog. „Stoßwellentherapie mittels radialer Stoßwellen“, die unter anderem unter den Bezeichnungen „B‘“ und „C“ vertrieben werden. Die vorgenannten Geräte sind mit jeweils einem baugleichen Handstück mit der Bezeichnung „D“ versehen, auf das – je nach medizinischer Indikation – unterschiedliche Applikatoren aufgesetzt werden.

Im vorliegenden Verfahren streitgegenständlich sind die Stoßwellengeräte der Serie „E“ einschließlich des Handstücks „D“ in Verbindung mit dem Applikator „F“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die Stoßwellengeräte der genannten Serie sind auch ohne den Applikator „F“ erhältlich, der seinerseits auch separat als Zubehör vertrieben wird. Nachfolgend verkleinert eingeblendet ist eine durch die Klägerin als Anlage AST 20 vorgelegte Schnittzeichnung des „D“-Handstücks:

Anhand der im Folgenden verkleinert wiedergegebenen, durch die Klägerin als Anlage AST 21 zur Akte gereichten Schnittzeichnung wird die weitere technische Gestaltung des Applikators „F“ deutlich:

Die Verfügungsbeklagte zu 2) vertreibt die radialen Stoßwellengeräte der Verfügungsbeklagten zu 1) von ihrer unter der Domain www.G.de erreichbaren Internetseite in Deutschland, wobei sie von dieser Internetseite auch auf die unter der Domain www.H.de erreichbare Homepage verlinkt, auf der unter anderem verschiedene, die angegriffene Ausführungsform betreffende Broschüren zum Download bereitgestellt werden. Hinsichtlich des Inhalts dieser Broschüren wird auf die Anlagen AST 8, AST 11 und AST 12 Bezug genommen.

Die Verfügungsklägerin behauptet, das Übertragungselement der angegriffenen Ausführungsform führe selbst bei einer Beaufschlagung mit dem Maximaldruck von 5 bar einen Hub von weniger als 0,5 mm aus. Nach Auffassung der Verfügungsklägerin macht die angegriffene Ausführungsform vor diesem Hintergrund unmittelbar wortsinngemäß von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch, soweit die Verfügungsbeklagten die Geräte zur radialen Stoßwellentherapie gemeinsam mit dem Applikator „F“ im Inland anbieten und vertreiben. Bei dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Stoßwellengeräte ohne den Applikator „F“ handele es sich demgegenüber um eine mittelbare Verletzung des Verfügungspatents. Gleiches gelte hinsichtlich des isolierten Angebots und Vertriebs des Applikators „F“. Da es für diesen Applikator auch keine andere Verwendungsmöglichkeit gebe, sei insoweit auch ein Schlechthinverbot gerechtfertigt.

Neben dem damit gegebenen Verfügungsanspruch liege auch ein Verfügungsgrund vor. Insbesondere sei der Rechtsbestand aufgrund der das Verfügungspatent im streitgegenständlichen Umfang aufrechterhaltenden Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung hinreichend gesichert.

Die Verfügungsbeklagten haben zur Begründung ihres erstinstanzlichen Antrages auf Zurückweisung des Verfügungsantrages geltend gemacht:

Es fehle an einer Verwirklichung der durch das Verfügungspatent in der streitgegenständlichen Fassung beanspruchten technischen Lehre, da der Hub bei richtigem Verständnis des streitgegenständlichen Patentanspruchs die Grenze von 0,5 mm übersteige. Zudem sei auch der Rechtsbestand nicht hinreichend gesichert, nachdem insgesamt bereits drei Schutzrechte aus derselben Schutzrechtsfamilie mit sehr ähnlichen Ansprüchen gelöscht bzw. widerrufen worden seien. Schließlich müsse die erforderliche Interessenabwägung zu Lasten der Verfügungsklägerin ausfallen. In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass den Verfügungsbeklagten der Vertrieb von im Wesentlichen baugleichen Produkten bereits in früheren einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf (Az.: 4a O 406/06 und 4a O 5/07) untersagt worden sei, wobei die dortigen Beschlüsse zu Unrecht ergangen und später aufgehoben worden seien. Ihre Abnehmer seien in Anbetracht dessen besonders sensibilisiert und würden eine erneute Untersagung als Wiederholungsfall sehen.

Nachdem die Verfügungsklägerin die Verfügungsbeklagten erfolglos abgemahnt hatte, hat sie mit einem anwaltlichen Schriftsatz vom 11. November 2016 den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Mit Urteil vom 31. Januar 2017 hat das Landgericht Düsseldorf daraufhin die Verfügungsbeklagten verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem Geschäftsführer der Verfügungsbeklagten zu 1) bzw. zu 2) zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

a) medizinische Instrumente zur Behandlung von biologischem Gewebe eines Körpers von Lebewesen, mit einem Gehäuse, mit einem Antriebsmittel zum Beschleunigen eines Schlagteils zum Erzeugen von Druckwellen auf ein Übertragungselement, wobei das Schlagteil für ein wiederholtes Anschlagen gegen das Übertragungselement in dem Gehäuse periodisch hin- und herbewegbar ist und selbsttätig rückstellbar ist, das Antriebsmittel das Schlagteil pneumatisch mit einem Druck von bis zu 5 bar beschleunigt, das Schlagteil über das Übertragungselement unfokussierte, mechanisch erzeugte Druckwellen in das biologische Gewebe einkoppelt, das Übertragungselement aus einer Sonde besteht, deren stumpfe Sondenspitze eine konvex gekrümmte Austrittsgrenzfläche aufweist, die Sondenspitze zur Einkopplung der Druckwellen auf der Körperoberfläche geeignet ist, zwischen Übertragungselement und dem Gehäuse ein in Axialrichtung wirkendes federndes und eine Rückstellfunktion für das Übertragungselement aufweisendes Dämpfungselement angeordnet ist, gegen das ein Ringbund des Übertragungselementes als Anschlagelement anliegt, das Dämpfungselement das Übertragungselement in Axialrichtung von dem Gehäuse entkoppelt, das Dämpfungselement die Verlagerung des Übertragungselementes begrenzt, so dass die Sondenspitze einen Hub von weniger als 0,5 mm ausführt, und wobei die Schlagfrequenz des Schlagteils 1 bis 30 Hz, vorzugsweise 6 bis 20 Hz beträgt,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

und/oder

b) medizinische Instrumente zur Behandlung von biologischem Gewebe eines Körpers von Lebewesen, mit einem Gehäuse, mit einem Antriebsmittel zum Beschleunigen eines Schlagteils zum Erzeugen von Druckwellen auf ein Übertragungselement, wobei das Schlagteil für ein wiederholtes Anschlagen gegen das Übertragungselement in dem Gehäuse periodisch hin- und herbewegbar ist und selbsttätig rückstellbar ist, das Antriebsmittel das Schlagteil pneumatisch mit einem Druck von bis zu 5 bar beschleunigt, das Schlagteil über das Übertragungselement unfokussierte, mechanisch erzeugte Druckwellen in das biologische Gewebe einkoppelt, und wobei die Schlagfrequenz des Schlagteils 1 bis 30 Hz, vorzugsweise 6 bis 20 Hz beträgt,

die dazu geeignet sind, mit einem Übertragungselement betrieben zu werden, wobei das Übertragungselement aus einer Sonde besteht, deren stumpfe Sondenspitze eine konvex gekrümmte Austrittsgrenzfläche aufweist, die Sondenspitze zur Einkopplung der Druckwellen auf der Körperoberfläche geeignet ist, zwischen Übertragungselement und dem Gehäuse ein in Axialrichtung wirkendes federndes und eine Rückstellfunktion für das Übertragungselement aufweisendes Dämpfungselement angeordnet ist, gegen das ein Ringbund des Übertragungselementes als Anschlagelement anliegt, das Dämpfungselement das Übertragungselement in Axialrichtung von dem Gehäuse entkoppelt, das Dämpfungselement die Verlagerung des Übertragungselementes begrenzt, so dass die Sondenspitze einen Hub von weniger als 0,5 mm ausführt,

Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern,

ohne im Falle des Angebots auf der ersten Seite des Angebots drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und im Fettdruck gehalten, wobei die Schriftgröße größer sein muss als die sonstige maximale Schriftgröße des Angebots, darauf hinzuweisen, dass das medizinische Instrument nicht ohne Zustimmung der Verfügungsklägerin als eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des EP 1 502 AAF B1 zusammen mit Übertragungselementen mit den vorstehend genannten Merkmalen verwendet werden dürfen,

ohne im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Verfügungsklägerin zu zahlenden Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung, die von der Verfügungsklägerin nach pflichtgemäßen Ermessen zu bestimmen und vom Landgericht Düsseldorf zu überprüfen ist, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die medizinischen Instrumente nicht zusammen mit Übertragungselementen zu verwenden, die mit den vorstehend genannten Merkmalen ausgestattet sind,

c) Übertragungselemente, die aus einer Sonde bestehen, deren stumpfe Sondenspitze eine konvex gekrümmte Austrittsgrenzfläche aufweist, die Sondenspitze zur Einkopplung der Druckwellen auf der Körperoberfläche geeignet ist, zwischen Übertragungselement und dem Gehäuse ein in Axialrichtung wirkendes federndes und eine Rückstellfunktion für das Übertragungselement aufweisendes Dämpfungselement angeordnet ist, gegen das ein Ringbund des Übertragungselementes als Anschlagelement anliegt, das Dämpfungselement das Übertragungselement in Axialrichtung von dem Gehäuse entkoppelt, das Dämpfungselement die Verlagerung des Übertragungselementes begrenzt, so dass die Sondenspitze einen Hub von weniger als 0,5 mm ausführt,

die dazu geeignet sind, mit einem medizinischen Instrument zur Behandlung von biologischem Gewebe eines Körpers von Lebewesen betrieben zu werden, mit einem Gehäuse, mit einem Antriebsmittel zum Beschleunigen eines Schlagteils zum Erzeugen von Druckwellen auf ein Übertragungselement, wobei das Schlagteil für ein wiederholtes Anschlagen gegen das Übertragungselement in dem Gehäuse periodisch hin- und herbewegbar ist und selbsttätig rückstellbar ist, das Antriebsmittel das Schlagteil pneumatisch mit einem Druck von bis zu 5 bar beschleunigt, das Schlagteil über das Übertragungselement unfokussierte, mechanisch erzeugte Druckwellen in das biologische Gewebe einkoppelt, und wobei die Schlagfrequenz des Schlagteils 1 bis 30 Hz, vorzugsweise 6 bis 20 Hz beträgt,

Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern.“

Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Die Verfügungsklägerin habe sowohl das Bestehen eines Verfügungsanspruchs als auch das Vorliegen eines Verfügungsgrundes glaubhaft gemacht.

Unter einem „Hub“ verstehe das Verfügungspatent die Auslenkung der Sondenspitze, also die Entfernung der Sondenspitze von ihrer Ruhelage, und zwar im gesamten Druckbereich. Dieser Hub dürfe maximal 0,5 mm betragen, wobei die Bewegung der Sondenspitze in Relation zu dem übrigen Instrument, insbesondere dem Gehäuse, zu betrachten sei. Mit den von ihr beauftragten Messungen habe die Verfügungsklägerin glaubhaft gemacht, dass die Sondenspitze der angegriffenen Ausführungsform einen Hub ausführe, welcher den vorgenannten Anforderungen entspreche. Die Messungen der Verfügungsbeklagten seien nicht geeignet, das Vorbringen der Verfügungsklägerin zu widerlegen. Zwar sei bei allen Messungen eine Auslenkung von mehr als 0,5 mm ermittelt worden. Bei der gemessenen Auslenkung handele es sich indes nicht um den in Patentanspruch 1 angesprochenen Hub. Da die Messungen durchgeführt worden seien, während eine Bedienperson das Handstück in der Hand hielt und vor dem Sensor platzierte, sei die Auslenkung der Sondenspitze nicht unabhängig von dem Einfluss der das Handstück haltenden Person allein in Relation zum Gehäuse ermittelt worden.

Da die angegriffene Ausführungsform daher unmittelbar bzw., soweit die Stoßwellengeräte ohne den Applikator „F“ bzw. der Applikator „F“ isoliert angeboten oder vertrieben wurden, mittelbar von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch machen würden, seien die begehrten Rechtsfolgen gerechtfertigt. Insbesondere lägen hinsichtlich des Applikators „F“ die Voraussetzungen für ein Schlechthinverbot vor, weil dieser ausschließlich in patentgemäßer Weise Verwendung finden könne. In Bezug auf die Steuergeräte ohne Applikator sei nicht davon auszugehen, dass die Abnehmer sich allein durch einen Warnhinweis davon abhalten lassen würden, die Steuergeräte auch mit dem Applikator „F“ als Standardapplikator für Sehnenansatzerkrankungen einzusetzen. Hinzu komme, dass das Risiko der Entdeckung in den orthopädischen Arztpraxen, in denen die Steuergeräte mit dem Applikator „F“ üblicherweise eingesetzt würden, gering sei und Schutzrechte erfahrungsgemäß seltener als in anderen Branchen zur Kenntnis genommen werden dürften. Auch unter Berücksichtigung des Risikos der Unverkäuflichkeit der betroffenen Steuergeräte sei deshalb vorliegend ein Warnhinweis bei Lieferung nicht ausreichend, sondern die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung geboten.

Die Verfügungsklägerin könne die ihr zustehenden Ansprüche auch im Wege der einstweiligen Verfügung geltend machen. Insbesondere sei der Rechtsbestand hinreichend gesichert. Das Verfügungspatent habe mit der Entscheidung des Europäischen Patentamtes vom 12. Oktober 2016 eine erstinstanzliche Rechtsbestandsentscheidung in einem kontradiktorischen Verfahren überstanden, was für eine Sicherung des Rechtsbestandes grundsätzlich ausreiche. Weder werde der Rechtsbestand des Verfügungspatents mit Entgegenhaltungen angegriffen, die von der Einspruchsabteilung noch nicht berücksichtigt worden seien, noch würden sich im Vortrag der Parteien Anhaltspunkte dafür finden lassen, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht vertretbar sei. Weder im Hinblick auf eine Kombination der EP 0 317 AAG B1 mit der US 4,265,AAH noch hinsichtlich eine Kombination der US 4,549,AAI mit der US 4,716,AAJ lasse sich das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit feststellen. Auch die zu weitgehend parallelen Schutzrechten ergangenen Entscheidungen würden die hinreichende Sicherung des Rechtsbestandes nicht in Zweifel ziehen. Es sei daher nicht zu erwarten, dass auf eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, deren Einlegung zu gegebener Zeit zu erwarten sei, das Verfügungspatent widerrufen werde.

Gegen dieses, ihren Verfahrensbevollmächtigten am 31. Januar 2017 zugestellte Urteil haben die Verfügungsbeklagten mit einem anwaltlichen Schriftsatz vom 28. Februar 2017 Berufung eingelegt. Mit ihrer Berufung verfolgen die Verfügungsbeklagten ihr auf die Aufhebung der einstweiligen Verfügung und die Zurückweisung des Verfügungsantrages gerichtetes Begehren weiter. Sie wiederholen und ergänzen ihr erstinstanzliches Vorbringen und machen insbesondere geltend:

Unter dem „Hub“ im Sinne des Verfügungspatents sei nicht die Bewegung der Sondenspitze in Relation zum übrigen Instrument, insbesondere seinem Gehäuse, zu verstehen. Vielmehr handele es sich um die Gesamtbewegung der Sondenspitze im Verhältnis zum biologischen Gewebe, auf welches sie einwirke. Davon ausgehend mache die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Verfügungspatents keinen Gebrauch. Die von der Verfügungsklägerin vorgelegten Messwerte gäben nicht den Hub der Applikatorspitze wieder, der bei dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Vorrichtung relevant sei. Durch die feste Einspannung des Handstücks werde ein erheblicher Teil der Gesamtbewegung der Applikatorspitze unterdrückt. Die Messungen seien vielmehr so durchzuführen, dass der Messaufbau den praxisgerechten Einsatz der angegriffenen Ausführungsform simuliere, weshalb das Handstück des Gerätes in der Hand gehalten werden müsse. Für diesen Fall hätten die Verfügungsbeklagten durch die durch sie vorgelegten Messungen gezeigt, dass die ermittelten Hubwerte deutlich über 0,5 mm liegen würden.

In Bezug auf die ohne Applikator vertriebenen Geräte könne die Verfügungsklägerin zudem auch nicht die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung seitens der Abnehmer verlangen, da ein Warnhinweis nach den konkreten Umständen des Einzelfalls bereits eine hinreichende Gewähr für die Beachtung möglicher Schutzrechte bieten würde. Überdies sei auch das in Bezug auf die isoliert vertriebenen „F“-Applikatoren ausgesprochene Schlechthinverbot zu weitgehend. Unterstellt, die angegriffenen „F“-Applikatoren verletzten zusammen mit den angegriffenen Geräten das Verfügungspatent, könne das Schlechthinverbot nur so lange gelten, wie es ausschließlich Steuergeräte gebe, die zusammen mit dem „F“-Applikatoren des Verfügungspatent verletzen. Die insoweit durch das Landgericht tenorierte Rechtsfolge sei jedoch nicht hierauf begrenzt und daher zu weitgehend.

Schließlich sei auch der Rechtsbestand nicht hinreichend gesichert. Das Verfügungspatent sei vielmehr sogar offensichtlich nicht rechtsbeständig. Unter anderem beruhe der Gegenstand des Verfügungspatents im Lichte der US 4,549,AAI in Verbindung mit der US 4,716,AAJ nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Frühere Entscheidungen der Einspruchsabteilung und der technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes, des Bundespatentgerichts sowie des Oberlandesgerichts und des Landgerichts Düsseldorf zu Schutzrechten derselben Patentfamilie würden zeigen, dass die Überlegungen des Landgerichts unzutreffend seien. Der Beschluss der Technischen Beschwerdekammer belege außerdem, dass die das Verfügungspatent im beschränkten Umfang aufrechterhaltende Entscheidung der Einspruchsabteilung keinen Bestand haben werde.

Die Verfügungsbeklagten beantragen,

das Urteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 31. Januar 2017 (Az.: 4b O 119/16) aufzuheben und den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen,

hilfsweise für den Fall, dass der Senat die Voraussetzungen für eine Verurteilung der Verfügungsbeklagten zur Einforderung von Unterlassungsverpflichtungserklärungen für nicht gegeben erachtet, die Verfügungsbeklagten zur Anbringung eines Warnhinweises zu verurteilen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Verfügungsbeklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Verfügungsbeklagten hat Erfolg. Die gegen sie erlassene einstweilige Verfügung ist aufzuheben, weil der Rechtsbestand des Verfügungspatents nicht hinreichend gesichert ist.

1.
Das Verfügungspatent betrifft ein medizinisches Instrument zur Behandlung von biologischem Gewebe (Abs. [0001]).

Nach den einleitenden Bemerkungen in der Verfügungspatentschrift dienen derartige Instrumente dazu, den Heilungsprozess bei Knochenbrücken, Enthesiopathien, Tendopathien, aber auch bei Parodontose mittels Druck- oder Stoßwellen zu beschleunigen. Zudem können derartige Instrumente bei einer Schmerztherapie im knochennahen Weichteilbereich des Haltungs- oder Bewegungsapparates zum Einsatz kommen (Abs. [0002]).

Bei den bislang bekannten extrakorponalen Druckwellengeneratoren, so führt die Verfügungspatentschrift weiter aus, wird im Brennpunkt des akustischen Reflektors, zum Beispiel mittels einer Funkenentladung, eine Druck- oder Stoßwelle erzeugt, die dann durch den Reflektor auf das zu beschallende Objekt fokussiert wird. Es wird vermutet, dass mit Hilfe der Druckwellen Mikroschädigungen im biologischen Gewebe erzeugt werden, die den Körper zu Regenerationsmaßnahmen veranlassen (Abs. [0003]).

Da die im Stand der Technik bekannten Druckimpulsquellen allerdings fokussierte Stoßwellen verwenden und nur im eng begrenzten Fokusbereich eine Wirkung erzielen können, bedarf es für ein befriedigendes Ergebnis bei der Behandlung eines Knochenbruchs eines aufwendigen Bewegungsmechanismus für die Druckimpulsquelle. Außerdem ist das wiederholte Aufsuchen der Behandlungspositionen sehr zeitintensiv. In der Schmerztherapie kommt hinzu, dass die während der Behandlung eingesetzten Ortungssysteme zur Lokalisierung des Behandlungsortes (Ultraschall und Röntgen) die Schmerzquelle nicht konkret anzeigen, weshalb der behandelnde Arzt den vermuteten Schmerzherd mit einer großen Anzahl von Einzelimpulsen beschallt (Abs. [0004] f.).

Als Alternative zum Einsatz derartiger Druckimpulsquellen kommen Geräte in Betracht, bei denen mechanische Impulse eine intensive Massagewirkung auf die Hautoberfläche ausüben. Ein solches (batteriebetriebenes) Massagegerät ist aus der US 4,549,AAI bekannt, wobei dieses Gerät zur Übertragung der Impulse mit einem großen Hub der Sondenspitze arbeitet. Die Sonde des Gerätes besteht dabei aus einer weichen Spitze aus Gummimaterial. Eine solche weiche, vorzugsweise aus Gummi bestehende Spitze kommt auch bei dem aus der US 4,716,AAJ bekannten chiropraktischen Stoßgerät zum Einsatz, mit dem zur chiropraktischen Behandlung Stöße auf den Körper übertragen werden sollen. Beide Geräte sind lediglich dazu geeignet, zu massage- oder chiropraktischen Zwecken Stöße mit einem größeren Hub der Sonde auf den Körper zu übertragen (Abs. [0006] – [0008]).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Verfügungspatent die Aufgabe zu Grunde, ein medizinisches Instrument mit einem Druckwellengenerator so auszubilden, dass es auf eine einfache und kostengünstige Weise eine gleichmäßige Energieverteilung auf einen großflächigen Wirkungsbereich ermöglicht (Abs. [0009]).

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 des Verfügungspatents in der durch die Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung ein medizinisches Instrument mit folgenden Merkmalen vor:

1. Medizinisches Instrument zur Behandlung von biologischem Gewebe eines Körpers von Lebewesen.

2. Das medizinische Instrument weist auf:

2.1. ein Gehäuse (4)

und

2.2. ein Antriebsmittel (14) zum Beschleunigen eines Schlagteils (10) zum Erzeugen von Druckwellen auf ein Übertragungselement (2).

3. Das Schlagteil (10)

3.1. ist für ein wiederholtes Anschlagen gegen das Übertragungselement (2) in dem Gehäuse (4) periodisch hin- und herbewegbar;

3.2. ist selbsttätig rückstellbar;

3.3. koppelt über das Übertragungselement (2) unfokussierte, mechanisch erzeugte Druckwellen in das biologische Gewebe ein.

4. Die Schlagfrequenz des Schlagteils (10) beträgt 1 bis 30 Hz, vorzugsweise 6 bis 20 Hz.

5. Das Antriebsmittel (14) beschleunigt das Schlagteil (10) pneumatisch,

5.1. und zwar mit einem Druck von bis zu 5 bar.

6. Das Übertragungselement (2) besteht aus einer Sonde.

6.1. Die stumpfe Sondenspitze (22) [der Sonde]

6.1.1. weist eine flache oder konvex gekrümmte Austrittsgrenzfläche (24) auf;

6.1.2. ist zur Einkopplung der Druckwellen auf der Körperoberfläche geeignet.

7. Zwischen dem Übertragungselement (2) und dem Gehäuse (4) ist ein federndes Dämpfungselement (30) angeordnet, das

7.1. in Axialrichtung wirkt;

7.2. eine Rückstellfunktion für das Übertragungselement (2) aufweist;

7.3. das Übertragungselement (2) in Axialrichtung von dem Gehäuse (4) entkoppelt;

7.4. die Verlagerung des Übertragungselements (2) begrenzt, so dass die Sondenspitze (22) einen Hub von weniger als 0,5 mm ausführt.

8. Gegen das Dämpfungselement (30) liegt ein Ringbund (3) des Übertragungselements (2) als Anschlagelement an.

2.
Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedarf Merkmal 7.4. einer näheren Erläuterung.

Worauf sich der in Merkmal 7.4. der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung angesprochene „Hub“ bezieht, erschließt sich bereits ohne Weiteres mit Blick auf den Patentanspruch. Für dessen Auslegung kommt es nicht auf die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe, sondern auf deren technischen Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (BGH, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze; BGH, GRUR 1999, 909, 912 = NJW-RR 2000, 259 – Spannschraube), an. Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung leisten (vgl. BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit I). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH, GRUR 2012, 1122 – Palettenbehälter III; BGH, GRUR 2016, 169, 170 – Luftkappensystem).

Davon ausgehend wird der Fachmann zur Ermittlung des Sinngehalts von Patentanspruch 1 berücksichtigen, dass die Begrenzung des Hubs der Sondenspitze auf weniger als 0,5 mm nicht isoliert und abstrakt im Raum steht. Vielmehr handelt es sich um eine die Wirkung des Dämpfungselementes beschreibende Wirkungsangabe („…so dass…“).

Derartige Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch belehren den Fachmann über den möglichen Einsatz- und Gebrauchszweck der patentierten Erfindung. Sie definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand (Sache oder Verfahren) näher dahin, dass dieser nicht nur die räumlich-körperlichen oder verfahrensmäßigen Merkmale erfüllen muss, die der Patentanspruch explizit formuliert, sondern dass die Sache oder das Verfahren darüber hinaus so ausgebildet sein muss, dass sie die im Patentanspruch erwähnte Wirkung oder Funktion herbeiführen können (BGH, GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze). Im Einzelfall kann sich dabei ergeben, dass die in den Patentanspruch aufgenommenen Sachmerkmale bereits alle Bedingungen umschreiben, die aus technischer Sicht zur Erzielung der angegebenen Wirkung notwendig sind. Unter derartigen Umständen ist die Wirkungsangabe für die Verletzungsprüfung irrelevant (BGHZ 112, 140, 155 f. = GRUR 1991, 436, 441 – Befestigungsvorrichtung II). In einem anderen Fall können die Sachmerkmale die technischen Voraussetzungen für den Wirkungseintritt aber auch unvollkommen beschreiben. Hier definiert die Wirkungsangabe – mittelbar – bestimmte weitere räumlich-körperliche oder funktionale Anforderungen an den geschützten Gegenstand, die sich aus den übrigen Sachmerkmalen des Patentanspruchs noch nicht ergeben, die aber eingehalten werden müssen, damit die geschützte Sache oder das unter Schutz gestellte Verfahren die für sie vorgesehene Wirkung zutage bringen kann. Unter solchen Umständen sind Zweck- und Funktionsangaben – wie jedes andere Anspruchsmerkmal – schutzbereichsrelevant (BGH, GRUR 2006, 923 – Luftabscheider für Milchsammelanlage). Sie weisen den Fachmann an, den beanspruchten Gegenstand über die expliziten Sachmerkmale hinaus so auszugestalten, dass die ihm zugedachte Wirkung/Funktion eintreten kann (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I; OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.07.2016 – I-2 U 5/14, BeckRS 2016, 21120).

Um einen solchen Fall handelt es sich hier. Anspruchsgemäß ist das Dämpfungselement insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass es

(1) zwischen dem Übertragungselement (2) und dem Gehäuse (4) angeordnet ist (Merkmal 7.),

(2) in Axialrichtung wirkt und federnd ausgestaltet ist (Merkmale 7. und 7.1.),

(3) das Übertragungselement (2) in Axialrichtung von dem Gehäuse (4) entkoppelt (Merkmal 7.3.) und

(4) die Verlagerung des Übertragungselements (2) begrenzt, so dass die Sondenspitze (22) einen Hub von weniger als 0,5 mm ausführt (Merkmal 7.4.).

(Hervorhebung hinzugefügt)

Nachdem das federnd ausgestaltete Dämpfungselement axial wirken, das Übertragungselement in Axialrichtung vom Gehäuse entkoppeln und die Verlagerung des Übertragungselements begrenzen soll, ist klar, worauf sich der in Merkmal 7.4. angesprochene Hub bezieht: Erfindungsgemäß ist das Dämpfungselement so auszugestalten, dass sich das Übertragungselement bezogen auf das übrige medizinische Instrument und damit insbesondere in Relation zum Gehäuse weniger als 0,5 mm bewegen kann, und zwar selbst dann, wenn das Schlagteil mit dem in Merkmal 5.1. genannten Maximaldruck von 5 bar beschleunigt wird und dementsprechend hart gegen das Übertragungselement schlägt.

Dass genau dies mit dem in Patentanspruch 1 genannten Hub zu verstehen ist, bestätigt dem Fachmann die Patentbeschreibung, wo es in Abs. [0013] a.E. heißt:

„Für die Einkopplung der Druckwelle in das biologische Gewebe ist eine große Auslenkung der Ausgangsgrenzfläche des Übertragungselementes nicht notwendig. Die Einkopplung der Druckwelle soll sogar nach Möglichkeit nur aufgrund der Längenänderung des Übertragungselementes und nicht durch dessen Verlagerung erfolgen.“

(Unterstreichung hinzugefügt).

Vergleichbares findet sich in Abs. [0030] a.E. im Zusammenhang mit der Beschreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels:

„Für die Einkopplung der Druckwelle in das biologische Gewebe ist eine Verlagerung des Übertragungselementes nicht notwendig und sogar unerwünscht, um Verletzungen zu vermeiden. Die Druckwelle soll allein durch die Längenänderung des Übertragungselementes (2) infolge der Druckwelle in das biologische Gewebe eingekoppelt werden.“

Auch wenn es nicht zulässig ist, den Schutzbereich des Patentanspruchs auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel zu reduzieren (BGH, GRUR 2012, 1242 – Steckverbindung; BGH, GRUR 2008, 779, 783 – Mehrgangnabe; OLG Düsseldorf Urt. v. 30.10.2014 – I-15 U 30/14, BeckRS 2014, 21929), erläutern die Zeichnungen nebst der Beschreibung gleichwohl dem Fachmann die Lehre des Patentanspruchs und sind demgemäß für die Bestimmung des Schutzbereichs heranzuziehen (BGH, GRUR 2015, 972, 974 – Kreuzgestänge). Bezogen auf das Verfügungspatent entnimmt der Fachmann den das Ausführungsbeispiel betreffenden Erläuterungen den Grund der bereits zuvor in der allgemeinen Patentbeschreibung angesprochenen Vermeidung einer zu großen Auslenkung der Ausgangsgrenzfläche: Anders als im Stand der Technik (vgl. insbes. Abs. [0006]) soll das Gerät nicht mehr mit einem großen Hub arbeiten. Vielmehr erfolgt die Einkopplung der Druckwelle idealerweise, ohne dass der Schutzbereich auf eine solche technische Gestaltung beschränkt wäre, nur aufgrund einer Längenänderung des Übertragungselementes und nicht durch dessen Verlagerung, weil dadurch Verletzungen vermieden werden sollen (Abs. [0030] a.E.). Die anspruchsgemäß geforderte Beschränkung des Hubs ist mithin kein Selbstzweck. Sie verfolgt ein konkretes Ziel, nämlich die Verringerung des Verletzungsrisikos. Anders als in dem in der Verfügungspatentschrift angesprochenen Idealfall verzichtet Patentanspruch 1 zwar auf ein absolutes Verbot jeglicher Verlagerung des Übertragungselementes, beschränkt die Verlagerung jedoch zumindest auf einen Hub von weniger als 0,5 mm.

Dass das medizinische Gerät, worauf die Verfügungsbeklagten zu Recht hinweisen, auf biologisches Gewebe angewendet wird und dabei Druckwellen in das biologische Gewebe eingekoppelt werden, wobei sich die Problematik der Verletzungsgefahr (selbstverständlich) gerade beim Einsatz des Gerätes auf der menschlichen Haut stellt, rechtfertigt es nicht, entsprechend der Auffassung der Verfügungsbeklagten unter dem in Merkmal 7.4. angesprochenen Hub die Gesamtbewegung der Sondenspitze im Verhältnis zum biologischen Gewebe zu verstehen. Denn auch dann, wenn es sich bei dem Hub – wie zutreffend – um die Verlagerung des Übertragungselementes im Verhältnis zum übrigen medizinischen Instrument und damit insbesondere zum Gehäuse handelt, wird das mit dessen Begrenzung angestrebte Ziel erreicht: Die Sondenspitze verlagert sich allenfalls minimal, wodurch das Verletzungsrisiko sinkt. Auch aus funktionalen Gründen besteht mithin kein Grund, den in Merkmal 7.4. angesprochenen Hub der Sondenspitze auf das biologische Gewebe zu beziehen.

3.
Es kann dahinstehen, ob die Verfügungsbeklagte davon ausgehend durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch macht. Jedenfalls kann ein möglicher Unterlassungsanspruch nicht im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden. Der hierzu notwendige Verfügungsgrund liegt nicht vor, da der Rechtsbestand des Verfügungspatents nicht in dem für den Erlass der begehrten Unterlassungsverfügung erforderlichen Umfang gesichert ist.

a)
Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand des Verfügungsschutzrechts im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Verfü-gungsklägers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgen-den Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (InstGE 9, 140 – Olanzapin; InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; GRUR-RR 2011, 81 – Gleitsattel-Scheibenbremse; Mitt. 2012, 413 [LS] – Kreissägeblatt; Mitt. 2012, 415 – Adapter für Tintenpatrone; Urt. v. 06.12.2012, Az.: I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; ebenso OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11, 143). Davon kann regel-mäßig nur ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat (Senat, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin; InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; Urt. vom 18.12.2014, Az.: I-2 U 60/14, BeckRS 2015, 01829; Urt. v. 10.12.2015, Az.: I-2 U 35/15, BeckRS 2016, 06208, und I-2 U 36/15, BeckRS 2016, 06343; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 509 – Ausrüstungssatz). Um ein Verfügungsschutzrecht für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es deshalb einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen.

Aus der regelmäßigen Notwendigkeit einer positiven streitigen Rechtsbestandsent-scheidung folgt umgekehrt aber auch, dass, sobald sie vorliegt, prinzipiell von einem ausreichend gesicherten Bestand des Verfügungspatents auszugehen ist (Senat, Urt. v. 10.11.2011, Az.: I-2 U 41/11). Das Verletzungsgericht hat – ungeachtet seiner Pflicht, auch nach erstinstanzlichem Abschluss eines Rechtsbestandsverfahrens selbst ernsthaft die Erfolgsaussichten der dagegen gerichteten Angriffe zu prüfen, um sich in eigener Verantwortung ein Bild von der Schutzfähigkeit der Erfindung zu machen (Senat, InstGE 8, 122 – Medizinisches Instrument; Urt. v. 18.12.2014, Az.: I-2 U 60/14, BeckRS 2015, 01829) – grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen und, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen, indem es zum Schutz des Patentinhabers die erforderlichen Unterlassungsanordnungen trifft (Senat, Urt. v. 10.11.2011, Az.: I-2 U 41/11). Grund, die Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einem Unterlassungsgebot abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der mit dem Rechtsbehelf gegen die Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung unternommene Angriff auf das Verfügungspatent auf (z.B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (Senat, Urt. v. 06.12.2012, Az.: I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744). Demgegenüber ist es für den Regelfall nicht angängig, den Verfügungsantrag trotz erstinstanzlich aufrechterhaltenen Schutzrechts allein deshalb zurückzuweisen, weil das Verletzungsgericht seine eigene (laienhafte) Bewertung des technischen Sachverhaltes an die Stelle der Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt (Senat, Urt. v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11; Urt. v. 18.12.2014, Az.: I–2 U 60/14, BeckRS 2015, 01829). Solches verbietet sich ganz besonders dann, wenn es sich um eine technisch komplexe Materie (z.B. aus dem Bereich der Chemie oder Elektronik) handelt, in Bezug auf die die Einsichten und Beurteilungsmöglichkeiten des technisch nicht vorgebildeten Verletzungsgerichts von vornherein limitiert sind.

Ist andererseits eine erstinstanzliche Entscheidung ergangen, die das Patent widerrufen oder für nichtig erklärt hat, so ist in aller Regel ein Verfügungsgrund für den Erlass einer einstweilen Verfügung zu verneinen (Senat, InstGE 9, 140 – Olanzapin). Auch wenn nach einem solchen Urteil die aus der Erteilung des Schutzrechts folgende Tatbestandswirkung fortbesteht, bis die Entscheidung in Rechtskraft erwächst, rechtfertigt die von einer sachkundig besetzten und zur Bewertung der Schutzfähigkeit berufenen Instanz getroffene Entscheidung regelmäßig so weitgehende Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Antragsschutzrechtes, dass im Hauptsacheverfahren eine Aussetzungsanordnung geboten ist und dementsprechend auch im Verfügungsverfahren keine Unterlassungsansprüche mehr durchgesetzt werden können, so lange die erstinstanzliche Nichtigkeitsentscheidung Bestand hat. Wer als Schutzrechtsinhaber Verletzer im Wege der einstweiligen Verfügung in Anspruch nehmen will, kann dies deshalb grundsätzlich nur tun, wenn er im Wege der Einspruchsbeschwerde oder der Nichtigkeitsberufung die zu seinen Ungunsten ergangene Entscheidung mit Erfolg zu Fall gebracht hat (Senat, a.a.O. – Olanzapin).

Eine Ausnahme von dem prinzipiellen Vorrang der erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung ist von Verfassung wegen allerdings dort – aber auch nur dort – geboten, wo der Widerruf oder die Nichtigerklärung evident unrichtig ist und das selbst nicht fachkundig besetzte Verletzungsgericht diese Unrichtigkeit verlässlich erkennen kann, weil ihm die auftretenden technischen Fragen in Anbetracht des Sachvortrages der Parteien zugänglich sind und von ihm auf der Grundlage ausreichende Erfahrung in der Beurteilung technischer und patentrechtlicher Sachverhalte abschließend beantwortet werden können (Senat, a.a.O. – Olanzapin).

Da dem Verletzungsgericht im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes von Gesetzes wegen ausschließlich präsente Beweismittel zur Verfügung stehen (§ 294 Abs. 2 ZPO), zu denen der Sachverständigenbeweis nicht gehört, muss sein eigenes technisches Einsichts- und Beurteilungsvermögen ausreichen, um mit derjenigen Sicherheit, die die schwerwiegenden Folgen einer unberechtigten Unterlassungsvollstreckung gebieten, die Überzeugung zu gewinnen, dass die erfolgte Vernichtung des Verfügungspatents eine Fehlentscheidung darstellt, die im weiteren Instanzenzug mit Sicherheit korrigiert werden wird. Mangels eigener fachtechnischer Expertise des Verletzungsgerichts kommt solches prinzipiell nur in Betracht, wenn die Rechtsbestandsentscheidung wegen bloßer Rechtsfehler zu beanstanden ist, z.B. weil auf einen unstreitigen oder für das Verletzungsgericht unmissverständlich entnehmbaren technischen Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung falsche rechtliche Maßstäbe angewendet worden sind. Wenn hingegen die Frage, ob ein bestimmter Stand der Technik den Gegenstand des Verfügungspatents für den Durchschnittsfachmann des Prioritätstages vorweggenommen oder nahegelegt hat, von einer solchen Erfassung des Offenbarungsgehalts entgegengehaltener Druckschriften und/oder einem wertenden Urteil über die auf dieser Grundlage dem Fachmann zuzutrauenden weiterführenden Überlegungen abhängt, die sinnvoll nur einer technisch einschlägig vorgebildeten Person möglich sind, wird es sich für das Verletzungsgericht verbieten, das von der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Stelle erlassene erstinstanzliche Rechtsbestandsanerkenntnis als evidente Fehlentscheidung zu qualifizieren. Das gilt in ganz besonderem Maße, wenn sich bereits mehrere technisch qualifizierte Spruchkörper mit den fraglichen Entgegenhaltungen und ihrer Bedeutung für die Beurteilung von Neuheit und Erfindungshöhe des Verfügungspatents befasst haben und dabei mit jeweils nachvollziehbaren Gründen zu entgegengesetzten Resultaten gelangt sind. In einer solchen Situation steht es weder dem Verletzungsgericht an, den gegebenen Streit zwischen den technischen Entscheidungsinstanzen zu klären noch ist das Verletzungsgericht zu einer derartigen abschließenden technischen Beurteilung überhaupt in der Lage.

b)
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der Rechtsbestand vorliegend nicht in dem für den Erlass der begehrten Unterlassungsverfügung erforderlichen Umfang gesichert. Zwar war das Verfügungspatent bereits Gegenstand eines Einspruchsverfahrens, im Rahmen dessen die Einspruchsabteilung das Verfügungspatent im Hinblick auf die hier streitgegenständliche Anspruchsfassung aufrechterhalten hat. Auch handelt es sich bei der im Zusammenhang mit der Sicherung des Rechtsbestandes im Schwerpunkt diskutierten US 4,549,AAI (Entgegenhaltung D3 im Einspruchsverfahren) ebenso wie bei der US 4,716,AAJ (Entgegenhaltung D14 im Einspruchsverfahren) um bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten und in der Verfügungspatentschrift ausdrücklich gewürdigten Stand der Technik (vgl. Abs. [0006] – [0008]). Eine Besonderheit ergibt sich im Streitfall jedoch daraus, dass zu einem parallelen Schutzrecht eine gegensätzliche Entscheidung einer technisch ebenfalls sachkundigen, gleich- oder höherrangigen Stelle vorliegt, ohne dass deren Erwägungen als unvertretbar zu qualifizieren sind. Die spezielle Lage stellt sich daher so dar, dass die technischen Fachleute – mit jeweils guten Gründen – uneins darüber sind, ob eine bestimmte technische Lehre schutzfähig ist oder nicht. Da der bestehende Streit von dem mit technischen Laien besetzten Verletzungsgericht naturgemäß nicht entschieden werden kann, ist in einem solchen Fall – trotz der einstweiligen positiven Rechtsbestandsentscheidung zum Verfügungspatent – in der Regel von einem für ein einstweiliges Rechtschutzverfahren nicht ausreichend gesicherten Rechtsbestand auszugehen, soweit die sich einander widersprechenden Rechtsbestandsentscheidungen denselben Sachverhalt zum Gegenstand haben, d.h. sich mit derselben technischen Lehre und denselben Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik befassen, so dass die Argumentation der einen Stelle in unauflöslichem Widerspruch zu der gegenläufigen Argumentation der anderen Stelle steht. Dies ist hier mit Blick auf die zum Stammpatent EP 0 991 AAC ergangene Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer der Fall, in der die Technische Beschwerdekammer das Stammpatent mangels Erfindungshöhe widerrufen hat.

Im Einzelnen:

aa)
Von dem von der Technischen Beschwerdekammer beurteilten Hilfsantrag II des Stammpatents unterscheidet sich die geltende Fassung von Anspruchs 1 des Verfügungspatents in zwei zusätzlichen Anweisungen, nämlich zum einen durch ein „pneumatisch“ wirkendes Antriebsmittel, das mit einem „Druck von 1-5 bar beschleunigt“ wird, und zum anderen durch ein „Dämpfungselement, das eine Rückstellfunktion für das Übertragungselement besitzt und gleichzeitig dessen axiale Verlagerung im Gehäuse begrenzt“, so dass die Sondenspitze einen Hub von weniger als 0,5 mm ausführt.

bb)
Soweit die Einspruchsabteilung der Auffassung ist, dass die technische Lehre von Anspruch 1 des Verfügungspatents – einschließlich der beiden vorstehend herausgearbeiteten Zusatzmerkmale (pneumatischer Antrieb, Dämpfungselement) – erfinderisch ist, hat sie nicht auf den Merkmalsüberschuss abgestellt, den Anspruch 1 des Verfügungspatents gegenüber dem Hilfsantrag II zum Stammpatent aufweist, sondern einzig und allein darauf abgehoben, dass „ein von D3 ausgehender Fachmann nicht zu einem Gerät mit einer Begrenzung der Verlagerung des Übertragungselements (im beanspruchten Bereich von weniger als 0,5 mm) gelangen würde. Dies hat die Einspruchsabteilung wie folgt begründet:

„Unstrittig ist, dass das Gerät nach D3 durch wiederholtes Anschlagen von einem Schlagteil […] gegen ein Übertragungselement […] funktioniert. Die das Schlagteil beschleunigenden Antriebsmittel sind elektromagnetische Spulen […]. Der Hub, den das Übertragungselement – und damit dessen Spitze – ausführt, ist mittels einer Mutter […] einstellbar.

Genaue Werte oder Bereiche für diese Hubeinstellung gibt D3 nicht. Der Fachmann wird sich bei der Ausführung der Lehre nach D3 somit zwangsläufig mit der Aufgabe konfrontiert sehen, einen geeigneten Wertebereich für diese Hubeinstellung zu definieren.

[…]

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung würde allerdings der Fachmann, selbst wenn er bei dieser Aufgabenstellung und ausgehend von D3 nach D14 greifen würde, nicht zu einem Einstellbereich für den Hub gelangen, der den Wert null beinhaltet. Dies liegt darin begründet, dass das Gerät nach D3 ein Massagegerät ist, das gerade durch den ausgeführten Hub seiner Spitze seine Wirkung erreicht. Hierfür spricht nicht nur die in D3 dafür konsistent verwendete Gattungsbezeichnung […], sondern auch der ebenfalls konsistente Bezug zum vorhandenen Hub […] sowie nicht zuletzt die offenbarte Justierbarkeit der Haltedauer ([…], die bei einem Hub von Null ebenfalls keinen Sinn hätte.).“

(Anlage HL VF 9, S. 23 ff.)

cc)
Diese Begründungslinie ist genau konträr zu den Erwägungen, die die im Instanzenzug übergeordnete Technische Beschwerdekammer im Zusammenhang mit dem Stammpatent angestellt hat. Da mittlerweile gegen die Einspruchsentscheidung von Seiten der Verfügungsbeklagten Beschwerde eingelegt worden ist, steht demnächst eine Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer auch zum Verfügungspatent an, die aller Voraussicht nach, in jedem Fall aber möglicherweise nicht anders ausfallen wird als zum Stammpatent.

Zu dem um die vorgenannten Teilmerkmale bereinigten Erfindungsgegenstand (Hilfsantrag II zum Stammpatent) hat die Technische Beschwerdekammer eingehend begründet, warum es ihm angesichts der Entgegenhaltungen D3 und D14 an der Erfindungshöhe fehlt. Unter Ziffer 5.4.2. hat die Technische Beschwerdekammer eingehend die Argumente der Verfügungsklägerin wiedergegeben, welche sie anschließend unter Ziffer 5.4.3. im Einzelnen wie folgt abschlägig beschieden hat:

„Die Argumentation der Beschwerdegegnerin (= Verfügungsklägerin des hiesigen Verfahrens) konnte aus mehreren Gründen nicht überzeugen.

So ist der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte technische Effekt einer Filterwirkung für akustische Druckwellen bzw. ihrer verbesserten Ausnutzung durch eine Begrenzung des Hubs der Sondenspitze nicht plausibel. Das Ausmaß des Bewegungshubs der Sondenspitze ist weder mit der Erzeugung der akustischen Druckwellen im Übertragungselement durch das auftreffende Schlagteil noch mit deren Einkopplung in das biologische Gewebe funktional verknüpft. Da die Begrenzung des Hubs im Wesentlichen durch die im Absatz 0030 des Patents beschriebenen konstruktiven Maßnahmen erfolgt, besteht auch kein funktionaler Zusammenhang mit der beanspruchten Endgeschwindigkeit des Schlagteils. Gerade wegen dieser fehlenden funktionalen Zusammenhänge stellt die Patentbeschreibung zutreffend fest, dass für die Einkopplung der (akustischen) Druckwelle in das biologische Gewebe eine Verlagerung des Übertragungselements nicht notwendig ist (Sp. 3 Z. 28-34 und Sp. 5 Z. 41-47 der Patentbeschreibung). Allerdings kann aus praktischen Gründen die Hubbegrenzung nicht den Wert Null annehmen. Ein Hubwert von 0 mm ist nämlich gleichbedeutend mit einer starren Kopplung des Übertragungselements an das Gehäuse des medizinischen Instruments. Je fester jedoch diese Kopplung ist (d.h. je härter das einer Verlagerung der Sondenspitze entgegenwirkende Federdämpfungselement ausgebildet ist), desto höher ist, wie der Fachmann weiß, der Anteil der akustischen Druckwellen, die in das Gehäuse abfließen und damit für eine Einkopplung in das biologische Gewebe nicht zur Verfügung stehen.

Was nun die beanspruchte Hubobergrenze von 1 mm bzw. 0,5 mm anbetrifft, so ist festzustellen, dass bereits Dokument D3 eine Einstellbarkeit auch für den Hub der Sondenspitze zum Zwecke der Kontrolle der Stärke der auf das Gewebe einwirkenden Druckwellen vorsieht (D3 Sp. 3 Z. 33-39; Sp. 4 Z. 14-20). Der Fachmann ist damit auch hier gehalten, ausgehend von Dokument D3, sich im Stand der Technik nach geeigneten Vorbildern umzusehen. In diesem Zusammenhang findet er in Dokument D14 für ein medizinisches Instrument mit vergleichbarer Konstruktion den Hinweis, die Stärke der Einwirkung der Sondenspitze auf das Gewebe durch Einstellung ihres Hubs in einem Bereich von 0 bis ca. 6 mm zu variieren (D14: Sp. 1 Z. 60-68; Sp. 3 Z. 13-21; Sp. 4 Z. 63-67). Der aus dem Stand der Technik bekannte Hubbereich umfasst die mit den Hilfsanträgen I und II beanspruchten engeren Bereiche vollständig. Da, wie bereits dargelegt, mit der beanspruchten Begrenzung des Hubs keine eigenständige technische Wirkung verbunden ist, kann in der Wahl einer kleineren Obergrenze als sie Dokument D 14 vorsieht, keine Bereichsauswahl von erfinderischer Bedeutung gesehen werden.

Der Einwand, das in Figur 1 des Dokuments D14 dargestellte Instrument lasse gar keine Einstellung des Hubs auf 0 mm zu, geht an den eindeutigen Angaben des Dokuments vorbei, wonach sich der Weg, um den sich das Übertragungselement bzw. die Sondenspitze verschieben kann, zwischen einem Minimum von 0 mm und einem Maximum von ca. 6 mm variieren lässt (D14: Sp. 3 Z. 13-26).

Damit betrifft auch das mit den Hilfsanträgen I und II zusätzlich beanspruchte Merkmal der Hubbegrenzung keine Maßnahme, zu der der Fachmann nicht schon durch den einschlägigen Stand der Technik angeregt würde. […] Zu dem Vorwurf der Beschwerdegegnerin einer rückschauenden Betrachtungsweise ist anzumerken, dass die beanspruchten Bereiche für die Endgeschwindigkeit des Schlagteil, die Schlagfrequenz und den Hub der Sondenspitze drei voneinander funktional unabhängige Parameter betreffen. Gegenteiliges ist jedenfalls nicht ersichtlich und im Übrigen auch der Patentbeschreibung nicht zu entnehmen.“

(Anlage AST 22, S. 28-31).

dd)
Da sich somit zwei technisch sachkundige Stellen uneins darüber sind, ob die die Grundlage des Verfügungsverfahrens bildende technische Lehre schutzfähig ist, kann von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand keine Rede sein.

Der Senat verkennt nicht, dass die in Merkmal 7.4. des streitgegenständlichen Patentanspruchs angesprochene Begrenzung des Hubs letztlich die Anforderungen an die technische Gestaltung des Dämpfungselementes konkretisiert, so dass sich der streitgegenständliche Patentanspruch in diesem Punkt maßgeblich von den durch die Technische Beschwerdekammer diskutierten Ansprüchen unterscheidet. Insbesondere erscheint fraglich, ob sich die durch die Technische Beschwerdekammer in Bezug auf das Stammpatent vertretene Auffassung, mit der beanspruchten engeren Begrenzung des Hubs sei keine eigenständige Wirkung verbunden, ohne Weiteres auf den streitgegenständlichen Patentanspruch übertragen lässt.

Mit dieser Frage hat sich die Einspruchsabteilung jedoch nicht befasst, sondern eine Begründung gewählt, mit der sie sich gegen die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer stellt. In Bezug auf die Frage, wie sich die nunmehr zusätzlich in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmale (pneumatisch wirkendes Antriebsmittel, das mit einem Druck von 1-5 bar beschleunigt wird; Dämpfungselement) auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit des streitgegenständlichen Patentanspruchs auswirken, fehlt es bisher an einer in einem kontradiktorischen Rechtsbestandsverfahren ergangenen Entscheidung. Insbesondere steht es dem technisch nicht fachkundig besetzten Senat nicht zu, die im Widerspruch zu der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer stehende Begründung der Einspruchsabteilung durch eine eigene Begründung zu ersetzen. Nachdem die Technische Beschwerdekammer, die auch über die gegen die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents durch die Einspruchsabteilung eingelegte Beschwerde zu entscheiden hat, gerade in Bezug auf die durch die Einspruchsabteilung allein diskutierte Offenbarung des Hubbereiches eine abweichende Auffassung als die Einspruchsabteilung vertreten hat, ist vielmehr damit zu rechnen bzw. erscheint es zumindest möglich, dass die Technische Beschwerdekammer abweichend von der Einspruchsabteilung entscheiden und das Verfügungspatent vernichten wird. Der Rechtsbestand ist dementsprechend nicht in einer den Erlass einer einstweiligen Verfügung rechtfertigenden Weise gesichert.

ee)
Allein der Umstand, dass das Verfügungspatent bereits am 3. Juni 2018 ablaufen wird, rechtfertigt es für sich genommen schließlich ebenfalls nicht, bei der vorliegend unsicheren Rechtsbestandslage einstweiligen Rechtschutz zu gewähren. Hierzu besteht umso weniger Anlass, als es die Verfügungsklägerin in der Hand gehabt hätte, beizeiten Hauptsacheklage zu erheben, wo sich die aufgezeigten Bedenken hinsichtlich des Rechtsbestandes im Rahmen von § 148 ZPO zulasten der Verfügungsbeklagten ausgewirkt hätten.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 6, 711 S. 1 und 2, 108 ZPO.