Oberlandesgericht Düsseldorf
Teilanerkenntnis- und Urteil vom 18. Juni 2009, Az. 2 U 43/08

Vorinstanz: 4b O 470/05

A.
Auf die Anschlussberufung der Klägerin wird das am 8. Februar 2007 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert.

I.
Die Beklagte wird unter Abweisung der weitergehenden das europäische Patent 1 684 XXX betreffenden Klage über die vom Landgericht bereits ausgesprochene Verurteilung hinaus weiterhin verurteilt,

1.
der Klägerin Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 25. September 2005

eine handbetriebene, frei bewegliche Teigrolle

in der Dangeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

wobei die Teigrolle einen festen Kern und einen separaten Mantel auf dem Kern aufweist, wobei der Mangel eine glatte Rolloberfläche definiert und im wesentlichen aus Silikonelastomer besteht, und wobei die Teigrolle hergestellt ist nach folgendem Verfahren:

Bereitstellen eines Kerns mit einer Oberfläche zur Aufnahme eines Mantels;
Ausformen eines Mantels aus Silikonelastormer in einer Form, wobei der ausgeformte Mantel flexibel und elastisch ist, um fest am Kern zu halten; und

Entnehmen des Silikonmantels nach dem Ausformen aus der Form und Aufbringen des Mantels auf den Kern, wobei der Mantel auf den Kern aufgebracht wird, indem er zum Aufbringen umgestülpt wird, so dass die Außenseite des ausgeformten Mantels zur Innenseite des Mantels wird,

und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen (ggfs. Typenbezeichnungen), -zeiten und –preisen sowie die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen (ggfs. Typenbezeichnungen), -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns; wobei diese Verpflichtung nicht die von der Klägerin behaupteten Lieferungen vom 1. Juli 2008, 18. Juli 2008 und 26. August 2008 an die A GmbH & Co.KG in P umfasst;

2.
der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Namen und Anschriften der Hersteller und anderer Vorbesitzer der unter I.1. bezeichneten Teigrollen sowie die über gelieferten oder bestellten Mengen;

3.
die in ihren Besitz oder Eigentum befindlichen unter 1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten.

II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin

1. für die zu I.1. bezeichneten und in der Zeit vom 25. September 2005 bis zum 30. November 2007 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten und seit dem 30. November 2007 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird; hiervon ausgenommen sind wiederum die vorbezeichneten Lieferungen an die A GmbH & Co. KG.

B.

Die Kosten des Verfahrens werden der Beklagten zu 95 % und der Klägerin zu 5 % auferlegt.

C.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000.- Euro abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangsweise durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

D.

Der Streitwert für das abgetrennte Verfahren wird auf 100.000,- Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des im. Oktober 2004 unter Inanspruchnahme dreier US-Prioritäten vom. Februar,. Februar und. April 2004 angemeldeten, im März 2005 eingetragenen und im April 2005 bekannt gemachten deutschen Gebrauchsmusters 20 2004 016 XYZ (Klagegebrauchsmuster I) betreffend eine Nudelrolle mit Silikonmantel. Schutzanspruch 10 hat in seiner eingetragenen Fassung folgenden Wortlaut:

Nudelrolle mit einem Kern, wobei ein Silikon enthaltender Mantel an dem Kern eine Rolloberfläche definiert.

Mit Schriftsatz vom 24. November 2006 hat die Klägerin folgenden neu gefassten Schutzanspruch 10 zu den Gebrauchsmusterakten gereicht:

handbetriebene, frei bewegliche Nudelrolle, dadurch gekennzeichnet, dass die Nudelrolle einen starren Kern und einen separaten, auf dem Kern angeordneten Mantel aufweist, wobei der Mantel eine Rolloberfläche definiert, und weiter dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel im wesentlichen aus Silikonelastomer besteht.

Auf Antrag der Beklagten hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes das Klagegebrauchsmuster I mit Beschluss vom 8. Mai 2008 im hier geltend gemachten Umfang gelöscht; über die hiergegen gerichtete Beschwerde der Klägerin hat das Bundespatentgericht noch nicht entschieden.

Darüber hinaus ist die Klägerin eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die D erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patentes 1 685 XXX (Klagepatent, Anlage K 26; deutsche Übersetzung Anlage K 28) das auf einer im. Februar 2005 ebenfalls unter Inanspruchnahme der auch vom Klagegebrauchsmuster beanspruchten Prioritäten eingereichten und im. August 2006 im Patentblatt veröffentlichten Anmeldung beruht und dessen Erteilung im. Oktober 2007 veröffentlicht worden ist.

Die Patentansprüche 1 und 9 lauten wie folgt:

1. A method for forming a rolling pin comprising:
providing a core (2, 24, 26) with a surface for receiving a jacket;
molding a jacket (4, 20) of a silicone elastomer material on a mold wherein the molded jacket ist flexible and elastic to hold tightly to the core; and after molding, removing the silicone jacket (4, 20) form the mold and applying the jacket to the core (2, 24, 26), wherein the jacket (4, 20) is applied to the core (2, 24, 26) by inverting the jacket as it is applied, so that the outside oft he molded jacket is then the inside oft he jacket.

9. A hand-operable, free standing rolling pin, produced by the method of one of the preceding claims, with a rigid core (2, 24, 26) and a separate jacket (4, 20) on the core (2, 24, 26), wherein the jacket (4, 20) defines a smooth rolling surface, and wherein the jacket consists of silicone-elastomer.

Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche Übersetzung beider Patentansprüche lautet:

1.
Verfahren zur Herstellung einer Teigrolle enthaltend:

Bereitstellen eines Kerns (2, 24, 26) mit einer Oberfläche zur Aufnahme eines Mantels;
Ausformen eines Mantels (4, 20) aus Silikonelastomer in einer Form, wobei der ausgeformte Mantel flexibel und elastisch ist, um fest am Kern zu halten; und
Entnehmen des Silikonmantels (4, 20) nach dem Ausformen aus der Form und Aufbringen des Mantels auf den Kern (2, 24, 26), wobei der Mantel (4, 20) auf den Kern (4, 24, 26) aufgebracht wird, indem er zum Aufbringen umgestülpt wird, so dass die Außenseite des ausgeformten Mantels zur Innenseite des Mantels wird.

9.
Handbetriebene, frei bewegliche Teigrolle, hergestellt nach dem Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit einem festen Kern (2, 24, 26) und einem separaten Mantel (4, 20) auf dem Kern (2, 24, 26), wobei der Mantel (4, 20) eine glatte Rolloberfläche definiert, und wobei der Mantel im Wesentlichen aus Silikonelastomer besteht.

Darüber hinaus ist die Klägerin eingetragene Inhaberin des im. Februar 2005 angemeldeten, im. Oktober 2006 eingetragenen und im. November 2006 bekannt gemachten deutschen Gebrauchsmusters 21 2005 000 ZZZ (Klagegebrauchsmuster II), das ebenfalls eine Teigrolle mit Silikonmantel betrifft; durch Teilung ist aus dem Klagepatent außerdem die im. September 2007 im Patentblatt veröffentlichte europäische Patentanmeldung 1 836 YXX (Anlage K 29) hervor gegangen, deren Erteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Die Beklagte hat Teigrollen vertrieben, die aus einem mit Griffen versehenen Metallrohr bestanden, auf dem sich ein allein durch die Spannung des Materials haftender Mantel aus Silikonelastomer befand, wobei die bei der Herstellung des Silikonmantels entstehende Pressnaht auf der Innenseite des Mantels angeordnet war. Sie lieferte derartige Teigrollen u.a. am 5. Februar 2008 an den Q mbH & Co. KG und am 5. März 2008 an die W GmbH & Co. KG in H. Wegen gleichartiger, zeitlich aber vorausgehender Handlungen hat die Klägerin die Beklagte zunächst aus dem Klagegebrauchsmuster I auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung der angegriffenen Erzeugnisse und Schadenersatz in Anspruch genommen, wobei die Klage hilfsweise auf das Klagegebrauchsmuster II gestützt war und vor dem Landgericht aus dem Klagegebrauchsmuster I obsiegt.

Nachdem die Beklagte gegen das Urteil des Landgerichts vom 8. Februar 2007 Berufung eingelegt und die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes das Klagegebrauchsmuster gelöscht hat, stützt die Klägerin ihre Ansprüche auch auf das Klagepatent. Der Senat hat mit Beschluss vom 5. Juni 2008 das diese Ansprüche betreffende Verfahren aus dem Ursprungsverfahren I-2 U 32/07 abgetrennt und das Ursprungsverfahren bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts im Löschungsbeschwerdeverfahren ausgesetzt.

Die Klägerin hat im vorliegenden Verfahren zunächst den Antrag angekündigt,

die Beklagte zu verurteilen,

es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
a) …
b) eine handbetriebene, frei bewegliche Teigrolle

in der Danzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wobei die Teigrolle hergestellt ist nach folgendem Verfahren:

Bereitstellen eines Kerns mit einer Oberfläche zur Aufnahme eines Mantels;
Ausformen eines Mantels aus Silikonelastomer in einer Form, wobei der ausgeformte Mantel flexibel und elastisch ist, um fest am Kern zu halten; und

Entnehmen des Silikonmantels nach dem Ausformen aus der Form und Aufbringen des Mantels auf den Kern, wobei der Mantel auf den Kern aufgebracht wird, indem er zum Aufbringen umgestülpt wird, so dass die Außenseite des ausgeformten Mantels zur Innenseite des Mantels wird;

Mit einem festen Kern und einem separaten Mantel auf dem Kern, wobei der Mantel eine glatte Rolloberfläche definiert und im Wesentlichen aus Silikonelastomer besteht,

hilfsweise,

die Beklagte wegen Verletzung des noch im Erteilungsverfahren befindlichen europäischen Patentes 1 836 YXX zu verurteilen,

es bei Meidung der vorbezeichneten Ordnungsmittel zu unterlassen,

eine Teigrolle mit Silikonmantel, herstellbar durch ein Verfahren, enthaltend die Schritte:

Bereitstellen eines Rollenkerns mit einer Oberfläche zur Aufnahme eines Mantels,

Aufbringen eines röhrenförmigen Mantels aus Silikonelastomer aus dem Kern, wobei der Mantel flexibel und elastisch ist und fest am Kern hält,

in Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Mit Schriftsatz vom 13. August 2008 hat die Klägerin den weiteren Antrag angekündigt,

die Beklagte zu verurteilen, die im Hauptantrag beschriebenen Erzeugnisse zurückzurufen.

Die Beklagte hat zunächst den Antrag angekündigt,

die Klage abzuweisen,

und sich mit Schriftsatz vom 20. März 2008 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aber gleichwohl verbindlich verpflichtet, es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,- Euro für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, die im Hauptantrag beschriebenen Teigrollen in der Danzubringen, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Die Klägerin hatte zur Begründung geltend gemacht, die Beklagte habe im Klagepatent unter Schutz gestellte Teigrollen, von denen nach § 139 Abs. 3 PatG vermutet werde, sie seien nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt, auch nach Abgabe dieses Unterlassungsversprechens geliefert. Eine entsprechende Teigrolle sei am 24. Juli 2008 im Warenhaus K in S erhältlich gewesen; am 18. Juli und am 26. August 2008 habe die Beklagte auch an den Abnehmer A GmbH & Co.KG entsprechende Teigrollen geliefert, weshalb die Unterlassungsverpflichtungserklärung die aus den bisherigen Lieferungen folgende Wiederholungsgefahr nicht beseitigt habe. Auch habe die Beklagte die angegriffenen Teigrollen noch im September 2008 im Internet angeboten.

Die Beklagte hatte sich gegen diese Anträge mit dem Einwand verteidigt, sie habe den Vertrieb der angegriffenen Gegenstände eingestellt und liefere seit Abgabe des Unterlassungsversprechens nur noch Rollen mit außenliegender Mantelnaht. Der geltend gemachte Rückrufanspruch scheitere daran, dass die angegriffenen Handlungen vor Inkrafttreten des § 140a Abs. 2 PatG n.F. stattgefunden hätten.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,
1. es bei Meidung der vorbezeichneten Ordnungsmittel zu unter-
lassen,
eine handbetriebene, frei bewegliche Teigrolle

in der Danzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wobei die Teigrolle einen festen Kern und einen separaten Mantel auf dem Kern aufweist, wobei der Mantel eine glatte Rolloberfläche definiert und im Wesentlichen aus Silikonelastomer besteht, und wobei die Teigrolle hergestellt ist nach folgendem Verfahren:

Bereitstellen eines Kerns mit einer Oberfläche zur Aufnahme eines Mantels;

Ausformen eines Mantels aus Silikonelastomer in einer Form, wobei der ausgeformte Mantel flexibel und elastisch ist, um fest am Kern zu halten; und

Entnehmen des Silikonmantels nach dem Ausformen aus der Form und Aufbringen des Mantels auf den Kern, wobei der Mantel auf den Kern aufgebracht wird, indem er zum Aufbringen umgestülpt wird, so dass die Außenseite des ausgeformten Mantels zur Innenseite des Mantels wird;

2. der Klägerin und Berufungsbeklagten Auskunft zu erteilen über die Namen und Anschriften der Hersteller und anderen Vorbesitzer der unter 1. bezeichneten Erzeugnisse sowie über die gelieferten oder bestellten Mengen;
3. der Klägerin und Berufungsbeklagten Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang sie die unter 1. Bezeichneten Handlungen seit dem 25. September 2005 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen (und ggf. Typenbezeichnungen), -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen (und ggf. Typenbezeichnungen), -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

4. die in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen, unter 1. bezeich-
neten Erzeugnisse zu vernichten.

II. festzustellen, dass die Beklagte und Berufungsklägerin verpflichtet ist, der Klägerin und Berufungsbeklagten

1. Für die zu I.1. bezeichneten und in der Zeit vom 25. September 2005 bis zum 30. November 2007 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten und seit dem 30. November 2007 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Nachdem die Beklagte zunächst eingewandt hatte, die Ausdehnung der Klage auf das Klagepatent sei mangels Sachdienlichkeit unzulässig, haben beide Parteien nach Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung den Rechtsstreit im Umfang des Unterlassungsantrages übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2008 die Klageansprüche teilweise anerkannt, nämlich soweit sie darauf gerichtet sind:

der Klägerin Auskunft zu erteilen über

Namen und Anschriften der Hersteller und anderer Vorbesitzer der im Berufungsantrag genannten Erzeugnisse sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren und

der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlten Preise,

und zwar für alle Handlungen seit dem 25. September 2005, und die Verpflichtung der Beklagten zur Leistung einer angemessenen Entschädigung festzustellen.

Im übrigen beantragt sie,

die Klage abzuweisen,

und der Klägerin die gesamten Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Insoweit hat sie geltend gemacht, über den in § 140b Abs. 3 PatG festgelegten Umfang hinaus sei sie zur Auskunft nicht verpflichtet, da etwa die Auskunft zu Werbemaßnahmen im einzelnen wegen des damit verbundenen hohen Aufwandes unverhältnismäßig sei. Die Identität der Lieferanten kenne die Klägerin aus dem Verfahren, und im Übrigen habe sie – die Beklagte – im Rahmen der außergerichtlichen Vergleichsbemühungen zu allen Verkäufen zwischen dem 25. September 2005 und dem 20. März 2008 unter Angabe der einzelnen Kunden und der dabei erzielten Umsätze Auskunft erteilt. Auch der Vernichtungsanspruch sei unverhältnismäßig, da sie nur noch wenige aufgrund eines Rückrufs von Kunden zurückerhaltene Gegenstände besitze, die nachträglich noch umgearbeitet werden können, so dass sie den Schutzbereich des Klagepatentes verließen.

Soweit die Klageansprüche anerkannt worden seien und im Umfang des auf den Unterlassungsanspruch entfallenden Teils habe die Klägerin die Kosten zu tragen, weil sie sie – die Beklagte – nicht vorprozessual zur Erfüllung der nunmehr geltend gemachten Ansprüche aufgefordert habe; sie habe mit der Abgabe des Unterlassungsversprechens und des Teilanerkenntnisses unverzüglich bzw. sofort reagiert und keine Veranlassung zur Klage gegeben. Den Rückrufantrag habe die Klägerin mit der Kostenfolge des § 269 Abs. 2 Satz 3 ZPO zurückgenommen.

Die Klägerin beantragt,

im Umfang des Teilanerkenntnisses durch Teilanerkenntnisurteil zu entscheiden.

Sie tritt insbesondere dem Kostenantrag der Beklagten entgegen; außerdem hat sie auf die vom Senat angeordnete Einvernahme der von ihr benannten Zeugen für die behaupteten Lieferungen an die Abnehmer A GmbH & Co. KG aus Juli und August 2008 verzichtet und beantragt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Die Beklagte hat dieser Verfahrensweise zugestimmt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Anschlussberufung der Klägerin, die die im vorliegenden Verfahren zur Entscheidung stehende Erweiterung der Klage auf das Klagepatent zum Gegenstand hat, ist zulässig und im Wesentlichen auch begründet.

1.
Anschlussberufung und Klageerweiterung sind zulässig.

a)
Der Senat geht davon aus, dass die Klägerin die Klageerweiterung auf das Klagepatent im Wege der Anschlussberufung geltend macht. Eine Klageerweiterung des in erster Instanz obsiegenden Klägers und Berufungsbeklagten ist in zweiter Instanz nur auf diesem Wege möglich (vgl. Musielak/Ball, ZPO, 6. Auflage, § 524 Rdnr. 7 und 8; Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 27. Auflage, § 524 Rdnr. 5, 33 und 44), und der Senat geht davon aus, dass die Klägerin, auch wenn ihr Schriftsatz vom 29. Oktober 2007 die Bezeichnung Anschlussberufung nicht erwähnt, eine solche gemeint hat. Das zeigt nicht nur die Bezugnahmen in ihrem dortigen Antrag auf den Urteilsausspruch des Landgerichts, sondern auch die aus dem Antrag ersichtliche angestrebte Ausdehnung der Verurteilung auf das Klagepatent, mit dem die Klägerin mehr erstrebt, als nur die Zurückweisung der gegnerischen Berufung.

b)
Die Anschlussberufung ist innerhalb der Frist des § 524 Abs. 2 ZPO eingelegt worden. Dies bedarf für den Unterlassungsantrag keiner weiteren Ausführungen, der bereits mit der Berufungserwiderung zusammen eingereicht worden ist; dass er mit Schriftsatz vom 16. September 2008 ergänzt worden ist, ist ebenso unschädlich wie die erstmals in diesem Schriftsatz ausdrücklich erwähnten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadenersatz. Letztere hatte die Klägerin in der Anschlussberufung bereits mit geltend gemacht, auch wenn sie nicht ausdrücklich noch einmal aufgeführt waren. Die Klägerin hatte neben Ansprüchen auf Unterlassung auch solche auf Rechnungslegung, Vernichtung und Schadenersatz bereits erstinstanzlich in Bezug auf das Klagegebrauchsmuster I erhoben und zugesprochen bekommen; ihre Antragsformulierung in der Berufungserwiderung und Anschlussberufung vom 29. Oktober 2007 enthält nur den im Hinblick auf die jetzt begehrte weitere Verurteilung aus dem Klagepatent in den Urteilsausspruch zusätzlich einzufügenden Text und bringt zum Ausdruck, dass der nach ihrem Begehren neu zu fassende Abschnitt I.1. des Urteils so formuliert werden soll, dass sowohl das Klagegebrauchsmuster als auch das Klagepatent umfasst sind; da im übrigen die Berufung zurückgewiesen werden, insoweit also der landgerichtliche Urteilsausspruch betreffend Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Schadenersatz bestehen bleiben soll, hätte die sich ergebende Rückbeziehung der betreffenden Antragsteile auf den neugefassten Unterlassungsantrag beide Schutzrechte und damit auch das Klagepatent erfasst.

Dass der Anspruch auf Entschädigung erst später, nämlich mit Schriftsatz vom 16. September 2008, erstmals geltend gemacht worden ist, steht der Zulässigkeit der Anschlussberufung ebenfalls nicht entgegen. Eine Änderung oder Erweiterung des Anschlussberufungsbegehrens ist außerhalb der Begründungsfrist noch möglich, sofern die Begründung der Anschlussberufung die Erweiterung bereits abdeckt (BGH NJW 2005, 3067; Zöller/Gummer/Heßler, a.a.O. Rdnr. 10 a.E.; Musielak/Ball, a.a.O. Rdnr. 24). Die im Offenlegungszeitraum der Klagepatentanmeldung begangenen Handlungen der angegriffenen Art entsprechen nicht nur der Lehre des Klagegebrauchsmusters, sondern auch derjenigen der Patentanmeldung. Insofern ist auch dieser Anspruch von der Begründung der Anschlussberufung abgedeckt.

c)
Da der im Schriftsatz vom 27. Mai 2008 erhobene Rückrufanspruch in der zuletzt gestellten Antragsfassung gemäß Schriftsatz vom 16. September 2008 nicht mehr aufrechterhalten worden ist, geht der Senat davon aus, dass die Klage insoweit zurückgenommen worden ist. Indem die Beklagte auf S. 5 ihres Schriftsatzes vom 8. Oktober 2008 ihren Kostenantrag insoweit auf den „inzwischen zurückgenommenen Antrag auf Rückruf“ gestützt und sich auf § 269 Abs. 2 Satz 3 ZPO bezogen hat, hat sie die nach § 269 Abs. 1 ZPO erforderliche Einwilligung durch schlüssiges Verhalten gegeben, so dass infolge wirksamer Klagerücknahme nicht mehr über deren Zulässigkeit im Rahmen der Anschlussberufung entschieden werden muss.

d)
Auch die für eine Klageänderung in zweiter Instanz geltenden Voraussetzungen des § 533 ZPO sind gewahrt. Auf die Prüfung der Sachdienlichkeit kommt es nicht an, denn die Beklagte hat zunächst zwar der Klageerweiterung widersprochen, hat aber später den Unterlassungsanspruch für in der Hauptsache erledigt erklärt und andere Teile des Klagebegehrens anerkannt. Da sie beide Erklärungen nicht unter der Bedingung, dass der Senat die Sachdienlichkeit bejaht, abgegeben hat und auch nicht hätte abgeben können, ist davon auszugehen, dass sie ihre diesbezüglichen Bedenken gegen die Zulässigkeit der Klageerweiterung fallengelassen und der Klageänderung zugestimmt hat, um den Rechtsstreit im hiesigen Verfahren zu Ende bringen zu können.

Die auf das Klagepatent gestützten Ansprüche werden auf Tatsachen gegründet, die das Landgericht bereits festgestellt hat, denn die dort als Verletzung des Klagegebrauchsmusters I bewerteten Handlungen der Beklagten begründen vom Eintritt der Ausschließlichkeitswirkung des Klagepatentes an gleichzeitig auch dessen Verletzung. Die Erteilung des Klagepatentes selbst und ihre Veröffentlichung sind neue Tatsachen, deren Berücksichtigung nicht nur zulässig, sondern sogar geboten ist. Verspätungsvorschriften greifen nicht ein, insbesondere kommt ein Ausschluss nach § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO nicht in Betracht, weil die Erteilung des Klagepatentes bei Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht im Ausgangsverfahren noch nicht veröffentlicht war und daher das Klagepatent in erster Instanz noch nicht geltend gemacht werden konnte; darüber hinaus ist die Veröffentlichung des Klagepatentes mit dem geltend gemachten Inhalt unstreitig und ist deshalb auch im Geltungsbereich des § 533 Abs. 2 Nr. 3 ZPO stets zu berücksichtigen (vgl. Zöller/Gummer/Heßler, § 531 ZPO, Rdnr. 21 m. w. Nachw.).

2.
Anschlussberufung und die Ansprüche aus dem Klagepatent sind im Wesentlichen begründet.

a)
Die Beklagte hat auch nach dem Eintritt der Ausschließlichkeitswirkung des Klagepatentes Teigrollen in den Verkehr gebracht, die der unter Schutz gestellten technischen Lehre entsprechen.

Wie die Klagepatentschrift einleitend ausführt (Anlagen K 26 und 28, Absätze [0003] bis [0007]), haben bekannte Teigrollen eine mit dem Teig in Berührung kommende Oberfläche aus Holz, Kunststoff, Teflon, Marmor oder Metall, etwa aus rostfreiem Stahl oder Kupfer. An ihnen wird bemängelt, sie seien verhältnismäßig mühsam zu handhaben, insbesondere müsse relativ viel Mehl vor und während des Ausrollens zum Teig hinzugefügt und auf die Rolle gerieben werden, um ein Anhaften des Teigs an der Rolle zu verhindern, was die Konsistenz des Teiges verändere; hafte der Teig dennoch an der Rolle und müsse entfernt werden, werde die Gewichtsverteilung des Teigs und seine Dicke ungleichmäßig. Auch die Reinigung bekannter Teigrollen nach Gebrauch sei mühsam.

Als Aufgabe (technisches Problem) der Erfindung lässt sich der Klagepatentschrift entnehmen (Anlagen K 26 und K 28 Abs. [0004]), eine verbesserte Teigrolle zu entwickeln, die diese Nachteile vermeidet und ein einfacheres Ausrollen des Teiges als bisher ermöglicht.

Die in Anspruch 9 des Klagepatentes beschriebene Teigrolle, die dieses Problem lösen soll, und das Verfahren zu ihrer Herstellung gemäß Anspruch 1 kombinieren folgende Merkmale miteinander:

1.
Eine handbetriebene Teigrolle ist frei beweglich,

2.
sie weist einen festen Kern und auf diesem einen separaten Mantel auf.

3.
Der Mantel

(a)
definiert eine glatte Rolloberfläche und

(b)
besteht im Wesentlichen aus Silikonelastomer.

4.
Die Teigrolle wurde nach einem Verfahren hergestellt, bei dem

(a)
ein Kern mit einer Oberfläche zur Aufnahme des Mantels bereitgestellt wird,

(b)
ein Mantel aus Silikonelastomer in einer Form ausgeformt wird;

(c)
der ausgeformte Mantel ist flexibel und elastisch und fest am Kern zu halten;

(d)
nach dem Ausformen wird der Silikonmantel aus der Form entnommen und auf den Kern aufgebracht, indem er

(e)
zum Aufbringen umgestülpt wird, so dass die Außenseite des ausgeformten Mantels zur Innenseite wird.

b)
Unstreitig hat die Beklagte nach Eintritt der Ausschließlichkeitswirkungen des Klagepatentes Teigrollen in den Verkehr gebracht, die mit einem festen Kern und einem darauf angeordneten separaten Mantel versehen waren, der eine glatte Rolloberfläche definiert, im Wesentlichen aus Silikonelastomer besteht und dessen Gießnaht auf der Innenseite des Mantels angeordnet war. Diese innen liegende Naht unterscheidet das klagepatentgemäß hergestellte Erzeugnis von vorbekannten Produkten. Nach § 139 Abs. 3 PatG ist davon auszugehen, dass auch die angegriffenen Teigrollen nach dem in Anspruch 1 angegebenen Verfahren hergestellt worden sind. Mit ihrem Einwand, die Teigrollen seien auf anderem Wege hergestellt worden, kann die Beklagte nicht durchdringen, weil sie für ein vom geschützten Herstellungsverfahren abweichendes Verfahren darlegungs- und beweispflichtig ist, gleichwohl aber auf einen entsprechenden ihr mit Beschluss vom 5. Juni 2008 gegebenen Hinweis das zur Herstellung der angegriffenen Gegenstände ausgeübte Verfahren nicht näher beschrieben hat.

3.
Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf ein privates Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 12 PatG berufen. Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts im Ausgangsverfahren Bezug genommen werden (Umdruck S. 14 Abs. III). Das Vorbringen der Beklagten im vorliegenden abgetrennten Verfahren ist nicht geeignet, in Bezug auf das Klagepatent eine andere Beurteilung zu rechtfertigen. Darüber hinaus lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagte vor dem Prioritätstag des Klagepatentes im Erfindungsbesitz war. Aus Anlage B7 (3) ergibt sich zwar, dass im Dezember 2003 eine Teigrolle mit übergezogenem Silikonschlauch erörtert worden ist, das besagt aber nichts über die Lage der Gießnaht. Das in der Korrespondenz zwischen der Beklagten und dem chinesischen Hersteller im Dezember 2003 erwähnte Muster hatte eine Außennaht, sonst hätte deren Sichtbarkeit nicht gerügt werden können (vgl. Anlage B 7 (6)). Dass man diese sichtbare Außennaht als störend empfand, besagt nichts darüber, ob man vor dem Prioritätstag des Klagepatentes bereits wusste, wie die störende Naht beseitigt werden sollte und konnte, insbesondere ob man damals wusste, dass die Naht durch einfaches Umstülpen auf die Innenseite des Mantels verlegt werden konnte. Dazu hat die Beklagte keinerlei Sachvortrag geliefert. Für die Ermittlung des Erfindungsbesitzes im Rahmen des § 12 PatG kann § 139 Abs. 3 PatG schon nach seiner systematischen Stellung im Gesetz nicht herangezogen werden. Das wäre unvereinbar mit dem Schutzzweck der Bestimmung, die zwar dem Patentinhaber den Nachweis der Verletzung, nicht aber dem als Verletzer in Anspruch Genommenen den Nachweis seiner Berechtigung erleichtern soll. Der Verletzte kennt das Herstellungsverfahren des angegriffenen Gegenstandes in der Regel nicht, während der Verletzer das von ihm angeblich vorbenutzte Verfahren durchaus beschreiben kann.

4.
Soweit der Rechtsstreit nicht übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt worden ist, ergeben sich aus der Verletzung des Klagepatentes und seiner Benutzung im Offenlegungszeitraum nachstehende Rechtsfolgen:

a)
Die Beklagte ist verpflichtet, der Klägerin eine angemessene Entschädigung dafür zu leisten, dass sie den Gegenstand der patentgeschützten Erfindung in der Zeit von der Offenlegung der zugrundeliegenden Anmeldung bis zur Bekanntmachung des Erteilungshinweises einschließlich einer einmonatigen Prüfungs- und Überlegungsfrist benutzt hat, obwohl sie wusste oder wissen musste, dass die angegriffenen Rollen Gegenstand dieser offengelegten Anmeldung waren. Da die Beklagte diesen Anspruch anerkannt hat, hat der Senat insoweit auf Antrag der Klägerin durch Anerkenntnisurteil im Sinne des § 307 Abs. 1 ZPO entschieden; von einer weiteren Begründung wird nach § 313 Abs. 1 Satz 1 ZPO abgesehen.

b)
Darüber hinaus hat die Beklagte der Klägerin einen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die klagepatentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Sie hat das Klagepatent schuldhaft verletzt, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB. Hätte sie wie dort von ihr verlangt als einschlägig tätiges Gewerbeunternehmen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätte sie sich vor Aufnahme der patentverletzenden Handlungen über entgegenstehende Schutzrechte Dritter vergewissert. Im Rahmen der gebotenen Nachforschungen wäre sie auf das Klagepatent gestoßen und hätte bei zutreffender rechtlicher Beratung auch ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass die angegriffenen Teigrollen der im Klagepatent unter Schutz gestellten technischen Lehre wortsinngemäß entsprechen. Da die Klägerin ihre Ansprüche mangels Kenntnis vom Umfang der Verletzungshandlungen noch nicht beziffern kann und hierzu auf die Rechnungslegung der Beklagten angewiesen ist, hat sie ein rechtliches Interesse im Sinne des § 256 ZPO daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst dem Grunde nach feststellen zu lassen statt auf Leistung zu klagen; dass die patentverletzenden Handlungen der Beklagten die Klägerin geschädigt haben, ist hinreichend wahrscheinlich.

Auszunehmen von der Verpflichtung zum Schadenersatz waren allerdings die im Urteilsausspruch genannten von der Klägerin behaupteten Lieferungen an den Abnehmer A. Da das Stattfinden dieser Lieferungen zwischen den Parteien streitig war, hätte hierüber Beweis erhoben werden müssen. Auch wenn zur Feststellung der Verpflichtung zum Schadenersatz dem Grunde nach der genaue Umfang der schädigenden Handlungen noch nicht feststehen muss, kann die Frage, ob eine bestimmte Lieferung stattgefunden hat, nicht offen bleiben, wenn hierüber zwischen den Parteien Streit besteht. Würde die Frage nicht schon im Erkenntnisverfahren geklärt, müsste das im Zwangsvollstreckungsverfahren bertreffend den Anspruch auf Rechnungslegung nachgeholt werden, dessen Aufgabe es jedoch nicht sein kann, insoweit noch die Reichweite der ausgeurteilten Verpflichtung festzulegen. Hierfür ist die darlegungs- und beweisbelastete Klägerin jedoch beweisfällig geblieben, nachdem sie auf die vom Senat bereits beschlossene Einvernahme der von ihr benannten Zeugen verzichtet hat.

c)
Weiterhin hat die Beklagte der Klägerin Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Gegenstände zu erteilen; nach dem Anerkenntnis der Beklagten hat der Senat wiederum auf Antrag der Klägerin durch Teilanerkenntnisurteil entschieden und sieht von einer weiteren Begründung ab.

Darüber hinaus hat die Beklagte nach § 242 BGB auch die weiteren zuerkannten Einzelauskünfte zu erteilen, um der Klägerin die Berechnung ihrer Ansprüche auf Schadenersatz und Entschädigung zu ermöglichen, wobei die Auskünfte die Bezifferung des Schadenersatzanspruches nach jeder der drei anerkannten Berechnungsmethoden (entgangener Gewinn, Lizenzanalogie und Herausgabe des Verletzergewinns) ermöglichen müssen; der Verletzte braucht sich in diesem Verfahrensstadium noch nicht auf eine dieser Berechnungsmethoden festzulegen. In diesem Zusammenhang sind auch Angaben zu den Werbemaßnahmen, den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn zu liefern (vgl. Schulte/Kühnen PatG, 8. Aufl., § 139 Rdn. 142; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG GbMG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdn. 88 ff. , jeweils m.w.N.). Die zuerkannten Auskünfte sind auch nötig, um der Klägerin die Prüfung zu ermöglichen, ob die Angaben der Beklagten in ihrer Rechnungslegung zutreffen.

Die Beklagte kann nicht mit Erfolg geltend machen, sie habe die gegen sie erhobenen Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung bereits erfüllt. Ihr Vorbringen, sie habe im Rahmen der Vergleichsbemühungen zu allen Verkäufen in der Zeit vom 25. September 2005 und dem 20. März 2008 unter Benennung der einzelnen Kunden und der Umsetzung umfassend Auskunft erteilt, lässt nicht erkennen, ob in diesem Zusammenhang auch jeweils die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und der erzielte Gewinn mitgeteilt worden sind, und dass sie Auskunft über die betriebene Werbung und die einzelnen Angebote erteilt hat, behauptet die Beklagte selbst nicht. Teilleistungen braucht die Klägerin jedoch nicht hinzunehmen; so lange die Auskünfte nicht vollständig erteilt sind, ist sie nicht gehalten, im Umfang der erteilten Auskünfte den Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung für erledigt zu erklären.

Die Beklagte kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, eine weitergehende Auskunft etwa zu Werbemaßnahmen im einzelnen sei wegen des damit verbundenen hohen Aufwandes unverhältnismäßig; hierzu hätte zumindest vorgetragen werden müssen, in welchem Umfang hierzu Unterlagen gesichtet und ausgewertet werden müssen und mit welchem Zeit- und Kostenaufwand dies verbunden sein wird.

d)
Weiterhin unterliegt die Beklagte dem aus § 140a PatG folgendem Anspruch auf Vernichtung der angegriffenen Gegenstände; vergeblich macht sie geltend, die Vernichtung sei unverhältnismäßig. Ihr Vorbringen, sie besitze nur noch wenige Einzelstücke, spricht im Gegenteil gerade dafür, dass deren Vernichtung für die Beklagte keine hohe Vermögenseinbuße bedeutet und deshalb auch nicht unverhältnismäßig ist. Soweit sie in diesem Zusammenhang weiter vorträgt, die angegriffenen Verletzungsgegenstände ließen sich nachträglich noch so umarbeiten, dass sie nicht mehr vom Schutzbereich des Klagepatentes erfasst werden, können hieraus keine Folgerungen gezogen werden, weil die Beklagte nicht darlegt macht, welche Umarbeitungsmaßnahmen sie ergreifen will und ob derartige Maßnahmen im Hinblick auf den von ihnen verursachten Arbeits- und Kostenaufwand im Rahmen einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise überhaupt in Betracht kommen.

III.

Soweit der Senat über den nicht erledigten Teil der Klageforderung entschieden hat, hat er die Kosten des Rechtsstreits nach §§ 91, 92, 97 Abs.1 ZPO entsprechend den beiderseitigen Unterliegensanteilen auf beide Parteien verteilt. Die auf den erledigten Unterlassungsteil entfallenden Kosten waren gemäß § 91a ZPO in vollem Umfang der Beklagten aufzuerlegen; wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, wäre sie ohne Abgabe des strafgesicherten Unterlassungsversprechens antragsgemäß verurteilt worden.

Ohne Erfolg wendet die Beklagte in diesem Zusammenhang ein, mangels vorgerichtlicher Abmahnung müsse die Klägerin gemäß § 93 ZPO die Kosten des Rechtsstreits tragen. Entgegen der Auffassung der Beklagten war die Klägerin nicht gehalten, vor der Ausdehnung der Klage auf das Klagepatent die Beklagte noch aus diesem Schutzrecht abzumahnen. Nachdem sich die Beklagte auch gegen das im Ausgangsverfahren mit Schriftsatz vom 24. November 2006 erstinstanzlich eingeführte Klagegebrauchsmuster II insbesondere auch mit einem Vorbenutzungsrecht verteidigte und auch nach Eintragung des Klagegebrauchsmusters II erfindungsgemäße Silikon-Teigrollen vertrieben hatte, musste die Klägerin davon ausgehen, die Beklagte werde auch einer vorgerichtlichen Abmahnung aus dem Klagepatent keine Folge leisten.

Soweit die Klage mit dem Rückrufantrag zurückgenommen worden ist, sind die hierauf entfallenden Kosten gemäß § 269 Abs. 3 ZPO der Klägerin auferlegt worden.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, da die Angelegenheit als reine Einzelfallentscheidung weder von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes erforderlich ist.