Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 21. Februar 2002, Az. 2 U 33/01 

1.
Auf die Berufung der Klägerin wird das am 18. Januar 2001 verkündete Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert.

Die Widerklage wird abgewiesen.

2.

A.
Von den im ersten Rechtszug entstandenen Kosten haben zu tragen:

a)
Gerichtskosten: die Klägerin 97/100 und die Beklagte zu 1. 3/100;

b)
außergerichtliche Kosten: die Klägerin die gesamten Kosten des Beklagten zu 2. und 97/100 der Kosten der Beklagten zu 1.; die Beklagte zu 1. 3/100 der Kosten der Klägerin; im übrigen haben die Parteien ihre im ersten Rechtszug entstandenen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen.

B.
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten zu 1. auferlegt.

3.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte zu 1. kann die Vollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung von 1.500,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin ihrerseits vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Sicherheiten können jeweils durch die Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Bank oder öffentlichen Sparkasse geleistet werden.

4.
Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Die Klägerin, die unter anderem Sanitärarmaturen nebst Zubehör herstellt und vertreibt, war Inhaberin der am 13. Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 17. Februar 1997 eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke 396 54 198 (im folgenden: „Klagemarke 1“) für „Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen“:

Sie war außerdem Inhaberin der am 21. Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 12. Februar 1997 eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke 396 55 854 (im folgenden: „Klagemarke 2“), ebenfalls für „Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen“:

Die unter der Geschäftsführung des Beklagen zu 2. stehende Beklagte zu 1. stellt her und vertreibt unter anderem Strahlregler für Sanitärarmaturen, die an ihrer Unterseite (also am Auslauf) mit Rundgittern versehen sind und deren nähere Ausgestaltung sich aus den von der Klägerin als Anlagen K 10 bis K 12 überreichten Musterstücken ergibt.

Mit Patentanwaltsschreiben vom 13. Oktober 1997 an die Beklagte zu 1. machte die Klägerin geltend, die genannten Strahlregler der Beklagten zu 1. verletzten die Klagemarken, und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung auf. Die Beklagte zu 1. kam dieser Aufforderung nicht nach, sondern wies die Abmahnung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken.

Im Juni 1998 hat die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit Klage gegen die Beklagten erhoben und sie wegen Verletzung der Klagemarken auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen, während die Beklagten um Klageabweisung gebeten haben.

Nachdem das Landgericht die Verhandlung dieses Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Löschungsanträge ausgesetzt hatte, hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1998 (betreffend die Klagemarke 2) und vom 22. März 1999 (betreffend die Klagemarke 1) die Löschung der Klagemarken ausgesprochen, weil ihnen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Von einer Anordnung der Kostenerstattung an die Beklagte zu 1. hat es in beiden Beschlüssen abgesehen. Gegen die Löschungsbeschlüsse haben die Klägerin Beschwerde mit dem Ziel einer Zurückweisung der Löschungsanträge und die Beklagte zu 1. Anschlussbeschwerde mit dem Ziel eingelegt, es möge die Erstattung der von ihr aufgewendeten Kosten an sie – die Beklagte zu 1. – angeordnet werden. Das Bundespatentgericht hat mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1999 in beiden Fällen die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde zurückgewiesen.

Die Klägerin hat daraufhin am 29. Juni 2000 mit Zustimmung der Beklagten die Klage zurückgenommen. Bereits vorher hatte die Beklagte zu 1. Widerklage erhoben, mit der sie den Ersatz der von ihr in den Löschungsverfahren aufgewendeten Kosten von zusammen 17.848,00 DM (pro Verfahren jeweils 600,00 DM amtliche Löschungsantragsgebühr sowie 8.324,00 DM Patentanwaltskosten, berechnet nach einem Streitwert von 22.01,02 DM) nebst Zinsen verlangt hat, weil die Abmahnung durch die Klägerin vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei, so dass die Klägerin ihr unter dem Gesichtspunkt der culpa in contrahendo schadensersatzpflichtig sei, und weil die Klägerin außerdem mit der Abmahnung rechtswidrig und schuldhaft in ihren – der Beklagten zu 1. – eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen habe; die aufgewendeten Kosten seien zur Abwehr dieses Eingriffs erforderlich gewesen.

Die Beklagte zu 1. hat beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, an sie 17.81,00 DM nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung (5. Mai 2000) zu zahlen.

Die Klägerin hat um Abweisung der Widerklage gebeten und eingewendet:

Nach dem in den §§ 63 Abs. 1 und 71 Abs. 1 MarkenG zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers seien die durch ein Löschungsverfahren entstehenden Kosten grundsätzlich nicht zu erstatten; aufgrund der Beschlüsse des Bundespatentgerichts vom 15. Dezember 1999 stehe auch fest, dass keine Umstände vorgelegen hätten, die aus Billigkeitsgründen ausnahmsweise eine Abweichung von dem genannten Grundsatz gerechtfertigt hätten. Schon deswegen könne die Beklagte zu 1. einen Ersatz der geltend gemachten Kosten von ihr nicht verlangen.

Darüber hinaus habe sie – die Klägerin – bei ihrer Abmahnung im Oktober 1997 nicht schuldhaft gehandelt, weil sie sich auf Schutzrechte gestützt habe, die vor ihrer Eintragung vom Deutschen Patent- und Markenamt hinsichtlich des Vorliegens von absoluten Schutzhindernissen im Sinne des § 8 MarkenG geprüft und für schutzfähig gehalten worden seien.

Im übrigen seien die von der Beklagten zu 1. verlangten Kosten jedenfalls der
Höhe nach nicht gerechtfertigt, weil die zugrundegelegten Streitwerte von 22.01,00 DM pro Löschungsverfahren überhöht seien.

Das Landgericht hat auf die Widerklage hin die Klägerin verurteilt, an die Beklagte zu 1. 17.81,00 DM nebst 4 % Zinsen seit dem 27. Juni 2000 zu zahlen, und ihr die gesamten Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Auf das Urteil vom 18. Januar 2001 wird Bezug genommen.

Die Klägerin hat Berufung eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Widerklage weiterverfolgt, während die Beklagte zu 1. um Zurückweisung des Rechtsmittels bittet. Die Parteien wiederholen und ergänzen ihr bisheriges Vorbringen, wobei die Beklagte zu 1. sich zusätzlich darauf beruft, die Klägerin sei zur Erstattung der geltend gemachten Kosten auch nach den Grundsätzen der Störerhaftung (§ 1004 BGB) und der Geschäftsführung ohne Auftrag verpflichtet; sie
– die Beklagte zu 1. – habe mit der Durchführung der Löschungsverfahren ein Geschäft geführt, das grundsätzlich der Klägerin oblegen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe :

Die Berufung der Klägerin – diese richtet sich nur gegen die Beklagte zu 1. als Widerklägerin und nicht auch (trotz der möglicherweise missverständlichen Bezeichnung in der Berufungsschrift vom 6. März 2001, Bl. 114 GA) gegen den Beklagten zu 2., da dieser nie die Erstattung der in Rede stehenden Kosten verlangt hat – ist begründet.

Der Beklagten zu 1. steht ein Anspruch auf Ersatz der durch die beiden Verfahren auf Löschung der Klagemarken verursachten Kosten nicht zu.

Ein solcher Anspruch kann sich von vornherein nicht aus den Grundsätzen der culpa in contrahendo, also des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen, ergeben. Denn nach diesen Grundsätzen sind nur Schäden zu ersetzen, die dadurch verursacht worden sind, dass ein Beteiligter nach Einleitung von Vertragsverhandlungen oder nach Begründung eines ähnlichen konkreten Verhältnisses Sorgfaltspflichten gegenüber einem anderen Beteiligten schuldhaft verletzt hat, die sich aus dem durch die Einleitung von Vertragsverhandlungen oder dergleichen begründeten besonderen Vertrauensverhältnis ergeben. Zu den danach zu ersetzenden Schäden gehören also von vornherein nicht Aufwendungen der hier in Rede stehenden Art, die nicht dadurch verursacht worden sind, dass die Klägerin in der Zeit nach der Abmahnung vom 13. Oktober 1997 irgendwelche ihr der Beklagten zu 1. gegenüber aufgrund des durch die Abmahnung begründeten konkreten Verhältnisses obliegenden Obhuts- oder Sorgfaltspflichten verletzt hat, sondern allein dadurch, dass die Klägerin eine sich später wegen der Löschung der Klagemarken als unberechtigt erweisende Abmahnung ausgesprochen hat.

Es kann auch nicht gesagt werden, durch die – nach amtlicher Prüfung zunächst wirksam erfolgte – Eintragung der Klagemarken und die Geltendmachung von Rechten aus den eingetragenen Marken durch die Klägerin sei ein Zustand entstanden, der einer Eigentumsstörung im Sinne des § 1004 BGB entspräche, die von der Beklagten zu 1. aufgewendeten Kosten für die Löschung der Klagemarken hätten daher der Beseitigung einer solchen Störung gedient und seien deshalb von der Klägerin – als Störerin – zu erstatten.

Auch ein Anspruch der Beklagten zu 1. auf Ersatz der in Rede stehenden Kosten nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 BGB) kommt nicht in Betracht: Es ist bereits nicht erkennbar, weshalb ein nicht unerhebliche Kosten verursachender Löschungsantrag durch einen Dritten als ein objektiv dem Markeninhaber obliegendes Geschäft anzusehen sein soll, der die Löschung seiner Marke wesentlich kostengünstiger durch einfache Verzichtserklärung (§ 48 MarkenG) erreichen könnte.

Dass die Klägerin bei Ausspruch der Abmahnung vom 13. Oktober 1997 positiv gewusst habe, ihr stünden aufgrund der Eintragung der Klagemarken die damals geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte zu 1. nicht zu, dass sie also vorsätzlich versucht habe, der Beklagten zu 1. dadurch Schaden zuzufügen, dass sie sie bewusst zu Unrecht zur Unterlassung aufgefordert hätte mit der Folge, dass die von der Beklagten zu 1. zur Abwehr der geltend gemachten Ansprüche aufgewendeten Kosten ein von der Klägerin nach § 826 BGB zu ersetzender Schaden wären, macht die Beklagte zu 1. selbst nicht geltend; dafür ist auch nichts ersichtlich.

Als Anspruchsgrundlage für die Widerklageforderung könnte daher allenfalls § 823 Abs. 1 BGB mit der Erwägung in Betracht kommen, die Klägerin habe mit der sich später als unberechtigt erweisenden Schutzrechtsverwarnung vom 13. Oktober 1997 schuldhaft in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten zu 1. eingegriffen und damit ein „sonstiges Recht“ (im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB) der Beklagten zu 1. verletzt.

Ob in Abkehr von einer langjährigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, bei der keine besonderen Umstände vorliegen, die den Tatbestand des § 826 BGB erfüllen, schon von vornherein nicht als grundsätzlich zum Schadensersatz verpflichtender Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten anzusehen ist (vgl. dafür mit beachtlichen Argumenten Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1028 ff.), kann im vorliegenden Rechtsstreit dahingestellt bleiben, weil die Widerklage auch dann unbegründet ist, wenn man an den bisherigen Grundsätzen der Rechtsprechung (vgl. zuletzt BGH, GRUR 1997, 741 ff. – Chinaherde) hinsichtlich der rechtlichen Bewertung unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen festhält und auf sie grundsätzlich § 823 Abs. 1 BGB für anwendbar hält.

Die Beklagte zu 1. verlangt mit ihrer Widerklage nicht den Ersatz des besonderen Schadens, der typischerweise als Folge einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung zu erwarten ist und der vor allem dazu geführt hat, eine solche Verwarnung als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten anzusehen, nämlich des Schadens, der dadurch entsteht, dass der Verwarnte angesichts der scharfen Sanktionen, die ihm bei einer Schutzrechtsverletzung drohen, zeitweise die an ihn gerichtete Unterlassungsaufforderung beachtet und deshalb Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen muss; vielmehr verlangt die Beklagte zu 1., die dem in der Verwarnung an sie gerichteten Unterlassungsverlangen auch nicht vorübergehend nachgekommen ist, lediglich den Ersatz von Kosten, die ihr entstanden sind, um die gegen sie gerichteten Ansprüche der Klägerin abzuwehren, also von Kosten, die typischerweise von dem zu tragen sind, der sie aufgewendet hat, weil durch diese Aufwendung lediglich sein Vermögen geschädigt worden ist, das als solches nicht durch § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist.

Auch wenn dieser Gesichtspunkt für sich allein nicht ausreichen dürfte, um einen Anspruch auf Erstattung solcher Kosten in einem Fall abzulehnen, in dem man bereits in der bloßen Geltendmachung des dann durch Aufwendung der in Rede stehenden Kosten abgewehrten Anspruchs einen gemäß § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich zum Schadensersatz verpflichtenden Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten sieht, so scheitert der Anspruch der Beklagten zu 1. doch daran, dass der von ihr geltend gemachte Schaden nicht in den Schutzbereich eines Schadensersatzanspruchs wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb fällt, der nämlich von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. z. B. BGH, GRUR 1963, 255, 257 – Kindernähmaschinen) nur insoweit zugebilligt wird, als es erforderlich ist, um eine bei den Normen des jeweiligen Rechtsgebietes bestehende Lücke zu schließen.

Eine solche Lücke ist hier aber nicht gegeben, weil die Frage, wer die Kosten für einen Antrag auf Löschung einer zugunsten eines Dritten eingetragenen Marke zu tragen hat, in den §§ 63 Abs. 1 und 71 Abs. 1 MarkenG in dem Sinne geregelt ist, dass der Löschungsantragsteller die ihm – auch in einem Beschwerdeverfahren – entstehenden Kosten grundsätzlich selbst zu tragen hat und dass von dieser Regel nur dann eine Ausnahme zu machen ist, wenn besondere Billigkeitsgründe vorliegen (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl., § 63 Rdnr. 4 und § 71 Rdnr. 4; siehe auch amtliche Begründung vom 14.1.1994 zum Markenrechtsreformgesetz , BT-Druck-sache 12/6581, S. 53 ff.), wobei die Entscheidung darüber, ob ein solcher Fall vorliegt, zunächst dem Deutschen Patent- und Markenamt (im erstinstanzlichen Löschungsverfahren) und dann dem Bundespatentgericht (im Beschwerdeverfahren) obliegt.

In den Löschungsverfahren gegen die beiden Klagemarken haben es aber sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt als auch das Bundespatentgericht abgelehnt, die der Beklagten zu 1. als Löschungsantragstellerin entstandenen Kosten der Klägerin aufzuerlegen, weil es an besonderen Billigkeitsgründen dafür fehle. Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts, die auch die Frage der Kostentragung zum Inhalt haben, sind rechtskräftig. Die Rechtskraft der dort abschließend getroffenen Kostenregelung kann nicht nachträglich durch die Geltendmachung sachlich-rechtlicher Ansprüche wieder beseitigt werden (vgl. zu ähnlich gelagerten Fällen auch BGHZ 45, 251, 256 f.; BGH, GRUR 1971, 355, 356 – Epigran II; LG Düsseldorf, GRUR 1975, 328, 329 – Zweite Patentanwaltsgebühr). Die Widerklage auf Erstattung der durch die Löschungsverfahren entstandenen Kosten kann daher keinen Erfolg haben.

Das gilt aber auch dann, wenn man der soeben dargelegten Ansicht nicht folgt, weil die Klägerin nämlich bei ihrer Verwarnung vom 13. Oktober 1997 nicht schuldhaft gehandelt hat und es jedenfalls deshalb materiell-rechtlich an einem Schadensersatzanspruch der Beklagten zu 1. aus § 823 Abs. 1 BGB fehlt.

Es ist zu bedenken, dass die Klägerin ihre Verwarnung der Beklagten zu 1. auf Schutzrechte – nämlich die beiden Klagemarken – gestützt hat, die hinsichtlich der Umstände, wegen der sie später gelöscht worden sind, nämlich der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) vor der Eintragung durch das Deutsche Patent- und Markenamt von Amts wegen zu prüfen waren, so dass die Klägerin nach der im Februar 1997 erfolgten Eintragung grundsätzlich darauf vertrauen durfte, es fehle den Klagemarken nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Es ist anerkannt (vgl. etwa BGH, GRUR 1976, 715, 717 – Spritzgießmaschine), dass der Inhaber eines – wie hier – geprüften Schutzrechtes im allgemeinen darauf vertrauen kann, dieses Recht sei auch rechtsbeständig, so dass ihm, wenn das Recht später vernichtet wird, nicht ohne weiteres der Vorwurf gemacht werden kann, er habe bei einer früheren Verwarnung aus diesem Schutzrecht schuldhaft gehandelt, weil er mit der Möglichkeit einer Vernichtung des Schutzrechtes habe rechnen müssen.

Im vorliegenden Fall ist noch besonders zu bedenken, dass es sich bei den Schutzrechten der Klägerin um dreidimensionale Marken handelte, also um eine Schutzrechtsform, die erstmals durch das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene MarkenG eingeführt worden war, wobei der Gesetzeswortlaut (§ 3 Abs. 1 MarkenG) eher dafür spricht, dass die Schutzvoraussetzungen für eine solche Marke gering seien. Für Letzteres sprach auch die einzige bis zum Oktober 1997, also dem Zeitpunkt der Verwarnung, bekannt gewordene Entscheidung zur Frage der Schutzvoraussetzungen bei einer dreidimensionalen Marke (Bundespatentgericht, GRUR 1995, 814 ff. – Absperrpoller). Selbst die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. GRUR 2001, 1154, 1155 – Farbmarke Violettfarben) stellt an die Unterscheidungskraft von Marken, auch von dreidimensionalen Marken, nur geringe Anforderungen. Wenn daher die Klägerin zur Zeit der Verwarnung im Oktober 1997 darauf vertraut hat, die Klagemarken seien rechtsbeständig, so kann ihr deswegen kein Schuldvorwurf gemacht werden, so dass sie sich mit ihrer Verwarnung vom 13. Oktober 1997 nicht schadensersatzpflichtig gemacht hat.

Da es für die Frage des Verschuldens allein auf den Zeitpunkt der Verwarnung (als des möglichen Eingriffes in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten zu 1.) ankommt, bedarf es keines Eingehens darauf, ob die Klägerin anschließend – z. B. durch den Inhalt der Löschungsanträge der Beklagten zu 1. – hätte erkennen können, es sei konkret mit einer Löschung der Klagemarken zu rechnen.

Die Widerklage war daher unter Abänderung des angefochtenen Urteils abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Der Senat hat die Revision zugelassen (§ 543 Abs. 1 Nr. 1 ZPO neuer Fassung), weil die entscheidungserheblichen Fragen, ob die Bestimmungen der §§ 63 Abs.1, 71 Abs. 1 MarkenG der Geltendmachung der mit der Widerklage verfolgten Ansprüche entgegenstehen und ob der Inhaber einer dreidimensionalen Marke aufgrund der erfolgten Eintragung darauf vertrauen darf, es fehle ihr nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft, von rechtsgrundsätzlicher Bedeutung sind.

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