Düsseldorfer Entscheidung Nr.:  191

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 28. Oktober 2003, Az. 4a O 362/02

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Vorstandsmitgliedern der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

1.

ein Verfahren durchzuführen zur Bestimmung, ob ein Stoff ein Inhibitor oder Aktivator eines Proteins ist, dessen Vorkommen in einer Zelle als Reaktion eine Änderung in einer phänotypischen Eigenschaft hervor­ruft, die nicht die Menge des Proteins in der Zelle per se ist, wobei man

a) eine erste Zelllinie bereitstellt, die das Protein überproduziert und die phänotypische Reaktion auf das Protein zeigt;

b) eine zweite Zelllinie bereitstellt, die das Protein in geringerer Menge als die erste Zelllinie produziert oder die das Protein überhaupt nicht produziert und die die phänotypische Reaktion auf das Protein in geringerem Ausmaß oder überhaupt nicht zeigt;

c) die erste und die zweite Zelllinie mit dem Stoff inkubiert, und

d) die phänotypische Reaktion der ersten Zelllinie auf den Stoff mit der phänotypischen Reaktion der zweiten Zelllinie auf den Stoff vergleicht.

2.

eine Zelllinie, die ein ausgewähltes Protein überproduziert, in einem Verfahren wie unter I.1. definiert zu verwenden.

3.

ein Testkit herzustellen, zu gebrauchen oder zu besitzen, um damit eines der unter I.1. definierten Verfahren durchzuführen, und das eine erste Zelllinie enthält, die ein Protein überproduziert und eine phänotypische Reaktion unter Änderung der phänotypischen Eigenschaften darauf zeigt.

II.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III.

Das Urteil ist für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000.000,- EUR vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer im Gebiet der Europäischen Union ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Der Kläger ist eingetragener Inhaber des europäischen Patentes 403 506 (Anlage K 1, nachfolgend: Klagepatent), dessen deutscher Teil unter der Registernummer 689 26 816 (Anlage K 2) bei dem Deutschen Patent- und Markenamt geführt wird. Das Klagepatent wurde am 9. Februar 1989 unter Inanspruchnahme der US-Priorität vom 10. Februar 1988 – US 154 206 – eingereicht und am 27. Dezember 1990 veröffentlicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt veröffentlichte die deutsche Übersetzung des Klagepatentes, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, am 9. Januar 1997. Das Klagepatent steht in Kraft und betrifft ein Screeningverfahren für Protein-Inhibitoren und –Aktivatoren.

Gegen das Klagepatent wurde von dritter Seite Einspruch eingelegt. Die Einspruchsabteilung hat mit Zwischenentscheid vom 26. April 2000 (Anlage B 17) das Klagepatent im Rahmen der mit der vorliegenden Klage geltend gemachten Ansprüche im Wesentlichen unverändert aufrechterhalten. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung haben die Einsprechenden Beschwerde eingelegt, welcher die Beklagte beigetreten ist und über welche noch nicht entschieden worden ist.

Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 3 hat in der durch die Einspruchsabteilung eingeschränkt aufrechter­haltenen Fas­sung folgenden englischen Wortlaut:

„A method of determining whether a substance is an inhibitor or activator of a protein whose presence in a cell evokes a responsive change in a phenotypic characteristic other than the level of said protein in said cell per se, which comprises:

a) providing a first cell line which overproduces said protein and exhibits said phenotypic response to the protein;

b) providing a second cell line which produces the protein at a lower level than the first cell line, or does not produce the protein at all, and which exhibits said phenotypic response to the protein to a lesser degree or not at all;

c) incubating the first and second cell line with the substance; and

d) comparing the phenotypic response of the first cell line to the substance with the phenotypic response of the second cell line to the substance.“

In deutscher Übersetzung hat der eingeschränkt aufrecht erhaltene Patent­anspruch 3 folgenden Wortlaut:

„Verfahren zur Bestimmung, ob ein Stoff ein Inhibitor oder ein Aktivator eines Proteins ist, dessen Vorkommen in einer Zelle als Reaktion eine Änderung in einer phänotypischen Eigenschaft zeigt, die nicht die Menge des Proteins in der Zelle per se betrifft, wobei man

a) eine erste Zelllinie bereitstellt, die das Protein überproduziert und die phänotypische Reaktion auf das Protein zeigt;

b) eine zweite Zelllinie bereitstellt, die das Protein in geringerer Menge als die erste Zelllinie produziert oder die das Protein überhaupt nicht produziert und welche die phänotypische Reaktion auf das Protein zu einem geringeren Ausmaß oder überhaupt nicht zeigt;

c) die erste und die zweite Zelllinie mit dem Stoff inkubiert; und

d) die phänotypische Reaktion der ersten Zelllinie auf den Stoff mit der phänotypischen Reaktion der zweiten Zelllinie auf den Stoff vergleicht.“

Wegen der lediglich insbesondere geltend gemachten Patentansprüche 11, 17, 18 und 22 wird auf den Wortlaut der Klagepatentschrift sowie deren Änderungen durch die Einspruchsabteilung (Anlage K 4 und K 4a) verwiesen.

Der Kläger hat weltweit das Klagepatent sowie parallele ausländische Patente an führende pharmazeutische Unternehmen lizenziert.

Er vertritt die Auffassung, dass die Beklagte das Klagepatent in hundert­tausenden von Versuchen verletzt habe, wie sich insbesondere an zwei Veröffentlichungen – Terstappen: Functional Analysis of Native and Recombinant Ion Channels Using a High-Capacity Nonradioactive Rubidium Efflux Assay in Analytical Biochemistry 272 (1999) 149 – 155 (Anlage K 7. deutsche Übersetzung Anlage K 7a) und Becker et al.: Generation and Characterization of a Stable Soluble Guanylate Cyclase-Overexpressing CHO Cell Line in: Nitric Oxide: Biology and Chemistry Vol. 3, (1999) 55 – 66 (Anlage K 8; deutsche Übersetzung Anlage K 8a) – der Beklagten zeige. Wegen des Inhalts der Veröffentlichungen wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Ablichtungen Bezug genommen. Dass die Beklagte ein Verfahren nach dem Klagepatent ihren Versuchen zur Entwicklung neuer Wirkstoffe zugrunde gelegt habe, ergebe sich auch anhand der als Anlage K 9 vorgelegten Veröffentlichung von Stasch et al.: NO- and haem-independent activation of soluble guanylyl cyclase: molecular basis and cardiovascular implications of a new pharmacological principle in: British Journal of Pharmacology (2002) 136, 773 – 783 (deutsche Übersetzung Anlage K 9a). Diese nehme auf die als Anlage K 8 vorgelegte Veröffentlichung Bezug.

Der Kläger ist der Ansicht, dass es für die Verletzung des Verfahrens nach dem Klagepatent nicht darauf ankomme, ob die streitge­gen­ständliche phäno­typische Eigenschaft mit dem Auge wahrzu­neh­men sei. Hierauf sei das Klagepatent nicht beschränkt. Auch seien von der Lehre nach dem Klagepatent nicht lediglich Eigenschaften um­fasst, die dauerhafter Natur seien, sondern auch solche von lediglich transienter Dauer. Gegen eine Verletzung des Klagepatentes spreche auch nicht, dass die Beklagte im Hinblick auf ihre Wirkung – zumindest aus zellfreien System – bekannte Substanzen verwendet habe, da nicht die Veröffentlichung selbst die Patent­ver­letzung darstelle, sondern die Nutzung des patent­gemäßen Verfahrens in hunderttausenden von Wirkstoffscreenings.

Der Kläger beantragt,

zu erkennen, wie geschehen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise,

den vorliegenden Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erle­digung der gegen das Klagepatent EP 403 506 eingelegten Ein­spruchsbeschwerde gemäß § 148 ZPO auszusetzen.

Sie stellt eine Verletzung des Klagepatentes in Abrede. Der Kläger habe nicht nachgewiesen, dass die in den Veröffentlichungen darge­stellten Verfahren von ihr zu Testzwecken neuer Wirksubstanzen heran­gezogen worden seien. Der Hinweis auf hunderttausende von Untersuchungen sei zu pauschal.

Aus den in Anlage K 7 bis K 9 vorgelegten Veröffentlichung ergebe sich auch keine Patentverletzung. Unter einer phänotypischen Eigenschaften könnten nur mit dem bloßen Auge wahrnehmbare Eigenschaften verstanden werden und um solche handelte es sich nicht bei einer Untersuchung des Rubidium-Ausflusses sowie einer Messung des cGMP-Spiegels. Das Klagepatent gehe ersichtlich auch nicht von solchen phänotypischen Eigenschaften aus, die lediglich transienter Natur seien und deren Nachweis nur durch eine Zerstörung der Zelle erfolgen könne. Auch sei das Klagepatent auf die Untersuchung von Tumorzellen beschränkt. Die den Veröffentlichungen zugrunde liegenden Untersuchungen hingegen hätten keinen Bezug zu der Untersuchung des Wachstums von Tumorzellen, sondern seien auf die Einrichtung einer neuen Zelllinie beschränkt und dienten nicht dem Medika­menten­screening.

Die Beklagte vertritt weiter die Auffassung, dass sie sich auf das Versuchsprivileg des § 11 Nr. 2 PatG berufen könne und erhebt zudem die Einrede der Verjährung; der Kläger habe mindestens seit dem 17. Oktober 1999 Kenntnis von den Handlungen der Beklagten gehabt.

Der Kläger weist die Einrede der Verjährung zurück. Die Beklagte habe nicht nachgewiesen, dass eine Kenntnis bereits mehr als drei Jahre vor Klage­erhebung vorgelegen habe. Die Beklagte beschränke sich lediglich auf Vermutungen. Selbst wenn positive Kenntnis von den verletzungs­begründenden Umständen vorgelegen habe, sei die Verjährung durch die Verhandlungen der Parteien gehemmt gewesen. Auch sei eine Hemmung durch das Einspruchsverfahren eingetreten. Während dieser Zeit habe der Kläger, da er sich nicht sicher über den Umfang des Klagepatentes habe sein können, nicht gegen die Beklagte vorgehen können. Jedenfalls sei durch die Veröffentlichung nach der Anlage K 9, da es sich um eine neue Verletzungshandlung handle, einer neuer Lauf der Verjährungsfrist in Gang gesetzt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der beiderseitigen Schriftsätze und der mit ihnen vorgelegten Urkunden und Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begründet. Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach Art. 64 EPÜ, § 139 PatG zu.

I.

Das Klagepatent betrifft ein allgemeines Screeningverfahren zur Entdeckung und Identifizierung sowohl von Inhibitoren als auch Aktivatoren von Enzymen, Rezeptoren und anderen Proteinen.

Im Stand der Technik wurden eine Anzahl von Testsystemen zur Entdeckung von Modulatoren des Zellwachstums eingesetzt, insbe­son­dere zur Suche nach Medikamenten gegen Krebs, die speziell für Krebs­zellen toxisch sind, nicht jedoch für normale Zellen. Dazu wurden ver­schiedene Veränderungen herangezogen, wobei die häufigsten Ver­änderungen die Aufhebung des transfor­mierten Phänotyps, signi­fikante Veränderungen in der Zellmor­phologie oder der Cytotoxizität waren.

In vitro-Cytotoxizitätstests – so die Klagepatentschrift – umfassen die Bestimmung zellulärer Parameter, die auf die Hemmung des Zell­wachs­tums oder der Cytotoxizität hinweisen. Diese umfassen beispielsweise die Bestim­mung der Hemmung bestimmter Stoffwechselwege als Reaktion auf eine Behandlung mit cytotoxischen Mitteln. In der Durchführung sind diese Ver­fahren jedoch kompliziert. Sie erfordern in einigen Fällen die Verwendung radio­aktiver Tracer. Außerdem sind die Ergebnisse unspezifisch, da jedes die Wachstumseigenschaften von Zellen verändernde Mittel in diesen Test­system positive Ergebnisse zeigt.

Es wurden im Stand der Technik auch Mittel bezüglich ihrer Fähigkeit unter­sucht, das Wachstum transformierter (krebsartiger) Zellen auf Weich­agar zu hemmen. Dieses Verfahren basiert auf der Beobach­tung von Freedman und Shin (1974), dass die Kolonie­bildung von Zellen auf Weichagar der in vitro-Test ist, der die beste Basis für die Vorhersage ist, ob die Zellen eines Versuchstieres Tumore bilden. Die Durchführung dieses Verfahrens ist nach den Angaben der Klagepatentschrift relativ einfach, da das Koloniewachstum nach zwei oder mehreren Wochen im Allgemeinen ausreichend groß ist, so dass es mit dem bloßen Auge zu sehen ist. Die Auswertung der Ender­geb­nisse kann daher entweder von einer technischen Laborkraft ohne umfassende Aus­bildung in Gewebekulturen durchgeführt werden oder durch ein automatisiertes Extinktions-Nachweissystem erfolgen. Wie der in-vitro-Cytotoxizitätstest ist auch dieses Verfahren unspezifisch. Jedes das Zell­wachstum auf irgendeine Weise hemmende Mittel zeigt in diesem Test­system positive Ergebnisse, gleichgültig, ob es das Protein von Interesse hemmt oder nicht, was das Klagepatent als nachteilig ansieht.

Antimikrobielle in-vitro-Tests umfassen die Verwendung von Bakterien- oder Hefestämmen, die als Testorganismen zum Screening verwendet werden. Bei diesem Verfahren wird der Bakterien- oder Hefestamm auf Platten mit Standardmedien gezüchtet. Potentielle Mittel werden an verschiedenen Stellen der Platte aufgetragen. Falls ein Mittel wachstums­hemmende Eigen­schaften aufweist, bildet sich auf der Platte an der Auftragungsstelle eine Klarzone, die sich aus der Unfähig­keit des Teststammes zum Wachstum in diesem Bereich ergibt. Dieses Verfahren ist – so die Beschreibung des Klagepatentes – schnell und kann von einer technischen Laborkraft ohne umfassende Ausbildung in Gewebekulturverfahren durchgeführt werden, wobei die Ergebnisse jedoch im allgemeinen unspezifisch sind, da gegen Bakterien- oder Hefe­stämme wirksame Mittel das Wachstum von Säugerzellen häufig wirk­sam beeinflussen (oder keinen Einfluss darauf ausüben).

Weitere Screeningsysteme hängen von einer morphologischen Verän­derung der Testzellen ab, die zur Bestimmung der Wirksamkeit eines be­stimm­ten Mittels mit potentiellen Mitteln behandelt werden (Uehara et al., 1985). Dieses Ver­fahren ist nach dem Stand der Technik das wirksamste Verfahren zur Ent­wicklung spezifischer Mittel, die mit einem bestimmten Protein in Wechsel­wirkung treten oder eine spezifische Eigenschaft von Zellen verändern. Diese Screeningsysteme sind in der Praxis schwer anzuwenden, da die Wirkung jedes einzelnen Mittels auf die Morpho­logie der Testzellen mikroskopisch untersucht werden muss. Das Verfah­ren erfordert die Betrachtung der Zellen durch einen erfahrenen Wissen­schaftler.

Vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik schlägt das Klage­patent zur Lösung des technischen Problems („Aufgabe“) in seinem eingeschränkt aufrechterhaltenen Patentanspruch 3 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1. Verfahren zur Bestimmung

2. ob ein Stoff ein Inhibitor oder ein Aktivator eines Proteins ist

3. dessen Vorkommen in einer Zelle als Reaktion eine Änderung in einer phänotypischen Eigenschaft hervorruft,

4. die nicht die Menge des Proteins in der Zelle per se betrifft, wobei man

5a. eine erste Zelllinie bereitstellt,

5b. die das Protein überproduziert

5c. und die phänotypische Reaktion auf das Protein zeigt;

6a eine zweite Zelllinie bereitstellt,

6b. die das Protein in geringerer Menge als die erste Zelllinie produziert oder die das Protein überhaupt nicht produziert

6c. und die die phänotypische Reaktion auf das Protein in geringerem Ausmaß oder überhaupt nicht zeigt;

7. die erste und die zweite Zelllinie mit dem Stoff inkubiert, und

8. die phänotypische Reaktion der ersten Zelllinie auf den Stoff mit der phänotypischen Reaktion der zweiten Zelllinie auf den Stoff vergleicht.

Das patentgemäße Verfahren lässt sich – nach den Angaben der Klagepatentschrift – ebenso schnell und einfach wie der Weichagar-Test durchführen und ist darüber hinaus spezifischer als der Morphologie-Test. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst ent­sprechend die Erzeugung einer Zelllinie, die zum Zwecke des Nachweises sowohl stimulierender als auch hemmender Mittel verändert wurde, die für ein bestimmtes, Kultur- oder morphologische Eigenschaften der Zelle beeinflussendes Protein vollkommen spezifisch sind.

Die Erfindung beruht auf der Beobachtung, dass, falls es zu einer Über­pro­duktion eines in gewisser Weise an der Kontrolle des Zellwachs­tums­beteiligten Proteins (nachfolgend das „Protein von Interesse“ oder „POI“) in Zellen kommt, POI aktivierende oder hemmende Arzneimittel zu veränderten Wachstumseigenschaften der Zellen führen können. Die Empfindlichkeit der Zellen hängt von ihrer POI-Produktion ab, einem Phänomen, das in der Erfindung als „abgestufte zelluläre Reaktion“ auf das pharmakologisch wirk­same Mittel bezeichnet wird (vgl. Anlage K 1 Seite 3 Zeile 1 f. und Anlage K 2 Seite 3 Abs. 5).

Phänotypische Eigenschaften sind nach der Beschreibung des Klage­patentes (Anlage K 1 Seite 4 Zeilen 41 ff. und Anlage K 2 Seite 8 Abs. 3 f.) vorzugsweise Kultur- oder morphologische Eigenschaften der Zelle. Kultur­eigenschaften umfassen zum Wachstum erforderliche Nährstoffe; Nährstoffe, die, obwohl nicht zum Wachstum erforderlich, dennoch das Wachstum deutlich fördern, das Wachstum beeinflussende physikalische Bedingungen (Temperatur, pH-Wert, Gase in der Umgebung, osmotischer Zustand und Anker-Abhängigkeit oder Anker-Unabhängigkeit) und das Wachstum hem­mende oder die Zellen sogar abtötende Stoffe, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Morphologische Eigenschaften umfassen die Größe und Form der Zellen, ihre Anordnung, Zelldifferenzierung und subzellulären Strukturen, sind jedoch nicht darauf beschränkt.

II.

Die von der Beklagten im Rahmen ihrer Veröffentlichung nach Anlage K 9 in Verbindung mit der Anlage K 8 beschriebenen Wirkstoff-Screenings machen von der Lehre nach dem Klagepatent Gebrauch.

Zu den von Mitarbeitern der Beklagten durchgeführten Versuchen der als Anlage K 8 vorgelegten Veröffentlichung „Generation and Characterization of a Stable Soluble Guanylate Cyclase-Overexpressing CHO Cell Line“ können folgende Feststellungen getroffen werden:

Es wurde eine stabil transfizierte CHO-Zelllinie, die lösliche Guanylatcyclase überexprimierte, zur Charakterisierung verschiedener Aktivatortypen der löslichen Guanylat­cyclase (sGC) erzeugt. Polyklonale Antikörper gegen beide Untereinheiten des Rattenenzyms wurden verwendet, um beide Unter­einheiten im Zytosol der transfizierten CHO-Zellen nachzuweisen. Die Wirkungen verschiedener Stickstoffmonoxid-donatoren wie SNP und DEA/NO und insbesondere den direkten, NO-unabhängigen Stimulator der löslichen Guanylatcyclase, 3‘-(5‘-Hydroxymethyl-2‘-furyl)-1-benzylindazol (YC-1) wurden im Hinblick auf die intrazelluläre Produktion von cyclischem Guanosin-3‘, 5‘-monophosphat (cGMP) untersucht. Es wurde festgestellt (vgl. Figur 3), dass DEA/NO, SNP und YC-1 einen konzentrationsabhängigen intrazellulären cGMP-Anstieg induzierte mit maximaler Wirkung von 16-facher (DEA/NO), 8-facher (SNP) bzw. 6-facher (YC-1) Stimulierung im Vergleich zu Kontrollen.

Die Guanylatcyclase katalysiert die Biosynthese von cGMP aus Guano­sintriphosphat (GTP). Durch die Bildung von cGMP als second-messenger spielt sGC eine wichtige Rolle bei verschiedenen physiologischen Verfahren, z.B. der Entspannung und Proliferierung der glatten Muskulatur, der Blutplättchenaggregation und –adhäsion und der neuronalen Transmission (vgl. Anlage K 8 Seite 55 rechte Spalte bis Umbruch Seite 56 linke Spalte und Anlage K 8a Seite 2 Abs. 2). In mehreren Studien erwies sich YC-1 als antithrombotisches Mittel, welches die Blutplättchen­aggregation und die Proliferation vaskulärer glatter Muskelzellen inhibiert. YC-1 aktivierte sGC in vaskulären glatten Muskelzellen (VSMC) und induzierte die Vasorelaxation von zuvor kontraktierten freigelegten Endothelium-Ratten-Aortaringen, indem die intrazellulären cGMP-Spiegel angehoben wurden (vgl. Anlage K 8 Seite 56 linke Spalte und Anlage K 8a Seite 2 Umbruch Seite 3). Es wird weiter ausgeführt, dass das Testen dieser neuen sGC-Aktivatortypen auf vaskuläre glatte Muskelzellen und Endothelzellen das Risiko umfasst, dass man das Endergebnis aus verschiedenen stimulatorischen Effekten auf die cGMP-Produktion beobachtet, welche durch eine direkte Wirkung auf sGC und eine durch die Wechselwirkung mit endogen produziertem NO erzeugte synergistische Wirkung vermittelt werden. Um die direkten Wirkungen auf sGC von NO-Donatoren und YC-1 in zellulären System zu untersuchen, wurden die potentiellen Wechselwirkungen von sGC mit YC-1 und endogen produziertem NO ausgeschlossen. Dafür wurde eine gut eingeführte und genau definierte Zelllinie ohne sGC und eNOS, wie die CHO-Zellen, für die Transfektion mit beiden Untereinheiten von Rattenlungen-sGC transfiziert, um eine Zelllinie zu erhalten, welche unabhängig von der primären Zellkultur ist und sGC über mehrere Passagen stabil exprimiert. An diesem Zellsystem wurde dann die Wirkung verschiedener Aktivatoren auf die sGC-Aktivierung anhand der Messung des Anstiegs des cGMP-Siegels, wie sich aus der nachfolgend abgebildeten Figur 3 ergibt, untersucht.

Das vorstehend beschriebene Verfahren macht von der Lehre nach dem Patentanspruch 3 Gebrauch.

Merkmal 1 und 2 des Klagepatentes sehen ein Verfahren zur Bestimmung vor, ob ein Stoff ein Inhibitor oder ein Aktivator eines Proteins ist. Der Begriff des Proteins stellt dabei den Oberbegriff für alle Proteinformen wie Enzymen, Rezeptoren und anderen Proteinformen dar (vgl. Anlage K 1 Seite 2 Zeile 8 und Anlage K 2 Seite 1 Abs. 1). Erst in Unteranspruch 13 erfolgt eine Konkre­tisierung dahingehend, dass es sich um eine bestimmte Enzym­klasse handeln soll.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Klagepatent nicht auf Proteine beschränkt, die im Zusammenhang mit der Untersuchung von Tumor­wachstum stehen. Aus der allgemeinen Fassung des Anspruchs­wort­lautes ergibt sich eine solche Einschränkung nicht. Erst in den Unter­ansprüchen erfolgt eine Konkretisierung auf Proteine, die das Tumor­wachstum betreffen bzw. Zellveränderungen, die im Zusammenhang mit dem Tumorwachstum stehen.

Auch anhand der Beschreibung des Klagepatentes gelangt der Fachmann nicht notwendigerweise zu der Auffassung, dass lediglich solche Proteine vom Schutz des Klagepatentes umfasst sein sollen, die im Zusammenhang mit dem Tumorwachstum stehen. Zwar geht das Klagepatent bei der Beschreibung des Standes der Technik vorwiegend auf solche Modulatoren (= Stoffe) von Zellsystemen ein, welche die Erforschung von Medikamenten gegen Krebs betreffen. Die Erwähnung von Tumorzellsystemen erfolgt jedoch stets erst nach Beschreibung des allgemeinen erfindungsgemäßen Gedankens (vgl. u.a. Anlage K 1 Seite 5 Zeile 41 f. und Anlage K 2 Seite 12 Abs. 4), so dass der Fachmann keine Anhaltspunkte für eine etwaige Beschränkung des Klagepatentes hat. Es ist der Beklagten zwar zuzugeben, dass sich die Klagepatentschrift in ihrer allgemeinen Beschreibung sowie der Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen vorwiegend mit Tumorzellen befasst. Ausgangspunkt für die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentes sind jedoch die Patentansprüche. Die für die Auslegung relevanten Patentansprüche geben keine Anhalts­punkte für eine Beschränkung des Klagepatentes auf Tumorzellen. Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 3 ist insoweit eindeutig.

Das gemäß der Anlage K 8 durchgeführte Verfahren dient der Bestimmung, ob ein Stoff ein Inhibitor oder ein Aktivator eines Proteins ist. So wird bereits in der Einleitung der Veröffentlichung ausgeführt (Anlage K 8 Seite 56 linke Spalte und Anlage K 8a Seite Zeilen 9 bis 12), dass, um die direkten Wirkungen von NO-Donatoren und YC-1 auf sGC in zellulären Systemen zu untersuchen, die potentiellen Wechselwirkungen von sGC mit YC-1 und endogen produzierten NO ausgeschlossen wurden, mithin eine Wirkun­tersuchung von exogen zugegebenen Substanzen durchgeführt wurde. Dass das Verfahren auch der Bestimmung neuer Aktivatoren auf die sGC dient, hat die Beklagte in der Veröffentlichung selbst ausgeführt.

„Therefore, the aim of this study was to generate a valuable well-defined cellular system for the characterization of different types of sGC activators and their interactions on sGC and that could be used as a screening system for the search of new activators of the sGC.“ (Anlage K 8 Seite 56 rechte Spalte)

„Daher bestand das Ziel dieser Untersuchung darin, ein wertvolles, gut de­finiertes stabiles Zellsystem zur Untersuchung der verschiedenen Ar­ten sGC-Aktivatoren und deren Wechselwirkungen auf sGC zu erzeu­gen, das als Screeningsystem für die Suche nach neuen Aktiva­toren für sGC verwendet werden kann.“ (Anlage K 8a Seite 3 Zeilen 25 bis 29).

„Thus this study was performed to generate a new cell line for the characterization of the different types of sGC activators in a well cellular environment.“ (Anlage K 8 Seite 62 linke Spalte).

„Diese Studie wurde daher durchgeführt, um eine neue Zelllinie zur Charakterisierung der verschiedenen sGC-Aktivatortypen in einer gut bekannten zellulären Umgebung zu erzeugen.“ (Anlage K 8a Seite 9 Zeilen 31 bis 33).

„“With this new tool we are able to establish a screening system for the search of new types of activators of the sGC.“ (Anlage K 8 Seite 64 rechte Spalte).

„Mit diesem neuen Werkzeug sind wir in der Lage, ein Screeningsystem für die Suche nach neuen Arten von Aktivatoren der sGC zu erstellen.“ (Anlage K 8a Seite 12 Zeile 36 f.).

Unabhängig für eine Verletzung der Merkmale 1 und 2 des Patentan­spruches 3 ist, dass in dem nach Anlage K 8 beschriebenen Verfahren Sub­stanzen verwendet wurden, deren Eigenschaft zur Stimulierung von sGC zumin­dest vermutet wurde. Denn die Beklagte hat selbst ausgeführt, dass die Eigen­schaften der untersuchten Substanzen zur Aktivierung der sGC in wissen­schaftlichen Untersuchungen lediglich in zellfreien System festgestellt wurden.

„The types of sGC activators known thus far, the NO donors, CO, as well as YC-1, are well studied in rude oder purified cell-free systems such as enzyme preparations, whereas well-established intact cell systems are lacking.“ (Anlage K 8 Seite 61 Umbruch Seite 62)

„Die bislang bekannten sGC-Aktivatortypen, die NO-Donatoren, CO, sowie YC-1 wurden in ungereinigten oder gereinigten zellfreien Sys­temen, wie Enzympräparaten, gut untersucht, wohingegen gut etablier­te intakte Zellsysteme fehlen.“ (Anlage K 8a Seite 9 Zeilen 28 bis 30)

Insoweit kommt es auf die zwischen den Parteien im Zusammenhang mit der Anlage K 7 streitige Frage, ob auch Substanzen, deren Eigenschaft als Modulator eines POI bekannt ist, von dem Klagepatent umfasst sind, nicht an.

Entgegen der Auffassung der Beklagten war das Ziel der durchgeführten Versuche nach Anlage K 8 nicht lediglich die Etablierung einer Zelllinie, sondern diente auch der Untersuchung der Eigenschaften von aus zellfreien Systemen bekannten Aktivatoren der sGC. Denn wie sich aus den vorstehenden Zitaten – insbe­sondere Anlage K 8 Seite 61 Umbruch Seite 62 und Anlage K 8a Seite 9 Zeilen 28 bis 30 – ergibt, war die Eigenschaft bestimmter Stoffe – hier NO Donatoren, CO und YC-1 in einem zellulären System noch nicht bekannt. Auch wäre ansonsten der Hinweis, dass die neue Zelllinie für die Charakterisierung verschiedener Typen von sGC Aktivatoren in zellulärer Umgebung erzeugt wurde, obsolet.

Für die Benutzung des klagepatentgemäßen Verfahrens ist es auch nicht erforderlich, dass tatsächlich ein Screening mit unbekannten Substanzen durchgeführt wird. Denn die Untersuchung einer Substanz genügt, um die patentgemäße Lehre zu verwirklichen.

Eine Benutzung der Merkmale 1 und 2 durch das in der Anlage K 8 beschriebene Verfahren liegt daher vor.

Nach Merkmal 3 und 4 soll das Vorkommen des Proteins in einer Zelle als Reaktion eine Änderung in einer phänotypischen Eigenschaft hervorrufen, die nicht die Menge des Proteins in der Zelle per se betrifft. Zwischen den Parteien steht im Streit, was unter einer phänotypischen Eigenschaft zu verstehen ist. Während die Beklagte die Auffassung vertritt, dass hierunter aus der Sicht eines Durchschnittsfachmanns nur Kultur- oder morpho­logische Eigenschaften einer Zelle zu verstehen sind, die auf Dauer vorhanden und mit dem bloßen Auge zu erkennen sind, ist der Kläger der Ansicht, dass unter einer solchen Eigenschaft grundsätzlich jede für das Protein charakteristische Eigenschaft zu verstehen ist, wobei es nicht darauf ankommt, ob diese lediglich transient und für das bloße Auge nicht zu erkennen ist.

Die Auffassung des Klägers ist zutreffend. Ein Durchschnittsfachmann versteht unter einer phänotypischen Eigenschaft im Sinne des Klagepatentes solche Eigenschaften, die für ein Protein charakteristisch sind. Weitere Voraussetzungen müssen hingegen nicht vorliegen. Allgemein wird unter einer phänotypischen Eigenschaft eine Eigenschaft verstanden, die von ihrem äußeren Erscheinungsbild her festgestellt werden kann. Das ist insbesondere bei genotypischen Eigenschaften nicht der Fall. Nach Merkmal 4 ist es zudem ausgeschlossen, dass die Menge des Proteins in der Zelle per se als phänotypische Eigenschaft angesehen wird.

Gegen das vorstehende Verständnis des Begriffs der phänotypischen Eigenschaft kann nicht die Beschreibung des Klagepatentes angeführt werden. Zwar wird in der Beschreibung (Anlage K 1 Seite 2 Zeilen 42 47 und Anlage K 2 Seite 3 Abs. 1) als nächstliegender Stand der Technik auf ein Screeningsystem hingewiesen, das von einer morphologischen Veränderung der Testzellen abhängt (Uehara et al., 1985). An diesem Stand der Technik wird kritisiert, dass diese Screeningsysteme nur sehr schwer anzuwenden sind, weil die Wirkung jedes einzelnen Mittels auf die Morphologie der Testzellen mikroskopisch untersucht werden muss. Zudem wird in der Klagepatentschrift ausgeführt, dass die Erfindung auf der Beo­bach­tung beruht, dass, falls es zu einer Überproduktion eines in gewisser Weise an der Kontrolle des Zellwachstums beteiligten Proteins in Zellen kommt, das Protein aktivierende oder hemmende Arzneimittel zu verän­derten zu verän­derten Wachstumseigenschaften der Zelle führen können.

Die Beschreibung des Klagepatentes legt sich jedoch an anderen Stellen ausdrücklich nicht auf Kultur- oder morphologische Eigenschaften fest. Nach der Beschreibung der Erfindung (Anlage K 1 Seite 4 Zeilen 41 bis 43 und Anlage K 2 Seite 8) kann jede beliebige Eigenschaft der Zelle gemessen werden, die durch Expression des interessierenden Proteins beeinflusst wird. So wird ausgeführt, dass die phänotypische Eigenschaft „vorzugsweise“ eine „Kultur“- oder „morphologische“ Eigenschaft der Zelle ist. Das Klagepatent definiert diese Begriffe dann wie folgt: Kultureigenschaften umfassen zum Wachstum erforderliche Nährstoffe, Nährstoffe, die, obwohl nicht zum Wachstum erforderlich, dennoch das Wachstum deutlich fördern, das Wachstum beeinflussende physikalische Bedingungen (Temperatur, pH-Wert, Gase in der Umgebung, osmotischer Zustand und Anker-Abhängigkeit oder Anker-Unabhängigkeit) und das Wachstum hemmender oder die Zellen sogar abtötende Stoffe, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Morphologische Eigenschaften umfassen nach der Definition der Klagepatentschrift, die Größe und Form der Zellen, ihre Anordnung, Zelldifferenzierung und sub­zellulären Strukturen, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Phänotypische Veränderungen, die sich mit bloßem Auge beobachten lassen, sind von besonderem Interesse, stellen mithin bevorzugte Ausführungsformen dar. Dass steht im Einklang mit Unteranspruch 5, in dem festgelegt wird, dass die Reaktion eine Änderung in einer Kultur- oder morphologischen Eigenschaft der Zelle ist.

Der Fachmann versteht daher nach seinem technisch-funktionalen Verständ­nis unter phänotypischen Eigenschaften solche Eigenschaften, die mit dem Protein von Interesse in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, mit diesem korrelieren und messbar sind. Hierfür ist jedoch nicht erforderlich, dass es sich um Kultur- oder morphologische Eigenschaften handelt. Es ist auch nicht erforderlich, dass es sich um „mit dem bloßen Auge“ erkennbare Eigenschaften handelt. So wird zwar in der Beschreibung ausgeführt (Anlage K 1 Seite 4 Zeile 53 und Anlage K 2 Seite 9 Abs. 4), dass es von besonderem Interesse sei, phänotypische Veränderungen mit dem bloßen Auge zu erkennen. Eine entsprechende Beschränkung findet sich jedoch nicht in dem maßgeblichen Patentanspruch 3, sondern erst in dem Unteranspruch 4. Zwar mögen mit dem Auge erkennbare Eigenschaften bevorzugt sein und auch bei der Erforschung von Tumorzellen beobachtbar sein. Das Klagepatent ist jedoch nicht auf POI’s beschränkt, die in Zusammenhang mit Tumorerregern stehen, sondern wie sich aus dem Gebiet der Erfindung ergibt, auf alle Inhibitoren und Aktivatoren von Enzymen, Rezeptoren und anderen Proteinen. Auch das Klagepatent selbst beschreibt nicht nur mit dem bloßen Auge erkennbare Eigenschaften, da unter Kultureigenschaften auch solche Eigenschaften verstehen werden, wie die Temperatur, der pH-Wert u.a., also nicht mit dem bloßen Auge erkennbare Eigenschaften. Auch wird in einem von der Klagepatentschrift beschriebenen Verfahren eine Extinktionsmessung durchgeführt (Anlage K 1 Seite 7 Zeilen 45 ff. und Anlage K 2, Seite 18 Abs. 1), dessen Ergebnis sich auch nicht mit dem bloßen Auge erkennen ließ.

Eine phänotypische Eigenschaft im Sinne des Klagepatentes setzt nicht voraus, dass diese dauerhaft vorhandenen ist im Gegensatz zu einer lediglich transienten Eigenschaft. Denn phänotypische Eigenschaften entstehen, wie für einen Fachmann ohne weiteres ersichtlich, unter physio­logischen Voraussetzungen erst bei Vorliegen der geeigneten Bedin­gungen. Auch bei den von der Klagepatentschrift angegeben Kultureigen­schaften handelt es sich nicht um solche dauerhafter Natur. Denn der pH-Wert und die Temperatur sind auch nicht dauerhaft, sondern hängen von den Umgebungsbedingungen ab und können sich je nach Zusammensetzung der Zelle ohne weiteres verändern.

Für das obige Verständnis einer phänotypischen Eigenschaft spricht auch der Umstand, dass Gegenstand des Proteins von Interesse auch Enzyme sein können, die im Hinblick auf ihre Funktion als Biokatalysatoren, Reaktionen katalysieren. Eine Katalyse kann jedoch erst stattfinden, wenn die notwen­digen Reaktionssubstrate vorhanden sind. Ohne deren Anwesenheit kann es auch nicht zu einer wahrnehmbaren und vor allen Dingen sichtbaren Veränderung der Zelle kommen, so dass eine Enzymüberexpression und eine entsprechende Aktivierung ohne Vorliegen der entsprechenden Edukte nicht notwendigerweise zu einer Veränderung der Zelle führt.

Soweit die Beklagte auf die Entscheidung vom 12. November (Anlage B 5) des District Court of Delaware in dem zwischen den Parteien geführten US-amerikanischen Verfahren verweist, wo ausgeführt wurde, dass unter einer phänotypischen Eigenschaft nur solche dauerhafter Natur verstanden werden könnten, da hiervon lediglich Kultur- oder morphologische Eigenschaften umfasst seien, führt dies zu keinem anderen Verständnis, da die näheren Umstände, die zu einer solchen Bewertung geführt haben, nicht bekannt sind.

Bei dem Verfahren, welches in der Anlage K 8 beschrieben wird, werden neben nativen CHO-Zellen, welche die sGC nicht überproduzieren auch rekombinante Zellen verwendet. Die rekombinanten Zellen bilden im Gegensatz zu den nativen Zellen bei entsprechender Aktivierung cGMP als Katalyseprodukt der sGC bei Vorliegen entsprechender Reaktions­bedingungen und Substrate. Die Bildung von cGMP stellt eine phänotypische Eigenschaft des sGC dar. Zwar handelt es sich hierbei lediglich um ein von der sGC katalysiertes Reaktionsprodukt, welches nicht dauerhaft vorhanden ist, sondern von der Phosphodiesterase abgebaut wird. Es ist jedoch – wie ausgeführt – für das Vorliegen einer phänotypischen Eigenschaft nicht erforderlich, dass es sich um eine dauerhafte Eigenschaft handelt.

Diese phänotypische Eigenschaft – Bildung von cGMP – wurde von der Beklagten für die Untersuchung der verschiedenen Aktivatoren auch herangezogen. Anhand der vorstehend abgebildeten Figur 3 lässt sich erkennen, dass die Menge an cGMP gemessen wurde, um die unterschiedliche Aktivierung der untersuchten Stoffe zu messen.

Nach Merkmal 5 wird eine erste Zelle bereitgestellt, die das Protein überexprimiert und die phänotypische Reaktion auf das Protein zeigt. Für eine Verwirklichung dieses Merkmals ist es nicht erforderlich, dass bereits die Überexpression des POI zu einer Änderung der phänotypischen Eigenschaft führt. Maßgeblich ist lediglich die Kenntnis der phänotypischen Eigenschaft im Zusammenhang mit dem Protein von Interesse, welches überexprimiert wird und deren Änderung. Das Klagepatent setzt nicht voraus, dass bereits die Überexpression des POI in der Zelle als Reaktion eine Änderung in einer phänotypischen Eigenschaft hervorruft. Der Wortlaut des Patentanspruchs 3 macht insofern keine Angaben. Denn nach Merkmal 3 des Patentanspruchs 3 soll das Vorkommen des überexprimierten Proteins in der Zelle eine Änderung in der phänotypischen Eigenschaft hervorrufen, womit jedoch noch nicht gesagt ist, dass dies unmittelbar erfolgen soll. Denn das Klagepatent selbst weist bei der Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform darauf hin (Anlage K 1 Seite 5 Zeile 18 und Anlage K 2 Seite 10 Abs. 4), dass die Wirtszellen als Folge der erhöhten POI-Produktion eine leicht zu beobachtende phäno­typische Veränderung zeigen sollen; diese Reaktion sollte auch vorzugs­weise der produzierten POI-Menge proportional sein. Jedoch sollen die Zellen die gewünschte phänotypische Reaktion nicht spontan zeigen. Ein Unterschied der phänotypischen Eigenschaft zwischen den Zelllinien vor Zugabe des entsprechenden Modulators muss daher nicht vorhanden sein, wie sich auch aus der Tabelle 3 des Klagepatentes ergibt. Dort wurden auch lediglich relative Änderungen des Wachstums auf Agar nach Zugabe eines Inhibitors gemessen. Um diese relative Änderung nachweisen zu können bedarf es lediglich einer Kontrollzelllinie, die die phänotypische Eigenschaft nicht oder nur in geringem Umgang zeigt. Dem lässt sich entnehmen, dass die Überexpression nicht notwendigerweise eine sofortige Veränderung der phänotypischen Eigenschaft zur Folge haben muss. Dies ist auch vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass auch Enzyme POI’s sein können, die ohne Vorliegen der entsprechenden Reaktionsedukte keine Reaktionen kataly­sieren. Für den Fachmann ist ersichtlich, dass es für eine praktische Verwertbarkeit des Versuchsaufbaus lediglich darauf ankommt, dass eine Veränderung der phänotypischen Eigenschaft zu messen ist. Hierfür muss lediglich eine phänotypische Eigenschaft im Zusammen­hang mit dem Protein von Interesse vorher festgelegt werden, deren Veränderung im Rahmen der Anwendung des Testverfahrens zu berücksichtigen und die für das POI charakteristisch ist.

In dem Verfahren nach Anlage K 8 wird mit der rekombinanten CHO-Zelllinie eine Zelllinie bereitgestellt, die das Protein von Interesse überexprimiert und die phänotypische Reaktion auf das Protein zeigt. So ist in der Veröffent­lichung von einer „Transfection of CHO cells“ bzw. „Transfektion von CHO-Zellen“ die Rede. Unter „Materials and methods“ bzw. „Material und Methoden“ wird beschrieben, wie die rekombinante Zelle hergestellt wurde, welche die sGC überexprimiert (vgl. Anlage K 8 Seite 56 rechte Spalte und Anlage K 8a Seite 3 Zeilen 33 ff.).

Nach Merkmal 6 soll eine zweite Zelle bereitgestellt werden, die das Protein in geringerer Menge als die erste Zelle produziert oder die das Protein überhaupt nicht produziert und die die phänotypische Reaktion auf das Protein in geringerem Ausmaß oder überhaupt nicht zeigt. Eine solche zweite Zelllinie – Kontrollzelllinie – ist vorhanden. Neben der rekombinanten Zelllinie wurde eine native Zelllinie als „CHO control cells“ (vgl. Figur 3) verwendet, die die sGC nicht überexprimiert. Die native Zelllinie wurde parallel zu der rekombinanten Zelllinie den gleichen Versuchsbedingungen ausgesetzt und wies einen wesentlich verminderten cGMP-Spiegel auf. So wird in der Veröffentlichung beschrieben:

„In CHO control cells the basal intracellular cGMP level (20.9 fmol cGMP/well = 174 fmol/106 cells) was significantly (P < 0.05, n = 6) lower than the basal cGMP level of sGC-transfected CHO cells (27.5 fmol cGMP/well = 229 fmol/106 cells).“ (Anlage K 8 Seite 60 rechte Spalte)

„In CHO-Kontrollzellen war der intrazelluläre cGMP-Grundspiegel (20.9 fmol cGMP/well = 174 fmol/106 Zellen) signifikant (P < 0.05, n = 6) niedriger als der cGMP-Grundspiegel von sGC-transfizierten CHO-Zellen (27.5 fmol cGMP/well = 229 fmol/106 Zellen).“ (Anlage K 8a Seite 8 Zeilen 32 bis 35)

Unerheblich ist, dass – wie aus Figur 3 ersichtlich – unter Basalbedingungen kein wesentlicher Unterschied in der cGMP-Produktion zwischen den beiden Zelllinien besteht. Denn es ist lediglich die Änderung der phänotypischen Eigenschaft in der überexprimierenden Zelllinie im Vergleich zu einer Kontrollzelllinie von Interesse. Um eine solche Kontrollzelllinie handelt es sich bei den nativen CHO-Zellen, da diese die sGC nicht überexprimiert.

Nach Merkmal 7 und 8 werden die beiden Zelllinien mit dem Stoff inkubiert und die phänotypische Reaktion der ersten Zelllinie auf den Stoff mit der phänotypischen Reaktion der zweiten Zelllinie auf den Stoff verglichen.

Auf Seite 60 der Veröffentlichung K 8 (Seite 8 der Anlage K 8a) wird beschrieben, dass beide Zellsysteme mit den potentiellen Aktivatoren inkubiert wurden. Während bei den rekombinanten Zellen nach Zugabe dieser Stoffe ein deutlich erhöhter Spiegel an gebildetem cGMP zu beobachten ist, lässt sich dies bei den nativen Zellen nicht erkennen. Vielmehr lässt sich der Figur 3 entnehmen, dass der Basalwert an cGMP in den Kontrollzellen nahezu unverändert blieb. In der Anlage K 8 werden somit eine erste Zelle als auch eine zweite Zelle mit einem Stoff inkubiert und die phänotypischen Reaktionen der beiden Zelllinien miteinander verglichen.

Dass zum Nachweis des cGMP-Spiegels die Zelle zerstört (= lysiert) werden muss, schließt eine Patentverletzung nicht aus. Denn nach dem vorstehend beschriebenen Verständnis der phänotypischen Eigenschaften steht die Zerstörung der Zelle zum Nachweis das Vorliegen einer phänotypischen Eigenschaft nicht entgegen. Das Klagepatent macht keine Angaben dazu, wie die phänotypischen Eigenschaften zu messen sind. Außerdem soll mit einem Assay auf zellulärer Basis lediglich das Reaktionsverhalten in zellulärer Umgebung nachgewiesen werden. Wenn eine Änderung und damit ein Nachweis erfolgt ist, besteht für den Erhalt der Zelle keine Veranlassung mehr, so dass die Messungen auch unter Zerstörung der Zelle durchgeführt werden können.

Die Beklagte beschreibt damit ein Verfahren zur Bestimmung, ob ein Stoff ein Aktivator der löslichen Guanylatcyclase ist.

Dem steht auch nicht das von den Beklagten als Anlage B 16 vorgelegte Privatgutachten vom 8. August 2003 des Herrn Prof. Dr. Hofmann von dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Technischen Universität München entgegen. Denn die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen können nicht ohne weiteres zugrunde gelegt werden, da der Privatgutachter, ohne näher auf die Klagepatentschrift einzugehen, davon ausgegangen ist, dass unter phänotypischen Eigenschaften lediglich solche Eigenschaften eines Proteins zu verstehen sind, die mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Mit der Frage, ob ein Fachmann auch ein anderes Verständnis haben könnte, hat er sich nicht auseinandergesetzt. Er hat als Definition der phänotypischen Eigenschaft lediglich das Wachstum und die Morphologie der Zellen herangezogen, jedoch nicht berücksichtigt, dass es sich hierbei lediglich um nach dem Klagepatent bevorzugte Ausführungs­formen handelt. Gerade vor dem Hintergrund seiner eigenen Aussage, dass es in der Wissenschaft keinen exakt feststehenden Begriff der phänotypischen Eigenschaft gibt, wäre dies jedoch erforderlich gewesen. Der Gutachter ist auch völlig selbstverständlich davon ausgegangen, dass unter die Lehre nach dem Klagepatent lediglich unbekannte Modulatoren fallen sollen und hat weiterhin ohne nähere Begründung behauptet, dass beide Veröffentlichungen lediglich dem Zweck dienten neue Zelllinien zur Verfügung zu stellen. Ein Antwort auf die Frage, was dann für ein Zusammenhang zu dem dort angesprochenen Medikamentenscreening besteht, hat er jedoch nicht gegeben.

Die Beklagte hat gegenüber dem von dem Kläger geltend gemachten Unterlassungsanspruch die Einrede der Verjährung erhoben, weil der Kläger von den im Zusammenhang mit der Anlage K 8 behaupteten Verletzungs­handlungen spätestens seit dem 17.10.1999 und damit bereits drei Jahre vor Klageeinreichung Kenntnis erlangt habe. Das ergebe sich aus dem als Anlage B 10 eingereichten Schreiben vom 28.10.1999, in dem die anwaltlichen Vertreter des vormaligen Unternehmens des Klägers der Beklagten – unter Berufung auch auf die Anlage K 8 – eine Lizenz an dem Klagepatent angeboten hätten.

Ob der von der Beklagten erhobene Verjährungseinwand begründet ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Denn selbst wenn dies zugunsten der Beklagten unterstellt wird, ist damit der mit der Klage geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht verjährt. Die Beklagte hat das in Anlage K 8 beschriebene Verfahren, welches Gebrauch von dem Verfahren nach dem Klagepatent macht, für Unter­suchungen unbekannter Modulatoren der sGC auch nach dem 17.10.1999 benutzt, so dass die den geltend gemachten Unterlassungsanspruch begründende Wiederholungsgefahr in nicht verjährter Zeit neu entstanden ist.

Das ergibt sich aus der Veröffentlichung von Mitarbeitern der Beklagten nach Anlage K 9 (Stasch et al. „NO- and haem-independent activation of soluble guanylyl cyclase: molecular basis and cardiovascular implications of a new pharmacological principle“, in: British Journal of Pharmacology (2002) 136, 773 – 783; deutsche Übersetzung Anlage K 9a: „NO- und Häm-unabhängige Aktivierung der löslichen Guanylylcyclase: Molekulare Grundlage und Bedeutungen eines neuen pharmakologischen Prinzips für die Herz-Kreislauf-Therapie“), in der die Identifizierung einer neuen Klasse von Aktivatoren beschrieben wird. Die Beklagte hat dort ausgeführt, dass Untersuchungen an löslicher Guanylat­cyclase bzw. deren Aktivierung durchgeführt wurden. So wurde durch ein Screening mit einem hohen Durchsatz herausgefunden, dass die Substanz BAY 58-2667, eine Aminodicarbonsäure, sGC in einer NO-unabhängigen Weise wirksam aktiviert. Es wurden gefunden, dass BAY 58-2667 im Gegensatz zu NO, YC-1 und BAY 41-2272 die sGC aktiviert. Dieses Ergebnis wurde mit Hilfe des Verfahrens, welches in Anlage K 8 beschrieben wurde und von der Lehre nach dem Klagepatent gebraucht macht, gefunden. Im Rahmen der Einleitung der Studie wird ausgeführt, dass der NO/cGMP-Weg für viele physiologische Prozesse wie Vasodilatation, Neurotransmission und Blutplättchenaggregation von Relevanz ist. So wurde in der Vergangenheit die Pathogenese verschiedener Erkrankungszustände, insbesondere des kardiovaskulären Systems, mit einer unpassenden Aktivierung der sGC in Verbindung gebracht. Aktivatoren der sGC seien daher sehr gefragt, sowohl als pharmakologische Werkzeuge, um den NO/cGMP-Weg zu untersuchen, als auch als potentielle Therapeutika. Hieraus ergibt sich, dass es das Ziel der Untersuchungen war, zu bestimmen, ob eine bestimmte Substanz ein Aktivator eines Proteins, hier der sGC, ist.

In der Veröffentlichung wird weiter auf von anderen Autoren beschriebene Aktivatoren der sGC hingewiesen, und ausgeführt, dass:

„Very recently, the pharmacological in vitro and in vivo profile of a novel NO-independent sGC stimulator BAY 41-8543 which is structurally related to BAY 41-2272 has been described (Stasch et al., 2002 a, b)“. (Anlage K 9 Seite 774 linke Spalte)

„Vor kurzem wurde das pharmakologische in vitro- und in vivo-Profil eines neuen NO-unabhängigen sGC-Stimulators BAY 41-8543 be­schrie­ben, welcher strukturell mit BAY 41-2272 verwandt ist (Stasch et al., 2002 a, b)“. (Anlage K 9a Seite 3 Zeilen 27 bis 30).

Daran anschließend wurde, wie nachfolgend zitiert, ausgeführt:

„Through a high-throughput screening of around 250,000 compounds using a read-out system consisting of a CHO cell line expressing sGC (Becker et al., 1999), a cyclic GMP-sensitive cation channel and aequorin, we unexpectedly indentified a class of aminodicarboxylic acids as a new type of sGC activators (Alonso-Alija et al., 2001).“ (Anlage K 9 Seite 774 linke Spalte)

„Durch ein Screening mit hohem Durchsatz von etwa 250.000 Verbindungen mit einem Auslesesystem, welches aus einer sGC-exprimiereden CHO-Zelllinie (Becker et al., 1999), einem cyclischen GMP-empfindlichen Kationenkanal und Aequorin bestand, haben wir unerwarteterweise eine Klasse Aminodicarbonsäuren als neue sGC-Aktivatoren identifiziert (Alonso-Alija et al., 2001).“ (Anlage K 9a Seite 3 Zeilen 32 bis 36)

Hiermit hat die Beklagte deutlich gemacht, dass sie eine Zelllinie ent­sprechend der Anlage K 8 genutzt hat, um in einem Screening mit einem Durchsatz von 250.000 Verbindungen neue sGC-Aktivatoren zu identi­fizieren. Dass die Beklagte bei diesem Screening ein Verfahren nach Anlage K 8 benutzt hat, ergibt sich aus der unmittelbaren Bezugnahme auf die Veröffentlichung „Becker et al. 1999“. Die Beklagte hat hiergegen eingewandt, dass sich hieraus nicht ergebe, dass wie in der Anlage K 8 zwei Zelllinien – nativ und rekombinant – eingesetzt worden seien. Damit kann die Beklagte nicht durchdringen. Auf Grund der Bezugnahme der Anlage K 9 auf die Anlage K 8 ist vielmehr nach den allgemeinen Regeln der Darlegungslastverteilung davon auszugehen, dass die Beklagte die gleichen Zelllinien, wie in der Anlage K 8 beschrieben, benutzt hat; eine native Zelllinie zur Kontrolle und eine rekombinante überex­primierende Zelllinie als Testzelllinie. Es wäre an der Beklagten gewesen, substantiiert vorzutragen, dass entgegen der Versuchsdurchführung nach der Anlage K 8 lediglich eine rekombinante Zelllinie eingesetzt wurde, zumal die Versuche in ihrem Verfügungsbereich durchgeführt worden sind, zu dem der Kläger keinen Zutritt hat. Entsprechende Darlegungen sind jedoch auch in der mündlichen Verhandlung nicht vorgebracht worden.

Der weitere Vortrag der Beklagten, dass in der gleichfalls zitierten PCT-Anmeldung WO 01/19780 (Anlage B 9) – Alonso-Alija et al., 2001 – keine Kontrollzelllinie eingesetzt worden sei, ist vor dem Hintergrund der Ausführungen des Klägers unerheblich, da hiermit nicht konkret bestritten wird, dass bei dem Verfahren nach der Anlage K 9, eine Kontrollzelllinie verwendet worden ist.

Nicht durchdringen kann die Beklagte auch mit dem Einwand, dass in der Wissenschaft verschiedene zellbasierte Screeningverfahren bekannt seien, wie sich aus den in Anlage B 20 überreichten Schaubildern ergebe und dass auch diese bei den Versuchen nach Anlage K 9 angewandt worden sein könnten. Dass alternative Screeningverfahren bestehen hat der Kläger nicht in Abrede gestellt. Auf Grund des Hinweises in der Veröffentlichung auf die Anlage K 8 besteht jedoch – wie oben ausgeführt – das Indiz, dass die Beklagte auch zwei Zelllinien benutzt hat. Aus diesem Grunde durfte die Beklagte nicht lediglich pauschal auf alternative Screeningverfahren verweisen. Ihr hätte es vielmehr unter Beweisantritt oblegen darzutun, welches Screeningverfahren bei den Versuchen nach der Anlage K 9 benutzt wurde.

Dass zusätzlich zu dem in Anlage K 8 beschriebenen Verfahren zwei weitere Proteine – cGMP-Kationenkanal und Aequorin – benutzt wurden, schließt eine Benutzung des Verfahrens nach dem Klagepatent nicht aus. Denn mit Hilfe der beiden anderen Proteine wurde die Änderung der phänotypischen Eigenschaft auf einem anderen Weg nachgewiesen, betrifft jedoch kein anderes Protein von Interesse. In dem Verfahren nach der Anlage K 8 wurde der cGMP-Spiegel nach Zerstörung der Zelle unmittelbar gemessen. Hierbei handelt es sich um einen Nachweis, der sorgfältiges Arbeiten erfordert, da verschiedene Arbeitsschritte durchgeführt werden müssen. So wurden zytosolische oder Membranfraktionen von der CHO-Kontrolle oder mit sGC transfizierten CHO-Zellen 20 Minuten bei 37° C mit verschiedenen Substanzen inkubiert. Die Reaktion wurde durch Zugabe der Substratlösung gestartet und durch Copräzipitierung von 5‘-Nucleotiden mit Zinkcarbonat gestoppt. Nach der Zentrifugation wurde cGMP aus dem Überstand durch Chromatographie auf neutralen Aluminiumdioxidsäulen isoliert. Die cGMP-Menge wurde dann durch Messen der Cherenkov-Strahlung in einem Flüssigkeitsszintillationszähler bestimmt.

Indem nach Anlage K 9 ein cGMP-sensitiver Kationenkanal und Aequorin verwendet wurde, wurde der Nachweis der Menge des gebildeten cGMP erleichtert, indem nicht mehr unmittelbar die cGMP-Konzentration gemessen wurde, sondern eine Farbreaktion mit Hilfe von Aequorin durchgeführt wurde, die den Nachweis des cGMP erleichtert. Denn nach einer erfolgreichen Aktivierung der sGC durch die zu untersuchenden Stoffe steigt der cGMP-Spiegel in der Zelle an. cGMP bindet an den cGMP-sensitiven Kationen­kanal, der hierdurch für Calciumionen geöffnet wird und einen Calciumeinfluss in die Zelle bewirkt, welche wiederum mit Aequorin eine Lichtreaktion eingehen (vgl. Römpp, Chemie Lexikon, 9. Aufl. Stichwort „Aequorin“, Anlage K 15), welche durch einfache Verfahren gemessen werden kann. Durch diese Nachweisreaktion wird in den Versuchsaufbau kein weiteres Protein von Interesse eingeführt, sondern lediglich der Nachweis der Änderung der phänotypischen Eigenschaft erleichtert.

Die Beklagte kann sich nicht auf das Versuchsprivileg nach § 11 Nr. 2 PatG in Verbindung mit Art. 64 EPÜ berufen. § 11 Nr. 2 PatG sieht vor, dass sich die Wirkung des Patentes nicht auf Handlungen zu Versuchszwecken erstreckt, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann eine auf den Gegenstand der Erfindung bezogene und deshalb rechtmäßige Handlung vorliegen, wenn ein patentierter Arzneimittelwirkstoff bei klinischen Versuchen mit dem Ziel eingesetzt wird, um zu erfahren, ob und ggf. in welcher Form er geeignet ist, bestimmte weitere Krankheiten zu heilen (BGHZ 130, 159). Nach dem Wortlaut der geltenden Regelung muss der Gegenstand der Erfindung Objekt der Versuchshandlung zum Zweck der Erlangung von Erkenntnissen sein. Nach dem Wortlaut werden dementsprechend alle Versuchshandlungen freigestellt, soweit sie der Gewinnung von Erkenntnissen und damit der wissenschaftlichen Forschung über den Gegenstand der Erfindung einschließlich seiner Verwendung dienen. Ausgenommen sind Versuche, die die Erfindung zum Mittel der Versuchshandlungen machen, da in solchen Fällen die Erfindung bestimmungsgemäß nicht mehr zu Zwecken des Versuchs zum Einsatz gebracht würde (BGH, GRUR 1996, 109 – Klinische Versuche I; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 11 Rdnr. 17).

Nach diesen Grundsätzen sind die von der Beklagten durchgeführten Screeningverfahren nicht als Versuchshandlungen freigestellt. Denn dabei wurde das erfindungsgemäße Verfahren – wie ausgeführt – als Mittel zur Identifizierung von Inhibitoren oder Aktivatoren eines Proteins eingesetzt. Soweit die Beklagte einwendet, dass die Versuchshandlungen der Beklagten darauf gerichtet gewesen seien, überhaupt geeignete Zelllinien zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens zur Verfügung zu stellen, kann sie hiermit nicht durchdringen. Denn die Beklagte hat sich nicht darauf beschränkt, Zelllinien für das geschützte Prüfungsverfahren zu entwickeln, sondern darüber hinausgehend das geschützte Prüfungsverfahren zum Mittel ihres Screeningverfahrens gemacht.

Die Beklagte hat dementsprechend von dem Patentanspruch 3 des Klagepatentes Gebrauch gemacht.

Die Beklagte hat weiterhin die Ansprüche 24 und 25 des Klagepatentes verletzt.

Denn sie hat eine Zelllinie verwendet, die ein ausgewähltes Protein überproduziert, in einem Verfahren nach dem Anspruch 3, zur Bestimmung, ob ein Stoff ein Inhibitor oder ein Aktivator dieses Proteins ist. Gemäß der Anlagen K 8 und K 9 hat die Beklagte eine rekombinante CHO-Zelllinie, welche die sGC überexprimiert verwendet, um zu bestimmen, ob bestimmte Verbindungen Aktivatoren der sGC sind (Anspruch 24).

Zudem hat die Beklagte ein Testkit zur Durchführung des Verfahrens nach dem Anspruch 3, der eine erste Zelle bereitstellt, die das Protein überproduziert und die phänotypische Reaktion auf das Protein zeigt, gegebenenfalls in Kombination mit einer zweiten Zelle, die das Protein in geringerer Menge als die erste Zelle produziert oder die das Protein überhaupt nicht produziert und die die phänotypische Reaktion auf das Protein in geringerem Ausmaß oder gar nicht zeigt (Anspruch 25). Es ist auch davon auszugehen, dass die Beklagte ein Testkit besitzt, welches die vorstehenden Merkmale aufweist. Denn die Beklagte hat in den Veröffent­lichungen nach Anlage K 8 und K 9 ausgeführt, dass eine Vielzahl von Verbindungen, 250.000 nach der Anlage K 9, untersucht wurden im Hinblick auf ihre Fähigkeit Modulator eines POI zu sein. Ein Screening in diesem Ausmaß ist nur bei der Verwendung eines Testkits denkbar. Einwendungen gegen das Vorliegen eines Testkits hat die Beklagte nicht erhoben. Sie hat lediglich bestritten, ein Verfahren nach dem Patentanspruch 3 durchgeführt zu haben.

III.

Da die Beklagte von den Patentansprüchen 3, 24 und 25 Gebrauch gemacht hat, ist sie zur Unterlassung gemäß Art. 64 EPÜ in Verbindung mit § 139 PatG verpflichtet.

IV.

Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung. Nach der Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung, BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Trans­portfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung der Nichtig­keits­klage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungs­rechtsstreit aus­zu­setzen, da dies faktisch darauf hinauslau­fen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine dem Patentschutz hem­mende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht im Hinblick auf den Beitritt der Beklagten zu dem Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen das Klagepatent keine hinreichende Veranlassung. Eine Vernichtung des Klagepatentes ist nicht mit überwiegender Wahrschein­lichkeit zu erwarten.

1.

Anlass zur Aussetzung im Hinblick auf einen geltend gemachten Verstoß gegen Art. 123 EPÜ besteht nicht. Die Beklagte hat geltend gemacht, dass das Klagepatent in seiner Formulierung von der ursprünglich eingereichten PCT-Anmeldung WO 89/07654 abweiche. Eine Beurteilung dieses Einwandes kann mangels Vorliegens der PCT-Anmeldung nicht vorgenom­men werden.

2.

Ein Anlass zur Aussetzung besteht im Übrigen auch nicht hinsichtlich der weiteren Ausführungen der Beklagten zu einer unzureichenden Offenbarung des Klagepatentes. Denn dieser Einwand war bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens und ist von der Einspruchsabteilung mit zutreffenden Gründen zurückgewiesen worden. Zweifel an der Begründung der Einspruchsabteilung vermochte die Beklagte nicht zu wecken.

Soweit die Beklagte im Hinblick auf eine unzureichende Offenbarung des Begriffs „Bestimmens“ auf eine Anlage A 53 Bezug nimmt, können die vorgebrachten Einwände nicht überprüft werden, da diese Anlage nicht vorgelegt wurde. Auch der weitere Verweis der Beklagten auf die Ausführungen des Klägers zur Frage dessen, was Bestimmen beinhalten soll, greift nicht durch. Ungeachtet dessen, dass der vollständige Schrift­verkehr nicht vorliegt, wurde bereits ausgeführt, dass nach der Lehre des Klagepatentes für das Bestimmen, ob ein Stoff ein Modulator eines POI ist, keine absolute Unkenntnis über die Eigenschaft des Stoffes verlangt wird, sondern lediglich eine Unkenntnis in einem zellulären Systems notwendig ist. Nichts anderes beschreibt der Kläger, wenn er ausführt, dass dann, wenn die Zelle mit einem zu testenden chemischen Stoff behandelt wird und die speziellen zellulären Eigenschaften die erwartete Veränderung als Antwort aufzeigen, gezeigt wird, dass der Stoff ein Inhibitor oder Aktivator des Zellproteins ist. Offensichtlich stellt entsprechend auch der Kläger auf den Nachweis in einem zellulären System ab.

Die Einwendungen hinsichtlich der mangelnden Offenbarung des Proteins von Interesse sind nicht nachvollziehbar. Auch liegt die PCT-Anmeldung nicht vor.

Der Einwand der unzureichenden Offenbarung vor dem Hintergrund, dass mit der Erfindung nicht nachgewiesen werden könne, ob ein bestimmter Modulator eine bestimmte Änderung der phänotypischen Eigenschaft hervorruft, ist nicht nachvollziehbar. Denn nach der Lehre des Klagepatentes soll ein Stoff ein Protein von Interesse aktivieren oder inhibieren. Dies kann ohne weiteres nachgewiesen werden, wenn lediglich das POI überexprimiert wird, eine Substanz hinzugegeben wird und ein Vergleich der beiden Zelllinien erfolgt. Findet eine phänotypische Veränderung in der Testzelle statt und nicht in der Kontrollzelle hat der Modulator spezifisch an dem POI angegriffenen. Die Beklagte verkennt bei ihren Ausführungen, dass der Modulator nicht an irgendeiner Stelle des Reaktionsweges einsetzt, sondern das POI aktivieren oder inhibieren soll.

Soweit die Beklagte wegen der unzureichenden Offenbarung auf die Veröffentlichung von Hsiao et al., „Oncogene-Induced Transformation of a Rat Embryo Fibroblast Cell Line ist Enhanced by Tumor Promoters“ in Molecular and Cellular Biology, 1986, Seite 1943 – 1950 (Anlage K 6 = Anlage D 12) mit dem Hinweis darauf verweist, dass sich aus dieser Druckschrift im Zusammenhang mit der Klagepatentschrift ergebe, dass der Fachmann bei Ausführung des patentgemäßen Verfahrens fehlgeleitet werde, kann das Vorbringen nicht nachvollzogen werden. Das gleiche gilt für die Veröffentlichung von Jetten et al., „Differential Response to Retinoic Acid of Syrian Hamster Embryo Fibroblasts Expressing v-src or v-Ha-ras-Onocogenes“ in Molecular and Cellular Biology 1986, Seite 3341 – 3348 (Anlage D 49) vorgelegte Druckschrift.

3.

Die von der Beklagten im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegten Druckschriften stehen weder der Neuheit noch der erfinderischen Höhe des Klagepatentes entgegen.

a) Hsiao et al., „A Factor present in Fetal Calf Serum Enhances Oncogene-Induced Transformation of Rodent Fibroblasts“, in Molecular and Cellular Biology 1987, 3380 – 3385 (Anlage D 52)

Die Veröffentlichung offenbart nicht die Merkmale 1 bis 3 des Klagepatentes. Die Entgegenhaltung betrifft Untersuchungen mit einem in fötalem Kälberserum (FCS) vorhandenem Faktor. Die in der Veröffentlichung dargestellten Untersuchungen zeigen nicht auf, dass es sich um ein Verfahren gehandelt hat, das darauf gerichtet war, zu bestimmen, ob ein Stoff – hier das FCS – ein Aktivator eines Proteins ist, dessen Vorkommen in einer Zelle als Reaktion eine Änderung in einer phänotypischen Eigenschaft hervorruft. In der Entgegenhaltung werden Zellen durch Einführung eines Oncogens in einen kanzerogenen Zustand überführt. Danach wird der Effekt einer Testsubstanz auf diesen kanzerogenen Zustand überprüft. Der Zweck der Zugabe der Testsubstanz besteht nicht in der Modulation eines POI, sondern in der Bewertung, ob zwischen der Aktivität des Oncogenproduktes und der Substanz ein synergistischer Effekt auftritt. So wird auch erst am Ende der Diskussion der erhaltenen Testergebnisse auf das p21-Protein hingewiesen, welches von dem in die Zelle eingeführten Oncogen kodiert wurde. Es ist nicht ersichtlich, dass die Autoren davon ausgingen, dass die getestete Substanz FCS mit diesem Protein in Wechselwirkung tritt. Die Autoren wandten daher kein Verfahren zur Bestimmung an, ob ein Stoff ein Modulator eines Proteins von Interesse ist. Sie suchten nach Substanzen, welche mit aktivierten Oncogenen synergistische Wechselwirkung zeigten. Synergis­tische Wechselwirkungen stehen jedoch einer Modulation eines POI durch eine Substanz nicht gleich, welche eine Änderung der phänotypischen Eigenschaft zur Folge hat. Es handelt sich hier vielmehr um allgemeine Änderungen.

b) Balzarini et al., „Thymidylate synthetase-positive and –negative murine mammary FM3A carcinoma cells as a useful system for detecting thymidylate synthetase inhibitors“ in FEBS 173 (1) 1984, Seite 227 ff. (Anlage D 70)

Die Entgegenhaltung steht der Lehre nach dem Klagepatent nicht neuheitsschädlich entgegen. Jedenfalls Merkmal 5 wird durch die Entgegen­haltung nicht offenbart, so dass es auf die zwischen Parteien streitige Frage, ob eine Änderung der phänotypischen Eigenschaft der Testzellinie und der Kontrollzellinie gemessen wurde, nicht ankommt.

Die Entgegenhaltung betrifft ein Testverfahren zum Nachweis von Thymi­dylat­synthetase-inhibierenden Nukleosidanaloga. Die Anwesenheit von Thymidylatsynthetase – POI – in einer FM3A/O-Zelllinie bewirkt eine Veränderung im Wachstum dieser Zellen unter bestimmten Kultur­bedingungen. Es wurden zwei FM3A/O-Zelllinien zur Verfügung gestellt. Die erste war eine murine FM3A/O-Mammakarzinom-Zelllinie, die das Enzym Thymidylatsynthetase aufwies, und eine zweite Zelllinie, die das POI wegen eines genetischen Defektes nicht aufwies, sog. dTMP-Synthetase-Mangel­linie. Beide Zelllinien wurden mit verschiedenen Testsubstanzen inkubiert. Sodann wurde das Wachstum der beiden Zelllinien miteinander verglichen, um die inhibitorische Wirkung der Testsubstanzen festzustellen.

Merkmal 5 des Patentanspruches 3 des Klagepatentes wird durch die Entgegenhaltung nicht offenbart. Im Unterschied zu dem Verfahren nach Patentanspruch 3, überexprimiert die Testzelllinie die Thymidylatsynthetase nicht. Die Entgegenhaltung gibt entgegen der Auffassung der Beklagten keinen Hinweis auf eine etwaige Überproduktion. Die Testzelllinie – ohne Gendefekt – zeigte lediglich eine erhöhte Enzymaktivität, was einer Überexpression eines Enzyms nicht gleichsteht.

Die Entgegenhaltung weckt auch keine Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit der Lehre des Klagepatentes. Entsprechende Umstände wurden von der Beklagten nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich.

c) Stern et al., „Differential Responsiveness of myc- and ras-Transfected Cells to Growth Factors: Selective Stimulation of myc-Tranfscetd Cells by Epidermal Growth Factor“, in Molecular and Cellular Biology, 1986, Seite 870 – 877 (Anlage D71 = A 73)

Die Veröffentlichung steht der Lehre nach dem Klagepatent nicht neuheits­schädlich entgegen. Es wird dort kein Verfahren offenbart, das bestimmt, ob ein Stoff ein Modulator eines bestimmten POI ist. Die Entgegenhaltung beschreibt die Herstellung einer ras-3-Zelllinie durch Transfizieren von 3T3-Zellen mit einem aktivierten ras- oder myc-Oncogen. Proteine von Interesse sind die Produkte der transfizierten Oncogene. Die Beklagte hat nicht aufgezeigt, dass in der Entgegenhaltung ein Modulator dieser Proteine bestimmt worden ist. Anhaltspunkte hierfür sind auch nicht ersichtlich. Wie sich aus der Einleitung der Diskussion ergibt, sollte vielmehr eine physio­logische Verbindung zwischen Wachstumsfaktoren und den Oncogenen hergestellt werden. Auch ergaben die weiteren Untersuchungen nicht, dass die Veränderung der phänotypischen Eigenschaft auf einer Modulation eines bspw. EGF-Rezeptors mit einem Wachstumsfaktor beruht.

d) Drebin et al., „Down-Modulation of an Oncogene Protein Product and Reversion of the Transformed Phenotype by Monoclonal Antibodies“, in Cell, Vol. 41, 1985, Seite 695 – 706 (Anlage D9 = A9)

Die Entgegenhaltung war bereits Gegenstand des Einspruchs­verfahrens und wurde mit zutreffender Begründung als dem Klagepatent nicht neuheits­schädlich gegenüberstehend beurteilt. Zweifel an dieser Beurteilung vermochte die Beklagte nicht zu wecken.

Die Entgegenhaltung betrifft die Heruntermodulation eines oncogenen Proteins p 185 und die Umkehr des transformierten Phänotyps durch Zugabe eines monoklonalen Antikörpers – 7.16.4 – und Fragmente hiervon. Es werden die konkreten Verfahrensschritte gemäß dem Patentanspruch 3 beschrieben; eine phänotypische Eigenschaft, die mit dem p185 korreliert, wurde hingegen nicht bestimmt. Denn es ist nicht ersichtlich, dass die Kolonie­bildung ihre Ursache in der Überexpression des POI hatte. Weiterhin ist nicht ersichtlich und von der Beklagten nicht dargetan, dass die untersuchten Antikörper Stoffe im Sinne des Klagepatentes sind.

e) Uehara et al., „Screening of Agents which convert Transformed Morphology of Rous Sarcoma Virus-infected Rat Kidney Cells to Normal Morphology: Indentification of an active agent as Herbimycin and its inhibition of intracellular src Kinase“, in Jpn. J. Cancer Res., 75, 1985, Seite 672 – 675 (Anlage D7 = Anlage K 5)

Auch diese Entgegenhaltung war bereits Gegenstand des Einspruchs­verfahrens. Hierzu hat die Einspruchsabteilung zutreffend ausgeführt, dass keine direkte Interaktion zwischen Herbimycin und der src Kinase besteht, so dass nicht bestimmt wurde, ob Herbimycin Inhibitor oder Aktivator des Enzyms ist. Auch ist nicht ersichtlich, dass im Rahmen der Versuche eine Zelllinie verwandt wurde, die das POI überproduziert und eine spezifische phänotypische Änderung zeigt.

f) Housey et al., „Overproduction of Protein Kinase C causes disordered Grwoth Control in Rat Fibroblasts“, in Cell, Vol. 52, 1988, Seite 343 – 354 (Anlage A 27)

Die Beklagte hat die ursprüngliche Anmeldung nicht vorgelegt, aus der sich ergeben soll, dass das Klagepatent eine zulässige Priorität in Anspruch nimmt. Mithin kann nicht beurteilt werden, ob die Druckschrift der Lehre nach dem Klagepatent nach Wegfall der Priorität entgegen stehen würde.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

Der Streitwert beträgt 2.000.000,- €

Dr. R1
R3
R2