Landgericht Düsseldorf
Teilurteil vom 20. Dezember 2005, Az. 4a O 502/04

Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 05.03.1988 bis zum 27.10.1994 den Gegenstand der deutschen offengelegten Patentanmeldung DE 38 07 xxx benutzt hat, nämlich
eine Injektionsmaschine für mit einem Behandlungsmittel gefüllten Draht und/oder Massivdraht, mittels deren der Injektionsdraht aus einem Drahtvorrat abziehbar und zur Einspeisung in eine zu behandelnde Metallschmelze mit steuerbarer Geschwindigkeit und Menge vortreibbar ist, mit einem kastenförmigen Getriebegehäuse, mit mindestens einer an einer Wandung des Getriebegehäuses feststehend gelagerten Vortriebsrolle und mit mindestens einer in der gleichen Ebene der Vortriebsrolle gegenüberliegenden und gegen die Vortriebsrolle anstellbaren Andrückrolle, wobei der Injektionsdraht zwischen den gegeneinander angestellten Rollen hindurchführbar ist,
selbst oder durch Dritte hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen hat,
bei der mehrere unabhängig voneinander anstellbare Andrückrollen in gleicher Höhe quer zur Drahtrichtung feststehend nebeneinander gelagert sind und das Getriebegehäuse quer zur Drahtrichtung aus einer Position, in der eine Vortriebsrolle einer Andrückrolle gegenüberliegt, in eine andere Position bewegbar ist, in der die Vortriebsrolle einer anderen Andrückrolle gegenüberliegt,
und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der Gestehungs- und Vertriebskosten, einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns,
d) der Art und des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Bundesländern und Kalendervierteljahren sowie nach Werbeträgern und Auflagen der Werbeträger,
wobei
– Lieferungen an mit der Beklagten verbundene Unternehmen wie die B (USA) Inc. und die B France einzubeziehen sind,
– sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Zeit vor dem 01. Mai 1992 auf Handlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 02. Oktober 1990 bestehenden Grenzen beschränkt.

Im Übrigen wird die Klage auf der ersten Stufe abgewiesen.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Der Kläger macht als Arbeitnehmererfinder gegenüber der Beklagten als seinem ehemaligen Arbeitgeber bezüglich der offengelegten deutschen Patentanmeldung DE 38 07 xxx (nachfolgend: Streitpatentanmeldung) wegen Benutzung der zugrunde liegenden Erfindung im Wege der Stufenklage einen Vergütungsanspruch geltend.
Die Beklagte ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Metallurgie. Sie beschäftigt sich u.a. mit der Behandlung von Metallschmelzen durch Drahtinjektion. Diese dient dazu, mit Hilfe der so genannten Fülldrahttechnik pulverförmige Stoffe leicht, sicher und wirtschaftlich in die Metallschmelze einzubringen, damit diese die gewünschten Eigenschaften erhält. Der Kläger ist Diplomingenieur für das Gießerei- und Hüttenwesen. Er trat am 01.10.1983 in das Unternehmen der Beklagten ein und war dort vier Jahre lang Vertriebsleiter. Von Ende 1987 bis zu seinem Ausscheiden bei der Beklagten am 31.03.1995 war er deren Bereichsleiter Technik.
Während seiner Zeit der Beschäftigung bei der Beklagten machte der Kläger u.a. die der Streitpatentanmeldung zugrunde liegende Diensterfindung. Die Beklagte nahm die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch. Das Patent wurde am 05.03.1988 auf die Beklagte angemeldet und die Anmeldung am 14.09.1989 offengelegt. Mit Zurückweisungsbeschluss vom 27.10.1994 wurde die Streitpatentanmeldung zurückgewiesen. Die Erfindung bezieht sich auf eine Drahtinjektionsmaschine der in der Offenlegungsschrift dargelegten Art. Wegen der Einzelheiten wird auf die als Anlage TW 4 zu den Akten gereichte Offenlegungsschrift Bezug genommen.
Nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag des Klägers hat die Beklagte den Gegenstand der Erfindung, auf die sich die Streitpatentanmeldung bezog, genutzt, indem sie entsprechende Drahtinjektionsmaschinen herstellt und vertreibt.

Der Kläger beantragt,
wie erkannt, jedoch auch die Verurteilung zur Aushändigung von Kopien aller Belege über die im Entscheidungstenor erfassten Angaben umfassend.
Die Beklagte hatte im frühen ersten Termin am 22.03.2005 beantragt,
die Klage abzuweisen,
war im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 24.11.2005 jedoch säumig.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig und auf der ersten Stufe überwiegend begründet. Abzuweisen war sie nur insoweit, als der Kläger auch die Aushändigung von Kopien aller Belege zu den ausgeurteilten Angaben beantragt hat.

I.
Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 39 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG in Verbindung mit § 143 Abs. 1 PatG. Eines der Klageerhebung vorausgehenden Verfahrens vor der Schiedsstelle bei dem Deutschen Patentamt nach § 37 Abs. 1 ArbNErfG bedurfte es nicht, weil der Kläger als Arbeitnehmer zwischenzeitlich aus dem Betrieb der Beklagten ausgeschieden ist, § 37 Abs. 2 Nr. 3 ArbNErfG.

II.
Auf der ersten Stufe hat der Kläger einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung in dem begehrten Umfang aus §§ 242; 259 BGB. Denn ihm steht dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch aus § 9 ArbNErfG zu (1.), zu dessen Bezifferung er die beanspruchten Angaben, über die er ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, benötigt (2.).
1. Dem Kläger steht dem Grunde nach ein Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung nach § 9 ArbNErfG zu, weil die Beklagte die von dem Arbeitnehmer getätigte Diensterfindung uneingeschränkt in Anspruch genommen hat.
a) Bei der der Streitpatentanmeldung zugrunde liegenden technischen Lehre handelt es sich um eine grundsätzlich schutzfähige Erfindung im Sinne des § 2 ArbNErfG. Mit der in der Offenlegungsschrift DE-OS 38 07 281 A1 dargestellten technischen Lehre hat der Kläger eine Anleitung zum technischen Handeln gegeben, die dem Erfindungsbegriff – dem auf einer individuellen Geistestätigkeit beruhenden Aufzeigen einer Anweisung zur wiederholbaren Lösung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzlichkeiten – entspricht. Da § 2 ArbNErfG ausdrücklich an die Fähigkeit der technischen Neuerung anknüpft, dass auf sie ein Schutzrecht erteilt werden kann (durch die Verwendung des Begriffs „patent- oder gebrauchsmusterfähig„), stehen etwaige Zweifel an ihrer Schutzfähigkeit der Anwendbarkeit der Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes jedenfalls grundsätzlich nicht entgegen. Eine theoretisch denkbare Schutzfähigkeit genügt, damit durch eine Inanspruchnahmeerklärung des Arbeitgebers die Vergütungsfolge aus § 9 ArbNErfG unter den dort normierten weiteren Voraussetzungen ausgelöst werden kann (Bartenbach / Volz, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, 4. Auflage 2002, § 9 Rn. 14). Die Wirkungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes sind zunächst nicht von dem Nachweis und der Feststellung der Schutzfähigkeitsmerkmale, also der Erteilung des Schutzrechtes abhängig, sondern knüpfen entsprechend dem Wortlaut des § 2 ArbNErfG bereits an die einer Erfindung von vornherein anhaftende Fähigkeit an, dass hierfür ein deutsches Schutzrecht erteilt werden kann (Bartenbach / Volz, aaO, § 2 Rn. 19). Ob anderes dann gilt, wenn eine Schutzfähigkeit im Einzelfall offensichtlich ausgeschlossen ist (so Bartenbach / Volz, aaO, § 2 Rn. 19), kann hier offen gelassen werden. Denn in Abgrenzung zum Stand der Technik im Anmeldungszeitpunkt war es wegen der mit der Erfindung gemäß der Streitpatentanmeldung verbundenen Neuerungen keineswegs offensichtlich ausgeschlossen, dass ein Schutzrecht erteilt werden würde. Während im Stand der Technik eine Drahtinjektionsmaschine gemäß der Offenlegungsschrift DE-OS 37 07 322 bekannt war, mit der es möglich ist, von insgesamt vier zur Verfügung stehenden Injektionsdrähten mittels zweier höhenverstellbarer Vortriebsrollen zwei, nämlich mit jeder Vortriebsrolle einen der paarweise übereinander laufenden Drähte, gleichzeitig in die Schmelze einzuführen, lag der Erfindung gemäß der Streitpatentanmeldung die Aufgabe zugrunde, mit einer konstruktiv möglichst einfachen Ausbildung der Vorrichtung die Auswahl an förderbaren Injektionsdrähten zu erhöhen. Gemäß Anspruch 1 der Streitpatentanmeldung soll diese Aufgabe dadurch gelöst werden, dass mehrere unabhängig voneinander anstellbare Andrückrollen in gleicher Höhe quer zur Richtung der Injektionsdrähte feststehend nebeneinander gelagert sind und das Getriebegehäuse quer zur Drahtrichtung aus einer Position, in der eine Vortriebsrolle einer Andrückrolle gegenüberliegt, in eine andere Position bewegbar ist, in der die Vortriebsrolle einer anderen Andrückrolle gegenüberliegt. Damit war eine Schutzfähigkeit der Erfindung gemäß der Streitpatentanmeldung nicht offensichtlich ausgeschlossen.
b) Zugleich liegt eine Diensterfindung (gebundene Erfindung) nach § 4 Abs.2 ArbNErfG vor, die der Kläger während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses, das vom 01.10.1983 bis zum 31.03.1995 zu der Beklagten bestand, getätigt hat. Unabhängig davon, ob die Erfindung noch während der Zeit der Tätigkeit des Klägers als Vertriebsleiter oder erst gemacht wurde, als er Bereichsleiter Technik war, bestehen an der Kausalität seiner ihm im Betrieb der Beklagten obliegenden Tätigkeit für die Aufgabenerfindung keine Zweifel. Da sich die Beklagte selbst als führendes Unternehmen bei der Behandlung von Stahlschmelzen durch Drahtinjektion beschreibt, ist davon auszugehen, dass bereits die Tätigkeit des Klägers als Vertriebsleiter und nicht erst diejenige als Bereichsleiter Technik solche Probleme aufgeworfen oder Überlegungen veranlasst hat, die den Kläger zu der Erfindung hingeführt haben.
c) Wie die Beklagte sachlich nicht in Abrede gestellt hat, hat sie als Arbeitgeberin die Diensterfindung des Klägers unbeschränkt in Anspruch genommen. Damit erlangte der Kläger dem Grunde nach einen Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 9 ArbNErfG. Auf den hier geltend gemachten Zeitraum von der Anmeldung (am 05.03.1988) bis zur Zurückweisung der Patentanmeldung (am 27.10.1994) hat die schließlich erfolgte Zurückweisung keine Auswirkungen, obwohl sie die mangelnde Schutzfähigkeit der Diensterfindung mit ex-tunc-Wirkung feststellt. Grundsätzlich lässt jede Art der Inanspruchnahme den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entstehen, ohne dass sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf eine mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen könnte (BGH, Urteil vom 15.05.1990, GRUR 1990, 667f. – Einbettungsmasse). Erst wenn sich aufgrund einer Entscheidung des Deutschen oder Europäischen Patentamtes oder eines Gerichts die Schutzunfähigkeit herausstellt, entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders für die Zukunft. Zugleich bleibt er für die Vergangenheit aber unberührt (BGH, Urteil vom 02.06.1987, GRUR 1987, 900, 902 – Entwässerungsanlage). Auf den bereits entstandenen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers hat die rechtskräftige Zurückweisung der Anmeldung mithin grundsätzlich keine (rückwirkenden) Konsequenzen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur dann, wenn das Schutzrecht, weil offenbar oder wahrscheinlich vernichtbar, von den Konkurrenten nicht mehr beachtet wird und dadurch die aufgrund des (grundsätzlich zu erwartenden) Ausschließungsrechts gegenüber den Mitbewerbern erlangte Vorzugsstellung verloren geht. In diesem Fall entfällt der Vergütungsanspruch bereits mit dem tatsächlichen Verlust der Vorzugsstellung (BGH, Urteil vom 29.09.1987, GRUR 1988, 123, 124 – Vinylpolymerisate). Die faktische Vorzugsstellung des Arbeitgebers gegenüber Mitbewerbern, die er mit der Anmeldung erlangt hat, rechtfertigt es, dass er für die Zeit bis zur Zurückweisung der Streitpatentanmeldung zur Zahlung der angemessenen Vergütung verpflichtet bleibt.
Soweit der Bundesgerichtshof diese Vorzugsstellung gegenüber Mitbewerbern (etwa auch in dem zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits im Hinblick auf eine andere Diensterfindung des Klägers ergangenen Urteil vom 06.02.2002, GRUR 2002, 609ff. – Drahtinjektionseinrichtung) ausdrücklich auf die Erlangung des „einmal erwirkten Schutzrechts„ gestützt hat, könnten Bedenken gegen die Übertragbarkeit dieser Wertung auf den vorliegenden Fall, in dem schon gar kein Patent erteilt, sondern bereits die Anmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgewiesen wurde, angemeldet werden. Diese greifen jedoch im Ergebnis nicht durch. In der auch durch den BGH (GRUR 2002, 609ff. – Drahtinjektionseinrichtung) ausdrücklich in Bezug genommenen Entscheidung „Entwässerungsanlage„ (BGH, GRUR 1987, 900, 902) stützt der BGH die Aufrechterhaltung des Vergütungsanspruchs bis zu dem Zeitpunkt, in dem sich die Schutzunfähigkeit herausstellt, darauf, dass der Arbeitgeber durch die Inanspruchnahme zumindest die Chance erlangt, ein Schutzrecht zu erwerben. Die darauf aufbauende Entscheidung „Einbettungsmasse„ (BGH, GRUR 1990, 667, 668) behandelt hinsichtlich der Vorzugsstellung des Arbeitgebers gegenüber Mitbewerbern sowohl den Widerruf und die Nichtigerklärung eines bereits erteilten Schutzrechts einerseits als auch die rechtskräftige Zurückweisung der Schutzrechtsanmeldung andererseits gleich. Dies ist nach Auffassung der Kammer sachlich gerechtfertigt, weil die Inanspruchnahme durch die Beklagte auch ungeachtet der mit der Anmeldung entstehenden Entschädigungsmöglichkeit aus § 33 Abs. 1 PatG, die mit Zurückweisung rückwirkend entfällt (§ 58 Abs. 2 PatG), der Beklagten eine vorteilhafte Rechtsposition vermittelt hat. Denn spätestens durch die veröffentliche Schutzrechtsanmeldung könnten sich Wettbewerber davon haben abhalten lassen, von der Erfindung Gebrauch zu machen, um sich nicht der Gefahr einer Entschädigungspflicht nach § 33 Abs. 1 PatG auszusetzen, deren späteren Wegfall gemäß § 58 Abs. 2 PatG sie nicht voraussehen konnten. Dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, ist regelmäßig aus der ex-ante-Sicht nicht verlässlich zu beurteilen, wenn es sich nicht um den Ausnahmefall handelt, in dem eine Schutzrechtserteilung offensichtlich ausgeschlossen war. Dann ist ein Vergütungsanspruch aber schon vor dem Hintergrund des § 2 ArbNErfG zu verneinen (vgl. oben zu a)). Mit Recht wird die technische Neuerung alleine aufgrund der Inanspruchnahme bis zur Feststellung ihrer Schutzunfähigkeit wie eine schutzfähige Diensterfindung behandelt, so dass der Vergütungsanspruch trotz der schließlich erfolgten Zurückweisung der Patentanmeldung für den Zeitraum bis zur rechtskräftigen Zurückweisung erhalten bleibt.
2. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGHZ 126, 109, 115 – Copolyester I; BGHZ 137, 162, 165 – Copolyester II; BGH, Urteil vom 06.02.2002, GRUR 2002, 609ff. – Drahtinjektionseinrichtung) hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber, der von einer Diensterfindung Gebrauch macht, einen Anspruch auf Auskunftserteilung. Diese kann zugleich die Pflicht zur Rechnungslegung aus § 259 BGB zum Inhalt haben, da der Erfinder ohne eine Kenntnis der mit der Erfindung erzielten Umsätze und der Unterlagen, aufgrund derer die Vergütung berechnet werden kann, weder das Bestehen eines Vergütungsanspruchs festzustellen noch den Umfang seiner Vergütungsansprüche zu berechnen vermag, ohne dass ihn an dieser Unkenntnis ein Verschulden trifft, während dem Arbeitgeber die Angabe der benötigten Auskünfte regelmäßig unschwer, d.h. ohne ihn mit der Auskunftserteilung unbillig zu belasten, möglich ist.
Die Vorlage von Belegen, wie sie mit dem Auskunftsanspruch auf der ersten Stufe gleichfalls geltend gemacht wird, kann der Kläger jedoch nicht mit Erfolg verlangen. Eine Verpflichtung zur Vorlage von Belegen sieht das Gesetz in den allgemeinen Vorschriften über Auskunft und Rechnungslegung (§§ 259; 260 BGB) nur für die Rechnungslegung (§ 259 Abs. 1 BGB: „… soweit Belege erteilt zu werden pflegen …„), nicht dagegen für die Auskunft (§ 260 Abs. 1 BGB) vor. Es ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 19 MarkenG jedoch anerkannt, dass sich im Rahmen des aus Treu und Glauben abgeleiteten Auskunftsanspruchs ausnahmsweise auch ein Anspruch auf Vorlage von Belegen ergeben kann, wenn der Gläubiger hierauf angewiesen ist und dem Schuldner diese zusätzliche Verpflichtung zugemutet werden kann (BGHZ 148, 26, 37 – Entfernung der Herstellungsnummer II; BGH, Urteil vom 21.02.2002, I ZR 140/99, GRUR 2002, 709ff. – Entfernung der Herstellungsnummer III). Dass diese Rechtsprechung auf den hier zu entscheidenden Fall einer Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung nach §§ 242; 259 BGB in Verbindung mit § 9 ArbNErfG übertragen werden kann, ist auf der Grundlage des Vorbringens des Klägers nicht ersichtlich. Daher war die Klage insoweit abzuweisen.

III.
Die Kostenentscheidung war dem auf der letzten Stufe ergehenden Schlussurteil vorzubehalten.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 2 ZPO.