Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 28. April 2011, Az. 2 U 12/10

Vorinstanz: 4a O 229/08

I.

Die Berufung der Klägerin gegen das am 15. Dezember 2009 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin auferlegt.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen deren Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangsweise durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 7.300.000,– Euro festgesetzt.

V.

Die Revision wird nicht zugelassen.

G r ü n d e:

I.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten und auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, am 23. August 1995 angemeldeten und am 6. November 2002 veröffentlichten europäischen Patents 0 879 XXX (Klagepatent) betreffend einen Flüssigkeitsbehälter für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät, und zwar eine Vorrichtung für den Ein- und Ausbau eines derartigen Tintenbehälters und das Halten dieses Tintenbehälters in einer Halterung mit dem Tintenstrahlkopf. Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes hat den Patentanspruch 1 mit Entscheidung vom 22. April 2005 im wesentlichen aufrechterhalten; die Technische Beschwerdekammer hat ihn mit Entscheidung vom 29. Februar 2008 (Anlage PBP 4/4a) eingeschränkt. Wegen des Wortlauts des Klagepatentanspruches 1 in seiner ursprünglichen und in seiner aufrecht erhaltenen Fassung (jeweils in deutscher Übersetzung) wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Umdruck Seiten 3/4 und 7/8).

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2006 mahnte die Beklagte die Klägerin wegen des Vertriebs von Tintenpatronen aus dem Klagepatent ab, die große Ähnlichkeit mit von der GmbH (A) vertriebenen Patronen aufweisen, wegen derer das Landgericht A mit Urteil vom 20. November 2003 (4b O 16/03 (Anlage PBP 5], im wesentlichen bestätigt durch das Urteil des Senats vom 17. November 2005 [I – 2 U 2/04]), wegen Verletzung des Klagepatentes zur Unterlassung, zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz verurteilt hatte. Angegriffen wurden Tintenpatronen der Klägerin mit den im Klage- und Berufungsantrag wiedergegebenen Bezeichnungen.

Nach Rücksprache mit ihrem Zulieferer, der B GmbH aus D, gab die Klägerin eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ab, wobei sie in Absatz E den in der Abmahnung angegebenen Gegenstandwert auf 250.000,– Euro herabsetzte und in Absatz F die auflösende Bedingung aufnahm, dass das Klagepatent in einem relevanten Umfang widerrufen bzw. für nichtig erklärt wird. Die so geänderte Erklärung unterzeichnete die Klägerin am 4. Juni 2007 (Anlage K 1) und übersandte sie an die anwaltlichen Vertreter der Beklagten. Diese erklärten mit Schreiben vom 9. August 2007 (Anlage K 2), sie nähmen die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung in den Punkten A bis D an, mit E und F bestehe jedoch kein Einverständnis. Dieses Schreiben ließ die Klägerin unbeantwortet.

Die Auskunft und Rechnungslegung der Klägerin über den mit den angegriffenen Patronen erzielten Umsatz (Anlagen PBP 2, PBP 11 und K 3) wies einen Gesamtumsatz von 7.597.088,15 Euro brutto und einen Gewinn von 494.695,04 Euro aus. Die Beklagte forderte die Klägerin mit Anwaltsschreiben vom 3. Januar 2008 (Anlage PBP 1) zur Erläuterung der gewinnmindernden Positionen auf und wies darauf hin, sie werde diese im Streitfall mit Nichtwissen bestreiten. Aufgrund der Unklarheiten gehe sie „zunächst einmal bis auf weiteres von dem oben angegebenen Nettoumsatz aus“ und fordere, „Schadenersatz in Höhe von – gerundet – 7.300.000,00 Euro netto zu zahlen“. Am Ende des Schreibens erklärte sie, „der Stellungnahme zum geltend gemachten Schadenersatz“ sehe sie bis zum 16. Januar 2008 entgegen. Die Klägerin äußerte sich in ihrem Anwaltsschreiben vom 31. Januar 2008 (Anlage K 4) zu den erteilten Auskünften und bat um Mitteilung, ob die Beklagte „auf dem bislang geltend gemachten Schadenersatz in Höhe von gerundet 7.300.000,00 Euro beharre“. Die Beklagte reagierte auf dieses Schreiben zunächst nicht. Im März 2008 erstattete die Klägerin der Beklagten Abmahnkosten in Höhe von 23.240,22 Euro.

Mit Anwaltsschreiben vom 30. Mai 2008 (Anlage K 5/K 10) forderte die Beklagte unter Bezugnahme auf ihr Schreiben vom 25. März 2008 (Anlage PBP 12) und das Schreiben der Klägerin vom 31. Januar 2008 (Anlage K 4) „Klarstellung diverser Positionen“. Eine Schadenersatzforderung wurde nicht formuliert. Das Schreiben endet mit der Bemerkung: „Wir sehen somit zunächst einmal Ihren weiteren Erläuterungen und Nachweisen entgegen.“

Mit Anwaltsschreiben vom 1. Juli 2008 (Anlage K 6) machte die Klägerin geltend, die Unterlassungs-/Verpflichtungsvereinbarung vom 4. Juni 2007 sei nicht wirksam zustande gekommen; außerdem machten die angegriffenen Tintenpatronen von der Lehre des Klagepatentes in der von der Beschwerdekammer aufrecht erhaltenen Fassung keinen Gebrauch; sie gaben jedoch eine auf die geänderte Fassung gerichtete Unterlassungserklärung ab. Außerdem forderten sie die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 16. Juli 2008 auf, auf die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches in Höhe von 7.300.000,– Euro zu verzichten. Die Beklagte ließ dieses Schreiben unbeantwortet.

Die Klägerin meint, sie habe ein berechtigtes Interesse an der Feststellung, dass der Beklagten gegen sie weder ein vertraglicher noch ein gesetzlicher Zahlungsanspruch wegen Patentverletzung zustehe. Hilfsweise habe sie jedenfalls ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der konkreten Höhe des zu erstattenden Betrages. Dieses Interesse ergebe sich u.a. daraus, dass der Zulieferer der beanstandeten Patronen offene Kaufpreisansprüche gegen sie geltend mache. Sie habe in diesem vor dem LG Arnsberg anhängigen Prozess die Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen erklärt, die aber nur bestünden, wenn die gelieferten Tintenpatronen tatsächlich patentverletzend seien. Eine wirksame Unterlassungs-/Verpflichtungsvereinbarung sei mangels Einigung über die Absätze E und F nicht zustande gekommen; die dort von der Klägerin vorgenommenen Änderungen seien so bedeutsam, dass die Beklagte nicht davon habe ausgehen können, die Klägerin werde die Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung beschränkt auf die Abschnitte A und D akzeptieren. Darüber hinaus verletzten die angegriffenen Tintenpatronen das Klagepatent auch nicht, so dass eine Schadenersatzpflicht nicht in Betracht komme.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht beantragt,

1.
festzustellen,

a)
dass der Beklagten ein Zahlungsanspruch aus der Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung vom 4. Juni 2007 gegenüber der Klägerin nicht zusteht;

b)
dass der Beklagten ein Zahlungsanspruch wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 879 XXX in der Fassung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 29. Februar 2008 nicht zusteht, wenn die Klägerin im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Tintenpatronen mit den Produktbezeichnungen C11, C12, C13, C14, C15, C16, C19, C20, C21, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C38 und C39 herstellt, anbietet, vertreibt oder zu den genannten Zwecken einführt oder besitzt;

2.
hilfsweise (für den Fall, dass das Gericht einen Zahlungsanspruch der Beklagten aus der Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung vom 4. Juni 2007 und/oder wegen Verletzung des europäischen Patents 0 879 XXX bejaht) festzustellen, dass der von der Beklagten gegenüber der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch in Höhe von 7.300.000,– € aus der Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung vom 4. Juni 2007 bzw. wegen Verletzung des europäischen Patentes 0 879 XXX in der Fassung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 29. Februar 2008 über einen vom Gericht festzusetzenden Zahlungsanspruch hinaus nicht besteht;

3.
die Beklagte zur Zahlung von 23.240,22 Euro nebst Zinsen in Höhe von
5 %Punkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu verurteilen.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und geltend gemacht, die negative Feststellungsklage sei mangels Feststellungsinteresse unzulässig, denn sie – die Beklagte – habe zu keinem Zeitpunkt einen Schadenersatz in Höhe von 7,3 Millionen Euro als rechtlich verbindliche Forderung gegen die Klägerin erhoben, sondern diesen Betrag lediglich in den Raum gestellt, weil die Klägerin die von ihr geltend gemachten Abzugskosten nicht nachvollziehbar erläutert und belegt habe. Da mit der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung vom 4. Juni 2007 zwischen den Parteien jedenfalls über die Schadenersatzpflicht der Klägerin dem Grunde nach eine Einigung zustande gekommen sei und die angegriffenen Tintenpatronen das Klageschutzrecht verletzten, habe sie – die Beklagte – gegen die Klägerin sowohl vertragliche als auch gesetzliche Schadenersatzansprüche.

Mit Urteil vom 15. Dezember 2009 hat das Landgericht festgestellt,

dass der Beklagten ein Zahlungsanspruch aus der Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung vom 4. Juni 2007 gegenüber der Klägerin nicht zusteht,

und im übrigen die Klage abgewiesen.

Es hat für die mit dem Hauptantrag zu Ziff. 1 erhobene Feststellungsklage das Feststellungsinteresse damit begründet, die Beklagte habe die Klägerin aus dem Klagepatent abgemahnt und mache auch im vorliegenden Rechtsstreit eine Patentverletzung geltend; die Klägerin habe infolge dessen ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung des Nichtbestehens eines Verletzungstatbestandes. Gleiches gelte für die Frage, ob die Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung vom 4. Juni 2007 rechtsverbindlich sei. Die Begründetheit des Klageantrages zu Ziffer 1a ergebe sich daraus, dass zwischen den Parteien ein Unterlassungs- und Verpflichtungsvertrag über entsprechende Schadenersatzansprüche nicht wirksam zustande gekommen sei. Die Klägerin habe mit den Änderungen in den Punkten E und F das Vertragsangebot der Beklagten abgelehnt, verbunden mit einem auf den geänderten Inhalt gerichteten Angebot, das aber die Beklagte nicht wirksam angenommen habe. Der Klageantrag zu Ziffer 1b sei unbegründet, da der Beklagten gegen die Klägerin wegen der Verletzung des Klagepatents dem Grunde nach ein Schadenersatzanspruch zustehe.

Der Hilfsantrag zu Ziffer 2 sei unzulässig; er sei, worauf die Kammer bereits in der mündlichen Verhandlung vom 17. November 2009 hingewiesen habe, nicht hinreichend bestimmt, weil nicht angegeben sei, über welchen Betrag hinaus die Klägerin das Nichtbestehen einer Schadenersatzverpflichtung festgestellt haben wolle. Im übrigen habe die Klägerin auch kein berechtigtes Interesse an einer gerichtlichen Feststellung der konkreten Höhe des geschuldeten Schadenersatzes. Zunächst müsse die Beklagte den Schadenersatz beziffern, was diese bislang mangels ausreichender Auskunft und Rechnungslegung durch die Klägerin nicht abschließend getan habe. Dass sie in dem Schreiben vom 3. Januar 2008 (Anlage PBP 2) Schadenersatz in Höhe von gerundet 7.300.000,– Euro netto gefordert habe, sei keine abschließende Geltendmachung, was die Beklagte in der Korrespondenz immer wieder betont habe. Soweit die Klägerin sich auf ein streitiges Rechtsverhältnis zwischen ihr und der Zulieferantin aus dem Verfahren vor dem Landgericht Arnsberg beruft, könne dies kein Feststellungsinteresse begründen, da die Frage der wirksamen Aufrechnung mit einem Gegenanspruch der hiesigen Klägerin wegen einer Patentverletzung in dem dortigen Rechtsstreit geprüft und entschieden werden müsse.

Der zulässige Klageantrag zu Ziff. 3 sei ebenfalls unbegründet, da die Klägerin die Abmahnkosten mit Blick auf die von ihr begangene Verletzung des Klageschutzrechtes zu Recht an die Beklagte gezahlt habe.

Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Mit ihrer Berufung greift die Klägerin dieses Urteil an, soweit die Klage mit dem Hilfsantrag zu 2 als unzulässig abgewiesen worden ist. Sie trägt unter ergänzender Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches Vorbringen zur Begründung vor, das Landgericht habe in der mündlichen Verhandlung nicht auf die fehlende Bestimmtheit hingewiesen; anderenfalls hätte sie – die Klägerin – wie jetzt mit dem Hilfsantrag in der Berufungsinstanz geschehen, eine Obergrenze beziffert, oberhalb derer die Beklagte keinen Schadenersatzanspruch mehr habe. Im übrigen sei sie entgegen der Ansicht des Landgerichts nicht verpflichtet, den nach ihrer Ansicht als gerechtfertigt in Betracht kommenden Schadenersatz konkret zu beziffern. Die im Hilfsantrag angegebene Summe – die nur rechnerisch beziffert und nicht materiell-rechtlich anerkannt werde – ergebe sich daraus, dass der auf die Schutzrechtsverletzung entfallende Anteil allenfalls 15 % des von der Klägerin mit dem Verkauf der angegriffenen Patronen erzielten Gewinns von 1.994.511,70 Euro (= 299.176,75 Euro) ausmache. Hinsichtlich der Begründetheit habe das Landgericht zu Unrecht verneint, dass die Beklagte sich eines Schadenersatzanspruches von 7,3 Millionen Euro berühmt habe.

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil in den Ziffern II bis IV abzuändern und festzustellen,

dass der von der Beklagten gegenüber der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch in Höhe von 7.300.000,– Euro wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patentes 0 879 XXX in der Fassung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 29. Februar 2008 über einen vom Gericht festzusetzenden Zahlungsanspruch hinaus durch den Vertrieb von Tintenpatronen mit den Produktbezeichnungen C11, C12, C13, C14, C15, C16, C19, C20, C21, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C38 und C39 nicht besteht

hilfsweise:

dass der von der Beklagten gegenüber der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch in Höhe von 7.300.000,– Euro wegen Verletzung des vorbezeichneten Schutzrechtes über einen Zahlungsanspruch von 300.000,- Euro hinaus durch den Vertrieb von Tintenpatronen mit den vorstehenden Produktbezeichnungen nicht besteht.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Klägerin unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen. Nach wie vor hält sie den Hauptantrag mangels Bestimmtheit und Feststellungsinteresses für unzulässig; sie habe zu keinem Zeitpunkt verbindlich Schadenersatz von 7,3 Millionen Euro verlangt; der Hilfsantrag sei ebenfalls unzulässig, da sie – die Beklagte – bisher auch keine verbindliche Schadenersatzforderung erhoben habe, welche 300.000,– Euro übersteige. Hierzu sie sie aufgrund der mangelhaften Auskünfte der Klägerin bisher auch gar nicht in der Lage. Unabhängig davon sei der Antrag auch unbegründet, da die Schadenersatzansprüche selbst auf der Grundlage der von der Klägerin vorgelegten Zahlen den Betrag von 300.000,– Euro überstiegen, wobei die Beklagte nach wie vor keine bestimmte Schadenersatzforderung geltend mache, sondern ihre Ausführungen allein zur Verteidigung gegen die negative Feststellungsklage dienten.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung ist zulässig, aber sowohl mit dem Haupt- als auch mit dem Hilfsantrag unbegründet.

A.

Den in erster Instanz hilfsweise gestellten Berufungsantrag festzustellen, dass der von der Beklagten gegenüber der Klägerin geltend gemachte Schadenersatzanspruch in Höhe von 7,3 Millionen Euro wegen Verletzung des Klagepatents über einen vom Gericht festzusetzenden Zahlungsanspruch hinaus durch den Vertrieb der angegriffenen Tintenpatronen nicht besteht, hat das Landgericht zu Recht sowohl wegen mangelnder Bestimmtheit als auch wegen fehlendem Rechtsschutzinteresses für unzulässig gehalten.

1.
Fehlende Bestimmtheit im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO hat das Landgericht mit der Begründung angenommen, die Klägerin habe den Betrag nicht beziffert, über welchen hinaus sie das Nichtbestehen einer Verpflichtung zum Schadenersatz festgestellt wissen wolle. Diese Angabe sei der Klägerin im Rahmen einer negativen Feststellungsklage ebenso zuzumuten wie umgekehrt der Gläubiger einer Schadenersatzforderung deren Höhe im Rahmen einer Leistungsklage zu beziffern habe. Das gelte auch dann, wenn und soweit das Gericht einen ersetzt verlangten Schaden nach § 287 Abs. 1 ZPO schätzen müsse: Anders als etwa im Rahmen eines Anspruchs auf Schmerzensgeld, dessen Höhe bereits materiell-rechtlich in das Ermessen des Gerichts gestellt sei, diene § 287 Abs. 1 ZPO dem Geschädigten lediglich zur Verfahrenserleichterung. Der Klägerin sei es, insbesondere nachdem sie bereits eine Gewinnberechnung vorgelegt habe, ohne weiteres zumutbar gewesen, sich auf einen Schadenersatzbetrag festzulegen, über den hinaus sie das Nichtbestehen einer Schadenersatzverpflichtung festgestellt haben wolle. Anhand der – nicht ausreichenden – Angaben der Klägerin lasse sich ein gesicherter Mindestschadenersatzbetrag nicht ermitteln.

Das hält den Angriffen der Berufung stand. Zwar kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Landgericht, wie es im angefochtenen Urteil ausführt, die Klägerin auf den Bestimmtheitsmangel hingewiesen hat. Erteilte Hinweise müssen aktenkundig gemacht werden, was etwa durch Erlass einer entsprechenden Verfügung, eines Hinweisbeschlusses, Aufnahme in das Verhandlungsprotokoll oder einen Aktenvermerk geschehen kann (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 28. Aufl., § 139 Rdnr. 13). Ist die Dokumentation eines entscheidungserheblichen Hinweises versehentlich unterblieben, kann sie im Urteil entgegen der Auffassung der Beklagten nicht ohne weiteres nachgeholt werden, sondern nur dann, wenn sich aus dem Urteil auch ergibt, dass die Protokollierung versehentlich unterblieben ist (vgl. BGH NJW 2006, 60). Das ist im Streitfall nicht geschehen, so dass der Senat, wie sich aus § 139 Abs. 4 S. 2 ZPO ergibt, davon ausgehen muss, dass das Landgericht den Hinweis nicht erteilt hat.

Gleichwohl hat dies auf das vorliegende Verfahren keine konkreten Auswirkungen. Eine in derartigen Fällen grundsätzlich in Betracht kommende Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Landgericht nach § 538 Abs. 2 ZPO ist nicht möglich, weil keine der beiden Parteien den hierzu erforderlichen Antrag gestellt und die Klägerin sogar ausdrücklich erklärt hat, sie halte eine Zurückverweisung für nicht angezeigt (Berufungsbegründung S. 6, Bl. 147 d.A.). Dass der fehlende Hinweis weiterhin dazu führt, dass im Berufungsverfahren neue Angriffs- und Verteidigungsmittel zu diesem Punkt nicht nach § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO ausgeschlossen sind, ist hier ebenfalls ohne Bedeutung, denn die Klägerin trägt im Berufungsverfahren hierzu nur Rechtsausführungen vor, die immer zu berücksichtigen sind.

Zutreffend hat das Landgericht den Antrag als nicht hinreichend bestimmt angesehen. Da die Klägerin nicht nur festgestellt haben möchte, dass der Beklagten kein Schadenersatzanspruch über 7,3 Millionen Euro zusteht, sondern, weil ihre Schadenersatzpflicht dem Grunde nach feststeht, nachdem das Urteil des Landgerichts rechtskräftig geworden ist, soweit es ihre Verpflichtung zum Schadenersatz für den Vertrieb patentverletzender Patronen bejaht hat, auch festgestellt haben will, dass der gegen sie gerichtete Schadenersatzanspruch der Höhe nach begrenzt ist, hätte sie diese Grenze konkret beziffern müssen. Die von der Klägerin im Berufungsverfahren zur Begründung ihrer gegenteiligen Ansicht zitierten Nachweise aus Rechtsprechung und Literatur besagen nichts Gegenteiliges und stützen ihre Auffassung nicht. Sie belegen nur den anerkannten Grundsatz, dass eine Klage auf Feststellung, dass ein Schadenersatzanspruch nicht besteht, nicht insgesamt abgewiesen werden darf, wenn dem Beklagten gegen den Kläger ein solcher Anspruch zusteht, sondern die Feststellung auf einen bestimmten Betrag zu beschränken und nur der darüber hinausgehende Feststellungsantrag abzuweisen ist. Es ist dann zu entscheiden, bis zu welchem Betrag der Anspruch tatsächlich besteht (BGH WM 1985, 901, 902; MDR 1969, 749; OLG Celle NJW 1965, 1722, 1723; OLG Koblenz FamRZ 1983, 1148, 1150; Münchner Kommentar-ZPO/Becker-Eberhard, 3. Aufl., § 256 Rdnr. 64). Das setzt aber neben einer – hier gegebenen – teilbaren Leistung voraus, dass der Feststellungskläger diesen Betrag beziffert oder jedenfalls sein Vorbringen erkennen lässt, welche von ihm geleugneten Ansprüche gegen ihn erhoben werden bzw. bis zu welcher konkreten Höhe sie nach seiner Auffassung bestehen. Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen der Klägerin nicht. Sie hat lediglich vorgetragen, aus dem Anwaltsschreiben der Beklagten vom 3. Januar 2008 (Anlage PBP 1) ergebe sich, dass die Beklagte von ihr 7,3 Millionen Euro Schadenersatz verlangt habe und dass sie – die Beklagte – davon ausgeht, für die Verletzung des Klagepatents Schadenersatz nur unterhalb dieses Betrages zu schulden. Sie hat diesen Betrag im Rahmen des Hauptantrages aber nicht näher bestimmt. Der Hilfsantrag nennt zwar eine Summe von 300.000,– Euro, aber abgesehen davon, dass die Klägerin diesen Betrag im Hauptantrag gerade nicht genannt hat, führt sie auch zur Begründung ihres Hilfsantrages aus, der Betrag sei nur eine rechnerische Größe und bedeute nicht, dass die Beklagte ihre Verpflichtung zum Schadenersatz in dieser Höhe anerkenne. Bei dieser Sachlage mangelt es dem Hauptantrag an hinreichender Bestimmtheit, wenn der Grenzbetrag, jenseits dessen das Nichtbestehen der Schadenersatzverpflichtung festgestellt werden soll, von der Summe abhängig gemacht werden soll, die das Gericht der Beklagten als Schadenersatz zuerkennt.

2.
Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht auch das Feststellungsinteresse der Klägerin verneint.

Die Zulässigkeit einer negativen Feststellungsklage setzt weiterhin voraus, dass ein rechtliches Interesse an der baldigen Feststellung des Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses gegeben ist, weil die Rechtsposition des Klägers an einer gegenwärtigen Unsicherheit leidet, die ein Feststellungsurteil beseitigen kann. Diese Ungewissheit entsteht regelmäßig, wenn sich die Gegenseite eines über den anerkannten Teil einer Forderung hinausgehenden Anspruchs berühmt. Wer eine zulässige negative Feststellungsklage erhebt, hat grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an einer der Rechtskraft fähigen Entscheidung, durch die festgestellt wird, dass die Forderung, deren sich die Gegenseite berühmt, nicht besteht. Damit wird ausgeschlossen, dass diese Forderung zum Gegenstand eines erneuten Rechtsstreits gemacht wird. Nur so wird dem Schuldner der behaupteten Forderung ein Mittel an die Hand gegeben, das ihm schnell Klarheit über die zu erwartenden wirtschaftlichen Lasten bringt und im Falle einer günstigen Entscheidung den Gläubiger, den Forderungsprätendenten oder auch etwaige Rechtsnachfolger dauerhaft an der Durchsetzung der behaupteten Restforderung hindert, ohne sich auf einen neuen Rechtsstreit in der Sache einlassen zu müssen. Dieses Feststellungsinteresse muss noch bei Schluss der mündlichen Verhandlung vorliegen (BGH NJW 2006, 2780, 2781 f., Tz. 22 bis 24). Die Berühmung muss zwar nicht notwendig ausdrücklich geschehen, andererseits reicht ein bloßes Schweigen oder passives Verhalten im allgemeinen nicht aus, es sei denn, der Kläger darf aufgrund des vorangegangenen Verhaltens des Beklagten nach Treu und Glauben eine ihn endgültig sicherstellende Erklärung erwarten (BGH NJW 1995, 2032, 2033 rechte Spalte; vgl. ferner BGH NJW 1977, 1637, 1639 und Senat in: GRUR 1988, 789 – Unterlassungsvertrag). Durfte der Kläger vom Beklagten nach Treu und Glauben eine ihn endgültig sicherstellende Erklärung verlangen, dann genügt hierzu nicht schon eine einseitige Erklärung des Gegners, er verzichte auf die Forderung ganz oder teilweise, sofern diese Erklärung ohne Bindungswirkung abgegeben ist (BGH NJW 2006, 2780, 2782 Tz. 20).

Beanstandungsfrei ist das Landgericht im Streitfall jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beklagte sich keiner Schadenersatzforderung gegen die Klägerin in Höhe von 7,3 Millionen Euro berühmt hat. Zutreffend hat es der Erklärung der Beklagten in deren Anwaltsschreiben vom 3. Januar 2008, aufgrund der bestehenden Unklarheiten gehe sie „zunächst einmal bis auf weiteres von dem oben angegebenen Nettoumsatz“ aus, entnommen, die Beklagte habe von der Klägerin nicht abschließend die Zahlung von 7,3 Millionen Euro verlangt. Bestätigt gesehen hat es sich dadurch, dass es am Ende des Schreibens heißt, „der Stellungnahme zum geltend gemachten Schadenersatz“ werde bis zum 16. Januar 2008 entgegengesehen; damit sei hinreichend erkennbar gewesen, dass die Beklagte eine endgültige Bezifferung ihrer Schadenersatzforderungen von den Auskünften der Klägerin habe abhängig machen wollen. Liest man die – bei wortgetreuem Verständnis als Zahlungsaufforderung über 7.300.000,– Euro formulierte – Erklärung in dem Anwaltsschreiben der Beklagten vom 3. Januar 2008 im Zusammenhang, so ergibt sich für den Empfänger dieses Schreibens eindeutig, dass die Beklagte die von der Klägerin abgezogenen Kosten nicht anerkennen will, solange die Klägerin diese nicht näher erläutert hat, und bis zu dieser Erläuterung davon ausgeht, dass der in der Auskunft angegebene Umsatz auch dem mit den Verletzungsgegenständen erzielten Gewinn entspricht. In der Sache ist das nichts anderes als eine – wenn auch provokante – Aufforderung der Beklagten an die Klägerin, die vermissten Auskünfte endlich nachzuholen und die Klägerin anzustoßen, unter dem Druck der anderenfalls möglicherweise auf sie zukommenden Schadenersatzforderung von bis zu 7,3 Millionen Euro die einzelnen Abzugsposten zu erläutern. Gleichzeitig hat sie damit aber auch ihre Bereitschaft zu erkennen gegeben, die noch ausstehenden Auskünfte bei der Berechnung des Schadenersatzanspruches zu berücksichtigen und vor der endgültigen Bezifferung ihrer Schadenersatzforderung den Eingang dieser Erläuterungen und Auskünfte noch abwarten zu wollen. Solange sich die Beklagte noch diskussionsbereit zeigt und erkennen lässt, sie könne bzw. wolle sich mit der Bezifferung ihrer Schadenersatzansprüche noch nicht festlegen, berühmt sie sich gerade keiner konkret bezifferten Schadenersatzforderung. Die im Anschluss an Ziffer 4. des Schreibens vom 3. Januar 2008 unter Fristsetzung bis zum 16. Januar 2008 ausgesprochene Zahlungsaufforderung bezieht sich vor diesem Hintergrund lediglich auf die Erstattung der in Ziffer 4. angemahnten Kosten für die Abmahnung.

Zu Recht hat das Landgericht eine Berühmung der Beklagten auch nicht darin gesehen, dass diese die Anfrage der Klägerin im Anwaltsschreiben vom 31. Januar 2008 (Anlage K 4), ob die Beklagte „auf dem bislang geltend gemachten Schadenersatz in Höhe von gerundet 7.300.000,– Euro“ beharre, zunächst nicht beantwortet hat. Da die Beklagte sich in dem vorerwähnten in Bezug genommenen Anwaltsschreiben vom 3. Januar 2008 einer solchen Forderung nicht berühmt hat, war sie auch nicht verpflichtet, die Anfrage der Klägerin vom 31. Januar 2008 zu beantworten und eine klarstellende Erklärung abzugeben. Darüber hinaus hat das Landgericht zutreffend darauf hingewiesen, jedenfalls durch das Schreiben vom 30. Mai 2008 (Anlage K 5/K 10), in dem die Beklagte unter Bezugnahme auf ihr Schreiben vom 15. März 2008 und das Schreiben der Klägerin vom 31. Januar 2008 um „Klarstellung diverser Positionen“ bat, ohne die Frage des Schadenersatzes weiter zu erwähnen, habe sie erneut deutlich gemacht, sie wolle noch keine bezifferte Forderung gegen die Klägerin geltend machen, und hat dies durch den Schlusssatz des Schreibens bestätigt gesehen, in dem ausgeführt ist: „Wir sehen somit zunächst einmal Ihren weiteren Erläuterungen und Nachweisen entgegen.“. Nachdem die Beklagte sich keiner Schadenersatzforderung in Höhe von 7,3 Millionen Euro abschließend berühmt hat, war sie ebenso wenig verpflichtet, entsprechend dem Schreiben der Klägerin vom 1. Juli 2008 (Anlage K 6) und vom 11. August 2008 (Anlage K 7) auf eine solche Schadenersatzforderung zu verzichten. In Übereinstimmung hiermit hat die Beklagte auch im vorliegenden Rechtsstreit mehrfach erklärt, sie verlange von der Klägerin bisher keinen abschließend bezifferten Schadenersatz (vgl. S. 3 ihrer Klageerwiderung vom 20. Juli 2009 (Bl. 38 d.A.), S. 2 ihrer erstinstanzlichen Duplik vom 9. November 2009 (Bl. 67 d.A.), Tatbestand des angefochtenen Urteils, S. 11, vorletzter Absatz), S. 3 der Berufungsbegründung vom 30. Juli 2010 (Bl. 195 d.A.), S. 4 ihrer Berufungsreplik vom 18. Februar 2011, Bl. 246 d.A.).

Auch soweit die Klägerin sich in erster Instanz auf ein streitiges Rechtsverhältnis zwischen ihr und ihrer Lieferantin der patentverletzenden Patronen vor dem Landgericht Arnsberg berufen hat, hat das Landgericht das zutreffend nicht als ein Feststellungsinteresse begründend anerkannt. Im dortigen Verfahren geht es darum, ob der Klägerin gegen die Vorlieferantin aus der Lieferung der patentverletzenden Tintenpatronen Schadenersatzansprüche zustehen, mit denen sie gegen die Kaufpreisforderung der Lieferantin aufrechnen kann. Ob eine solche Schadenersatzforderung entstanden ist und wirksam aufgerechnet werden konnte, hängt nicht nur davon ab, ob die Klägerin der Beklagten Schadenersatz zu leisten hat, sondern auch von weiteren Voraussetzungen, die im vorliegenden Fall keine Rolle spielen und in dem vor dem Landgericht Arnsberg anhängigen Rechtsstreit zu prüfen und zu entscheiden sind.

B.

1.
Auch der Hilfsantrag festzustellen, dass der von der Beklagten gegenüber der Klägerin geltend gemachte Schadenersatzanspruch in Höhe von 7,3 Millionen Euro wegen Verletzung des Klagepatentes über einen Zahlungsanspruch von 300.000,– Euro hinaus durch den Vertrieb der verletzenden Tintenpatronen nicht besteht, ist unzulässig. Da die Klägerin hier einen bestimmten Betrag angegeben hat, oberhalb dessen die Feststellung des Nichtbestehens einer Schadenersatzforderung zu Gunsten der Beklagten einsetzen soll, kann ihr zwar nicht mit Erfolg entgegen gehalten werden, der Antrag sei nicht hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, auch hier fehlt jedoch das negative Feststellungsinteresse; zur näheren Begründung kann auf die Ausführungen oben unter Ziff. I. 2. Bezug genommen werden, die hier sinngemäß gelten.

2.
Darüber hinaus ist die negative Feststellungsklage auch unbegründet. Das Vorbringen der Klägerin ermöglicht nicht die Feststellung, dass der Beklagten gegen die Klägerin über den Betrag von 300.000,– Euro hinaus keine Schadenersatzansprüche zustehen. Wenn die Klägerin – wie hier zu Recht – davon ausgeht, dass sie mit Blick auf die von ihr begangene Verletzung des Klagepatentes der Beklagten jedenfalls dem Grunde nach Schadenersatz schuldet und deshalb auch irgendeinen noch zu beziffernden Geldbetrag an sie zahlen muss, hat der Senat grundsätzlich darüber zu entscheiden, bis zu welchem Betrag ein solcher Anspruch besteht (vgl. BGH MDR 1969, 749). Hat der Beklagte seinen Anspruch nicht beziffert oder stimmt der Kläger der vom Beklagten vorgenommenen Bezifferung des geschuldeten Schadenersatzbetrages nicht zu, muss er – der Kläger – die von ihm für richtig gehaltene Bezifferung selbst vornehmen und auch die Grundlagen dafür darlegen und im Bestreitensfall beweisen, die die ihm nach seiner Ansicht zutreffende Berechnung ermöglichen und tragen. Bei einem auf Herausgabe des Verletzergewinns gerichteten Schadenersatz bedeutet das, dass die Klägerin sich zu allen relevanten Berechnungsfaktoren äußern muss, insbesondere zum relevanten Umsatz und zur Bezugsgröße (ob die im jeweiligen Klagepatent unter Schutz gestellte Vorrichtung als Ganzes oder nur in Teilen und/oder ob auch weitere Gegenstände einzubeziehen sind), welche Kosten gewinnmindernd vom relevanten Umsatz abgezogen werden sollen (vgl. dazu insbesondere BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil; GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse; GRUR 2009, 856 – Tripp-Trapp-Stuhl; Senat InstGE, 5251 – Lifter; InstGE, 7194 – Schwerlastregal II) und wie hoch der Anteil an dem nach Abzug der berücksichtigungsfähigen Kosten verbleibenden Gewinn ist, der kausal auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist (vgl. hierzu insbesondere BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil; 2006, 419 – Noblesse; 2009, 856 – Tripp-Trapp-Stuhl; zum Ganzen auch Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rdnrn. 1422 – 1470).

Im Streitfall hat sich die Klägerin lediglich zum Kausalitätsfaktor geäußert, den sie auf 15 % des erstinstanzlich von ihr errechneten Gewinns von 1.994.511,70 Euro (= 299.176,65 bzw. gerundet 300.000,– Euro) beziffert (vgl. S. 7 und 8 ihres Schriftsatzes vom 30. Oktober 2009, Bl. 60/61 d.A. und S. 7 ihrer Berufungsbegründung vom 24. März 2010, Bl. 148 d.A.). Zu den Abzugsposten hat sie sich zwar in erster Instanz geäußert, aber auch insoweit nur Beträge genannt, die nicht nur rechnerisch, sondern auch hinsichtlich der Zuordenbarkeit zu den patentverletzenden Erzeugnissen nicht nachvollziehbar sind. Nachdem die Beklagte diese Zahlen zulässiger Weise mit Nichtwissen bestritten hat (vgl. S. 7 ff. ihrer Klageerwiderung, Bl. 42 ff. d. A.), hat die Klägerin keine weitere Erläuterung geliefert, die es ermöglicht hätte, die einzelnen Kostenpositionen nachzuvollziehen.

Die Klägerin trägt auch nichts dazu vor, was es rechtfertigen könnte, den Kausalitätsfaktor auf 15 % zu beziffern. Dies lässt sich für Tintenpatronen nicht generell festschreiben; die von der Klägerin herangezogene Entscheidung des Landgerichts in InstGE 8, 257 enthält eine solche Aussage nicht; sie ist für den vorliegenden Fall in keiner Weise aussagekräftig, weil sie ein anderes Schutzrecht betrifft und im Übrigen auch vom Senat abgeändert wurde. Bei der Kausalitätsfeststellung geht es nicht um eine adäquate Kausalität, sondern um eine wertende Betrachtung ähnlich derjenigen, wie sie im Rahmen der Mitverschuldensabwägung nach § 254 BGB vorgenommen wird. Auch wenn jeder ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erlangten Gewinn grundsätzlich ausreicht, müssen hierzu Tatsachen vorgetragen werden, die die richterliche Feststellung ermöglichen, welche einzelnen Faktoren den Kaufentschluss des Abnehmers beeinflusst haben, und darüber hinaus sind Tatsachen vorzutragen, die es ermöglichen, die ermittelten Faktoren wertend im Verhältnis zueinander zu gewichten. Erfüllt der Verletzungsgegenstand bestimmte ausschließlich tatsächliche Kompatibilitätsvoraussetzungen, die nicht Gegenstand des konkret in Rede stehenden gewerblichen Schutzrechtes sind (indem etwa eine Tintenpatrone hinsichtlich ihrer äußeren Abmessungen, ihrer Größe und Lage des mit der Zufuhrnadel des Druckers zusammenwirkenden Tintenzufuhrkanals etc. den tatsächlichen Vorgaben des mit der Patrone zu bestückenden Druckers entspricht), so begründet diese Anpassung für sich allein noch keinen relevanten, den Verursachungsbeitrag des Klageschutzrechtes schmälernden Kausalanteil, ebenso wenig wie dieser durch die Kompatibilität verursachte Beitrag demjenigen des Klageschutzrechtes zugerechnet werden kann. Ebenso wenig könnte dem Verletzer zu Gute gehalten werden, dass der Verkaufserfolg der Verletzungsprodukte im Wesentlichen dessen gegenüber dem Originalprodukt deutlich niedrigeren Verkaufspreisen zu verdanken ist. Auch der Umstand, dass der Verletzungsgegenstand gleichzeitig weitere Schutzrechte des selben oder eines anderen Inhabers benutzt, schmälert den herauszugebenden Verletzergewinn entsprechend der Bedeutung der weiteren Schutzrechte im Verhältnis zum konkret in Rede stehenden Klagepatent. Sollen besondere nicht durch ein Schutzrecht abgesicherte Qualitäten des Verletzungsproduktes als Kausalfaktoren für die Erzielung des Verletzergewinns eingewandt werden, bedarf es substantieller Darlegungen dazu, dass die betreffenden Umstände wie vorteilhafte Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten für den Kaufinteressenten überhaupt ersichtlich waren, etwa dadurch, dass sie in der Werbung eigens herausgestellt wurden oder dem Produkt als solchem anzusehen waren. Alle Faktoren sind in jedem konkreten Einzelfall nach der Bedeutung des jeweils verletzten Schutzrechtes und den Marktverhältnissen im Verletzungszeitraum zu gewichten. Einzelheiten, die diese Gewichtung ermöglichten, enthält das Vorbringen der Klägerin nicht. Dass die Beklagte sich in der Berufungserwiderung zu der Bedeutung der unter Schutz gestellten technischen Lehre geäußert hat, ersetzt ein entsprechendes Vorbringen der Klägerin nicht, denn sie geht gerade von einem geringeren Kausalitätsfaktor aus als die Beklagte und begründet das gerade auch mit einer geringeren Bedeutung des Klagepatentes für den Kaufentschluss der Erwerber der patentverletzenden Patronen (vgl. S. 3 und 4 der Berufungsreplik vom 12. November 2010, Bl. 212/213 d.A.). Sie hat sich das Vorbringen der Beklagten gerade nicht zu Eigen gemacht.

III.

Da die Berufung der Klägerin erfolglos geblieben ist, hat sie gemäß § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu tragen. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die in § 543 ZPO genannten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung wirft die Rechtssache keine Fragen grundsätzlicher Bedeutung auf, die zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof als Revisionsgericht bedürfen.