4a O 111/18 – Auskleidungsschlauch 2 | Düsseldorfer Entscheidungen

Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 3005

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 03. März 2020, Az. 4a O 111/18

Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00
– ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist,
zu unterlassen,
einen Auskleidungsschlauch zum Herstellen eines Auskleidungsrohres für Kanalsanierungsarbeiten, der mindestens eine Schicht aus mindestens einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband und einen auf dem mindestens einen Faserband angeordneten Außenfolienschlauch umfasst,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wenn der Auskleidungsschlauch dadurch gekennzeichnet ist, dass eine zum Bilden des Außenfolienschlauchs verwendete Kunststofffolie auf der den harzgetränkten Faserbändern zugewandten Seite eine Armierung in Form einer aufkaschierten Vliesschicht aufweist;
(Anspruch 1 von EP 1 XXX 225)
2. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00
– ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist,
zu unterlassen,
einen Auskleidungsschlauch zum Herstellen eines Auskleidungsrohres für Kanalsanierungsarbeiten, der mindestens eine Schicht aus mindestens einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband und einen auf dem mindestens einen Faserband angeordneten Außenfolienschlauch umfasst,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wenn der Auskleidungsschlauch dadurch gekennzeichnet ist, dass eine zum Bilden des Außenfolienschlauchs verwendete Kunststofffolie auf der den harzgetränkten Faserbändern zugewandten Seite eine Armierung in Form einer aufkaschierten Vliesschicht aufweist und wenn der armierte Außenfolienschlauch von einem weiteren Außenfolienschlauch aus mindestens einer Kunststofffolie umgeben ist;
(Anspruch 3 von EP 1 XXX 225)
3. der Klägerin Auskunft zu erteilen und durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die durch Ziffer I. 1. und Ziffer I. 2. bezeichneten Handlungen seit dem 21.11.2008 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und der Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und der Anschriften der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten und erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie
d) der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind,
wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
4. der Klägerin Auskunft zu erteilen und durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. und Ziffer I. 2. bezeichneten Handlungen seit dem 21.11.2008 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und den Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und den Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und die Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn berechtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der durch die vorstehend unter Ziffer I. 1. und Ziffer I. 2. bezeichneten, seit dem 21.11.2008 begangenen Handlungen entstanden ist, wobei es sich im Zeitraum vom 10.03.2014 bis 29.07.2015 um Herrn A und im Übrigen um der Klägerin entstandenen Schaden handelt.
III. Die Beklagte wird verurteilt, die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. 1. und Ziffer I. 2. fallenden Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben.
IV. Die Beklagte wird verurteilt, die oben unter Ziffer I. 1. und Ziffer I. 2. fallenden, seit dem 21.11.2008 in Verkehr gebrachten, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 1 XXX 225 erkannt hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des ggf. bereits gezahlten Kaufpreises sowie eine Übernahme der Kosten der Rücknahme zugesagt wird und die zurückgegebenen Erzeugnisse nach Rückgabe wieder an sich zu nehmen.
V. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
VI. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 15 % und die Beklagte 85 %.
VII. Das Urteil ist für die Klägerin vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 250.000,00. Daneben sind die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf (Ziffern I. 1., I. 2., III. und IV. des Tenors) gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 187.500,00. Ferner sind die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung (Ziffern I. 3. und I. 4. des Tenors) gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 50.000,00. Die Kostenentscheidung (Ziffer VI. des Tenors) ist gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.
Für die Beklagte ist das Urteil wegen der Kosten (Ziffer VI. des Tenors) vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.
Tatbestand
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 XXX 225 B1 (Anlage K2; nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatz- und Entschädigungspflicht in Anspruch.
Das Klagepatent beruht auf der internationalen Anmeldung PCT/EP2000/XXX und nimmt den Anmeldetag vom 05.05.2000 sowie eine Priorität vom 27.05.1999 in Anspruch. Die internationale Anmeldung wurde am 07.12.2000 als WO 2000/XXX veröffentlicht, die europäische Anmeldung am 20.02.2000. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 24.11.2004 bekanntgemacht.
Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte hat eine das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht erhoben, über die noch nicht entschieden ist.
Im Patentregister des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) waren ursprünglich die Herren B, C und D als Anmelder/Inhaber eingetragen. Am 30.07.2012 wurde die ursprüngliche Klägerin, die E GbR, als Inhaberin eingetragen. Am 10.03.2014 wurde Herr A als Inhaber des Klagepatents eingetragen, am 30.07.2015 erneut die E GbR. Schließlich wurde am 21.01.2019 die Klägerin als Inhaberin in das Patentregister eingetragen.
Das Klagepatent betrifft einen Auskleidungsschlauch. Die von der Klägerin nebeneinander geltend gemachten Patentansprüche 1 und 3 lauten:
„1. Auskleidungsschlauch zum Herstellen eines Auskleidungsrohrs für Kanalsanierungsarbeiten, der mindestens eine Schicht aus mindestens einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband (7) und einen auf dem mindestens einen Faserband (7) angeordneten Außenfolienschlauch (11) umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß eine zum Bilden des Außenfolienschlauchs (11) verwendete Kunststoffolie (8) auf der den harzgetränkten Faserbändern (7) zugewandten Seite eine Armierung in Form einer aufkaschierten Vliesschicht (13) aufweist.
3. Auskleidungsschlauch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der armierte Außenfolienschlauch (11) von einem weiteren Außenfolienschlauch aus mindestens einer Kunststoffolie umgeben ist.“
Nachfolgend werden in verkleinerter Darstellung Fig. 1 und 2 der Klagepatentschrift eingeblendet. Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines Herstellungsvorgangs zum Erzeugen eines Auskleidungsschlauchs. Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt eines Querschnitts eines folienbeschichteten Auskleidungsrohrs.
Die Beklagte stellt in der Bundesrepublik Deutschland her, liefert und bietet auf ihrer Website http://www.(…) (auszugsweise vorgelegt als Anlage K5) unter der Bezeichnung „F“ sogenannte SchlauchM an (angegriffene Ausführungsform).
Nachfolgend wird eine Abbildung der angegriffenen Ausführungsform eingeblendet, die einem von der Klägerin zur Akte gereichten Untersuchungsbericht (Anlage K6) entnommen ist:
Die Klägerin trägt vor, Partei des Rechtsstreits auf Klägerseite sei die G GmbH & Co. KG, weshalb das Aktivrubrum zu berichtigen sei. Die Inhaberschaft am Klagepatent sei im Wege des Gesellschafterwechsels von der E GbR auf die G GmbH & Co. KG übergegangen.
Letztere sei als Rechtsnachfolgerin der E GbR zudem für sämtliche Zeiträume aktivlegitimiert, in denen Ansprüche aus dem Klagepatent geltend gemacht würden. Insbesondere sei die E GbR ungeachtet der Eintragungen im Patentregister Anmelderin der dem Klagepatent zugrunde liegenden internationalen Anmeldung und seit Erteilung des Klagepatents dessen materielle Inhaberin.
Die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre der Klagepatentansprüche 1 und 3 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch.
Es sei eine Schicht aus einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband vorhanden. Bei den von der Beklagten als „Matten“ bezeichneten Glasfaserlagen handele es sich um überlappend gelegte Glasfaserbahnen, wie es sich aus der eigenen Beschreibung der Beklagten auf ihrer Website ergebe.
Der armierte Außenfolienschlauch der angegriffenen Ausführungsform sei auch im Sinne des Klagepatents von einem weiteren Außenfolienschlauch umgeben, nämlich der Lichtschutzfolie.
Die Beklagte könne sich nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen. Eine Aussetzung des Rechtsstreits sei nicht geboten, da sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweisen werde.
Die Klägerin beantragt,
wie erkannt, wobei sie
 mit dem Antrag zu I. 3. Auskunft für Handlungen seit dem 24.11.2004 verlangt;
 mit dem Antrag zu I. 4. Rechnungslegung für Handlungen seit dem 24.12.2004 verlangt;
 mit dem Antrag zu II. 1. beantragt,
„festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr für die unter Ziffer I. 1. und Ziffer I. 2. bezeichneten, in der Zeit vom 07.01.2001 bis zum 23.12.2004 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen“;
 mit dem Antrag zu II. 2. Schadensersatz für Handlungen seit dem 24.12.2004 und ohne den Zusatz
„wobei es sich im Zeitraum vom 10.03.2014 bis 29.07.2015 um Herrn A und im Übrigen um der Klägerin entstandenen Schaden handelt“
verlangt;
 mit dem Antrag zu IV. Rückruf bezogen auf seit dem 30.04.2006 in Verkehr gebrachte Erzeugnisse verlangt.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen;
hilfsweise,
den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen.
Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung.
Sie trägt vor, die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert. Insbesondere sei der Vortrag der Klägerin zur Übertragung der Gesellschaftsanteile auf die G GmbH & Co. KG nicht nachvollziehbar. Es werde bestritten, dass die G GmbH & Co. KG Inhaberin des Klagepatents geworden und als solche zu Recht in das Register eingetragen worden sei. Das Aktivrubrum sei vor diesem Hintergrund nicht zu berichtigen.
Sie erkläre sich zudem mit Nichtwissen zu verschiedenen Behauptungen der Klägerin im Zusammenhang mit den angeblichen Übertragungsvorgängen. Es würden Belege nicht vorgelegt oder der eigene Vortrag der Klägerin stehe ihren Behauptungen entgegen.
Die Wirksamkeit des als Anlage K18 vorgelegten Treuhandvertrages werde bestritten, da die Klägerin behaupte, parallel seien die gleichen Geschäftsanteile durch notarielle Urkunde X/X an Herrn A übertragen worden.
Die Aktivlegitimation auch der G GmbH & Co. KG fehle zudem für die Zeiträume, in denen die E GbR ausweislich des Patentregisters nicht Inhaberin des Klagepatents gewesen sei.
Dies gelte für den Zeitraum, in dem die Herren B, C und D in das Patentregister eingetragen gewesen seien. Schließlich habe die E GbR im Jahr 2000 nach dem Vortrag der Klägerin bereits bestanden und hätte als solche auftreten können. Ferner sei es, wie ein in der Sitzung vom 11.02.2020 vorgelegter Registerauszug belege, bereits im Jahr 1997 für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts möglich gewesen, als Inhaberin eines Patents eingetragen zu werden. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die natürlichen Personen B, C und D über einen Zeitraum von zwölf Jahren als Patentinhaber eingetragen geblieben seien, obwohl von Seiten der B-Gruppe – wie andere Registervorgänge belegten – auf eine richtige Registerlage Wert gelegt worden sei. Auch dies spreche dafür, dass die Eintragung des Klagepatents für die drei natürlichen Personen auch so gemeint gewesen sei.
Ferner bestreite sie mit Nichtwissen, dass eine Umschreibung des Klagepatents im Register auf Herrn A ohne Einfluss auf die materielle Rechtslage erfolgt und dass die anschließende erneute Eintragung der E GbR zu Recht erfolgt sei.
Die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch.
Es fehle an einer Schicht aus einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband. Das Klagepatent differenziere klar zwischen Bändern und Folien bzw. Schichten. Auch im allgemeinen Sprachgebrauch werde unter einem Band ein fortlaufendes Material mit einer reduzierten Breite verstanden und damit etwas anderes als eine Folie oder eine Schicht beliebiger Größe. Dementsprechend bezeichne die im Klagepatent gewürdigte DE XXX C2 (Anlage B4; nachfolgend: DE XXX) einheitlich Materialien als Bänder, die im Verhältnis zu den Maßen des Auskleidungsschlauchs als schmales Endlosmaterial ausgebildet seien und sich damit unabhängig von diesen Maßen gut und flexibel wickeln ließen.
Für die angegriffene Ausführungsform würden keine Faserbänder, sondern Fasermatten bzw. -bahnen eingesetzt. Diese seien dadurch schlauchförmig gestaltet, dass die Matten umgeschlagen würden und sich in einem Bereich längs über das schlauchförmige Gebilde überlappten. Es ergebe sich ein „nahtförmiger“ Überlagerungsbereich, der nach der Aushärtung zu einer Unregelmäßigkeit führe.
Der armierte Außenfolienschlauch der angegriffenen Ausführungsform sei auch nicht, wie der Klagepatentanspruch 3 fordere, von einem weiteren Außenfolienschlauch aus mindestens einer Kunststofffolie umgeben. Die Klägerin betrachte in unzulässiger Weise die unterschiedlichen Lagen der Verbund-Kunststofffolie des Außenfolienschlauchs der angegriffenen Ausführungsform getrennt voneinander und behaupte, die äußerste, den Sonnenschutz bildende Schicht des Verbundmaterials sei der weitere Folienschlauch. Diese Sichtweise sei jedoch unzutreffend. Das Klagepatent unterscheide vielmehr klar zwischen einem Verbundmaterial und einem weiteren Außenfolienschlauch. Es wolle durch den weiteren Außenfolienschlauch Verbundmaterialien für den armierten Außenfolienschlauch gerade vermeiden. Zudem sei ein Schlauch ein flexibler länglicher Hohlkörper. Eine durch Klebstoff auf eine andere Kunststofffolie aufkaschierte Folie bilde dagegen selbst keinen Hohlkörper.
Die Benutzung der Lehre des Klagepatents – eine solche unterstellt – sei nicht rechtswidrig, da ihr an der angegriffenen Ausführungsform ein Vorbenutzungsrecht zustehe.
Jedenfalls sei der Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO auszusetzen, da sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen werde.
Für die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 11.02.2020 Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet.
A.
Die Klage ist zulässig. Insbesondere fehlt es ihr nicht an einem Rechtsschutzbedürfnis, soweit die Klägerin Unterlassung auch aus dem Klagepatentanspruch 3, einem Unteranspruch des Anspruchs 1, verlangt. Ein rechtlich schützenswertes Interesse der Klägerin liegt jedenfalls darin, dass sie im Fall einer späteren Vernichtung des Anspruchs 1 bei Aufrechterhaltung des Anspruchs 3 bereits über einen titulierten Anspruch verfügt.
Der Zulässigkeit steht auch nicht die Gefahr der Doppelsanktionierung im Ordnungsmittelverfahren entgegen. In dessen Rahmen wäre zu berücksichtigen, dass ein Verstoß gegebenenfalls zwei inhaltlich kongruente Unterlassungstitel desselben Gläubigers verletzt (zu den verschiedenen Konstellationen des Mehrfachverstoßes vgl. Voß, in: BeckOK Patentrecht, 15. Edition Stand: 15.01.2020, Vor §§ 139–142b Rn. 412; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt H Rn. 134).
B.
Partei des Rechtsstreits auf Klägerseite ist nicht mehr die in der Klageschrift bezeichnete E GbR, sondern die G GmbH & Co. KG als deren Gesamtrechtsnachfolgerin. Insoweit war das Aktivrubrum zu berichtigen.
I.
Im Fall der Rechtsnachfolge während eines anhängigen Verfahrens ist zu unterscheiden: Wird der streitbefangene Gegenstand veräußert (Einzelrechtsnachfolge), ändert sich zwar die materielle Rechtszuständigkeit. Gemäß § 265 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 ZPO bleibt aber das Prozessrechtsverhältnis unberührt. Der Rechtsnachfolger kann nur mit Zustimmung des Gegners den Prozess fortführen, § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO.
Tritt dagegen Gesamtrechtsnachfolge unter Wegfall des bisherigen Rechtsträgers ein, hat das auch Einfluss auf das Prozessrechtsverhältnis. Der Gesamtrechtsnachfolger tritt kraft Gesetzes und ohne Zustimmungserfordernis des Gegners an die Stelle der bisherigen Partei (BGH, GRUR 2016, 1280, 1281 – Everytime we touch, für den Fall der Verschmelzung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.05.2010 – 24 U 46/10; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt D Rn. 116).
II.
Vorliegend ist nach der mit Zustellung der Klage am 17.12.2018 begründeten Rechtshängigkeit Gesamtrechtsnachfolge eingetreten. Nach den dargestellten Grundsätzen tritt somit die G GmbH & Co. KG kraft Gesetzes als Klägerin an die Stelle der ursprünglichen Klägerin, der E GbR.
Die Gesellschafter der E GbR, Frau B und die B (…) GmbH & Co. KG (dazu unter 1.), haben ihre Anteile mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018 auf die G GmbH & Co. KG übertragen (dazu unter 2.). Diese Übertragung hat eine Gesamtrechtsnachfolge bei Erlöschen der E GbR zur Folge (dazu unter 3.).
1.
Gesellschafter der E GbR waren zum Zeitpunkt der Übertragung Frau B (dazu unter a)) und die B (…) GmbH & Co. KG (dazu unter b)).
a)
Frau B war zum Zeitpunkt der Übertragung Gesellschafterin der E GbR.
aa)
Ursprünglicher Inhaber des Gesellschaftsanteils war Herr B, der den Gesellschaftsanteil mit notariell beurkundeter Vereinbarung vom 15.0X.2013, UR-Nr. XX/XXX L der Notarin Dr. H, an seinen Sohn A übertrug. Am gleichen Tag wurde vor derselben Notarin ein notariell beurkundeter Treuhandvertrag geschlossen, UR-Nr. X/XXX L (Anlage K18), wonach Herr A den Gesellschaftsanteil gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags treuhänderisch für Herrn B als Treugeber hielt.
In § 6 Abs. 5 des Treuhandvertrags vom 15.01.2013 (Anlage K18) ist geregelt, dass Herr A als Treuhänder die Beteiligung an der E GbR aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt der Beendigung des Treuhandverhältnisses an den Treugeber abtritt.
Nach dem Tod des Herrn B trat Frau B als seine Alleinerbin (Erbschein vorgelegt als Anlage K19) gemäß § 1922 BGB in die Rechte und Pflichten als Treugeberin aus dem Treuhandvertrag ein.
Soweit die Beklagte die Wirksamkeit des Treuhandvertrags vom 15.0Y.2013 (Anlage K18) mit dem Argument in Frage stellt, parallel seien die Gesellschaftsanteile durch die notarielle Urkunde mit der UR-Nr. XX/XX auf Herrn A übertragen wurden, greift dies nicht durch. Im Treuhandvertrag vom 15.01.2013, UR-Nr. XX/XXX, ist die Übertragung der Anteile nicht selbst geregelt. Es wird indes darauf Bezug genommen, dass beabsichtigt ist, die Anteile zu nachfolgender Urkunde der Notarin treuhänderisch zu übertragen (Präambel (B); § 1 Abs. 1 der Anlage K18). Dies ist sodann mit der weiteren Vereinbarung vom 15.0X.2013, UR-Nr. XX/XXX L, erfolgt.
bb)
Das nunmehr zwischen Frau B als Treugeberin und Herrn A als Treuhänder bestehende Treuhandverhältnis wurde gemäß Ziffer 3 der Vereinbarung vom 20.12.2018 (Anlage K7, Seite 1) beendet.
cc)
Mit der Beendigung des Treuhandverhältnisses ist die aufschiebende Bedingung für die Abtretung des Gesellschaftsanteils gemäß § 6 Abs. 5 des Treuhandvertrags vom 15.01.2013 (Anlage K18) eingetreten und Frau B somit Inhaberin des Gesellschaftsanteils geworden, § 158 Abs. 1 BGB.
b)
Neben Frau B war zum Zeitpunkt der Übertragung die B (…) GmbH & Co. KG Gesellschafterin der E GbR.
aa)
Ursprünglich standen die Gesellschaftsanteile Herrn C und Herrn D, die beide Gründungsgesellschafter der E GbR waren, zu.
bb)
Herr C übertrug seinen Anteil mit notarieller Vereinbarung vom 16.12.2013, UR-Nr. XXX des Notars Dr. J, an seine Tochter, Frau Dr. K.
cc)
Frau Dr. K und Herr D übertrugen ihre Anteile mit notarieller Vereinbarung vom 24.03.2015, Protokoll-Nr. XX/XX des Notars L, (…) (Anlage K20), an die B (…) GmbH & Co. KG.
Soweit die Beklagte bestreitet, dass das Klagepatent Gegenstand der in Anlage K20 geregelten Übertragungsvorgänge war, greift dies nicht durch. Übertragen wurden ausweislich der Anlage K20 die Gesellschaftsanteile an der GbR, nicht dagegen einzelne Vermögenswerte.
dd)
Soweit sich die Beklagte mit Nichtwissen zu den dargestellten Übertragungsvorgängen erklärt (§ 138 Abs. 4 ZPO), ist dies vor dem Hintergrund der am 21.01.2019 erfolgten Eintragung der Klägerin in das Patentregister unbeachtlich.
Der Eintragung im Patentregister kommt nach der Entscheidung „Fräsverfahren“ des BGH im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu, da eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die Eintragung des Rechtsübergangs im Patentregister die materielle Rechtslage zuverlässig wiedergibt. Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrags oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Patentregister ersichtlichen Rechtsstand beruft. Eine Partei, die geltend macht, die materielle Rechtslage weiche vom Registerstand ab, muss vielmehr konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt. Welche Anforderungen hierbei zu stellen sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. So wird der Vortrag, ein im Patentregister eingetragener Rechtsübergang habe einige Wochen oder Monate vor dessen Eintragung stattgefunden, in der Regel keiner näheren Substantiierung oder Beweisführung bedürfen. Der Vortrag, der eingetragene Inhaber habe das Patent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben, erfordert demgegenüber in der Regel nähere Darlegungen dazu, woraus sich die Unwirksamkeit des eingetragenen Rechtsübergangs ergeben soll (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Je nach Einzelfall kann es auch zu einer Umkehr der Beweislast zu Gunsten dessen kommen, der sich auf den aus dem Patentregister ersichtlichen Rechtsstand beruft (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.02.2014 – I-15 U 1/14, Rn. 104 bei juris).
Die Umschreibung auf die Klägerin ist am 21.01.2019 erfolgt und somit hinreichend zeitnah zu der behaupteten Übertragung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018. In Anwendung der dargestellten Grundsätze hätte es daher keines näheren Vortrags zu der Übertragung des Gesellschaftsanteils auf die Klägerin bedurft. Dass die Klägerin solchen Vortrag gleichwohl geleistet hat, macht keine Beweiserhebung erforderlich, weil die substantiierenden Behauptungen den Vortrag nicht unschlüssig machen (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt D Rn. 126). Ebenso wie sich die Beklagte im Geltungsbereich der Vermutung nicht zu dem gesamten Übertragungsvorgang mit Nichtwissen erklären kann (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt D Rn. 124), gilt dies auch für einzelne Tatsachen.
2.
Mit Abtretungsvertrag vom 21.12.2018 (Anlage K7, ab Seite 2) haben sowohl Frau B als auch die B (…) GmbH & Co. KG ihre Beteiligung an der E GbR mit Wirkung zum 31.12.2018, 24 Uhr, an die Klägerin abgetreten. Diese hat die Abtretung angenommen.
Soweit die Beklagte ausführt, es bestünden Zweifel an der Wirksamkeit der Abtretungsvereinbarung, greift dies nicht durch. Die Beklagte beanstandet ein Missverhältnis bei der vereinbarten Gegenleistung und bestreitet vor diesem Hintergrund die Wirksamkeit der Vereinbarung und insbesondere, dass keine Nebenabreden getroffen wurden. Es ist allerdings bereits ein solches Missverhältnis nicht erkennbar.
Die B (…) GmbH & Co. KG und Herr A sind die einzigen kapitalmäßig beteiligten Gesellschafter der G GmbH & Co. KG (vgl. Ziffer 4 des Abtretungsvertrags, Anlage K7). Die einzige andere Gesellschafterin, die G (…)-GmbH hält keinen Kapitalanteil an der Gesellschaft (vgl. Präambel der Anlage K7). Die in den übertragenen Gesellschaftsanteilen verkörperten Vermögenswerte kommen der B (…) GmbH & Co. KG und Herrn A deshalb unmittelbar zugute.
Dass Herr A und nicht Frau B mit der Erhöhung des Kapitalanteils G GmbH & Co. KG bedacht wurde, liegt in dem zwischen ihnen bestehenden Verhältnis begründet (vgl. Präambel, letzter Absatz der Anlage K7). Eine daraus folgende Sittenwidrigkeit ist nicht erkennbar.
3.
Mit der Abtretung sind alle Anteile an der E GbR auf die Klägerin übertragen worden. Werden alle Gesellschaftsanteile auf einen Dritten übertragen, endet die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Durch die Vereinigung aller Anteile bei dem Erwerber wächst das gesamte Gesellschaftsvermögen unmittelbar bei ihm an. Es handelt sich um einen Fall der Gesamtrechtsnachfolge (BGH, Urteil vom 10.05.1978 – VIII ZR 32/77; KG, Beschluss vom 30.11.2018 – 22 W 69/18, Rn. 10, jeweils für die Kommanditgesellschaft; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.09.1998 – 3 Wx 209/98; Sprau, in: Palandt, BGB, 79. Auflage 2020, § 736 Rn. 7; Sauter, in: Beck‘sches Handbuch der Personengesellschaften, 5. Auflage 2020, § 10 Rn. 60).
III.
In der Folge der durch die Gesamtrechtsnachfolge eingetretenen Unrichtigkeit des Aktivrubrums war dieses zu berichtigen (vgl. BGH, NJW 2002, 1430, 1431).
Eines Schriftsatzes zur Aufnahme des Rechtsstreits durch die Klägerin bedurfte es nicht. Weil die E GbR anwaltlich vertreten war, trat gemäß § 246 Abs. 1 ZPO trotz ihres Erlöschens keine Unterbrechung des Verfahrens nach § 239 ZPO ein (vgl. BGH, GRUR 2016, 1280, 1281 – Everytime we touch, für den Fall der Verschmelzung; NJW 2002, 1430, 1431; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt D Rn. 116).
C.
Die Klage ist überwiegend begründet.
Die Klägerin ist für die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert (dazu unter I.). Die angegriffene Ausführungsform macht von den Ansprüchen 1 und 3 des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch (dazu unter II.). Ein privates Vorbenutzungsrecht steht der Beklagten nicht zu (dazu unter III.). Die Klägerin hat aufgrund der patentverletzenden Handlungen der Beklagten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung sowie Schadensersatz und Entschädigung dem Grunde nach aus Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259, 398, 823, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog, Art. II § 1 IntPatÜG (dazu unter IV.). Der Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche steht aber, soweit es Benutzungshandlungen vor dem 21.11.2008 betrifft, die Einrede der Verjährung entgegen (dazu unter V.). Eine Aussetzung des Rechtsstreits ist nicht veranlasst (dazu unter VI.).
I.
Die Klägerin ist für die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert.
1.
Soweit es den Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch betrifft, ist die Klägerin als eingetragene Inhaberin des Klagepatents aktivlegitimiert. Gleiches gilt für die weiteren Ansprüche seit der Eintragung der Klägerin in das Patentregister am 21.01.2019.
2.
Für die Zeiträume, in denen die E GbR als Inhaberin des Klagepatents in das Patentregister eintragen war (30.07.2012 bis 09.03.2014 und 30.07.2015 bis 20.01.2019), ist die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der eingetragenen Inhaberin aktivlegitimiert.
3.
Im Zeitraum bis 29.07.2012 war die E GbR zwar nicht als Inhaberin des Klagepatents in das Patentregister eingetragen. Sie war jedoch dessen materielle Inhaberin, so dass die Klägerin als ihre Rechtsnachfolgerin auch für diesen Zeitraum aktivlegitimiert ist.
Die E GbR ist mit der Erteilung des Klagepatents dessen materielle Inhaberin geworden. Dies ergibt sich aus ihrer Stellung als Anmelderin der dem Klagepatent zugrunde liegenden internationalen Anmeldung vom 05.05.2000. Der Anmelder wird mit der Erteilung eines Patents dessen Inhaber (Melullis, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 7 Rn. 2). Für den Zeitraum bis zur Erteilung des Klagepatents stehen der E GbR die Rechte als Anmelderin zu.
Die im Patentregister eingetragene Bezeichnung als Anmelder ist der Auslegung zugänglich (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.01.2011 – I-2 U 18/09 – Faktor VIII-Konzentrat, Rn. 89 bei juris; Schäfers, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 34 Rn. 1; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt D Rn. 102). Dabei können beispielsweise ergänzende Angaben herangezogen werden, die sich aus der Erteilungsakte ergeben und die als solche nicht in den Registereintrag übernommen worden sind (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.01.2011 – I-2 U 18/09 – Faktor VIII-Konzentrat, Rn. 89 bei juris). Vorliegend ergibt die Auslegung, dass die E GbR und nicht die im Patentregister als Anmelder und damit Inhaber des Klagepatents eingetragenen Herren B, C und D Anmelderin der internationalen Anmeldung ist. Die Herren B, C und D haben nicht als natürliche Personen, sondern in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der E GbR und für diese gehandelt.
Das Handeln für die GbR wird durch die von der Klägerin aufgezeigten Umstände belegt. So sind die Vollmachten vom 15.05.2000 (Anlagenkonvolut K13), mit denen die Herren B, C und D jeweils Patent- und Rechtsanwälte beauftragten, sie als Anmelder oder Inhaber zu vertreten, mit dem Stempel der GbR versehen. Die Vollmachten beziehen sich nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin auf die internationale Anmeldung und enthalten zudem einen Hinweis auf ihren Titel. Darüber hinaus hat die GbR die Anmelde- und Aufrechterhaltungskosten aller Schutzrechte getragen (Rechnungen der Rechts- und Patentanwälte vorgelegt als Anlagenkonvolut K15). Schließlich hat die Klägerin nicht nur unwidersprochen vorgetragen, dass der Alleinerfinder des Klagepatents, Herr B, seine Rechte an der Erfindung nicht auf die natürlichen Personen C und D, sondern auf die GbR übertragen wollte. Dieser Wille des Erfinders wird auch durch die Umstände belegt und war damit aus Sicht eines objektiven Empfängers erkennbar. Ein Grund, warum Herr B als Alleinerfinder zwei natürlichen Personen die Anmelder- und damit Inhaberstellung einräumen wollte, ist nicht ersichtlich. Die Einräumung der Rechte an die GbR, deren Gesellschaftszweck das Halten und Verwerten von Patenten sowie die Lizenzvergabe war (§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags vom 12.01.1996, Anlage K12) und an der Herr B überdies mit 70 % beteiligt ist (§ 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags), erscheint demgegenüber nachvollziehbar.
Dass die E GbR gegenüber dem DPMA nicht als Anmelderin benannt wurde, beruhte darauf, dass die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und die darauf aufbauende Fähigkeit, als Anmelder Beteiligter eines patentamtlichen Verfahrens zu sein (vgl. dazu Schäfers, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 34 Rn. 1), zum Zeitpunkt der internationalen Anmeldung im Mai 2000 noch nicht allgemein anerkannt war. Die Rechtsfähigkeit der (Außen-) GbR, soweit sie durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten besitzt, wurde erst mit dem Urteil des BGH vom 29.01.2001 (NJW 2001, 1056) anerkannt und der zuvor bestehende Streit für die Praxis aufgelöst. Zwar hat die Beklagtenvertreterin in der mündlichen Verhandlung vom 11.02.2020 einen Registerauszug zum Aktenzeichen 594 04 285.2 vorgelegt, ausweislich dessen bereits im Jahr 1997 die Eintragung der GbR als Inhaberin in das Patentregister erfolgt ist. Dies ändert aber nichts daran, dass die Rechtslage im Jahr 2000 umstritten war und es somit nachvollziehbare Gründe dafür gab, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht als Anmelderin zu benennen.
Die zu diesem Zeitpunkt ungeklärte Rechtslage steht der Sichtweise, wonach die E GbR im Mai 2000 Anmelderin war, nicht entgegen. Die (Teil-) Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts wurde nicht neu begründet, sondern lediglich der Streit um eine bestehende Rechtslage für die Praxis beigelegt.
Gegen die vorgenommene Auslegung spricht nicht, dass die Umschreibung auf die GbR nicht zeitnah nach der Anerkennung der (Teil-) Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern erst im Jahr 2012 erfolgt ist. Nachträgliches Verhalten kann zwar im Rahmen der Auslegung berücksichtigt werden, soweit es Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen und das tatsächliche Verständnis zum Zeitpunkt des Rechtsgeschäfts zulässt (vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 06.07.2005 – VIII ZR 136/04 m. w. N.; OLG Celle, Urteil vom 01.11.2012 – 5 U 201/11; Ellenberger, in: Palandt, BGB, 79. Auflage 2020, § 133 Rn. 17). Aus der später unterbliebenen Umschreibung lassen sich derartige Rückschlüsse jedoch nicht ziehen. Es kann, wie auch der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung vom 11.02.2020 ausgeführt hat, für die unterbliebene Umschreibung eine Vielzahl von Gründen geben.
Zwar hat die Beklagtenvertreterin unter Vorlage von Registerauszügen in der mündlichen Verhandlung vom 11.02.2020 betont, dass von Seiten der B-Gruppe Wert auf eine richtige Registerlage gelegt wurde. So hat sie einen Registerauszug zum Aktenzeichen 10 2004 XX XXXX.5 vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass zunächst die Herren B, C und D als Anmelder/Inhaber benannt wurden, im Jahr 2005 aber die Umschreibung auf die E GbR erfolgte. Zudem hat sie auf einen ebenfalls vorgelegten Registerauszug zum Aktenzeichen 10 2004 XXX XXX.4 hingewiesen, wonach im Jahr 2004 das Patent für die GbR angemeldet wurde. Es lässt sich aber auch unter Berücksichtigung dieses Vortrags nicht feststellen, aus welchen Gründen im einen Fall eine Umschreibung erfolgt ist, im anderen Fall aber nicht. Gerade angesichts der Vielzahl der in Rede stehenden Schutzrechte können hier verschiedene Erwägungen eine Rolle gespielt haben oder die Umschreibung kann schlicht unbeabsichtigt unterblieben sein.
4.
Im Zeitraum vom 10.03.2014 bis 29.07.2015 ist die Klägerin aus abgetretenem Recht des Herrn A aktivlegitimiert.
a)
Dass die E GbR in diesem Zeitraum, in dem Herr A als Inhaber des Klagepatents in das Register eingetragen war, dessen materielle Inhaberin war, lässt sich nicht feststellen. Zwar hat die Klägerin vorgetragen, Herr A sei aufgrund von gerichtlichen und amtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gesellschaftern um das Klagepatent zur Sicherung der Rechte als Patentinhaber in diesem Zeitraum eingetragen worden, die materielle Berechtigung sei jedoch stets bei der E GbR verblieben. Die Beklagte hat sich indes mit Nichtwissen dazu erklärt, dass eine Umschreibung des Klagepatents im Register auf Herrn A ohne Einfluss auf die materielle Rechtslage erfolgt sei. Die Erklärung mit Nichtwissen ist nach § 138 Abs. 4 ZPO zulässig und ihr steht insbesondere nicht die Vermutungswirkung des Patentregisters entgegen. Das Register weist gerade Herrn A und nicht die E GbR als Inhaber aus.
b)
Der eingetragene Inhaber, Herr A, hat seine Ansprüche jedoch mit einer Abtretungsvereinbarung vom 03.02.2020 (Anlage zum Protokoll der Sitzung vom 11.02.2020, Bl. 121 GA) an die Klägerin abgetreten. Diese hat die Abtretung angenommen.
Die Abtretungserklärung konnte der Entscheidung zugrunde gelegt werden, ohne zunächst Beweis über die zwischen den Parteien streitige Frage der materiellen Berechtigung der GbR zu erheben. Die Klägerin hat zwar ihren Vortrag, die GbR sei auch in diesem Zeitraum materielle Inhaberin gewesen, nicht aufgegeben. Sie hat jedoch mit Vorlage der Abtretungserklärung hilfsweise ihre Ansprüche damit begründet, dass Herr B Inhaber des Klagepatents gewesen und die Ansprüche an sie abgetreten hat. Solche sich in tatsächlicher Hinsicht widersprechenden Begründungen für einen Klageantrag sind nicht ausgeschlossen, wenn das Verhältnis der Begründungen zueinander klargestellt ist, sie also nicht als ein einheitliches Vorbringen geltend gemacht werden (BGH, Urteil vom 18.01.2018 – I ZR 150/15, BeckRS 2018, 1197 Rn. 39). Das ist vorliegend der Fall. Nachdem der vorrangig geltend gemachte Vortrag der Klägerin, die GbR sei Inhaberin des Klagepatents gewesen, sich nicht ohne eine Beweisaufnahme feststellen ließ, konnte daher auf die alternative rechtliche Begründung zurückgegriffen werden.
II.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre der Klagepatentansprüche 1 und 3 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch.
1.
Das Klagepatent (nachfolgend genannte Absätze ohne Quellenangabe sind solche der Klagepatentschrift, Anlage K2) betrifft einen Auskleidungsschlauch zum Herstellen eines Auskleidungsrohrs für Kanalisierungsarbeiten.
Nach den einleitenden Bemerkungen des Klagepatents ist ein solcher Auskleidungsschlauch (M) sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung aus der DE XXX (Anlage B4) bekannt. Dort wird auf einen Wickeldorn ein Innenfolienschlauch aus einem Folienbandmaterial aufgewickelt, auf den wiederum harzgetränkte Faserbänder gewickelt werden. Die Anzahl der Faserbänder bestimmt dann die Stärke und Dicke des späteren Auskleidungsrohrs und kann den Anwendungsfällen in geeigneter Weise angepasst werden (Absatz [0002]).
Es besteht, so das Klagepatent weiter, auch die Möglichkeit, einen vorextrudierten Innenschlauch zu verwenden, auf den dann die Faserbänder aufwickelbar sind. Des Weiteren wird auf die Außenseite der Faserbänder ein Außenfolienschlauch aufgebracht, der zum einen das bessere Handhaben des Auskleidungsschlauchs gewähren und zum anderen das noch nicht ausgehärtete Harz beim Einziehen in ein sanierungsbedürftiges Kanalrohr vor Verseifung schützen soll. Hierzu ist es erforderlich, dass der Auskleidungsschlauch eine ausreichende Anbindung an das harzgetränkte Fasermaterial aufweist, da dieser beim Einziehen in den Kanal zahlreichen Belastungen, z.B. durch vorstehende Kanten, Wurzelstücke etc. ausgesetzt ist (Absatz [0003]).
Ein in einen maroden Kanal eingezogener Auskleidungsschlauch wird mittels eines Druckmediums zur Anlage an die Kanalwandung gebracht und anschließend erfolgt eine Aushärtung des harzgetränkten Fasermaterials. Je nach Art des verwendeten Harzes erfolgt die Aushärtung mittels unterschiedlicher Medien. Bevorzugt wird zur Zeit eine UV-Aushärtung angewendet (Absatz [0004]).
Ein weiteres Problem besteht darin, dass aufgrund von Bruchstellen in der Kanalwandung oder im Bereich von z. B. Hausanschlüssen die Kanalwandung keine ausreichende Abstützung beim Aufrichten des Auskleidungsschlauches mittels Druckmedium bietet. Deshalb muss die Wandung des Auskleidungsschlauches ausreichend stabil sein, damit es nicht zu übermäßigen Ausbeulungen und zu Beschädigungen an dieser Stelle kommt. Bislang wurden deshalb die Faserbänder immer in ausreichender Dicke gewickelt, um eine ausreichende Stabilität zu erhalten (Absatz [0005]).
Davon ausgehend bezeichnet es das Klagepatent als seine Aufgabe, einen Auskleidungsschlauch der eingangs genannten Art mit verbesserten Festigkeitseigenschaften bereitzustellen (Absatz [0006]).
2.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent einen Auskleidungsschlauch nach dem vorliegend geltend gemachten Anspruch 1 vor, der sich wie folgt gliedern lässt:
1. Auskleidungsschlauch zum Herstellen eines Auskleidungsrohrs für Kanalsanierungsarbeiten.
1.1 Der Auskleidungsschlauch umfasst mindestens eine Schicht aus mindestens einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband (7).
1.2 Der Auskleidungsschlauch umfasst einen auf dem mindestens einen Faserband (7) angeordneten Außenfolienschlauch (11).
1.3 Eine Kunststofffolie (8) wird zum Bilden des Außenfolienschlauchs (11) verwendet.
1.4 Die Kunststoffolie (8) weist auf der den harzgetränkten Faserbändern (7) zugewandten Seite eine Armierung in Form einer aufkaschierten Vliesschicht (13) auf.
Der daneben geltend gemachte Anspruch 3 weist folgendes zusätzliche Merkmal auf:
3. Der armierte Außenfolienschlauch (11) ist von einem weiteren Außenfolienschlauch aus mindestens einer Kunststofffolie umgeben.
3.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht das Merkmal 1.1 des Klagepatentanspruchs 1 und Merkmal 3 als zusätzliches Merkmal des Klagepatentanspruchs 3. Die Verwirklichung der übrigen Merkmale ist zwischen den Parteien zu Recht unstreitig, so dass es dazu keiner Ausführungen bedarf.
a)
Merkmal 1.1 des Klagepatentanspruchs 1 ist verwirklicht.
aa)
Nach Merkmal 1.1 umfasst der Auskleidungsschlauch mindestens eine Schicht aus mindestens einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband.
Mit dem harzgetränkten „Faserband“ gibt der Patentanspruch das Material vor, aus dem die beanspruchte Schicht besteht. Es muss sich um ein Fasermaterial handeln, beispielsweise Glasfasergewebe (vgl. Absätze [0024], [0027], [0031]).
Funktion des harzgetränkten Faserbandes ist es, im nicht ausgehärteten Zustand in ein sanierungsbedürftiges Kanalrohr eingebracht zu werden (vgl. Absatz [0003]), sodann auszuhärten (Absatz [0004]) und im ausgehärteten Zustand das Auskleidungsrohr bereitzustellen (vgl. Absätze [0019], [0029]). Durch die Verwendung eines Faserbandes wird erreicht, dass auch im ausgehärteten Rohr Fasern eingelagert sind (vgl. Absatz [0019]). Die ausgehärteten Faserbänder stellen die Hauptfestigkeit des Auskleidungsrohrs her (Absatz [0021]) und die mechanischen Kennwerte bereit (Absatz [0029]).
Eine über die schlauchförmige Anordnung hinausgehende Vorgabe an die Form des Faserbandes lässt sich dem Merkmal nicht entnehmen. Maßgeblich ist nach dem Anspruch die im anspruchsgemäßen Erzeugnis – dem Auskleidungsschlauch – vorhandene harzgetränkte Schicht. Ob sich innerhalb der harzgetränkten Schicht überhaupt eine bestimmte Form des Faserbandes feststellen lässt und um welche Form es sich dabei gegebenenfalls handelt, ist demgegenüber unerheblich. Für die Erfüllung der dargestellten Funktion, nach Aushärtung des Harzes im Auskleidungsrohr Fasern zur Verfügung zu stellen und so Festigkeit zu erzeugen, ist eine bestimmte Formgebung ebenfalls nicht erforderlich.
In welcher Form das Fasermaterial im Ausgangszustand zur Verfügung gestanden hat, ist nicht Teil des Anspruchs. Beansprucht ist lediglich das Erzeugnis, nicht aber die Art und Weise der Herstellung der Schicht. Soweit das Klagepatent im Zusammenhang mit den Faserbändern von einer Wickelbarkeit spricht (vgl. Absätze [0002], [0003], [0024]) und in einem Ausführungsbeispiel die Abwicklung des Bandmaterials auf den Wickeldorn darstellt (Fig. 1, Absatz [0024]), hat dies keinen Niederschlag im Anspruch gefunden.
Die Vorgabe einer bestimmten Formgebung lässt sich auch nicht aus dem Begriffsbestandteil „Band“ ableiten. Das Klagepatent verwendet im Anspruch den Begriff des mindestens einen „Faserbands“ (Merkmale 1.1, 1.2) ohne inhaltliche Unterscheidung neben dem Plural „Faserbänder“ (Merkmal 1.4). In der Beschreibung werden zudem die Begriffe „Fasermaterial“ (Absatz [0004]), „Faserbandmaterial“ (Absatz [0008]) oder „Faserschlauch“ (Absatz [0012]) verwendet, ohne dass sich eine inhaltliche Differenzierung feststellen ließe. Auch eine begriffliche Differenzierung zwischen einer „Folie“ und einem „Band“, die an eine bestimmte Formgebung anknüpft, lässt sich dem Klagepatent nicht entnehmen. So kann auch der Außenfolienschlauch nicht nur durch Aneinanderfügen hergestellt werden, sondern ebenso wickelbar sein (vgl. Absätze [0010], [0012], [0032]).
Zwar verwendet das Klagepatent in einem Ausführungsbeispiel den Begriff „bandförmiges Material“ (Absatz [0024]), womit es den Begriff „Band“ mit einer bestimmten Formgebung zu verbinden scheint. Allerdings wird an dieser Stelle das Herstellungsverfahren beschrieben und konkret die Abwicklung auf den Wickeldorn. Dass allgemein mit dem Begriff „Band“ eine Formgebung verknüpft wird, lässt sich dem deshalb nicht entnehmen.
Soweit die Beklagte argumentiert, im allgemeinen Sprachgebrauch werde unter einem Band ein fortlaufendes Material mit einer reduzierten Breite verstanden und damit etwas anderes als eine Folie oder Schicht beliebiger Größe, greift dies nicht durch. Die Patentschrift stellt im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar, so dass letztlich der einer Patentschrift zu entnehmende Begriffsinhalt maßgebend ist (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Das Klagepatent hat deutlich gemacht, dass es mit dem Begriff Faserband lediglich ein bestimmtes Material vorgibt, während dessen Form sowohl innerhalb der anspruchsgemäßen Schicht als auch im Ausgangszustand unerheblich ist.
Etwas anderes folgt schließlich nicht daraus, dass das Klagepatent in Absatz [0002] im Hinblick auf die DE XXX (Anlage B4) für das Ausgangsmaterial des Innenfolienschlauchs den Begriff „Folienbandmaterial“ verwendet und die B4 in ihrer Fig. 1 einen auf einer Rolle bereitgestellten schmalen Streifen zeigt. Ein bestimmtes Verständnis des Klagepatents von dem Begriff „Band“ lässt sich daraus nicht ableiten. Dies gilt umso mehr als das Klagepatent auch im Hinblick auf die eigene Lehre von „Folienbändern“ spricht und hierunter in einer bevorzugten Ausführungsform versteht, dass mindestens zwei Teilfolien den Außenfolienschlauch bereitstellen (vgl. Absatz [0017]). Von einem schmalen Endlosmaterial kann bei der Verwendung von nur zwei Teilfolien für den gesamten Folienschlauch ebenfalls nicht die Rede sein.
bb)
Diese Auslegung zugrunde gelegt, weist die angegriffene Ausführungsform mindestens eine Schicht – nämlich zwei Schichten – aus mindestens einem schlauchförmig angeordneten, harzgetränkten Faserband auf. Sie verfügt ausweislich der Darstellung auf der Website (vgl. die Abbildungen 5 und 6 auf Seite 13 der Klage, Bl. 13 GA), die unstreitig den Aufbau zutreffend wiedergibt, über zwei glasfaserverstärkte Schichten, bestehend aus Glasfasermatten und Glasfasergewebe, die mit Polyesterharz oder Vinylesterharz imprägniert wurden. Dass das Glasfasermaterial nicht die Form eines schmalen Endlosmaterials aufweist oder im Ausgangszustand aufgewiesen hat, ist nach obigen Ausführungen unerheblich.
b)
Auch Merkmal 3, das zusätzliche Merkmal des Unteranspruchs 3, ist verwirklicht.
aa)
Nach Merkmal 3 ist der armierte Außenfolienschlauch von einem weiteren Außenfolienschlauch aus mindestens einer Kunststofffolie umgeben.
(1)
Hinsichtlich des weiteren Außenfolienschlauchs gibt das Klagepatent vor, dass dieser aus mindestens einer Kunststofffolie besteht. Es kann sich also entweder um eine einzelne Folie oder um eine Ausbildung aus mehreren Folien – einen Folienverbund – handeln (vgl. auch Absätze [0010], [0032]).
Der weitere Außenfolienschlauch umgibt nach Merkmal 3 den Außenfolienschlauch (Merkmal 1.2). Dies ist der Fall, wenn der weitere Außenfolienschlauch um den Außenfolienschlauch herum angeordnet ist. Eine Verbindung beider Schläuche durch beispielsweise Verkleben fordert der Patentanspruch nicht, schließt diese aber auch nicht aus.
Eine solche Verbindung ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Außenfolienschlauch dann kein Schlauch – ein länglicher Hohlkörper – wäre. Der Patentanspruch fordert zu der Ausgestaltung des Außenfolienschlauchs lediglich die Ausbildung aus einer Kunststofffolie. Die Bezeichnung als „Schlauch“ beschreibt den Umstand, dass er eine Lage eines mehrschichtigen Auskleidungsschlauchs bildet. Dass der weitere Außenfolienschlauch selbst einen Hohlkörper bilden müsste und deshalb nicht mit dem Außenfolienschlauch verbunden sein dürfte, lässt sich dem Begriff nicht entnehmen.
Funktion des weiteren Außenfolienschlauchs ist es, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Absätze [0010], [0032]). Er kann beispielsweise eine Diffusionsbarriere bilden, lichtundurchlässig, reflektierend oder harzundurchlässig sein (Absätze [0010], [0032]). Zudem kann er die Aufgabe übernehmen, die Dichtheit des Folienschlauchs herzustellen, so dass der Außenfolienschlauch (Merkmal 1.2) dies nicht übernehmen muss. Dies wiederum hat den Vorteil, dass die Vliesschicht über die komplette Breite des Außenfolienschlauchs (Merkmal 1.2) aufgetragen sein kann, weil ein Verschweißen der Ränder nicht zwingend erforderlich ist (Absatz [0032]; vgl. auch Absatz [0010]). Zur Erfüllung dieser Funktion ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass der weitere Außenfolienschlauch zur Übernahme einer zusätzlichen Aufgabe objektiv geeignet ist. Wenn dies der Fall ist, ist es auch unter Berücksichtigung der Funktion unerheblich, ob der weitere Außenfolienschlauch mit dem Außenfolienschlauch verbunden ist oder nicht.
(2)
Hinsichtlich des Außenfolienschlauchs (Merkmal 1.2) gibt das Klagepatent vor, dass zu seinem Bilden eine Kunststofffolie verwendet wird (Merkmal 1.3). Dass weitere Kunststofffolien vorhanden sind, schließt der Anspruch auch insoweit nicht aus. Ebenso wenig schließt der Anspruch aus, dass es sich bei der Kunststofffolie um eine Verbundfolie handelt, die beispielsweise eine durch Koextrusion verbundene Schicht als Diffusionsbarriere aufweist (vgl. Absätze [0014], [0015], [0030]).
Daraus lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass eine die Vorgaben an den weiteren Außenfolienschlauch (Merkmal 3) erfüllende Folie als Teil eines mehrschichtigen Außenfolienschlauchs (Merkmal 1.2) anzusehen und damit Merkmal 3 nicht verwirklicht wäre. Für die Erfüllung von Merkmal 3 ist lediglich das objektive Vorhandensein eines weiteren Außenfolienschlauchs erforderlich.
bb)
Die angegriffene Ausführungsform verfügt über einen weiteren Außenfolienschlauch aus mindestens einer Kunststofffolie in diesem Sinne.
Ausweislich der Darstellung auf der Website der Beklagten verfügt die angegriffene Ausführungsform über eine Außenfolie mit UV-Schicht (vgl. Abbildung 7 auf Seite 13 der Klage, Bl. 13 GA). Diese wird beschrieben als:
„Mehrschicht-Verbundfolie mit Styrolsperrschicht und aufgeklebter Lichtschutzfolie. Die Außenfolie schützt den M vor äußeren Einflüssen während des Transportes und der Installation. Sie verhindert gleichzeitig, dass Licht auf den F trifft. Eine vorzeitige, unerwünschte Aushärtung, sowie ein Austreten von Harz in die Umgebung wird somit verhindert.“
(Hervorhebung hinzugefügt)
Bei der aufgeklebten Lichtschutzfolie handelt es sich um einen weiteren Außenfolienschlauch im Sinne von Merkmal 3. Die aufgeklebte Lichtschutzfolie ist zur Erfüllung einer zusätzlichen Aufgabe, des Lichtschutzes, geeignet und nimmt diese auch wahr. Dass die Beklagte die Lichtschutzfolie als Teil eines Folienverbundes dem Auskleidungsschlauch (Merkmal 1.2) zuordnet, ist für die Merkmalsverwirklichung unerheblich. Auch führt es nach obiger Auslegung nicht aus der Verletzung heraus, dass die Lichtschutzfolie mittels Klebstoff auf den Außenfolienschlauch kaschiert ist.
III.
Ein privates Vorbenutzungsrecht an der angegriffenen Ausführungsform, das nach § 12 Abs. 1 PatG die Rechtswidrigkeit der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents entfallen ließe, steht der Beklagten nicht zu.
Nach § 12 Abs. 1 S. 1 PatG tritt die Wirkung des Patents gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Nach den vom Bundesgerichtshof hierzu ergänzend aufgestellten Voraussetzungen liegt eine ausreichende Benutzungshandlung oder Veranstaltung in diesem Sinne nur vor, wenn der Handelnde selbstständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich erworben und ausgeübt hat (BGH, GRUR 2010, 47, 48 – Füllstoff m. w. N.).
1.
Es fehlt an einem Erfindungsbesitz der Beklagten. Der Sanierungsschlauch der Firma M GmbH, N (nachfolgend: M-M), wie er in der Übergangs-Preisliste vom 12.0X.X (Anlage Ni-K12) dargestellt ist, und der von der Beklagten nach ihrem Vorbringen selbst mit Harz imprägniert wurde, offenbart Merkmal 1.4 nicht.
Anhand der Abbildung in der Übergangs-Preisliste (Anlage Ni-K12) ist weder erkennbar, dass es sich bei der Schicht „…“ um eine „…“ handelt, noch dass diese Schicht auf die Kunststofffolie „…“ ist.
Soweit sich die Beklagte darauf beruft, es habe eine aufkaschierte Vliesschicht vorgelegen und allgemein für den Aufbau des M-Ms Zeugenbeweis anbietet, war dem nicht nachzugehen. Es fehlt bereits auf der Darlegungsebene an einem hinreichenden Vortrag. Um Ausforschungsbeweisen zu begegnen, hat sich der Beklagte bei der Darlegung eines Vorbenutzungstatbestands dezidiert darüber zu erklären, wer genau bei welcher konkreten Gelegenheit welche technischen Erwägungen angestellt haben soll, die den Erfindungsbesitz ergeben sollen. Dies gilt insbesondere, wenn die präsentierten Unterlagen den Erfindungsbesitz nicht zeigen (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt E Rn. 561). Diesen Anforderungen genügt die pauschale Behauptung, der M-M habe die Merkmale verwirklicht, nicht. Es ist auch weder dargelegt noch sonst erkennbar, dass der Beklagten ein näherer Vortrag hierzu nicht möglich gewesen wäre. Eine Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung der Schicht „…“ wäre daher von der Beklagten, die den M-M nach ihrem eigenen Vortrag selbst weiterverkauft hat, zu fordern gewesen. Zur Kaschierung wäre ebenfalls eine nähere Erläuterung möglich und der Beklagten zumutbar gewesen.
2.
Selbst wenn man aber annehmen würde, dass der M-M sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 zeigt, würde ein etwaiges Vorbenutzungsrecht die angegriffene Ausführungsform in sachlicher Hinsicht nicht umfassen.
a)
Der Vorbenutzer ist auf die Nutzung desjenigen Besitzstands beschränkt, für den vor dem Prioritätstag sämtliche Voraussetzungen des Ausnahmetatbestands erfüllt waren. Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung hinaus sind ihm verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen. Ein solcher Eingriff liegt vor, wenn bei der als patentverletzend angegriffenen Ausführungsform alle Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind, während dies bei der vorbenutzten Ausführungsform wegen Fehlens eines dieser Merkmale noch nicht gegeben war (BGH, GRUR 2002, 231, 234 – Biegevorrichtung). Ein Eingriff in den Gegenstand des Patents kann darüber hinaus aber auch dann vorliegen, wenn der Vorbenutzer die Erfindung in einem stärkeren Maße nutzt, als dies seinem Besitzstand entspricht, oder wenn er die Erfindung in anderer Weise nutzt, als dies vor dem Prioritätstag der Fall war. Dies kann der Fall sein, wenn mit der Modifikation ein zusätzlicher Vorteil verwirklicht wird, der von der nicht modifizierten Ausführungsform nicht verwirklicht worden ist. Dies kommt in Betracht, wenn erstmals eine Ausführungsform benutzt wird, die in einem Unteranspruch oder in der Beschreibung des Patents wegen dieses zusätzlichen Vorteils hervorgehoben wird (BGH, GRUR 2019, 1171, 1173 f. – Grenzen des Vorbenutzungsrechts – Schutzverkleidung).
b)
Daran gemessen ist der Umfang des Vorbenutzungsrechts durch die angegriffene Ausführungsform überschritten.
Dies gilt zunächst im Hinblick auf die Verwendung einer „Verbundfolie“ für den Außenfolienschlauch. Diese stellt, wie unter II. 3. b) erläutert, einen mit zusätzlichen Vorteilen verbundenen weiteren Außenfolienschlauch im Sinne des Unteranspruchs 3 bereit.
Darüber hinaus liegt eine über den Umfang des Vorbenutzungsrechts hinausgehende Weiterentwicklung darin, dass die angegriffene Ausführungsform über eine Innenfolie verfügt. Ein solcher Innenfolienschlauch wird in der Beschreibung des Klagepatents erwähnt (Absatz [0020], [0023], [0024], [0027]). Als vorteilhaft wird dieser im Patent deshalb beschrieben, weil durch ihn – ebenso wie durch den Außenfolienschlauch – Leckagen und eine daraus folgende Verseifung des Harzes vermieden werden können (vgl. Absatz [0027]). Zudem können auf ihn die Faserbänder aufwickelbar sein (vgl. Absatz [0003]).
IV.
Die Beklagte verletzt durch das Herstellen, das Anbieten und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland das Klagepatent, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.
Aufgrund der festgestellten Patentverletzung ergeben sich die nachfolgenden Rechtsfolgen.
1.
Gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG ist die Beklagte der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet.
2.
Des Weiteren hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz dem Grunde nach (Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG).
Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.
Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.
3.
Ferner steht der Klägerin ab Veröffentlichung der internationalen Anmeldung zuzüglich einem Monat, somit seit dem 07.01.2001, ein Anspruch auf Entschädigung dem Grunde nach aus Art. II § 1 Abs. 1, Abs. 3 IntPatÜG zu. Die Einreichung einer deutschen Übersetzung war für den Beginn des Entschädigungsanspruchs nicht erforderlich, weil die internationale Anmeldung in deutscher Sprache veröffentlicht worden ist, Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜG.
4.
Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 3 PatG.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren festgestellten Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft im begehrten Umfang aus §§ 242, 259 BGB zu. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
5.
Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückruf der schutzrechtsverletzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen.
Für die Zeit ab Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ergibt sich dieser Anspruch unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 3 PatG.
Darüber hinaus steht der Klägerin ein entsprechender Anspruch für vor diesem Zeitraum liegende, ab dem 30.04.2006 begangene Handlungen aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG, §§ 823, 1004 Abs. 1 S .1 BGB analog i. V. m. Art. 10 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie zu (vgl. zu der Rechtsgrundlage im Einzelnen OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.01.2011 – I-2 U 18/19 – Faktor VIII-Konzentrat, Rn. 181 bei juris).
Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs nach § 140a Abs. 4 PatG hat die Beklagte nicht dargetan.
6.
Schließlich hat die Klägerin einen Anspruch auf Vernichtung der streitgegenständlichen Erzeugnisse aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1 PatG. Für eine Unverhältnismäßigkeit bestehen keine Anhaltspunkte.
V.
Der Durchsetzung der Ansprüche der Klägerin steht jedoch teilweise die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung nach § 214 Abs. 1 BGB entgegen. Vor dem 21.11.2008 entstandene Ansprüche sind verjährt.
1.
Hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs ist die Verjährung für Ansprüche eingetreten, die aus Handlungen bis zum 21.11.2008 resultieren.
Der Schadensersatzanspruch verjährt nach Art. 64 EPÜ i. V. m. § 141 S. 1 PatG, §§ 195, 199 BGB in der regelmäßigen Verjährungsfrist.
a)
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, § 195 BGB. Sie beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit der Entstehung des Anspruchs und Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Gläubigers von den haftungsbegründenden Umständen und der Person des Gläubigers. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjährt ein Schadensersatzanspruch wegen einer Patentverletzung als sonstiger Schadensersatzanspruch gemäß § 199 Abs. 3 BGB in zehn Jahren von seiner Entstehung an. Die Frist beginnt taggenau (Ellenberger, in: Palandt, BGB, 79. Auflage 2020, § 199 Rn. 42).
Danach verjährt der Anspruch der Klägerin vorliegend in der Höchstfrist von zehn Jahren ab seiner Entstehung, § 199 Abs. 3 BGB. Eine kenntnisabhängige frühere Verjährung kommt dagegen nicht in Betracht. Es ist nicht ersichtlich, dass die subjektiven Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 BGB zu einem früheren Zeitpunkt als innerhalb von drei Jahren vor dem Jahr der Klageerhebung vorgelegen haben.
Entstanden ist der Schadensersatzanspruch jeweils mit der entsprechenden patentverletzenden Handlung. Etwaige rechtsverletzende Dauerhandlungen sind zur Bestimmung des Beginns der Verjährung gedanklich in Einzelhandlungen – also in Tage – aufzuspalten, für die jeweils eine gesonderte Verjährungsfrist läuft (BGH, GRUR 2015, 780, 782 – Motorradteile).
b)
Die Verjährung ist seit dem 21.11.2018 gehemmt, so dass vor dem 21.11.2008 entstandene Ansprüche verjährt sind.
Gehemmt wird die Verjährung durch Klageerhebung, § XXX Abs. 1 Nr. 1 BGB. Erhoben ist die Klage mit ihrer Zustellung, § 253 Abs. 1 ZPO. Allerdings tritt gemäß § 167 ZPO die verjährungshemmende Wirkung bereits mit Eingang des Klageantrags ein, wenn die Zustellung demnächst erfolgt. Das ist hier der Fall.
Demnächst erfolgt die Zustellung, wenn sie innerhalb einer nach den Umständen angemessenen, selbst längeren Frist erfolgt, sofern die Partei alles ihr Zumutbare für eine alsbaldige Zustellung getan hat und schutzwürdige Belange der Gegenpartei nicht entgegenstehen (BGH, Urteil vom 27.05.1999 – VII ZR 24/98, Rn. 10 bei juris).
Vorliegend hat die Klägerin alles ihr Zumutbare für eine alsbaldige Zustellung getan, indem sie nach Erhalt der Vorschussrechnung vom 26.11.2018 am 05.12.2018 die Gerichtsgebühren eingezahlt hat. Schutzwürdige Belange der Beklagten, die einer Anwendung des § 167 ZPO entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.
c)
Der Restschadensersatzanspruch nach § 141 S. 2 PatG i. V. m. § 852 BGB für vor dem 21.11.2008 entstandene Ansprüche ist ebenfalls verjährt. Dieser Anspruch verjährt nach § 852 S. 2 BGB in zehn Jahren ab seiner Entstehung. Damit ist die Verjährungsfrist gleichlaufend zu derjenigen nach § 199 Abs. 3 BGB (vgl. auch Wagner, in: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017, § 852 Rn. 1).
2.
Auch die Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Rückruf sind verjährt, soweit es Handlungen vor dem 21.11.2008 betrifft. Für andere als Schadensersatzansprüche gilt nach Art. 64 EPÜ i. V. m. § 141 S. 1 PatG, § 199 Abs. 4 BGB eine gleichlaufende Höchstfrist von zehn Jahren von der Entstehung des Anspruchs an (vgl. dazu auch Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt E Rn. 729).
3.
Für den Entschädigungsanspruch gelten nach Art. II § 1 Abs. 1 S. 2 PatG, der auf § 141 PatG verweist, die vorstehenden Ausführungen entsprechend. Dieser ist insgesamt verjährt. Wegen der gleichlaufenden Fristen kommt es dabei nicht darauf an, ob man auf den Entschädigungsanspruch den für Schadensersatzansprüche geltenden § 199 Abs. 3 BGB oder den für sonstige Ansprüche geltenden § 199 Abs. 4 BGB anwendet.
Für den Teil des Entschädigungsanspruchs, der vor dem 01.01.2002 entstanden sind, wird – weil die vor dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz geltende Verjährungsfrist länger war – die Frist nach den dargestellten Grundsätzen von dem 01.01.2002 an berechnet, Art. 229 § 6 Abs. 4 EGBGB. Damit lief für solche Ansprüche die absolute Frist nach § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB bzw. § 199 Abs. 4 BGB zehn Jahre berechnet ab dem 01.01.2002 ab, somit zum Ende des Jahres 2011. Ein rechtzeitiger Hemmungstatbestand liegt nicht vor.
VI.
Eine Aussetzung bis zu einer Entscheidung über die das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage gemäß § 148 ZPO ist nicht veranlasst.
1.
Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt allerdings ohne weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelungen, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangen und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage und den Einspruch vor dem jeweiligen Patentamt zur Verfügung stellen, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage oder dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015, 18679).
2.
Gemessen an dem danach anzuwendenden Maßstab ist eine Aussetzung nicht veranlasst.
a)
Eine Aussetzung ist nicht im Hinblick auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch die EP 0 301 XXX A1 (Anlage Ni-K3; nachfolgend: Ni-K3) veranlasst.
aa)
Die Ni-K3 offenbart ein Verfahren zur Innenerneuerung von Rohrleitungen.
Zur Veranschaulichung wird Fig. 8 der Ni-K3 eingeblendet, die den Laminataufbau eines Mehrschichten-Kunststoffreparaturschlauchs zeigt.
bb)
Die Ni-K3 offenbart das Merkmal 1.4 nicht unmittelbar und eindeutig.
(1)
Ein erfindungsgemäßer Erneuerungsschlauch nach der Lehre der Ni-K3 umfasst grundsätzlich drei Schichten, nämlich eine äußere Folie, eine mittlere Armierungsschicht sowie gegebenenfalls eine innere Folie (Spalte 4, Zeilen 2 ff.; Spalte 5, Zeilen 34 ff.). Bei der mittleren Armierungsschicht kann es sich um ein Faserband handeln, beispielsweise ein Glasfaser-Grundgewebe oder ein Glasfaser-, Kunststoff- oder Naturfaser-Tufting (Spalte 6, Zeilen 6 f.). Dieses ist harzgetränkt
(z. B. Spalte 1, Zeilen 5 f, Zeile 21, Spalte 4, Zeilen 16 ff.). Von diesen drei Schichten ist nur die mittlere Armierungsschicht nicht aus Kunststoff und in Kontakt mit dem Außenmantel, so dass nur sie als aufkaschierte Vliesschicht in Betracht kommt. Die mittlere Armierungsschicht der Ni-K3 kann aber nicht gleichzeitig das harzgetränkte Faserband im Sinne von Merkmal 1.1 und die aufkaschierte Vliesschicht im Sinne des Merkmals 1.4 darstellen.
(2)
In Fig. 8 ist ein mehrschichtiger Aufbau offenbart, der angrenzend an die PVC-Folie 1 mehrere Lagen Glasgewebe zeigt. Als aufkaschierte Vliesschicht kommt ihrer Lage nach die Schicht 2 in Betracht. Diese wird als mit einem Spezialkleber auf den Außenmantel aufgeklebtes Glasgewebe 2 von 150 g/m2 beschrieben (Spalte 12, Zeilen 46 ff.). Es handelt sich dabei also nach der dortigen Offenbarung um ein Gewebe und somit nicht um eine Vliesschicht.
(3)
Eine weitergehende Offenbarung ergibt sich auch nicht daraus, dass zu der unter (1) beschriebenen mittleren Armierungsschicht offenbart ist, dass diese ein „filz-, vlies- oder gewebeförmiges Material bzw. Gewirke“ ist (Spalte 5, Zeilen 46–48; Spalte 6, Zeilen 1–2; Anspruch 12) und dass dieses „auf die äußere Folie aufkaschiert und ein solches ist, das mit aushärtbarem Harz getränkt werden kann“.
Damit ist zwar offenbart, eine Armierung in Form einer auf die Kunststofffolie aufkaschierten Vliesschicht vorzusehen. Allerdings ist der Ni-K3 nicht zu entnehmen, dass diese Schicht zusätzlich zu dem Faserband vorhanden ist. Vielmehr tritt nach der Offenbarungsstelle in Spalte 5, Zeilen 34 bis Spalte 6, Zeile 5 die aufkaschierte Vliesschicht an die Stelle der mittleren Armierungsschicht. Dies wird noch dadurch unterstrichen, dass diese Schicht mit aushärtbarem Harz getränkt werden kann. Es handelt sich um die von der Ni-K3 allgemein als Armierungsschicht bezeichnete getränkte Schicht und nicht um eine Armierung der Außenfolie.
(4)
Anhaltspunkte für den Fachmann, die unter (3) erörterte Offenbarungsstelle auf den unter (2) beschriebenen mehrschichtigen Aufbau der Fig. 8 zu übertragen und zwar in der Form, dass nur die Glasgewebeschicht 2 durch eine aufkaschierte Vliesschicht ersetzt wird, enthält die Ni-K3 nicht.
b)
Eine Aussetzung im Hinblick auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents durch die WO 91/14896 A1 (Anlage Ni-K5, in maschinell erstellter deutscher Übersetzung als Anlage B5; nachfolgend: Ni-K5) ist ebenfalls nicht veranlasst.
aa)
Die Ni-K5 betrifft Auskleidungsmaterialien für Rohrleitungen und Durchgänge. Zur Veranschaulichung wird Fig. 4 der Ni-K5 eingeblendet:
bb)
Merkmal 1.4 ist in der Ni-K5 nicht eindeutig und unmittelbar offenbart.
Die Ni-K5 offenbart einen äußeren Filzschlauch (…), der mit einer äußeren undurchlässigen Beschichtung versehen ist (…).
(1)
Es ist der Ni-K5 nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, dass die Kunststofffolie eine „Armierung“ aufweist.
Bei der Armierung im Sinne des Klagepatents handelt es sich um eine Verstärkung des Folienschlauchs, die diesem eine zusätzliche Stabilität verleiht (vgl. Absatz [0008]). Dadurch dehnt sich der Schlauch beim Aufrichten gleichmäßiger auf (vgl. Absatz [0008]).
Eine so verstandene Armierung der Kunststofffolie ist der Ni-K5 nicht zu entnehmen. Der äußere Filzschlauch (…) der Ni-K5 ist mit einer äußeren undurchlässigen Beschichtung versehen (…). Dass der Filzschlauch im Hinblick auf diese Beschichtung eine Verstärkung darstellt, ist nicht erkennbar.
(2)
Ferner fehlt es an der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung einer „Vliesschicht“.
Dass der Fachmann Filz zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents als Vlies angesehen hätte, lässt sich nicht feststellen. Entsprechendes ergibt sich auch nicht aus der DIN XXX aus dem Jahr 1982 mit der Überschrift „Vliese, verfestigte Vliese (Filze, Vliesstoffe, Watten) und Vliesverbundstoffe auf Basis textiler Fasern; Technologische Einteilung“, die vielmehr eine Abgrenzung nahelegt. Jedenfalls für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer Vliesschicht reicht die Darstellung einer Filzschicht nicht aus.
(3)
Schließlich ist nicht eindeutig und unmittelbar offenbart, dass der Filzschlauch auf die Beschichtung „aufkaschiert“ ist. Hierfür ist insbesondere die Bezeichnung als „Beschichtung“ (…) nicht ausreichend. Dass der Filzschlauch auf die Beschichtung aufkaschiert, die Schichten also insbesondere unter Verwendung von Kaschiermitteln miteinander verbunden werden, lässt sich dem nicht hinreichend entnehmen. Das in der Fig. 4 der Ni-K5 gezeigte Vernähen der Lagen an einer Stelle offenbart ebenfalls kein Aufkaschieren im Sinne des Merkmals 1.4.
c)
Eine Aussetzung ist auch nicht im Hinblick auf eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents durch die WO 90/XXX A1 (in englischer Sprache vorgelegt als Anlage Ni-K8, nachfolgend: Ni-K8) veranlasst.
Es ist insbesondere nicht erkennbar, dass es sich bei Schicht 16 der Ni-K8 um eine „Vliesschicht“ im Sinne des Merkmals 1.4 handelt.
d)
Es lässt sich ferner nicht feststellen, dass die WO 90/XXX A1 (in englischer Sprache vorgelegt als Anlage Ni-K10; T2-Schrift zu dem aufgrund der Ni-K10 erteilten EP 0 XXX 121 B1 vorgelegt als Anlage B7; nachfolgend: Ni-K10) die Lehre des Klagepatents neuheitsschädlich vorweg nimmt.
In der Ni-K10 ist keine Vliesschicht im Sinne des Merkmals 1.4 offenbart, sondern eine Filzschicht. Auf die Ausführungen zur Ni-K5 (siehe oben unter b) bb) (2)) wird Bezug genommen.
e)
Soweit sich die Beklagte darauf beruft, der Klagepatentanspruch 3 sei im Hinblick auf die DE 44 XX XXX (Anlage Ni-K16) in Verbindung mit den als neuheitsschädlich eingewandten Druckschriften nicht erfinderisch, erübrigen sich dazu weitere Ausführungen. Keine der unter a) bis d) erläuterten Entgegenhaltungen offenbart das Merkmal 1.4, welches auch nicht in der Ni-K16 gezeigt ist.
f)
Eine Aussetzung ist schließlich nicht im Hinblick auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von der WO 95/0XXXX A1 (Anlage B8; nachfolgend: B8) veranlasst.
Gegen eine Aussetzung spricht, dass die Beklagte diesen Einwand erstmals in der Duplik geltend gemacht hat. Ebenso wie eine erst kurzfristig vor dem Termin im Verletzungsprozess erhobene Nichtigkeitsklage gegen eine Aussetzung sprechen kann (vgl. BGH, GRUR, 2012, 93 – Klimaschrank; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.02.2016 – I-2 U 19/15; LG Düsseldorf, InstGE 3, 54 – Sportschuhsohle; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt E Rn. 791), kann dies auch im Hinblick auf einzelne Entgegenhaltungen gelten. Eine Begründung für die späte Geltendmachung nennt die Beklagte nicht.
Im Übrigen offenbart die B8 nicht nur keine Vliesschicht, sondern darüber hinaus auch nicht die Anordnung der Schicht „auf der den harzgetränkten Faserbändern zugewandten Seite“ im Sinne des Merkmals 1.4. Die B8 erörtert die Anordnung der verstärkenden Schicht vielmehr gar nicht. Dies reicht jedenfalls für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer klagepatentgemäßen Anordnung nicht aus.
Zu der unstreitig nicht offenbarten Vliesschicht ist darüber hinaus bereits kein Anlass für den Fachmann erkennbar, eine solche anstelle einer Gewebeschicht vorzusehen.
D.
Der Klägerin war keine Schriftsatzfrist auf den Schriftsatz der Beklagten vom 10.02.2020 zu gewähren. Den Schriftsatznachlass hatte der Klägervertreter in der Sitzung vom 11.02.2020 nur „hilfsweise“ beantragt, somit für den Fall, dass auch unter Berücksichtigung der im Termin vorgelegten Abtretungserklärung weiterer Vortrag zu der in dem betreffenden Schriftsatz erörterten Frage der Parteistellung und Aktivlegitimation erforderlich wäre. Das ist, wie unter B. und C. I. erörtert, nicht der Fall.
E.
Der nicht nachgelassene Schriftsätze der Klägerin vom 19.02.2020 hat keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gegeben, § 156 ZPO.
F.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Auf Antrag der Klägerin sind Teilsicherheiten für die gesonderte vorläufige Vollstreckung festgesetzt worden.
G. Der Streitwert wird auf € 250.000,00 festgesetzt.

Düsseldorfer Entscheidungen

D-Prax.de

4a O 111/18 – Auskleidungsschlauch 2

Schreibe einen Kommentar