4a O 129/17 – L-Lysin V

Schreibe eine Antwort

Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2914

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 16. Juli 2019, Az. 4a O 129/17

  1. I. Die Beklagten werden verurteilt,
  2. 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist,
  3. zu unterlassen
  4. L-Lysin
  5. in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
  6. das mittels eines Verfahrens hergestellt wurde, welches folgende Schritte umfasst:
  7. 1. Herstellen von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen
  8. 2. durch Kultur eines Mikroorganismus der Gattung A
  9. 2.1 mit einer verbesserten L-Lysin-Produktivität durch
  10. 2.2 Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz durch Deletion mehrerer Basenpaare in dem Gen,
  11. 2.3 wobei das Gen ein endogenes B-Gen mit der durch die (…)
  12. angegebenen Nukleotidsequenz ist
  13. 3. Sammeln von L-Lysin aus den Kulturen;
  14. 2. der Klägerin für die Zeit ab 3. August 2011 Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der unter I.1. beschriebenen Erzeugnisse zu erteilen, und zwar unter Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und der Menge der ausgelieferten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
  15. wobei die zugehörigen Einkaufs- und Verkaufsbelege in Kopie (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) mit der Maßgabe vorzulegen sind, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können;
  16. 3. der Klägerin darüber Auskunft zu geben und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter I.1. beschriebenen Handlungen seit dem 3. September 2011 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form unter Angabe
  17. a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Abnehmer,
  18. b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
  19. c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
  20. d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
  21. wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in Deutschland ansässigen vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten sind;
  22. 4. die vorstehend zu Ziff. I.1 bezeichneten, seit dem 03.08.2011 im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagten zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich nehmen.
  23. II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 3. September 2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
  24. III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.
  25. IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar. Daneben ist das Urteil im Hinblick auf den Tenor zu den Ziffern I.1 und I.4 (Unterlassung und Rückruf) gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 700.000,00 EUR, im Hinblick auf den Tenor zu den Ziffern I.2 und I.3 gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 150.000,00 EUR und im Hinblick auf den Kostentenor gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.
  26. Tatbestand
  27. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Feststellung der Verpflichtung der Beklagten, Schadensersatz zu leisten, in Anspruch.
  28. Die Klägerin ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (vgl. den in Anlage VP5 vorgelegten Registerauszug) eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 2 XXX 337 (nachfolgend: Klagepatent). Die Klagepatentschrift wurde in Anlage VP3 zur Akte gereicht; eine deutsche Übersetzung als Anlage VP4. Das in englischer Verfahrenssprache erteilte Klagepatent wurde am 28.12.2007 unter Inanspruchnahme des Prioritätsdatums 29.12.2006 der KR XXX angemeldet. Das Europäische Patentamt veröffentlichte am 03.08.2011 den Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents.
  29. Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagten haben am 27.02.2019, hier mit Schriftsatz vom 01.03.2019 zur Akte gereicht, gegen das Klagepatent eine Nichtigkeitsklage (vorgelegt in Anlage GW1) beim Bundespatentgericht eingereicht, über die noch nicht entschieden wurde.
  30. Die kombiniert geltend gemachten Ansprüche 5, 1 und 2 des Klagepatents lauten in der englischen Verfahrenssprache wie folgt:
  31. (…)
  32. In deutscher Übersetzung lauten die geltend gemachten Ansprüche wie folgt:
  33. ” 5. Verfahren zur Herstellung von L-Lysin, umfassend die folgenden Schritte:
  34. Herstellen von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen durch Kultur des Mikroorganismus nach einem der Ansprüche
    1 bis 4; und Sammeln von L-Lysin aus den Kulturen.“
  35. “1. Mikroorganismus der Gattung A mit einer verbesserten L-Lysin-Produktivität durch Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz, wobei das Gen ein endogenes B-Gen mit der durch die (…) angegebenen Nukleotidsequenz ist.
  36. 2. Mikroorganismus der Gattung A nach Anspruch 1, wobei die Inaktivierung durch ein oder mehrere Mutationsverfahren induziert wird, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus einer Insertion eines oder mehrerer Basenpaare in das B-Gen, einer Deletion eines oder mehrerer Basenpaare in dem Gen und einer Transition oder Transversion von Basenpaaren durch Insertion eines Nonsense-Codons in das Gen besteht.“
  37. Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in C, das u.a. im Bereich der Herstellung von L-Lysin tätig ist. Die Beklagte zu 1) ist ein für den Export gegründetes Tochterunternehmen der Beklagten zu 2) mit Sitz in D. Sie wird auf den im Rahmen eines Testkaufs erhaltenen Frachtpapieren (Anlage VP1) als „…“ bezeichnet. Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1), die ebenfalls ihren Sitz in D hat und sich selbst als führender Hersteller von (…) in D bezeichnet. Die Beklagte zu 2) führt über die Beklagte zu 1) L-Lysin in die Bundesrepublik Deutschland ein.
  38. Die Klägerin ließ einen Testkauf durchführen. Ein deutsches Drittunternehmen erwarb im Mai 2017 von der Beklagten zu 2) in D hergestelltes und von der Beklagten zu 1) nach Deutschland importiertes L-Lysin (nachfolgend als angegriffene Ausführungsform bezeichnet). Sie ließ dieses durch das Testinstitut E untersuchen und legt den entsprechenden Analysebericht als Anlage VP11, auch in deutscher Übersetzung, vor. Aus dem betreffenden Gutachten geht hervor, dass die getesteten Proben die DNA eines Mikroorganismus der Gattung A enthalten. Die in den Proben aufgefundene DNA war stark fragmentiert. Bei der Analyse konnten hieraus DNA-Stränge mit einer Länge von 400 bp amplifiziert werden. Ein aktives B-Gen mit der (…) umfasst 804 bp. Wegen des weiteren Inhalts des Gutachtens wird ergänzend auf Anlage VP11 Bezug genommen.
  39. Die Klägerin ist der Auffassung, dass es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein unmittelbares Verfahrensprodukt des in Anspruch 5 des Klagepatents geschützten Herstellungsverfahrens handele. Insbesondere habe die Analyse der angegriffenen Ausführungsform ergeben, dass dieses mittels eines As hergestellt worden sei, bei welchem ein endogenes B-Gen im Sinne des Klagepatentanspruchs inaktiviert worden sei.
  40. Das Klagepatent werde sich auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten hin als rechtsbeständig erweisen, so dass eine Aussetzung des Verfahrens nicht angezeigt sei. Die vorgelegten Entgegenhaltungen enthielten keinen Hinweis auf das B-Gen, geschweige denn, dieses zu deaktivieren. Die Deaktivierung eines bestimmten Gens sei auch nicht trivial. Die Funktion des im Anspruch genannten Gens sei im Prioritätszeitpunkt, was zwischen den Parteien unstreitig ist, noch nicht bekannt gewesen, so dass auch unklar gewesen sei, welche Folgen dessen Inaktivierung haben werde. Darüber hinaus gelte ein strengerer Aussetzungsmaßstab, da die Nichtigkeitsklage erst weit nach Ende der Klageerwiderungsfrist erhoben worden sei.
  41. Die Klägerin hat ursprünglich auch einen Antrag auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse gestellt, diesen aber vor Beginn der mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Sie beantragt nunmehr,
  42. wie erkannt.
  43. Die Beklagten beantragen,
  44. die Klage abzuweisen,
  45. hilfsweise,
  46. den Rechtsstreit bis zum erstinstanzlichen Abschluss des rechtshängigen Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht auszusetzen.
  47. Sie bestreiten sämtlichen Sachvortrag der Klägerin pauschal und greifen das als Anlage VP11 vorgelegte Gutachten als untauglich zum Nachweis der Verwirklichung der Anspruchsmerkmale an. Das getestete Material sei nicht geeignet, um festzustellen, ob bei der Herstellung des L-Lysins ein aktives oder ein inaktiviertes B-Gen im Sinne des Klagepatentanspruchs vorliege. Dadurch, dass die DNA im getesteten Material stark fragmentiert sei, sei das Institut nicht in der Lage gewesen, zu überprüfen, ob ein aktives oder inaktiviertes Gen vorhanden sei. Auch habe bei der Untersuchung des Materials keine Kontrolle dahingehend stattgefunden, ob die Amplifikation eines gleichen Abschnitts eines anderen Gens unter den gleichen Bedingungen stattgefunden habe. Der Frage, ob sich neben dem bei der Analyse aufgefundenem Fragment der Länge 47 bp noch weitere Fragmente des streitgegenständlichen Gens auffinden lassen, sei nicht nachgegangen worden. Schließlich seien als Abbildungen 8A und 28B sowie 8B und 28A jeweils identische Fotografien verwendet worden, so dass es an jeglicher Aussagekraft hinsichtlich einer Merkmalsverwirklichung fehle.
  48. Die Beklagten sind der Auffassung dass das Bundespatentgericht das Klagepatent wegen fehlender Erfindungshöhe jedenfalls im Hinblick auf die hier geltend gemachten Ansprüche vernichten werde. Die Lösung der klagepatentgemäßen Aufgabe ergebe sich für den Fachmann in naheliegender Weise insbesondere aus der Veröffentlichung von (…) (Anlage D1), in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen sowie aus der Entgegenhaltung DE 199 XXX XXX (Anlage D2), ebenfalls in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen.
  49. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend Bezug genommen auf die zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Hauptverhandlung vom 18.06.2019 (Bl. 89 ff. GA).
  50. Entscheidungsgründe
  51. Die zulässige Klage ist begründet. Die angegriffene Ausführungsform ist ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG der geltend gemachten Anspruchskombination des Klagepatents (hierzu unter I.). Da die Beklagten entgegen § 9 S. 2 Nr. 3 PatG die angegriffene Ausführungsform in das Inland importieren, stehen der Klägerin gegen sie die geltend gemachten Ansprüche aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB zu (hierzu unter II.). Im Rahmen des der Kammer zustehenden Ermessens wird die Verhandlung nicht nach § 148 ZPO in Bezug auf das Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt (hierzu unter III.).
  52. I.
    Die angegriffene Ausführungsform ist ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG der geltend gemachten Anspruchskombination des Klagepatents.
  53. 1.
    Das Klagepatent (im Folgenden nach Abs. der deutschen Übersetzung in Anlage VP4 zitiert, ohne das Klagepatent stets ausdrücklich zu nennen) betrifft einen Mikroorganismus der Gattung A mit einer verstärkten L-Lysin-Produktivität und ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin damit.
  54. In seiner einleitenden Beschreibung führt das Klagepatent aus, dass Aminosäuren, insbesondere L-Lysin, weite Verwendung als Tierfutter, als Rohmaterial für Medikamente und in der Pharmaindustrie findet. Es wurde durch Fermentation der Mikroorganismen der Gattung A hergestellt (Abs. [0002]).
  55. Mikroorganismen der Gattung A, insbesondere A glutamicum, sind gram-positive Mikroorganismen, die bei Herstellung von L-Aminosäuren häufig verwendet werden. Dem Verfahren zur Herstellung von L-Aminosäuren unter Verwendung von Mikroorganismen der Gattung A kommt eine sehr große Bedeutung zu (Abs. [0003]).
  56. Es wurde versucht, Mikroorganismen der Gattung A, die L-Aminosäuren produzieren, durch Disruption spezifischer Gene oder Verminderung der Expression spezifischer Gene mittels rekombinanter DNA-Techniken zu verbessern. Zum Beispiel offenbart das US-Patent Nr. XXX ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin durch Mikroorganismen der Gattung A durch Fermentation, wobei in einem ersten Schritt Mikroorganismen der Gattung A gezüchtet werden, wobei die DNS codierend Phospoenolpyruvat (PEP)-Carbodykinase (PCK) mutiert wurde, oder wobei der Mikroorganismus eine verminderte PEP-PCK aufweist (Abs. [0004]).
  57. Darüber hinaus wurden zahlreiche Studien darüber durchgeführt, wie die einzelnen Gene, die an der L-Aminosäure-Biosynthese beteiligt sind, die L-Aminosäure-Produktion beeinflussen durch Amplifikation der Gene zur Entwicklung von Mikroorganismen der Gattung A (Eggeling, Amino Acids 6, 261-272 (1994)).
  58. Auch können Mikroorganismen der Gattung A durch Einführen fremder Gene aus anderen Bakterien entwickelt werden. Zum Beispiel offenbart die japanische Patentveröffentlichung Nr. Hei XXX ein Verfahren zur Herstellung von L-Glutaminsäure und L-Prolin durch Kultivieren eines Mikroorganismus der Gattung A oder der Gattung Brevibacterium, welcher ein rekombinantes Konstrukt aus einem DNA-Fragment, das genetische Informationen zur Synthese von Zitronensäuresynthase aufweist, und Vektor-DNA enthält, und Herstellen von L-Glutaminsäure und L-Prolin aus den Kulturen.
  59. An diesem Stand der Technik kritisiert das Klagepatent, dass es trotz der oben genannten Versuche immer noch erforderlich sei, einen Stamm mit verbesserter L-Lysin-Produktivität herzustellen. Das Klagepatent nennt es daher in Abs. [0008] f. als Ziel der vorliegenden Erfindung, einen Mikroorganismus der Gattung A mit erhöhter L-Lysin-Produktivität bereitzustellen und ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin unter Verwendung des vorgenannten Mikroorganismus‘ bereitzustellen.
  60. 2.
    Zur Lösung schlägt das Klagepatent ein Verfahren gemäß der von der Klägerin geltend gemachten Anspruchskombination aus den Ansprüchen 5 mit 1 und 2 vor, die in Form einer Merkmalsgliederung wie folgt dargestellt werden kann:
  61. 0 Verfahren zur Herstellung von L-Lysin, umfassend die folgenden Schritte:
  62. 1 Herstellen von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen
  63. 2 durch Kultur eines Mikroorganismus der Gattung A
  64. 2.1 mit einer verbesserten L-Lysin-Produktivität durch
  65. 2.2 Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz durch Deletion mehrerer Basenpaare in dem Gen
  66. 2.3 wobei das Gen ein endogenes B-Gen mit der durch die (…) angegebenen Nukleotidsequenz ist.
  67. 3 Sammeln von L-Lysin aus den Kulturen.
  68. 3.
    Die geltend gemachte Kombination aus dem Verfahrensanspruch 5 mit den Erzeugnisansprüchen 1 und 2 beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin, das eine im Vergleich zum Stand der Technik erhöhte Produktivität aufweist. Wie im Stand der Technik wird zur L-Lysin-Produktion ein Mikroorganismus der Gattung A verwendet, welches aber gemäß der geschützten Lehre so modifiziert wurde, dass es eine höhere Produktivität an L-Lysin zeigt.
  69. Bei der Produktion von L-Lysin durch diese Mikroorganismen wird Aspartat benötigt, was aber von den Zellen auch für die Produktion von Proteinen der nicht-essentiellen Gene in großen Mengen verbraucht wird (Abs. [0015]). Die Verringerung dieses Verbrauchs kann die L-Lysin Produktion begünstigen.
  70. Um die Produktion von L-Lysin zu steigern, werden daher Mikroorganismen der Art A gentechnisch verändert, indem ein bestimmtes Gen – namentlich das endogene B-Gen mit der durch die (…) angegebenen Nukleotidsequenz (dies definiert das Gen) – inaktiviert wird (Merkmale 2.2, 2.3; Abs. [0012]). Dieses Gen codiert normalerweise für ein Protein das mehr Aspartatreste verbraucht als andere Proteine. Durch die Inaktivierung dieses Gens steht mehr Aspartat für die Produktion von L-Lysin zur Verfügung, was die Produktivität steigert. Bei der Wahl des genauen Typs des Mikroorganismus der Gattung A ist der Fachmann frei (Abs. [0013]).
  71. Das L-Lysin wird durch Kultur dieses speziellen Mikroorganismus hergestellt (Merkmal 2). Das Kultivieren des Mikroorganismus‘ kann dabei mithilfe jedes Kulturverfahrens und aller Kulturbedingungen, die dem Fachmann bekannt sind, durchgeführt werden (Abs. [0023] – [0029]). Im letzten Schritt des Verfahrens wird das L-Lysin aus den Kulturen gesammelt (Merkmal 3).
  72. 4.
    Die angegriffene Ausführungsform ist ein durch das anspruchsgemäße Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG. Entsprechend verletzen die Beklagten das Klagepatent, indem sie die angegriffene Ausführungsform anbieten, in den Verkehr bringen und zu den genannten Zwecken einführen und besitzen.
  73. a)
    Das Verfahren zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform beinhaltet, wovon beide Parteien zu Recht übereinstimmend ausgehen, den Verfahrensschritt des Herstellens von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen durch Kultur eines Mikroorganismus der Gattung A mit einer verbesserten L-Lysin-Produktivität im Sinne der Merkmale 1 und 2.1 des Klagepatentanspruchs.
  74. b)
    Die erhöhte L-Lysin-Produktivität resultiert aus der Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz durch Deletion mehrerer Basenpaare in dem Gen, wobei das Gen ein endogenes B-Gen mit der durch die (…)angegebenen Nukleotidsequenz ist, wie von den Merkmalen 2.2 und 2.3 gefordert.
  75. Die Klägerin hat substantiiert unter Vorlage der technischen Analyse der angegriffenen Ausführungsform dargelegt, dass das B-Gen der verwendeten Corynebacterien inaktiviert wurde. Dem sind die Beklagten nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten, so dass der Sachvortrag der Klägerin als zugestanden gilt im Sinne von § 138 Abs. 3 ZPO.
  76. Grundsätzlich liegt die Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf die Tatsachen, die die Merkmalsverwirklichung stützen, beim Kläger. Allerdings darf sich der Beklagte nicht darauf beschränken, den Sachvortrag des Klägers lediglich pauschal zu bestreiten. Er ist vielmehr gehalten, zu den einzelnen relevanten Behauptungen in der Klageschrift konkret Stellung zu nehmen (Kühnen, Hdb. der Patentverl., 11. Auflage, Rn E 147). Bei der Abwägung der Substantiierungspflichten der Parteien kann den Beklagten sogar eine gesteigerte Darlegungslast treffen, nämlich, wenn und soweit er sich zu Umständen erklärt, die ihm, nicht aber dem Kläger bekannt sind (BGH, GRUR 2004, 268 – Blasenfreie Gummibahn II). So kann der Beklagte nach Treu und Glauben gehalten sein, dem Kläger Informationen zum Verletzungsgegenstand zukommen zu lassen, wenn diese Informationen dem Kläger nicht oder nur erschwert zugänglich sind und die Offenlegung dem Beklagten ohne weiteres möglich wäre (BGH, aaO). Hat der Kläger Analysen der Ausgestaltung des Verletzungsgegenstands vorgelegt, so darf sich der Beklagte nicht darauf beschränken, lediglich die vom Kläger angewandte Analytik als untauglich zu bemängeln, sondern hat sich konkret zu der seiner Ansicht nach von den Merkmalen des Patentanspruchs abweichenden Ausgestaltung der Verletzungsform zu äußern (Kühnen, Hdb. der Patentverl., 11. Auflage, Rn E 150).
  77. Die Klägerin hat substantiiert unter Vorlage eines Gutachtens (Anlage VP11) vorgetragen, dass bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform ein A mit inaktivierter Gensequenz im Sinne des Klagepatentanspruchs verwendet wurde. Die Beklagten beschränken sich darauf, vorzutragen, das von der Klägerin vorgelegte Gutachten (Anlage VP11) sei nicht tauglich, um nachzuweisen, dass bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform tatsächlich ein Corynebactrium mit inaktiviertem B-Gen mit der durch die (…) angegebenen Nukleotidsequenz verwendet worden ist. Sie stützen ihre Argumentation primär darauf, dass die in der angegriffenen Ausführungsform aufgefundenen DNA-Sequenzen des As derart stark fragmentiert seien, dass ein Schluss, dass die streitgegenständliche Gensequenz inaktiviert sei, hieraus nicht möglich sei. Dieses bloße Bemängeln der Analyse der Klägerin ist, wie oben dargestellt, nicht hinreichend. Denn der Beklagten zu 2) als Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform wäre es ohne weiteres möglich gewesen, das verwendete A vor dem Fermentierungsprozess und damit mit nicht fragmentierter DNA analysieren zu lassen, um die Inaktivierung der entsprechenden Gen-Abschnitte auszuschließen und dieses Gutachten vorzulegen. Eine solche Analyse ist der Klägerin nicht möglich, da diese lediglich Zugriff auf das Endprodukt, nämlich die angegriffene Ausführungsform, und nicht auf die Vorprodukte, also die Bakterien, hat. Mithin ist der bloße Angriff gegen das Gutachten der Klägerin nicht als erhebliches Bestreiten im Sinne des § 138 ZPO anzusehen.
  78. Darüber hinaus greifen die Argumente der Beklagten gegen das Gutachten der Klägerin nicht durch.
  79. Die Beklagten meinen, dass es auf Grund der starken Fragmentierung der DNA in den Proben nicht möglich sei, festzustellen, ob das A über eine aktive Gensequenz verfügt. Mit dieser Problematik hat sich das streitgegenständliche Gutachten allerdings schon auseinandergesetzt. Hier heißt es nämlich auf Seite 39 (deutsche Übersetzung der Anlage VP11, im Weiteren wird immer die deutsche Übersetzung herangezogen):
  80. (…)
  81. Es wurde also ein veränderter Versuch durchgeführt, um das Ergebnis der ersten Versuche zu kontrollieren und falsche Negativergebnisse auszuschließen. Hierzu wurde ein Primer verwendet, der an eine Region bindet, die 29 bis 11 bp stromaufwärts des streitgegenständlichen Gens liegt, und ein weiterer Primer, der an eine Region bindet, die 144 bis 133 bp stromabwärts des streitgegenständlichen Gens liegt. Hierdurch ist es möglich, bei einem intakten Gen des Bakteriums die ersten 133 Basenpaare des streitgegenständlichen Gens zu binden (Anlage VP11, S. 39).
  82. Bei beiden durchgeführten Versuchen kam es zu keiner Bindung eines intakten streitgegenständlichen Gens. Es wurden lediglich Fragmente von 47 bp Länge gefunden. Sämtliche Versuche lassen also auf die Verwendung von Corynebacterien mit einem inaktivierten Gen schließen.
  83. Diese Schlussfolgerung wird weiter gestützt durch eine durch das Institut durchgeführte Sequenzanalyse. Hierzu heißt es in dem betreffenden Gutachten (Anlage VP11, S. 40):
    (…)
  84. Dies lässt ebenfalls darauf schließen, dass eine Delation, also Inaktivierung des streitgegenständlichen Gens stattgefunden hat.
  85. Die Abbildungen 8B/28A bzw. 8A/28B in Anlage VP11 sind identisch. Dies führt allerdings nicht zu sachlichen Widersprüchen im betreffenden Gutachten. Hier wurden Proben bewusst auf den gleichen Gelen aufgetragen, um so eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
  86. Die Merkmale 2.2 und 2.3 des Klagepatentanspruchs sind mithin verwirklicht.
  87. c)
    Das Verfahren zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform beinhaltet, was zu Recht nicht von den Parteien in Abrede gestellt wird, ebenfalls den Verfahrensschritt nach Merkmal 3, nämlich das Sammeln von Lysin aus den entsprechenden Kulturen.
  88. II.
    Die Beklagten verletzen das Klagepatent durch Anbieten und Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform im Inland sowie durch die Einfuhr zu diesen Zwecken.
  89. Aufgrund der festgestellten Patentverletzung ergeben sich die zuerkannten Rechtsfolgen.
  90. 1.
    Der Unterlassungsanspruch beruht auf Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes im Inland ohne Berechtigung erfolgt. Die Verwirklichung einer Benutzungshandlung verursacht grundsätzlich Wiederholungsgefahr für alle in § 9 PatG, hier § 9 S. 2 Nr. 3, geschützten Handlungen (Voß/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 139 Rn. 50).
  91. 2.
    Die Klägerin hat gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG folgt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB.
  92. Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin aber noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
  93. 3.
    Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagten ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung im zuerkannten Umfang zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Rechnungslegungspflicht folgt aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
  94. 4.
    Die Klägerin kann die Beklagten aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG auf Rückruf patentverletzender Erzeugnisse in Anspruch nehmen. Nach § 140 Abs. 3 S. 2 PatG gilt der Rückrufanspruch ebenfalls für Erzeugnisse, die durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellt worden sind. Eine Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall nach § 140a Abs. 4 PatG ist nicht dargetan. Insbesondere ist die Fassung des Anspruchstenors im Hinblick auf die Erstattung des gezahlten Kaufpreises nicht zu beanstanden. Bei teilweisem Verbrauch der Produkte findet eine teilweise Erstattung des Kaufpreises statt. Andere Fallgestaltungen haben die Beklagten nicht vorgetragen. Die ausführliche Fassung des Rückruftenors ist gewohnheitsrechtlich anerkannt und erfolgt aus Bestimmtheitserwägungen.
  95. III.
    Das Verfahren wird nicht nach § 148 ZPO in Bezug auf das Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt.
  96. 1.
    Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt ohne Weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. I-2 U 64/14, S. 29 f.).
  97. Hierbei kann offen bleiben, ob durch die späte Erhebung der Nichtigkeitsklage ein strengerer Aussetzungsmaßstab anzulegen ist, da auch bei Heranziehung der oben genannten Grundsätze eine Aussetzung nicht angezeigt ist.
  98. 2.
    Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 56 EPÜ) kann nicht hinreichend festgestellt werden. Eine Erfindung gilt nach Art. 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.
  99. a)
    Gegen eine Aussetzung spricht zunächst, dass die Beklagten keine deutsche Übersetzung der englisch-sprachigen Entgegenhaltung D1 vorlegen (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 04.07.2013 – 4b O 13/12 – Rn. 70 bei Juris).
  100. Nach der zwingenden Regelung des § 184 GVG ist Gerichtssprache deutsch, was jedenfalls für Erklärungen gegenüber dem Gericht gilt. Den Parteien ist zusätzlich in der prozessleitenden Verfügung vom 25.08.2015 (Bl.57R GA) aufgegeben worden, von fremdsprachigen Unterlagen mit demselben Schriftsatz eine deutsche Übersetzung einzureichen. Wird auf eine solche Auflage hin von einer Partei keine Übersetzung eingereicht, kann das fremdsprachige Schriftstück unbeachtet bleiben
    (vgl.Zöller/Lückemann, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 184 GVG Rn. 4).
  101. Um den Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung hinreichend würdigen und auf dieser Basis die Frage des Rechtsbestands prognostizieren zu können, bedarf es der Kenntnis des entsprechenden Dokuments in seiner Gesamtheit. Diese kann sich die Kammer hier nicht angemessen verschaffen. Es ist auch kein Grund ersichtlich, warum die Beklagten keine Übersetzungen eingereicht haben.
  102. b)
    Ungeachtet dessen erscheint die von den Beklagten vorgetragene, mangelnde Erfindungshöhe fraglich. Selbst nach dem Vortrag der Beklagten fehlt bei der Entgegenhaltung D1 jeweils eine Offenbarung der Merkmale 2.2 und 2.3,
  103. „2.2 Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz durch Deletion mehrerer Basenpaare in dem Gen,
  104. 2.3 wobei das Gen ein endogenes B-Gen mit der durch die (…)angegebenen Nukleotidsequenz ist.“.
  105. Es kann von der nicht mit fachkundigen Technikern besetzten Kammer nicht festgestellt werden, dass es für einen Fachmann im Prioritätszeitpunkt naheliegend war, gerade das im Anspruch genannte Gen durch Deletion mehrerer Basenpaare zu inaktivieren. Wie auch die Beklagten nicht in Abrede stellen, war zum Prioritätszeitpunkt die Funktion des streitgegenständlichen Gens nicht bekannt. Zwar ist aus der Entgegenhaltung bekannt, dass sich die Lysin-Produktivität durch einen erhöhten Aspartatgehalt erhöhen lässt. Allerdings erschließt sich der technisch nicht fachkundig besetzten Kammer nicht, dass diese Entgegenhaltung, die sich mit der Zuführung von Aspartat bzw. einer Vorstufe von außen beschäftigt, dem Fachmann eine Veranlassung dahingehend geben sollte, das Erbgut des Bakteriums zu verändern, also eine Veränderung der internen Vorgänge im Bakterium vorzunehmen.
  106. c)
    An einer fehlenden Erfindungshöhe im Hinblick auf die Entgegenhaltung D2 bestehen ebenfalls Zweifel. Die Entgegenhaltung D2 befasst sich zwar auch mit der Erhöhung der L-Lysin-Produktivität, allerdings wird hier der Weg der Abschwächung eines sogenannten pck-Gens zur Erhöhung des Aspartat-Spiegels beschritten. Mithin wird hier zwar, wie nach der erfindungsgemäßen Lösung, in die DNA-Struktur des Bakteriums eingegriffen. Aber auch hier wird von Beklagtenseite nicht aufgezeigt, welche Veranlassung der Fachmann haben sollte, ausgehend von dieser Lösung das streitgegenständliche Gen, dessen Funktion noch nicht einmal bekannt war, abzuschalten. Denn aus der Druckschrift mag zwar bekannt sein, dass durch die Inaktivierung des pck-Gens die L-Lysin-Produktivität gesteigert wird. Es ist aber nicht bekannt gewesen, inwieweit die Proteinsynthese, auf die das im Klagepatent genannte Gen Einfluss hat, den Aspartatspiegel beeinflusst. Das pck-Gen betrifft völlig andere Vorgänge im Bakterium. Dies deckt sich mit der Entscheidung des EPA, das Klagepatent zu erteilen. Denn dieses setzt sich in seiner einleitenden Beschreibung (Abs. [0004]) ausdrücklich mit der Abschaltung des pck-Gens auseinander. Mithin handelt es sich insoweit bereits um geprüften Stand der Technik.
  107. Darüber hinaus bergen Eingriffe in die Genstruktur, wie von Klägerseite nachvollziehbar vorgetragen, erhebliche Risiken. Unter anderem hatte der Fachmann keine Kenntnisse darüber, inwieweit die Lebensfähigkeit des Bakteriums durch die Abschaltung des Gens beeinflusst wird.
  108. Vor diesem Hintergrund dürfte die Erhöhung der Lysin-Produktivität durch Abschaltung des streitgegenständlichen Gens ohne nennenswerte Beeinflussung der Lebensfähigkeit der Bakterien durchaus überraschend gewesen sein und nicht bloß Ergebnis einer Fleißaufgabe, wie von Beklagtenseite vorgetragen.
  109. Die weiteren von den Beklagten angeführten Entgegenhaltungen betreffen Stand der Technik, welcher noch weiter von der anspruchsgemäßen Lösung entfernt ist.
  110. IV.
    Die Kostenentschiedung beruht auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Die Entschiedung zur vorläufigenVollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1, 2 ZPO. Auf Antrag der Klägerin waren Teilsicherheiten auszusprechen.
  111. Streitwert: 1.000.000,00 EUR

Schreibe einen Kommentar