4a O 53/17 – Laufwagenbeschlag für kippbaren Schiebeflügel

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Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2858

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 19. Februar 2019, Az. 4a O 53/17

  1. I. Die Beklagte wird verurteilt,
  2. 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00
    – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
  3. Laufwagenbeschläge, für einen Schiebeflügel mit Kippmöglichkeit, welcher Schiebeflügel (FR) horizontale und vertikale Holme aufweist und über einen zumindest einen davon an zumindest einem, parallel zu einem Festrahmen (BR) beweglichen Laufwagen des Laufwagenbeschlags montierbar ist, welcher Laufwagen in einem Eckbereich des Schiebeflügels (FR) mit diesem fest verbindbar ist,
  4. wobei der Laufwagen eine – im montierten Zustand im Wesentlichen senkrecht zur Ebene des Schiebeflügels verlaufende horizontale Aufnahme- oder Stützfläche aufweist,
  5. wobei ein Bolzen in eine Öffnung der Aufnahme- oder Stützfläche zur Bildung einer festen, aber lösbaren Verbindung eingreift und über eine langgestreckte Platte des Laufwagenbeschlags mit dem Schiebeflügel so verbindbar ist, dass die Verbindung im Bereich oberhalb des horizontalen Holms des Schiebeflügels (FR) erreicht wird,
  6. wobei an der langgestreckten Platte zumindest zwei, in Horizontalrichtung beabstandete Montagestellen vorgesehen sind, wobei die Montagestellen ausgebildet sind, Schraubverbindungen mit dem Schiebeflügel zu ermöglichen und Paare von Montagestellen vorgesehen sind, um die langgestreckte Platte an horizontal und vertikal beabstandeten Stellen am Schiebeflügel (FR) zu montieren,
  7. in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
  8. wobei die Montagestellen beidseits des Bolzens angeordnet sind und der Bolzen mittig fest an der langgestreckten Platte angeordnet ist, z. B. durch Schweißstellen oder anderweitiges Montieren,
  9. wobei ein Abschnitt der langgestreckten Platte ein Stück weit in einen vertikalen Steg der Trag- und Stützfläche eingreift, wobei der Abschnitt als ein in der Dicke verjüngtes Stück ausgebildet ist, das durch eine Prägung oder Quetschung des gesamten ein- oder zweiteiligen Abschnitts der langgestreckten Platte hergestellt ist, die hinter den Steg eingreift;
  10. 2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 29.07.2016 begangen hat, und zwar unter Angabe
  11. a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
  12. b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
  13. c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
  14. wobei
  15. – zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
  16. 3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 29.07.2016 begangen hat, und zwar unter Angabe
  17. a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
  18. b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
  19. c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
  20. d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
  21. wobei
  22. – der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
  23. 4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter 1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben oder
    – nach ihrer Wahl – selbst zu vernichten,
  24. wobei der Beklagten gestattet ist, anstelle der vollständigen Vernichtung der angegriffenen Laufwagenbeschläge, diese in der Form umzugestalten, dass an der langgestreckten Platte des Laufwagenbeschlags nur zwei vertikal beabstandete Montagestellen angebracht sind, die nur auf einer Seite des Bolzens liegen;
  25. 5. die unter 1. bezeichneten, seit dem 29.07.2016 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 19.02.2019) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen,
  26. wobei der Beklagten gestattet ist, denjenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, anzubieten, anstatt das Erzeugnis gegen Erstattung des Kaufpreises an die Beklagte zurückzugeben, die Erzeugnisse von der Beklagten so umgestalten zu lassen, dass an der langgestreckten Platte des Laufwagenbeschlags nur zwei vertikal beabstandete Montagestellen angebracht sind, die nur auf einer Seite des Bolzens liegen, wobei die Beklagte sämtliche Kosten der Umgestaltung trägt.
  27. II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 29.07.2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
  28. III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
  29. IV. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
  30. V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 500.000,00. Daneben sind die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf (Ziffern I.1., I.4. und I.5. des Tenors) gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 350.000,00. Die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung (Ziffern I.2. und I.3. des Tenors) sind gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 100.000,00. Ferner ist das Urteil im Kostenpunkt gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
  31. Tatbestand
  32. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils DE 501 16 XXX.4 des Europäischen Patents EP 1 132 XXX B1 (Anlage K1; nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.
  33. Das Klagepatent wurde am 06.03.2001 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der DE 10011XXX vom 11.03.2000 und der DE 1010XXX vom 15.01.2001 angemeldet. Die Anmeldung des Klagepatents wurde am 12.09.2001 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 29.06.2016 bekanntgemacht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Eingetragene Inhaberin des Klagepatents ist die Klägerin.
  34. Auf den Einspruch der Beklagten hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts (EPA) in der mündlichen Verhandlung vom 23.03.2018 das Klagepatent in geändertem Umfang aufrechterhalten (schriftliche Gründe vom 04.05.2018 vorgelegt als Anlage K-A16). Die Beklagte hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde bei der Beschwerdekammer des EPA eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.
  35. Das Klagepatent betrifft einen Laufwagenbeschlag für einen Schiebeflügel. Der von der Klägerin geltend gemachte Klagepatentanspruch 1 lautet in der eingeschränkten Fassung nach der Entscheidung im Einspruchsverfahren:
  36. „Laufwagenbeschlag für einen Schiebeflügel mit Kippmöglichkeit, welcher Schiebeflügel (FR) horizontale und vertikale Holme aufweist und über einen zumindest einen davon an zumindest einem, parallel zu einem Festrahmen (BR) beweglichen Laufwagen (10, 20) des Laufwagenbeschlags montierbar ist, welcher Laufwagen in einem Eckbereich des Schiebeflügels (FR) mit diesem fest verbindbar ist; wobei
  37. der Laufwagen (20) eine – im montierten Zustand im Wesentlichen senkrecht zur Ebene des Schiebeflügels verlaufende horizontale – Aufnahme- oder Stützfläche (21) aufweist;
  38.  ein Bolzen (22) in eine Öffnung (21a) der Aufnahme- oder Stützfläche (21) zur Bildung einer festen, aber lösbaren Verbindung eingreift und über eine langgestreckte Platte (23;23a;23b) des Laufwagenbeschlags mit dem Schiebeflügel so verbindbar ist, dass die Verbindung im Bereich oberhalb des horizontalen Holms des Schiebeflügels (FR) erreicht wird;
  39.  an der langgestreckten Platte (23) zumindest zwei, in Horizontalrichtung beabstandete (c) Montagestellen (24a,24b;25a,25b) vorgesehen sind;
    wobei die Montagestellen ausgebildet sind, Schraubverbindungen mit dem Schiebeflügel zu ermöglichen und Paare von Montagestellen (24a,24b;25a,25b) vorgesehen sind, um die langgestreckte Platte (23) an horizontal und vertikal beabstandeten (c, d) Stellen am Schiebeflügel (FR) zu montieren;
  40. dadurch gekennzeichnet, dass die Montagestellen beidseits des Bolzens (22) angeordnet sind und der Bolzen (22) mittig fest an der langgestreckten Platte (23) angeordnet ist, z. B. durch Schweißstellen oder anderweitiges Montieren, wobei ein Abschnitt (23‘) der langgestreckten Platte (23) ein Stück weit in einen vertikalen Steg (21b) der Trag- und Stützfläche (21) eingreift, wobei der Abschnitt (23‘) als ein in der Dicke verjüngtes Stück ausgebildet ist, das durch eine Prägung oder Quetschung des gesamten ein- oder zweiteiligen Abschnitts der langgestreckten Platte (23) hergestellt ist, die hinter den Steg (21b) eingreift.“
  41. Nachfolgend werden in verkleinerter Form Fig. 1 und Fig. 3 des Klagepatents eingeblendet. Fig. 1 ist eine schrittweise Vergrößerung des rechten unteren Eckbereichs E eines Schiebeflügels FR in fünf Darstellungen, wobei die Achse 100 den Positionsbezug zwischen den oberen Bildern, dem mittleren Bild und der unteren Ausschnittsvergrößerung herstellt. Das linke Bild zeigt einen Ausschnitt in einem vertikalen Schnitt durch 100. Fig. 3 ist eine starke Vergrößerung des mittleren Bildes der Fig. 1, wobei Details der Platte 23 in einer Aufsicht und einer Schnittansicht gezeigt werden.
  42. Die Beklagte bewarb über ihre Internetseite das Produkt „A“, wie es auch in dem über die Internetseite zugehörigen Produktkatalog 09/XXX (Seite XX des Katalogs 09/20XX, von der Klägerin mit Bezugsziffern versehen eingereicht als Anlage K5) gezeigt ist (angegriffene Ausführungsform).
  43. Nachfolgend werden zwei Abbildungen eines von der Klägerin zu Testzwecken erworbenen Exemplars der angegriffenen Ausführungsform eingeblendet, die von der Klägerin als Anlage K6 überreicht und von ihr mit Bezugsziffern versehen wurden.
  44. Die Klägerin mahnte die Beklagte durch ihre Patentanwälte außergerichtlich ab. Die Beklagte lehnte die Abgabe einer Unterlassungserklärung jedoch ab.
  45. Inzwischen vertreibt die Beklagte die angegriffene Ausführungsform nicht mehr. In dem Katalog 02/XXX bewirbt sie eine abgewandelte Form des Produkts „A“ (Seite XXX des Katalogs 02/XXX abgebildet auf Seite X der Klageschrift, Bl. 19 GA), die von der Klägerin nicht angegriffen wird.
  46. Die Klägerin trägt vor, die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch.
  47. Die nach dem Patentanspruch erforderliche feste Anordnung des Bolzens an der langgestreckten Platte solle die Verstärkung und Versteifung im vertikalen Bereich der Verstärkungsplatte gewährleisten. Durch welche Anordnungsmittel dies erfolge, stelle das Klagepatent in das Belieben des Fachmanns. Insbesondere sei unerheblich, ob die Anordnung mittels sogenannter Zwischenstücke erfolge.
  48. Diese Sichtweise werde dadurch bestätigt, dass Unteranspruch 11 als Beispiel einer festen Verbindung die Verschweißung an beabstandeten Schweißstellen nenne. Wie in Fig. 3 gezeigt, könnten die Schweißstellen durchaus separate Erhebungen zwischen Bolzen und Verstärkungsplatte darstellen.
  49. Bei dem in der Klagepatentschrift als nachteilig gewürdigten Stand der Technik, der DE-U 87 09 XXX (Anlage K3), sei der Bolzen (15), wie aus Fig. 4 der Entgegenhaltung ersichtlich, nur im unteren Bereich eingesteckt und erstrecke sich gerade nicht entlang der oberen Verstärkungsplatte (14). Mangels einer Erstreckung des Bolzens entlang der vertikalen Verstärkungsplatte träten genau die vom Klagepatent kritisierten Verformungs- und Torsionskräfte auf.
  50. Soweit die Einspruchsabteilung eine unbewegliche Anordnung für erforderlich halte, so dass Bolzen und Platte eine Einheit bildeten, stelle dies keinen Widerspruch zu ihrer Auslegung dar und sei abgesehen davon ohnehin nicht bindend. Was die Einspruchsabteilung unter einer drehbaren Anordnung des Bolzens verstehe, könne den Entgegenhaltungen D28 und D31, mit denen sich die Einspruchsentscheidung in diesem Zusammenhang befasse, entnommen werden. In beiden Fällen sei der Bolzen freibeweglich in ein Aufnahmegewinde eingedreht. Soweit die Einspruchsabteilung voraussetze, dass Bolzen und Platte eine Einheit bildeten, bedeute dies nicht, dass es sich um eine unmittelbare, ohne Zwischenstücke zu einer Einheit führende Anordnung des Bolzens an der Platte handeln müsse.
  51. Diese Auslegung zugrunde gelegt, verwirkliche die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1. Insbesondere sei der Bolzen der angegriffenen Ausführungsform fest an der langgestreckten Platte angeordnet. Im oberen Bereich greife der Bolzen zwar in eine Verstellkulisse. Wenn die Verstellschraube jedoch eingestellt sei, sei die Verbindung und Anordnung fest und unbeweglich. Der Bolzen verstärke damit den Bereich entlang der vertikalen Verstärkungsplatte, wie es vom Klagepatent erstrebt werde.
  52. Die Beklagte könne sich nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen. Eine Aussetzung des Rechtsstreits sei angesichts der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht geboten.
  53. Die Klägerin beantragt,
  54. wie erkannt,
  55. hinsichtlich der Anträge zu I.4 und I.5. jedoch jeweils ohne den letzten Absatz der tenorierten Fassung („wobei der Beklagten gestattet ist, […]“);
  56. Hilfsweise beantragt die Klägerin,
  57. es ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft abzuwenden.
  58. Die Beklagte beantragt,
  59. die Klage abzuweisen;
  60. hilfsweise,
  61. das Verfahren gemäß § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das unter dem Aktenzeichen T XXX/18 – 3.2.08 geführte Einspruchsbeschwerdeverfahren hinsichtlich des Patents EP 1 132 XXX auszusetzen;
  62. weiter hilfsweise,
  63. (1) anstelle der vollständigen Vernichtung der angegriffenen Laufwagenbeschläge, diese in der Form umzugestalten, dass an der langgestreckten Platte des Laufwagenbeschlags nur zwei vertikal beabstandete Montagestellen angebracht sind, die nur auf einer Seite des Bolzens liegen
  64. und/oder
  65. (2) denjenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, anzubieten, anstatt das Erzeugnis gegen Erstattung des Kaufpreises an die Beklagte zurückzugeben, die Erzeugnisse von der Beklagten so umgestalten zu lassen, dass an der langgestreckten Platte des Laufwagenbeschlags nur zwei vertikal beabstandete Montagestellen angebracht sind, die nur auf einer Seite des Bolzens liegen, wobei die Beklagte sämtliche Kosten der Umgestaltung trägt;
  66. weiter hilfsweise,
  67. ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in der Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
  68. Die Beklagte trägt vor, die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Es fehle an einer festen Anordnung des Bolzens an der langgestreckten Platte.
  69. Aus dem Anspruchswortlaut ergebe sich, dass eine sowohl feste – somit unbewegliche – als auch direkte bzw. unmittelbare Verbindung zwischen dem Bolzen und der Platte bestehen müsse. Der Begriff „fest“ sei nach jedem fachmännischen Verständnis als unbeweglich zu verstehen. Ferner sei der Bolzen nach dem Klagepatent „an“ der Platte angeordnet und nicht über Zwischenschaltung weiterer Bauteile mit dieser verbunden.
  70. Für diese Auslegung spreche auch die im Merkmal enthaltene beispielhafte Konkretisierung. So zeichne sich eine Schweißstelle dadurch aus, dass die aneinandergeschweißten Teile unmittelbar und unbeweglich miteinander verbunden seien. Insofern könnten auch die in Fig. 3 gezeigten Schweißstellen (vgl. Unteranspruch 11) nicht mit Halterungen verglichen werden, welche den Bolzen aufnehmen und beweglich und beabstandet an der Verstärkungsplatte halten.
  71. Bei dieser Auslegung sei bei der angegriffenen Ausführungsform keine feste Anordnung des Bolzens an der langgestreckten Platte gegeben. Der Bolzen sei 1) von der Platte beabstandet, werde 2) durch die Elemente lediglich gehalten bzw. begrenzt und bleibe 3) beweglich. Jede dieser Ausgestaltungen schließe isoliert betrachtet eine feste Anordnung an der Platte im Sinne des Klagepatents aus.
  72. Konkret sei der Bolzen verstellbar und mit Spiel an der langgestreckten Platte angeordnet. Zwischen dem Bolzen und der Platte befinde sich zudem ein Drehelement, so dass die Verbindung beweglich und nicht unmittelbar sei. Die unterseitig und mittig der angebrachten Platte angebrachten losen Halterungen dienten nicht vornehmlich der Anordnung des Bolzens, sondern der Begrenzung seiner Bewegung.
  73. Die Benutzung der Lehre des Klagepatents – eine solche unterstellt –, sei zudem nicht rechtswidrig, da ihr (der Beklagten) an der angegriffenen Ausführungsform ein Vorbenutzungsrecht zustehe. Das System „B“ zeige alle technischen Merkmale, auf die sich die Klägerin im Rahmen der Merkmalsverwirklichung berufe. Dies gelte auch für die Merkmale 12 und 13 des Klagepatentanspruchs 1. Aus den Komponentenzeichnungen (Anlage BA6) ergebe sich insbesondere, dass an der langgestreckten Platte beidseits des Bolzens Fortsätze angebracht seien, die in einen vertikalen Steg der Trag- und Stützfläche eingreifen.
  74. Ihr Erfindungsbesitz sei auch redlich. So ergebe sich aus keiner der von der Klägerin vorgelegten Vereinbarungen eine Regelung des Inhalts, dass Erfindungen oder sonstige Entwicklungen der Klägerin zustehen sollen. Die Beklagte habe das System „B“ bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents angeboten, ohne dass dies von der Klägerin beanstandet worden wäre.
  75. Jedenfalls sei der Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer über das Einspruchsbeschwerdeverfahren auszusetzen. Die Einspruchsabteilung habe Entgegenhaltungen unzutreffend gewürdigt. Zudem habe sie, die Beklagte, im Beschwerdeverfahren in Reaktion auf den erstmals in der mündlichen Verhandlung eingeführten Hilfsantrag 3 eine weitere offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, die zum Erfolg des Beschwerdeverfahrens führen werde.
  76. Sofern man gleichwohl zu einer Verurteilung gelange, könne diese hinsichtlich der Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung nur in einer gemäß ihren Hilfsanträgen eingeschränkten Fassung erfolgen. Eine uneingeschränkte Verurteilung zu Rückruf und Vernichtung wäre im Sinne des § 140a Abs. 4 PatG unverhältnismäßig.Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2019 Bezug genommen.
  77. Entscheidungsgründe
  78. Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet.
  79. Die angegriffene Ausführungsform macht von Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch (hierzu unter I.). Ein privates Vorbenutzungsrecht steht der Beklagten nicht zu (hierzu unter II). Die Klägerin hat aufgrund der patentverletzenden Handlungen der Beklagten die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz dem Grunde nach sowie – insoweit allerdings nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang – auf Rückruf und Vernichtung aus Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1, Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB (hierzu unter III.). Im Rahmen des der Kammer zustehenden Ermessens wird das Verfahren nicht nach § 148 ZPO im Hinblick auf das gegen das Klagepatent anhängige Einspruchsbeschwerdeverfahren ausgesetzt (hierzu unter IV.).
  80. I.
    Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch.
  81. 1.
    Das Klagepatent (nachfolgend genannte Absätze ohne Quellenangabe sind solche des Klagepatents) betrifft einen Laufwagenbeschlag für einen Schiebeflügel, der einen verbesserten Halt der Schiebeflügel am Laufwagen ermöglichen soll.
  82. Nach den einleitenden Bemerkungen des Klagepatents entsteht bei großen Flügelgewichten der Schiebeflügel im Flügel eine Torsion auf den unteren horizontalen Flügelholm. Die Verwindung wirkt sich auch auf die nicht verstärkten (nicht mit Metalleinlagen armierten) Überschläge insbesondere der senkrechten Holme des Schiebeflügels aus, so dass ein Verformen nach innen – in Richtung des Festrahmens (Blendrahmens) – erfolgt. Diese Torsion hat ihre Ursache in einem nicht unterhalb des Schwerpunkts des Flügels am Blendrahmen horizontal beweglichen Laufwerks, meist auch Laufwagen genannt, der zur betrieblichen Bewegung des Schiebeflügels eingesetzt wird. Dieses Laufwerk ist bei einem unten abgestützten Schiebeflügel an dem unteren horizontalen Holm verfahrbar und wird zumeist im Eckbereich des Flügels mit dem Flügel fest verbunden. Die Verbindung geschieht über eine vorhandene Verstärkung, die in eine horizontale Stützfläche am Laufwerk gesteckt wird und am Schiebeflügel verschraubt ist, insbesondere an dem vertikalen Holm dieses Schiebeflügels. Diese bekannte Verstärkung wirkt der beschriebenen Verformung (Torsion) des Schiebeflügels entgegen.
  83. Werden Kunststoffprofile verwendet, so sorgt eine Verschraubung der erwähnten Verstärkung in einem Holmbereich, der eine Metallarmierung besitzt, für eine solide Montage. Werden die Flügelgewichte aber immer höher, aufgrund größerer Glasgewichte oder Flächen der horizontal verschiebbaren Flügel, so kann die bekannte Montage eine Verformung nicht mehr ausreichend begrenzen (Absatz [0002]).
  84. Aus der EP-A 312 XXX ist eine flache oder winkelförmige Eckversteifung bekannt, welche das Klagepatent unter Bezugnahme auf die dortige Fig. 3 näher erläutert (Absatz [0003]).
  85. Ferner erläutert das Klagepatent die DE-U 87 09 XXX (Anlage K3), welche die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart. Dieses Dokument zeigt ein Verstärkungsteil für einen gehäuseartigen Tragteil, welcher einen Schwenkzapfen eines Ausstellarms trägt. Nachfolgend wird Fig. 4 der DE-U 87 09 XXX eingeblendet:
  86. Es ist eine Platte (14) vorgesehen, die über ein Abwinkelungsstück als nahezu horizontales Übergangsstück verfügt, in welches ein Bolzenstück von unten abgedeckt eingesetzt ist. Der Bolzen ist nicht unmittelbar an der Platte befestigt, sondern mittelbar über das Übergangsstück, das bei hohen Flügelgewichten im Winkelbereich zur Platte als Gelenk wirkt. Die Platte ist durch mehrere Montagestellen, dort über Schrauben (26), mit dem Flügel verschraubt und der nach unten ragende Bolzen steckt in zwei Aufnahmeöffnungen des Laufwagens (12) und kann daraus auch entnommen werden. In jedem Falle sorgt eine Verkleidung (16) für eine Abdeckung des in die Öffnungen eingesteckten und daraus wieder herausnehmbaren Bolzens (Absatz [0004] des Klagepatents).
  87. Als Aufgabe benennt es das Klagepatent, einen Laufwagenbeschlag vorzuschlagen, mit der ein erhöhtes Flügelgewicht eines Schiebeflügels aufgenommen werden kann, mit welcher dieser Flügel insbesondere im Eckbereich versteift werden kann. Auch die Montagezeit soll verkürzt bzw. vereinfacht werden. Diese Aufgaben sind, so das Klagepatent, als technische Problemstellung auch jeweils individuell zu lösen (Absatz [0005]).
  88. 2.
    Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent einen Laufwagenbeschlag mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 vor, der nachstehend in seiner im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung in gegliederter Form wiedergegeben wird:
  89. 1. Laufwagenbeschlag für einen Schiebeflügel mit Kippmöglichkeit, welcher Schiebeflügel (FR) horizontale und vertikale Holme aufweist;
  90. 2. der Schiebeflügel ist zumindest über einen der Holme an zumindest einem, parallel zu einem Festrahmen (BR) beweglichen Laufwagen (10, 20) des Laufwagenbeschlags montierbar;
  91. 3. der Laufwagen ist in einem Eckbereich des Schiebeflügels (FR) mit diesem fest verbindbar;
  92. 4. der Laufwagen (20) weist eine – im montierten Zustand im Wesentlichen senkrecht zur Ebene des Schiebeflügels verlaufende horizontale –Aufnahme- oder Stützfläche (21) auf;
  93. 5. ein Bolzen (22) greift in eine Öffnung (21a) der Aufnahme- oder Stützfläche (21) zur Bildung einer festen, aber lösbaren Verbindung ein;
  94. 6. der Bolzen ist über eine langgestreckte Platte (23; 23a, 23b) des Laufwagenbeschlags mit einem Schiebeflügel so verbindbar, dass die Verbindung im Bereich oberhalb des horizontalen Holms des Schiebeflügels (FR) erreicht wird;
  95. 7. an der langgestreckten Platte (23) sind zumindest zwei, in Horizontalrichtung beabstandete (c) Montagestellen (24a, 24b; 25a, 25b) vorgesehen,
  96. 8. wobei die Montagestellen ausgebildet sind, Schraubverbindungen mit dem Schiebeflügel zu ermöglichen;
  97. 9. Paare von Montagestellen (24a, 24b; 25a, 25b) sind vorgesehen, um die langgestreckte Platte (23) an horizontal und vertikal beabstandeten (c, d) Stellen am Schiebeflügel (FR) zu montieren;
  98. 10. die Montagestellen sind beidseits des Bolzens (22) angeordnet;
  99. 11. der Bolzen (22) ist mittig fest an der langgestreckten Platte (23) angeordnet, z. B. durch Schweißstellen oder anderweitiges Montieren,
  100. 12. wobei ein Abschnitt (23‘) der langgestreckten Platte (23) ein Stück weit in einen vertikalen Steg (21b) der Trag- und Stützfläche (21) eingreift,
  101. 13. wobei der Abschnitt (23‘) als ein in der Dicke verjüngtes Stück ausgebildet ist, das durch eine Prägung oder Quetschung des gesamten ein- oder zweiteiligen Abschnitts der langgestreckten Platte (23) hergestellt ist, die hinter den Steg (21b) eingreift.
  102. 3.
    Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 11 des Klagepatentanspruchs 1. Die Verwirklichung der übrigen Merkmale ist zwischen den Parteien zu Recht unstreitig, so dass es dazu keiner Ausführungen bedarf.
  103. a)
    Nach Merkmal 11 des Klagepatentanspruchs 1 ist der Bolzen mittig – insoweit besteht zwischen den Parteien zu Recht kein Streit – „fest an der langgestreckten Platte angeordnet, z. B. durch Schweißstellen oder anderweitiges Montieren“.
  104. Die langgestreckte Platte des Laufwagenbeschlags, vom Klagepatent auch als Montageplatte bezeichnet (vgl. Absätze [0007], [0011]), stellt die Verbindbarkeit des Bolzens mit einem Schiebeflügel her (vgl. Merkmal 6; Absätze [0008], [0014]). Über die Montageplatte wird das Gewicht des Schiebeflügels aufgenommen und auf den Laufwagen mit seiner Aufnahme- oder Stützfläche, mit der der Bolzen ebenfalls verbunden ist (vgl. Merkmal 5), übertragen (vgl. Absätze [0025], [0027]). Für die Übertragung der Kräfte sorgt der Bolzen (Absatz [0025]). Das Flügelgewicht wirkt über die Montagestellen auf die Platte ein (vgl. Absatz [0028]). Der Bolzen verstärkt und versteift die Montageplatte in deren mittigen Bereich und bewirkt, dass höhere Kräfte übertragen werden können. Die feste Anordnung muss somit gewährleisten, dass die Kräfte von dem Bolzen aufgenommen und übertragen werden können. Dies wird durch eine Anordnung über ein Verbindungsstück, auf das die Kräfte einwirken, nicht erreicht. Entsprechend kritisiert das Klagepatent an der vorbekannten DE-U 87 09 XXX (Anlage K3), dass der Bolzen nicht unmittelbar an der Platte befestigt ist, sondern mittelbar über das Übergangsstück, das bei hohen Flügelgewichten im Winkelbereich zur Platte als Gelenk wirkt. Wie aus Fig. 4 der DE-U 87 09 XXX ersichtlich, erstreckt sich nach deren Lehre der Bolzen zudem nicht entlang der oberen Verstärkungsplatte. Eine Aufnahme und Übertragung der auf die Platte wirkenden Kräfte wird auf diese Weise nicht gewährleistet.
  105. Unter einer festen Anordnung versteht der Fachmann davon ausgehend eine solche, die die Kraftübertragung von der Montageplatte über den Bolzen auf den Laufwagen gewährleistet. Hierfür muss es sich, worüber sowohl zwischen den Parteien Einigkeit besteht als es auch der Auffassung der Einspruchsabteilung entspricht, grundsätzlich um eine unbewegliche Anordnung handeln. Die Erwägungen der Einspruchsabteilung sind für die Auslegung nicht bindend, sind aber als gewichtige sachverständige Stellungnahme anzusehen (vgl. BGH, GRUR 1998, 895, 896 – Regenbecken; Rinken, in: Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Auflage 2017, § 14 Rn. 58). Der Begriff der unbeweglichen Anordnung schließt in Einklang mit der Einspruchsabteilung eine drehbare Anordnung aus. Dass jeder Bewegungsspielraum ausgeschlossen ist, gibt das Klagepatent demgegenüber nicht vor. Zur Gewährleistung der Kraftübertragung ist eine solche jeden Spielraum ausschließende Anordnung auch nicht erforderlich.
  106. Soweit die Einspruchsabteilung darauf abstellt, dass Bolzen und Platte eine „Einheit“ bilden, kommt dem eine eigenständige Bedeutung nicht zu. Nach den Ausführungen der Einspruchsabteilung handelt es sich dabei um eine unmittelbare Folge der unbeweglichen Anordnung („unbeweglich angeordnet, so dass der Bolzen und die Platte eine Einheit bilden“, Seite 6 der Anlage K-A16).
  107. Dass der Bolzen unmittelbar auf der Montageplatte aufliegt, gibt das Klagepatent nicht vor. Insbesondere lässt sich dem Wortlaut, wonach der Bolzen „an“ der Platte angeordnet ist, nicht entnehmen, dass ein unmittelbarer Kontakt zwischen Bolzen und Platte bestehen muss. In funktionaler Hinsicht ist ein solcher Kontakt ebenfalls nicht erforderlich, so lange die dargestellte Kraftübertragung gewährleistet ist.
  108. b)
    Diese Auslegung zugrunde gelegt, ist der Bolzen der angegriffenen Ausführungsform im Sinne des Merkmals 11 fest an der langgestreckten Platte angeordnet.
  109. Der Bolzen ist durch drei Fixierungen im unteren, mittleren und oberen Bereich der Montageplatte an dieser befestigt. Im unteren Bereich erfolgt die Befestigung durch einen Montagering, im mittleren Bereich durch zwei seitlich in den Bolzen eingreifende Vorsprünge und im oberen Bereich durch eine Aufnahmekulisse. Dass der Bolzen durch diese Anordnung nicht unmittelbar auf der Platte anliegt, führt nach obiger Auslegung ebenso wenig aus der Verletzung heraus wie die Tatsache, dass ein gewisser Bewegungsspielraum zwischen Platte und Bolzen besteht. Der vorhandene Spielraum steht der Kraftübertragung von der Platte auf den Bolzen und weiter auf den Laufwagen nicht entgegen.
  110. Bei der Aufnahmekulisse, die den Bolzen im oberen Bereich fixiert, handelt es sich nicht um eine drehbare Anordnung. Zwar lässt sich die Verstellschraube als solche drehen. Das Verdrehen der Verstellschraube führt zu einem Verschwenken der Verstellkulisse, so dass der Bolzen in seiner axialen Beabstandung von der Montageplatte verschoben bzw. in seinem Neigungswinkel verändert werden kann. Der Bolzen selbst ist jedoch nicht drehbar, ebenso wenig die Verstellkulisse, in die der Bolzen eingebunden ist. Zudem verhindern auch die mittlere und untere Fixierung des Bolzens jede Drehbarkeit.
  111. II.
    Ein privates Vorbenutzungsrecht an der angegriffenen Ausführungsform, das nach § 12 Abs. 1 PatG die Rechtswidrigkeit der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents entfallen ließe, steht der Beklagten nicht zu.
  112. 1.
    Nach § 12 Abs. 1 S. 1 PatG tritt die Wirkung des Patents gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Nach den vom BGH hierzu ergänzend aufgestellten Voraussetzungen liegt eine ausreichende Benutzungshandlung oder Veranstaltung in diesem Sinne nur vor, wenn der Handelnde selbstständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich erworben und ausgeübt hat (BGH, GRUR 2010, 47, 48 – Füllstoff m. w. N.).
  113. 2.
    Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. Die Unterlagen, über die die Beklagte im Prioritätszeitpunkt verfügte, offenbaren nicht alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 (dazu unter a)). Zudem hätte die Beklagte einen Erfindungsbesitz, einen solchen unterstellt, jedenfalls nicht redlich erlangt (dazu unter b)).
  114. a)
    Dass sich die Beklagte vor dem Prioritätstag des Klagepatents im Erfindungsbesitz befand, lässt sich nicht feststellen.
  115. aa)
    Der Erfindungsbesitz erfordert, dass die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (BGH, GRUR 2010, 47, 48 – Füllstoff; GRUR 2012, 895, 896 – Desmopressin). Insoweit muss es zu einer Erkenntnis gekommen sein, die es jederzeit möglich macht, die technische Lehre planmäßig und wiederholbar auszuführen. Daran fehlt es, wenn das technische Handeln noch im Versuchsstadium stecken geblieben ist (BGH, GRUR 2012, 895, 896 – Desmopressin; Rinken, in: Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Auflage 2017, § 12 PatG Rn. 9).
  116. bb)
    Dass die Beklagte sich vor dem Prioritätszeitpunkt im Erfindungsbesitz hinsichtlich einer Erfindung mit einem Inhalt entsprechend der Anlage BA6 befunden hat, ist zwischen den Parteien unstreitig. Die Klägerin trägt selbst vor, dass die im vorliegenden Verfahren nicht zur Akte gereichte Anlage D29 im Einspruchsverfahren, was die technische Ausgestaltung des Kipp-Schiebe-Beschlags angeht, mit der Anlage BA6 identisch ist. Die Anlage D29 aus dem Einspruchsverfahren datiert vom 10.03.2000 und ist damit älter als die früheste Priorität des Klagepatents (11.03.2000).
  117. Die BA6, bei der es sich um Komponentenzeichnungen zu dem System „B C“ handelt, offenbart indes nicht die Merkmale 12 und 13 des Klagepatentanspruchs 1. Ein (oder mehrere) verjüngte Abschnitte an der Platte zum Eingriff in die Trag- und Stützfläche des Laufwagens sind nicht erkennbar. Zwar sind in der BA6 (bzw. in der auszugsweise vergrößerten und mit Bezugsziffern versehenen Anlage BA7) die Stellen angedeutet, die bei der angegriffenen Ausführungsform als verjüngte Abschnitte ausgebildet sind. Um in der BA6 die verjüngten Abschnitte als solche zu erkennen, reicht dies aber nicht aus. Auch der Eingriff hinter den Steg im Sinne des Merkmals 13 ist in der BA6 nicht erkennbar.
  118. b)
    Selbst wenn von einem Erfindungsbesitz der Beklagten auszugehen wäre, hätte sie diesen nicht im Sinne der auf das private Vorbenutzungsrecht anzulegenden Maßstäbe redlich erlangt.
  119. aa)
    Redlich erworben ist der Erfindungsbesitz nach den bekannten Grundsätzen, wenn der Benutzer sich für befugt halten durfte, die erfindungsgemäße Lehre für eigene Zwecke anzuwenden. Redlichkeit wird nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass der Erfindungsbesitz vom Inhaber des Patents oder dessen Rechtsvorgängern abgeleitet ist. Unredlich handelt der Benutzer aber jedenfalls dann, wenn er die geschützte Lehre widerrechtlich entnommen hat (BGH, GRUR 1964, 673, 675 – Kasten für Fußabtrittsroste).
  120. Diese Grundsätze hat der BGH in seiner Entscheidung „Füllstoff“ (GRUR 2010, 47) angewendet und weiterentwickelt. Danach ist ein Vorbenutzungsrecht in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde. In diesem Fall muss jede Partei aus den vertraglichen Vereinbarungen entnehmen, ob und welche Rechte ihr in Bezug auf Erfindungen der anderen Seite zustehen. Werden die Rechte an solchen Erfindungen im Vertrag abgetreten oder zumindest ein schuldrechtlicher Anspruch auf Abtretung begründet oder steht dem anderen Teil ein Recht zur Inanspruchnahme der Erfindung gemäß § 6 ArbnErfG zu, hat der begünstigte Teil hinreichende Möglichkeiten, die geschützte Lehre für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Macht er von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch oder stehen ihm derartige Rechte weder nach dem Vertrag noch nach dem Gesetz zu, kann er redlicherweise nicht erwarten, dennoch zur weiteren Nutzung der Erfindung befugt zu sein. Zur Entstehung eines Vorbenutzungsrechts gegenüber dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolgern kann es weder im einen noch im anderen Fall kommen. Für die Anwendung von § 12 PatG ist in solchen Konstellationen kein Raum (BGH, GRUR 2010, 47, 48 f. – Füllstoff).
  121. Der Grundsatz, wonach ein Vorbenutzungsrecht auch dann entstehen kann, wenn der Erfindungsbesitz vom Erfinder abgeleitet ist, steht dem nicht entgegen. Dieser Grundsatz kann nur greifen, wenn der Erfindungsbesitz redlich erworben und ausgeübt wurde. Dies ist bei einer auf den Erfinder zurückgehenden Offenbarung in der Regel nur dann möglich, wenn der Benutzer sich aufgrund der Umstände für befugt halten durfte, von der von ihm erkannten Lehre Gebrauch zu machen (BGH, GRUR 1964, 673, 675 – Kasten für Fußabtrittsroste). Hierzu genügt es nicht, dass der Erfindungsbesitz rechtmäßig erworben worden ist. Erforderlich ist auch, dass sich der Benutzer redlicherweise für befugt halten darf, den Erfindungsbesitz unabhängig von einem der Überlassung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis auf Dauer ausüben zu dürfen. Sind die Rechtsbeziehungen zwischen dem Erfinder und dem Benutzer vertraglich geregelt, fehlt es von vornherein an einer berechtigten Grundlage für eine solche Annahme, wenn sich aus dem Vertrag derartiges nicht ergibt. Die Befugnisse des anderen Teils richten sich dann allein nach den vertraglichen Vereinbarungen, nicht nach § 12 PatG. Ob die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 S. 4 PatG vorliegen, ist dabei unerheblich (BGH, GRUR 2010, 47, 49 – Füllstoff).
  122. bb)
    In Anwendung dieser Grundsätze fehlt es an der für das Vorbenutzungsrecht erforderlichen Redlichkeit des Erfindungsbesitzes.
  123. Dass ihr Erfindungsbesitz seinen Ursprung in der vertraglichen Zusammenarbeit mit der Klägerin hat und es sich um eine alleinige Entwicklung der Klägerin handelt, hat die Beklagte nicht wirksam bestritten. Soweit die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 03.01.2019 und in der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2019 darauf hingewiesen hat, dass die Klägerin keine Nachweise dafür vorgelegt habe, dass sie das System „B“ entwickelt habe, stellt dies kein Bestreiten der Urheberschaft der Klägerin an den vor dem Prioritätstag vorliegenden Unterlagen dar. Insbesondere stellt die Beklagte nicht in Abrede, dass es sich bei der vom 10.03.2000 datierenden Konzeptions- und Werkstattzeichnung gemäß Anlage D29 um eine Unterlage der Klägerin handelt. Die Anlage D29 zeigt den Beschlag unter dem Schlagwort „D“, wobei D ein Kürzel für „E“ ist. Angesichts dieses unwidersprochenen Vorbringens waren im Übrigen auch keine weiteren Nachweise von der Klägerin zu fordern.
  124. Dass der Beklagten ein Recht eingeräumt worden ist, die ihr überlassene Erfindung unabhängig von den vertraglichen Beziehungen zur Klägerin dauerhaft selbst zu nutzen, lässt sich nicht feststellen. Insbesondere geben die Vereinbarungen der Parteien während der Dauer ihrer Zusammenarbeit hierauf keine Hinweise. Der Beklagten werden zwar Nutzungsrechte eingeräumt, jedoch gerade nicht unabhängig von den getroffenen Vereinbarungen. Dies wäre nach den dargestellten Grundsätzen aber erforderlich, um trotz der Tatsache, dass die Beklagte den Erfindungsbesitz im Rahmen der vertraglichen Beziehung von dem Erfinder erlangt hat, von einem Vorbenutzungsrecht ausgehen zu können.
  125. III.
    Die Beklagte verletzt das Klagepatent durch den Vertrieb der patentgemäß ausgestalteten angegriffenen Ausführungsform (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 1 PatG). Aus der festgestellten Patentverletzung ergeben sich die zuerkannten Rechtsfolgen.
  126. 1.
    Die Beklagte ist der Klägerin gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet. Die Verpflichtung zur Unterlassung umfasst auch das Herstellen. Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das – über eine Tochterfirma in U – auch in der Herstellung von Beschlägen tätig ist. Dies hat der Beklagtenvertreter in der am selben Tag verhandelten Parallelsache 4a O 49/18 auch für den vorliegenden Rechtsstreit erklärt. In einer solchen Konstellation besteht stets die Möglichkeit und damit eine Erstbegehungsgefahr, dass die Produktion von der Muttergesellschaft übernommen und ins Inland verlagert wird (vgl. BGH, GRUR 2012, 512, 518 – Kinderwagen). Ein herstellendes Unternehmen ist regelmäßig hinsichtlich aller Benutzungshandlungen des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG zu verurteilen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.04.2007 – I-2 U 51/16 – Rn. 181 bei Juris m. w. N.).
  127. 2.
    Des Weiteren hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz dem Grunde nach (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG).
  128. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.
  129. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.
  130. 3.
    Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG.
  131. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren festgestellten Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang aus Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
  132. 4.
    Der Klägerin steht auch ein Vernichtungsanspruch nach Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1 S. 1 PatG zu. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit (§ 140a Abs. 4 PatG) ist der Beklagten jedoch zu gestatten, anstelle der vollständigen Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform diese in der Form umzugestalten, dass an der langgestreckten Platte des Laufwagenbeschlags nur zwei vertikal beabstandete Montagestellen angebracht sind, die nur auf einer Seite des Bolzens liegen.
  133. a)
    Eine Vernichtung kann im Einzelfall unverhältnismäßig sein und infolge dessen nach § 140a Abs. 4 PatG nicht verlangt werden, wenn der rechtswidrige Zustand der Vorrichtung auf andere Weise als durch die vollständige Vernichtung beseitigt werden kann. Dies kann der Fall sein, wenn sich der schutzrechtsverletzende Gegenstand ohne Schwierigkeiten zu einem patentfreien Erzeugnis umgestalten lässt oder wenn der schutzrechtsverletzende Zustand durch die Vernichtung lediglich eines Teils der patentgeschützten Gesamtvorrichtung beseitigt werden kann. Eine Teilvernichtung ist allerdings nur dann ein Ersatz für die an sich geschuldete Totalvernichtung, wenn sie ebenso zuverlässig sicher stellt, dass die Wiederherstellung des schutzrechtsverletzenden Zustandes endgültig ausgeschlossen ist (OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.04.2011 – I-2 U 16/10, Seilzugvorrichtung; GRUR-RR 2007, 259 – Thermocyler; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt D Rn. 645 f.).
  134. b)
    Danach ist es aus Gründen der Verhältnismäßigkeit geboten, der Beklagten zu gestatten, statt der vollständigen Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform eine Umgestaltung entsprechend ihrem Hilfsantrag vorzunehmen. Eine Abbildung einer solchen Ausgestaltung hat die Beklagte auf Seite 23 ihres Schriftsatzes vom 20.09.2017 (Bl. 114 GA) vorgelegt.
  135. Durch diese Maßnahme werden die entsprechenden Exemplare der angegriffenen Ausführungsform in einen nicht mehr patentverletzenden Zustand versetzt, da bei einer so abgewandelten Ausführungsform das Merkmal 10 nicht mehr verwirklicht wird. Diese Umgestaltung ist auch ausreichend, um eine Patentverletzung zu vermeiden. Es besteht insbesondere nicht die Gefahr, dass nach der Umgestaltung Dritte die Sets wieder mit einer patentgemäß ausgestalteten Montageplatte versehen. Dass dies aufgrund technischer Vorteile der beidseitigen Montagestellen naheliegend wäre, ist nicht ersichtlich. Die Beklagte hat insoweit unwidersprochen geltend gemacht, dass die patentfreie Ausführungsform für den Nutzer technisch vorteilhaft ist und es sich überdies um die normal auf dem Markt angebotene Ausführungsform handelt.
  136. Die Umgestaltung ist, wie die Beklagte ebenfalls unwidersprochen vorgetragen hat, ohne Schwierigkeiten möglich. Die Montageplatte kann danach mit einfachen Mitteln gegen eine solche Montageplatte ausgetauscht werden kann, die nur vertikal beabstandete Montagestellen auf einer Seite des Bolzens aufweist. Die Herstellungskosten einer solchen Montageplatte betragen € 0,50. Das Set bestehend aus Laufwagen und Verstärkungsteil, das anderenfalls der Vernichtung unterläge, hat einen Verkaufspreis von € 70,00.
  137. 5.
    Weiter hat die Klägerin einen Anspruch auf Rückruf der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen nach Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 3 PatG. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit (§ 140a Abs. 4 PatG) ist der Beklagten jedoch zu gestatten, denjenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, anzubieten, anstatt das Erzeugnis gegen Erstattung des Kaufpreises an die Beklagte zurückzugeben, die Erzeugnisse von der Beklagten so umgestalten zu lassen, dass an der langgestreckten Platte des Laufwagenbeschlags nur zwei vertikal beabstandete Montagestellen angebracht sind, die nur auf einer Seite des Bolzens liegen, wobei die Beklagte sämtliche Kosten der Umgestaltung trägt.
  138. a)
    Auch der Rückruf kann im Einzelfall unverhältnismäßig sein und deshalb nach § 140a Abs. 4 PatG nicht oder nur eingeschränkt verlangt werden. Die Ausführungen zum Vernichtungsanspruch gelten hier zunächst entsprechend. Hat der Patentverletzer eine patentfreie Ausweichtechnik zur Hand, kann der Rückruf gegebenenfalls in der milderen Form umgesetzt werden, dass der Abnehmer die patentverletzende Vorrichtung nicht gegen Rückgabe des Kaufpreises an den Patentverletzer zurückgibt, sondern im Austausch gegen die patentfreie Vorrichtung. Aus derselben Überlegung heraus ist dem Abnehmer in geeigneten Fällen – im Sinne eines Wahlrechts – anstelle der Rückgabe anzubieten, den Verletzungsgegenstand bei sich in eine patentfreie Vorrichtung umzuwandeln (vgl. bereits Urteile der Kammer vom 13.10.2016 – 4a O 174/15 und vom 21.09.2017 – 4a O 18/16; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt D Rn. 688). Voraussetzung einer solchen Umgestaltung ist, dass der Umbau eine sowohl technisch als auch wirtschaftlich realistische Option darstellt, so dass mit seiner tatsächlichen Durchführung ernsthaft gerechnet werden kann (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt D Rn. 688). Darüber hinaus darf der Verletzer den durch die Lieferung der Ausweichtechnik gesicherten Kundenstamm nicht maßgeblich aufgrund der Patentverletzung gewonnen haben (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt D Rn. 688; vgl. auch Hoppe/Donle, GRUR-RR 2018, 393, 397).
  139. b)
    Danach kann der Rückruf vorliegend so verlangt werden wie von der Beklagten hilfsweise beantragt. Der Umbau ist nach dem im Rahmen des Vernichtungsanspruchs dargestellten Vorbringen der Beklagten als technisch und wirtschaftlich realistische Option anzusehen. Es steht auch nicht zu befürchten, dass der Beklagten auf diese Weise ein durch die Patentverletzung gesicherter Kundenstamm verbleibt. Eine entsprechend dem Tenor ausgestaltete Version der angegriffenen Ausführungsform bietet die Beklagte bereits seit Anfang 2017 regulär am Markt an, während die ursprüngliche Version der angegriffenen Ausführungsform nur innerhalb weniger Wochen und in einem Umfang von maximal 100 Stück vertrieben wurde. Ein durch die Patentverletzung gesicherter Kundenstamm kann aus diesen Gründen durch die Umgestaltung nicht erhalten werden.
  140. Der Einwand des Klägervertreters in der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2019, dass eine solche Umgestaltung den Interessen der Kunden widersprechen könnte, führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Nach der von der Beklagten beantragten und tenorierten Fassung des Rückrufanspruchs verbleibt das Risiko, dass Kunden sich auf die Umgestaltung nicht einlassen, sondern auf Kaufpreiserstattung bestehen, bei der Beklagten.
  141. IV.
    Eine Aussetzung der Verhandlung gemäß § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung in dem das Klagepatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren ist nicht veranlasst.
  142. 1.
    Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Einspruchsverfahrens gegeben. Die Erhebung eines Einspruchs stellt ohne weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelungen, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangen und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage und den Einspruch vor dem jeweiligen Patentamt zur Verfügung stellen, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage oder dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015, 18679).
  143. Eine Aussetzung kommt regelmäßig nicht in Betracht, wenn der dem Klagepatent entgegengehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits im Erteilungsverfahren oder in einem erfolglos durchgeführten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt worden ist oder vom Erfindungsgegenstand noch weiter abliegt als der schon geprüfte (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt E Rn. 719).
  144. Dies gilt erst recht, wenn das Patent erstinstanzlich aufrechterhalten worden ist. Diese – unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene – Entscheidung hat das Verletzungsgericht aufgrund der gesetzlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich hinzunehmen. Im Rahmen der Aussetzungsentscheidung ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, das Einspruchsbeschwerde- bzw. Nichtigkeitsberufungsverfahren in allen Einzelheiten vorweg zu nehmen. Immer dann, wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren möglich und mit guten Gründen vertretbar erscheint, hat es vielmehr bei der getroffenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung zu verbleiben, so dass, wenn nicht im Einzelfall ganz besondere Umstände vorliegen, für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits keine Veranlassung besteht. Sie ist erst dann geboten, wenn die Rechtsbestandsentscheidung auf für das Verletzungsgericht nachweisbar unrichtigen Annahmen oder einer nicht mehr vertretbaren Argumentation beruht oder wenn mit dem Rechtsmittel gegen die Rechtsbestandsentscheidung, ohne dass insoweit ein Nachlässigkeitsvorwurf angebracht ist, weiterer Stand der Technik präsentiert wird, der, weil er der Erfindung näher kommt als der bisher gewürdigte Stand der Technik, mit Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Klagepatents erwarten lässt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.07.2011 – I-2 U 66/10, Hybrid-Aufblasvorrichtung; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt E Rn. 720).
  145. 2.
    Daran gemessen ist eine Aussetzung nicht veranlasst.
  146. a)
    Eine Aussetzung ist nicht im Hinblick auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von der Broschüre zu dem Produkt „E“ aus dem Jahr 199X (Anlage D37 im Einspruchsverfahren; nachfolgend: D37) sowie den Auszug aus der Zeitschrift „Bauelemente Bau“ aus dem Februar 2000 (Anlage D38 im Einspruchsverfahren; nachfolgend: D38) geboten.
  147. Bei der D37 und der D38 handelt es sich um erstinstanzlich von der Einspruchsabteilung gewürdigten Stand der Technik. Die Argumentation der Einspruchsabteilung erscheint der Kammer als mit guten Gründen vertretbar, weshalb es nach obigen Maßstäben bei der getroffenen Entscheidung zu verbleiben hat. Dies gilt insbesondere für die Annahme der Einspruchsabteilung, dass die D37 – neben der fehlenden Offenbarung von Merkmal 10 – auch Merkmal 13 nicht offenbart oder nahelegt. Das Eingreifen der Vorsprünge der Platte in den Laufwagen ist in der D37 nicht gezeigt. Nachvollziehbar hat die Einspruchsabteilung erläutert, dass nicht eindeutig erkennbar ist, dass der Steg der Trag- und Stützfläche des Laufwagens mit der langgestreckten Platte (Montageplatte) zusammenwirkt.
  148. Vor diesem Hintergrund bestand, was von der Einspruchsabteilung nicht mehr ausdrücklich erläutert wird, auch kein Anlass für den Fachmann, die D38 heranzuziehen. Da bereits der beschriebene Eingriff in der D37 nicht gezeigt ist, ist nicht erkennbar, warum der Fachmann auf die D38 zurückgreifen sollte, um die Vorsprünge verjüngt auszubilden. Im Übrigen hilft auch die D38 über die fehlende Offenbarung des Eingriffs zwischen Platte und Laufwagen nicht hinweg.
  149. b)
    Angesichts der von der Einspruchsabteilung nachvollziehbar angenommenen fehlenden Offenbarung des Merkmals 13 in der D37 kommt eine offenkundige Vorbenutzung durch die Laufwagenbeschläge „E“ ebenfalls nicht in Betracht. Gleiches gilt für eine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von den entsprechenden Beschlägen.
  150. c)
    Schließlich ist eine Aussetzung nicht im Hinblick auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von der im Einspruchsbeschwerdeverfahren erstmals geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung durch den in der Anlage D43 gezeigten Laufwagenbeschlag (nachfolgend: D43) veranlasst. Dies gilt bereits deshalb, weil die entsprechende Vorbenutzung im Einspruchsverfahren hätte geltend gemacht werden können und müssen (dazu unter aa)). Zudem fehlt es an dem für eine Aussetzung erforderlichen lückenlosen Nachweis des Vorbenutzungstatbestands durch liquide Beweismittel (dazu unter bb)).
  151. aa)
    Eine Aussetzung erscheint bereits deshalb als nicht geboten, weil die Beklagte die Vorbenutzung gemäß der D43 nicht bereits im Einspruchsverfahren geltend gemacht hat. Dass die insoweit mangelhafte Rechtsverfolgung im Rechtsbestandsverfahren nicht auf einer Nachlässigkeit beruht, ist für die Kammer nicht ersichtlich.
  152. Zur Begründung hat die Beklagte ausgeführt, die Einführung der neuen offenkundigen Vorbenutzung sei eine Reaktion auf den erstmals in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren eingeführten Hilfsantrag 3 sowie darauf, dass in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren überraschenderweise erstmals die konkrete Ausbildung der Vorsprünge an der Verstärkungsteilplatte gemäß D37 in Frage gestellt worden sei (vgl. Seite 16 des Schriftsatzes vom 17.09.2018, Seite 7 der Beschwerdebegründung der Beklagten, Anlage BA12).
  153. Den Nachlässigkeitsvorwurf lassen diese Begründungen nicht entfallen. Die Beklagte hat im Einspruchsverfahren bereits offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht, konnte aber ausweislich der Entscheidung der Einspruchsabteilung Zeitpunkt und Umstände der öffentlichen Zugänglichkeit nicht konkret darlegen. Warum in diesem Zusammenhang nicht auch auf die Vorbenutzung gemäß der D43 abgestellt wurde, ist nicht ersichtlich.
  154. bb)
    Eine Aussetzung ist zudem deshalb nicht angezeigt, weil die Beklagte den Vorbenutzungstatbestand nicht lückenlos mit liquiden Beweismitteln nachgewiesen hat.
  155. Wird der Aussetzungsantrag auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt, kann von einer hinreichenden Erfolgswahrscheinlichkeit des Rechtsbestandsangriffs nur dann ausgegangen werden, wenn der Vorbenutzungstatbestand lückenlos durch liquide Beweismittel belegt ist. Da eine Vernehmung etwaiger angebotener Zeugen nur im Rechtsbestandsverfahren und nicht auch im Verletzungsverfahren erfolgt, ist nicht vorhersehbar, in welcher Weise die Zeugen aussagen werden und ob ihre Aussagen für glaubhaft gehalten werden (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilanbohrvorrichtung; Urteil vom 10.03.2016, I-2 U 41/15, Rn. 123 bei juris; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Auflage 2019, Abschnitt E Rn. 722; Voß, in: BeckOK Patentrecht, 10. Edition Stand: 26.10.2018, Vor §§ 139–142b Rn. 185).
  156. Die der von der Beklagten behaupteten offenkundigen Vorbenutzung zugrunde liegenden Tatsachen sind streitig. Der Klägervertreter hat in der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2019 erklärt, die Klägerin könne nicht beurteilen, ob sich die in der D43 gezeigten Beschläge noch im Originalzustand befänden und wer die Beschläge bezogen habe. Für das vorliegende Verletzungsverfahren hat sich die Klägerin damit zulässigerweise mit Nichtwissen erklärt (§ 138 Abs. 4 ZPO). Überdies hat der Klägervertreter erklärt, die Klägerin werde auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren entsprechend bestreiten.
  157. Damit ist eine Beweiserhebung durch Zeugenvernehmung erforderlich, die nach den dargestellten Grundsätzen dem Rechtsbestandsverfahren vorbehalten ist. Ein lückenloser Nachweis der Vorbenutzung durch liquide Beweismittel liegt nicht vor.
  158. V.
    Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
  159. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Auf Antrag der Klägerin waren Teilsicherheiten festzusetzen.
  160. Der Beklagten war nicht nach § 712 ZPO zu gestatten, die Vollstreckung des Urteils abzuwenden. Sie hat einen nicht zu ersetzenden Nachteil durch die Vollstreckung des Urteils weder dargetan noch – wie von § 714 Abs. 2 ZPO gefordert – glaubhaft gemacht.
  161. VI.
    Der Streitwert wird auf € 500.000,00 festgesetzt.

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