Düsseldorfer Entscheidung Nr.:  1813

Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 8. März 2012, Az. I-2 U 5/11

Vorinstanz: 4b O 216/09

I. Die Berufung gegen das am 16. Dezember 2010 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landessenerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II. Die Beklagte hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung von 500.000 Euro abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Klägerin ist seit dem 27.04.2006 als alleinige Inhaberin des europäischen Patentes 0 921 XXX eingetragen, das eine Priorität vom 02.12.1XYX in Anspruch nimmt, am 06.10.1998 angemeldet und dessen Erteilung am 12.03.2003 im Patentblatt veröffentlicht wurde. Das Klagepatent, zu dessen Schutzstaaten die Bundesrepublik Deutschland gehört und das dort in Kraft steht, war ursprünglich auch für die am 10.09.1XYX gegründete A (nachfolgend: A GmbH) eingetragen, über deren Vermögen mit Beschluss des Amtsgerichts B vom 13.05.2005 (61 EN 45/04) das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Mit Vertrag vom 27./31.10.2005 hat der Insolvenzverwalter den der A GmbH zustehenden Anteil am Klagepatent an die Klägerin verkauft und übertragen.

Das Klagepatent betrifft eine mobile Einstieghilfe für Kanalöffnungen; der im vorliegenden Rechtsstreit vornehmlich interessierende Patentanspruch 1 hat in deutscher Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

Mobile Einstieghilfe zum Einsteigen in Kanalöffnungen mit einem zu einem Ringmantel (1) gebogenen breiten Metallband, das durch Vergrößerung des Ringdurchmessers in einer Kanalöffnung festklemmbar ist und an dem eine in aufrechter Position arretierbare Haltegriffkonstruktion (2) gelenkig befestigt ist, und mit einem im Inneren zwischen den beiden offenen Enden des Ringmantels (1) gelenkig angeordneten Spreizgetriebe (4), mit dem der Abstand zwischen den offenen Enden und damit der Durchmesser des Ringmantels (1) einstellbar ist, wobei das Spreizgetriebe (4) eine Spindel (3) aufweist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass auf der Spindel (3) zwei einander gegenüberliegende Anlenkteile (6, 7) mit Innengewinde in Bereichen unterschiedlicher Gewindeorientierung gelagert sind.

Die nachstehenden Abbildungen (Figuren 1 und 2 der Klagepatentschrift) verdeutlichen den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Die Beklagte, die gegen den deutschen Teil des Klagepatents Nichtigkeitsklage erhoben hat, über welche derzeit noch nicht entschieden ist, stellt her und vertreibt mobile Einstieghilfen, deren nähere Ausgestaltung sich aus der nachstehend eingeblendeten Abbildung (Anlage K 7, Bild Nr. 3) ergibt.

Zwischen den Parteien steht nicht im Streit, dass die vorbezeichnete Einstieghilfe wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht. Vor dem Landessenericht hat die Klägerin die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Schadenersatz in Anspruch genommen.

Die Beklagte hält sich zur Benutzung des Klagepatentes befugt. Als Mitinhaberin des Klagepatents habe die A GmbH die Erfindung aus eigenem Recht benutzen dürfen. Ende 2003 – zu einer Zeit, als C alleinvertretungsberechtigter und vom Verbot des Selbstkontrahierens befreiter Geschäftsführer sowohl der (später insolventen) A GmbH als auch der bereits als Nachfolgegesellschaft gegründeten Beklagten (D GmbH) gewesen sei, habe er der Beklagten im Namen der A GmbH die Benutzung des Klagepatents mündlich gestattet, damit der bisherige Geschäftsbetrieb angesichts der drohenden Insolvenz der A GmbH auch künftig fortgesetzt werden kann. Dementsprechend habe die Beklagte die gesamte, auf die mobilen Einstieghilfen bezogene Betriebsausstattung (Sachmittel und Personal) von der A GmbH übernommen und zum 1. Januar 2004 den Vertrieb patentgemäßer Vorrichtungen aufgenommen. Die Lizenzerteilung an die Beklagte sei durch das eigene Benutzungsrecht der A GmbH gedeckt gewesen und versetze die Beklagte in die Lage, von dem Klagepatent auch nach Übertragung des ursprünglich der A GmbH gehörenden Anteils auf die Klägerin Gebrauch zu machen. Insofern sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin und die A GmbH, als sie noch Mitinhaber des Klagepatents gewesen seien, Einverständnis darüber erzielt hätten, dass patentgemäße Einstieghilfen nicht – wie zunächst geplant – gemeinsam vermarktet werden, sondern jeder Mitinhaber selbständig zur Verwertung der Erfindung berechtigt sein solle. Ungeachtet dessen könne sich die Beklagte darüber hinaus auf ein privates Vorbenutzungsrecht am Gegenstand des Klagepatents berufen. Geistiger Urheber der Erfindung sei E gewesen, der folgerichtig auch als Miterfinder gegenüber den Patentämtern (Europäisches Patentamt, Deutsches Patent- und Markenamt, Polnisches Patentamt) angegeben worden sei. Nach seinen Angaben habe die Klägerin patentgemäße mobile Einstieghilfen gefertigt und an deren damalige Vertriebsfirma – die F GmbH – ausgeliefert, welche ein Vorführmodell im August 1XYX dem Tiefbauamt der Stadt G zum Probeeinsatz zur Verfügung gestellt habe. Maßgeblicher Träger der Vertriebstätigkeit bei der F GmbH sei der Erfinder E gewesen, der dort als freier Mitarbeiter beschäftigt gewesen sei und insbesondere eine von ihm geführte Kundenkartei aufgebaut habe. Die gesamte Vertriebsabteilung der F GmbH (die im Jahr 1XYX in Konkurs gefallen sei), sei im Oktober/November 1XYX auf die A GmbH übergegangen, indem die F GmbH ihre Geschäftstätigkeit eingestellt und Herr E zusammen mit seiner Kundenkartei zur A GmbH gewechselt sei. Mit diesem Betriebsteilübergang sei auch das dem Erfinder E zustehende Vorbenutzungsrecht auf die A GmbH übertragen worden. Da Ende 2003 die die mobilen Einstieghilfen betreffende Vertriebsabteilung der A GmbH wiederum auf die Beklagte übertragen worden sei, liege das Vorbenutzungsrecht nunmehr bei ihr. Selbst wenn nach alledem Ansprüche der Klägerin noch in Betracht kommen sollten, sei der Verletzungsrechtsstreit jedenfalls auszusetzen, weil der im Nichtigkeitsverfahren entgegengehaltene Stand der Technik die hinreichend sichere Erwartung rechtfertige, dass der deutsche Teil des Klagepatents für nichtig erklärt werde.

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landessenericht die Beklagte antragsgemäß

I.
verurteilt,

1.
es bei Meidung der (näher bezeichneten) gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,

mobile Einstieghilfen zum Einsteigen in Kanalöffnungen mit einem zu einem Ringmangel gebotenen breiten Metallband, das durch Vergrößerung des Ringdurchmessers in einer Kanalöffnung festklemmbar ist und an dem eine in aufrechter Position arretierbare Haltegriffkonstruktion gelenkig befestigt ist, und mit einem im Inneren zwischen den beiden offenen Enden des Ringmantels gelenkig angeordneten Spreizgetriebe, mit dem der Abstand zwischen den offenen Enden und damit der Durchmesser des Ringmantels einstellbar ist, wobei das Spreizgetriebe eine Spindel aufweist und auf der Spindel zwei einander gegenüberliegende Anlenkteile mit Innengewinde im Bereich unterschiedlicher Gewindeorientierung gelagert sind,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, In Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

2.
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 01.12.2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und –zeiten,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen (gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschrift der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten übernimmt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

3.
die in ihrem (der Beklagten) unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1. und die in ihrem (der Beklagten) Eigentum stehenden Materialien und Geräte, die vorwiegend zur Herstellung dieser Erzeugnisse gedient haben, zu vernichten oder an einen vom Kläger zu bestimmenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;

4.
die unter 1. bezeichneten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen und kommunalen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil vom heutigen Tage) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten zu übernehmen.

Außerdem hat das Landessenericht festgestellt,

II.
dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 01.12.2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landessenericht ausgeführt, dass die Beklagte die technische Lehre des Klagepatents unstreitig benutze. Irgendeine Rechtfertigung bestehe für die Beklagte nicht. Dass die A GmbH als Bruchteilsinhaberin des Klagepatents ihr eigenes Nutzungsrecht am Klagepatent vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf die Beklagte übertragen habe, gebe der Sachvortrag der Beklagten nicht her. Ein privates Vorbenutzungsrecht lasse sich ebenso wenig feststellen. Die Beklagte habe nicht hinreichend dargelegt, dass die F GmbH zum Prioritätszeitpunkt im Erfindungsbesitz gewesen sei. Insbesondere das zum Nachweis vorgelegte Lichtbild nach Anlage rop 11 lasse die erfindungsgemäßen Einzelheiten des Spreizgetriebes nicht erkennen. Anlass, den Verletzungsrechtsstreit im Hinblick auf den Nichtigkeitsangriff der Beklagten auszusetzen, bestehe nicht.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter. Unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens bemängelt sie, dass das Landessenericht den angebotenen Beweis dazu, dass der Beklagten als Nachfolgegesellschaft der A GmbH Ende 2003 rechtswirksam die Benutzung des Klagepatents gestattet worden sei, nicht erhoben habe. Auf einer unzureichenden Auswertung der präsentierten Unterlagen beruhe gleichfalls die Annahme des Landessenerichts, es sei nicht ersichtlich, dass die F GmbH (als Vorgängergesellschaft der Beklagten) vor dem 02.12.1XYX im Besitz des Erfindungsgedankens gewesen sei. Die Entscheidung über die Aussetzung des Rechtsstreits leide schon daran, dass sich das Landessenericht mit zentralen Entgegenhaltungen überhaupt nicht auseinander gesetzt habe.

Die Beklagte beantragt,

1.
das angefochtene Urteil des Landessenerichts abzuändern und die Klage abzuweisen;

2.
hilfsweise, das Berufungsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das landessenerichtliche Urteil und hält – wie bereits in erster Instanz – daran fest, dass alleiniger Erfinder des Klagepatents ihr Mitarbeiter Uwe H sei, wobei Herr E nur deshalb als Miterfinder benannt worden sei, weil er auf dem einschlägigen Markt über wertvolle Kontakte verfügt habe. Die behauptete Lieferung eines Vorführmodells an das Tiefbauamt der Stadt G habe keinesfalls die patentgemäße Ausführungsform zum Gegenstand gehabt, sondern die aus dem Stand der Technik bekannte Konstruktion mit einem Zahnstangenantrieb.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landessenericht die Beklagte wegen Patentverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung und zum Rückruf verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadenersatz festgestellt. Der Beklagten steht weder ein lizenzvertragliches noch ein privates Vorbenutzungsrecht zur Seite. Ihr Nich-tigkeitsangriff auf das Klagepatent bietet keine derart hohe Erfolgsaussicht, dass es angemG wäre, das Berufungsverfahren einstweilen auszusetzen.

1.
Das Klagepatent betrifft eine mobile Einstieghilfe, die es Personen erleichtert, in eine Kanalöffnung hinab zu steigen, um z.B. eine Kanalrevision durchzuführen. Zwar weisen die senkrecht verlaufenden Abstiegskanäle an ihrer Wandung üblicherweise Metallbögen auf, die vom Wartungspersonal als Trittstufen und Haltegriffe verwendet werden können. Oberhalb der (mit einem Kanaldeckel verschlossenen) Kanalöffnung ist jedoch kein Hilfsmittel vorhanden, um dem Personal einen sicheren Einstieg zu ermöglichen. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist es bereits bekannt, in der Kanalöffnung durch Verspannen eine Einstieghilfe zu befestigen, die in Form einer an dem Spannelement angreifenden, sich nach oben erstreckenden Haltegriffkonstruktion bereit gestellt wird.

Um ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, die Einstieghilfe flexibel einsetzbar zu machen und eine einfache und wirtschaftliche Herstellung zu ermöglichen, sieht Patentanspruch 1 des Klagepatents die Kombination folgender Merkmale vor:

(1) Mobile Einstieghilfe zum Einsteigen in Kanalöffnungen mit

(a) einem breiten Metallband, das zu einem Ringmantel (1) gebogen ist;

(b) einem Spreizgetriebe (4), das im Inneren zwischen den beiden offenen Enden des Ringmantels (1) gelenkig angeordnet ist.

(2) Das Metallband ist durch Vergrößerung des Ringdurchmessers in einer Kanalöffnung festklemmbar.

(3) An dem Metallband ist gelenkig eine Haltegriffkonstruktion (2) befestigt, die in aufrechter Position arretierbar ist.

(4) Mit dem Spreizgetriebe (4) ist der Abstand zwischen den offenen Enden und damit der Durchmesser des Ringmantels (1) einstellbar.

(5) Das Spreizgetriebe (4) weist eine Spindel (3) auf.

(6) Auf der Spindel sind zwei einander gegenüberliegende Anlenkteile (6, 7) mit Innengewinde gelagert, und zwar in Bereichen unterschiedlicher Gewindeorientierung.

Durch die Einstellbarkeit des Durchmessers ist es möglich, den Ringmantel der Einstieghilfe mit einem Durchmesser, der kleiner ist als der der Kanalöffnung, in die Öffnung einzusetzen und anschließend innerhalb der Kanalöffnung infolge einer Vergrößerung des Durchmessers durch Verspannen zu befestigen. Anschließend kann der Haltegriff nach oben verschwenkt und arretiert werden, so dass er dem Wartungspersonal für den Einstieg in die Kanalöffnung den erforderlichen Halt bietet. Damit der Durchmesser des Ringmantels variiert werden kann, ist ein mit einer Spindel versehenes Spreizgetriebe vorgesehen. Die Spindel besitzt Bereiche unterschiedlicher Gewindeorientierung, z.B. dergestalt, dass am einen Ende der Spindel ein Rechtsgewinde und am anderen Ende der Spindel ein LinDewinde vorgesehen ist. Da die Anlenkteile in Bereichen unterschiedlicher Gewindeorientierung gelagert sind, so dass sich z.B. das eine Anlenkteil im Bereich der Spindel mit Rechtsgewinde und das andere Anlenkteil im Bereich der Spindel mit LinDewinde befindet, ist gewährleistet, dass sich die Anlenkteile bei einer Drehung der Spindel immer in entgegengesetzten Richtungen bewegen, d.h. bei der Vergrößerung des Ringdurchmessers voneinander weg bewegen bzw. bei der Verkleinerung des Ringdurchmessers aufeinander zu bewegen.

2.
Auch im Berufungsverfahren stellt die Beklagte nicht in Abrede, dass die angegriffene Ausführungsform dem Wortsinn nach sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 des Klagepatents verwirklicht.

3.
Ein Rechtfertigungsgrund steht der Beklagten hierfür – wie das Landessenericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat – nicht zur Seite.

a)
Von der Berufung unangefochten und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2005, 663 – gummielastische Masse II) hat das Landessenericht festgestellt, dass die Klägerin und die A GmbH, solange sie gemeinschaftlich Inhaber des Klagepatentes waren, eine Bruchteilsgemeinschaft gebildet haben mit der Folge, dass jeder von ihnen berechtigt war, die Erfindung zu benutzen. Zu Unrecht hat das Landessenericht aus dem jedem Mitinhaber zustehenden Benutzungsrecht allerdings gefolgert, dass der einzelne Bruchteilsgemeinschafter in der Lage ist, ohne Abstimmung mit den anderen einfache Lizenzen an Dritte zu vergeben. Wie der Bundesgerichtshof (a.a.O.) ausgeführt hat, wird der Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents durch die in ihm geschützte Lehre zum technischen Handeln repräsentiert, die im Falle eines Sachpatents dadurch benutzt wird, dass erfindungsgemäße Erzeugnisse hergestellt, angeboten oder in Verkehr gebracht werden. Der beschriebene Gebrauch durch einen Teilhaber bedeutet insofern stets auch eine Nutzung des Anteils der anderen Teilhaber, weswegen der Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents von einem Teilhaber nur mit Zustimmung des anderen Teilhabers oder durch gemeinschaftliches Handeln aller Teilhaber zu nutzen wäre. Dieser (unbefriedigenden) Situation trägt § 743 Abs. 2 BGB dadurch Rechnung, dass jedem Teilhaber ausdrücklich die Befugnis eingeräumt wird, den gemeinschaftlichen Gegenstand unabhängig von dem jeweiligen Anteil des anderen zu gebrauchen. Für die Erteilung einer Lizenz, die nach dem gerade Ausgeführten ebenfalls das gemeinschaftliche Patent als Ganzes betreffen würde, enthält das Gesetz keine vergleichbare Sonderregelung. Die Einräumung einer Benutzungsgestattung zu Gunsten eines Dritten stellt vielmehr eine Maßnahme der Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes dar, die nach § 744 Abs. 1 BGB den Teilhabern nur gemeinschaftlich zusteht. Zur „Verwaltung“ gehören nämlich alle Maßnahmen, die das gemeinschaftliche Interesse aller Teilhaber innerhalb der ungeteilten Gemeinschaft betreffen, insbesondere die Erhaltung bzw. Veränderung des gemeinschaftlichen Gegenstandes und seine Verwendung, d.h. die Bestimmung über die Art der Nutzung und Benutzung (Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 71. Aufl., § 744 BGB, Rdnr. 2). In diesem Sinne beinhaltet die Lizenzerteilung an einen Dritten eine Regelung über die Benutzung des gemeinschaftlichen Patents, weswegen sie im patentrechtlichen Schrifttum (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 6 PatG, Rdnr. 35 e; Busse, 6. Aufl., § 6 PatG, Rdnr. 42; Krasser, Patentrecht, 6. Aufl., S. 357 f.; Chakraborty/Tilmann, Festschrift für König, 2003, S. 74) zu Recht einhellig als eine Maßnahme begriffen wird, die nur nach Maßgabe des § 745 BGB in Betracht kommen kann, d.h. bei Stimmenmehrheit (Abs. 1) oder wenn auf die Zustimmung zur Lizenzerteilung deshalb ein Anspruch des einzelnen die Lizenz erteilenden Teilhabers besteht, weil sie nach billigem Ermessen auch dem Interesse der anderen Teilhaber entspricht (Abs. 2).

Im Streitfall hat die Klägerin einer Lizenzerteilung an die Beklagte weder zugestimmt noch sie nachträglich genehmigt. Zu Unrecht beruft sich die Beklagte für ihre gegenteilige Ansicht auf eine Besprechungsnotiz vom 2. Februar 1999 (Anlage rop 24), wonach sich die Klägerin und die A GmbH (die damals noch Mitinhaber des Klagepatents waren) darauf verständigt haben, dass jeder von ihnen das Klagepatent „getrennt für sich verwerten“ kann. Die behauptete Vereinbarung ist vor dem Hintergrund der Tatsache zu bewerten, dass ursprünglich eine gemeinschaftliche Benutzung der Erfindung dergestalt geplant war, dass patentgemäße Einstieghilfen von der Klägerin produziert und anschließend von der A GmbH vertrieben werden und dass dieses Konzept durch eine separate Erfindungsverwertung jedes der beiden Teilhaber abgelöst werden sollte. Die vereinbarte „getrennte Verwertung“ besagt zunächst dasjenige, was der Gesetzeslage nach § 743 Abs. 2 BGB entspricht, nämlich dass jeder der Mitinhaber für sich befugt sein sollte, das gemeinschaftliche Patent zu benutzen, d.h. erfindungsgemäße Einstieghilfen für eigene geschäftliche Zwecke herzustellen und zu vertreiben. Dieses eigene Benutzungsrecht schließt selbstverständlich auch die Einschaltung von Hilfspersonen (wie Zulieferern) ein, denen sich der Benutzungsberechtigte bedient, um – mangels eigener Herstellungs- oder Vertriebskapazitäten – sein Benutzungsrecht ausüben zu können. Solche Hilfspersonen wären in ihrem Recht zur Benutzung der Erfindung strikt an den Inhaber gebunden, der die Hilfsperson hinzugezogen hat, so dass z.B. ein Zulieferer ausschließlich den auftraggebenden Mitinhaber des Klagepatents mit Einstieghilfen versorgen dürfte, nicht aber beliebige dritte Abnehmer, und ein Vertriebshelfer nur diejenigen Einstieghilfen in Verkehr bringen dürfte, die ihm von dem auftraggebenden Mitinhaber des Klagepatents zur Verfügung gestellt worden sind, nicht aber Einstieghilfen, die er aus anderer Quelle bezogen hat. Dass seinerzeit lediglich die Heranziehung von Hilfspersonen in Erwägung gezogen worden ist, die den jeweiligen Mitinhaber bei der Ausübung seines Benutzungsrechts unterstützen und deren Benutzungsrecht deshalb auch untrennbar mit der Erfindungsbenutzung durch den Mitinhaber verbunden ist, belegt das von der Beklagten selbst vorgelegte Schreiben der Klägerin vom 22.02.1999 (Anlage rop 24), in dem diese ausführt, auch sie werde „in Zukunft durch (ihr) Vertriebssystem diese Einstieghilfen nebst Zubehör auf dem freien Markt anbieten“. Davon, dass die Klägerin im Rahmen der Benutzungsvereinbarung das Recht für sich in Anspruch nimmt, Drittunternehmen mit selbständigen, d.h. nicht an die Ausübung des eigenen Benutzungsrechts der Klägerin gekoppelten Lizenzen auszustatten, ergibt sich daraus nicht. Nach ihrem unwiderlegten Vortrag im Verhandlungstermin vom 23. Februar 2012 hat die Klägerin vor dem Erwerb des der A GmbH gehörenden Patentteils auf der Herstellungs- und Vertriebsseite Dritte auch nur zu dem Zweck hinzugezogen, ihr eigenes Benutzungsrecht auszuüben. Für etwas anderes hat auch die Beklagte keine Anhaltspunkte aufgezeigt.

Es ist auch nicht zu erkennen, aus welchem Grund eine Benutzungsgestattung zu Gunsten der Beklagten dem wohlverstandenen Interesse der Klägerin entsprochen haben soll. Das Gegenteil ist der Fall, weil mit der Lizenzerteilung die Gefahr verbunden war, dass neben den beiden Mitinhabern des Klagepatents ein dritter Mitbewerber in die Lage versetzt wird, patentgemäße Einstieghilfen zu vertreiben, was die bestehende Marktposition der Klägerin potenziell gefährden konnte. Eine Vervielfältigung des Benutzungsrechtes war schon deshalb möglich, weil der der A GmbH zustehende Anteil am Klagepatent zur Insolvenzmasse gehörte und deshalb vom Insolvenzverwalter an jeden beliebigen Dritten (der nicht die mit dem vertraglichen Benutzungsrecht ausgestattete Beklagte sein musste und tatsächlich auch nicht die Beklagte war) mit der Folge veräußert werden konnte, dass dem Erwerber als Mitglied der Bruchteilsgemeinschaft ein eigenes Benutzungsrecht am Klagepatent zusteht. Dass die Lizenzerteilung entgegen den §§ 744, 745 BGB eigenmächtig durch die A GmbH vorgenommen worden ist, hat zur Konsequenz, dass die behauptete Benutzungsgestattung gegenüber der Klägerin als übergangener Mitinhaberin des Klagepatents unwirksam ist (Busse, a.a.O.; Krasser, a.a.O.). Unter diesen Umständen hat das Landessenericht zu Recht davon abgesehen, die behauptete Lizenzeinräumung zu Gunsten der Beklagten in tatsächlicher Hinsicht aufzuklären.

b)
Anlass zur Sachaufklärung bestand auch nicht deshalb, weil nach der Rechtsprechung (BGH, GRUR 2010, 628 – Vorschaubilder) die Rechtswidrigkeit einer Benutzungshandlung nicht nur zu verneinen ist, wenn dem Beklagten rechtsgeschäftlich eine Befugnis zur Benutzung eingeräumt worden ist (woran es vorliegend fehlt), sondern die Widerrechtlichkeit schon dann abzulehnen ist, wenn der Schutzrechtsinhaber in die rechtsverletzende Handlung (schlicht) eingewilligt hat. Mangelt es – wie hier – an einer ausdrücklichen Erlaubniserklärung, sind in der Person des Berechtigten Verhaltensweisen oder sonstige Umstände erforderlich, denen objektiv der Erklärungswert beigemessen werden kann, die Benutzung des Patents werde gestattet. Im Streitfall kommt insoweit allein in Betracht, dass die Klägerin seit Benutzungsaufnahme durch die Beklagte über längere Zeit nicht eingeschritten ist. Das kann jedoch auch auf Nachlässigkeit beruhen und reicht deswegen für die Annahme einer Benutzungserlaubnis nicht aus.

c)
Zur Rechtfertigung ihrer Benutzungshandlungen kann sich die Beklagte ebenso wenig auf ein von der F Gmbh und der A GmbH erworbenes Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) berufen. Dabei kann dahinstehen, ob (wie die Beklagte behauptet) Herr E oder (wie die Klägerin geltend macht) ihr Mitarbeiter H Erfinder der patentgemäßen Einstieghilfe war.

Wie das Landessenericht zutreffend ausgeführt hat, setzt die Zuerkennung eines Vorbenutzungsrechtes voraus, dass am Prioritätstag des Klagepatents der Erfindungsgedanke so weit erkannt war, dass die technische Lehre des Patents nicht nur in Form von „Zufallstreffern“, sondern wiederholbar ausgeführt werden konnte, und dass mindestens Veranstaltungen getroffen waren, die am Prioritätstag die alsbaldige Aufnahme der gewerblichen Benutzung der Erfindung haben erwarten lassen. Entscheidend ist, dass die Benutzungshandlung (oder Veranstaltung hierzu) in dem Wissen um den Erfindungsgedanken vorgenommen worden ist, wobei der Benutzende nicht unbedingt selbst Urheber des Erfindungsbesitzes sein muss. Ist der Erfindungsbesitz von einem Dritten entlehnt, ist allerdings erforderlich, dass der Erwerb redlich erfolgt ist, was Umstände verlangt, unter denen sich der Benutzer für befugt halten durfte, den Erfindungsbesitz auf Dauer für eigene Zwecke (d.h. unabhängig von dem der Überlassung zugrundeliegenden Rechtsverhältnis) auszuüben (BGH, GRUR 2010, 47, 48 f. – Füllstoff). Das ist in aller Regel nicht der Fall, wenn Benutzer und Erfinder in einer vertraglichen Beziehung zueinander stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages erlangt wurde (BGH, a.a.O. – Füllstoff). Erst recht ist ein redlicher Erfindungsbesitz zu verneinen, wenn dem Prätendenten keinerlei Anteil am Zustandekommen des Erfindungsbesitzes zukommt, der Erfindungsgedanke vielmehr ausschließlich bei einem Dritten entwickelt worden ist, der den Prätendenten lediglich als seine Vertriebsfirma eingeschaltet und zu diesem Zweck mit dem Erfindungsbesitz versehen hat. Unter solchen Verhältnissen kann der Vertreiber nach Treu und Glauben nicht zu der Auffassung gelangen, es sei ihm gestattet, den (fremden) Erfindungsbesitz auch losgelöst von seinem „Geschäftsherrn“ für eigene Zwecke z.B. dergestalt auszuüben, dass erfindungsgemäße Gegenstände aus eigener Produktion oder aus einer dritten Quelle in Verkehr gebracht werden. Exakt ein solcher Sachverhalt wäre gegeben, wenn der Erfindungsgedanke von Herrn H als Mitarbeiter der Klägerin entwickelt worden ist. War dem nämlich so, dann ist der F GmbH (von der die Beklagte ihr Vorbenutzungsrecht herleitet) das Wissen um die Erfindung von der Klägerin zu dem Zweck vermittelt worden, für sie den Vertrieb patentgemäßer Einstieghilfen zu organisieren. Der Erfindungsbesitz der F GmbH war unter diesen Umständen ein rein abhängiger, welcher nicht zu eigenen Benutzungshandlungen außerhalb der Lieferbeziehung zur Klägerin berechtigte.

Sollte statt dessen die Behauptung zutreffen, dass Alleinerfinder des Klagepatents Herr E war, steht der Beklagten ein Vorbenutzungsrecht ebenfalls nicht zu. Wie die Beklagte selbst vorträgt, war Herr E zur maßgeblichen Zeit freier Mitarbeiter der später in Konkurs gefallenen F GmbH. Das durch Bereitstellung eines Vorführmodells an das Tiefbauamt der Stadt G ggf. erworbene Vorbenutzungsrecht würde damit nicht Herrn E persönlich zustehen, sondern der F GmbH, in deren Diensten der angebliche Erfinder bei Vornahme der Benutzungshandlung stand. Denn ein Vorbenutzungsrecht erwirbt nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2010, 47 – Füllstoff), auf die der Senat hingewiesen hat, nur derjenige, der den Erfindungsbesitz selbständig und in seinem eigenen Interesse durch Benutzung oder Veranstaltungen hierzu ausübt, was wiederum verlangt, dass die Benutzung oder Veranstaltung rechtmäßig für eigene Rechnung und auf eigenen Namen erfolgt (vgl. auch Benkard, a.a.O., § 12 PatG Rdnr. 9 m.w.N.). Handlungen eines Arbeitnehmers im Betätigungsbereich seines Arbeitgebers sind im Allgemeinen dem Geschäftsherrn zuzurechnen, dem infolgedessen auch das Vorbenutzungsrecht zuwächst (BGH, GRUR 2010, 47, 48 – Füllstoff). Das gilt nicht nur für fest angestellte, sondern kann im Grundsatz gleichermaßen für freie Mitarbeiter gelten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Dienstleistung erbringen, ohne wie ein Arbeitnehmer in das Unternehmen eingegliedert zu sein. Wie groß der Grad ihrer persönlichen Abhängigkeit bzw. der Umfang des dem Geschäftsherrn zustehenden Weisungsrechts ist und wie weitgehend der freie Mitarbeiter in die Arbeitsorganisation des Unternehmens eingegliedert ist, hängt von den im Einzelfall getroffenen Parteivereinbarungen ab, die zu einer mehr oder weniger arbeitnehmerähnlichen Stellung des freien Mitarbeiters führen können. Insofern ist es zwar nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Benutzungshandlung allein für den freien Mitarbeiter oder gleichzeitig sowohl im Interesse des Geschäftsherrn als auch im Eigeninteresse des freien Mitarbeiters vorgenommen wird (vgl. BGH, GRUR 2010, 47, 48 – Füllstoff), so dass im zuletzt genannten Fall ein zweifaches Vorbenutzungsrecht zur Entstehung kommt. Im Einzelfall bedarf es jedoch konkreter Anhaltspunkte, die eine dementsprechende alleinige oder doppelte Zurechnung des in der Benutzungsaufnahme liegenden tatsächlichen Verhaltens rechtfertigen können. Sie sind nach allgemeinen Regeln von demjenigen darzutun, der – wie die Beklagte – aus einem bestimmten Verhalten ein Vorbenutzungsrecht für sich herleiten will. Das Vorbringen der Beklagten bietet indessen keine Grundlage für die Annahme, die für die Zeit vor dem Prioritätstag behaupteten Benutzungshandlungen der F GmbH seien zumindest auch im Interesse des Herrn E vorgenommen worden. Das gilt schon deshalb, weil sich der Vortrag der Beklagten überhaupt nicht näher zu den vertraglichen und faktischen Einzelheiten der von Herrn E bei der F GmbH ausgeübten freien Mitarbeiterschaft verhält. Ob und in welchem Umfang z.B. Weisungsrechte der F GmbH bestanden, bleibt daher ebenso im Dunkeln wie die tatsächlich geübte Abwicklung des Mitarbeiterverhältnisses in der betrieblichen Praxis. Noch entscheidender als die aufgezeigte Unzulänglichkeit des Sachvortrages ist, dass die Beklagte selbst darauf beharrt, dass Herr E „die Seele“ der Vertriebsabteilung für mobile Einstieghilfen bei der F GmbH gewesen ist, mit dessen Person und Tätigkeit die diesbezügliche Geschäftstätigkeit der F GmbH „gestanden habe“ und „gefallen sei“. Wenn dem so ist, war die F GmbH – auch aus Sicht des Herrn E – geradezu existenziell auf dessen Mitarbeit angewiesen, weswegen sein Tun in jedem Fall im vordringlichen Interesse der F GmbH gelegen hat und dieser nach der übereinstimmenden Einschätzung aller Beteiligten – des Herrn E und der Geschäftsführung der F GmbH – zweifellos auch zugutekommen sollte. Welches eigene Interesse daneben Herr E selbst mit der behaupteten Vorbenutzung verfolgt haben sollte, ist nicht zu erkennen. Dafür bietet auch der Sachvortrag der Beklagten keine ausreichenden Anhaltspunkte. Da somit, weil sich etwas anderes nicht feststellen lässt, ein etwaiges Vorbenutzungsrecht bei der F GmbH entstanden ist, könnte es auch nur von dort zu der A GmbH und in der weiteren Folge zur Beklagten gelangt sein. Schon für den ersten Rechtsübergang (F GmbH → A GmbH) fehlt es indessen an einem schlüssigen Vorbringen der Beklagten.

4.
Dass und weshalb die Beklagte angesichts der festgestellten Patentverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung, zum Rückruf und zum Schadenersatz verpflichtet ist, hat das Landessenericht im angefochtenen Urteil (S. 15 bis 16) zutreffend dargelegt. Auf diese Ausführungen, welche auch die Berufung nicht selbstständig angreift, wird Bezug genommen.

5.
Die Nichtigkeitsklage der Beklagten bietet keine derartige Erfolgsaussicht, dass eine vorübergehende Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits (§ 148 ZPO) geboten wäre.

Soweit die Beklagte sich darauf bezieht, die im August 1XYX erfolgte Lieferung eines Vorführmodells der patentgemäßen Einstieghilfe an das Tiefbauamt der Stadt G habe den Liefergegenstand offenkundig gemacht, weswegen Patentanspruch 1 des Klagepatents neuheitsschädlich vorweggenommen sei, ist das Vorbringen der Beklagten in tatsächlicher Hinsicht streitig, aufklärungsbedürftig und allein deswegen nicht geeignet, im momentanen Verfahrensstadium eine Vernichtungswahrscheinlichkeit zu begründen. Nichts anderes gilt im Ergebnis für den dem Klagepatent entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik. Das Gebrauchsmuster 296 20 XXY, das ein Spreizgetriebe in der Form eines Zahnstangengetriebes zeigt, ist in der Patentschrift ausführlich als Stand der Technik gewürdigt und von der technisch sachkundigen Erteilungsbehörde als nicht patenthindernd beurteilt worden. Über den im Prüfungsverfahren befindlichen Stand der Technik hinaus legt die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren zwar verschiedene Dokumente vor, um nachzuweisen, dass es für den Durchschnittsfachmann im Prioritätszeitpunkt nahe gelegen habe, das Zahnstangengetriebe der DE 296 20 XXY durch einen Spindelantrieb nach Maßgabe des Klagepatents zu ersetzen. Es mag sich letztlich heraus stellen, dass der Fachmann tatsächlich die in Bezug genommenen Druckschriften in Betracht gezogen und mit dem Gegenstand des Gebrauchsmusters 296 20 XXY kombiniert hätte. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür lässt sich jedoch nicht feststellen, weil sämtliche zu kombinierenden Entgegenhaltungen technische Gegenstände betreffen, die einen allenfalls mittelbaren Bezug zum Bereich von Einstieghilfen für Kanalöffnungen besitzen. So befasst sich das Gebrauchsmuster 78 22 XXZ mit einer Druckmessvorrichtung, die in einem Abwasserrohr anzuordnen ist, während die deutsche Auslegungsschrift 1 293 XYX ein Vielzweckwerkzeug betrifft und die deutsche Patentschrift 1 056 XYY eine Kernschalung zum Herstellen von Betonröhren großer Länge offenbart. Alle drei Gegenstände betreffen damit nicht direkt das Gebiet der mobilen Einstieghilfen, was es mit guten Gründen als fraglich erscheinen lässt, ob sich der Fachmann bei der Suche nach einer verbesserten Ausbildung von Einstieghilfen gerade an ihnen orientiert hätte.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen von grundsätzlicher Natur oder solcher Art aufwirft, dass eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten wäre.