Düsseldorfer Entscheidung Nr.:  1837

Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 12. April 2012, Az. I-2 U 15/11

Vorinstanz: 4b O 7/10

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Teil-Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 18. Januar 2011 – Az. 4b O 7/10 – wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung der Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000,- € abwenden, wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

IV. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 3.000,- € festgesetzt.

V. Die Revision wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die Kläger sind bei der Beklagten, einer Hochschule, beschäftigt. Im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses machten die Kläger zwei Erfindungen, die die Beklagte als Diensterfindungen unbeschränkt in Anspruch nahm. Dabei handelt es sich um die Erfindungen „Verwendung einer Genveränderung im humanen GNAS1-Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverläufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien“, die zu der Offenlegungsschrift DE 103 48 XXX A1 führte, sowie die Erfindung „Verwendung einer Genveränderung im humanen GNAQ-Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverläufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien“, die zu den Offenlegungsschriften DE 10 2004 026 XXY A1, WO 2005/118XXZ A2 (PCT/EP 2005/005XYX) bzw. EP 1751XYY A2 und US 2XZZ 0147XYZ A1 führte. Die Kläger waren zu je 50% an der Erfindung beteiligt. Die Erfindungen wurden durch die Beklagte am 19. Februar 2003 bzw. am 26. Mai 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet.

Unter der Vertragsnummer 1540XZX schloss die Beklagte am 12. Februar 2004 über die Erfindung DE 103 48 XXX A1, die dort mit dem Aktenzeichen des Deutschen Patent- und Markenamtes 103 07 XZY.8 bezeichnet ist, einen Lizenzvertrag mit der A GmbH und räumte dieser eine ausschließliche Lizenz ein. In § 5 des Vertrages verpflichtete sich die A GmbH die dort aufgeführten Lizenzgebühren und sog. Meilensteinzahlungen, d.h. Zahlungen, die nach Erreichen eines bestimmten Ziels fällig werden, zu begleichen. In § 6 des Vertrages vom 12. Februar 2004 ist bestimmt, dass die A GmbH die Anmelde-, Erteilungs- und Aufrechterhaltungsgebühren sowie die hierfür erforderlichen Patentanwaltsgebühren zu zahlen hat. Auch die Kosten der Internationalisierung der Schutzrechte sollen von der A GmbH übernommen werden. Die hiermit beauftragte Patentanwaltssozietät sollte die Kosten direkt der A GmbH in Rechnung stellen. Ferner ist für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Lizenzvertrages vorgesehen, dass die Beklagte 50 % dieser Kosten der A GmbH zu erstatten hat. Einen weiteren Lizenzvertrag unter der Vertragsnummer 047204-Lx1-25092XZZ über eine ausschließliche Lizenz mit entsprechenden Regelungen schloss die Beklagte mit der A GmbH am 30. Oktober 2XZZ über die DE 10 2004 026 XXY A1.

Den Klägern wurde ein Arbeitnehmererfinderanteil in Höhe der Bruttolizenzeinnahmen x 30 % x Miterfinderanteil in Höhe von 50 % ausgezahlt. Die Bruttolizenzeinnahmen wurden auf der Basis des § 5 des Vertrages vom 12. Februar 2004 bzw. § 4 des Vertrages vom 30. Oktober 2006 berechnet.

Mit Schreiben vom 17. April 2008 forderten die Kläger die Beklagte auf, Auskunft zu erteilen über die geleisteten Zahlungen der A GmbH, insbesondere über die Kosten der Patentierung. Diese Ansprüche wies die Beklagte mit Schreiben vom 24. Juli 2008 zurück. Daraufhin stellten die Kläger am 11. September 2008 den Antrag auf Durchführung des Schiedsverfahrens bei der Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Am 24. September 2009 unterbreitete die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen einen Einigungsvorschlag (Anlage 5), durch den sich die Beklagte verpflichten sollte, die geforderte Auskunft zu erteilen und den entsprechenden Betrag zu zahlen. Gegen diesen Einigungsvorschlag legte die Beklagte Widerspruch ein.

Die Kläger haben die Ansicht vertreten, dass auch die von der A GmbH übernommenen Patentgebühren und Patentanwaltskosten bei der Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung zu berücksichtigten seien. Die Rückerstattungsklausel für den Fall der vorzeitigen Auflösung der Lizenzverträge mache deutlich, dass die Patentierungskosten als Teil der vereinbarten Lizenzgebühren zu verstehen seien. Die Beklagte habe sich zudem in den Lizenzverträgen im Gegenzug zur Übernahme der Patentierungskosten durch die A GmbH zu einer späteren Fälligkeit der sog. Meilensteinzahlungen bereit erklärt. Im Übrigen haben sie die Ansicht vertreten, dass es unerheblich sei, ob die Übernahme der Patentierungskosten einen Einfluss auf die Lizenzgebühren habe, da diese Verpflichtung die Beklagte von einer Verbindlichkeit befreie und somit einen geldwerten Vorteil darstelle.

Die Beklagte hat demgegenüber die Ansicht vertreten, dass allein die tatsächlich erzielten Einnahmen, d.h. die gezahlten Lizenzgebühren, Grundlage für die Arbeitnehmererfindervergütung seien. Hierzu hat sie behauptet, dass im Rahmen der Lizenzverhandlungen die Übernahme der Patentierungskosten nicht thematisiert worden sei. Insoweit handele es sich um eine standardmäßige Regelung. Das Hinauszögern der sog. Meilensteinzahlungen beruhe lediglich auf einem gewissen Entgegenkommen der Beklagten, da die A GmbH zu Beginn mit Produktentwicklungskosten und auch den Patentkosten belastet gewesen sei. Auf die Höhe der Zahlungen habe diese Abrede keine Auswirkungen gehabt.

Das Landgericht hat die Beklagte mit dem angefochtenen Teil-Urteil vom 18. Januar 2011 verurteilt,

den Klägern darüber Auskunft zu erteilen,

– welche Zahlungen die A GmbH, auf der Grundlage des Lizenzvertrages Nr. 1540XZX mit der Beklagten für die Verwertung der Erfindung der Kläger und insbesondere für die Anmeldung des Patentes mit Schutz in Deutschland zu Az. 103 07 XZY.8 über die Identifizierung und Validierung klinisch relevanter Genveränderungen (single nucleotide polymorphisms, SNPa) im humanen GNAS 1 Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverläufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien für Patentanwaltskosten und Patentgebühren geleistet hat;

– welche Zahlungen die A GmbH, auf der Grundlage des Lizenzvertrages Nr. 047204-Lx1-25092XZZ mit der Beklagten für die Verwertung der Erfindung der Kläger und insbesondere für die Anmeldung der Patentes mit Schutz in Deutschland zu Az. DE 10 2004 026 XXY.2 sowie PCT-Anmeldung PCT/EP 2005/005XYX über die Identifizierung und Validierung klinisch relevanter SNP’s im humanen GNAQ Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverläufen und zur Vorhersage des Ansprechend auf Krankheitstherapien für Patentanwaltskosten und Patentgebühren geleistet hat.

Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, dass die in den Lizenzverträgen geregelte Zahlungsverpflichtung der A GmbH eine Einnahme der Beklagte darstelle, welche auf der Verwertung der Erfindungen beruhe, da insoweit die A GmbH eine Verpflichtung der Beklagten wahrnehme und sie von dieser befreie.

Unter Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht die Beklagte mit der Berufung geltend, dass die Übernahme der Patentierungskosten durch die A GmbH keine Einnahme sei, die in der Verwertung der Erfindungen begründet sei. Denn der Begriff der Verwertung erfordere vielmehr eine tatsächliche Verwertung und nicht lediglich eine Verwertbarkeit. Die Verwertung sei überdies auf einen Patentverkauf und eine Lizenzvergabe beschränkt und umfasse keine weitere Form der Verwertung. Eine Beteiligung des Hochschulerfinders an von Dritten getragenen Patentierungskosten würde auch der gesetzgeberischen Absicht an einer einfachen und durch die Hochschule zu handhabenden Vergütungsermittlung zuwiderlaufen. Schließlich sei die Hochschule nach § 13 ArbnErfG zur Erstanmeldung der Erfindung im Inland verpflichtet, so dass nicht zu erkennen sei, aus welchem Grunde der Hochschulerfinder an den vom Lizenznehmer übernommenen Kosten der internationalen Erstreckung der Erfindungen partizipieren solle.

Die Beklagte beantragt,

unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 18. Januar 2011, Az. 4b O 7/10, die Klage kostenpflichtig abzuweisen.

Die Kläger beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

1.
Die zulässige Berufung ist unbegründet. Das Landgericht hat zu Recht festgestellt, dass die zulässige Klage in der ersten Stufe begründet ist. Denn die Kläger haben gemäß §§ 9, 12 ArbnErfG i.V.m. § 242 BGB einen Anspruch auf Auskunft über die Höhe der Patentgebühren und der Patentanwaltskosten, die die A GmbH nach § 6 des Lizenzvertrages vom 12. Februar 2004 bzw. § 5 des Lizenzvertrages vom 30. Oktober 2XZZ an die Patentanwaltssozietät entrichtet hat.

Nach §§ 9, 12 ArbnErfG i.V.m. § 242 BGB ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Auskünfte zu erteilen, die dieser benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihm zustehenden Arbeitnehmererfindervergütung zu berechnen, wenn er einen Anspruch auf Vergütung hat und die Auskunftserteilung erforderlich und zumutbar ist.

Die Kläger haben jeweils einen Anspruch auf Zahlung der Arbeitnehmerfindervergütung nach § 42 Nr. 4 ArbnErfG in Höhe von 50 % von 30 % der genannten Kosten, da die Beklagte die Erfindungen unbeschränkt in Anspruch genommen hat und der Vergütungsanspruch auch die Kosten umfasst.

§ 42 Nr. 4 ArbnErfG ist in seiner geltenden Fassung, die am 7. Februar 2002 in Kraft getreten ist, anwendbar. Nach § 43 Abs. 1 ArbnErfG findet die Vorschrift nur Anwendung auf Erfindungen, die nach dem 6. Februar 2002 gemacht worden, d.h. fertig gestellt worden sind. Das Landgericht hat insoweit – wie auch die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim deutschen Patent- und Markenamt – festgestellt, dass die Erfindungen erst nach dem Stichtag fertig gestellt wurden, da die Beklagte die Erfindungen am 18. März 2003 (DE 103 48 XXX A1) bzw. am 27. April 2004 (DE 10 2004 026 XXY A1) in Anspruch genommen hat und am 19. Februar 2009 bzw. am 26. Mai 2004 zum Patent angemeldet hat. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung nicht.

Zutreffend richtet sich die Höhe des Vergütungsanspruchs nach § 42 Nr. 4 ArbnErfG, der § 9 ArbnErfG als lex specialis verdrängt (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. § 42 Rn. 145; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl. § 42 ArbnErfG Rn. 18; Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743, 754), da es sich bei den Klägern um Hochschulbeschäftigte handelt. Danach beträgt die Arbeitnehmererfindervergütung pauschal 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Dementsprechend hat die Beklagte auch bereits nach der in § 42 Nr. 4 ArbnErfG vorgegebenen pauschalierten Vergütung an die Kläger jeweils eine Arbeitnehmererfindervergütung in Höhe von 50 % von 30% der Lizenzeinnahmen nach § 5 des Lizenzvertrages vom 12. Februar 2004 und § 4 des Lizenzvertrages vom 30. Oktober 2006 ausgezahlt.

Die Kläger haben indes zusätzlich einen Anspruch auf weitere Vergütung in Höhe der Patenterteilungs- und -aufrechterhaltungskosten im Sinne der § 6 bzw. § 5 der Lizenzverträge. Auch diese Kosten stellen durch die Verwertung erzielte Einnahmen im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbnErfG dar.

Der Begriff der Einnahmen in § 42 Nr. 4 ArbnErfG ist in einem weiten Sinne zu verstehen. Umfasst sind alle Vermögenswerte, die dem Dienstherrn aus der Verwertung der Erfindung zufließen, mithin kausal auf die Verwertung zurückzuführen sind. Während der Koalitions-Entwurf die Verwertung auf Patentverkauf und Lizenzvergabe begrenzt hatte (BT-Drucksache 14/5975 vom 9. Mai 2011, Seite 7), stellt die Begründung des Regierungsentwurfs klar, dass auch die Verwertung in einer anderen Form, durch die Vermögenswerte zufließen, umfasst ist (BR-Drucksache 583/01 vom 17. August 2001, Seite 10). Dieses Verständnis entspricht dem allgemeinen Vergütungsgrundsatz und umfasst beispielsweise alle Lizenzeinnahmen, Einmalzahlungen und die Übernahme von Entwicklungskosten (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, § 42 Rn. 168; Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743, 755 f.; Heerma/Maierhöfer, GRUR XZX0, 682, 685). Dabei handelt es sich um die erzielten Bruttoeinnahmen, d.h. die tatsächlich zugeflossenen Einnahmen. Ein Abzug der Schutzrechtserwirkungs-, -aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und –verwertungskosten findet dabei nicht statt. Denn einem Änderungsvorschlag des Bundesrates (BR-Gesetzesentwurf BT-Drucksache 14/5939 vom 26. April 2001 Seite 5), der die Einnahmen auf die Nettoeinnahmen begrenzen wollte, um das Risiko für die Hochschule zu vermeiden, gegebenenfalls einen Verlust zu erwirtschaften, wenn die Schutzrechtskosten, die Einnahmen gerade decken oder nur geringfügig überschreiten, ist nicht gefolgt worden. Die Einnahmen bestimmen sich nach Art der Verwertung. Zu den in der Praxis wesentlichen außerbetrieblichen Verwertungsarten gehört der Erfindungsverkauf bzw. die Übertragung einzelner darauf bezogener Schutzrechtspositionen. Bei Lizenzvergabe ist auf die zufließenden (Brutto-)Lizenzgebühren abzustellen, ggf. auch auf sonstige vermögenswerte Vorteile des Dienstherren, wie z.B. die nachträgliche Übernahme von Entwicklungskosten oder sonstige Einmalzahlungen (Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz § 42 n.F. Rn. 170).

Auch bei den hier streitgegenständlichen, von der A GmbH übernommenen Schutzrechtserteilungs- und aufrechterhaltungskosten handelt es sich um Einnahmen der Beklagten. Denn die Befreiung von den Schutzrechtserteilungs- und –aufrechterhaltungskosten stellt einen Vermögenswert des Dienstherren dar, der diesem zufließt. Durch die Übernahme der Kosten durch einen Lizenznehmer befreit dieser die Hochschule, hier die Beklagte, von einer Verbindlichkeit gegenüber den entsprechenden Patentämtern und Patentanwälten, § 267 Abs. 1 BGB. Dies gilt unmittelbar hinsichtlich der Patentanwaltskosten, so auch hinsichtlich bereits entstandener Kosten (Heerma/Maierhöfer, GRUR XZX0, 682, 685 f.). Bezüglich der Patentgebühren gilt das Vorgesagte aber auch, wenn die Zahlung der Gebühren keine schuldrechtliche, sondern eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung darstellt. Gleiches gilt für die Kosten der Aufrechterhaltung der Schutzrechte. Die Befreiung von diesen Kosten stellt ebenfalls einen Vermögensvorteil dar, da die Aufrechterhaltung der Schutzrechte Grundlage für den Fortbestand des Lizenzvertrages und der hieraus zu erzielenden Einnahmen ist und der Dienstherr als Patentinhaber von seiner Kostentragungspflicht nach § 4 Abs. 2 PatKostG befreit wird. Im Arbeitnehmererfinderrecht ist der Dienstherr, hier die Hochschule, zur Anmeldung und Übernahme der Kosten verpflichtet. Denn § 13 Abs. 1 ArbnErfG verpflichtet den Dienstherrn, der die Diensterfindung in Anspruch nimmt, zur Anmeldung eines entsprechenden Schutzrechts. Kostenschuldner ist grundsätzlich nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatGKostG derjenige, der die Amtshandlung veranlasst hat bzw. zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird. Dabei ist nicht, wie in der Literatur vorgeschlagen (Heerma/Maierhöfer, GRUR XZX0, 682, 686), zwischen Kosten, die vor Abschluss des Lizenzvertrages anfallen, und denen, die erst danach entstehen, zu differenzieren. Insoweit wird die Ansicht vertreten, dass Kosten, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages anfallen würden, keine Kosten seien, die kausal auf die Verwertung zurückgeführt werden könnten, sondern erst aufgrund der Verwertung. Die Verwertung sei allein im Abschluss des Lizenzvertrages zu sehen. Hierbei wird indes verkannt, dass die Verwertung der Erfindung nicht nur in dem „Akt“ des Lizenzvertragsabschlusses zu sehen ist, sondern die Verwertung auch auf der Durchführung des Lizenzvertrages beruht. Denn bei einem Lizenzvertrag handelt es sich um ein Dauerschuldverhältnis. Dementsprechend stellen die Kosten der Aufrechterhaltung des Schutzrechts nicht nur Kosten dar, die als Folge der Verwertung anfallen, sondern auch solche, die die Verwertung – d.h. den Fortbestand des Lizenzvertrages – aufrechterhalten und dauerhaft ermöglichen. Ohne die Aufrechterhaltung der Schutzrechte wäre dem Lizenzvertrag und damit der Verwertung die Grundlage entzogen. Aus dem Grund sind die Aufrechterhaltungsgebühren nicht als Folgekosten der Verwertung, sondern als Verwertungskosten einzuordnen. Vor dem Hintergrund des Charakters des Lizenzvertrages als Dauerschuldverhältnis ist auch der in der Literatur (Heerma/Maierhöfer, GRUR XZX0, 682, 686) und von der Beklagten gezogene Vergleich zum Patentverkauf nicht zielführend. Bei einem Kaufvertrag handelt es sich nicht um ein Dauerschuldverhältnis, so dass sich die Verwertung im Abschluss des Kaufvertrages erschöpft und auch die formale Stellung des Patentinhabers und damit auch die gesetzliche Pflicht nach § 4 PatKostG wechselt.

Ein Vermögensvorteil erwächst dem Dienstherrn auch bei Übernahme der Kosten ausländischer Schutzrechtsanmeldungen. Der Dienstherr ist zwar nach dem Arbn-ErfG insoweit nicht verpflichtet, entsprechende Schutzrechtsanmeldungen im Ausland zu tätigen. § 13 ArbnErfG sieht nur eine Verpflichtung zu einer Schutzrechtsanmeldung im Inland vor. Wenn indes der Dienstherr als Lizenzgeber mit einem Lizenznehmer vereinbart, dass dieser auf Kosten des Lizenznehmers Schutzrechtsanmeldungen für den Lizenzgeber tätig, erwächst dem Dienstherrn ein Vermögensvorteil, indem er, obwohl er den Vorteil einer Rechtsinhaberschaft an einem ausländischen Schutzrecht erhält, zur Kostentragung nicht verpflichtet ist, obwohl dies bei einer Schutzrechtsanmeldung im Ausland durch den Dienstherrn ansonsten der Fall wäre. Die Befreiung von dieser Kostentragungspflicht stellt einen Vermögensvorteil zugunsten des Lizenzgebers / Dienstherrn dar.

Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich bei dieser Form der Verwertung auch um eine tatsächliche Verwertung und nicht lediglich eine „wirtschaftliche Verwertbarkeit“. Denn mit der Befreiung des Lizenzgebers Hochschule von der Verpflichtung zur Kostentragung der Schutzrechtserteilung- und -aufrechterhaltung findet ein unmittelbarer Vermögenszufluss statt. Denn für die Beurteilung kann es nicht darauf ankommen, ob die Forderungen unmittelbar von dem Lizenznehmer übernommen werden, mithin die Befreiung von einer Verbindlichkeit erfolgt, oder ob der Lizenznehmer dem Lizenzgeber die Kosten erstattet, wenn dieser die Forderungen selbst erfüllt hat. Im letztgenannten Fall würde auf Seiten des Lizenzgebers tatsächlich ein Vermögenszufluss erfolgen. Wie die Kostentragungspflicht im jeweiligen Fall erfüllt wird, hängt von der vertraglichen Regelung der Lizenzparteien ab. Die Vereinbarung einer unmittelbaren Kostentragung durch den Lizenznehmer, d.h. die Befreiung des Lizenzgebers von einer Verbindlichkeit, kann indes nicht dazu führen, dass die Befreiung von einer Verbindlichkeit keine Einnahme mehr darstellt, die auf der Verwertung der Erfindung beruht. Denn dann hinge die Bestimmung einer solchen Einnahme lediglich von den Zufälligkeiten der Vertragsgestaltung ab.

Dieser geldwerte wirtschaftliche Vorteil der Beklagten ist kausal auf die Verwertung der Diensterfindung durch die Vergabe von Lizenzen an die A GmbH zurückzuführen. Ohne die Lizenzverträge (=Verwertung) wäre die Beklagte nach den obigen Ausführungen zur Schutzrechtsanmeldung auf eigene Kosten – zumindest im Inland – verpflichtet gewesen. Eine Übernahme der Kosten (=Einnahmen) hätte es nicht gegeben. Eine entsprechende Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung bestand zwar für ausländische Schutzrechtsanmeldungen nicht. Hätte die Beklagte ausländische Schutzrechtsanmeldungen selbst vorgenommen, hätte sie die entsprechenden Kosten aber tragen müssen, was indes durch die Lizenzvergabe an die A GmbH obsolet wurde, da dieser die entsprechende Kostentragungspflicht auferlegt wurde.

Dabei kommt es für die Beurteilung nicht darauf an, ob die Übernahme der Verpflichtung zur Zahlung der Schutzrechtserteilungs- und -aufrechterhaltungskosten zu einer Reduzierung der Lizenzgebühr geführt hat oder die Übernahme unabhängig hiervon erfolgte. Denn bei der Beurteilung dessen, was eine erzielte Einnahme darstellt, kommt es auf die tatsächlich zugeflossenen Einnahmen an (vgl. Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743, 756), mithin die Einnahmen, welche auf Basis der Verwertung der Erfindung dem Dienstherren zugeflossen sind.

Diese Ansicht entspricht auch den Interessen von Arbeitnehmer und Dienstherrn. Wird die Lizenzgebühr durch Überwälzung der Schutzrechtserteilungs- und –auf-rechterhaltungskosten reduziert, entspricht es der Billigkeit, dem Arbeitnehmer, der nach der Gesetzesbegründung nicht mit den Kosten der Schutzrechtserteilungs- und -aufrechterhaltungskosten belastet werden soll, an dem Vorteil der Überwälzung dieser Kosten teilnehmen zu lassen. Aber auch dann, wenn die Überwälzung der Schutzrechtserteilungs- und aufrechterhaltungskosten keinen Eingang in die Höhe der Lizenzgebühren gefunden haben sollte, ist es interessengerecht, den Arbeitnehmer von dem „Verhandlungsgeschick“ des Dienstherrn profitieren zu lassen und in die Vergütung auch die Befreiung von den Schutzrechtserteilungs- und –aufrechterhaltungskosten einfließen zu lassen. Zwar mag ein Arbeitnehmer dann besser gestellt werden als bei einer Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte durch den Dienstherrn. Dies gilt indes auch für den Dienstherrn, da er durch die vertragliche Überwälzung der Schutzrechtserteilungs- und -aufrechterhaltungskosten diese nicht zu tragen hat und ihm die Lizenzgebühren ohne weitere Abzüge – mit Ausnahme des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmers – zufließen.

Die Einbeziehung der Patentierungskosten in die Arbeitnehmererfindervergütung läuft auch nicht dem Zweck der Regelung des § 42 ArbnErfG zuwider, welche die Innovationsbereitschaft an Hochschulen fördern will. Zwar trägt die Hochschule ein gewisses Risiko, dass die Einnahmen nicht die Patentierungskosten erreichen oder diese nur geringfügig überschreiten, was die Hochschule davon abhalten könnte, Erfindungen zu verwerten. Dann könnte es dazu kommen, dass der Erfinder eine entsprechend höhere Arbeitnehmererfindervergütung erhält. Dieses Risiko ist im Rahmen von Lizenzverträgen ebenfalls gegeben, wenn die Lizenzgebühr die vom Lizenznehmer übernommenen und aus den obigen Erwägungen hinzuzurechnenden Patentierungskosten nicht erreicht oder nur geringfügig überschreitet. Insoweit ist die Risikosituation für die Hochschule dieselbe, als wenn sie selbst das Schutzrecht angemeldet hätte. Dieses Risiko war dem Gesetzgeber angesichts der Bundesratsinitiative bewusst. Dennoch hat er sich ausdrücklich dafür entschieden, dass die Patentierungskosten nicht auf den Arbeitnehmererfinder durchschlagen, so dass eine andere Beurteilung dem ausdrücklichen Gesetzeswillen widerspräche.

Nach alledem können die Kläger die erforderliche Auskunft verlangen, da ohne Kenntnis der Höhe der Kosten der Patentgebühren und Patentanwaltskosten eine auf dieser Grundlage berechnete Vergütung nicht festgestellt werden kann. Sie ist der Beklagten auch zumutbar. Die entsprechenden Informationen können, wie die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen in ihrem Einigungsvorschlag vom 24. September 2009 ausführt, von der A GmbH erlangt werden.

2.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Es bestand Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 Abs. 1 ZPO aufgestellten Voraussetzungen vorliegen. Die Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.