4a O 125/06 – Isonitril III | Düsseldorfer Entscheidungen

Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 601

Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 19. April 2007, Az. 4a O 125/06

I. Die Beklagten werden verurteilt,

der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. Januar 1992 bis zum 20. Dezember 2006

ether-substitutiertes Isonitril der Formel CN-A-O-R, in der A eine geradkettige oder kettenverzweigte Alkylen-Gruppe ist und R eine geradkettige oder kettenverzweigte Alkylgruppe ist, mit der Maßgabe, dass die Gesamtzahl der Kohlenstoff-Atome in A plus R 4 bis 6 ist, weiterhin mit der Maßgabe, dass dann, wenn die Gesamtzahl der Kohlenstoff-Atome in A plus R 6 ist, das Kohlenstoff-Atom in der α-Stellung zu der Isonitril-Gruppe ein quarternäres Kohlenstoff-Atom ist und noch weiterhin der Maßgabe, dass A nicht (CH2)3 ist,

angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht haben oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben,

und zwar jeweils unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs-kosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte zu 1. dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,

wobei die Angaben von der Beklagten zu 1. erst ab dem 25. Oktober 2000 zu machen sind.

II. Die Beklagte zu 1. wird verurteilt, die vom 25. Oktober 2000 bis zum 2. August 2006 in unmittelbarem oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten zu 1. befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I. zu vernichten.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. bezeichneten, hinsichtlich der Beklagten zu 2. ab dem 7. Januar 1992 bis zum 2. August 2006 und hinsichtlich der Beklagten zu 1. ab dem 25. Oktober 2000 bis zum 2. August 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten gesamtschuldnerisch.

V. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- Eur vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer im Gebiet der Europäischen Union ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

T a t b e s t a n d :

Die Klägerin ist unter ihrer gegenwärtigen Unternehmensbezeichnung seit dem 20. Januar 2003 eingetragene Inhaberin des europäischen Patentes 0 233 xxx (Anlage K 4, nachfolgend Klagepatent), das am 20. Dezember 1986 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der US 812 xxx vom 23. Dezember 1985 und US 925 xxx vom 6. November 1998 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 25. Juli 1991. Die Verfahrensprache des Klagepatentes ist englisch. Eine deutschsprachige Fassung des Klagepatentes überreichte die Klägerin in Form der österreichischen Patentschrift E 54 xxx als Anlage K 4a. Das Klagepatent betrifft Ether-Isonitirile und ihre radiomarkierten Komplexe.

Das Klagepatent war – neben dem EP 0 211 xxx – ursprünglich Gegenstand des Rechtsstreits 4a O 43/06 vor der angerufenen Kammer. Mit Beschluss vom 6. April 2006 wurde das Klagepatent von dem genannten Rechtsstreit abgetrennt.

Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 des Klagepatentes hat folgenden Wortlaut:

Ether-substitutiertes Isonitril der Formel CN-A-O-R, in der A eine geradekettige oder kettenverzweigte Alkylen-Gruppe ist und R eine geradkettige oder kettenverzweigte Alkyl-Gruppe ist, mit der Maßgabe, dass die Gesamtzahl der Kohlenstoff-Atome in A plus R 4 bis 6 ist, weiterhin mit der Maßgabe, dass dann, wenn die Gesamtzahl der Kohlenstoff-Atome in A plus R 6 ist, das Kohlenstoff-Atom in der α-Stellung zu der Isonitril-Gruppe ein quaternäres Kohlenstoff-Atom ist und noch weiterhin mit der Maßgabe, dass A nicht (CH2)3 ist.

Wegen des Wortlauts der lediglich „insbesondere“ geltend gemachten Patentansprüche 3 und 5 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

Die Beklagte zu 1., welche erst am 25. Oktober 2000 in das Handelsregister eingetragen wurde und vorher keine Geschäftstätigkeit wahrgenommen hat, vertreibt unter anderem das Arzneimittel mit der Bezeichnung „XY“ (nachfolgend angegriffene Ausführungsform 1) in der Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend der als Anlage K 7 vorgelegten Kopie eines Angebotes der Beklagten zu 1. vom 9. August 2004 wurde die angegriffene Ausführungsform 1 einer ärztlichen Praxis in Duisburg durch die Beklagte zu 1. angeboten. Bei der angegriffenen Ausführungsform 1 handelt es sich um ein Kit für die Herstellung von 99mTc-MIBI, wobei unter MIBI entsprechend der als Anlage K 9 vorgelegten englischsprachigen Packungsbeilage Methoxyisobutylisonitril verstanden wird. Anhand der als Anlage K 9 vorgelegten englischsprachigen Packungsbeilage ergibt sich weiterhin, dass die angegriffene Ausführungsform 1 neben 1,0 mg MIBI 0,064 mg Zinnchlorid sowie weitere für den vorliegenden Rechtsstreit nicht relevante Inhaltsstoffe enthält. Unter „Labelling procedure“ wird im Einzelnen beschrieben, wie und unter welchen Bedingungen eine Vermischung der in dem Arzneimittel enthaltenen Substanz mit 99mTc vorzunehmen ist. Auf der polnischen Website x wird das Kit zur Herstellung von 99mTc-MIBI ebenso beworben wie in dem als Anlage K 8 vorgelegten englischsprachigen Produkt-Katalog, der im Jahre 2004 über die genannte Website abrufbar war. Auf Seite 7 des Kataloges findet sich eine Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform 1, die dort als „Kit for preparation of 99mTc-MIBI“ bezeichnet ist.

Die Beklagte zu 1. vertreibt des weiteren das als „Unit Dose Cardio Spect®, Kit for use in preparation of Technetium Tc-99m Methoxy-isobutyl-isonitiril (MIBI) Injection“ (nachfolgend angegriffene Ausführungsform 2), welche entsprechend der Kopie der Umverpackung nach Anlage K 15 als „Manufacturer“ eine Medi-Radiopharma Ltd., Budapest, Hungary, die Beklagte zu 2. in den Verfahren 4a O 42/06 und 4a O 133/06 vor der Kammer, nennt. Entsprechend des als Anlage K 14 vorgelegten Lieferscheines der Beklagten zu 1. vom 27. Juli 2006 wurde die angegriffene Ausführungsform an das Kreiskrankenhaus Altötting geliefert. Die angegriffene Ausführungsform wird als „MEDI-RADIO PHARMA Unitdose“ mit der Chargennummer 0504-01/U bezeichnet. Die gleiche Chargennummer findet sich auf der Kopie der Umverpackung der angegriffenen Ausführungsform 2 nach Anlage K 15. Die angegriffene Ausführungsform 2 wird in der als Anlage K 16 vorgelegten englischsprachigen Packungsbeilage in ihrer Zusammensetzung näher beschrieben; MIBI steht für Methoxyisobutylisonitiril. Die angegriffene Ausführungsform 2 enthält 0,06 mg Cu(MIBI)4BF4, ein Komplex aus Kupfer, MIBI sowie Fluorborat. Wird MIBI mit 99mTc vermischt, entsteht nach Reduktion des Technetiums der Koordinationskomplex 99mTc-MIBI. In der Anlage K 16 wird im Einzelnen beschrieben, wie und unter welchen Bedingungen eine Vermischung der in dem Arzneimittel enthaltenen Substanz mit 99mTc vorzunehmen ist. Die angegriffene Ausführungsform 2 verfügt, ebenso wie die angegriffene Ausführungsform 1, in der Bundesrepublik Deutschland nicht über eine arzneimittelrechtliche Zulassung; ein Import erfolgt über § 73 Abs. 3 AMG.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass das angegriffene Kit von der Lehre nach dem Klagepatent wortsinngemäßen Gebrauch machen würde. Beide Beklagten seien passivlegitimiert, da die Beklagte zu 1. die angegriffene Verletzungsform von der Beklagten zu 2. als Herstellerin beziehen würde. In der als Anlage K 9 vorgelegten englischsprachigen Packungsbeilage der angegriffenen Verletzungsform 1 werde die Beklagte zu 2. – unstreitig – als Herstellerin („manufacturer“) benannt. Sie habe daher auch Kenntnis von einem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland.
Sie selbst sei auch aktivlegitimiert hinsichtlich der ab dem 7. Januar 1992 entstandenen Ansprüche. Aus dem Registerauszug auf Seite 2 der Anlage K 5 ergebe sich, dass die D and Co. das Klagepatent am 2. August 1986 zum Patent angemeldet habe. Diese habe das Klagepatent sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Rechte am 1. August 1991 auf die C- Pharmaceutical Co. übertragen (Anlage K 10). Die C- Pharmaceutical Co. habe schließlich ihren Namen in E- Pharmaceuticals Co. geändert. Dies sei die dritte im Rollenauszug nach Anlage K 5 eingetragene Gesellschaft. Hierbei habe es sich lediglich um eine Firmenänderung gehandelt, wie sich aus Anlage K 11, einer Kopie eines Handelsregisterauszuges der Handelskammer des Staates Delaware, USA, ergebe. Durch eine weitere Firmenänderung habe die E- Pharmaceuticals den Namen der Klägerin erhalten, entsprechend der vorgelegten Kopie der bei der Handelskammer eingereichten Firmenregistrierung.

Die Parteien haben in der mündlichen Verhandlung vom 13. März 2007 den Unterlassungsantrag im Hinblick auf den Ablauf des Schutzes des Klagepatentes am 20. Dezember 2006 unter Stellung wechselseitiger Kostenanträge übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Klägerin beantragt nunmehr, nachdem sie erklärt hat, die Ansprüche auf Rechnungslegung sowie Schadenersatzfeststellung nicht ab dem 8. Juni 1991, sondern erst ab dem 7. Januar 1992 geltend machen zu wollen und die Beklagten der Teilklagerücknahme zugestimmt haben,

I. die Beklagten zu verurteilen,

1. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. Januar 1992 bis zum 20. Dezember 2006

angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht haben oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben,

und zwar jeweils unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

2. die vor dem 20. Dezember 2006 in unmittelbarem oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten zu 1. befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1. zu vernichten.

II. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten und ab dem 7. Januar 1992 bis zum 20. Dezember 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte zu 2. rügte die örtliche Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts. Die Beklagten, welche – unstreitig – die Einrede der Verjährung erhoben haben, stellen weiterhin die Aktivlegitimation der Klägerin für vor dem 20. Januar 2003 entstandene Ansprüche in Abrede. Aus der als Anlage K 10 vorgelegten Erklärung ergebe sich keine Abtretung von in der Vergangenheit entstandenen Ansprüchen auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadenersatz. Der Erklärung lasse sich lediglich eine Patentübertragung entnehmen. Weiterhin ergebe sich aus den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten lediglich ein behaupteter Übergang von Ansprüchen auf eine F- Pharma Company in X. Die Klägerin bezeichne sich jedoch selbst als F- Pharma Co. in Y.
Auch sei die Beklagte zu 2. nicht passivlegitimiert. Sie sei ein reines Entwicklungs- und Forschungsunternehmen und nehme keine Vertriebshandlungen vor. Entsprechend sei sie am Vertrieb durch die Beklagte zu 1. nicht beteiligt. Auch die Homepage werde nicht von der Beklagten zu 2. betrieben, sondern der G Sp.z o.o.,. Entsprechend nehme sie keine patentverletzenden Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland vor. Ein Auskunftsanspruch bestehe nicht, da die Beklagte zu 2. keine Umsätze getätigt habe. Auch sei Polen erst am 1. März 2004 dem EPÜ beigetreten und die Beklagte zu 2. erst ab dem 28. Juni 2001 in das Handelsregister eingetragen worden.
Im Übrigen machen die angegriffenen Verletzungsformen von der Lehre nach dem Klagepatent keinen Gebrauch. Die angegriffenen Ausführungsformen beinhalten kein ether-substituiertes Isonitril der Formel CN-A-OR, wobei A eine geradkettige oder kettenverzweigte Alkylen-Gruppe sei. Das Klagepatent verstehe unter einer Alkylen-Gruppe eine ungesättigte Alkylverbindung, d.h. eine Verbindung mit einer C=C-Doppelbindung. Die Gruppe A der angegriffenen Ausführungsform stelle hingegen eine gesättigte Kohlenstoffverbindung dar.

Die Klägerin tritt dem Vorbringen vollumfänglich entgegen. Unter einer Alkylen-Gruppe sei ein Alkan mit zwei Substituenten zu verstehen, welche die angegriffene Ausführungsform aufweise. Der eine Substituent sei die Isonitrilgruppe (CN) und der andere die Methoxygruppe (-OCH3). Die Gruppe A sei dann -CH2C(CH3)2-, welche die beiden Substituenten miteinander verknüpfen würde.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist im tenorierten Umfang begründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Vernichtung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadenersatzverpflichtung im zuletzt geltend gemachten Umfang gegenüber den Beklagten zu. Unbegründet ist die Klage, soweit die Klägerin Ansprüche gegenüber der Beklagten zu 1. vor deren Eintragung im Handelsregister geltend macht.

I.
Die von der Beklagten zu 2. erhobene Rüge der örtlichen Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts ist unbegründet. Das angerufene Gericht ist nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO örtlich zuständig, da die Beklagte zu 2. im Gerichtsbezirk eine unerlaubte Handlung begangen hat. Sie hat, wie sich aus der Anlage K 8 ergibt, in dem Produktkatalog 2004 die angegriffene Ausführungsform 1 jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Klageerhebung über die auch in Deutschland abrufbare Website www.G.pl angeboten. Auf Seite 7 des Produktkataloges wird das im Tatbestand genauer bezeichnete Kit zur Herstellung von Tc-99m-MIBI genannt. Auf Seite 11 links unten wird unter „Orders“ die Beklagte zu 2. mit dem Hinweis genannt „Orders and all enquires should be sent to:“, d.h. Bestellungen und Nachfragen sollen an die Beklagte zu 2. gerichtet werden. Unter der Firmenadresse der Beklagten zu 2. ist wiederum die Website www.G.pl angegeben. Die Website wird bestimmungsgemäß auch in Deutschland aufgerufen. Zwar ist der Text der Website wie auch derjenige des Produktkataloges u.a. in englischer Sprache gehalten. Im Bereich der Nukleardiagnostik und auch anderer spezialisierter medizinischer Bereiche ist die Verwendung der englischen Sprache hingegen üblich. Der Website kann auch keine Einschränkung dahingehend entnommen werden, dass ein Vertrieb nach Deutschland nicht erfolgt. Die Website und auch der Produktkatalog sind der Beklagten zu 2. entgegen ihrer Auffassung auch zuzurechnen. Unter dem Link „download“ „G Co. Ltd.“ Auf Seite 4 unten der als Anlage K 18 vorgelegten Broschüre wird ausgeführt, dass die G Sp. z o.o. am 1. Januar 2005 von der Beklagten zu 2. separiert wurde, in enger Zusammenarbeit mit der Beklagten zu 2. für die Herstellung und den kommerziellen Vertrieb der Isotopenanwendung verantwortlich sein soll. Bis zu diesem Zeitpunkt war hingegen die Beklagte zu 2. verantwortlich. Die Einstellung eines Geschäftsbereiches schließt die Wiederholungsgefahr jedoch nicht aus.

II.
Die Klägerin hat ihre Aktivlegitimation betreffend die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadenersatzverpflichtung für den zuletzt geltend gemachten Zeitraum vom 7. Januar 1992 bis zum 20. Dezember 2006 schlüssig dargetan.

Sie ist jedenfalls seit dem 7. Januar 1992 eingetragene Inhaberin des Klagepatentes, wie sich aus dem als Anlage K 5 vorgelegten Rollenauszug ergibt. Ursprüngliche Anmelderin des Klagepatentes war die D and Company. Diese will das Klagepatent auf die C- Pharmaceutical Co. übertragen haben, worauf es jedoch vor dem Hintergrund der Beschränkung der Anträge durch die Klägerin auf die Zeit ab dem 7. Januar 1992 bis zum Ablauf des Klagepatentes, nicht ankommt. Bei der C- Pharmaceutical Co. handelt es sich um die Klägerin unter einer anderen Firmenbezeichnung. Die C- Pharmaceutical Co. wurde am 7. Januar 1992 in das Patentregister eingetragen. Die C- Pharmaceutical Co. hat ihren Namen in E- Pharmaceuticals Co. geändert, wie sich aus dem als Anlage K 10 vorgelegten Zertifikat der Handelskammer des Staates Delaware ergibt. Die entsprechende Änderung wurde am 6. Juli 2000 im Patent- und Gebrauchsmusterregister vermerkt. Durch eine weitere Firmenänderung hat die E- … Pharmaceuticals Co. unter dem 2. Oktober 2001 die Firmenbezeichnung F- Pharma Company erhalten, wie sich aus dem Verzeichnis der Handelsnamen, Partnerschaften und Gesellschaften des County ergibt (Anlage K 12). Hierbei handelt es sich trotz der unterschiedlichen Sitzbezeichnung zu dem im Rubrum angegebenen Firmensitz der Klägerin, nämlich XY, um die Klägerin. Aus der Anlage K 26 ergibt sich, dass die Klägerin ihren Unternehmenssitz von der in der Anlage K 12 genannten Firmenanschrift in X in Y geändert hat. Die entsprechende Postfachanschrift entspricht derjenigen wie sie im Rubrum zur Klageschrift angegeben ist sowie derjenigen im Rollenauszug nach Anlage K 5. Unerheblich ist auch, dass in der Anlage K 12 die Firmenänderung einer E- Pharmaceutical Co. beschrieben wird, also einem Unternehmen ohne „s“ bei „Pharmaceuticals“. Es handelt sich hierbei um dieselbe Gesellschaft, wie sich aus der Anlage K 26 ergibt. Der Buchstabe „s“ wurde in dem Verzeichnis der Handelsnamen, Partnerschaften und Gesellschaften des XY County versehentlich weggelassen.

III.
Der Klagepatentschrift zufolge betrifft die Erfindung neue ether-substituierte Isonitrile, radioaktiv markierte Komplexe dieser Isonitrile und Verfahren zur Verwendung der radioaktiv markierten Komplexe zur myokardialen Abbildung, also zur Abbildung des Herzmuskels (Seite 1 Abs. 1).

Im Stand der Technik sind Isonitril-Komplexe verschiedener Radionuklide und ihre Verwendung als abbildende Mittel aus der Druckschrift US 4 452 774 bekannt. Die Klagepatentschrift nennt als Nachteil der in der genannten Patentschrift patentierten technischen Lehre, dass es zu einer frühen Konzentration des darin beschriebenen Radionuklids in der Lunge kommt. Dadurch wird die Abbildung des Herzens verzögert; bevor brauchbare Myokard-Bilder erhalten werden könnten, müsse zunächst die Lungenaktivität abklingen. Ferner wird ausgeführt, dass die hohe Konzentration des Radionuklids in der Leber den Nachweis von Durchblutungsstörungen im apikalen Bereich des Myokards erschwere, also im oberen Bereich des Herzmuskels. Daher bestehe eindeutig Bedarf an einem selektiveren Mittel zur myokardialen Abboldung (Seite 3 Abs. 1).

Vor diesem Hintergrund hat es sich die Erfindung nach dem Klagepatent zur Aufgabe gemacht – ohne dies ausdrücklich zu formulieren – neue ether-substituierte Isonitrile und diagnostische Kits derselben, radiomarkierte Komplexe dieser Isonitrile und diagnostische Methoden unter Verwendung dieser radiomarkierten Komplexe zur Verfügung zu stellen. Hierzu schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 folgende Verbindung vor:

1. ether-substituiertes Isonitril der Formel CN-A-O-R, in der

2. A eine geradkettige oder kettenverzweigte Alkylen-Gruppe ist und

3. R eine geradkettige oder kettenverzweigte Alkyl-Gruppe ist,

4. mit der Maßgabe, dass die Gesamtzahl der Kohlenstoff-Atome in A plus R 4 bis 6 ist,

5. weiterhin mit der Maßgabe, dass dann, wenn die Gesamtzahl der Kohlenstoff-Atome in A plus R 6 ist, das Kohlenstoff-Atom in der α-Stellung zu der Isonitril-Gruppe ein quarternäres Kohlenstoff-Atom ist und

6. noch weiterhin mit der Maßgabe, dass A nicht (CH2)3 ist.

IV.
Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der Lehre nach dem Patentanspruch 1 des Klagepatentes wortsinngemäßen Gebrauch. Entgegen der Auffassung der Beklagten verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen das Merkmal 2, welches besagt, dass A in dem ether-substituierten Isonitril der Formel CN-A-O-R (Merkmal 1) eine geradkettige oder kettenverzweigte Alkylen-Gruppe ist. Da bei beiden angegriffenen Ausführungsform der Isonitril-Ligand Methoxyisobutylisonitril ist, erübrigt sich eine getrennte Erörterung des streitigen Merkmals. Die Beklagte zu 2. hat sich insoweit das Vorbringen der Beklagten zu 1. ausdrücklich zu eigen gemacht.

Bei beiden angegriffenen Ausführungsformen besteht die Gruppe A aus der Isobutylverbindung -CH2C(CH3)2, einer gesättigten Alkylverbindung, welche – mit den beiden Substituenten CN- und -OCH3 – eine kettenverzweigte Alkylen-Gruppe im Sinne des Merkmals 2 darstellt..

Das Klagepatent selbst macht in seinem für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Patentanspruch 1 zu der Frage, was unter der Alkylen-Gruppe zu verstehen ist, keine konkreten Angaben. Im Merkmal 6 wird lediglich bestimmt, dass A nicht -(CH2)3 sein soll, d.h. eine Propylgruppe, die für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, nicht über C=C-Doppelbindungen verfügt, wie die nachfolgende Formel mit den Substituenten CN- und –OR zeigt.

CN – CH2 – CH2 – CH2 – O – R

Da Kohlenstoff im Regelfall lediglich „vierbindig“ ist, schließt die Angabe im Merkmal 6, dass A nicht -(CH2)3 sein soll, das Vorhandensein einer Doppelbindung aus.

Die Auslegung des Begriffs der „Alkylen-Gruppe“ unter Berücksichtigung der weiteren Angaben in den Patentansprüchen sowie der Beschreibung führt zu der von der Klägerin vertretenen Auffassung, dass es sich bei der im Merkmal 2 unter Schutz gestellten geradkettigen oder kettenverzweigten Gruppe A, um eine gesättigte Alkylverbindung mit zwei Substituenten handelt und nicht – wie die Beklagten meinen – um eine (ungesättigte) Olefinverbindung. Unteranspruch 3, der auf den Patentanspruch 1 rückbezogen ist, definiert als bevorzugtes erfindungsgemäßes ether-substituiertes Isonitril die Verbindung CNCH2C(CH3)2OCH3. Da CN- für Isonitril steht und -OCH3 für die Methoxygruppe, wird A bei dieser bevorzugten Ausführung durch die Verbindung-CH2C(CH3)2 beschrieben, d.h. eine Isobutylgruppe, welche keine ungesättigte Alkylverbindung darstellt. Da auf beiden „Seiten“ des Molekülbestandteiles Nicht-Kohlenstoffverbindungen verbunden sind, handelt es sich insoweit um eine Alkylverbindung, die an jeder „Seite“ mit einem Substituenten – CN- und -OCH3 – verbunden ist. Danach ist unter einer Alkylen-Gruppe im Sinne des Klagepatentes eine Alkylverbindung mit zwei Substituenten zu verstehen.

Für dieses Verständnisses des Begriffes Alkylen-Gruppe sprechen auch die weiteren im Unteranspruch 3 als bevorzugte Ausführungsformen unter Schutz gestellten Isonitrile, welche auf Seite 6 der Klagepatentschrift genannt werden. Auch hierbei handelt es sich durchgängig um gesättigte Alkylverbindung, die auf der einen Seite mit dem Stickstoff der Isonitril-Verbindung CN und auf der anderen Seite mit dem Sauerstoff der Etherverbindung (OCH3) verbunden sind.

Aus den in der Klagepatentschrift genannten Beispielen im Rahmen der „ausführlichen Beschreibung der Erfindung“ wird diese Auslegung bestätigt. Die auf Seite 4 gezeigten Verbindungen II, III und I zeigen jeweils eine Gruppe A, die mit N- und O- substitutiert ist. Die ab Seite 6 beschriebenen Beispiele für die Herstellung ether-substituierter Isonitrile beinhalten keine Verbindungen, die eine ungesättigte Alkylverbindung in Position A aufweisen. Dort wird vielmehr die Synthese der auf Seite 6 beschriebenen ethersubstituierten Isonitrile beschrieben, die bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung zeigen und in Unteranspruch 3 unter Schutz gestellt sind.

Entsprechend der vorstehenden Ausführungen gibt die Klagepatentschrift mithin keinen Anhalt für die von den Beklagten vertretene Ansicht. Diesen ist zwar zuzugeben, dass der Begriff der Alkylen-Gruppe in der Chemie tatsächlich für Olefin-Verbindungen verwendet wird bzw. wurde, wie auch die von der Beklagten zu 1. vorgelegten Auszüge aus „School-Scout“ (Anlage B 1) bzw. „Römpp Chemie-Lexikon“ zeigen. Diese Auszüge stehen dem vorstehend beschriebenen Verständnis des erfindungsgemäßen Begriffs der Alkylen-Gruppe aber nicht entgegen. Denn im „Römpp-Lexikon“ wird selbst ausgeführt, dass es sich bei Ethylen, Propylen und Butylen mit dem Sammelbegriff Alkylen um ältere Bezeichnungen handelt, der in Chemiebüchern, die aus dem Ende der 80er bzw. Anfang der 90er Jahre stammen, auch nicht mehr verwendet wird. Dementsprechend wird unter dem Begriff „Alkylen“ im „IUPAC Compendium of Chemical Terminology“ (Anlage K 15) ausgeführt, dass es sich bei dem Begriff „Alkylen“ um einen alten Begriff für „Alkene“ handelt, der nicht empfohlen wird. Weiter wird unter Ziffer 2. angegeben, dass es sich hierbei um einen alten Begriff für Alkendiyl-Gruppen handelt, einem Alkan mit zwei Resten, entsprechend dem vorstehenden Verständnis des Begriffs der „Alkylen-Gruppe“ im Sinne des Klagepatentes.

Für dieses Verständnis spricht des weiteren die sachverständige Äußerung des Prüfers des Europäischen Patentamtes vom 9. Februar 1989 (Anlage K 13), der handschriftlich als Ergebnis der telephonischen Rücksprache mit den patentanwaltlichen Vertretern der Anmelderin notierte, dass der ursprünglich verwendete Begriff „alkyl“ im Anspruch 1 durch „alkylen“ zu ersetzen sei, da A für einen divalenten Rest stehe. Unter divalenten Resten sind nach Anlage K 14 Atome oder Radikalgruppen zu verstehen, welche eine Valenz von zwei aufweisen oder welche mit zwei oder mehr verschiedenen Atomen oder Molekülen verbunden werden können. Der Prüfer sah in der Verwendung des Begriffes Alkylen im Patentanspruch 1 offensichtlich kein Problem im Hinblick auf den in der Chemie verwandten Begriff der Alkylene und änderte den Patentanspruch 1 ab.

Vorstehende Auslegung des Begriffs der Alkylen-Gruppe zugrundelegend macht die angegriffene Ausführungsform von dem Merkmal 2 wortsinngemäßen Gebrauch. Sie weist ein ether-substitutiertes Isonitril auf. Das ethersubstituierte Isonitiril der angegriffenen Ausführungsform stellt das Methoxyisobutylisonitril (MIBI) dar. Die Verbindung enthält eine Alkylgruppe, nämlich die Isobutyl-Gruppe, welche zweifach substituiert ist. Diese ist auf der einen „Seite“ mit der Methoxy-Gruppe (-OCH3) und auf der anderen „Seite“ mit der Isonitiril-Gruppe (CN-) verknüpft. Auch die weiteren Merkmale des Anspruchs werden durch MIBI als Isonitril verwirklicht. Die Gesamtzahl der Kohlenstoffatome in A plus R beträgt 5 (Merkmal 4), da R die Methylgruppe (–CH3) ist und A nicht (CH2)3.

Im Übrigen ergibt sich eine Verwirklichung des Patentanspruches 1 auch auf Grund des Umstandes, dass das ether-substituierte Isonitril MIBI der im Unteranspruch 3 an erster Stelle genannten Verbindung entspricht.

V.
Aus der Verletzung des Klagepatentes ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

1.
Die Beklagte zu 1. hat dementsprechend durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen den Gegenstand des Klagepatentes unter Verstoß gegen § 9 Nr. 1 PatG benutzt. Auch hinsichtlich der Beklagten zu 2. steht fest, dass sie Benutzungshandlungen in Deutschland selbst vorgenommen hat. Sie hat im Gerichtsbezirk durch Anbieten der angegriffenen Ausführungsform 1 über das Internet eine patentverletzende Handlung begangen. Auf die Ausführungen zur örtlichen Zuständigkeit kann insoweit verwiesen werden. Vor diesem Hintergrund kommt es auf ihren Einwand, Polen sei erst am 1. März 2004 dem EPÜ beigetreten nicht an, da für das Gericht von Relevanz lediglich die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begangenen Handlungen sind.

Die Anträge auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzverpflichtung sind hinsichtlich der Beklagten zu 1. auf die Zeit ab deren Eintragung in das Handelsregister ab 25. Oktober 2000 zu beschränken. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass eine Geschäftstätigkeit vor Eintragung in das Handelsregister noch nicht stattgefunden hat. Dieser Umstand ist bereits im Erkenntnisverfahren zu berücksichtigen. Der Schadenersatzanspruch und damit auch die flankierenden Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung setzen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit voraus, dass der Klägerin durch rechtsverletzende Handlungen ein Schaden entstanden ist. Eine solche hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht jedoch dann nicht, wenn zwischen den Parteien unstreitig ist, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben. Diese Rechtslage ist mit derjenigen vergleichbar, dass ein Verschulden des Verletzers und damit seine Schadenersatzverpflichtung erst von einem bestimmten Zeitpunkt an zu bejahen ist. Für diesen Fall sieht der Bundesgerichtshof eine zeitliche Beschränkung der Rechnungslegungspflicht vor (vgl. BGH GRUR 56, 265, 269; BGHZ 117, 264, 279; Benkard/Rogge-Grabinski, Patentgesetz, 10. Aufl § 139 Rdnr. 88a). Vorliegend kann der Beklagten zu 1. vor Eintragung in das Handelsregister und der danach erfolgten Aufnahme der Geschäftstätigkeit bereits weder eine Handlung noch eine solche, die schuldhaft sein könnte, vorgeworfen werden, was zwischen den Parteien unstreitig ist.

Eine entsprechende Beschränkung der Anträge für die Zeit ab dem 28. Juni 2001 kommt für die Beklagte zu 2. nicht in Betracht. Insoweit ist es zwischen den Parteien nicht unstreitig, dass die Beklagte zu 2. ihre Geschäftstätigkeit ab diesem genannten Zeitpunkt aufgenommen hat. Die Klägerin hat auf den entsprechenden Beschränkungseinwand der Beklagten zu 2. insoweit vorgetragen, dass auf der Homepage der G Sp. Z o.o. angegeben sei, dass die Beklagte zu 2. bereits im Jahre 1990 gegründet worden ist. Die Beklagte zu 2. hat zwar daraufhin als Anlage B 3 einen übersetzten Auszug aus dem polnischen Handelsregister vorgelegt aus dem sich ergeben soll, dass die Beklagte zu 2. erst 2001 gegründet wurde. Aus dem Registerauszug ergibt sich hingegen nicht, dass dieser die Beklagte zu 2. betrifft. Die Unternehmensbezeichnung der Beklagten zu 2. lässt sich dem Auszug nicht entnehmen.

Die Klägerin kann dementsprechend von den Beklagten nach Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG Schadensersatz verlangen. Denn die Beklagten hätten die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, sind die Beklagten ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

Gemäß § 140 b PatG haben die Beklagten ferner über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind. Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 2. ist der von der Klägerin geltend gemachte Auskunftsanspruch nicht unbegründet. Sie mag zwar keine Umsätze gemacht haben. Dieser Umstand führt jedoch weder zu einer mangelnden Begründetheit des Anspruchs noch einer Erledigung desselben, da nicht zu erkennen ist, dass die Beklagte zu 2. diese Auskunft zum Zwecke der Erfüllung ihrer Auskunftsverpflichtung getätigt hat.

Der gegenüber der Beklagten zu 1. geltend gemachte Vernichtungsanspruch ist nach § 140 a PatG begründet.

VI.
Die von den Beklagten erhobene Einrede der Verjährung ist unbegründet. § 141 PatG, der auf Ansprüche wegen Verletzung des Patentrechts Anwendung findet, setzt, mit Verweis auf die Vorschriften des BGB, Kenntnis von patentverletzenden Handlungen voraus. Die Beklagten haben ungeachtet der Frage des Vorliegens der weiteren Voraussetzungen nicht vorgetragen, zu welchem Zeitpunkt die Klägerin von den patentverletzenden Handlungen und der Person des Verletzers Kenntnis erlangt hat.

VII.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2, 91 a, 269 Abs. 3 ZPO. Trotz Teilabweisung der klägerischen Ansprüche im Hinblick auf den zeitlichen Rahmen der geltend gemachten Ansprüche gegenüber der Beklagten zu 1. war die Zuvielforderung lediglich geringfügig. Das Interesse der Klägerin war insoweit rein wirtschaftlicher Natur. Da die Beklagte zu 1. jedoch unstreitig keine Umsätze in der Zeit vor ihrer Eintragung in das Handelsregister getätigt hat, konnte sich dieser Zeitraum bei rein wirtschaftlicher Betrachtungsweise auf das Interesse der Klägerin auch nicht auswirken bzw. dieses beeinträchtigen.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

Der Streitwert wird wie folgt festgesetzt:
• bis zum 13. März 2007: 500.000,- Eur
• danach: 200.000,- Eur