Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 7. Oktober 2008, Az. 4b O 111/07

Rechtsmittelinstanz: 2 U 127/08

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,– €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

optische Datenträger mit komprimierten Videosignalen

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern,

die für Vorrichtungen zum Empfang eines komprimierten Videosignals geeignet sind, das Informationen DT / DF enthält, die die Reihenfolge der Anzeige von dekomprimierten Halbbildern angeben,

wobei die Vorrichtung umfasst:

– Mittel zum Empfang des komprimierten Videosignals,

– Mittel, die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um die Information DT / DF abzutrennen,

– Mittel, die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um das komprimierte Videosignal zu dekomprimieren und Ausgangs-Vollbilder des Videosignals zu erzeugen, und

– Mittel, die auf die Information DT / DF ansprechen, um die dekomprimierten Halbbilder in eine vorbestimmte Reihenfolge einzuordnen;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 03.07.1998 begangen hat,

und zwar unter Angabe

a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer unter Vorlage der Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie,

b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer unter Vorlage der Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie,

c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

w o b e i

o der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 03.07.1998 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

IV. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung von 2.000.000,– € vorläufig vollstreckbar.

V. Der Streitwert wird auf 2.000.000,– € festgesetzt.

T a t b e s t a n d :

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität vom 14.01.1993 am 10.01.1994 angemeldeten europäischen Patents 0 679 xxx B 1 (im Folgenden: Klagepatent), dessen Erteilung am 03.06.1998 veröffentlicht worden ist. Als Vertragsstaat ist unter anderem die Bundesrepublik Deutschland benannt.

Das in englischer Verfahrenssprache abgefasste Klagepatent trägt die Bezeichnung „Vorrichtung zur Eliminierung von Halbbildern für ein Videokompressions-/Dekompressionssystem“. Patentanspruch 5, der im Rechtsstreit vornehmlich interessiert, lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:

„Vorrichtung zum Empfang eines komprimierten Videosignals, das Informationen DT/DF enthält, die die Reihenfolge der Anzeige von dekomprimierten Halbbildern angeben, wobei die Vorrichtung umfasst:
o Mittel zum Empfang des komprimierten Videosignals;
o Mittel (60), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um die Information DT/DF abzutrennen;
o Mittel (61, 62, 66), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um das komprimierte Videosignal zu dekomprimieren und Ausgangs- Vollbilder des Videosignals zu erzeugen; und
o Mittel (63, 65, 66), die auf die Information DT/DF ansprechen, um die dekomprimierten Halbbilder in eine vorbestimmte Reihenfolge einzuordnen.“

Die nachfolgende Abbildung (Figur 6 der Klagepatentschrift) verdeutlicht den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

TO “ DISPLAY

FIG. 6

Die Beklagte, ein Unternehmen mit Sitz in G., stellt her und vertreibt DVDs. Sie hat am 30. März 2007 500 von ihr hergestellte DVDs mit dem Titel „Erdbebenmessung in Deutschland“ (Anl. KA 2) an die Lieferadresse G.weg in K. geliefert. Anlass für diese Lieferung war eine von der Klägerin initiierte Bestellung einer Frau A, die diese unter der Bezeichnung „X A“ am 27. Februar 2007 aufgab. Als Firmenanschrift wurde S.straße 10 in F angegeben. Die Lieferung erfolgte auftragsgemäß an die angegebene Lageradresse der „X A“ (vgl. Anl. B 7) und wurde mit auf den 29.03.2007 datiertem Schreiben, welches einen Gesamtbetrag von 705,00 € (einschließlich Transportkosten) ausweist, in Rechnung gestellt.

Die Klägerin behauptet, dass die von der Beklagten hergestellten DVDs das Klagepatent mittelbar verletzen. Die Belieferung europäischer und mithin auch deutscher DVD-Kunden gehöre zu dem Standardgeschäft der Beklagten.

Da das Codierverfahren des Klagepatents zum MPEG 2-Standard gehöre und für die Einhaltung dieses Standards essentiell sei, sei – so meint die Klägerin – nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, dass bei der Verwendung der von der Beklagten erstellten DVDs vielfach auch das patentgemäße Verfahren angewandt werde. Die rekursive Struktur des MPEG 2-Standards erfordere, dass bereits bei der Codierung von P- und B-Bildern das Referenzbild decodiert werde, um anhand von dessen Bilddaten eine Berechnung des (P- oder B-)Differenzbildes vorzunehmen.

Aus dem Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung nimmt die Klägerin die Beklagten vorliegend auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch.

Die Klägerin beantragt,

sinngemäß wie erkannt zu entscheiden.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte rügt die internationale und örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf.
Sie behauptet, die Klägerin habe die Lieferung der streitgegenständlichen DVDs nach K. allein zu dem Zweck provoziert, sich den Gerichtsstand des Landgerichts Düsseldorf zu erschleichen. Sie, die Beklagte, unterhalte keine geschäftlichen Beziehungen nach Deutschland. Bei der Lieferung an Frau A habe es sich um die einzige Lieferung nach Deutschland in dem Zeitraum seit Juni 1995 gehandelt. Es seien in dieser Zeit auch keine Bestellungen akzeptiert worden. Die Bestellung der Frau A sei von der Klägerin initiiert worden, die sich einer „Scheinperson“ bedient habe. Es sei der Beklagten trotz intensiver Recherche nicht gelungen, die Firma X zu ermitteln. Diese sei weder unter der Geschäftsanschrift in F. noch unter der in K. angegebenen Lageranschrift bekannt gewesen. Auch sei eine Kontaktaufnahme zu Frau A nicht mehr möglich gewesen. Nur aufgrund der mit 500 Stück als gering zu bezeichnenden Stückzahl hätten interne Kontrollmechanismen bei der Beklagten umgangen werden können. Die Sachbearbeiterin bei der Beklagten hätte bei einem größeren Bestellvolumen Rücksprache mit ihrem Vorgesetzten gehalten und sich danach erkundigt, ob eine Lieferung nach Deutschland überhaupt ausgeführt werden dürfe.

Die Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin habe die patentverletzende Handlung in Nordrhein-Westfalen deshalb provoziert, weil sie das Klageschutzrecht bereits in der Vergangenheit erfolgreich vor dem angerufenen Gericht durchgesetzt habe. Bei dieser Wahl des Gerichts handele es sich aber um sachfremde Erwägungen, die einen Gerichtsstand nicht begründen könnten.

Die Klägerin handele schließlich rechtsmissbräuchlich, wenn sie – ohne Anhaltspunkte für einen drohende Verletzungshandlung – eine Lieferung patentverletzender DVDs nach Deutschland provoziere, um die Beklagte hereinzulegen. Aufgrund dessen sei die Klage auch unbegründet.

Zudem sei mit den von ihr hergestellten DVDs eine Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents nicht gegeben.

Selbst wenn – so die Ansicht der Klägerin – die Lehre der geltend gemachten Klagepatentansprüche durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht würde, sei das Schutzrecht erschöpft. Die Maschine zur Herstellung der DVDs sei mit Zustimmung der Klägerin von der in der Schweiz ansässigen B GmbH an die Beklagte veräußert worden. Bei der Herstellung der DVDs kämen alle streitgegenständlichen Patente zum Einsatz. Da es sich um Verfahrensansprüche handele, trete mit der Veräußerung Erschöpfung ein.

Wegen der näheren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist auch begründet.

I.
Das Landgericht Düsseldorf ist für die Entscheidung des Rechtsstreits international und örtlich zuständig.

Die internationale Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf ist nach Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 gegeben. Nach dieser Vorschrift kann ein Angehöriger eines Vertragsstaates (G., der Sitzstaat der Beklagten, ist ein solcher Vertragsstaat) vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaates in Anspruch genommen werden, wenn dieser dort eine unerlaubte Handlung begangen hat, wobei es ohne Belang ist, dass die Klägerin selbst keine juristische Person mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EG ist. Die Zuständigkeitsverordnung gilt auch für Ausländer aus Drittstaaten, die ebenfalls einen Anspruch auf Justizgewährung haben (vgl. Zöller-Geimer, ZPO, 26. Aufl., Art. 2 EuGVVO RN 13).

Zuständigkeitsbegründend ist sowohl der Handlungs- wie auch der Erfolgsort des Schadenseintritts. Für die Begründung der internationalen Zuständigkeit genügt die Behauptung einer zuständigkeitsbegründenden Verletzungshandlung durch den Kläger. Eine solche ist mit der vorgetragenen – unstreitigen – Lieferung (patentverletzender) DVDs durch die Beklagte nach K. gegeben.

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf ist vorliegend gem. § 32 ZPO i.V.m. § 143 PatG und der VO des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13.01.1998 (GV NW S. 106) zu bejahen, denn die Beklagte hat eine patentverletzende Handlung in Nordrhein-Westfalen begangen.

1.
Der Gerichtsstand des § 32 ZPO wird dadurch begründet, dass der Kläger schlüssig Tatsachen behauptet, aus denen sich ergibt, dass im Gerichtsbezirk eine unerlaubte Handlung begangen worden ist. Es ist unstreitig, dass die Beklagte (patentverletzende) DVDs aus ihrer Produktion nach K. ausgeliefert hat.

2.
Sich auf diesen Gerichtsstand zu berufen, ist der Klägerin nicht wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens verwehrt. Es ist anerkannt, dass auch das Prozessrecht und damit auch die Gerichtsstandsregelungen unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben stehen, wie er für das materielle Recht in § 242 BGB seinen Ausdruck gefunden hat. Danach kann einer Klage, die formal gesehen alle Zuständigkeitsvoraussetzungen erfüllt, gleichwohl der gerichtliche Rechtsschutz versagt werden, weil der Kläger im konkreten Fall treuwidrig oder missbräuchlich handelt, wenn er formal gegebene Zulässigkeitsvoraussetzungen aus sachfremden Erwägungen heraus zu seinen Gunsten ausnutzt.

a)
Die Klägervertreter haben im Termin zur mündlichen Verhandlung zugestanden, dass die Bestellung der Frau A eine von den Klägerinnen initiierte Handlung war. Eine solche Einschaltung einer dritten Person ist für den grundsätzlich zulässigen Testkauf unabdingbar, wenn potentielle Schutzrechtsverletzer überführt werden sollen und der Schutzrechtsinhaber in den Besitz liquider Beweismittel kommen will. Würde er selber auftreten, würde dies in aller Regel dazu führen, dass er keine schutzrechtsverletzenden Gegenstände angeboten oder geliefert bekommt.

Die Aufgabe einer Bestellung – auch durch einen eigens hierfür geworbenen Strohmann – und deren Ausführung in das Gebiet Nordrhein-Westfalens zeigt im allgemeinen zunächst einmal die grundsätzliche Lieferbereitschaft (vgl. OLG München, NJW 1990, 3097, 3098) des Beklagten und ist ein grundsätzlich zulässiges Mittel im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Für den Erfolg des Testkaufs ist es dabei unvermeidlich, den Zweck zu verbergen und begründet alleine noch keine Unzulässigkeit (BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild). Es ist wettbewerbsrechtlich auch grundsätzlich unbedenklich, wenn Testkäufe nicht von dem Wettbewerber selbst sondern von einem Dritten durchgeführt werden (vgl. BGH, GRUR 1999, 1017, 1019 – Kontrollnummernbeseitigung).

b)
Es ist weiterhin nicht rechtsmissbräuchlich, einen solchen Testkauf durchzuführen, um hierdurch einen Gerichtsstand in Düsseldorf zu begründen.

(aa)
Solche Testkäufe sind nur bei Vorliegen besonderer Umstände als sittenwidrig anzusehen, wenn mit ihnen lediglich die Absicht verfolgt wird, den Mitbewerber „hereinzulegen“, oder wenn verwerfliche Mittel angewandt werden, um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen (BGH, GRUR 1992, 612 – Nicola; OLG Karlsruhe, GRUR 1994, 130, 131 – Testpatient; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 26. Aufl. § 11, Rn 2.41). Nach der Rspr. des BGH fallen hierunter insbesondere in den Bereich der Strafbarkeit reichende oder anderweit verwerfliche Mittel, unter anderem auch die Anwendung besonderer Verführungskunst (BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola). Verwerfliche Mittel sind auch rechtswidrige Handlungen des testenden Mitbewerbers, und zwar nicht nur Straftaten, sondern auch sonstige von der Rechtsordnung verbotene Handlungen, weil grundsätzlich nicht deshalb Rechtsverletzungen hingenommen werden können, damit konkurrierende Unternehmen ihre wettbewerblichen Interessen besser verfolgen können (BGH, a.a.O.).

(bb)
Im vorliegenden Fall ist aber nicht ersichtlich, dass die Klägerin sich durch eine Beauftragung der Frau A in irgendeiner Art und Weise solcher verwerflicher Mittel bedient hätte oder dass Frau A selber solche Mittel angewandt hätte.

In diesem Zusammenhang kann es insbesondere nicht als verwerflich angesehen werden, dass die Bestellung nur ein Volumen von 500 Stück umfasste. Die Beklagte macht insoweit geltend, dass diese geringe Stückzahl es ermöglicht habe, die Kontrollmechanismen der Beklagten zu umgehen. Die Sachbearbeiterin hätte bei einem größeren Bestellvolumen zumindest eine interne Absicherung durch Rücksprache mit dem Vorgesetzten durchgeführt. Dieser Vortrag, wie auch die zur Akte gereichten Anlagen B 1 bis B 3 und B 21 bis B 23 lassen aber nicht erkennen, dass bei der Beklagten tatsächlich solche Kontrollmechanismen installiert worden seien, die eine Lieferung von DVDs nach Deutschland wirksam hätten verhindern können und sollen.

Betriebsinterne Kontrollmechanismen, die in zuverlässiger Weise eine Lieferung der streitgegenständlichen Produkte in die Bundesrepublik verhindern könnten, hat die Beklagte nicht im Einzelnen vorgetragen. Sie hat lediglich eine von C, dem General Manager der DVD-Produktionsanlage der Beklagten, an Mitarbeiter der Beklagten versandte Email vom 04.07.2006 vorgelegt (Anlage B23). Darin heißt es sinngemäß, dass alle Aufträge mit einem Volumen von über 400 Stück DVDs/CDs mit allen erforderlichen Informationen Herrn C vorzulegen sind und nur nach Erteilung seiner schriftlichen Bestätigung ausgeführt werden dürfen. In allen Fällen sollen die Mitarbeiter zwingend vor der Ausführung eines Auftrags sicherstellen, dass alle Lizenzen und Gebühren in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und Urherberrechte geklärt sind und allein von den Kunden der Beklagten an die Rechteinhaber gezahlt werden („(…) that all licenses and royalties in relation to intellectual and industrial property rights (copyrights, neighbouring rights, patents, trademarks etc.) shall be cleared and paid (…) by our clients“ – Anlage B 23).
Aus der vorstehend wiedergegebenen Mitteilung an die Mitarbeiter der Beklagten geht nicht hervor, dass seitens der Beklagten kein Interesse an Lieferungen von DVDs in die Bundesrepublik Deutschland besteht und solche Lieferungen nicht gewollt sind. Der Sinn und Zweck der Regelung, Auftragsvolumina von über 400 DVDs/CDs dem General Manager mitzuteilen und erst nach schriftlicher Genehmigung ausführen zu dürfen, erschließt sich aus der Email nicht. Es ist durchaus möglich, dass diese Mitteilungspflicht lediglich dazu dient, die Auslastung der Anlage besser zu koordinieren oder die Bonität der Kunden überprüfen zu können. Es erscheint demgegenüber nicht der allgemeinen Lebenserfahrung zu entsprechen, dass der General Manager eines solchen Unternehmens in jedem Einzelfall prüft, ob es sich bei einer eingehenden Bestellung um eine solche für eine Lieferung nach Deutschland handelt. Naheliegend ist es vielmehr, den Mitarbeitern eine Weisung zu erteilen, Aufträge aus Deutschland zurückzuweisen.
Hinsichtlich der weiteren Weisung, Aufträge erst nach Klärung der gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte auszuführen, bestehen Zweifel, ob mit den genannten Immaterialgüterrechten auch die mit der technischen Herstellung von DVDs verbundenen Schutzrechte – also nicht solche Schutzrechte, die auf den Inhalt der DVD bezogen sind – gemeint sind. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, geht aus der Weisung nicht hervor, dass Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland weder gewollt, noch beabsichtigt sind. Vielmehr zeigt diese Email eine allgemeine Lieferbereitschaft der Beklagten in das Ausland, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland. Die Auftragserfüllung soll lediglich davon abhängig gemacht werden, dass die Schutzrechtslage geklärt ist und etwaige Lizenzzahlungen von den Kunden der Beklagten geleistet werden. Im Übrigen handelt es sich bei der Weisung des General Manager nicht um einen wirksamen Kontrollmechanismus, um Patentverletzungen im Ausland zu vermeiden, weil den Mitarbeitern nicht mitgeteilt wird, welche konkreten Rechte betroffen sein können und unter welchen Bedingungen von einer Klärung der Schutzrechtslage auszugehen ist. Darüber hinaus ist auch nichts dazu vorgetragen, ob die Weisungen im Einzelnen überwacht werden.
Zuzugestehen ist der Beklagten allerdings, dass die Verwendung der deutschen Sprache allein noch keinen zwingenden Schluss auf eine Verbreitung in Deutschland zulässt, da es auch andere deutschsprachige Staaten gibt. Hierauf kommt es aber für die zur Entscheidung stehende Frage nicht an, da die Bestellung aus Deutschland kam und die Lieferung auch hierhin erfolgen sollte. Von daher wäre es fernliegend, bei der Auftragsbearbeitung seitens der Beklagten anzunehmen, die Bestellung sei nicht für eine Verwendung in Deutschland bestimmt. Schließlich ist nicht geltend gemacht, dass der Klägerin oder Frau A bekannt gewesen sei, dass mit einer Bestellung von „nur“ 500 Stück eine Bearbeitung des Auftrages wahrscheinlicher sei. Eine solche positive Kenntnis und deren bewusste Ausnutzung zum Zwecke des „Erschleichens“ der beanstandeten Lieferung wäre aber erforderlich, um der Klägerin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorwerfen zu können.

(cc)
Es ist vorliegend auch nicht ersichtlich, dass der Testkauf nur dazu gedient hat, die Beklagte hereinzulegen, ohne dass Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder drohende Patentverletzung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland vorgelegen hätten.

Es ist unstreitig, dass die Beklagte ein auf dem betreffenden Markt bedeutendes Unternehmen in G. ist, mit einer Produktion von 28 Millionen DVDs im Jahr 2007. Die Beklagte ist dem Vortrag der Klägerin nicht entgegengetreten, dass die Belieferung europäischer DVD-Kunden zu ihrem Standardgeschäft gehört. Sie hat insoweit lediglich geltend gemacht, dass der tatsächliche und strategische Schwerpunkt ihrer Unternehmensaktivitäten in G. liege und als Begründung hierzu angegeben, die hohe Inlandsnachfrage würde die Produktionskapazitäten der Beklagte bereits binden. Bestritten hat die Beklagte lediglich, dass sie seit Juni 1995 Bestellungen aus Deutschland akzeptiert oder Lieferungen nach Deutschland vorgenommen habe. Die Beklagtenvertreterin hat im Termin zur mündlichen Verhandlung auch zugestanden, dass die Beklagte international tätig ist. Dies spricht bereits dafür, dass patentverletzende DVDs aus der Produktion der Beklagten auch in Deutschland Verbreitung finden, da es sich hierbei um eine flüchtige Ware handelt, deren Vertrieb von der Beklagten nicht gesteuert oder ohne weiteres nachvollzogen werden kann. Hierfür sprechen im übrigen auch die weiteren – durch den Testkauf an den Tag getretenen – Umstände, dass die Sachbearbeiterin der Beklagten offensichtlich problemlos in der Lage war, in der englischen Sprache zu korrespondieren und ihr auch die steuerlichen Verfahrensschritte für Auslandsgeschäfte durchaus geläufig waren (Anforderung der Gewerbesteuernummer und Kontrolle beim griechischen Finanzministerium in Athen). Sie hat auch zu keinem Zeitpunkt den Auftrag der Frau A hinterfragt. Vor diesem Hintergrund kann aber schon nicht davon gesprochen werden, dass es für die Klägerin keine Anhaltspunkte für eine patentverletzende Handlung der Beklagten in Deutschland gab. Bei der Größe eines solchen Unternehmens ist eine internationale Betätigung gerade nicht fernliegend.

(dd)
Auch das von der Klägerin initiierte Veranlassen einer Lieferung nach K. um eine für sie vermeintlich „günstige Rechtsprechung“ des Landgerichts Düsseldorf auszunutzen, führt nicht zu der Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Vorgehensweise.

Insoweit kann der von der Beklagten zitierten Entscheidung des OLG Hamm (NJW 1987, 138) nicht gefolgt werden. Den dortigen Erwägungen steht entgegen, dass es grundsätzlich nicht als missbräuchlich anzusehen ist, wenn der Kläger das ihm bequemste oder genehmste Gericht auswählt, also beispielsweise sein Heimatgericht oder das Gericht mit der ihm am günstigsten erscheinenden Rechtsprechung. § 32 ZPO erlaubt es dem Berechtigten, eine Klage aus unerlaubter Handlung bei dem Gericht zu erheben, in dessen Bezirk die Handlung begangen wurde. Ist das patentverletzende Erzeugnis – wie meist – bundesweit angeboten oder vertrieben worden, eröffnet sich für den Patentinhaber hiermit die Möglichkeit, seine Verletzungsklage wahlweise bei jedem der für Patentstreitsachen zuständigen Gerichte anhängig zu machen. Darin besteht der besondere Vorteil dieses Wahlgerichtsstandes gegenüber anderen, die ansonsten in der Regel nur einen einzigen zusätzlichen Gerichtsort zur Verfügung stellen. Für den Patentinhaber (oder dessen Lizenznehmer) sind die Vorzüge einer erweiterten Wahlmöglichkeit, wie sie § 32 ZPO bietet, offensichtlich. Beide können gegebenenfalls an ihrem eigenen Wohn- und Firmensitz klagen und sich im Prozess durch ihre sie ständig beratenden Rechtsanwälte vertreten lassen. Unabhängig von einem inländischen Domizil steht es ihnen frei, (zumindest) dasjenige Gericht auszuwählen, das aus ihrer Sicht über eine besondere Sachkunde und Erfahrung in der Beurteilung patentrechtlicher Streitigkeiten verfügt und bei dem entsprechend spezialisierte und qualifizierte Anwälte zugelassen sind. Sie können ihre Gerichtswahl weiter danach treffen, mit welcher Verfahrensdauer voraussichtlich bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung zu rechnen ist. War ein bestimmtes Gericht in der Vergangenheit bereits mit dem fraglichen Schutzrecht befasst, kann es sich schließlich anbieten, auch weitere Rechtsstreitigkeiten gegen andere Verletzer vor diesem Gericht auszutragen, dessen Auffassung vom Inhalt und der Reichweite des Patents dem Schutzrechtsinhaber (oder dessen Lizenznehmer) aus dem Vorprozess bereits bekannt ist (Kühnen, GRUR 1997, 19, 20).

Es ist gerade in Rechtsstreitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes weder ungewöhnlich noch anrüchig, wenn angreifende Wettbewerber im Hinblick auf den häufig eröffneten „fliegenden Gerichtsstand“ das gerichtliche Forum wählen, welches ihnen im Hinblick auf die dort vorherrschende Rechtsprechung zur Erreichung ihrer Prozessziele am meisten Erfolg versprechend erscheint. Dieser Effekt ist im Hinblick auf § 14 Abs. 2 UWG Ausdruck des gesetzgeberischen Willens (OLG Hamburg OLG-Rep 2002, 369; a. M. OLG Hamm NJW 1987,138). Jede auf den Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs wegen Ausnutzung eines bestehenden „Rechtsprechungsgefälles“ gestützte Beschränkung der zur Entscheidung zuständigen Gerichte, die weiter geht als die aus den jeweils anwendbaren allgemeinen Regelungen über die örtliche Zuständigkeit, bedeutet nicht nur eine Verweigerung des gesetzlichen Richters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG), sondern zugleich auch eine Missachtung des Gleichheitsgebots (KG WRP 1992, 34, 36; Hess in: Ullmann, jurisPK-UWG, § 14 Rdn. 19). Die Ausnutzung des „fliegenden“ Gerichtsstands nach § 14 Abs. 2 UWG, § 35 ZPO ist also grundsätzlich keine unzulässige Rechtsausübung. Denn die Gerichtswahl nach § 35 ZPO kennt grundsätzlich keine Einschränkung, und zwar auch dann nicht, wenn ein Antragsteller unter Ausnutzung diesbezüglicher Möglichkeiten die Rechtsprechung verschiedener Gerichte sozusagen „testet“ (vgl. KG, Beschl. vom 25.01.2008 – 5 W 371/07 Beck RS 2008 04442).

(ee)
Schließlich kann nicht außer Acht gelassen werden, dass es einer tatsächlichen Lieferung nach K. gar nicht bedurft hätte, um die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf jedenfalls hinsichtlich des geltend gemachten Unterlassungstenors zu begründen. Nach der gängigen Rechtsprechung der Kammer hätte eine Lieferung an die angegebene Firmenanschrift in F. bereits ausgereicht, eine Erstbegehungsgefahr auch für Lieferungen nach Nordrhein-Westfalen anzunehmen. Auch insoweit wäre die Kammer dann zur Entscheidung berufen.
II.

Das Klagepatent betrifft ein System zur Beseitigung überzähliger Halbbilder eines Videosignals an einem Codierer und zur Wiederherstellung solcher (entfernter) Halbbilder an einem Decodierer.

Sinn des Herausschneidens überzähliger Halbbilder ist es, den Komprimierungsgrad beim Codieren von Videosignalen zu optimieren. Die Klagepatentschrift erläutert insofern, dass z.B. bei der Film-in-Video-Umwandlung – wenn also ein Kinofilm Vorlage für die Videodaten ist – eine 3:2-Herabsetzung notwendig werden kann, bei der von 5 Video-Halbbildern, die aus zwei Film-Vollbildern gewönnen werden, eines überzählig ist. Die Entfernung solcher überzähligen Halbbilder führe – so heißt es – zu einer 20 %-igen Kompressionswirksamkeit. Aber auch dann, wenn Ausgangsmaterial kein Film, sondern die Aufzeichnung einer Videokamera sei, ergäben sich häufig überzählige „stehende“ Bilder, die zum Zwecke der Datenkompression entfernt werden könnten.

In seinem Patentanspruch 1 schlägt das Klagepatent dementsprechend eine Videosignal-Kompressionsvorrichtung vor, bei der Code-Worte DT/DF verwendet werden, um herausgeschnittene (überzählige) Halbbilder zu kennzeichnen. Patentanspruch 5 befasst sich alsdann mit einer Vorrichtung, die das Wiedereinfügen der beim Komprimieren entfernten Halbbilder im Zuge der Decodierung erlaubt. Er schützt in diesem Sinne eine

(1) Vorrichtung zum Empfang eines komprimierten Videosignals.
(2) Das Videosignal enthält Informationen DT/DF, die die Reihenfolge der Anzeige von dekomprimierten Halbbildern angeben.
(3) Die Vorrichtung umfasst:
a) Mittel zum Empfang des komprimierten Videosignals,
b) Mittel (60), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um die Informationen DT/DF abzutrennen,
c) Mittel (61, 62, 66), die auf das empfangene komprimierte Videosignal ansprechen, um das komprimierte Videosignal zu dekomprimieren und Ausgangs-Vollbilder des Videosignals zu erzeugen,
d) Mittel (63, 65, 66), die auf die Information DT/DF ansprechen, um die dekomprimierten Halbbilder in eine vorbestimmte Reihenfolge einzuordnen.

Für den Durchschnittsfachmann ist es hierbei evident, dass sich Merkmal (3a) nicht auf eine (antennenartige) Vorrichtung zum Empfang elektromagnetischer Wellen bei einer terrestrischen Signalübertragung beschränkt. Bereits in der Beschreibungseinleitung findet sich der ausdrückliche Hinweis nicht nur auf das Einsatzgebiet der Fernsehsignalübertragung, sondern gleichermaßen auf „Multimediazwecke, d.h. Computer-Verwendung“. Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass die technischen Wirkungen der im Klagepatent unter Schutz gestellten Kompressions- und Dekompressionsein-richtungen sich nicht nur im Falle terrestrischer Übermittlung einstellen, sondern genauso dann, wenn die Videodaten auf einem Speichermedium (DVD) enthalten sind. Angesichts dessen fehlt nicht nur jeder Anlass für eine letztlich rein willkürliche Beschränkung des Patentschutzes; mit Rücksicht auf Aufgabe und Lösung verbietet sie sich sogar. Danach bezeichnen die „Mittel zum Empfang des komprimierten Videosignals“ jedes Vorrichtungsteil, das in der Lage ist, ein komprimiertes Videosignal – in welcher äußeren Form auch immer es vorliegt – in einer Weise aufzunehmen, dass es anschließend (nach Maßgabe der weiteren Anspruchsmerkmale des Klagepatents) weiterverarbeitet werden kann.

III.

Mit dem Angebot und Vertrieb von DVD-ROM’s haben die Beklagten das Klagepatent mittelbar (§ 10 PatG) verletzt.

1.
Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 Abs. 1 ZPO) ist davon auszugehen, dass die Beklagte bei ihrer DVD-Herstellung auf ein Codierverfahren zurückgreift, das für eine ordnungsgemäße Bildwiedergabe eine patentgemäße Empfangseinrichtung in einem DVD-Player erfordert.

a)
Der von der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO) ausgearbeitete MPEG 2-Standard befasst sich u.a. mit der Kombination eines oder mehrerer Datenströme zum Zwecke der Speicherung oder Übertragung (ISO/IEC 13818-1 „Systems“). Speziell für die Verarbeitung von Videosignalen enthält er darüber hinaus technische Vorschriften für die Bildkomprimierung und -dekomprimierung (ISO/IEC 13818-2 „Video“). Die Vorgaben des MPEG 2-Standards sind zwar nicht in dem Sinne zwingend, dass sie lediglich eine einzige Vorgehensweise – unter Ausschluss aller anderen – tolerieren. Im Gegenteil enthält der Standard an verschiedenen Stellen Optionen, von denen im Einzelfall (d.h. bei der Codierung konkreter Videodaten) Gebrauch gemacht werden kann oder nicht bzw. die nur unter speziellen Anwendungsbedingungen bedeutsam sind, unter anderen hingegen nicht. Das gilt auch für den Video-Standardteil, der sich mit der vorliegend streitbefangenen Komprimierungstechnik befasst Die Klägerin selbst macht geltend, dass es einer durch das Klagepatent geschützten Kompressions- und Dekompressionsvorrichtung nur bedarf, wenn im Zuge der Codierung der Videosignale eine 3:2-Herabsetzung erforderlich ist, bei der überzählige Halbbilder anfallen. Notwendigkeiten zu einer Herabsetzung ergeben sich mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Frequenzen von Kino- und Fernsehbildern namentlich dann, wenn als Vorlage für die Videosignale von einem Filmmaterial ausgegangen wird.

Entsprechend seiner Funktion, das technische Handeln auf dem betreffenden Gebiet zu vereinheitlichen, ist grundsätzlich der gesamte, Standard (einschließlich seiner Optionen) geeignet, eine Aussage darüber zu treffen, in welcher Weise bei Einhaltung des MPEG 2-Standards verfahren wird. Steht fest, dass ein Benutzer den MPEG 2-Standard beachtet, und ist des weiteren gesichert, dass eine mögliche dem Standard entsprechende Vorgehensweise zur (wortsinngemäßen oder äquivalenten) Benutzung des Klagepatents führt, so ist deshalb von einer Patentverletzung auszugehen, wenn der Umfang der Geschäftstätigkeit des Beklagten (oder sonstige vom Kläger darzulegende Umstände) den sicheren Schluss zulassen, dass die Vorgaben des Standards bei Ausübung der Geschäftstätigkeit in ihrer gesamten Breite ausgeschöpft worden sind. Dem Beklagten obliegt unter solchen Umständen der konkrete Vortrag dazu, dass und weshalb er bei der Befolgung des Standards die zur Merkmalsverwirklichung führende Option keinesfalls angewandt hat.

b)
Der MPEG 2-Standard sieht für den Bedarfsfall ein Heraustrennen und späteres Wiedereinfügen überzähliger Halbbilder vor, wie dies Gegenstand des Klagepatents ist. Zu verweisen ist insoweit auf Ziffer 6.3.10 „Bildcodierungsextension“ des Standards.

AaO heißt es unter „progressive_frame“ (2. Abs.), „top_field_firsf (4. Abs.) und „re-peat_first_field“ (5. Abs.):

„Wenn progressive_frame auf 1 eingestellt ist, zeigt es an, dass die beiden Halbbilder (des Vollbildes) tatsächlich vom selben zeitlichen Moment wie das andere sind….“

„Bei einem Vollbild zeigt top_field_first, die auf 1 eingestellt jst, an, dass das obere Halbbild des rekonstruierten Vollbildes das erste Halbbild ist, das vom Decodierungsverfahren ausgegeben wird….“

Wenn progressive_sequence gleich 0 ist und progressive_frame gleich 1 ist:

…

Wenn es (repeat_first_field) auf 1 eingestellt ist, besteht die Ausgabe des Decodierungsverfahrens, die diesem rekonstruierten Vollbild entspricht, aus drei Halbbildern. Das erste Halbbild (oberes oder unteres Halbbild, wie durch top_field_first identifiziert) wird von dem anderen Halbbild gefolgt, daraufhin wird das erste Halbbild wiederholt.“

c)
Da der MPEG 2-Standard somit das Klagepatent umfasst und ausreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Beklagte im Rahmen ihrer umfangreichen Geschäftstätigkeit auch von den das Klagepatent betreffenden Optionen des Standards Gebrauch gemacht hat, ist es Sache der Beklagten darzutun, dass es trotz Befolgung des MPEG 2-Standards nicht zu einer patentgemäßen Verfahrensführung gekommen ist. Dieser Darlegungslast ist die Beklagte nicht nachgekommen.

Die Beklagte hat sich darauf beschränkt, einfach zu bestreiten, dass sie die streitgegenständlichen Patente bei der Produktion ihrer DVDs einsetzt. Dieses einfache Bestreiten ist aber nicht ausreichend. Die Klägerin hat zunächst darzulegen, dass die angegriffene Ausführungsform die technische Lehre des Klagepatents verwirklicht. Ihrer Darlegungslast ist sie bereits dadurch nachgekommen, dass sie in der Klageschrift die konkrete Behauptung aufgestellt hat, die angegriffene Ausführungsform mache von jedem Merkmal der geltend gemachten Patentansprüche Gebrauch. Irgendeines Nachweises hierzu bedarf es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Um diesen Patentverletzungsvorwurf erheblich zu bestreiten, ist es dann seitens der Beklagten erforderlich, dass sie der Wahrheit gemäß (§ 138 ZPO) erklärt, ob und gegebenenfalls welches Anspruchsmerkmal von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht werden soll. Nur wenn die Beklagte sich in diesem Sinne konkret geäußert hat, ist der betreffende Sachvortrag streitig, so dass die Klägerin erst dann ihre Behauptung weiter ausführen, d.h. mitteilen müsste, aufgrund welcher Untersuchungen sie zu welchen die Patentverletzung bestätigenden Ergebnissen gelangt ist (vgl. Kühnen, Die Durchsetzung von Patenten, 3. Aufl. Rn 522).

2.
Die von der Beklagten angebotenen und gelieferten DVD-ROM’s erfüllen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 PatG.

a)
Die DVD-ROM’s der Beklagten stellen „Mittel“ dar, „die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung“ des Klagepatents „beziehen“. Maßgeblich ist allein das Vorhandensein von codierten Videodaten.

(aa)
Zwar sind typische und in der Rechtsprechung anerkannte Fälle mittelbarer Patentverletzung denkbar, bei denen das Mittel als solches eines (oder mehrere) der Anspruchsmerkmale des geltend gemachten Patentanspruchs benutzt. Derartiges ist z.B. bei einem Kombinationspatent gegeben, wenn ein Vorrichtungsteil angeboten oder geliefert wird, das mit weiteren Vorrichtungsteilen (die sich bereits im Besitz des Angebotsempfängers bzw. Abnehmers befinden oder diesem von dritter Seite zugeliefert werden sollen) zu der patentgeschützten Gesamtkombination zusammengefügt werden kann. Als mittelbare Patentverletzung werden – darüber hinaus – aber auch solche Sachverhaltsgestaltungen behandelt, bei denen sich in dem angebotenen oder gelieferten Mittel nicht notwendigerweise ein Anspruchsmerkmal unmittelbar verwirklicht. Exemplarisch ist auf die Lieferung einer Vorrichtung zu verweisen, mit der ein patentgeschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, oder auf das Anbieten einer Maschine, mit der sich ein patentgeschützter Gegenstand herstellen lässt. Insbesondere im zuletzt genannten Fall wird sich an der Produktionsvorrichtung im Zweifel kein Anspruchsmerkmal des auf das Produktionsergebnis bezogenen Patentanspruchs feststellen lassen.
Nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; 2004, 845 – Drehzahlermittler) ist die geforderte Beziehung des Mittels zu einem wesentlichen Erfindungselement bereits dann gegeben, wenn sich das Mittel dazu eignet, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. In den Urteilsgründen (Flügelradzähler, aaO zu II.2.b) ist dieser Gedanke dahin ausgeführt, dass §10 PatG einen Gefährdungstatbestand zum Inhalt hat, der darauf abzielt, den Schutzrechtsinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung (§ 9 PatG) vor einem drohenden Eingriff in sein Patent zu schützen. Das „Vorfeldverbot“ – so heißt es – beziehe sich auf die Lieferung solcher Mittel (Gegenstände), die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen (unmittelbaren) Eingriff in den Schutzgegenstand des Patents nach sich zu ziehen. Auch bei Berücksichtigung dieser Erwägungen kommt es nicht darauf an, ob das Mittel für sich ein Anspruchsmerkmal realisiert. Entscheidend ist allein, ob das Mittel imstande ist, in der Hand des Abnehmers zu einer unmittelbaren Benutzung des Patents beizutragen oder diese zu fördern (BGH – Flügelradzähler, aaO zu ll.2.b am Ende).

Mit Blick auf die streitbefangenen DVDs ist solches zweifelsfrei der Fall. Entsprechen die DVDs den maßgeblichen Teilen des MPEG 2-Standards und werden sie in ein DVD-Gerät eingelegt, das – serienmäßig – mit einer erfindungsgetreuen Empfangs- und Dekompressionsvorrichtung ausgestattet ist, so kommt es unweigerlich dazu, dass die patentgeschützte Decodierungsvorrichtung in Funktion genommen wird. Patentrechtlich betrachtet liegt darin ein Gebrauchen des im Anspruch 5 des Klagepatents unter Schutz gestellten Gegenstandes – womit eine unmittelbare Benutzungshandlung im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG gegeben ist, die durch den Vertrieb der DVDs nicht nur irgendwie gefördert, sondern sogar entscheidend veranlasst wird.

(bb)
Bei den von der Beklagten hergestellten und vertriebenen DVDs handelt es sich auch um Mittel im Sinne des § 10 PatG. Für die rechtliche Betrachtung ist nämlich nicht auf die Videosignale oder Daten im Sinne rein virtueller Gedanken ohne jegliche Materialisierung abzustellen. Schutz wird von der Klägerin vielmehr zu Recht für die mittels der klagepatentgemäßen Empfangsvorrichtung zu dekomprimierenden Informations- und Aufzeichnungsstrukturen reklamiert, die auf einem Aufzeichnungsträger – hier den DVDs – vorhanden und erst aufgrund dessen für die Dekompressionseinrichtung verarbeitbar sind.

Anspruch 5 des Klagepatents betrifft eine Empfangsvorrichtung, die in der Lage ist, überzählige Halbbilder, die bei der Codierung des Videosignals entfernt worden sind, beim Dekomprimieren der Videodaten wieder einzufügen. Die patentgeschützte Einrichtung setzt damit – erst recht, soweit sie ihre Verwendung im Bereich der DVD-Technik findet – eine Aufzeichnungsstruktur mit physikalischen Eigenschaften voraus, welche die optische Auswertbarkeit der mittels der Aufzeichnungsstruktur gespeicherten Informationen verbessern (vgl. BGH, GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger). Bei den erfindungsgemäßen Informations- bzw. Aufzeichnungsstrukturen handelt es sich um Speicherkapazitäten beanspruchende Informationseinheiten, die auf dem jeweiligen Speichermedium körperlich durch Speichereinheiten festgehalten werden und – nur – infolge des Speicherplatzes existieren. Die zu übertragenden, aufzunehmenden, zu speichernden und wiederzugebenden Videodaten sind Informationen in Folge von Zeichen, die auf einem Magnetband als Übergang zwischen zwei Zuständen von Magnetisierung oder auf einer optisch auslesbaren Platte als Übergang zwischen Orten optisch unterschiedlich aktiver Bereiche vorhanden sind. Die Aufzeichnungsträgerweisen eine durch verschiedene Magnetisierungszustände oder durch bestimmte Vertiefungen („Pits“) und Erhebungen („Lands“) in der Laufspur hervorgerufene räumlich-körperliche Struktur auf, weswegen die codierte bzw. komprimierte Informationsstruktur auf dem Aufzeichnungsträger gegenständlich vorhanden ist. Die Ausbildung dieser gegenständlichen Informations- und Aufzeichnungsstruktur ist Voraussetzung für das Wirken der erfindungsgemäßen Vorrichtung, welche die zunächst in patentgemäßer Weise codierten und komprimierten Daten auf Empfängerseite dekomprimieren soll. Um eine solche Dekompression fehlerfrei zu ermöglichen, bedarf es einer Materialisierung bzw. Perpetuierung der codierten sowie komprimierten Daten. Die Codierung darf – mit anderen Worten – nicht nur rein gedanklicher oder flüchtiger Art sein, da anderenfalls die Wiedergabe des Videofilms auf einem beliebigen Abspielgerät nicht möglich wäre. Wie die Informations- und Aufzeichnungsstruktur bzw. die magnetisch aktiven öder nicht aktiven bzw. optisch aktiven bzw. nicht aktiven Bereiche „zu lesen“ sind, ergibt sich aus der technischen Konvention.

(cc)
Aus dem unter (bb) Ausgeführten ergibt sich zugleich, dass die angegriffenen DVDs objektiv dazu geeignet sind, für die unmittelbare Benutzung von Patentanspruch 5 des Klagepatents (in der Handlungsalternative des Gebrauchens der patentgeschützten Empfangsvorrichtung) verwendet zu werden.

(dd)
Es ist des weiteren unbestreitbar, dass die Beklagte die DVDs im Falle einer Auftragsvergabe auch liefert, wie der Bestellvorgang der X beweist. Für diese Feststellung genügt ein einziger Angebots- oder Lieferfall, der den Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 PatG genügt. Dass es einen solchen gegeben hat, ist offensichtlich und wird auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt.

(ee)
Die Auftraggeber der Beklagten bestimmen die ihnen gelieferten DVDs subjektiv zu einer – direkten oder (vermittelt über weitere Handelsstufen) indirekten – Weitergabe an Personen, welche die DVD’s – sei es im gewerblichen oder im privaten Bereich – bestimmungsgemäß abspielen. Sind die auf der betreffenden DVD gespeicherten Videosignale nach den Vorgaben des Klagepatents komprimiert, so werden sie in der erfindungsgemäßen Empfangsvorrichtung des DVD-Players unwillkürlich dekomprimiert. Weil der besagte Ursachenzusammenhang ein unausweichlicher ist, rechtfertigt sich bereits mit Bezug auf die Abnehmer der Beklagten die Feststellung, dass ihr Benutzungswille für nach Maßgabe des Klagepatents hergerichtete DVDs dahin geht, die patentgemäße Dekompressionsvorrichtung – unmittelbar patentbenutzend – in Gebrauch zu setzen (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 10 PatG Rn., 8; Scharen, GRUR 2001, 995).

(ff)
Ob diese Verwendungsabsicht den Beklagten bekannt ist, bedarf im Entscheidungsfall keiner abschließenden Klärung. Denn jedenfalls ist der auf einen unmittelbar patentbenutzenden Gebrauch der erfindungsgemäßen Dekompressionsvorrichtung bezogene Verwendungswille der von der Beklagten belieferten Abnehmer aufgrund der Umstände offensichtlich. Die Offensichtlichkeit ergibt sich zum einen daraus, dass die Beklagte im Rahmen ihrer umfangreichen Geschäftstätigkeit zweifellos DVDs gepresst hat, bei denen von dem patentgemäßen Kompressions- und Dekompressionsprozedere Gebrauch gemacht worden ist, und folgt zum anderen daraus, dass eine derartige DVD, wenn sie abgespielt wird, unvermeidlich zum Gebrauch der in jedem DVD-Player vorhandenen Empfangsvorrichtung nach Anspruch 5 des Klagepatents führt.

Mit Rücksicht hierauf gilt im Streitfall die in der Rechtsprechung anerkannte Regel, dass die subjektive Bestimmung des Abnehmers zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung eines angebotenen oder gelieferten Mittels aufgrund der Umstände offensichtlich ist, wenn das Mittel ausschließlich patentverletzend verwendet werden kann und folgerichtig auch tatsächlich beim Abnehmer ausschließlich patentverletzend verwendet wird (BGH, GRUR 2005, 848 -Antriebsscheibenaufzug).

3.
Die Rechte aus dem Klagepatent sind entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dadurch erschöpft, dass die Klägerin die Maschine „D“ zur Herstellung der DVDs in den Verkehr brachte beziehungsweise zustimmte, dass die Maschine von B GmbH hergestellt und veräußert wurde. Der Einwand der Erschöpfung greift nicht durch. Aufgrund dessen kommt es vorliegend auch nicht darauf an, dass der hierauf bezogene, erstmalige Vortrag in dem nachgelassenen Schriftsatz vom 17.09.2008 nach § 296 Abs. 1 ZPO als verspätet zurückzuweisen wäre, da sich aus der Sitzungsniederschrift ergibt, dass die Beklagtenvertreterin die Einräumung einer Schriftsatzfrist nur zur Erwiderung auf den gegnerischen Schriftsatz vom 18.08.2008 beantragt hat, was ihr eingeräumt wurde. Der Schriftsatz der Klägervertreter vom 18.08.2008 enthält jedoch keinen Tatsachenvortrag, der zu der nunmehr eingewendeten Erschöpfung Anlass gegeben hätte. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte erst nun bzw. erst in ihrem verspäteten Schriftsatz die Möglichkeit hatte, zu dem Erschöpfungseinwand vorzutragen. Die von ihr nun vorgebrachten Tatsachen bestanden bereits im Zeitpunkt der Klageerwiderung.

Erschöpfung meint den Verbrauch des Patentrechts. Der Einwand ist dann begründet, wenn die Partei, die sich darauf beruft, schlüssig darlegen kann, dass der Patentinhaber selbst oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Vertragsstaaten der EU in Verkehr gebracht haben (BGH, GRUR 1997, 116 – Prospekthalter; GRUR 2001, 223 – Bodenwaschanlage; Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl., § 9 Rn. 16 m.w.N.). Besonderheiten gelten allerdings für Verfahrenspatente. Das Recht an einem patentgeschützten Verfahren wird grundsätzlich nicht dadurch verbraucht, dass die zur Durchführung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung mit Zustimmung des Patentinhabers in den Handelsverkehr gelangt (BGH, GRUR 1980, 38 – Fullplastverfahren; a.a.O. – Bodenwaschanlage). Durch das Inverkehrbringen der zur Ausübung eines Verfahrens erforderlichen Vorrichtung wird weder das Verfahren selbst in Verkehr gebracht, noch wird eine unmittelbare Benutzungshandlung in Ausübung des Verfahrenspatents vorgenommen (Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl., § 9 Rn 25).

Allerdings gehen in Rechtsprechung und Literatur die Ansichten darüber auseinander, ob die Rechte aus einem Sachpatent und einem Verfahrenspatent erschöpft sind, wenn eine patentgeschützte Vorrichtung, die sich zur Ausübung eines ebenfalls patentgeschützten Verfahrens eignet, durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde (BGH GRUR 1998, 130 – Handhabungsgerät; LG Düsseldorf Entscheidungen 1998, 115 – Levitationsmaschine; LG Hamburg Urteil vom 27.07.2000, Az. 315 O 645/99; ablehnend: Kraßer, Patentrecht 5. Aufl., S. 829 m.w.N.). Es kann jedoch dahinstehen, welcher Auffassung zu folgen ist, da in beiden Fällen eine Erschöpfung der Rechte aus dem Klagepatent nicht bejaht werden kann.

Ohne näheren Vortrag der Beklagten kann nicht davon ausgegangen werden, dass die mit den Klagepatentansprüchen geschützten Verfahren durch das „D“ angewandt werden. Es ist nichts dafür dargetan, dass ein „D“ die Merkmale patentgemäßer (De-/) Codiersysteme aufweist. Der Vortrag, in der Maschine zur Herstellung der DVDs seien „sämtliche streitgegenständlichen Patente enthalten und verwirklicht“, genügt insofern offensichtlich nicht. Damit hat die Beklagte lediglich das Ergebnis einer rechtlichen Bewertung wiedergegeben. Erforderlich ist jedoch die konkrete Darlegung, inwiefern die „D“ die in den Klagepatentansprüchen genannten Merkmale verwirklicht.
Hinzu tritt, dass, auch wenn die Maschine „D“ mit Zustimmung der Klägerin an die Beklagte veräußert worden sein sollte, nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Klägerin damit zugleich eine stillschweigende Lizenz für den Vertrieb von Erzeugnissen in die Bundesrepublik Deutschland erteilte, die durch das in der Bundesrepublik Deutschland geschützte Verfahren hergestellt wurden. Denn in G. stehen die Klagepatente nach dem eigenen Vortrag der Beklagten nicht in Kraft. Unterstellt man diese – von der Klägerin bestrittene Behauptung – zugunsten der Beklagten als wahr, kann, eben weil das in der Bundesrepublik Deutschland geschützte Verfahren in G. patentfrei angewandt werden dürfte, nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin mit der von der Beklagten vorgetragenen Zustimmung zur Herstellung und Veräußerung der „Ds“ in das patentfreie Ausland zugleich die Einfuhr von mit dem Verfahren hergestellter Erzeugnisse nach Deutschland erlauben wollte. Vielmehr kann ein solches Verhalten nur so verstanden werden, dass eine Nutzung des Verfahrens einschließlich des Vertriebs der mit dem Verfahren hergestellten Erzeugnisse in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin verboten beziehungsweise von einer Lizenzerteilung der Klägerin abhängig sein sollte.

4.
Soweit die Beklagte in dem nachgelassenen Schriftsatz vom 17.09.2008 unter dem Gliederungspunkt I. Ausführungen zu dem Inhalt einer mündlichen Verhandlung vom 21.08.2008 vor der 4 a. Zivilkammer gemacht und in diesem Zusammenhang beantragt hat, eine Äußerung des Prozessbevollmächtigten der Klägerin in das Protokoll gemäß § 510 ZPO aufzunehmen, war in dem vorliegenden Verfahren hierüber nicht zu entscheiden, da dieser Vortrag sich offensichtlich nicht mit Vorgängen in der Verhandlung zu diesem Rechtsstreit am 26.08.2008 befasst.

5.
Die Klage ist auch nicht deshalb als unbegründet abzuweisen, weil die Klägerin etwa die streitgegenständliche Verletzungshandlung provoziert hätte, weswegen – wie die Beklagte meint – die Rechtsverfolgung einen Rechtsmissbrauch darstelle. Wegen dieser unzutreffenden Rechtsauffassung kann auf die vorstehend zu I.2. gemachten Ausführungen zur Zulässigkeit Bezug genommen werden.

IV.
Die Beklagte ist der Klägerin gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG schlechthin zur Unterlassung verpflichtet.

Da die mittelbare Patentverletzung bei Beachtung der von der Beklagten als Fachunternehmer im Geschäftsverkehr zu verlangenden Sorgfalt erkennbar und vermeidbar gewesen wäre, trifft sie ein zumindest fahrlässiges Verschulden, das ihre Schadenersatzhaftung begründet (Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG).

Der Schuldvorwurf entfällt auch nicht etwa deshalb, weil die Beklagte alles ihr mögliche getan habe, um sicherzustellen, dass es durch die Lieferung nicht zu einer Schutzrechtsverletzung komme. Die Beklagte macht insoweit geltend, dass sie vor Lieferung der DVDs die Bestellerin darauf hingewiesen habe, dass ihre Preise weder Urheberrechte noch Lizenzen beinhalteten, für welche die Bestellerin zu sorgen habe (vgl. Anl. B 5). Sie ist damit offensichtlich der Ansicht, der Bestellerin die Verantwortung für die Wahrung gewerblicher Schutzrechte übertragen zu haben, weswegen ihr kein (Schuld-) Vorwurf zu machen sei.

Dem kann nicht gefolgt werden. Der Erklärungsgehalt dieses Hinweises auf „Copyrights und royalty fees“ ist vom objektivierten Empfängerhorizont aus zu bestimmen. Bei dem der Beklagten angetragenen Geschäft ging es darum, die von dem Besteller zur Verfügung gestellten Inhalte auf eine Anzahl von 500 DVDs zu kopieren und diese dann in anzufertigende Cover zu verpacken. Dem Besteller eines solchen Auftrages kommt es alleine darauf an, sein Werk so zu vervielfältigen, dass es verbreitet werden kann. Er wird sich keine Gedanken darüber machen, wie die technische Umsetzung erfolgt. Insbesondere nicht darüber, welche Programmschritte im Einzelnen zu durchlaufen sind, um die Daten so zu codieren, dass sie einem bestimmten Standard entsprechend abgespielt werden können. Er wird infolge dessen auch nicht darüber nachdenken, ob es möglicherweise irgendwelche technischen Schutzrechte gibt, die von seiner Auftragnehmerin bei der Durchführung ihrer Arbeiten verletzt werden können. Er wird daher – ohne nähere Angaben der Auftragnehmerin – deren Hinweis auf „Copyrights und royalty fees“ alleine auf urheberrechtliche Belange beziehen, da er insoweit die Verantwortung für die Inhalte trägt, die von der Herstellerin lediglich in seinem Auftrag vervielfältigt werden.

Diesem allgemeinen Verständnis entsprechend hat auch vorliegend die Bestellerin diesen Hinweis offensichtlich verstanden. Deshalb teilte sie der Beklagten mit E-mail vom 27.02.2007 mit, dass das von ihr georderte Material „GEMA-frei“ sei. Von etwaigen Lizenzen für die Verwendung der MPEG – Technologie, die alleine von der Beklagten bei der Herstellung der DVDs angewendet wurde, war erkennbar keine Rede.

Sollte die Beklagte dies mit ihrem Hinweis gemeint haben wollen, so hätte sie die Bestellerin in Reaktion auf deren dann gegebenes offensichtliches Missverständnis hierauf hinweisen müssen. Es ist gerade nicht so, dass die Sachbearbeiterin der Beklagten davon ausgehen musste, dass die Bestellerin „für die Beachtung der inländischen nationalen Rechtsvorschriften Sorge“ (Bl. 105 d.A.) tragen werde. Dies liegt nach dem objektiven Empfängerhorizont alleine im Verantwortungsbereich der Beklagten als Herstellerin der DVDs. Der Besteller ist allenfalls bereit und geht bei entsprechender Anfrage davon aus, dass er die Verantwortung für den Inhalt der DVDs übernimmt. Hierauf hat sich auch die Bestellerin alleine bezogen, als sie die Mitteilung hinsichtlich der „GEMA-Gebühren“ machte.

Soweit die Beklagte weiterhin vorträgt, sie habe kein Interesse und keine Absicht, in der Bundesrepublik Deutschland geschäftlich tätig zu werden, und instruiere dementsprechend ihre Mitarbeiter, vermag auch dieser Einwand nicht, den Schuldvorwurf entfallen zu lassen. Wegen des unzureichenden Vortrages hinsichtlich betriebsinterner Kontrollen, die eine Lieferung in die Bundesrepublik Deutschland zu verhindern geeignet wären, wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die obigen Ausführungen zu I.2.b) bb) verwiesen.

Mangels näherer Kenntnis der Klägerin über das genaue Ausmaß der Verletzungshandlungen besteht ein rechtliches Interesse der Klägerin daran, dass die Schadenersatzpflicht der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird (§ 256 ZPO).

Außerdem hat die Beklagte der Klägerin – wie zuerkannt – Rechnung zu legen, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch beziffern zu können (§ 140b PatG, §§ 242, 259 BGB).

Der weitere Vortrag der Beklagten in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 29.09.2008 rechtfertigt keine abweichende Entscheidung und bot keinen Anlass, die ordnungsgemäß geschlossene Hauptverhandlung wiederzueröffnen.

V.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruhen auf den §§ 709, 108 ZPO.