Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 22. Dezember 2009, Az. 4a O 301/08

I. Die Beklagte wird verurteilt, den Klägern unter Angabe der einzelnen Berechnungsfaktoren Rechnung darüber zu legen,

1. welche Kosten und Erträge, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kosten- und Ertragsfaktoren, unter Berücksichtigung der Grundsätze für die Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen, die Beklagte durch

Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikationssystemen zur UMTS-Funkversorgung eines großen, etwa kreis-, polygon- oder etwa teilkreisförmigen Gebietes – Stadt, Kreis, Land –, unter Verwendung eines hohen Bauwerkes von nicht weniger als 90 Metern Höhe, wobei das zu versorgende Gebiet in eine Vielzahl sektorartiger Flächenbereiche aufgeteilt ist, deren flächenmäßige Ausdehnung entsprechend der gewünschten Leistungsflussdichte und Netzkapazität bestimmbar ist, wobei die einzelnen Flächenbereiche durch jeweils eine separate, als Funkzelle ausgebildete Antenne versorgbar sind, wobei mehr als sechs Sektoren als Funkzelle an dem hohen Bauwerk möglichst hoch oben angeordnet sind und der vertikale Öffnungswinkel der versorgenden Antennenapertur so gewählt ist, dass die Antenne möglichst nur das jeweilige Sektorgebiet versorgt und möglichst wenig Leistung von dieser Antenne in ihre benachbarten Sektoren abgebbar ist,

im Vergleich zur

Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikationssystemen zur UMTS-Funkversorgung entsprechender Gebiete unter Verwendung von vor dem 22.07.2002 bekannter Technik, insbesondere unter Verwendung eines konventionellen zellularen Netzwerks unter Verwendung von Sendeantennen niedrigerer Höhe,

seit 18.09.2002 erzielt hat und noch erzielt, und

2. welche außerbetrieblichen Verwertungshandlungen insbesondere durch Lizenzvergaben, Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte im In- und Ausland die Beklagte in Bezug auf die Diensterfindung mit den vorgenannten Merkmalen seit 18.09.2002 vorgenommen hat und welche Verwertungserlöse, insbesondere Lizenzgebühren und andere Gegenleistungen, die Beklagte erzielt hat und noch erzielt.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger zu 1) und dem Kläger zu 2) jeweils eine angemessene Vergütung für deren Anteile (jeweils 50 %) an der Diensterfindung mit den im Tenor zu Ziffer I. genannten Merkmalen zu zahlen, wobei bereits geleistete Zahlungen an den Kläger zu 1) und den Kläger zu 2) von jeweils 25.000,00 EUR anzurechnen sind und wobei die Vergütung für jedes Kalenderjahr zum 30.03. des Folgejahres fällig wird beziehungsweise geworden ist.

III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 50.000,00 EUR für jeden Kläger vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Der Kläger zu 1) ist seit dem 01.10.2000 bei der Beklagten, einem Mobilfunkunternehmen, als Funknetzplaner, der Kläger zu 2) seit dem 22.06.1998 als Festnetzplaner angestellt. Die beiden Kläger entwickelten im Rahmen ihrer Tätigkeit im Jahr 2001 gemeinsam und zu gleichen Teilen ein Telekommunikationssystem zur UMTS-Funkversorgung eines großen Gebietes unter Verwendung eines hohen Bauwerkes. Am 27.07.2002 meldeten sie die Erfindung schriftlich der Beklagten, die sie mit Schreiben vom 18.09.2002 unbeschränkt in Anspruch nahm.

Die Erfindung führte bereits am 22.07.2002 zur Anmeldung des Patents DE 102 33 XXX B4, dessen Erteilung am 18.05.2006 veröffentlicht wurde. Als Inhaber des Patents ist die Beklagte im Register eingetragen. Auf den Einspruch der Deutschen Telekom AG wurde das Patent DE 102 33 XXX mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18.06.2007 widerrufen. Gegen diesen Beschluss legte die Beklagte am 04.07.2007 Beschwerde ein, über die noch nicht entschieden wurde.

Anspruch 1 des Patents DE 102 33 XXX B4 hat folgenden Wortlaut:

„Telekommunikationssystem zur UMTS-Funkversorgung eines großen, etwa kreis-, polygon- oder teilkreisförmigen Gebietes – Stadt, Kreis, Land –, unter Verwendung eines hohen Bauwerkes von nicht weniger als 50 Metern Höhe, vorzugsweise 90 bis 320 Metern Höhe, wobei das zu versorgende Gebiet in eine Vielzahl sektorartiger Flächenbereiche aufgeteilt ist, deren flächenmäßige Ausdehnung entsprechend der gewünschten Leistungsflussdichte und Netzkapazität bestimmbar ist, wobei die einzelnen Flächenbereiche durch jeweils eine separate als Funkzelle ausgebildete Antenne versorgbar sind, wobei mehr als sechs Sektoren als Funkzellen (6, 7) an dem hohen Bauwerk möglichst hoch oben angeordnet sind und der vertikale Öffnungswinkel der versorgenden Antennenapertur (3) so gewählt ist, dass die Antenne (3) möglichst nur das jeweilige Sektorgebiet (6, 7) versorgt und möglichst wenig Leistung von dieser Antenne (3) in ihre benachbarten Sektoren (6, 7) abgebbar ist.“

Die von den Klägern gemeldete Erfindung führte weiterhin zu einer PCT-Anmeldung WO 2004/010XXX A1. Die Anmeldung wurde am 18.07.2003 von der A., mit der die Beklagte organisatorisch und wirtschaftlich im Konzernverbund steht, unter Inanspruchnahme der Priorität der DE 102 33 XXX eingereicht. Auf die Anmeldung wurde das europäische Patent 1 525 XXX – unter anderem auch mit Geltung für die Bundesrepublik Deutschland – erteilt. Die Patenterteilung wurde am 06.05.2009 vom Europäischen Patentamt veröffentlicht. Als Inhaberin ist weiterhin die A. im Register eingetragen.

Die Beklagte zahlte den Klägern mit dem Gehalt für den Monat Dezember 2003 einen Abschlag auf eine Vergütung für die von den Klägern gemeldete Erfindung in Höhe von jeweils 25.000,00 EUR. Eine Vereinbarung über die Erfindervergütung wurde nicht getroffen. Ebenso wenig erfolgte eine Festsetzung der Vergütung durch die Beklagte.

Die Beklagte erprobte die Erfindung im Jahr 2003 in Erlangen. Die Erprobungsphase wurde im September 2003 erfolgreich abgeschlossen. Ab dem Jahr 2004 begann die Beklagte bundesweit mit dem Aufbau eines UMTS-Netzes unter Verwendung der von den Klägern gemeldeten Erfindung. Es werden Gebäude von über 90 m Höhe für die UMTS-Funkversorgung eines großen Gebietes genutzt. Das Gebiet wird durch scharf bündelnde Antennen fein sektoriert. Dabei ist die Sektorierung von der gewünschten Leistungsflussdichte und Netzkapazität abhängig. Zudem wird der vertikale Öffnungswinkel der Antennenapertur seitens der Beklagten so gewählt, dass eine Überlappung der Sektoren möglichst gering ist. Dieses UMTS-Netz wird bis heute von der Beklagten genutzt. Zudem erteilte die Beklagte im Ausland Lizenzen für die Nutzung der Diensterfindung.

Mit Schreiben vom 21.03.2005 riefen die Kläger die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt an zwecks Ausarbeitung eines Einigungsvorschlags für die Erfindervergütung. Dem Teil-Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vom 12.02.2008 widersprach die Beklagte mit Schreiben vom 30.04.2008.

Im Oktober und November 2007 unterzeichneten die Beklagte, die A. und weitere zum A-Konzern gehörende Unternehmen eine multilaterale Lizenzvereinbarung, nach der die A. alle Patente und Gebrauchsmuster, die nach dem 01.01.2003 entstanden oder entstehen werden, von der Beklagten und anderen Konzernunternehmen erwerben konnte und zugleich diesen Gesellschaften eine unwiderrufliche und kostenfreie Lizenz an diesen Schutzrechten einräumte. Wegen der Einzelheiten der Vereinbarung wird auf die in der mündlichen Verhandlung überreichte Kopie des Vertrages Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 24.06.2008 teilte die Beklagte den Klägern mit, das Patent DE 102 33 XXX B4 nicht weiter aufrechterhalten und die übrigen darauf basierenden Patente und Patentanmeldungen nicht weiter verfolgen zu wollen. Sie forderte die Kläger auf, ihr innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Schreibens mitzuteilen, ob sie diese Schutzrechtspositionen den Klägern übertragen und die entsprechenden Unterlagen aushändigen solle. Mit anwaltlichem Schreiben vom 23.09.2008 nahmen die Kläger das Übertragungsangebot der Beklagten an.

Die Kläger sind der Auffassung, der für die Erfindervergütung maßgebliche Erfindungswert sei nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln, da die Erfindung nur innerbetrieblich genutzt werde. Maßgeblich seien die mit der Erfindung erzielten Ersparnisse.

Die Kläger beantragen,

die Beklagte wie erkannt zu verurteilen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise von der vorläufigen Vollstreckbarkeit gemäß § 712 Abs. 1 S. 2 ZPO abzusehen beziehungsweise ihr gemäß § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO zu gestatten, die Vollstreckung durch Hinterlegung oder Sicherheitsleistung durch Bankbürgschaft abzuwenden.

Die Beklagte behauptet, die mit der klägerischen Erfindung verbundenen Schutzrechtspositionen habe sie bereits vor dem Übertragungsangebot an die Kläger vom 24.06.2008 der A. übertragen. Die Beklagte ist der Ansicht, die Kläger hätten aufgrund der Übertragung der Schutzrechte auf die A. allenfalls einen Anspruch auf eine einmalige Vergütungszahlung, wobei sich die Vergütung nach einem fiktiv zu ermittelnden Kaufpreis zwischen der Beklagten und der A. richte. Die Feststellung einer laufenden Erfindervergütung könnten die Kläger daher ebenso wenig verlangen wie eine entsprechende Auskunft. Vielmehr sei der Umfang des geltend gemachten Auskunftsanspruchs durch die Art der zu zahlenden Erfindervergütung beschränkt. Abgesehen davon bestehe kein Auskunftsanspruch über den 31.12.2008 hinaus, weil Auskunft nur für ein abgeschlossenes Rechnungsjahr verlangt werden könne.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet.

A
Die Klage ist zulässig. Die Kläger haben das für den Klageantrag zu II. gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse. Dieses besteht grundsätzlich nur dann, wenn dem subjektiven Recht der Kläger eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit dadurch droht, dass der Beklagte es ernstlich bestreitet, und wenn das erstrebte Urteil infolge seiner Rechtskraft geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen. (Zöller/Greger, ZPO 27. Aufl.: § 256 Rn 7 und 7a). Dieser Grundsatz hat allerdings im Wettbewerbsrecht – wie im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht überhaupt – Einschränkungen erfahren. Denn die Feststellungsklage ist trotz an sich möglicher Stufenklage gegeben, wenn sie durch prozessökonomische Erwägungen geboten ist. Dies ist im gewerblichen Rechtsschutz und im Urheberrecht meist der Fall, da selbst nach erteilter Auskunft die Begründung des Schadensersatzanspruchs Schwierigkeiten bereiten kann und einer eingehenden sachlichen Prüfung – auch hinsichtlich der Berechnungsmethode – bedarf. Außerdem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor einer drohenden Verjährung (BGH GRUR 2001, 1177, 1178 – Feststellungsinteresse II m.w.N.). Diese Grundsätze gelten auch in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung für eine Arbeitnehmererfindung verlangt wird, da die Ermittlung der Erfindervergütung auch nach erteilter Auskunft mit Schwierigkeiten nicht nur hinsichtlich der richtigen Berechnungsmethode, sondern auch der verschiedenen Vergütungsfaktoren verbunden ist. Dem Arbeitnehmererfinder kann es nicht zugemutet werden, nach erteilter Auskunft erneut dem Risiko ausgesetzt zu werden, dass der Vergütungsanspruch dem Grunde nach bestritten wird, indem beispielsweise die Erfindereigenschaft bezweifelt wird. Im Übrigen schützt auch hier die Feststellungsklage den Kläger vor einer drohenden Verjährung.

B
Die Klage ist begründet.

I.
Der Klageantrag zu I. ist begründet.

Die Kläger haben gegen die Beklagte im tenorierten Umfang einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung aus §§ 242, 259 BGB.

1. Nach ständiger Rechtsprechung hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber, der von einer Diensterfindung Gebrauch macht, einen aus Treu und Glauben und der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht abgeleiteten Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung nach § 259 BGB zum Inhalt haben kann, da der Erfinder ohne Kenntnis der mit der Erfindung erzielten Umsätze und der Unterlagen, auf Grund derer die Vergütung vom Arbeitgeber berechnet worden ist, weder das Bestehen eines Vergütungsanspruchs feststellen, noch die Höhe eventuell gezahlter Vergütungsbeträge überprüfen und den Umfang seiner Vergütungsansprüche berechnen kann (BGH GRUR 2002, 609, 610 – Drahtinjektionseinrichtung m.w.N.). Erforderlich und auch ausreichend ist es, dass ein Vergütungsanspruch dem Grunde nach besteht (BGH GRUR 1989, 411, 413 – Offenend-Spinnmaschine). Insoweit ist vom Arbeitnehmererfinder darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Vergütungsanspruch besteht (BGH GRUR 1994, 898, 900 – Copolyester). Bei einer unbeschränkten Inanspruchnahme genügt insofern deren Nachweis, da bereits die Inanspruchnahme den Vergütungsanspruch dem Grunde nach entstehen lässt (Bartenbach/Volz, ArbEG 4. Aufl.: § 12 Rn 164). So liegt der Fall hier.

Die Kläger haben dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung aus § 9 Abs. 1 ArbEG beziehungsweise § 16 Abs. 3 ArbEG. Sie sind Arbeitnehmer der Beklagten, deren Erfindung betreffend „Telekommunikationssysteme zur UMTS-Funkversorgung“ die Beklagte als patentfähige Erfindung zunächst unbeschränkt in Anspruch nahm. Die unbeschränkte Inanspruchnahme erfolgte mit Schreiben der Beklagten vom 18.09.2002 unter Einhaltung der in § 6 Abs. 2 ArbEG aufgestellten Anforderungen. Insbesondere wurde auch die Frist von vier Monaten, beginnend mit dem Eingang der ordnungsgemäßen Meldung im Sinne von § 5 Abs. 2 und 3 ArbEG, eingehalten. Die Meldung durch die Kläger erfolgte mit Schreiben vom 27.07.2002, mithin weniger als zwei Monate zuvor.

Dass die Beklagte mit Schreiben vom 24.06.2008 gegenüber den Klägern erklärte, das auf die Diensterfindung zurückgehende Patent DE 102 33 XXX B4 nicht weiter aufrechterhalten und die übrigen Patente und Patentanmeldungen nicht weiter verfolgen zu wollen, ändert an der Auskunftspflicht der Beklagten dem Grunde nach nichts. Denn die Beklagte hat sich mit dem Schreiben vom 24.06.2008 ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung vorbehalten. Bereits mit dem Ausspruch des Benutzungsvorbehalts entsteht dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch des Diensterfinders gegen den Arbeitgeber aus § 16 Abs. 3 ArbEG (Bartenbach/Volz, ArbEG 4. Aufl.: § 16 Rn 91).

Ein Vergütungsanspruch der Kläger besteht selbst dann, wenn die Beklagte – was hier nicht entschieden werden muss – am 24.06.2008 schon nicht mehr Inhaberin der Erfindungsrechte oder darauf basierender Schutzrechtspositionen gewesen sein sollte, weil sie diese vorher auf die konzernverbundene A. übertragen hatte. Denn dann bleibt es jedenfalls bei der von der Beklagten erklärten unbeschränkten Inanspruchnahme mit der Vergütungsfolge aus § 9 Abs. 1 ArbEG. Die Übertragung aller vermögenswerten Rechte an der Erfindung auf einen Dritten hat keine Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen; insbesondere bleibt der Arbeitgeber für seine gesamten Verwertungshandlungen und für den Verkauf der Schutzrechtspositionen vergütungspflichtig. Er ist weiterhin Schuldner des Vergütungsanspruchs. (OLG Düsseldorf InstGE 8, 147, 149 – Türinnenverstärkung; Bartenbach/Volz, ArbEG 4. Aufl.: § 7 Rn 7 und § 9 Rn 4 und 251; Reimer/Schade/Schippel, ArbEG 8. Aufl.: § 9 Rn 19), der ihn entsprechend zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet.

2. Die Kläger können Auskunft und Rechnungslegung im tenorierten Umfang verlangen. Der Inhalt und Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs bestimmt sich unter Beachtung der Grundsätze von Treu und Glauben nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Verkehrsübung und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen aus dem Zweck der Rechnungslegung. Grundsätzlich muss die Auskunft alle Angaben enthalten, die der Arbeitnehmer benötigt, um seine Erfindervergütung berechnen sowie beurteilen zu können, ob und in welchem Umfang ihm ein Vergütungsanspruch zusteht. Im Allgemeinen wird von einem weiten Umfang auszugehen sein. (BGH GRUR 1998, 689 (692) – Copolyester II; BGH GRUR 1998, 684 (687); BGH GRUR 1995, 386 (288) – Vergütungsmodus bei Arbeitnehmererfindung). Eine Grenze findet der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch allerdings in den Kriterien der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit. Der Arbeitnehmererfinder kann nur solche Angaben fordern, die zur Ermittlung der angemessenen Vergütung unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen erforderlich sind. Der Arbeitgeber kann insbesondere Angaben verweigern, die für ihn mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wären, der in keinem vernünftigen Verhältnis zu der dadurch erreichten genaueren Bemessung der angemessenen Vergütung mehr steht, oder die zu geben ihm wegen eines berechtigten Geheimhaltungsinteresses nicht zuzumuten ist (BGH GRUR 2002, 801 (803) – Abgestuftes Getriebe; BGH GRUR 1998, 689 (692) – Copolyester II).

a) Nach diesen Grundsätzen können die Kläger – aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kosten- und Ertragsfaktoren – Angaben über die Kosten und Erträge, die mit der Einrichtung und der Unterhaltung von Telekommunikationssystemen zur UMTS-Funkversorgung verbunden sind, zum einen für den Zeitraum bis zum Anmeldetag des Patents DE 102 33 XXX B4, mithin für Telekommunikationssysteme nach dem Stand der Technik, und zum anderen für die Nutzung erfindungsgemäßer Telekommunikationssysteme nach diesem Zeitpunkt verlangen (Antrag zu I. 1.).

Da gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG unter anderem die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Diensterfindung ein Kriterium für die Bemessung der angemessenen Vergütung ist und der Arbeitnehmererfinder in der Regel nicht in der Lage sein wird, sich ein hinreichendes Bild über den wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung zu machen (BGH GRUR 2002, 801, 803 – abgestuftes Getriebe), ist der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch regelmäßig auf die für die Bestimmung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit erforderlichen Angaben gerichtet. Nach Nr. 13 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (nachfolgend kurz: „Richtlinien“) kann der Erfindungswert bei betrieblich benutzten Erfindungen in der Regel nach der Lizenzanalogie, nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder im Wege der Schätzung ermittelt werden. Die von den Klägern geforderten Angaben sind darauf gerichtet, den Erfindungswert nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ihrer Erfindung gemäß Nr. 12 der Richtlinien zu ermitteln. Dies begegnet keinen durchgreifenden Bedenken. Die Alternative, den Erfindungswert nach der Lizenzanalogie zu ermitteln, kommt regelmäßig nicht in Betracht, wenn die Erfindung betriebsintern genutzt wird und der Umsatz für die Ermittlung des Erfindungswertes keine ausreichende Bewertungsgrundlage darstellt (Reimer/Schade/Schippel, ArbEG 8. Aufl.: Anhang zu § 11 – Richtlinie Nr. 12 Rn 4; Bartenbach/Volz, ArbEG 4. Aufl.: § 9 Rn 110). So liegt der Fall hier, da die Verwendung von Ultra-High-Sites für die Abstrahlung von UMTS-Funksignalen keine unmittelbaren Umsätze generiert, die für eine Lizenzberechnung herangezogen werden könnten. Dies steht zwischen den Parteien nicht in Streit und wurde auch von der Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt im Teil-Einigungsvorschlag vom 12.02.2008 nicht anders gesehen (vgl. S. 8 der Anlage K 1).

Auch wenn die Beklagte die Schutzrechtspositionen mittlerweile auf die A. übertragen haben sollte, ist sie für den Zeitraum nach der Übertragung weiterhin nach Treu und Glauben zur Auskunft über die mit der Nutzung der Diensterfindung verbundenen Kosten und Erträge verpflichtet. Der Auffassung der Beklagten, dass aufgrund der von ihr vorgenommenen Vollübertragung mit Rücklizenzierung der Erfindungsrechte der Erfindungswert zwingend nach Nr. 16 der Richtlinien zu bestimmen sei und sie demnach eine auf den Verkauf der Erfindungsrechte bezogene Erfindervergütung schulde, so dass eine über den damaligen Verwertungszeitpunkt hinausgehende Auskunft nicht verlangt werden könne, kann nicht gefolgt werden. Die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst stellen gemäß Nr. 1 S. 1 der Richtlinien keine verbindlichen Vorschriften dar, sondern geben nur Anhaltspunkte für die Bestimmung der angemessenen Vergütung. Abgesehen davon mag zwar nach Nr. 16 der Richtlinien der auf die Diensterfindung entfallene Nettokaufpreis für eine vollständige Veräußerung der Diensterfindung an einen Dritten die Grundlage für die Ermittlung der Erfindungsvergütung darstellen. Dies kann jedoch nur dann gelten, wenn der Rechtserwerber auch tatsächlich einen Kaufpreis entrichtet. Erfolgt die Übertragung der Diensterfindung – wie im vorliegenden Fall – kostenlos beziehungsweise ohne unmittelbare Gegenleistung des Rechtserwerbers, wie es in der Praxis insbesondere bei konzernverbundenen Unternehmen vorkommen kann, ist der Wert der Erfindung auf anderem Wege zu bestimmen (OLG Düsseldorf InstGE 8, 247 – Türinnenverstärkung).

Die Bestimmung eines fiktiven Kaufpreises anhand marktüblicher Sätze kann eine Möglichkeit sein, um den Erfindungswert zu ermitteln, weil dadurch der Arbeitnehmer so gestellt wird, wie er stünde, wenn das Schutzrecht einem Dritten, nicht verbundenen Unternehmen gegen eine angemessene Gegenleistung überlassen worden wäre (OLG Düsseldorf InstGE 8, 247 – Türinnenverstärkung; Reimer/Schade/Schippel, ArbEG 8. Aufl.: Anhang zu § 11, Nr. 17 RL Rn 1). Im Einzelfall kann es aber ebenso geboten sein, anstelle eines fiktiven Kaufpreises zur Bestimmung des Erfindungswertes den Konzernumsatz beziehungsweise den Umsatz der einzelnen (nutzenden) Konzernunternehmen heranzuziehen und den Erfindungswert nach der Lizenzanalogie zu ermitteln, wenn sich der Konzern, dem Arbeitgeber und Rechtserwerber angehören, bei wirtschaftlicher Betrachtung als Einheit darstellt (BGH GRUR 2002, 801, 804 – abgestuftes Getriebe; OLG Düsseldorf InstGE 8, 247 – Türinnenverstärkung). Eine vergleichbare Situation ist gegeben, wenn ein zu einem Konzern gehörender Arbeitgeber anderen zum selben Konzern gehörenden Unternehmen die Nutzung der Erfindung gestattet, etwa indem er sie in einen Patentpool des Konzerns einbringt, der von allen konzernangehörigen Unternehmen lizenzgebührenfrei genutzt werden kann. In einem solchen von Nr. 17 der Richtlinien erfassten Fall eines Austauschvertrages besteht der dem Arbeitgeber zufließende Vorteil darin, dass er seinerseits die Erfindung der anderen konzernangehörigen Unternehmen nutzen kann, ohne hierfür eine Vergütung zahlen zu müssen. Zu fragen ist dann, wie vernünftige Lizenzvertragsparteien, die eine solche Konstellation bedacht hätten, dieser Rechnung getragen hätten. Soweit nicht bereits beim Einbringen der Erfindung in den Patentpool eine Bewertung des Erfindungswertes vorgenommen wurde oder der Wert der Teilnahme an dem Patentpool selbst bestimmt wurde, kann es aus Sicht vernünftiger Parteien auch sachgerecht sein, die Bemessung einer Lizenzgebühr an den Umfang der Benutzung der Erfindung durch ein konzernverbundenes Unternehmen zu knüpfen. Das ist etwa dann naheliegend, wenn in dieser Benutzung der Hauptzweck der Lizenznahme liegt, wenn sich die Lizenznahme mit anderen Worten wirtschaftlich als Lizenznahme durch den Unterlizenznehmer darstellt, der die Hauptlizenz nur zwischengeschaltet ist – etwa aus steuerlichen oder unternehmensorganisatorischen Gründen (BGH GRUR 2002, 802, 804 – abgestuftes Getriebe; OLG Düsseldorf InstGE 8, 247 – Türinnenverstärkung). Soweit keine Lizenzen vergeben werden, sondern nur eine betriebsinterne Nutzung durch die am Patentpool teilnehmenden Unternehmen erfolgt, muss es entsprechend möglich sein, für die Bestimmung des Erfindungswertes auf den erfassbaren betrieblichen Nutzen (Kosten und Erträge) abzustellen.

Im vorliegenden Fall ist die Beklagte mit der A. und weiteren Unternehmen Teil der A-Gruppe. Nach der Präambel der multilateralen Lizenzvereinbarung dieser Gesellschaften waren sich die Parteien der Vereinbarung einig, dass der Erwerb, die Anmeldung, die Verfolgung und die Verwertung von Patenten zu Synergieeffekten führen, wenn sie gemeinsam erfolgen und die A. dafür ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung stellt (Nr. 2 und 3 der Präambel der Vereinbarung). Zu diesem Zweck bildeten die an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen der A-Gruppe einen Patent-Pool, indem die A. alle nach dem 01.01.2003 entstandenen und zukünftig entstehenden Patente unentgeltlich erwerben konnte und zugleich den übrigen Konzernunternehmen eine unwiderrufliche und kostenfreie Lizenz für die Patentbenutzung gewährte (Art. 2.1 und 2.2 der Vereinbarung). Ebenso sollen die Konzernunternehmen Erfindungen und technische Ideen einem von den Vertragsparteien gemeinsam gebildeten IP Committee mitteilen, damit für die A. entsprechende Patentanmeldungen eingereicht werden können (Art. 2.4 der Vereinbarung). Zwar ergreift die A. zunächst auf eigene Kosten alle Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung der Schutzrechte erforderlich sind (Art. 4.1 der Vereinbarung). Die der A. entstandenen Kosten werden aber der Beklagten beziehungsweise dem Konzernunternehmen, das das jeweilige Patent in den Pool eingebracht hat, berechnet (Art. 4.2 der Vereinbarung). Ebenso erhalten diese Unternehmen die Einnahmen aus Lizenzvergaben an Drittunternehmen, gegebenenfalls nach Verrechnung mit den Kosten für die Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung des jeweiligen Schutzrechts (Art. 4.3 der Vereinbarung).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die kostenfreie Lizenzierung der Konzerngesellschaften durch die A. wirtschaftlich als Lizenzierung durch den ursprünglichen Patentinhaber dar, der auch nach der Übertragung der Patente auf die A. die mit dem jeweiligen Schutzrecht verbundenen Kosten trägt, aber auch die wirtschaftlichen Vorteile aus Lizenzierungen an Dritte erhält. Die Übertragung von Schutzrechten auf die A. erfolgt im Wesentlichen aus unternehmensorganisatorischen Gründen, um den Erwerb, die Verteidigung und die Durchsetzung der Schutzrechte zu zentralisieren und dadurch Synergieeffekte herzustellen. Die Kläger müssen sich daher für die Bestimmung des Erfindungswertes nicht darauf verweisen lassen, diesen auf der Grundlage eines einmaligen fiktiven Kaufpreises zu ermitteln. Es darf den Klägern nicht zum Nachteil gereichen, dass der Arbeitgeber die Schutzrechtspositionen unentgeltlich aufgibt, aber aufgrund der kostenlosen Rücklizenzierung weiterhin im Genuss der Vorteile aus der Erfindung bleibt. Dass vor der Einbringung der Schutzrechte in den Patentpool eine Bewertung der Erfindung oder der Teilnahme am Patentpool selbst erfolgte, ist nicht vorgetragen und lässt sich auch nicht der Vereinbarung zwischen der A. und den übrigen Gesellschaften der A entnehmen. Da mit dem Gegenstand der von den Klägern gemeldeten Diensterfindung grundsätzlich keine Umsatzgeschäfte getätigt werden, ist es auch im Falle der unentgeltlichen Übertragung des Schutzrechts mit anschließender Rücklizenzierung angebracht, den Erfindungswert nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen ihrer Erfindung zu berechnen. Jedenfalls soweit die Beklagte Auskunft verlangt über die Kosten und Erträge der innerbetrieblichen Nutzung durch sie – die Beklagte – selbst, sind diese Angaben für die Kläger erforderlich, um die Erfindervergütung berechnen und beurteilen zu können, in welchem Umfang ein Vergütungsanspruch besteht. Dass die geforderte Auskunft im Hinblick auf das berechtigte Vergütungsinteresse der Kläger unverhältnismäßig oder aus anderen Gründen nicht zumutbar ist, hat die Beklagte nicht vorgetragen.

Die Beklagte wendet ein, die Kläger könnten über den 31.12.2008 hinaus keine Auskunft verlangen, weil danach vorgenommene Benutzungshandlungen noch keine Vergütungsansprüche ausgelöst hätten. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Außer den allgemeinen Regeln (§ 271 BGB) bestehen mangels konkreter Vergütungsvereinbarungen zwischen den Parteien keine Vorgaben für die Fälligkeit einer bestimmten Vergütungszahlung. Nr. 40 der Richtlinien empfiehlt aus Zweckmäßigkeitsgründen eine nachkalkulatorische, jährlich Abrechnung, wenn die Höhe der Vergütung vom Umsatz, der Erzeugung oder dem erfassbaren betrieblichen Nutzen abhängt. Zwingend ist diese Regelung nicht und eine jährliche Abrechnung muss auch nicht unbedingt das Jahresende als Stichtag haben. Dies gilt erst Recht für die zu erteilende Auskunft, mit der die Höhe der Vergütung überhaupt erst berechnet werden soll.

b) Mit dem Antrag zu I. 2. verlangen die Kläger weiterhin Angaben zu außerbetrieblichen Verwertungshandlungen und den damit verbundenen Verwertungserlösen. Hintergrund dieses Auskunftsverlangens ist der Umstand, dass die Kläger über die außerbetriebliche Verwertung ihrer Erfindung keine Kenntnis haben und die Angaben benötigen, um überhaupt ermitteln zu können, ob in dieser Hinsicht ein Vergütungsanspruch der Höhe nach besteht. Es begegnet daher keinen Bedenken, wenn die Kläger neben Angaben zum Umfang der Verwertungshandlungen auch Angaben zu den damit verbundenen Verwertungserlösen verlangen. Denn an dem wirtschaftlichen Vorteil der Beklagten aus der (Dritt-)Nutzung der Diensterfindung sind die Kläger durch eine entsprechende Erfindervergütung angemessen zu beteiligen.

II.
Der Klageantrag zu II. ist begründet.

Die Kläger haben gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung einer Vergütung aus § 9 Abs. 1 ArbEG und gegebenenfalls § 16 Abs. 3 ArbEG.

1. Ein feststellungsfähiger Vergütungsanspruch aus § 9 Abs. 1 ArbEG setzt neben der unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber, wie sie im vorliegenden Fall erfolgte, grundsätzlich voraus, dass der Vergütungsanspruch fällig ist. Soweit Arbeitgeber und Diensterfinder wie im vorliegenden Fall Art und Höhe der Vergütung nicht durch eine Vereinbarung gemäß § 12 Abs. 1 ArbEG feststellen, tritt die Fälligkeit des Vergütungsanspruch bei einer unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung gemäß § 12 Abs. 3 S. 2 ArbEG spätestens mit Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts ein (Reimer/Schade/Schippel, ArbEG 8. Aufl.: § 12 Rn 36). Ob dafür erforderlich ist, dass das Schutzrecht erteilt und die Einspruchsfrist abgelaufen beziehungsweise ein Einspruchsverfahren rechtskräftig beendet ist (vgl. Bartenbach/Volz, ArbEG 4. Aufl.: § 12 Rn 65 m.w.N.), bedarf keiner Entscheidung. Nach ständiger Rechtsprechung besteht bereits vor der Erteilung eines Schutzrechts und vor Abschluss eines entsprechenden Einspruchsverfahrens ein fälliger Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders, wenn der Arbeitgeber die unbeschränkt in Anspruch genommene Diensterfindung verwertet (BGH GRUR 1963, 135 – Cromegal; GRUR 1971, 475 – Gleichrichter).

Die Beklagte nahm mit Schreiben vom 18.09.2002 die von den Klägern gemeldete Erfindung in Anspruch. Darüber hinaus wird die Diensterfindung von der Beklagten spätestens seit dem Jahr 2004 genutzt. Die Diensterfindung der Kläger betrifft ein Telekommunikationssystem zur UMTS-Funkversorgung. Die Merkmale der Diensterfindung lassen sich wie folgt gliedern:

1. Telekommunikationssystem zur UMTS-Funkversorgung eines großen, etwa kreis-, polygon- oder teilkreisförmigen Gebietes – Stadt, Kreis, Land –
2. Es wird ein hohes Bauwerk von nicht weniger als 50 Metern Höhe, vorzugsweise 90 bis 320 Metern Höhe, verwendet
3. Das zu versorgende Gebiet ist in eine Vielzahl sektorartiger Flächenbereiche aufgeteilt ist, deren flächenmäßige Ausdehnung entsprechend der gewünschten Leistungsflussdichte und Netzkapazität bestimmbar ist,
4. Die einzelnen Flächenbereiche sind durch jeweils eine separate als Funkzelle ausgebildete Antenne versorgbar
5. Mehr als sechs Sektoren sind als Funkzellen (6, 7) an dem hohen Bauwerk möglichst hoch oben angeordnet
6. Der vertikale Öffnungswinkel der versorgenden Antennenapertur (3) so gewählt ist, dass die Antenne (3) möglichst nur das jeweilige Sektorgebiet (6, 7) versorgt und möglichst wenig Leistung von dieser Antenne (3) in ihre benachbarten Sektoren (6, 7) abgebbar ist.

Durch ihr UMTS-Netz macht die Beklagte von der Lehre der Diensterfindung wortsinngemäß Gebrauch. Dies haben die Kläger mit Hilfe einer Presseinformation und einem Zeitschriftenartikel der Beklagten (Anlagen K 37 und K 38) dargelegt; die Beklagte ist dem nicht weiter entgegengetreten. Demnach haben die für das UMTS-Funknetz verwendeten Gebäude eine Höhe von über 90 m (Merkmal 2). Durch die Verwendung scharf bündelnder Antennen wird das zu versorgende Gebiet fein sektoriert. Die Sektorierung erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Leistungsflussdichte und Netzkapazität (Merkmal 3). Zudem wird der vertikale Öffnungswinkel der Antennenapertur seitens der Beklagten so gewählt, dass eine Überlappung der Sektoren möglichst gering ist (Merkmal 6). Die einzelnen Sektoren sind jeweils einer Antenne zugeordnet und werden von dieser als Funkzelle versorgt (Merkmal 4). Der Pilotstandort sah neun Sektoren mit Antennen an einem Industrieschornstein mit 135 m Höhe vor (Merkmal 5).

2. Ob die Beklagte die mit der Arbeitnehmererfindung verbundenen Schutzrechtspositionen tatsächlich auf die A. übertrug, bedarf keiner Entscheidung. Erfolgte eine wirksame Übertragung auf die A., besteht weiterhin ein Vergütungsanspruch dem Grunde nach aus § 9 Abs. 1 ArbEG, weil die Beklagte die Erfindung unbeschränkt in Anspruch nahm und die Benutzung aufnahm. Wurden die Erfindungsrechte hingegen nicht wirksam übertragen, haben die Kläger gegen die Beklagte einen Vergütungsanspruch dem Grunde nach jedenfalls aus § 16 Abs. 3 ArbEG.

Dem Grunde nach entsteht der Vergütungsanspruch bereits mit dem Ausspruch des Benutzungsvorbehalts. Voraussetzung für den Vergütungsanspruch aus § 16 Abs. 3 ArbEG ist jedoch, dass der Arbeitnehmer die Schutzrechtsposition übernimmt und aufrecht erhält (Bartenbach/Volz, ArbEG $. Aufl.: § 16 Rn 91). Erwirbt der Arbeitnehmer gar kein Schutzrecht oder wird auf die Anmeldung kein Schutzrecht erteilt, entfällt der Vergütungsanspruch mit dem endgültigen Verlust der durch die Schutzrechtsposition begründeten Vorzugsstellung.

Die Kläger haben dargelegt, dass ihnen die Beklagte mit dem Schreiben vom 24.06.2009 (Anlage K 17) die Übertragung der auf der Diensterfindung basierenden Schutzrechtspositionen anbot. Dieses Angebot nahmen die Kläger innerhalb der dreimonatigen Frist des § 16 Abs. 2 ArbEG mit Schreiben vom 23.09.2008 an. Damit ist zumindest ein Anspruch der Kläger auf Übertragung der Schutzrechtspositionen entstanden. Im vorliegenden Fall kann darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass das Verfügungsgeschäft zusammen mit dem Verpflichtungsgeschäft erfolgte. Jedenfalls in dem Zeitpunkt, in dem die Kläger die Handakten erhielten, ist die Übertragung des deutschen Patents DE 102 33 XXX vollzogen worden. Die Kläger haben insofern vorgetragen, dass ihre Patentanwälte bereits die Vertretung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt übernommen und die Akten einschließlich laufender Fristen geprüft haben. Soweit die Beklagte behauptet, sie habe den Klägern keine Schutzrechtspositionen übertragen können, weil sie diese Rechte bereits vorher auf die A. übertragen habe, ist das unbeachtlich. Es bleibt dann jedenfalls bei einem Vergütungsanspruch der Kläger aus § 9 Abs. 1 ArbEG (s.o.)

3. Der Vergütungsanspruch der Kläger ist jeweils in Höhe von 25.000,00 EUR gemäß § 362 Abs. 1 BGB erloschen, weil die Kläger in dieser Höhe bereits eine Abschlagszahlung erhielten. Soweit die Kläger auch die Feststellung der Vergütungspflicht hinsichtlich ihrer Erfinderanteile von 50 % verlangen, ist dies gerechtfertigt, weil die Beklagte den Miterfinderanteil der Kläger nicht erheblich bestritten hat. Ebenso wenig begegnet die Feststellung des von den Klägern beantragten Fälligkeitszeitpunkts für konkrete Vergütungszahlungen Bedenken.

III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 BGB.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 ZPO. Einer Differenzierung der Sicherheitsleistung für die Vollstreckung aus dem Urteil bedarf es nicht, weil lediglich der Urteilstenor zu I. vorläufig vollstreckbar ist. Dem von der Beklagten hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutzantrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht hat.

Streitwert: insgesamt 500.000,00 EUR
Kläger zu 1) und zu 2): jeweils 250.000,00 EUR
davon für den Antrag zu I.: 50.000,00 EUR
davon für den Antrag zu II.: 200.000,00 EUR

Die Festsetzung eines geringeren Streitwerts ist im Hinblick auf das für die Bemessung des Streitwertes maßgebliche wirtschaftliche Interesse der Kläger im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht gerechtfertigt. Der Auskunftsantrag war ersichtlich darauf gerichtet, die Erfindungsvergütung nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu berechnen. Die entsprechenden Ersparnisse, die nach Schätzung der Kläger allein für die Einrichtung des erfindungsgemäßen Mobilfunknetzes über 72.000.000,00 EUR betragen, stellen nach Nr. 12 der Richtlinien den für die Berechnung der Vergütung maßgeblichen Erfindungswert dar. Der Streitwert ist vor diesem Hintergrund als durchaus angemessen anzusehen.