Landgericht Düsseldorf
Teilurteil vom 3. Mai 2007, Az. 4a O 406/97

I.
Die Beklagten zu 2), 3) und 4) werden als Gesamtschuldner verurteilt,
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie im Geltungsbereich des deutschen Patentes DE 2925xxx seit dem 29.08.1982 bis zum 23.06.1999
Koksofentüren mit einem der Türleibung der Ofenkammer zugekehrten, vom Türrahmen kragarmartig vorspringenden Dichtungselement, dessen zur Dichtungsfläche abgewinkelte, äußere Kante als Dichtungsschneide ausgebildet ist und mit einer bei Verriegelung der Tür die Dichtungsschneide über eine Spannrahmen belastenden Spannvorrichtung
angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt und besessen haben,
bei denen der Spannrahmen aus einer am Türrahmen befestigten und vom diesen kragarmartig vorspringenden Federmembran besteht, die über ihre zur Dichtfläche hin abgewinkelte Außenkante mit dem Dichtungselement auf dessen in der Dichtungsschneide endenden, ebenfalls zur Dichtfläche hin abgewinkelten Abschnitt verbunden ist,
und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und –zeiten einschließlich derjenigen Koksofentüren, welche sie bei Dritten haben herstellen lassen;
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss der Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns, wobei die Gemeinkosten nur abgezogen werden dürfen, wenn und soweit sie ausnahmsweise den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können,
wobei sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die vor dem 1. Mai 1992 begangenen Handlungen auf Handlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1992 bestehenden Grenzen beschränkt.

II.
Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

III.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 80.000,00 € vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Die Klägerin, ein im US-Bundesstaat Kentucky ansässiges Unternehmen, das Gegenstände aus dem Bereich des Maschinenbaus, insbesondere im Bereich der Kokereitechnik herstellt und vertreibt, ist Inhaberin des deutschen Patents DE 29 25 xxx (im Folgenden: Klagepatent), das am 23.06.1979 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung 918 834 vom 26.06.1978 angemeldet wurde und dessen Erteilung am 29.07.1982 veröffentlicht wurde.
Das Klagepatent betrifft eine Koksofentür mit einem Dichtungselement. Anspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:
Koksofentür mit einem der Türleibung der Ofenkammer zugekehrten, vom Türrahmen kragarmartig vorspringenden Dichtungselement, dessen zur Dichtungsfläche abgewinkelte, äußere Kante als Dichtungsschneide ausgebildet ist, und mit einer bei Verriegelung der Tür die Dichtungsschneide über einen Spannrahmen belastenden Spannvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass der Spannrahmen aus einer am Türrahmen befestigten und von diesem kragarmartig vorspringenden Federmembran (20) besteht, die über ihre zur Dichtfläche hin abgewinkelte Außenkante (44) mit dem Dichtungselement (30) auf dessen in der Dichtungsschneide endenden, ebenfalls zur Dichtfläche hin abgewinkelten Abschnitt (52) verbunden ist.

Die Beklagte zu 1) ist Eigentümerin der Kokerei A, die von der B AG betrieben wird. Die Beklagte zu 2) und ihre Schwestergesellschaft, die Beklagte zu 3), entwickeln, stellen her und vertreiben Anlagen im Kokereibereich. Der Beklagte zu 4) ist Alleingeschäftsführer der Beklagten zu 2) und 3).

Die Beklagte zu 2) lieferte in der Zeit vom 20.05.1992 bis zum 29.09.1994 insgesamt 144 Koksofentüren an die Beklagte zu 1), davon 94 Koksofentüren für die Maschinenseite des Koksofens und 50 Koksofentüren für die Koksseite. Die Beklagte zu 3) lieferte in der Zeit vom 20.02.1995 bis zum 12.11.1996 weitere 153 Koksofentüren an die Beklagte zu 1), davon 52 Koksofentüren für die Maschinenseite des Koksofens und 101 Koksofentüren für die Koksseite.

Am 21.06.1994 schloss die Klägerin mit der C Beteiligungs AG (im Folgenden: C AG) einen Lizenzvertrag ab, in dem die Klägerin der C AG eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent einräumte. Section 8 dieses Lizenzvertrags lautet auszugsweise wie folgt:
8.1 Either party shall have the rights, to enforce the Patent Rights through legal proceedings against persons infringing said rights in the Territory. The costs of said proceedings as well as any damages recovered therefrom shall be shared equally by the parties, provided that a determination of strategy, tactics, timing and remedy shall be made in consultation with and agreement of the parties. If one party does not agree to pursue said infringement action, it shall notify the other party within sixty (60) days of receipt of notification of the infringement of its intent not to pursue enforcement. The pursuing party may proceed in said action at its own expense and shall be entitled to the damages recovered from said proceeding, providing only that, the non-pursuing party shall be paid any actual costs incurred by that party in aiding the pursuing party.

8.3 In the event Licensee elects not to seek or prevent infringement of any patent included within the Patent Rights within sixty (60) days after it has received written notification from Licensor of such infringement, Licensor, may at its expense, bring an action, suit or proceeding to restrain such infringement and recover damages, all of which may be retained by Licensor.
Wegen des weiteren Inhalts des Lizenzvertrages wird auf den von der Beklagten zu 1) zu den Akten gereichten Lizenzvertrag Bezug genommen (Anlage B 4). Die C AG mahnte die Beklagten am 31.10.1994 aus dem Klagepatent ab, ergriff jedoch in der Folge keine weiteren Maßnahmen gegen die Beklagten.

Die Klägerin hat im vorliegenden Verfahren zunächst im Hauptantrag einen bezifferten Schadensersatzbetrag gegenüber der Beklagten zu 1) bis 4) geltend gemacht. Wegen des Inhalts wird auf die Klageschrift (Bl. 2 GA) verwiesen. Mit Grundurteil vom 25.03.1999 (Bl. 217ff GA) hat das Landgericht entschieden, dass der bezifferte Hauptantrag dem Grunde nach gerechtfertigt ist. Die von den Beklagten zu 1) bis 4) gegen das Urteil eingelegte Berufung hat das Oberlandesgericht mit Urteil vom 26.10.2000 (Bl. 366ff GA) zurückgewiesen. Daraufhin hat die Klägerin zunächst weiter zur Berechnung des bezifferten Schadensersatzes vorgetragen. In der Folge ist die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht im Hinblick auf das beim Bundesgerichtshof anhängige Nichtigkeitsverfahren gegen das Klagepatent durch Beschluss vom 09.11.2001 (Bl. 460 GA) ausgesetzt worden. Nach Erlass eines das Patent aufrecht erhaltenden Urteils des Bundesgerichtshofs hat die Klägerin von ihrem bezifferten Klageantrag Abstand genommen. Sie hat zunächst von den Beklagten zu 1) bis 4) umfassende Rechnungslegung begehrt. Insoweit wird auf den Schriftsatz vom 27.01.2006 verwiesen (Bl. 475ff. GA). In der Folge hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 22.01.2007 (Bl. 518f GA) den Umfang der Rechnungslegung in Bezug auf die Beklagte zu 1) eingeschränkt. Nunmehr verlangt die Klägerin nur noch von den Beklagten zu 2), 3) und 4) Rechnungslegung.

Die Klägerin ist der Ansicht, sie sei auch für den Zeitraum ab dem 21.06.1994 zur Geltendmachung von Rechten aus dem Klagepatent berechtigt. Zwar habe sie am 21.06.1994 der HIB C AG eine ausschließliche Lizenz erteilt, dies ändere jedoch an ihrer Aktivlegitimation nichts. Sie, die Klägerin, sei nach dem Lizenzvertrag zur Geltendmachung von Rechten gegen Patentverletzer berechtigt gewesen. Im Übrigen wäre ihr, der Klägerin, der Auftrag im Hinblick auf alle Koksofentüren schon vor Abschluss des Lizenzvertrages 1994 erteilt worden, wenn die Beklagten ihre patentverletzenden Türen der Beklagten zu 1) nicht angeboten hätten. Es handele sich um einen einheitlichen Auftrag. Außerdem seien die Geschäfte im Zusammenhang mit dem Austausch der Koksofentüren bei A nicht von der ausschließlichen Lizenz an HIB C erfasst gewesen. Dies habe die Klägerin bei den Verhandlungen mit C klar gemacht.

Zunächst hat die Klägerin nach Erlass des Grundurteils beantragt,
– wie tenoriert, allerdings mit dem Zusatz, dass auch die Beklagte zu 1) im vollen, dort genannten Umfang zur Rechnungslegung verurteilt werden soll. –

In der Folge hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 22.01.2007 beantragt,
– wie tenoriert, allerdings in Bezug auf die Beklagte zu 1) eingeschränkt durch den Zusatz, dass auch die Beklagte zu 1) zur Rechnungslegung über die in Ziffer I. genannten Handlungen verurteilt werden sollte, unter Angabe
a) der Menge der bestellten und erhaltenen Koksofentüren, einschließlich der zum Austausch gelieferten Koksofentüren,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, und –preisen, einschließlich der zum Austausch gelieferten Koksofentüren,
c) der unter Benutzung der streitgegenständlichen Koksofentüren erzielten Umsätze. –

In der mündlichen Verhandlung vom 03.04.2007 haben die Klägerin und die Beklagte zu 1) den Rechtsstreit in Bezug im Hinblick auf die Auskunftserteilung übereinstimmend für erledigt erklärt.

Nunmehr beantragt die Klägerin,
– wie tenoriert, sowie zusätzlich,
dass der von den Beklagten zu leistende Schadensersatz mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen ist. –

Die Beklagte zu 1) beantragt nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung,
die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen

Die Beklagten zu 2, 3) und 4),
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte zu 1) meint, sie habe den Anspruch der Klägerin auf Rechnungslegung bereits erfüllt, indem sie der Klägerin Kopien sämtlicher Bestellunterlagen (Anlage K 19) überreicht habe.
Die Beklagten zu 2), 3) und 4) meinen, der gegen sie geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch sei unbegründet, da die gewünschte Auskunft bereits erteilt worden sei. Im Übrigen sei keine Grundlage für eine Haftung des Beklagten zu 4) ersichtlich.
Sämtliche Beklagten meinen zudem, die Klägerin könne keine Ansprüche geltend machen, die sich auf die Zeit nach Abschluss des Lizenzvertrags vom 21.06.1994 mit der C AG beziehen. Denn gemäß Ziff. 8.3 des Lizenzvertrags dürfe die Klägerin Ansprüche wegen Patentverletzungen nur geltend machen, wenn die Lizenznehmerin zuvor binnen einer ihr zu setzenden Frist von 60 Tagen erklärt habe, sie werde nicht gegen die Patentverletzung vorgehen. Dies sei nicht ersichtlich. Allenfalls könne die Klägerin denjenigen Gewinn verlangen, der ihr als Lizenzgeberin deshalb entgangen sei, weil sie geringere Lizenzgebühren erhalten habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig und begründet.

I.
Mit der Klageänderung geht die Klägerin – wie sie mit Schriftsatz vom 02.11.2006 klargestellt hat – von einem zunächst bezifferten Leistungsanspruch auf eine Stufenklage gemäß § 264 ZPO über. Die Umstellung der Klage von einem bezifferten Klageantrag gemäß der Klageschrift vom 28.10.1997 auf einen Rechnungslegungsantrag im Rahmen einer Stufenklage ist gemäß § 263 ZPO zulässig (OLG Stuttgart OLGR 1999, 293; OLG München FamRZ 1995, 678).
Dem Verletzten stehen die drei Berechnungsarten seines Schadens (entgangener Gewinn, Verletzergewinn und Lizenzanalogie) zur Wahl. Er kann auch im Laufe eines Verfahrens noch von einer zu einer anderen Berechnungsart übergehen (BGH GRUR 1962, 510, 512 – Dia-Rähmchen II; GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolex II; GRUR 1966, 375, 379 – Meßmer Tee II; GRUR 1974, 53 – Nebelscheinwerfer; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 61). Ein solcher Wechsel ist sachdienlich im Sinne des § 263 ZPO. Ein Wechsel von einer Berechnungsart zu einer anderen ist nur dann nicht mehr möglich, wenn der nach einer Berechnungsweise geltend gemachte Anspruch entweder erfüllt oder rechtskräftig zuerkannt wurde (BGH GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolex II). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Insbesondere ist über den Anspruch der Klägerin nicht rechtskräftig entschieden worden. Eine solche Entscheidung ist nicht in dem rechtskräftig gewordenen landgerichtlichen Grundurteil zu sehen. Denn darin wurde lediglich darüber entschieden, dass der Klägerin dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch zusteht, weil eine Patentverletzung vorliegt. Dagegen wurde der tatsächlich entstandene Schaden nicht endgültig festgestellt. Nur durch eine derartige Entscheidung würde aber die Wahlmöglichkeit der Klägerin enden (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 61).
Die Klageänderung ist sachdienlich, da der bisherige Streitstoff im Rahmen der Stufenklage verwertet werden kann. Insbesondere bildet das Grundurteil, in dem eine Patentverletzung dem Grunde nach festgestellt wurde, eine Grundlage für die vorliegende Stufenklage.
An der Zulässigkeit des Wechsel der Berechnungsweise ändert entgegen der Ansicht der Beklagten auch der Umstand nichts, dass dieser Wechsel mit sich bringt, dass nicht etwa nur die Begründung eines geltend gemachten bezifferten Schadens ausgetauscht wird, sondern dass ein bisher nur hilfsweise geltend gemachter Auskunftsanspruch an Stelle des bezifferten Schadensersatzanspruchs nun zum Hauptanspruch gemacht wird. Gerade dann, wenn ein Auskunftsanspruch, der zur Berechnung des Schadens nach einer anderen Berechnungsmethode erforderlich ist, bereits hilfsweise geltend gemacht worden ist, ist es zulässig, auf diese Hilfsanträge zurückzugreifen (BGH GRUR 1993, 757, 758 – Kollektion Holiday). Ein Wechsel der Berechnungsarten ist im Übrigen sogar dann noch zulässig, wenn der Verletzer bereits die für eine Berechnungsart erforderliche Auskunft erteilt hat. Es kann von ihm auch dann noch verlangt werden, Auskunft über weitere, für eine andere Berechnungsart erforderliche Umstände zu geben (BGH GRUR 1974, 53 – Nebelscheinwerfer).

II.
Die Klage ist gegenüber den Beklagten zu 2), 3) und 4) zulässig und begründet. Die Klägerin kann von den Beklagten zu 2), 3) und 4) Rechnungslegung aus § 140b Abs. 1 PatG; §§ 242, 259 BGB verlangen. Nach dem rechtskräftigen Urteil des erkennenden Gerichts vom 25.03.1999 machen die von den Beklagten zu 2) und 3) vertriebenen Koksofentüren von dem Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch, ohne dass die Beklagten zu 2) und 3) dazu berechtigt sind (§ 9 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 PatG). Dies berechtigt die Klägerin gemäß § 139 Abs. 2 PatG zu Schadensersatz, wobei bereits rechtskräftig festgestellt ist, dass auch der Beklagte zu 4) persönlich für die Schadensersatzforderung haftet.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, sind die Beklagten im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünften nicht unzumutbar belastet. Die Beklagten haben auch über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, § 140b PatG.

Der Einwand der Beklagten zu 2), 3) und 4), sie hätten ihre Verpflichtung zur Rechnungslegung bereits durch die Vorlage der Anlage K 18 erfüllt, greift nicht durch. Denn diese Auskunft ist nicht ausreichend. Dort ist lediglich angegeben, wann wie viele Türen zu welchem Preis an die Beklagte zu 1) geliefert wurden. Es fehlen sämtliche Angaben zur betriebenen Werbung, den Gestehungs- und Vertriebskosten und Angaben zum erzielten Gewinn.

Die Beklagten zu 2), 3) und 4) schulden Rechnungslegung für den gesamten beantragten Zeitraum vom 29.08.1982 bis zum 23.06.1999. Denn ein Rechnungslegungsanspruch besteht jeweils in dem Umfang, wie der Schadensersatzanspruch, der durch ihn ermittelt werden soll (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 89). Die Beklagten zu 2) bis 4) wenden zu Unrecht ein, dass die Klägerin für den Zeitraum ab dem 21.06.1994 keinen Schadensersatz und dementsprechend auch keine Rechnungslegung mehr verlangen kann, weil die Klägerin durch Vereinbarung vom 21.06.1994 (Anlage B 4) der C AG eine ausschließliche Lizenz zur Nutzung des Klagepatents erteilt habe. Richtig ist zwar, dass der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an Stelle des Patentinhabers berechtigt ist, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Parallel dazu kann der Patentinhaber als Schadensersatz lediglich die Differenz zwischen den tatsächlich eingenommen Lizenzgebühren und den Gebühren verlangen, die erzielt worden wären, wenn der Patentverletzer eine Unterlizenz genommen hätte oder der ausschließliche Lizenznehmer höhere Umsätze erzielt hätte (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 58).
Dennoch ist vorliegend die Klägerin auch für den Zeitraum ab dem 21.06.1994 aktiv legitimiert. Denn die C AG hat der Klägerin die ihr zustehenden Rechte wegen einer Patentverletzung durch die Beklagten zu 2) bis 4) abgetreten. Dies ergibt sich aus der in Ziffer 8.3 des Lizenzvertrages vom 21.06.1994 getroffenen Regelung. Dort ist geregelt, dass der Lizenzgeber, also die Klägerin, alleine gegen einen Verletzer vorgehen darf, wenn der Lizenznehmer, also die C AG, innerhalb von 60 Tagen ab Mitteilung der Patentverletzung selbst keine gerichtlichen Maßnahmen ergreift. Die Klausel stellt weiter klar, dass dann, wenn der Lizenzgeber alleine gegen den Verletzer vorgeht, er auch den gesamten Schadensersatz („all damages“) für sich beanspruchen darf. Aus der Klausel wird deutlich, dass immer nur einer der beiden – entweder der Lizenzgeber oder der Lizenznehmer – gegen einen Verletzer vorgehen können soll. Diese tätig werdende Partei soll dann jeweils auch den gesamten Schadensersatz erhalten. Mit diesem gesamten Schadensersatz ist derjenige Schadensersatz gemeint, der dem ausschließlichen Lizenznehmer entsteht. Nicht dagegen bezieht sich die Klausel darauf, dass der Lizenzgeber seinen Schadensersatzanspruch, berechnet aus der Differenz aus den tatsächlichen Lizenzeinnahmen und den fiktiv zu erzielenden Lizenzeinnahmen, für sich geltend machen können soll. Eine solche Unterscheidung nimmt der Lizenzvertrag nicht vor. Vielmehr kennt der Vertrag nur einen Schadensersatz. Diesen soll entweder eine Partei alleine einzuziehen berechtigt sein (Ziffer 8.3 – wenn die andere Partei nicht klagen will), oder aber er soll gemäß Ziffer 8.1 hälftig geteilt werden – wenn eine Partei mit dem Einverständnis der anderen klagt.
Dass in der Klausel 8.3 mit „all damages“ der Schaden des Lizenznehmers gemeint ist, der nach dieser Regelung vollständig auf die klagende Partei übergehen soll, ergibt sich auch daraus, dass der Lizenznehmer nach dieser Klausel zunächst innerhalb von 60 Tagen Gelegenheit erhalten soll, seine Rechte selbst wahrzunehmen. Eines solchen Schutzes durch eine Überlegungsfrist bedürfte der Lizenznehmer nicht, wenn nicht ein Rechtsverlust, und zwar in Form der Abtretung von Rechten, damit verbunden wäre.
Vorliegend ist die C AG trotz Kenntnis der Patentverletzung der Beklagten nicht gerichtlich gegen diese vorgegangen. Die C AG hatte Kenntnis von der Patentverletzung. Dies ergibt sich daraus, dass sie die Beklagten am 31.10.1994 abgemahnt hat, wie die Beklagten zu 2) bis 4) mit Schriftsatz vom 02.11.2001 (Bl. 469 GA) unwidersprochen vorgetragen haben. Trotz dieser Kenntnis der Patentverletzung ergriff die C AG in der Folge jedoch keine weiteren Maßnahmen gegen die Beklagten, um ihre Rechte durchzusetzen. Dadurch sind die der C AG zustehenden Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 8.3 auf die Klägerin übergegangen.
Über die Höhe des Schadensersatzes und dessen Verzinsung wird im Rahmen der dritten Stufe der Stufenklage zu entscheiden sein.

III.
Die Kostenentscheidung bleibt, auch soweit sie sich im Verhältnis zur Beklagten zu 1) nach § 91a ZPO richtet, dem Schlussurteil vorbehalten. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 709, 108 Abs. 1 ZPO.