4a O 107/17 – Zusammensetzung für Tintenstrahlaufzeichnung I

Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2805

Landgericht Düsseldorf

Urteil vom 13. September 2018, Az. 4a O 107/17

I. Die Beklagten werden verurteilt:
1. Es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist,
zu unterlassen,
Zusammensetzungen für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung, worin die Tintenzusammensetzung umfasst, (A) einen Polymerisationsinitiator, (B) ein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3 Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3 Dioxan-Ringgerüst; (C) einen Farbstoff, (D) eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung, die eine andere als die Verbindung (B) ist und die aus der Gruppe bestehend aus 2-Hydroxyethylacrylat, Butoxyethylacrylat Carbitolacrylat, Cyclohexylacrylat, Tetrahydrofurfurylacrylat, Benzylacrylat, Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propan mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, Polyethylenglykoldiacrylat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, 2-Ethylhexyl-diglykolacrylat, 2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat, Hydroxypivalinsäure-neopentylglykoldiacrylat, 2- Acryloyloxyethylphthalsäure, Methoxypolyethylenacrylat,Tetramethylolmethantriacrylat, 2-Acryloyloxyethyl-2-hydroxyethylphthalsäure, Dimethyloltricyclodecandiacrylat, 2-Acryloyloxyethylbernsteinsäure, Nonylphenol-EO-Addukt-Acrylat, modifiziertem Glycerintriacrylat, Bisphenol A-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, modifiziertem Bisphenol A-Diacrylat, Phenoxypolyethylenglykolacrylat, 2-Acryloyloxyethylhexahydrophthalsäure, Bisphenol A-PO-Addukt-Diacrylat, Bisphenol A-EO-Addukt-Diacrylat, Dipentaerythritolhexaacrylat, Pentaerythritoltriacrylat, Tolylendiisocyanaturethan- Prepolymer, Lacton-modifiziertem flexiblem Acrylat, Butoxyethylacrylat, Propylenglykol-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, 2- Hydroxyethylacrylat, Methoxydipropylenglykolacrylat, Ditrimethylolpropantetraacrylat, Pentaerythritoltriacrylat- Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, Stearylacrylat, Isoamylacrylat, Isomyristylacrylat, Isostearylacrylat und Lacton-modifiziertem Acrylat ausgewählt ist,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wobei der Gehalt der Komponente (B) in der Tintenzusammensetzung im Bereich von 3 – 35 Masse-% auf Basis der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung liegt;
(Anspruch 1, EP 2 383 XXX);
2. Der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 01. Dezember 2016 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
– wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind,
– wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. Der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse seit dem 01. Dezember 2016 angeboten haben und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
b) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 01. Dezember 2016 durch das Anbieten der unter Ziff. I.1. bezeichneten Erzeugnisse entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin und die Beklagten jeweils 25 %.
V. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 800.000,- vorläufig vollstreckbar. Daneben ist das Urteil für die Klägerin auch gesondert vorläufig vollstreckbar hinsichtlich der Verurteilung zum Unterlassen (Ziff. I. 1. des Tenors) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 700.000,-, hinsichtlich der Verurteilung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung (Ziff. I. 2. und Ziff. I. 3. des Tenors) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 65.000,- und hinsichtlich des Kostenpunktes (Ziff. IV. des Tenors) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Für die Beklagten ist das Urteil jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Klägerin, die mit Wirkung vom 01.12.2016 als alleinige Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents 2 383 XXX B1 (im Folgenden: Klagepatent) im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (vgl. Auszug vom 24.02.2017, Anlage K8) eingetragen ist, macht gegen die Beklagten auf die Verletzung des Klagepatents gestützte Ansprüche auf Unterlassen, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und (nur gegen die Beklagte zu 3)) Vernichtung sowie Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach geltend.
Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme zweier Prioritäten vom 28.12.2005 (JP 2005380XXX und JP 2005380XXX) am 28.12.2006 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Anmeldung datiert vom 02.11.2011, die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung vom 26.12.2012.
Der hier maßgebliche Klagepatentanspruch 1 hat nach der B1-Klagepatentschrift (Anlage K7; deutsche Übersetzung: Anlage K7-DE) den folgenden Wortlaut:
„An inkjet recording composition comprising an ink composition, wherein the ink composion comprises:
(A) A polymerization initiator;
(B) an ester or amide of (meth)acrylic acid having a 1,3-dioxolane ring skeleton or a 1,3-dioxane ring skeleton; and
(C) a colorant;
wherein the content of component (B) in the ink composition is in a range of 3 to 35% by mass on the basis of the total mass of the ink composition.”
Die deutsche Übersetzung nach der B1-Schrift lautet wie folgt:
„Zusammensetzung für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung, worin die Tintenzusammensetzung umfasst:
(A) ein Polymerisationsinitiator;
(B) ein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxalan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst; und
(C) ein Farbstoff;
wobei der Gehalt der Komponente (B) in der Tintenzusammensetzung im Bereich von 3 bis 35 Masse-% auf Basis der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung liegt.“
Mit Schreiben vom 30.01.2017 beantragte die Klägerin die Beschränkung des Klagepatents beim Europäischen Patent- und Markenamt (nachfolgend: EPA). Die der Beschränkung Rechnung tragende B3-Schrift des Klagepatents (Anlage K7a) wurde am 14.02.2018 veröffentlicht. Danach lautet der Klagepatentanspruch 1 in der englischen Verfahrenssprache nunmehr wie folgt:
„An inkjet recording composition comprising an ink composition, wherein the ink composion comprises:
(A) A polymerization initiator;
(B) an ester or amide of (meth)acrylic acid having a 1,3-dioxolane ring skeleton or a 1,3-dioxane ring skeleton; and
(C) a colorant,
(D) an additional polymerizable compound which is other than compound (B) an which is selected from the group consisting of 2-hydroxyethyl acrylate, butoxyethyl acrylate, carbitol acrylate, cyclohexyl acrylate, tetrahydrofurfuryl acrylate, benzyl acrylate, bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane having a weight average molec¬ular weight of more than 360, polyethylene glycol diacrylate having a weight average molecular weight of more than 360, 2-ethylhexyl-diglycol acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate, 2-hydroxybutyl acrylate, hydroxypivalic acid neopentylglycol diacrylate, 2-acryloyloxyethyl phthalic acid, methoxy-polyethylene glycol acrylate, tetramethylolmethane triacrylate, 2-acryloyloxypthyl-2-hydroxyethyl phthalic acid dimethyloltricyclodecane di¬acrylate, 2-acryloyloxyethyl succinic acid, nonylphenol EO adduct acrylate, modified glycerin triacrylate, bisphenol A diglycidyl ether acrylic acid adduct, modified bisphenol A diacrylate, phenoxypolyethylene glycol acrylate, 2-acryloyloxyethylhexahydrophthalic acid, bisphenol A PO adduct diacrylate, bisphenol A EO adduct diacrylate, dipentaerythritol hexacrylate, pentaerythritol triacrylate, tolylene diisocyanate urethane prepolymer, lactonemodified flexible acrylate, butoxyethyl acrylate, propylene glycol diglycidyl ether acrylic acid adduct, pentaerythritol triacrylate hexamethylene diisocyanate urethane prepolymer, 2-hydroxyethyl acrylate, methoxydipropylene glycol acrylate, ditrimethylolpropane tetracrylate, pentaerythritol triacrylate hexamethylenediisocyanate urethane prepolymer, stearyl acrylate, isoamyl acrylate, isomyristyl acrylate, isostearyl acrylate, and lactone-modifled acrylate,
wherein the content of component (B) in the ink composition is in a range of 3 to 35% by mass on the basis of the total mass of the ink composition.
Die deutsche Übersetzung des Klagepatentanspruchs 1 nach der B3-Schrift lautet wie folgt:
„Zusammensetzung für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung, worin die Tintenzusammensetzung umfasst:
(A) ein Polymerisationsinitiator;
(B) ein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxalan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst; und
(C) ein Farbstoff,
(D) eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung, die eine andere als die Verbindung (B) ist und die aus der Gruppe bestehend aus 2-Hydroxyethylacrylat, Butoxyethylacrylat Carbitolacrylat, Cyclohexylacrylat, Tetrahydrofurfurylacrylat, Benzylacrylat, Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propan mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, Polyethylenglykoldiacrylat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, 2-Ethylhexyl-diglykolacrylat, 2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat, Hydroxypivalinsäure-neopentylglykoldiacrylat, 2- Acryloyloxyethylphthalsäure, Methoxypolyethylenacrylat,Tetramethylolmethantriacrylat, 2-Acryloyloxyethyl-2-hydroxyethylphthalsäure, Dimethyloltricyclodecandiacrylat, 2-Acryloyloxyethylbernsteinsäure, Nonylphenol-EO-Addukt-Acrylat, modifiziertem Glycerintriacrylat, Bisphenol A-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, modifiziertem Bisphenol A-Diacrylat, Phenoxypolyethylenglykolacrylat, 2-Acryloyloxyethylhexahydrophthalsäure, Bisphenol A-PO-Addukt-Diacrylat, Bisphenol A-EO-Addukt-Diacrylat, Dipentaerythritolhexaacrylat, Pentaerythritoltriacrylat,Tolylendiisocyanaturethan- Prepolymer, Lacton-modifiziertem flexiblem Acrylat, Butoxyethylacrylat, Propylenglykol-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, 2- Hydroxyethylacrylat, Methoxydipropylenglykolacrylat, Ditrimethylolpropantetraacrylat, Pentaerythritoltriacrylat- Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, Stearylacrylat, Isoamylacrylat, Isomyristylacrylat, Isostearylacrylat und Lacton-modifiziertem Acrylat ausgewählt ist,
wobei der Gehalt der Komponente (B) in der Tintenzusammensetzung im Bereich von 3 bis 35 Masse-% auf Basis der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung liegt.“
Die Beschränkung des Klagepatentanspruchs 1 entspricht der im Rahmen des hiesigen Verletzungsverfahrens geltend gemachten Anspruchsfassung. Wegen der Fassung der weiteren Klagepatentansprüche, die Gegenstand der Insbesondere-Anträge sind, wird auf die B3-Klagepatentschrift (Anlage K7a) verwiesen.
Mit Schriftsatz vom 06.07.2017 (Anlagenkonvolut B&B1) erhob die Beklagte zu 1) eine das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht (nachfolgend: BPatG). Eine Entscheidung in dem Rechtsbestandsverfahren steht noch aus. Das Klagepatent steht in Kraft.
Die Beklagte zu 1) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das unter anderem UV-härtende Tinte zur Verwendung in Drucksystemen verschiedener Hersteller darunter auch dasjenige der Unternehmensgruppe der Klägerin herstellt. Zu ihrem Produktangebot gehören insbesondere auch die UV-Tintenserien mit der Bezeichnung „A XXX“ und „A XXX“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen). Die Beklagte zu 1) verweist im Rahmen ihres Internetauftritts unter der Rubrik „Where to buy“ auf die Beklagte zu 3) (vgl. screenshot der Internetseite der Beklagten zu 1), Anlage K3).
Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um ein in Großbritannien ansässiges Tochterunternehmen der Beklagten zu 1). Auf sie wird auf der Internetseite der Beklagten zu 1) unter der Rubrik „Contact us“ als weiterer Kontakt verwiesen (vgl. screenshots, Anlage K2). Die Beklagte zu 2) ist zudem auf der Verpackung der angegriffenen Ausführungsformen neben der Beklagten zu 1) namentlich benannt.
Die in B ansässige Beklagte zu 3) steht außerhalb des Konzernverbunds der Beklagten zu 1) und ist rechtlich und wirtschaftlich von der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 2) unabhängig. Sie betreibt unter der Adresse www.C-germany.de einen Internetauftritt, sowie einen Onlineshop unter der Adresse www.C-tintenshop.de/ und bietet in diesem auch die angegriffenen Tintenserien an. Wegen des Inhalts des genauen Angebots wird auf screenshots der Internetseite der Beklagten zu 3) (Anlage K11, Anlagenkonvolut K12 und Anlage K12a) verwiesen.
Jedenfalls die angegriffenen Produkte, die bis zum 19.04.2016 hergestellt worden sind (nachfolgend: alte angegriffene Ausführungsformen), enthalten (5-Ehyl-1,3-dioxan-5-yl-)methylacrylat (auch bekannt als: cyclic trimethylolpropane formal monoacrylate; abgekürzt als „CFTA“). Dabei handelt es sich um ein Ester der Acrylsäure mit einem 1,3 Dioxan-Ringgerüst. Des Weiteren sind in den angegriffenen Ausführungsformen Pigmente enthalten. Ob die nach dem 20.04.2016 produzierten angegriffenen Produkte CFTA aufweisen, ist zwischen den Parteien streitig.
Schließlich enthalten die angegriffenen Ausführungsformen mehrere weitere polymerisierende Bestandteile in Form von monofunktionalen Monomeren, unter anderem Tetrahydrofurfurylacrylat (THFA), wobei zwischen den Parteien streitig ist, in welcher Menge. Bei THFA handelt es sich um eine andere polymerisierbare Verbindung als die in dem Klagepatentanspruch genannte Komponente (B), die sich einer der in dem Anspruchswortlaut als Komponente (D) genannten Gruppen zuordnen lässt.
Die Klägerin behauptet, sie sei seit dem 01.10.2016 alleinige Inhaberin des Klagepatents, was die Beklagten mit Nichtwissen bestreiten.
Die Benennung der Beklagten zu 2) auf den Verpackungen der angegriffenen Ausführungsform zeige, dass auch diese die angegriffenen Ausführungsformen anbiete und vertreibe.
Die Klägerin ist weiter der Auffassung, die angegriffenen Ausführungsformen würden von der Lehre des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch machen.
Das Klagepatent verlange keine Mindestgesamtmenge der Komponenten (B) und (D) von 45% – 95 % Gew. Ausreichend sei, dass die Komponenten in einer zum Erreichen des erfindungswesentlichen Erfolgs ausreichenden Menge vorhanden seien.
Bei den angegriffenen Ausführungsformen sei dies auf der Grundlage ihrer Testergebnisse der Fall, so sei THFA in den (fünf) untersuchten Produkten mit folgenden Gewichts-% enthalten:
Produktbezeichnung
Gewichts-%
D
18,3 +/- 0,0
E
18,1 +/- 0,0
F
10,6 +/- 0,0
G 17,5 +/- 0,0
H 10,2 +/- 0,0
Für CFTA seien die folgenden Werte ermittelt worden:
Produktbezeichnung
Gewichts-%
D
19,7 +/- 0,1
E
19,5 +/- 0,1
F
09,9 +/- 0,0
G 19,5 +/- 0,1
H 09,5 +/- 0,0
Wegen der Testergebnisse im Übrigen wird auf die als Anlage K16 vorgelegte tabellarische Aufstellung sowie den dazugehörigen Erläuterungen verwiesen.
Es sei – was zudem mit Nichtwissen bestritten wird – auch unerheblich, wenn die angegriffenen Ausführungsformen in ihrer chemischen Zusammensetzung verändert worden wären. Jedenfalls seien in der unveränderten werblichen Darstellung der angegriffenen Ausführungsformen Angebotshandlungen auch der vor dem 20.04.2016 hergestellten angegriffenen Ausführungsformen zu erblicken.
Schließlich sei das Klagepatent auch rechtsbeständig.
Die Klägerin hat zunächst die ursprünglichen Klageanträge dahingehend erweitert, dass sie – in der Hauptsache – Schadensersatz, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf nicht erst ab dem 1. Dezember 2016, sondern bereits ab dem 02. Juni 2016 begehrt hat. Soweit dies die Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunftserteilung und Rechnungslegung betroffen hat, hat die Klägerin die Leistung für den Zeitraum vom 02. Juni 2016 bis zum 30. November 2016 an sich und die I Corporation, 26-30, J 2-chome, K, L 106-8620, Japan, gemeinsam und ab dem 01.12.2016 an sich allein begehrt. Hilfsweise hat sie darüber hinaus begehrt, dass für den Zeitraum vom 02. Juni 2016 bis zum 30.09.2016 an sie und die näher bezeichnete I Corporation gemeinsam und ab dem 01. Oktober 2016 an sie allein geleistet wird. Nach der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin diese Klageerweiterung einschließlich der Hilfsanträge mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen.
Die Klägerin beantragt nunmehr wie ursprünglich:
Die Beklagten zu verurteilen:
I. Es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahre, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist,
zu unterlassen,
Zusammensetzungen für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung, worin die Tintenzusammensetzung umfasst, (A) einen Polymerisationsinitiator, (B) ein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3 Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3 Dioxan-Ringgerüst; (C) einen Farbstoff, (D) eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung, die eine andere als die Verbindung (B) ist und die aus der Gruppe bestehend aus 2-Hydroxyethylacrylat, Butoxyethylacrylat Carbitolacrylat, Cyclohexylacrylat, Tetrahydrofurfurylacrylat, Benzylacrylat, Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propan mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, Polyethylenglykoldiacrylat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, 2-Ethylhexyl-diglykolacrylat, 2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat, Hydroxypivalinsäure-neopentylglykoldiacrylat, 2- Acryloyloxyethylphthalsäure, Methoxypolyethylenacrylat,Tetramethylolmethantriacrylat, 2-Acryloyloxyethyl-2-hydroxyethylphthalsäure, Dimethyloltricyclodecandiacrylat, 2-Acryloyloxyethylbernsteinsäure, Nonylphenol-EO-Addukt-Acrylat, modifiziertem Glycerintriacrylat, Bisphenol A-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, modifiziertem Bisphenol A-Diacrylat, Phenoxypolyethylenglykolacrylat, 2-Acryloyloxyethylhexahydrophthalsäure, Bisphenol A-PO-Addukt-Diacrylat, Bisphenol A-EO-Addukt-Diacrylat, Dipentaerythritolhexaacrylat, Pentaerythritoltriacrylat, Tolylendiisocyanaturethan- Prepolymer, Lacton-modifiziertem flexiblem Acrylat, Butoxyethylacrylat, Propylenglykol-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, 2- Hydroxyethylacrylat, Methoxydipropylenglykolacrylat, Ditrimethylolpropantetraacrylat, Pentaerythritoltriacrylat- Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, Stearylacrylat, Isoamylacrylat, Isomyristylacrylat, Isostearylacrylat und Lacton-modifiziertem Acrylat ausgewählt ist,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wobei der Gehalt der Komponente (B) in der Tintenzusammensetzung im Bereich von 3 – 35 Masse-% auf Basis der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung liegt;
(Anspruch 1, EP 2 383 XXX);
II. Der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer. I. bezeichneten Handlungen seit dem 01. Dezember 2016 begangen haben, und zwar unter Angabe
1. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
– wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind,
– wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
III. Der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 01. Dezember 2016 begangen haben und zwar unter Angabe
1. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
2. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
3. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne,
4. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
IV. Nur die Beklagte zu 3): Die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/ oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu Ziffer I. bezeichneten, seit dem 01. Dezember 2016 in ihren Besitz und/ oder ihr Eigentum gelangten Erzeugnisse auf eigene Kosten an einen von Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben oder selbst zu vernichten;
V. Die unter Ziffer I. bezeichneten seit dem 01. Dezember 2016 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlichen (Urteil vom…) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;VI. Festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 01. Dezember 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Wegen der weiteren in Form von Insbesondere-Anträgen geltend gemachten Anträgen wird auf die Klageschrift (Bl.7 -10 GA) verwiesen.
Die Beklagten beantragen:
Die Klage abzuweisen;
Hilfsweise:
Den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent am 06./07. Juli 2017 erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen;
Weiter hilfsweise:
Den Beklagten zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch durch eine selbstschuldnerische, unbedingte und unbefristete Bürgschaft einer noch zu benennenden deutschen Großbank erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine eigene Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
Die Beklagte zu 2) ist der Ansicht, sie hafte in Ermangelung einer inländischen Verletzungshandlung auf ihrer Seite nicht.
Die Beklagten sind weiter der Meinung, die angegriffenen Ausführungsformen würden von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch machen.
In diesem Zusammenhang behaupten sie – was die Klägerin mit Nichtwissen bestreitet – dass sich die chemische Zusammensetzung der genannten Tintenserien bei solchen Produkten, die ab dem 20.04.2016 hergestellt worden sind (= Produkte mit einer Chargennummer beginnend mit „6605“ oder größer), verändert habe (nachfolgend: neue angegriffene Ausführungsformen).
Den neuen angegriffenen Ausführungsformen fehle es an einer chemischen Zusammensetzung mit einem Ester oder einem Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst (Komponente (B) der Lehre des Klagepatentanspruchs 1). Denn es werde dort überhaupt kein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst mehr verwendet.
Aber auch die chemische Zusammensetzung der bis zum 19.04.2016 (alten) angegriffenen Ausführungsformen würde eine Komponente (B) im Sinne der Lehre des Klagepatentanspruchs nicht aufweisen. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass der Fachmann die beanspruchte technische Lehre derart verstehe, dass die chemischen Komponenten (B) und (D) als polymerisierbare Bestandteile zusammengenommen einen bestimmten Anteil an der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung erreichen müssten. Nach der Beschreibung müsse die Zusammensetzung einen Gesamtgehalt der polymerisierbaren Verbindungen (B) und (D) von 45 % bis 95 % Gew.-% aufweisen.
Dies berücksichtigend könnten schon die Messungen der Klägerin eine Verletzung des Klagepatents durch die alten angegriffenen Ausführungsformen nicht begründen, weil sich danach für die untersuchten Produkte jeweils die folgende Gesamtmenge polymerisierbarer Verbindungen ergibt:
Produktbezeichnung
Gesamtmenge polymerisierbarer Verbindungen in Gewichts-%
D
35 %
E
38 %
F
20 %
G 37 %
H 20 %
Die erheblichen Mengenverhältnisse würden sich auch tatsächlich signifikant unterhalb der von dem Klagepatent vorgegebenen Schwelle von 45 % befinden.
Unbeschadet dessen erweise sich die Messmethode der Klägerin auch als fehlerhaft. Basierend auf der von der Beklagten zu 1) verwendeten Rezeptur stelle sich der THFA Gehalt der von der Klägerin untersuchten Produkte wie folgt dar:
Produktbezeichnung
Gewichts-%
D
17,4
E
17,05
F
9,8
Des Weiteren werde sich das Klagepatent im Rahmen des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens als nicht rechtsbeständig erweisen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze nebst Urkunden und Anlagen sowie auf das Protokoll zur Sitzung vom 26.07.2018 verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die Klage hat, in dem Umfang, in dem sie nach der teilweisen Klagerücknahme noch zur Entscheidung stand, teilweise Erfolg.
Da die bis zum 19.04.2016 hergestellten angegriffenen Ausführungsformen (alte angegriffene Ausführungsformen) von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen (dazu unter Ziff. III.), stehen der Klägerin (dazu unter Ziff. I.) gegen die Beklagten Unterlassungsansprüche in dem begehrten Umfang zu, Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG. Der Anspruch auf Auskunftserteilung besteht – wie beantragt – gem. Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1, 3 PatG. Die Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadensersatz bestehen hingegen lediglich insoweit, wie sie sich auf Angebotshandlungen beziehen, Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG, §§ 242, 259 BGB. Im Übrigen, mithin hinsichtlich anderer Benutzungsarten, bestehen Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüche nicht. Auch Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung (Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1, 3 PatG) stehen der Klägerin nicht zu (zu den Rechtsfolgen insgesamt unter Ziff. IV.).
Eine Aussetzung der Verhandlung kommt nicht in Betracht (dazu unter Ziff. V.).
I.
Die Klägerin ist im Hinblick auf die geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert.
Für die Sachlegitimation ist die materielle Rechtslage, nicht die Eintragung im Patentregister maßgeblich (BGH, GRUR 2013, 713, Rn. 54, 57 – Fräsverfahren). Die Eintragung im Patentregister entfaltet jedoch eine Indizwirkung für die materielle Richtigkeit der eingetragenen Inhaberschaft (BGH, ebd., Rn. 58, 60 – Fräsverfahren), mithin dafür, dass der Eingetragene spätestens ab diesem Zeitpunkt Inhaber des Patents ist. Auch kann der Registerstand eine indizielle Bedeutung für die Richtigkeit des Übertragungszeitpunktes bringen, wenn und soweit die Eintragung eines neuen Inhabers in einem erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zu der behaupteten Übertragung des streitgegenständlichen Patents steht. In einem solchen Fall muss die Partei, die geltend macht, die materielle Rechtslage weiche von dem Registerstand ab, konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (a.a.O.).
Diese Indizwirkung des Rollenstandes für die Patentinhaberschaft greift vorliegend auch zu Gunsten der Klägerin, die seit dem 01.12.2016 im Patentregister eingetragen ist. Diese erstreckt sich – worauf es jedoch wegen der zeitlichen Beschränkung der Klageanträge auf diesen Zeitpunkt nicht (mehr) ankommt – aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen dem behaupteten Übertragungsakt vom 01.10.2016 und der Registereintragung auch auf die Richtigkeit des Übertragungszeitpunktes. Insofern war kein weiterer Vortrag zur Aktivlegitimation ab diesem Datum erforderlich: das einfache Bestreiten der Beklagten war nicht ausreichend, um die Indizwirkung zu erschüttern.
II.
Gegenstand der Erfindung ist eine Tintenzusammensetzung, die für Tintenstrahlaufzeichnungen geeignet ist, sowie ein Tintenstrahlaufzeichnungsverfahren, Druckmaterial erhalten durch Verwendung des Tintenstrahlaufzeichnungsverfahrens, eine Flachdruckplatte, erhalten durch die Verwendung der Tintenzusammensetzung, sowie ein Verfahren zum Herstellen einer Flachdruckplatte (Abs. [0001] der B3-Schrift; Abschnitte ohne Bezeichnung sind im Folgenden solche der deutschen Übersetzung der B3-Schrift, Anlage K7a).
Das Klagepatent nimmt einleitend auf unterschiedliche, im Stand der Technik bekannte Verfahren zum Erzeugen eines Bildes oder eines Bildaufzeichnungsmediums Bezug. Für das elektrophotographische Verfahren sei ein Prozess zum Bilden eines elektrostatisch latenten Bildes auf einer Photorezeptortrommel durch Laden und Aussetzung in Licht notwendig, was das System kompliziert und kostenintensiv mache (Abs. [0002]). Wärmetransverfahren seien zwar in kostengünstigen Geräten anwendbar, jedoch erhöhe die Verwendung von Tintenbändern die Betriebskosten und erzeuge Abfall (Abs. [0002]). Demgegenüber seien Tintenstrahlaufzeichnungsverfahren in kostengünstigen Geräten anwendbar und könnten Betriebskosten reduzieren, weil direkt ein Bild gebildet werde, indem Tinte nur auf Bildabschnitte auf dem Träger bereitgestellt werde (Abs. [0003]). Dies verbessere die Effizienz des Tintenverbrauchs, erzeuge weniger Lärm und führe zu einer hervorragenden Bildgebung (Abs. [0003]).
Im Anschluss daran beschreibt das Klagepatent die Eigenschaften von Tintenzusammensetzungen, die durch Bestrahlung härtend sind (bspw. durch ultraviolette Strahlen), genauer. Strahlungshärtende Tintenstrahltinten müssten eine genügend hohe Sensibilität und die Fähigkeit zum Bilden von Hochqualitätsbildern haben (Abs. [0004]). Bei Erhöhen der Sensibilität solcher Tinten, würden diese bei Anwendung von Bestrahlung effizient aushärten (Abs. [0004]). Dies sei unter einer Vielzahl von Gesichtspunkten vorteilhaft, so werde dadurch ein reduzierter Stromverbrauch, eine längere Lebensdauer des Bestrahlungsgenerators und die Prävention der Erzeugung von gering molekularen Substanzen bereitgestellt (Abs. [0004]). Die Verwendung von Tintenzusammensetzungen zum Bilden der Bildbereich auf Flachdruckplatten führe zu einer höhere Sensibilität und ferner zu einer Erhöhung auch der Härtungsfestigkeit der Bildbereiche, wodurch eine höhere Druckbeständigkeit erzielt werden könne (Abs. [0004]).
Wie das Klagepatent weiter ausführt, umfassen konventionell erzeugte ultraviolett härtende Tintenzusammensetzungen ein Gemisch von mehreren Monomeren, die verschiedene Funktionalitätsgrade aufweisen, wie beispielsweise in dem Japanischen Patentantrag (JP-A) Nr. 5-214280 offenbart (Abs. [0005]). Hierbei, so kritisiert das Klagepatent, müsse für eine akzeptable Härtungsgeschwindigkeit ein multifunktionales Monomer in einer großen Menge verwendet werden, was Probleme mit der Flexibilität eines Bildes nachdem eine Tinte darin gehärtet ist, mit sich bringe (Abs. [0005]).
Im Hinblick auf die Bildung eines Bildabschnitts einer Flachdruckplatte beschreibt das Klagepatent eine Tintenzusammensetzung als wünschenswert, bei welcher die Tintentröpfchen schnell härten, ohne dass eine Unschärfe bei der Bildgebung entsteht, das gehärtete Bild gleichzeitig eine hervorragende Festigkeit und Haftung auf dem Träger aufweise und der Träger in einem Ausmaß flexibel sei, der das Biegen desselben bei Verwendung in einem Drucker erlaube (Abs. [0006], Abs. [0007]). Nachfolgend nennt das Klagepatent einzelne Druckschriften (EP 0 540 2XXX A1, DE 103 08 971, US 2004/0152799 A1), ohne diese ausdrücklich zu kritisieren (Abs. [0008] – Abs. [0010]).
Vor dem Hintergrund des dargestellten Stands der Technik erachtet es das Klagepatent unter anderem als seine Aufgabe (technisches Problem), ein Verfahren zur Gewinnung einer Tintenzusammensetzung mit verbesserter Flexibilität, erhöhter Ausstoßbarkeit, erhöhter Partikelformhaltbarkeit und erhöhter Haftung an ein Aufzeichnungsmedium bereitzustellen (Abs. [0011]).
Dies soll durch eine Tintenzusammensetzung nach Klagepatentanspruch 1 umgesetzt werden, der in seiner beschränkten Fassung wie folgt gegliedert werden kann:
[1] Zusammensetzung für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung, worin die Tintenzusammensetzung umfasst:
[2] (A) einen Polymerisationsinitiator
[3] (B) ein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst
[3.1] wobei der Gehalt der Komponente (B) in der Tintenzusammensetzung im Bereich von 3 – 35 Masse-% auf Basis der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung liegt,
[4] einen Farbstoff
[5] eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung, die eine andere als die Verbindung (B) ist und die aus der Gruppe bestehend aus 2-Hydroxyethylacrylat, Butoxyethylacrylat Carbitolacrylat, Cyclohexylacrylat,
Tetrahydrofurfurylacrylat, Benzylacrylat, Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propan mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, Polyethylenglykoldiacrylat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, 2-Ethylhexyl-diglykolacrylat, 2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat, Hydroxypivalinsäure-neopentylglykoldiacrylat, 2- Acryloyloxyethylphthalsäure, Methoxypolyethylenacrylat,
Tetramethylolmethantriacrylat, 2-Acryloyloxyethyl-2-hydroxyethylphthalsäure, Dimethyloltricyclodecandiacrylat, 2-Acryloyloxyethylbernsteinsäure,
Nonylphenol-EO-Addukt-Acrylat, modifiziertem Glycerintriacrylat, Bisphenol A-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, modifiziertem Bisphenol A-Diacrylat, Phenoxypolyethylenglykolacrylat, 2-Acryloyloxyethylhexahydrophthalsäure, Bisphenol A-PO-Addukt-Diacrylat, Bisphenol A-EO-Addukt-Diacrylat, Dipentaerythritolhexaacrylat, Pentaerythritoltriacrylat,
Tolylendiisocyanaturethan- Prepolymer, Lacton-modifiziertem flexiblem Acrylat, Butoxyethylacrylat, Propylenglykol-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt,
Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, 2- Hydroxyethylacrylat, Methoxydipropylenglykolacrylat,
Ditrimethylolpropantetraacrylat, Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, Stearylacrylat, Isoamylacrylat, Isomyristylacrylat, Isostearylacrylat und Lacton-modifiziertem Acrylat ausgewählt ist.“
III.
Die bis zum 19.04.2016 hergestellten angegriffenen Ausführungsformen (alte angegriffene Ausführungsformen) machen von der Lehre des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch. Im Hinblick auf die ab dem 20.04.2016 hergestellten angegriffenen Ausführungsformen (neue angegriffene Ausführungsformen) kann eine Verletzung des Klagepatents hingegen nicht festgestellt werden (zur Verletzung insgesamt siehe unter Ziff. 2.).
1.
Merkmal 3 sieht seinem Wortlaut nach als Teil der nach Anspruch 1 geschützten Zusammensetzung
„(B) ein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst“
vor. Dabei handelt es sich um einen Teil der polymerisierbaren Verbindung (Abs. [0008]), mit welcher die Lehre des Klagepatents das Erreichen des erfindungswesentlichen Erfolgs unmittelbar in einen technischen Zusammenhang bringt (Abs. [0007]). Die polymerisierbare Verbindung wird – nach der Beschränkung des Klagepatents – weiter durch den Bestandteil (D) nach Merkmal 5,
„eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung, die eine andere als die Verbindung (B) ist und die aus der Gruppe bestehend aus 2-Hydroxyethylacrylat, Butoxyethylacrylat Carbitolacrylat, Cyclohexylacrylat, Tetrahydrofurfurylacrylat, Benzylacrylat, Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propan mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, Polyethylenglykoldiacrylat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, 2-Ethylhexyl-diglykolacrylat, 2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat, Hydroxypivalinsäure-neopentylglykoldiacrylat, 2- Acryloyloxyethylphthalsäure,Methoxypolyethylenacrylat,Tetramethylolmethantriacrylat, 2-Acryloyloxyethyl-2-hydroxyethylphthalsäure, Dimethyloltricyclodecandiacrylat, 2-Acryloyloxyethylbernsteinsäure, Nonylphenol-EO-Addukt-Acrylat, modifiziertem Glycerintriacrylat, Bisphenol A-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, modifiziertem Bisphenol A-Diacrylat, Phenoxypolyethylenglykolacrylat, 2-Acryloyloxyethylhexahydrophthalsäure, Bisphenol A-PO-Addukt-Diacrylat, Bisphenol A-EO-Addukt-Diacrylat, Dipentaerythritolhexaacrylat, Pentaerythritoltriacrylat,Tolylendiisocyanaturethan- Prepolymer, Lacton-modifiziertem flexiblem Acrylat, Butoxyethylacrylat, Propylenglykol-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, 2- Hydroxyethylacrylat, Methoxydipropylenglykolacrylat, Ditrimethylolpropantetraacrylat, Pentaerythritoltriacrylat- Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, Stearylacrylat, Isoamylacrylat, Isomyristylacrylat, Isostearylacrylat und Lacton-modifiziertem Acrylat ausgewählt ist.“,
gebildet.
Wie sich aus einer Zusammenschau mit Merkmal 3.1 ergibt,
„wobei der Gehalt der Komponente (B) in der Tintenzusammensetzung im Bereich von 3 – 35 Masse-% auf Basis der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung liegt“,
gibt der Anspruchswortlaut für die Komponente (B) eine Mengenangabe vor. Darüber hinaus verlangt die Lehre des Klagepatents weder eine Mindestmenge der Komponente (D) noch der Komponente (B) und (D) insgesamt. Diese müssen abgesehen von der Vorgabe von Merkmal 3.1 lediglich in einer zum Erreichen des erfindungswesentlichen Erfolgs geeigneten Menge in der geschützten Zusammensetzung vorhanden sein.
a)
Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent geschützt ist, ist gem. Art. 69 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche in der maßgeblichen Verfahrenssprache (Art. 70 Abs. 1 EPÜ), wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind (BGH, NJW-RR 2000, 259 (260) – Spannschraube). Für die Auslegung entscheidend ist die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (BGH, ebd., (261)).
Dass die Lehre des Klagepatents mit dem Bestandteil (B) den erfindungswesentlichen Erfolg unmittelbar verbindet, offenbart sich dem Fachmann anhand des Abschnitts [0013],
„Wenn ein Ester oder Amid von (Meth)Acrylsäure (B) mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst als eine polymerisierbare Verbindung in einer Tintenzusammensetzung verwendet wird, wird die Härtungsgeschwindigkeit der Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Exposition verbessert.“,
wonach der erfindungswesentliche Erfolg, eine Tintenzusammensetzung mit verbesserter Flexibilität, erhöhter Ausstoßbarkeit, erhöhter Partikelformhaltbarkeit und erhöhter Haftung an ein Aufzeichnungsmedium in einen Zusammenhang mit der polymerisierbaren Verbindung (B) gebracht wird. Dabei räumt das Klagepatent ein, dass der genaue Mechanismus der Verbesserung der Härtungsgeschwindigkeit nicht klar ist, jedenfalls aber auf die Interaktion zwischen zwei Sauerstoffatomen des 1,3-Dioxalan-Ringgerüsts/ des 1,3-Dioxan-Ringgerüsts, oder aber auf eine durch diese bewirkte reduzierte Einflussnahme von in der Luft enthaltenen Sauerstoffs rückführbar ist (Abs. [0013]).
Der Fachmann gewinnt auf der Grundlage der Klagepatentschrift weiter die Erkenntnis, dass die polymerisierbare Verbindung nach (B) mit der polymerisierbaren Verbindung nach (D) zur Herbeiführung des erfindungswesentlichen Erfolgs zusammen wirkt.
Die Klagepatentschrift bezeichnet die polymerisierbare Verbindung nach (B) als „spezifische polymerisierende Verbindung“ (im englischen Originalwortlaut: „specific polymerizable compound“) und die polymerisierbare Verbindung nach (D) – in Abgrenzung dazu – als „zusätzliche polymerisierbare Verbindung“ (im englischen Originalwortlaut: „additional polymerizable compound“) (Abs. [0027]). Zu diesen Verbindungen heißt es in Abschnitt [0027] (Hervorhebung diesseits):
„Solche zusätzlichen Verbindungen, die in Kombination mit der spezifischen polymerisierbaren Verbindung (B) verwendet werden, umfassen radikale polymerisierbare Verbindungen wie in Anspruch 1 definiert.“
Auch den zusätzlichen polymerisierbaren Verbindungen (D) werden laut Klagepatentschrift – wie auch der spezifischen polymerisierenden Verbindung –stabile Tintenausstoßeigenschaften mit einer relativ niedrigen Viskosität, eine gute Polymerisationssensibilität sowie eine gute Haftung auf einem Aufzeichnungsmedium beigemessen (Abs. [0032], [0033]).
Dies berücksichtigend verbindet der Fachmann mit der ihm nach Merkmal 3.1 (und Abschnitt [0022]) vorgegebenen Menge der Komponente (B), dass eine Mindestmenge von 3 Masse-% auf Basis der Gesamtmasse der Tintenzusammensetzung jedenfalls geeignet ist, den erfindungswesentlichen Erfolg herbeizuführen.
b)
Der für die Auslegung maßgebliche Anspruchswortlaut legt keine konkrete Mengenangabe fest, mit welcher Bestandteil (D) für sich genommen bzw. die Bestandteile (B) und (D) als Gesamtheit der polymerisierbaren Verbindungen in der geschützten Zusammensetzung vorhanden sind. Eine solche lässt sich – was zwischen den Parteien streitig ist – dem Klagepatent auch bei der gebotenen (funktionsorientierten) Betrachtung nicht entnehmen.
Zunächst spricht der Anspruchswortlaut, der eine Mengenangabe für die Komponente (B) enthält, dagegen, dass das Klagepatent im Übrigen eine Mindestmengenangabe verlangt, ohne diese – anders als bei der Komponenten (B) – in dem für die Auslegung des Klagepatents maßgeblichen Wortlaut zu adressieren.
Im Hinblick auf die aufgeworfene Auslegungsfrage ist Abschnitt [0028] beachtlich, in dem es heißt:
„In der Erfindung liegt ein Gesamtgehalt der polymerisierbaren Verbindungen, nämlich ein Gesamtgehalt des Bestandteils (B) und ein Gesamtgehalt von der zusätzlichen polymerisierbaren Verbindung (D), die gleichzeitig damit verwendet werden kann, in einem Bereich von 45 bis 95 Gew.-%, […].“
Zwischen den Parteien streitig ist, ob der Fachmann, ein Diplom-Chemiker oder Bachelor mit mehreren Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Zusammensetzungen für die Tintenstrahlaufzeichnung zur UV-Härtung, dem Abschnitt konkrete zwingende Mindestangaben im Hinblick auf die Gesamtmenge der Komponenten (B) und (D) entnimmt – was zu verneinen ist.
aa)
Den Beklagten ist zunächst zuzugestehen, dass der zitierte Abschnitt jedenfalls – anders als die Klägerin meint – sprachlich in keinem ausdrücklichen Zusammenhang mit einem konkreten Ausführungsbeispiel steht, sondern sich als allgemeiner Beschreibungsteil einer geschützten Zusammensetzung darstellt, die – was nach dem beschränkten Anspruchswortlaut zwingend ist – die Komponenten (B) und (D) enthält. Dennoch ist zu berücksichtigen, wie sich der Abschnitt aus der Sicht des durchschnittlichen Fachmannes im Gesamtkontext der technischen Lehre darstellt.
In diesem Zusammenhang nimmt der Fachmann zunächst zur Kenntnis, dass nach der Beschreibung, hier insbesondere Abschnitt [0022],
„Ein Gehalt von der (B) spezifischen polymerisierbaren Verbindung in der Tintenzusammensetzung einer Ausführungsform der Erfindung ist in einem Bereich von 3 bis 35-Gew.-%, und noch bevorzugter in einem Bereich von 4 bis 25-Gew.-% auf der Basis des Gesamtgewichts der Tintenzusammensetzung, […].“ (Hervorhebungen diesseits),
eine Wirkung im Sinne des von dem Klagepatent angestrebten Ziels jedenfalls bereits in einem Bereich einer Menge der Komponente (B) von 3 bis 35-Gew.-% im Verhältnis zu dem Gesamtgewicht erzielt wird. Diese Ausführungen stehen in einem Zusammenhang mit einem konkreten Ausführungsbeispiel, welches dem Fachmann einen Hinweis zur Umsetzung der klagepatentgemäßen Lehre gibt, auch wenn mit diesem keine Beschränkung des Klagepatents einhergeht (BGH, GRUR 2008, 779 (Rn. 34) – Mehrgangnabe). Die Beklagten legen nicht substantiiert dar, weshalb der Fachmann vor dem Hintergrund dieses Passus annehmen sollte, dass die Komponente (D) orientiert an dem soeben zitierten Passus und Abschnitt [0028] dann in einer Menge von mindestens 42-Gew.% auf Basis des Gesamtgewichts der Tintenzusammensetzung vorliegen müsste, um einen technischen Effekt zu erzielen. Die Beklagten selbst behaupten auch nicht, dass ein technischer Effekt tatsächlich erst bei den von ihnen angenommenen Mindestmengen erzielt wird.
Eine zwingende mengenmäßige Begrenzung ergibt sich vorliegend auch nicht aus der Verwendung des Indikativs „ist in einem Bereich von 3 bis 35-Gew.-%“ in Abschnitt [0022] (im englischen Originalwortlaut: „is in a range of 3 to 35%“). Dem steht schon bei sprachlich-philologischem Verständnis entgegen, dass der Inhalt des Abschnitts ausdrücklich auf ein Ausführungsbeispiel „einer Ausführungsform der Erfindung“ (im englischen Originalwortlaut: „of an embodiement of the invention“) Bezug nimmt. Insoweit kann dem Klagepatent auch keine strikte Unterscheidung entnommen werden, wonach der Indikativ stets für zwingende und der Konjunktiv („may be“) stets für optionale Vorgaben Verwendung findet.
bb)
In dieses sich auf Grundlage der Ausführungen unter lit. aa) ergebende Verständnis fügt sich auch der weitere Beschreibungsteil ein, wonach die Lehre des Klagepatents ein variables Mischverhältnis der Komponenten (B) und (D) in der geschützten Zusammensetzung ausdrücklich fordert. So steht insbesondere die Verwendung der Komponente (D) in einem Zusammenhang mit den im konkreten Fall gewünschten Eigenschaften sowie dem verwendeten Polymerisationsinitiator (A) (Abs. [0027], Abs. [0029]).
cc)
Auch die Tatsache, dass es – wie unter lit. a) ausgeführt – einer zur Herbeiführung des erfindungswesentlichen Erfolgs hinreichenden Menge der Komponenten (B) und (D) bedarf, lässt keinen Rückschluss dahingehend zu, dass der Schutzbereich auf eine konkrete Mindestgesamtmenge dieser Komponenten (B) und (D) beschränkt ist. Insbesondere ein allgemeiner Grundsatz dahingehend, dass der Fachmann in dem Bewusstsein, dass nicht jede beliebige Menge der polymerisierbaren Verbindung zum Bewirken des angestrebten Erfolgs ausreichend ist, verbindliche Mengenangaben erwartet, kann nicht festgestellt werden. Vielmehr ist der Fachmann grundsätzlich in der Lage, die ihm präsentierte technische Lehre auf der Grundlage seines Fachwissens unter Verwendung zusätzlicher Informationen, die die Klagepatentschrift – wie unter lit. aa), lit. bb) aufgezeigt – auch enthält, zur Anwendung zu bringen.
2.
Zwischen den Parteien ist zu Recht unstreitig, dass die angegriffenen Ausführungsformen (unabhängig von ihrem Herstellungsdatum) von den Merkmalen 1, 2 und 4 der klagepatentgemäßen Lehre Gebrauch machen. Insoweit unterbleiben weitere Ausführungen.
Die alten angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen weiter auch die Merkmale 3, 3.1 und 5 unmittelbar wortsinngemäß (dazu unter lit. a)), während eine Verwirklichung des Merkmals 3 im Hinblick auf die abgewandelten, neuen angegriffenen Ausführungsformen nicht festgestellt werden kann (dazu unter lit. b)).
a)
Orientiert an dem unter Ziff. 1. dargelegten weiten Verständnis von der Lehre des Klagepatents ist für eine Verwirklichung der streitigen Merkmale ausreichend, dass die bis zum 19.04.2016 produzierten alten angegriffenen Ausführungsformen mit der Substanz CFTA ein Ester der Acrylsäure mit einem 1,3 Dioxan-Ringgerüst (Merkmal (3)) in einer im Sinne von Merkmal (3.1) hinreichenden Menge sowie mit der Substanz THFA eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung aus der in Merkmal (5) genannten Gruppe enthalten. Einer Mindestgesamtmenge der Komponenten (B) und (D) bedarf es darüber hinaus nicht.
aa)
Die Beklagten sind der von der Klägerin unter Rückgriff auf von ihr durchgeführte Messungen vorgetragenen Menge CFTA, die jeweils oberhalb der von Merkmal 3.1 angegebenen Mindestmenge von 3 Gewichts-% liegen, in den alten angegriffenen Ausführungsformen,
Produktbezeichnung
Gewichts-%
D
19,7 +/- 0,1
E
19,5 +/- 0,1
F
09,9 +/- 0,0
G 19,5 +/- 0,1
H 09,5 +/- 0,0,
nicht substantiiert entgegengetreten.
Die darlegungs- und beweisbelastete Partei muss die einzelnen Tatsachen, aus denen sich die zu ihrem Beweis stehenden Tatbestandsmerkmale ergeben, schlüssig darlegen und, soweit sie bestritten werden, beweisen (Grabinski/ Zülch, in: Benkard, PatG, Kommentar, 11. Auflage, 2015, § 139, Rn. 116). Inwieweit sich die nicht beweisbelastete Partei auf einfaches Bestreiten beschränken kann, hängt auch vom Grad der Substantiierung des von der Gegenseite gehaltenen Sachvortrags ab (a.a.O.). Pauschaler Vortrag darf grundsätzlich – vorbehaltlich einer etwaigen sekundären Darlegungslast – pauschal bestritten werden; qualifizierter Vortrag muss u. U. mit gleicher Substantiierung bestritten werden. Die Rüge, die Behauptung der Patentverletzung sei unsubstantiiert, stellt kein beachtliches Bestreiten dar (a.a.O.).
Nach dieser Maßgabe ist dem Vorbringen der Beklagten vorliegend kein erheblicher Gegenvortrag zu entnehmen. Insbesondere tragen die Beklagten selbst keine Werte für die Menge des in den angegriffenen Ausführungsformen enthaltenen CFTAs vor. Dies wäre – da es dabei um eine Eigenschaft der angegriffenen Ausführungsformen geht – jedenfalls der Beklagten zu 1) als Herstellerin derselben ohne weiteres möglich. Aber auch die Beklagte zu 2) und die Beklagte zu 3) haben jedenfalls die Möglichkeit, auf das Wissen der Beklagten zu 1) durch Nachfrage zuzugreifen, oder aber die angegriffenen Ausführungsformen ihrerseits zu untersuchen. Stattdessen beschränken sich die Beklagten darauf, lediglich das Messverfahren der Klägerin anzugreifen.
Die Messungen der Klägerin sind – was für einen substantiierten Verletzungsvortrag zunächst ausreichend ist – auch schlüssig dargetan.
Die Klägerin stellt ihren Messergebnissen in Anlage K16 (deutsche Übersetzung: Anlage K16-DE) Informationen zu dem Messverfahren voran. Sofern die Beklagten rügen, dass die Klägerin darin selbst Messungenauigkeiten in einem Bereich von +/- 0,0 bis +/- 0,3 zu erkennen gebe, vermag die Kammer aufgrund dieser Messungenauigkeiten, die entscheidungserhebliche Unterschiede nicht ergeben, nicht auf eine allgemeine Untauglichkeit der durchgeführten Untersuchungen zu schließen. Eine solche ergibt sich insbesondere nicht aus den von den Beklagten in Bezug genommenen GUM-Richtlinien, die sich mit der Ermittlung von Messungenauigkeiten befassen (Anlage B&B8, S. 2, oben), nicht aber zu konkreten Messmethoden verhalten. Auch ergibt sich daraus nicht, dass die von der Klägerin angegebenen Messungenauigkeiten einen relevanten Differenzbereich erreichen.
Weiter wenden die Beklagten ein, dass sich die Fehlerhaftigkeit der Messungen auch daraus ergebe, dass in dem Produkt D das Monomer EM2181 mit einem Anteil von 4 % an der Gesamtmischung nicht aufgefunden worden sei. Insoweit hat die Klägerin jedoch – was zu Substantiierung ihres Vorbringens ausreichend ist – vorgetragen, dass es sich dabei um einen schwer detektierbaren Stoff handele, und des Weiteren eine Beschränkung des Analyseverfahrens auf die relevanten Stoffe stattgefunden habe.
bb)
Dass der Gesamtgehalt der Kombination der Substanzen „CFTA“ und „THFA“ auf der Basis des Gewichts des Gesamtgehalts dabei unter einem Wert von 45 Gew.-% liegt, führt aus dem Schutzbereich des Klagepatents nicht heraus. Denn einer solchen Mindestmenge der kombinierten Substanzen bedarf es danach nicht. Die Komponenten (B) und (D) müssen lediglich in einer zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs hinreichenden Gesamtmenge vorliegen. Dass dies bei den alten angegriffenen Ausführungsformen der Fall ist, ist anzunehmen.
(1)
Auch bei Annahme der Richtigkeit der von den Beklagten vorgetragenen Werte für die Menge von THFA in den alten angegriffenen Ausführungsformen ist davon auszugehen, dass diese zusammen mit der enthaltenen Menge von CFTA eine technische Wirkung im Hinblick auf die Aushärtung der Tinte erzielen, wobei hinsichtlich der Menge an CFTA auf die Angaben der Klägerin zurückzugreifen ist.
Bei Hinzunahmen der von der Klägerin für die Substanz CFTA vorgetragenen Werte ergeben sich die folgenden Gesamtmengen für eine Kombination von THFA und CFTA (Soweit die Klägerin in der Tabelle nach Anlage K16 Messungenauigkeiten für die von ihr ermittelte CFTA-Menge angibt, wird hier zur Ermittlung des Gesamtgehalts der bei Berücksichtigung der Messungenauigkeit niedrigste Wert angenommen):
Produktbezeichnung
Gewichts-% (THFA + CFTA)
D
37 (17,4 + 19,6)
E
36,45 (17,05 + 19,4)
F
19,7 (9,8 + 9,9)
Im Hinblick auf die weiteren angegriffenen Ausführungsformen (G und H) tragen die Beklagten schon keine konkrete Menge an THFA vor, so dass auch insoweit – nach Maßgabe der Ausführungen unter lit. aa) – der Vortrag der Klägerin gem. § 138 Abs. 3 ZPO zugrunde zu legen ist. Der Gesamtgehalt stellt sich danach wie folgt dar (Soweit die Klägerin in der Tabelle nach Anlage K16 Messungenauigkeiten für die von ihr ermittelte CFTA-Menge angibt, wird hier zur Ermittlung des Gesamtgehalts der bei Berücksichtigung der Messungenauigkeit niedrigste Wert angenommen):
Produktbezeichnung Gewichts-% (THFA + CFTA)
G 36,9 (17,5 +19,4)
H 19,7 (10,2 + 9,5)
(2)
Bei diesen in den alten angegriffenen Ausführungsformen enthaltenen Mengen der Komponenten (B) und (D) handelt es sich jedenfalls nicht um solch geringen Mengen, dass ihnen jedwede technische Wirkung bereits von vornherein abgesprochen werden müsste.
Die angegriffenen Ausführungsformen enthalten auch jeweils Mengen einer polymerisierbaren Komponente (B), die die Menge, der das Klagepatent selbst eine Wirkung beimisst (Abs. [0022]: 3 Gew.-%), um mindestens das Dreifache übersteigen. Auch die polymerisierbare Komponente (D) ist in den angegriffenen Ausführungsformen mindestens in einer der Komponente (B) vergleichbaren Menge vorhanden. Auch die Beklagten tragen nicht vor, dass diese Mengen ungeeignet sind, eine im Sinne der Lehre des Klagepatents angestrebte technische Wirkung zu entfalten. Sie tragen lediglich vor, der Fachmann verstehe die Klagepatentschrift derart, dass eine Wirkung erst ab 45 Gew.-% erzielt werde.
Schließlich legen auch Werbeaussagen, wonach die angegriffenen Ausführungsformen für eine flexible Anwendung geeignet sind und besonders gegen Absplitterung von starren Materialien beim Einsatz von Messern oder Fräsen eingesetzt werden können (Anlagenkonvolut K12), eine gewisse Flexibilität der Tintenzusammensetzung sowie eine erhöhte Haftung – wie vom Klagepatent angestrebt (Abs. [0007]) – nahe, wenngleich daraus kein konkreter Bezug auf klagepatentgemäß angestrebte Eigenschaften erkennbar ist.
b)
Die neuen angegriffenen Ausführungsformen machen von der Lehre des Klagepatents hingegen keinen Gebrauch. Es fehlt insbesondere an einer Verwirklichung des Merkmals 3.
aa)
Die Beklagten haben vorgetragen, dass die seit dem 20.04.2016 hergestellten angegriffenen Produkte (erkennbar anhand einer Chargennummer beginnend mit „6605“ oder größer) kein CFTA und auch im Übrigen kein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst enthalten. Dieser Vortrag ist bereits ausreichend, um dem Verletzungsvortrag der Klägerin in einem erheblichen Umfang entgegenzutreten. Eigener Messungen der Beklagten bedarf es insoweit nicht.
Unbeschadet dessen haben die Beklagten ihr Vorbringen auch dadurch substantiiert, dass sie die angegriffenen Ausführungsformen betreffenden Sicherheitsblätter vom 21.04./ 22.04.2016 (Anlagenkonvolut B&B3; deutsche Teilübersetzung vorgelegt mit Anlagenkonvolut B&B6) vorgelegt haben, in welchen ein solcher Bestandteil im Rahmen der Informationen über die Zusammensetzung (vgl. jeweils S. 2 der vorgelegten Datenblätter, unter „Section 3: Composition/ Information on ingredients“) keine Erwähnung findet.
Die Kammer misst den vorgelegten Sicherheitsdatenblättern auch eine Aussagekraft für die Frage des substantiierten Beklagtenvorbringens bei.
Die Beklagten kommen mit den Sicherheitsdatenblättern ihren Verpflichtungen aus der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (kurz: REACH-VO) nach. Gem. Art. 31 Abs. 1 der REACH-VO stellt der Lieferant eines Stoffes dem Abnehmer des Stoffes ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung, wobei dies nach den Vorgaben des Anhangs II der Verordnung geschieht.
Gem. Art. 31 Abs. 6 REACH-VO i. V. m. Ziff. 3. Anhang II enthalten die Datenblätter auch Angaben zur „Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen“. Wie sich aus Ziff. 3.1 des Anhangs II der REACH-VO ergibt, ist es zwar nicht erforderlich, die vollständige Zusammensetzung (Art der Bestandteile und ihre jeweilige Konzentration) anzugeben; eine allgemeine Beschreibung der Bestandteile und ihrer Konzentration kann jedoch hilfreich sein. Wie den vorgelegten Datenblättern zu entnehmen ist, haben die Beklagten eine allgemeine Beschreibung der Bestandteile und ihrer Konzentration vorgenommen, so dass grundsätzlich anhand der Angaben ein Rückschluss auf die in den angegriffenen Ausführungsformen enthaltenen Substanzen – bzw. den nicht darin enthaltenen Substanzen – möglich ist. Selbst dann, wenn die Beklagten insoweit gegen die Vorgaben der REACH-VO verstoßen haben, als sie – anders als von Art. 31 Abs. 8 REACH-VO vorgegeben – das Sicherheitsdatenblatt nicht auf Papier oder elektronisch zur Verfügung gestellt haben, schränkt dies den Aussagegehalt der vorgelegten Datenblätter nicht ein. Denn der von der Klägerin angemahnte Verstoß bewegt sich qualitativ auf einer anderen Ebene, und ist insbesondere mit einer bewussten Falschinformation nicht vergleichbar.
bb)
Dieses substantiierte Vorbringen kann die für eine patentrechtliche Verletzungshandlung darlegungs- und beweisbelastete Klägerin nicht mit Nichtwissen bestreiten.
Die Untersuchungen der Klägerin sind ungeeignet, eine Aussage über die Zusammensetzung der neuen angegriffenen Ausführungsformen zu treffen. Die Klägerin hat unstreitig angegriffene Produkte untersucht, die einem Herstellungszeitraum vor dem 20.04.2016 entstammen. Wie die in der Tabelle nach Anlage K16 aufgeführten Chargennummern (1. Zeile) erkennen lassen, sind die untersuchten Produkte mit Chargennummern gekennzeichnet, die mit „6511“ oder mit „6601“ beginnen, die Chargennummer der seit dem 20.04.2016 hergestellten Produkte beginnen hingegen mit den Ziffern „6605“ oder einer höheren Ziffer.
Im Übrigen hat die Klägerin, obwohl ihr dies möglich ist, keine Untersuchungen der derzeit auf dem Markt erhältlichen angegriffenen Produkte vorgelegt.
IV.
Die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre durch die alten angegriffenen Ausführungsformen rechtfertigt die aus dem Tenor erkennbare Verurteilung. In dem daraus erkennbaren Umfang liegen insbesondere auch Benutzungshandlungen der Beklagten im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG vor. Eine weitergehende Verurteilung musste hingegen unterbleiben, weil weitergehende Benutzungshandlungen der Beklagten in dem für eine Verurteilung maßgeblichen Zeitraum nicht festgestellt werden konnten.
1.
Der Unterlassungsanspruch der Klägerin (Antrag Ziff. I.) gegen die Beklagten folgt aus Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG.
Es sind insbesondere auch in Zukunft rechtswidrige Eingriffe in das Patent seitens der Beklagten zu besorgen (sog. „Wiederholungsgefahr“). Insoweit gilt, dass eine einmal erfolgte Patentverletzung die auf Lebenserfahrung beruhende tatsächliche Vermutung der Gefahr der Wiederholung der geschehenen rechtswidrigen Handlung begründet (BGH, GRUR 2003, 1031 (1033) – Kupplung für optische Geräte). Diese Betrachtung ist auch in dem vorliegenden Fall angezeigt (dazu unter lit. a)). Auch haben die Beklagten die alten angegriffenen Ausführungsformen vor der Produktionsumstellung auf die neuen angegriffenen Ausführungsformen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und vertrieben (dazu unter lit. b)). Die Beklagten haben die deshalb bestehende Wiederholungsgefahr auch nicht beseitigt (dazu unter lit. c)).
a)
Für den Unterlassungsanspruch ist – was zwischen den Parteien in Streit steht – unerheblich, ob sich patentrechtlich relevante Benutzungshandlungen in einem Zeitraum zugetragen haben, in dem die Klägerin bereits Patentinhaberin war.
Die an eine einmal erfolgte Patentverletzung anknüpfende Vermutung, dass es auch zukünftig zu einer Verletzung des Schutzrechts kommen kann, bleibt grundsätzlich, jedenfalls ohne das Vorliegen weiterer Umstände, auch dann bestehen, wenn der Patentinhaber wechselt und die Verletzungshandlungen aus einer Zeit vor dem Patentinhaberwechsel stammen. Der Patentinhaberwechsel stellt jedenfalls für sich allein keine taugliche Zäsur dar, die die Annahme rechtfertigt, der Verletzer werde sich zukünftig im Hinblick auf das in Streit stehende Schutzrecht rechtstreu verhalten. Denn Anlass für die Verletzungshandlung ist zumeist das Bedürfnis, die geschützte Lehre zu nutzen, unabhängig davon, wer Inhaber derselben ist. Eine andere Beurteilung mag sich ergeben, wenn weitere Umstände hinzutreten, beispielsweise zu dem neuen Patentinhaber bereits lizenzvertragliche Beziehungen im Hinblick auf andere Schutzrechte bestehen oder der neue Patentinhaber zu dem Konzernverbund des Verletzers gehört. Solche Umstände sind hier jedoch weder dargetan noch erkennbar.
Diese Auffassung führt auch nicht deshalb zu Problemen, weil der Schuldner dadurch gegenüber mehreren Personen (früherer und neuer Patentinhaber) zum Unterlassen verpflichtet ist. Zu einer solchen Aufspaltung der Gläubiger kommt es nicht. Vielmehr tritt der neue an die Stelle des früheren Patentinhabers. Hat der Schuldner gegenüber dem früheren Patentinhaber eine die Wiederholungsgefahr beseitigende strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, so ist die Wiederholungsgefahr dadurch insgesamt, mithin auch gegenüber einem etwaigen neuen Patentinhaber, entfallen. Die Beseitigung der Wiederholungsgefahr auch gegenüber einem Dritten ist in der Rechtsprechung im Zusammenhang mit mehreren Patentinhabern auch bereits bestätigt worden (m. w. Nachw. Kühnen, ebd., Kap. D., Rn. 281).
Unbeschadet der hier erörterten Rechtsfrage fallen Angebotshandlungen der Beklagten im Hinblick auf die alten angegriffenen Ausführungsformen jedenfalls auch noch in den Zeitraum, in dem die Klägerin Patentinhaberin war (vgl. dazu ausführlich unter Ziff. 2., lit. a, aa), Ziff. (1)), was grundsätzlich für eine Verurteilung zum Unterlassen auch im Hinblick auf die anderen im Klageantrag genannten Benutzungsarten ausreichend ist (vgl. dazu ausführlich ebenfalls unter Ziff. 2., lit. a), aa), Ziff. (1)).
b)
Es liegen jedenfalls auch Benutzungshandlungen der Beklagten im Hinblick auf die alten angegriffenen Ausführungsformen bis zum 19.04.2016 vor.
aa)
Die Beklagte zu 1) hat die alten angegriffenen Ausführungsformen angeboten und vertrieben.
Das Anbieten im Sinne des § 9 PatG ist nicht nur einem dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungs-, sondern vielmehr eine eigenständige Benutzungsart, die selbstständig zu beurteilen und für sich selbst anspruchsbegründend ist (BGH, GRUR 2006, 927, Rn. 14). Der Angebotsbegriff des § 9 Satz 2 PatG umfasst alle Handlungen, die nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellen, oder das Zustandekommen eines Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen (BGH, Urt. v. 16.05.2006, Az.: X ZR 169/04, Rn. 14 – Kunststoffbügel, zitiert nach juris). Ein Inverkehrbringen setzt voraus, dass das patentierte Erzeugnis unter Begebung der eigenen Verfügungsgewalt tatsächlich in die Verfügungsgewalt einer anderen Person übergeht (m. w. Nachw. Scharen, in: Benkard, PatG, Kommentar, 11. Auflage, 2015, § 9, Rn. 44).
Benutzungshandlungen der Beklagten zu 1) in diesem Sinne liegen vor.
Die Beklagte zu 1) verweist im Rahmen ihres Internetauftritts unter der Adresse www.A.com auf die angegriffenen Ausführungsformen (vgl. screenshots Anlagenkonvolut K21). Die vorgelegten screenshots entstammen zwar einer Zeit nach der Produktionsumstellung (20.04.2016), jedoch ist zwischen den Parteien unstreitig, dass in der aus den screenshots erkennbaren Art und Weise bereits auch vor diesem Zeitpunkt geworben worden ist. Das Angebot der Beklagten zu 1) richtet sich jedenfalls auch an Abnehmer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Die Beklagte zu 1) wirkt mit der Beklagten zu 3) zum Zwecke des Inverkehrbringens der neuen angegriffenen Ausführungsformen mitttäterschaftlich zusammen. Insoweit verweist die Beklagte zu 1) im Rahmen ihres Internetauftritts unter der Rubrik „Where to buy“ für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auch auf die Beklagte zu 3) (Anlage K3). Es wird von den Beklagten auch nicht vorgebracht, dass sich die Art der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Produktionsumstellung geändert hat.
bb)
Auch ist von inländischen Benutzungshandlungen durch die Beklagte zu 2) auszugehen.
Die Beklagte zu 2) wird – noch ohne Bezug zu den angegriffenen Ausführungsformen – auf der Internetseite der Beklagte zu 1) allgemein als „weiterer Ansprechpartner“ für den europäischen Bereich genannt (vgl. Anlagenkonvolut K21). Einen konkreten Bezug zu den angegriffenen Ausführungsformen lassen sodann die diese betreffenden englischsprachigen technischen Datenblätter erkennen. In diesen ist die Beklagte zu 2) als einzige Ansprechpartnerin innerhalb Europas genannt (Anlagenkonvolut K22, jeweils S. 2 der Datenblätter). Die Datenblätter sind zwar in englischer Sprache verfasst, dennoch sind sie auch an einen Empfängerkreis innerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland gerichtet. Wie auch die übrigen screenshots der Internetseite der Beklagten zu 1) erkennen lassen (Anlage K3, Anlagenkonvolut K21), handelt es sich bei der englischen Sprache um eine auf dem Produktmarkt gängige allgemeine Sprache, mit der eine Vielzahl von Kunden mit unterschiedlichen Muttersprachen erreicht werden soll.
Die näher beschriebenen Datenblätter sind auch über die Internetseiten der Beklagten zu 1) und zu 3) abrufbar. Sie dienen insoweit zumindest auch als Informationsquelle für etwaige Kaufinteressenten. Für diese stellt sich die Beklagte zu 2), die in den Datenblättern als Alleinverantwortliche genannt ist, als potenzielle Ansprechpartnerin für den Erwerb der angegriffenen Ausführungsformen auch für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland dar. Die Beklagte zu 2) hat auch nicht in Abrede gestellt, dass sie inländische Angebotshandlungen vornimmt, sondern qualifiziert den dahingehenden Vortrag der Klägerin lediglich als unzureichend.
Die Ausführungen zu den technischen Datenblättern (Anlagenkonvolut K22) gelten entsprechend im Hinblick auf die mit dem Anlagenkonvolut K20 vorgelegte Broschüre „Testimonial A XXX UV Ink“, Marschall Signs“, in dem die Beklagte zu 2) ebenfalls als alleinige Ansprechpartnerin für den europäischen Raum bezeichnet ist.
Schließlich ist die Beklagte zu 2) auch auf den Verpackungen der angegriffenen Ausführungsformen bezeichnet (vgl. Lichtbilder, Anlagenkonvolut K14). Dies muss zwar nicht zwingend auf eine Mitwirkung der Beklagten zu 2) an Lieferungshandlungen in die Bundesrepublik Deutschland hindeuten. Vielmehr könnte die Beklagte zu 2) damit grundsätzlich auch als Herstellerin in Bezug genommen sein. Jedoch ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Beklagte zu 1) als Herstellerin fungiert. Die Beklagte zu 2) verhält sich zudem auch zu dem Grund, weshalb sie auf der Verpackung aufgeführt ist, nicht, obwohl ihr dies – anders als der außerhalb des Konzerns der Beklagten zu 1) stehenden Klägerin – ohne weiteres möglich ist.
cc)
Schließlich liegen auch eigene Angebots- und Vertriebshandlungen der Beklagten zu 3) vor.
Die Beklagte zu 3) präsentiert die angegriffenen Ausführungsformen im Rahmen ihres Internetauftritts (Anlage K11, Anlagenkonvolut K12 und Anlage K12a), worin Angebotshandlungen liegen, und räumt dort Bestellmöglichkeiten ein. Darüber hat ein von der Klägerin beauftragter Kunde auch bereits diejenigen alten angegriffenen Ausführungsformen erworben, anhand derer die Klägerin die Messungen durchgeführt hat (vgl. auch Rechnungen Anlagenkonvolut K13).
c)
Die Beklagten haben die nach Maßgabe der Ausführungen unter lit. a) und b) bestehende Wiederholungsgefahr auch nicht beseitigt.
Die Beseitigung der Wiederholungsgefahr ist an strenge Anforderungen gekoppelt. Sie ist nur dann anzunehmen, wenn unstreitig oder bewiesen ist, dass besondere Umstände gegeben sind, welche zuverlässig erwarten lassen, dass jede Wahrscheinlichkeit für die Wiederholung fehlt oder beseitigt ist (BGH, GRUR 2003, 1031 (1033) – Kupplung für optische Geräte). Dies erfordert grundsätzlich eine bedingungslose, ernsthafte und unter Übernahme einer Vertragsstrafe erfolgende Unterlassungsverpflichtung (Grabinski/ Zülch, ebd., § 139, Rn. 30).
Auch vorliegend ist zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr nicht ausreichend, dass die alten angegriffenen Ausführungsformen seit dem 20.04.2016 nicht mehr hergestellt werden. Denn es verbleibt die Möglichkeit, dass die Beklagten den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen mit der patentverletzenden chemischen Zusammensetzung wieder aufnehmen. Unterlassungserklärungen der Beklagten liegen insoweit auch nicht vor.
2.
Der Klägerin steht ein Anspruch auf Schadensersatz dem Grunde nach (Antrag Ziff. VI.) lediglich im Zusammenhang mit Angebotshandlungen der Beklagten gem. Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG zu. Im Hinblick auf weitergehende Benutzungsarten (Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einfuhr, Besitz) fehlt es an Handlungen in dem Zeitraum, für den die Klägerin Schadensersatz begehrt (01.12.2016).
a)
Anders als bei dem Unterlassungsanspruch bedarf es für den zumindest auch in die Vergangenheit gewandten Schadensersatzanspruch einer Verletzungshandlung in dem Zeitraum, für den der Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird. Eine solche ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein zu ersetzender kausal adäquater Schaden auf Seiten der Klägerin entstanden sein kann.
Dies berücksichtigend liegen auf die allein patentverletzenden alten angegriffenen Ausführungsformen bezogene Benutzungshandlungen ab dem 01.12.2016 lediglich in Form von Angebotshandlungen vor, die einen Schaden begründen können (dazu unter lit. aa)). Zu anderen Benutzungshandlungen ab diesem Zeitpunkt hat die Klägerin nicht substantiiert vorgetragen (dazu unter lit. bb)). Ausnahmsweise kann vorliegend eine Verurteilung wegen anderer Benutzungsarten auch nicht deshalb erfolgen, weil sich Angebotshandlungen zu den alten angegriffenen Ausführungsformen in dem hier maßgeblichen Zeitpunkt noch feststellen lassen (dazu unter lit. cc)).
aa)
Bei den Angebotshandlungen der Beklagten, die die Klägerin anhand aktuellerer (das heißt nach dem 20.04.2016 datierenden) Internetauftritte der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 3) (Anlage K11, Anlagenkonvolut K12, Anlage K 12a, Anlagenkonvolut K21) sowie der technischen Datenblätter (Anlagenkonvolut K22) dargetan hat, sind als Angebotshandlungen in Bezug auf die alten angegriffenen Ausführungsformen zu werten (dazu unter Ziff. (1)). Im Hinblick auf diese handelten die Beklagten auch schuldhaft (dazu unter Ziff. (2)). Auch solche Angebotshandlungen können eine selbstständige Schadensersatzpflicht auslösen (dazu unter Ziff. (3)).
(1)
In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass sich auch das Bewerben einer – gegenüber einem patentverletzenden Produkt – abgewandelten Ausführungsform als Angebotshandlung der patentverletzenden Ausführungsform darstellen kann, wenn die zur Bewerbung verwendete Abbildung in der Vergangenheit für ein ein Schutzrecht verletzendes Erzeugnis eingesetzt wurde, und der angesprochenen Kreis das beworbene Erzeugnis bei objektiver Betrachtung als schutzrechtsverletzend ansieht (BGH, GRUR 2005, 665 (667) – Radschützer). Bei der danach gebotenen Betrachtung stellt der aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu ermittelnde objektive Erklärungswert der Werbung einen wesentlichen Gesichtspunkt dar (a.a.O.). Darin erschöpft sich jedoch die objektive Betrachtung des Angebots nicht. Vielmehr ist auch danach zu fragen, ob aufgrund weiterer Umstände des Einzelfalles aus der Sicht der Verkehrskreise ausgeschlossen ist, dass sich das Angebot auf den das Klagepatent verletzende Gegenstand bezog (a.a.O.). Erlauben die nach dem dargestellten Maßstab objektiv zu würdigenden Umstände die Feststellung eines schutzrechtsverletzenden Angebots, so kommt es nicht mehr darauf an, ob die Verwirklichung der schutzrechtsgemäßen Merkmale aus der Angebotshandlung bzw. den hierbei verwendeten Mitteln selbst offenbar wird (BGH, GRUR 2003, 1031 (1032) – Kupplung für optische Geräte; ders., GRUR 2005, 665 (666) – Radschützer; Rinken, in: Schulte, PatG mit EPÜ, 10. Auflage, 2017, § 9, Rn. 66).
Orientiert an diesem Maßstab ist vorliegend davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehrskreis die streitgegenständlichen Werbemaßnahmen auf die alten angegriffenen Ausführungsformen bezieht.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass schon die alten angegriffenen Ausführungsformen mit derselben Bezeichnung und Artikelnummer wie die nunmehr vertriebenen neuen angegriffenen Ausführungsformen beworben worden sind. Die Beklagten sind auch dem Vortrag der Klägerin in deren Schriftsatz vom 18.07.2018 (dort Rn. 45, Bl. 246 GA), wonach der Werbeauftritt von alter und neuer angegriffener Ausführungsform auch im Übrigen, insbesondere im Hinblick auf die bildlichen Darstellungen, identisch seien, nicht entgegengetreten. Der Verkehrskreis verbindet deshalb mit den angegriffenen Werbehandlungen die ihm bisher allein bekannten alten angegriffenen Ausführungsformen. Dabei ist weiter auch davon auszugehen, dass der Verkehrskreis eine Vorstellung von der chemischen Zusammensetzung der (alten) angegriffenen Ausführungsform hat, obwohl diese aus den Werbehandlungen nicht zu Tage tritt. Bei den streitgegenständlichen Produkten handelt es sich um solche, die typischerweise nicht in Druckern in Privathaushalten, sondern in Druckern zur gewerblichen Nutzung zur Anwendung gelangen. Bereits dies spricht dafür, dass der angesprochene Verkehrskreis mit einigem Fachwissen, welches auch die chemische Zusammensetzung erfasst, ausgestattet ist. Dafür spricht weiter auch der in den Angebotshandlungen enthaltene Hinweis, dass die Tinten eine chemische Kompatibilität mit den Originalen aufweisen (Anlage K12a, S. 1 und Anlagenkonvolut K22, S. 1). Daraus mag – was die Beklagten vortragen – eine Entsprechung der chemischen Zusammensetzungen der beworbenen und der originalen Tinten-Sets nicht einhergehen, wohl aber unterstreicht die Aussage die Erheblichkeit der chemischen Zusammensetzung für eine etwaige Kaufentscheidung. Schließlich haben die Beklagten selbst auch vorgetragen, dass sie die Sicherheitsdatenblätter bereithalten, aus denen sich die chemische Zusammensetzung der Produkte ergibt (und sie diese nach der Produktionsumstellung angepasst hat). Darin liegt ein zusätzlicher Anhaltspunkt dafür, dass der angesprochene Verkehrskreis die chemische Zusammensetzung der angegriffenen Produkte mit diesen in einen Zusammenhang bringt, mithin die streitgegenständlichen Werbemaßnahmen mit den alten angegriffenen Ausführungsformen verbindet.
Es kann hingegen nicht davon ausgegangen werden, dass der angesprochene Verkehrskreis allein aufgrund der abgewandelten Sicherheitsdatenblätter (Anlagenkonvolut B&B6), die eine patentverletzende Zusammensetzung nicht mehr dokumentieren, ausschließt, dass sich die angegriffene Werbung auf die alten angegriffenen Ausführungsformen bezieht. Denn die Sicherheitsdatenblätter stehen mit dieser Werbung in keinem erkennbaren unmittelbaren Zusammenhang. Der Adressatenkreis erhält mithin die Information über die neue chemische Zusammensetzung im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Angebotshandlungen gar nicht.
(2)
Die Beklagten handelten auch schuldhaft.
Als Fachunternehmen hätte es ihnen oblegen, zu prüfen, ob die angebotenen Produkte das Schutzrecht eines Dritten verletzen. Bei einer entsprechenden Überprüfung wäre dies für sie auch ohne weiteres zu erkennen gewesen. Indem sie eine entsprechende Prüfung unterließen, haben die Beklagten die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachtet, § 276 Abs. 2 BGB.
(3)
Auch das bloße Anbieten ohne spätere Lieferung führt zu einer Schadensersatzpflicht (BGH, GRUR 2007, 221 – Simvastatin; OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.04.2017 – I-2 U 17/15 – Rn. 148, zitiert nach Juris). Der Schaden kann etwa darin liegen, dass die Klägerin der Beklagten Angebotshandlungen gegen Vergütung gestatten könnte, was durch die unberechtigten Benutzungshandlungen untergraben wird (vgl. für die mittelbare Patentverletzung: OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.10.2002 – I-2 U 65/01 – Rn. 89 bei Juris).
bb)
Soweit die weitergehenden von dem Anspruchsbegehren umfassten Benutzungsarten zur Prüfung stehen, ist von dem Vortrag der Beklagten auszugehen, wonach diese seit dem 20.04.2016 abgewandelte Ausführungsformen produzieren, die die Lehre des Klagepatents nicht verletzen (vgl. dazu unter Ziff. III., 2. lit. b)).
Aus dem Vortrag, die Produktion umgestellt zu haben, folgt zwar nicht zwingend, dass ab diesem Zeitpunkt auch die alten angegriffenen Ausführungsformen nicht mehr durch die Beklagten auf den Markt gebracht worden sind. Vielmehr ist davon auszugehen, dass auch nach Umstellung der Produktion die im Hinblick auf die alten angegriffenen Ausführungsformen vorrätigen Lagerbestände noch vertrieben worden sind. Dafür spricht insbesondere, dass die Klägerin unstreitig noch am 03.05.2016 (ca. 2 Wochen nach der Produktionsumstellung) eine alte angegriffene Ausführungsform bei der Beklagten zu 3) erworben hat. Auch die Beklagten gestehen insoweit zu, dass es auch nach dem 20.04.2016 noch zu Abverkäufen gekommen ist.
Der hier maßgebliche Zeitpunkt (01.12.2016) liegt jedoch von dem Datum der Produktionsumstellung (20.04.2016) knapp acht Monate entfernt. Bei einem derart langen Zeitraum vermag die Kammer auf einen fortdauernden Vertrieb der alten angegriffenen Ausführungsformen nicht ohne weiteres zu schließen. Auch der Verweis der insoweit darlegungsbelasteten Klägerin auf die allgemeine Lebenserfahrung ist insoweit unbehelflich. Denn er gibt zu bestimmten Lagerhaltungszeiten in dem hier streitgegenständlichen Sektor von Tintenpatronen, in dem die Klägerin selbst tätig ist, nichts her.
cc)
Das Vorliegen von Angebotshandlungen in dem hier maßgeblichen Zeitraum (vgl. dazu unter lit. aa)) rechtfertigt in dem hier konkret zur Entscheidung stehenden Fall auch nicht die Annahme, dass auch andere Benutzungsarten von den Beklagten vorgenommen worden sind.
Obwohl es sich bei einem auf unterschiedliche Benutzungshandlungen gestützten Schadensersatzanspruch um unterschiedliche Streitgegenstände handelt (OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.03.2017, Az.: I-2 U 58/16, Rn. 26 ff. – Curcuminoide, zitiert nach BeckRS 2017, 109832), genügt es für die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung in der Regel, wenn nachgewiesen wird, dass der Beklagte während der Schutzdauer des Klagepatents überhaupt irgendwelche schuldhaft rechtswidrigen Verletzungshandlungen begangen hat (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 32). Dies gilt jedenfalls in den Fällen, in denen der Streit – wie zumeist in Patentverletzungssachen – darum geht, ob die von dem Beklagten hergestellten oder vertriebenen Gegenstände von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen, zwischen den Parteien jedoch im Übrigen nicht streitig ist, durch was für eine der in § 9 PatG genannten Benutzungsarten der Beklagte das Patent verletzt haben soll, und auch andere Benutzungsarten nach der Ausrichtung des Unternehmens in Betracht kommen (a.a.O.). Die Feststellung einer Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung können dann auf alle in § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG genannten Benutzungsarten erstreckt werden, auch wenn für sie kein konkreter Vortrag geleistet und/ oder Nachweis erbracht ist (BGH, GRUR 1960, 423 (424) – Kreuzbodenventilsäcke; Kühnen, ebd., Kap. D., Rn. 376). Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Streit der Parteien gerade darum geht, ob das was der Beklagte in Bezug auf die (patentverletzende) angegriffene Ausführungsform getan haben soll, unter eine der nach § 9 PatG allein dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungsarten fällt (BGH, GRUR 1960, 423 (425) – Kreuzbodenventilsäcke). Ebenso ist der Rückschluss von einer auf andere Benutzungsarten nicht gerechtfertigt, wenn die Parteien darüber streiten, ob die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, und zwischen den Parteien darüber hinaus streitig ist, ob der Beklagte eine ihm auch zur Last gelegte Benutzungsform vorgenommen hat, was dieser plausibel in Abrede stellt (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Auch dann kommen eine Feststellung der Schadensersatzpflicht und eine Verurteilung des Beklagten zur Rechnungslegung grundsätzlich nur für diejenigen Benutzungsarten des § 9 PatG in Betracht, für die eine Verletzungshandlung vom Kläger nachgewiesen wird (OLG Düsseldorf, a.a.O.).
Ein mit den zuletzt genannten Konstellationen vergleichbarer Sachverhalt liegt hier vor.
Der Beklagtenvortrag, wonach es ab dem 20.04.2016 zu einer Produktionsumstellung gekommen ist, steht der Annahme, dass den patentverletzenden Angebotshandlungen auch weitere rechtswidrige Benutzungsarten, insbesondere ein Inverkehrbringen der alten angegriffenen Ausführungsformen, folgen, gerade entgegen. Angebotshandlungen im Zusammenhang mit den alten angegriffenen Ausführungsformen liegen hier nur deshalb vor, weil sich – wie unter lit. aa) ausgeführt – der objektive Aussagegehalt der Werbung noch auf diese erstreckt. Die Werbung dient jedoch des Angebots der neuen angegriffenen Ausführungsformen, die allein auf dem Markt vertrieben werden. Ein Vertrieb der alten angegriffenen Ausführungsformen ist demgegenüber in dem hier relevanten Zeitraum nicht mehr feststellbar.
b)
Die Klägerin hat an der begehrten Feststellung einer Schadensersatzpflicht in dem unter lit. a) dargestellten Umfang auch das erforderliche rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO. Die Entstehung eines Schadens auf Seiten der Klägerin ist insoweit hinreichend wahrscheinlich. Eine Bezifferung dieses Schadens ist ihr nicht möglich, weil sie ohne Verschulden über die Informationen, die sie mit dem Klageantrag Ziff. III. begehrt, in Unkenntnis ist.
3.
Der mit Antrag Ziff. III. geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch gem. Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB, der der Durchsetzung des nach Maßgabe der Ausführungen unter Ziff. 2. bestehenden Schadensersatzanspruchs dient, steht der Klägerin auch nur in dem Umfang wie eben dieser Schadensersatzanspruch zu.
Der Umfang der Rechnungslegungspflicht ist abhängig von dem Anspruch, der hiermit vorbereitet bzw. beziffert werden soll (Kühnen, ebd., Kap. D., Rn. 558). Art und Umfang der Auskunftspflicht sind im Einzelfall nach den durch Treu und Glauben gebotenen Maßstäben abzugrenzen (für das Kennzeichenrecht: BGH, GRUR 2006, 419, Rn. 14 – Noblesse). So unterscheiden sich die zu machenden Angaben je nachdem, ob es sich bei dem Verletzer um ein Herstellungs- oder ein reines Vertriebsunternehmen handelt (Grabinski/ Zülch, ebd., § 139 Rn. 89).
Da die Rechnungslegungsverpflichtung vorliegend lediglich zur Bezifferung eines wegen etwaiger Angebotshandlungen bestehenden Schadensersatzanspruchs dient, kann die Klägerin ausschließlich Angaben zu Angebotshandlungen und Werbemaßnahmen verlangen. Auf diese Angaben, über die die Klägerin ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, ist sie zur Bezifferung des Schadensersatzanspruchs angewiesen. Die Beklagten sind durch die Auskunftserteilung nicht unzumutbar belastet.
Die Beklagten müssen hingegen keine Angaben zu Lieferungen machen, da patentverletzende Lieferungen nicht ersichtlich sind (und hierfür auch kein Schadensersatzanspruch festzustellen war). Vor diesem Hintergrund gibt es auch keinen Gewinn und keine Gestehungskosten, über die Auskunft erteilt werden müsste.
4.
Der mit dem Klageantrag Ziff. II. begehrte Auskunftsanspruch steht der Klägerin hingegen in vollem Umfang gem. Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1, 3 PatG zu.
Die Auskunftspflicht über die in § 140b Abs. 3 PatG näher beschriebenen Tatsachen ist nach § 140b Abs. 1 PatG bereits dann ausgelöst, wenn eine rechtswidrige Benutzungshandlung nach § 9 PatG – unabhängig davon, um welche Benutzungsalternative es sich handelt (Kühnen, ebd., Kap. D, Rn. 429) – festgestellt werden kann, was hier mit den unter Ziff. 2. lit. a), aa), Ziff. (1) erörterten Angebotshandlungen der Fall ist.
5.
Der Klägerin stehen hingegen keine Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung gem. Art. 64 Abs. 1, 3 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1, 3 PatG zu.
Den Vortrag der Beklagten zur Abwandlung der angegriffenen Ausführungsformen berücksichtigend kann nicht festgestellt werden, dass – was für das Zusprechen eines Vernichtungsanspruchs erforderlich wäre – die Beklagte zu 3) im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung noch alte angegriffene Ausführungsformen in ihrem Besitz und/ oder Eigentum hatte.
Auch vermag die Kammer nicht zu der Feststellung zu gelangen, dass seit dem 01.12.2016 noch alte angegriffene Ausführungsformen durch die Beklagten in den Verkehr gebracht worden sind – was Voraussetzung für den beantragten Rückruf ist.
Zur näheren Begründung wird auf die Ausführungen unter Ziff. 2., lit. a), bb) verwiesen.
V.
Eine Aussetzung der Verhandlung vor dem Hintergrund des gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gem. § 148 ZPO ist nicht geboten.
1.
Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der festgestellten Verletzung des Klagepatents hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt jedoch ohne weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage bzw. den Einspruch vor dem jeweiligen Patentamt zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage oder dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. 2 U 64/14, S. 29 f.).
Die Klägerin macht weiter geltend, dass im Rahmen der vorzunehmenden Ermessensentscheidung zu Gunsten einer Fortsetzung des Verfahrens weiter zu berücksichtigen sei, dass die Beklagte zu 2) trotz einer Abmahnung mit Schreiben vom 04.03.2016 eine Nichtigkeitsklage nicht erhoben hat, sondern die Beklagte zu 1) erst mit der Frist zur Klageerwiderung am 06.07.2017 Nichtigkeitsklage erhob.
2.
Darauf, ob vorliegend ein solcher verschärfter Aussetzungsmaßstab anzuwenden ist, kommt es vorliegend schon nicht an, weil bereits auf der Grundlage des dargestellten herkömmlichen Aussetzungsmaßstabs keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Vernichtung des Klagepatents bestehen.
a)
Die Beklagten haben es versäumt, deutsche Übersetzungen der fremdsprachigen Entgegenhaltungen vorzulegen, was bereits deutlich gegen eine Aussetzung spricht (vgl. Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 661).
Nach der zwingenden Regelung des § 184 GVG ist die Gerichtssprache deutsch, was jedenfalls für Erklärungen gegenüber dem Gericht gilt. Die bloße Bezugnahme auf eine fremdsprachige Anlage erfüllt nicht die Anforderungen an einen ordnungsgemäß in den Prozess eingeführten Vortrag (OLG Hamburg, Urteil vom 12.07.2007 – 3 U 39/07 – Rn. 44 bei Juris). Den Parteien ist zusätzlich in der prozessleitenden Verfügung vom 13.03.2017 aufgegeben worden, von fremdsprachigen Unterlagen mit demselben Schriftsatz eine deutsche Übersetzung einzureichen. Diese wurde von den Beklagten ignoriert. Wird auf eine solche Auflage hin von einer Partei keine Übersetzung eingereicht, muss das fremdsprachige Schriftstück unbeachtet bleiben (Lückemann, in: Zöller/, ZPO, Kommentar, 32. Auflage, 2018, § 184 GVG Rn. 4).
b)
Unbeschadet dessen ist aber auf der Grundlage des Beklagtenvorbringens auch eine Vernichtung des Klagepatents wegen fehlender Neuheit (dazu unter lit. aa)) oder wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit (dazu unter lit. bb)) nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu erwarten.
aa)
Orientiert an dem unter Ziff. 1. dargelegten Maßstab kommt eine Aussetzung der Verhandlung, weil das Klagepatent mangels Neuheit gem. § 81 Abs. 1, Satz 1, § 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, § 3 PatG zu vernichten ist, nicht in Betracht.
Eine Entgegenhaltung ist dann neuheitsschädlich, wenn sich die gesamte als Erfindung beanspruchte Lehre des Klagepatents aus dieser Schrift, deren Gesamtinhalt zu ermitteln ist, für den Fachmann am Prioritätstag in einer Weise ergibt, dass ihm die dort vorgestellte technische Lösung unmittelbar und eindeutig sämtliche Merkmale der Erfindung offenbart (BGH, GRUR 2009, 382, Rn. 25 – Olanzapin). Dabei beschränkt sich die technische Lehre bei Patentschriften nicht auf den Inhalt der Ansprüche, sondern schließt die gesamte technische Information ein, die ein Durchschnittsfachmann Ansprüchen, Beschreibung und Abbildung entnehmen kann (a. a. O.).
Dies berücksichtigend gilt für die einzelnen hier vorgelegten Entgegenhaltungen Folgendes:
(1)
Der Vortrag von Herrn N M im Rahmen des „O“ am 27.07.2005 (Anlagenkonvolut B&B1, Anlage K4; auch bezeichnet als: NK4) steht der Neuheit des Klagepatents nicht mit einer für eine Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit entgegen.
Die Klägerin tritt bereits der Behauptung der Beklagten entgegen, dass der Vortrag in neuheitsschädlicher Zeit (am 27.05.2005) – das maßgebliche Prioritätsdatum des Klagepatents ist der 28.12.2005 – vor einem die Öffentlichkeit begründenden Publikum gehalten worden ist.
In diesem Zusammenhang sind weder der vorgelegte Werbeflyer (Anlage B&B4) noch die eidesstattlichen Versicherungen des Vortragenden Herrn N M (Anlage K10 zum Anlagenkonvolut B&B11, dort insbesondere S. 2, Pkt.) und des Herrn Q P (Präsident des veranstaltenden Unternehmens „R“; Anlage K11 zum Anlagenkonvolut B&B11, S. 1, Ziff. 4. – 7.) noch die Teilnehmerliste (Bestandteil von Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), geeignet hinreichend Nachweis für den dahingehenden Tatsachenvortrag der Beklagten zu erbringen. Vielmehr wäre insoweit die Vernehmung von Zeugen, insbesondere der Herren M und P, erforderlich, die jedoch dem Nichtigkeitsverfahren vorbehalten ist (OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 936).
Die hier zur Prüfung stehende Entgegenhaltung lässt aber auch eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung des Merkmals 5 nicht erkennen.
Die Beklagten stützen sich im Hinblick auf eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung einer klagepatentgemäßen Zusammensetzung auf die Modell-Zubereitung #2 (untere Folie, S. 85, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), von der unstreitig ist, dass darin „CFTA“ und „DOGDA“ als Komponenten (B) im Sinne der Lehre des Klagepatents (Merkmal 3) zum Einsatz gelangen. Weiter verweisen die Beklagten sodann darauf, dass die Präsentation „THFA“ (obere Folie, S. 49, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), „EO NPA“ (untere Folie, S. 49, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), „EO PEA“ (untere Folie, S. 49, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), „EP BPADA“ (untere Folie, S. 52, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), Stearylacrylat (untere Folie, S. 50, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), „PETA“ (obere Folie, S. 54, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), die allesamt der Komponente (D) des Klagepatents (Merkmal 5) zuzuordnen seien, nennt.
Jedoch ist – was die Beklagten grundsätzlich auch anerkennen – keiner der die Komponente (D) repräsentierenden Stoffe im Zusammenhang mit der Modell-Zubereitung #2 genannt. Soweit die Beklagten vorbringen, dass sich aus Seite 49 (untere Folie) der Präsentation (Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1) ergebe, dass Phenoxyethylacrylat (PEA), welches für die Modellzubereitung benannt ist, mit EO PEA gleichzusetzen sei, vermag die Kammer diesen technischen Zusammenhang nicht zwingend anzunehmen.
Zunächst trennt die Offenbarung selbst zwischen „PEA“ und „EO PEA“ (vgl. untere Folie, S. 49, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), was einer Gleichsetzung der beiden Substanzen entgegensteht. Auch unterscheidet sich die Bezeichnung, für die PEA steht (Phenoxyethylacrylat), von derjenigen, die das Klagepatent verwendet (Phenoxypolyethylenglykolacrylat). Des Weiteren legt die Klägerin auch einen chemischen Unterschied zwischen den beiden Substanzen dar, der – von den Beklagten unbestritten – darin besteht, dass es sich bei „PEA“ um ein Monomer und bei „EO PEA“ wegen der mehrfach vorhandenen zentralen Ethylenoxid-Einheit („poly“) um ein Polymer handele. Daraus folgen beispielsweise unterschiedliche Glasübergangstemperaturen (Tg) und Viskositäten.
(2)
Auch die Unterlagen zu dem Vortrag von Herrn Ian Hutchinson im Rahmen des „R S“ am 07./08.11.2005 (Anlagenkonvolut B&B1, Anlage K5; auch bezeichnet als NK5) sind nicht geeignet, die fehlende Neuheit des Klagepatents darzutun.
Insoweit ergeben sich sowohl hinsichtlich der Vorveröffentlichung als solcher als auch hinsichtlich der Vorwegnahme der Merkmale dieselben Probleme wie im Zusammenhang mit dem Vortrag des Herrn N M im Rahmen des „O“ am 27.07.2005. Auf die Ausführungen unter Ziff. (1) wird deshalb verwiesen.
(3)
Die am 01.04.2004 öffentlich zugänglich gemachte PCT-Offenlegungsschrift WO 2004/028225 A1 (Anlage K6 zum Anlagenkonvolut B&B1; auch bezeichnet als NK6) begründet jedenfalls einer Aussetzung entgegenstehende Zweifel an einer Kombination der Substanzen entsprechend der Merkmale 3 und 5.
Die Offenbarung verlangt ihrem allgemeinen Beschreibungsteil nach ein „funktionelles Acrylatmonomer“ (Anlage K6 zum Anlagenkonvolut B&B1, S. 3, Z. 11 – 13), womit eine Substanz im Sinne des Merkmals 3 der Lehre des Klagepatents noch nicht zwingend verbunden ist. Insoweit verweisen die Beklagten vielmehr auf ein konkretes Beispiel der Entgegenhaltung, wonach ein funktionelles Acrylatmonomer auch ActilaneTM 411 sein kann (Anlage K6 zum Anlagenkonvolut B&B1, S. 4, Z. 19 – 33). Dabei handelt es sich – was unstreitig ist – um ein Ester von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst. Die übrigen auf Seite 4, Zeilen 19, 20 der NK6 genannten Substanzen unterfallen der Komponente (B) des Klagepatents hingegen nicht.
Die NK6 nennt auf Seite 4, Zeilen 27 bis 33 weiter auch Beispiele funktioneller Acrylatmonomere, die unstreitig Merkmal 5 des Klagepatents unterfallen („2-hydrohy ethyl acrylate“, „pentaerythritol triacrylate“ und „tetrahydrofurfuryl acrylate“). Die übrigen in der Aufzählung genannten Substanzen unterfallen Merkmal 5 des Klagepatents hingegen unstreitig nicht.
Vor dem Hintergrund des dargestellten Offenbarungsgehalts kann nicht angenommen werden, dass der Fachmann ohne näheren Hinweis gerade solche Substanzen bewusst zur Kombination auswählt, die eine spezifische Komponente im Sinne von Merkmal 3 und eine zusätzliche Komponente im Sinne von Merkmal 5 enthält. Dass der Fachmann aus der NK6 gerade die klagepatentgemäße Zusammensetzung individualisiert, tragen die Beklagten nicht vor, und kann die Kammer auch im Übrigen nicht erkennen. Dagegen steht, dass die NK6 eine Zusammensetzung gerade mit einem Ester oder einem Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst nicht ausdrücklich beschreibt, geschweige denn die Kombination dieses Stoffes mit einer Substanz im Sinne der Komponente (D) des Klagepatents.
(4)
Die am 06.09.2002 veröffentlichte Japanische Offenlegungsschrift 2002/249681 A (Anlage K7 zum Anlagenkonvolut B&B1, auch bezeichnet als: NK7; englische Computerübersetzung Anlage K7a zum Anlagenkonvolut B&B1) liegt lediglich in einer computerbasierten englischen Übersetzung vor. Soweit danach eine Erfassung des Offenbarungsgehalts überhaupt möglich ist, vermag die Kammer jedenfalls eine eindeutige und unmittelbare Vorwegnahme des Merkmals 5 nicht anzunehmen.
Anspruch 4 der NK7,
„The curable coloring composition for ink jet recording according to claim 1, 2 or 3, further comprising a photocurable compound (D) and photopolymerization initiator E“,
sieht eine fotohärtbare Verbindung (D) vor, die nach Abschnitt [0057] NK7 auch Pentaerythritoltriacrylat sein kann – eine Komponente, die in Merkmal 5 des Klagepatents Erwähnung findet. Die übrigen der in dem genannten Abschnitt aufgeführten Stoffe stellen keine Substanz nach Komponente (D) dar. Hinzukommt, dass auch die in Abschnitt [0057] genannten Beispiele nur eine der möglichen Gruppe („(meth) acrylic compounds“), die die fotohärtbare Verbindung (D) der NK7 bilden kann, repräsentieren. Wie sich Abschnitt [0056] entnehmen lässt, können auch andere Gruppen („maleimide compunds“, „vinyl compunds“ usw.) die fotohärtbare Verbindung (D) darstellen.
Insoweit bleibt – vergleichbar der Entgegenhaltung NK6 (vgl. unter Ziff. (3)) – auch vorliegend unklar, inwiefern der Fachmann aus der Druckschrift Informationen enthält, die ihm – ohne weitere Schlussfolgerung – die Individualisierung gerade der klagepatentgemäßen Zusammensetzung mit der Komponente (B) und (D) (Merkmal 3 und 5 des Klagepatents) ermöglichen.
(5)
Auch hinsichtlich der am 09.07.2003 veröffentlichten japanischen Offenlegungsschrift 2003/192947 A (Anlage K8 zum Anlagenkonvolut B&B1, auch bezeichnet als: NK8; englische Computerübersetzung Anlage K8a zum Anlagenkonvolut B&B1), von der eine Übersetzung ebenfalls allein in Form einer computergenerierten englischen Übersetzung vorliegt, fehlt es an einer eindeutige und unmittelbaren Vorwegnahme des Merkmals 5.
Insoweit stellen sich mit den im Zusammenhang mit der NK7 dargestellten Gesichtspunkten (vgl. dazu unter Ziff. (4)) vergleichbare Probleme.
bb)
Der Lehre des Klagepatents fehlt es ausgehend von dem Vorbringen der Beklagten auch nicht mit einer die Aussetzung rechtfertigenden Wahrscheinlichkeit an der erfinderischen Tätigkeit, § 81 Abs. 1, Satz 1, § 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, § 4 PatG.
(1)
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Es ist deshalb zu fragen, ob ein über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügender Fachmann, wie er auf dem technischen Gebiet der Erfindung in einschlägig tätigen Unternehmen am Prioritätstag typischerweise mit Entwicklungsaufgaben betraut wurde und dem unterstellt wird, dass ihm der gesamte am Prioritätstag öffentlich zugängliche Stand der Technik bei seiner Entwicklungsarbeit zur Verfügung stand, in der Lage gewesen wäre, den Gegenstand der Erfindung aufzufinden, ohne eine das durchschnittliche Wissen und Können einschließlich etwaiger Routineversuche übersteigende Leistung erbringen zu müssen (OLG Braunschweig, GRUR-RR 2012, 97, 98). Welche Mühe es macht, den Stand der Technik aufzufinden oder heranzuziehen, ist unbeachtlich (OLG Braunschweig, GRUR-RR 2012, 97, 98).
Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungsweg nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es daher – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH, GRUR 2009, 746, 748 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH, GRUR 2012, 378, 379 – Installiereinrichtung II).
(2)
Nach Maßgabe der Ausführungen unter Ziff. (1) haben die Beklagten das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit nicht hinreichend aufgezeigt.
Soweit die Beklagten geltend machen, der Fachmann wäre auf der Grundlage der mit der NK4/ NK5 offenbarten #2 Modell-Zubereitung unter Hinzunahme seines Fachwissens dazu gelangt, PEA durch EO PEA auszutauschen, vermag die nicht mit Fachleuten des hier relevanten technischen Gebiets besetzte Kammer davon nicht auszugehen.
Sofern die Beklagten die Aufgabe des Klagepatents lediglich dahingehend fassen, dass eine – im Vergleich zu vorbekannten Tintenzusammensetzungen – alternative Zusammensetzung bereitgestellt werden soll, kann dem nicht gefolgt werden. Das Klagepatent strebt gerade eine Verbesserung der Tintenzusammensetzung im Hinblick auf Flexibilität, Ausstoßbarkeit, Partikelformbarkeit und Haftung an (Abs. [0007]), hierzu trägt – wie unter Ziff. III.,1., lit. a) ausgeführt – auch die Komponente (D) bei.
Die Beklagten bleiben zudem konkreten Vortrag zu dem Wissen, auf welches der Fachmann zurückgreift, schuldig. Auch führen sie keine Gründe an, weshalb der Fachmann zu einem Austausch in der beschriebenen Art und Weise zur Verbesserung der Aushärtungs- und Anhaftungseigenschaften der Tintenzusammensetzung veranlasst gewesen ist. Gegen eine entsprechende Veranlassung spricht, dass zwischen den beiden Substanzen chemische/ physikalische Unterschiede bestehen, die für die von dem Klagepatent angestrebten Vorteile nicht unwesentlich erscheinen (vgl. unter lit. aa), Ziff. (1)).
Dies berücksichtigend vermag auch die Tatsache, dass die beiden Substanzen in den Entgegenhaltungen nebeneinander genannt werden, keine andere Wertung zu rechtfertigen. Denn diese werden dort zwar unter der Gruppe „Cyclic Monofunctional Monomers“ zusammengefasst (untere Folie, S. 40, Anlage K4 zum Anlagenkonvolut B&B1), lassen aber im Übrigen eine Einordnung als „gleichwertig“ nicht erkennen.
VI.
Den Beklagten musste nicht gestattet werden, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden. Diese haben nicht hinreichend dargelegt, dass ihnen durch die Vollstreckung eines stattgebenden Urteils ein nicht zu ersetzenden Nachteil im Sinne von § 712 Abs. 1 ZPO entstehen würde.
VII.
Die Kostenentscheidung ergeht nach §§ 92 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt., 100 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht für die Klägerin nach § 709 Satz 1 ZPO und – soweit die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung betroffen ist – nach § 709 Satz 1, 2 ZPO. Für die Beklagten hat die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ihre Grundlage in § 709 Satz 1, 2 ZPO.
VIII.
Der Streitwert wird gem. § 51 Abs. 1 GKG wie folgt festgesetzt:
vom 28.12.2017 bis zum 17.07.2017: auf EUR 1.000.000,-
vom 18.07.2017 bis zum 06.08.2018: auf EUR 1.100.000,-
ab dem 07.08.2018: auf EUR 1.000.000,-.

Düsseldorfer Entscheidungen

D-Prax.de

4a O 107/17 – Zusammensetzung für Tintenstrahlaufzeichnung I

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