Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 11. Mai 2010, Az. 4a O 68/08
Die einstweilige Verfügung vom 11.03.2008 wird aufgehoben und der Antrag auf ihren Erlass zurückgewiesen.
Die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens werden dem Antragsteller auferlegt.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Antragsteller darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.
Tatbestand
Der Antragsteller ist eingetragener Inhaber des Patents DE 100 62 XXX (Verfügungspatent), das am 16.12.2000 unter Inanspruchnahme einer taiwanesischen Priorität vom 03.02.2000 angemeldet wurde. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfügungspatents wurde am 05.07.2007 veröffentlicht. Das Patent steht in Kraft. Gegen die Erteilung des Verfügungspatents wurde Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingelegt. Im Januar 2008 wurde der Einspruch von allen vier Einsprechenden zurückgenommen. Mit Beschluss vom 03.12.2009 wurde das Verfügungspatent vom DPMA widerrufen. Der Antragsteller hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.
Das Verfügungspatent bezieht sich auf einen umschaltbaren Ratschenschlüssel. Der vom Antragsteller geltend gemachte Patentanspruch 1 des Verfügungspatents lautet wie folgt:
Umschaltbarer Ratschenschlüssel mit:
einem Handgriff (12) und einem Ratschenkopf (11), zwischen denen ein Steg (17) ausgebildet ist;
einem in dem Ratschenkopf ausgebildeten Kreisloch (13), in dem ein Antriebsrad (20, 70) drehbar angeordnet ist, das eine Außenverzahnung (21, 71) an seinem Außenumfang aufweist;
einer in zwei Ratschenstellungen zum Wechseln der Ratschrichtung des Antriebsrades umschaltbaren Klinke (40), an deren dem Antriebsrad zugewandten Seite eine Ratschenverzahnung (41) für den lösbaren Eingriff mit den Zähnen (21) des Antriebsrades (20, 70) vorgesehen ist und die durch das Umschalten in einem zu dem Kreisloch (13) hin offenen Hohlraum (14) entlang eines Umfangsabschnitts des Kreisloches aus ihrer einen Ratschenstellung, in welcher die Klinke (40) an einem ersten Wandabschnitt des Hohlraums abgestützt ist, in ihre andere Ratschenstellung verschiebbar ist, in welcher die Klinke (40) an einem zweiten Wandabschnitt des Hohlraums (14) abgestützt ist; und
einem manuell betätigbaren Schaltelement (50), das zwischen zwei Schaltpositionen zum Umschalten der Klinke (40) drehumstellbar ist und ein zu dem Hohlraum (14) hin offenes Aufnahmeloch (521) aufweist, in dem ein Schaltstift (91) gegen die Kraft einer Schraubenfeder (92) verschiebbar aufgenommen ist, der an der Klinke (40) in einer Ausnehmung (42), die in der dem Antriebsrad (20, 70) abgewandten Seite der Klinke (40) ausgebildet ist, zwischen zwei Endschultern (412, 422) der Ausnehmung (42) bewegbar abgestützt ist, so dass die Klinke von dem Schaltstift (91) federnd in den Eingriff mit der Außenverzahnung (21) des Antriebsrades (20, 70) gedrückt wird, wobei jeder der Schaltpositionen des Schaltelements (50) eine der Ratschenstellungen der Klinke (40) in der Weise zugeordnet ist, dass sich die Klinke in jeder Schaltposition des Schaltelements in der jeweils zugeordneten Ratschenstellung befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltstift (91) in seinem in das Aufnahmeloch (521) des Schaltelements (50) eingreifenden Ende ein Aufnahmeloch (911) aufweist und sich die Schraubenfeder (92) in dem Aufnahmeloch (521) des Schaltelements (50) und in dem Aufnahmeloch (521) des Schaltstifts erstreckt und an den Böden der Aufnahmelöcher (521, 911) abgestützt ist, und dass der Schaltstift (91) in den Ratschenstellungen der Klinke (40) an der jeweiligen einen Endschulter (421, 422) der Klinken-Ausnehmung (42) in seiner Längsrichtung abgestützt ist, so dass die Klinke (40) von der Schraubenfeder (92) vermittels des Schaltstiftes federnd in die jeweilige Ratschenstellung gedrückt wird.
Nachfolgend abgebildet sind zeichnerische Darstellungen bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung, welche aus der Verfügungspatentschrift stammen. Die Figuren 8 und 9 zeigen eine Draufsicht und eine Schnittansicht erfindungsgemäßer Ratschenschlüssel.
Die Antragsgegnerin vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Werkzeuge und bietet unter anderem im Internet einen „Ring-Maulschlüssel .. A“ an (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Der Kopf des Maulschlüssels und seine Einzelteile werden nachfolgend in den Abbildungen gezeigt. Die Beschriftungen stammen vom Antragsteller.
Auf den Antrag des Antragstellers vom 09.03.2008 hat die Kammer mit Beschluss vom 11.03.2008 antragsgemäß eine einstweilige Verfügung mit folgendem Inhalt erlassen:
I. Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung – wegen der besonderen Dringlichkeit ohne vorherige mündliche Verhandlung – untersagt,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder in den Verkehr zu bringen: einen umschaltbaren Ratschenschlüssel mit
einem Handgriff und einem Ratschenkopf, zwischen denen ein Steg ausgebildet ist; einem in dem Ratschenkopf ausgebildeten Kreisloch, in dem ein Antriebsrad drehbar angeordnet ist, das eine Außenverzahnung an seinem Außenumfang aufweist;
einer in zwei Ratschenstellungen zum Wechseln der Ratschrichtung des Antriebsrades umschaltbaren Klinke, an deren dem Antriebsrad zugewandten Seite eine Ratschenverzahnung für den lösbaren Eingriff mit den Zähnen des Antriebsrades vorgesehen ist und die durch das Umschalten in einem zu dem Kreisloch hin offenen Hohlraum entlang eines Umfangsabschnitts des Kreisloches aus ihrer einen Ratschenstellung, in welcher die Klinke an einem ersten Wandabschnitt des Hohlraums abgestützt ist, in ihre andere Ratschenstellung verschiebbar ist, in welcher die Klinke an einem zweiten Wandabschnitt des Hohlraums abgestützt ist; und
einem manuell betätigbaren Schaltelement, das zwischen zwei Schaltpositionen zum Umschalten der Klinke drehumstellbar ist und ein zu dem Hohlraum hin offenes Aufnahmeloch aufweist, in dem ein Schaltstift gegen die Kraft einer Schraubenfeder verschiebbar aufgenommen ist, der an der Klinke in einer Ausnehmung, die in der dem Antriebsrad abgewandten Seite der Klinke ausgebildet ist, zwischen zwei Endschultern der Ausnehmung bewegbar abgestützt ist, so dass die Klinke von dem Schaltstift federnd in den Eingriff mit der Außenverzahnung des Antriebsrades gedrückt wird, wobei jeder der Schaltpositionen des Schaltelements eine der Ratschenstellungen der Klinke in der Weise zugeordnet ist, dass sich die Klinke in jeder Schaltposition des Schaltelements in der jeweils zugeordneten Ratschenstellung befindet,
wenn der Schaltstift in seinem in das Aufnahmeloch des Schaltelements eingreifenden Ende ein Aufnahmeloch aufweist und sich die Schraubenfeder in dem Aufnahmeloch des Schaltelements und in dem Aufnahmeloch des Schaltstifts erstreckt und an den Böden der Aufnahmelöcher abgestützt ist, und wenn der Schaltstift in den Ratschenstellungen der Klinke an der jeweiligen einen Endschulter der Klinken-Ausnehmung in seiner Längsrichtung abgestützt ist, so dass die Klinke von der Schraubenfeder vermittels des Schaltstiftes federnd in die jeweilige Ratschenstellung gedrückt wird,
insbesondere das „A“, Bestellnummer 4060XXX.
II. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, die in ihrem Besitz befindlichen Ratschenschlüssel gemäß Ziffer I., insbesondere die an ihrem Messestand Halle 04.1, Stand B051 der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln, befindlichen Ratschenschlüssel an den zuständigen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der vorläufigen Verwahrung herauszugeben, bis entweder eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt oder sich die Parteien außergerichtlich geeinigt haben.
III. Die Antragsgegnerin hat unverzüglich Auskunft zu erteilen über Namen und Anschrift des Lieferanten der Ratschenschlüssel gemäß Ziffer I.
IV. Der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das gerichtliche Verbot unter Ziffer I. als Zwangsvollstreckungsmaßnahme ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren angedroht.
Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 20.01.2010 Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung eingelegt.
Die Antragstellerin beantragt nunmehr,
die einstweilige Verfügung vom 20.01.2010 (erkennbar gemeint ist die einstweilige Verfügung vom 11.03.2008) aufrechtzuerhalten.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die einstweilige Verfügung vom 11.03.2008 aufzuheben und den Antrag auf ihren Erlass zurückzuweisen.
Sie ist der Ansicht, ein Verfügungsgrund sei nicht gegeben, weil das Verfügungspatent zu Recht widerrufen worden sei. Die Lehre des Verfügungspatentanspruchs werde durch die JP 11-165 XXX A1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Jedenfalls sei die patentgemäße Erfindung durch diese Entgegenhaltung in Kombination mit der US 1,927,462 im Stand der Technik nahegelegt. Dass das Verfügungspatent nicht schutzfähig sei, zeige sich auch an einem in den USA vom dortigen Patentamt (USPTO) für ein zur Familie des Verfügungspatent gehörendes Patent eingeleiteten Ex parte re-examination Verfahren.
Der Antragssteller ist der Ansicht, der Widerruf des Verfügungspatents sei erkennbar fehlerhaft und es sei daher sicher absehbar, dass die Entscheidung auf die von ihm – dem Antragsteller – eingelegte Beschwerde aufgehoben werde. Die vier gegen das Verfügungspatent gerichteten Einsprüche seien alle zurückgezogen worden. Die vom DPMA diskutierte unzulässige Erweiterung des Verfügungspatents habe sich lediglich auf die hier nicht geltend gemachten Ansprüche 3 und 4 bezogen. Im Übrigen sei die Lehre des Verfügungspatentanspruchs patentfähig.
Entscheidungsgründe
Die einstweilige Verfügung ist aufzuheben und der Antrag auf ihren Erlass zurückzuweisen. Denn der Antrag vom 09.03.2008 ist zwar zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.
Da die Antragsgegnerin unstreitig die mit dem Verfügungspatentanspruch 1 geschützte Erfindung benutzt, ist ein Verfügungsanspruch aus §§ 139 Abs. 1, 140a Abs. 1 und 140b Abs. 1 PatG auf Unterlassung, Sequestration und Auskunft gegeben. Es fehlt aber an dem ebenfalls für den Erlass einer einstweiligen Verfügung erforderlichen Verfügungsgrund.
Der Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte setzt voraus, dass die begehrte Regelung gemäß § 940 ZPO zur Abwendung wesentlicher Nachteile für den Antragsteller nötig erscheint. Dafür ist neben einer „Dringlichkeit“ im rein zeitlichen Sinne auch eine materielle Rechtfertigung des vorläufigen Unterlassungsgebotes aus den dem Schutzrechtsinhaber ohne das gerichtliche Eingreifen drohenden Nachteilen erforderlich, welche gegen die Interessen des als Verletzer in Anspruch genommenen Antragsgegners abgewogen werden müssen (vgl. zum Ganzen OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 – AHF-Konzentrat; Mitt 1982, 230 – Warmhaltekanne; GRUR 1994, 508; Mitt 1996, 87, 88 – Captopril; GRUR-RR 2008, 329 – Olanzapin). Dies setzt in der Regel nicht nur voraus, dass die Übereinstimmung des angegriffenen Gegenstandes mit der schutzbeanspruchten technischen Lehre und die Benutzungshandlungen entweder unstreitig oder für das Gericht hinreichend klar zu beurteilen sind, insbesondere kein Sachverständiger hinzugezogen werden muss. Darüber hinaus muss vielmehr auch die Rechtsbeständigkeit des Antragsschutzrechtes hinlänglich gesichert sein. Zweifel an der grundsätzlich zu respektierenden Schutzfähigkeit des Verfügungspatentes können das Vorliegen eines Verfügungsgrundes anerkanntermaßen ausschließen; sie spielen eine wesentliche Rolle im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80 – AHF-Konzentrat; Mitt 1996, 87, 88 – Captopril; GRUR-RR 2008, 329 – Olanzapin; OLG Karlsruhe, GRUR 1988, 900 – Dutralene; OLG Hamburg, GRUR 1984, 1005 – Früchteschneidemesser; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 139 PatG Rn 153b).
Auch wenn es keine festen Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit gibt, kann sie – was das Oberlandesgericht Düsseldorf auch in seiner Entscheidung „Olanzapin“ (GRUR-RR 2008, 329) betont hat – im Allgemeinen nur dann als ausreichend gesichert angesehen werden, wenn die Patentfähigkeit des Antragsschutzrechts bereits in einem kontradiktorischen Verfahren zumindest durch eine erstinstanzliche Entscheidung anerkannt worden ist. Dagegen wird ein Verfügungsgrund in aller Regel zu verneinen sein, wenn der in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren entgegengehaltene Stand der Technik beim Verletzungsgericht so starke Zweifel an der Schutzfähigkeit hat aufkommen lassen, dass in einem entsprechenden Hauptsacheverfahren die Verhandlung im Verletzungsrechtsstreit nach § 148 ZPO ausgesetzt werden müsste, um die Entscheidung über den gegen das Antragsschutzrecht eingelegten Rechtsbehelf abzuwarten. Erst recht gilt das, wenn schon eine erstinstanzliche Entscheidung ergangen ist, die das Patent für nichtig erklärt hat. Auch wenn nach einem solchen Urteil die aus der Erteilung des Schutzrechts folgende Tatbestandswirkung fortbesteht, bis die Entscheidung in Rechtskraft erwächst, rechtfertigt die von einer sachkundig besetzten und zur Bewertung der Schutzfähigkeit berufenen Instanz getroffene Entscheidung regelmäßig so weitgehende Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Antragsschutzrechts, dass im Hauptsacheverfahren eine Aussetzungsanordnung geboten ist und dementsprechend auch im Verfügungsverfahren keine Unterlassungsansprüche mehr durchgesetzt werden können, solange die erstinstanzliche Nichtigkeitsentscheidung Bestand hat. Wer als Schutzrechtsinhaber Verletzer im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Anspruch nehmen will, kann dies deshalb grundsätzlich nur tun, wenn er im Wege der Einspruchsbeschwerde oder der Nichtigkeitsberufung die zu seinen Ungunsten ergangene Entscheidung mit Erfolg zu Fall gebracht hat (vgl. zu Vorstehendem OLG Düsseldorf GRUR-RR 2008, 329, 331 – Olanzapin).
Nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ist im vorliegenden Fall ein Verfügungsgrund zu verneinen, weil hinreichende Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatents bestehen. Diese liegen darin begründet, dass das DPMA mit Beschluss vom 03.12.2009 das Verfügungspatent widerrufen hat. Damit hat sich das Patent in einem kontradiktorischen Verfahren gerade nicht bewährt. Es liegt vielmehr die Entscheidung einer sachkundig besetzten und zur Bewertung der Schutzfähigkeit berufenen Instanz vor, die so weitgehende Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatents begründet, dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung im vorliegenden Fall ausscheidet.
Eine andere Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist auch nicht mit Blick auf die bereits zitierte Entscheidung „Olanzapin“ des OLG Düsseldorf (GRUR-RR 2008, 329) gerechtfertigt, auf die sich vorliegend der Antragsteller beruft. Nach den dort aufgestellten Grundsätzen ist eine Ausnahme von dem prinzipiellen Vorrang der erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung von Verfassungs wegen (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip) geboten, wenn der Widerruf oder die Nichtigerklärung evident unrichtig ist und das selbst nicht fachkundig besetzte Verletzungsgericht diese Unrichtigkeit verlässlich erkennen kann, weil ihm die auftretenden technischen Fragen in Anbetracht des Sachvortrags der Parteien zugänglich sind und von ihm auf der Grundlage ausreichender Erfahrung in der Beurteilung technischer und patentrechtlicher Sachverhalte abschließend beantwortet werden können. Zur evidenten Unrichtigkeit müssen jedoch, wie auch das Oberlandesgericht Düsseldorf jüngst in der Entscheidung „Harnkatheterset“ (Urteil vom 29.04.2010, Az. I-2 U 126/09) festgestellt hat, weitere Nachteile hinzukommen, die dem Antragsteller dadurch drohen, dass er auf den Ausgang des Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsverfahrens verwiesen wird. Im Fall „Olanzapin“ war für den Erlass der einstweiligen Verfügung ein entscheidender Gesichtspunkt, dass das dem Verfahren zugrundeliegende Patent wenige Jahre vor Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer erstinstanzlich vernichtet worden war und der Schutzrechtsinhaber dem Eingriff beliebiger Verletzer – im konkreten Fall: von Generika-Herstellern – schutzlos ausgesetzt gewesen wäre, weil innerhalb der verbleibenden Patentlaufzeit nicht mehr mit einer korrigierenden Berufungsentscheidung zu rechnen war und der Nicht-Erlass der einstweiligen Verfügung einer Rechtsverweigerung gleichgekommen wäre (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2008, 329, 331 – Olanzapin). Das Oberlandesgericht hat daher in der Entscheidung „Harnkatheterset“ (Urteil vom 29.04.2010, Az. I-2 U 126/09) klargestellt, dass der Antragsteller dort, wo sich die für ihn aus dem Verweis auf das Nichtigkeitsberufungsverfahren ergebenden Nachteile nicht von selbst verstehen, entsprechenden substantiierten Sachvortrag zu leisten hat.
Nach diesen Grundsätzen besteht kein Anlass, die einstweilige Verfügung aufrechtzuerhalten. Insofern kann dahinstehen, ob die Entscheidung des DPMA, das Verfügungspatent zu widerrufen, evident unrichtig ist. Dabei ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es nach dem vom Gesetzgeber eingerichteten Einspruchsverfahren grundsätzlich dem Bundespatentgericht obliegt, Entscheidungen der Patentabteilungen beim DPMA zu überprüfen. Dies ist nicht Aufgabe des Verletzungsgerichts. Im Übrigen werden Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents zusätzlich dadurch genährt, dass der Antragsteller in der das Verfügungsverfahren einleitenden Antragsschrift nichts dazu verlautbaren ließ, dass gegen die Erteilung des Verfügungspatents bereits Einspruch eingelegt worden war. Ein solches Verhalten wäre sicherlich dann nicht nötig gewesen, wenn der Antragsteller selbst den Rechtsbestand des Verfügungspatents für hinreichend gesichert erachtet hätte. Aus dem Umstand, dass alle vier Einsprechenden ihren Einspruch im Januar 2008 zurückgenommen haben, kann der Antragsteller nichts zu seinen Gunsten herleiten, da die Beweggründe für die Rücknahmeerklärung unbekannt sind.
Abgesehen davon hat der Antragsteller keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergibt, dass ihm durch den Verweis auf den Ausgang der Beschwerdeentscheidung Nachteile drohen, die es geboten erscheinen lassen, die einstweilige Verfügung aufrechtzuerhalten. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall die Restlaufzeit des Verfügungspatents noch über 10 Jahre beträgt. In diesem Zeitraum ist ohne weiteres mit einer Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Beschwerde gegen den Widerruf des Verfügungspatents zu rechnen. Auch wenn zugunsten des Antragstellers eine Verfahrensdauer von mehreren Jahren unterstellt wird, ist die verbleibende Restlaufzeit noch so lang, dass eine Entwertung des Schutzrechts des Antragstellers durch die Aufhebung der einstweiligen Verfügung nicht zu befürchten ist.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.