I – 2 U 5/17 – Nicht-invasiver Pränataltest I

Düsseldorfer Entscheidungsnummer: 2632

Oberlandesgericht Düsseldorf

Urteil vom 23. März 2017, Az. I – 2 U 5/17

Leitsätze (nichtamtlich):

1. Mit Rücksicht auf die Territorialität jedes Patents müssen prinzipiell alle Schritte des Verfahrens im Inland durchgeführt werden. Benutzungshandlungen, die ausschließlich im Ausland stattfinden, sind rechtlich unbeachtlich. Geschieht die Anwendung des Verfahrens teils im Inland und teils im Ausland, liegt eine inländische Schutzrechtsverletzung nur vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfahrensakte demjenigen zugerechnet werden können, der die übrigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht (Senat, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte). Herstellungs- und Arbeitsverfahren sind hierbei gleichermaßen in den Blick zu nehmen, wobei es für die rechtliche Beurteilung keinen Unterschied macht, ob der im Ausland Agierende derselbe ist wie der im Inland Handelnde oder ein Dritter, und ebenso wenig von Relevanz ist, ob der Dritte eigenverantwortlich oder auf Veranlassung des Inländers aktiv geworden ist.

2. Bezieht sich der Patentschutz auf ein Herstellungsverfahren, ist eine Zurechnung geboten, wenn die ausländischen Verfahrensschritte ein Vor- oder Zwischenprodukt hervorbringen, welches nach Deutschland geliefert und dort unter Anwendung der restlichen Verfahrensschritte zu dem endgültigen Verfahrensprodukt veredelt wird (Senat, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte). Hier muss sich der im Inland Handelnde die Vorarbeit des Dritten (die in dem in den Geltungsbereich des PatG verbrachten Vorprodukt repräsentiert ist und auf die für die endgültige Herbeiführung des Erfindungserfolges aufgebaut wird) zurechnen lassen, weshalb die Sachlage keine andere ist als wenn das Vorprodukt eigenhändig im Inland geschaffen worden wäre.

3. Anders verhält es sich bei der umgekehrten Konstellation, dass im Inland bloß die zu einem Vorprodukt führenden ersten Verfahrensschritte durchgeführt werden und das Vorprodukt danach ins Ausland verbracht wird, wo ein Dritter – ggf. sogar vorhersehbar – die das Verfahren beendenden Teilakte unternimmt. Die Patentbenutzung geschieht hier zu wesentlichen, den Erfindungserfolg herbeiführenden Teilen außerhalb des Inlands. Allenfalls die inländischen Verfahrensschritte können dementsprechend dem die Verfahrensführung fortschreibenden Ausländer zugerechnet werden (mit der Folge, dass das dortige nationale Patent verletzt wird), nicht aber umgekehrt.

4. Ob im Ausland vollzogene Verfahrensschritte für die Herbeiführung eines inländischen Erfindungserfolges herangezogen und genutzt werden, beurteilt sich anhand des mutmaßlich verletzten Patentanspruchs mit seinen technischen Merkmalen, wie das Verfahrensresultat kommerziell verwertet wird. Richtet sich das geschützte Verfahren auf die Untersuchung einer bereitgestellten Blutprobe (1. Verfahrensschritt) mit dem Ziel, das Risiko einer Genanomalie zu diagnostizieren (= letzter Verfahrensschritt) und erfolgt lediglich die Probenentnahme im Inland, während die nachfolgende DNA-Analyse einschließlich der Risikobewertung (Stellen einer Diagnose) durch einen Dritten im Ausland unternommen wird, welcher die von ihm erhobenen Befunde anschließend dem inländischen Probenentnehmer überlässt, der den betreffenden Patienten informiert, so geschieht zwar die kommerzielle Verwertung der Verfahrensresultate (Diagnoseergebnisse) im Inland, weil die Diagnoseleistung hier abgerechnet und vergütet wird. Für die patentrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist jedoch, dass es bei der gegebenen Anspruchsfassung im Ausland zum vollständigen Abschluss des patentierten Verfahrens (Stellen einer Diagnose bzgl. einer Genanomalie) und zum vollständigen Eintritt des Erfindungserfolges kommt.

I. Die Berufung gegen das am 20. Dezember 2016 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Verfügungsklägerin zu tragen.

III. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,- € festgesetzt.

Die Verfügungsklägerin ist die eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 0 994 AAA (nachfolgend: Verfügungspatent). Sie nimmt die Verfügungsbeklagten aus dJ deutschen Teil, der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 698 14 AAB geführt wird, im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Anspruch.

Das Verfügungspatent wurde am 4. März 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität der GB 970 4A AC vom 4. März 1997 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 26. April 2000. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfügungspatents wurde am 14. Mai 2003 veröffentlicht. Nachdem von dritter Seite gegen die Erteilung des Verfügungspatents Einspruch erhoben wurde, hat die Einspruchsabteilung des europäischen Patentamts das Verfügungspatent in geändertem (und hier allein streitgegenständlichen) Umfang aufrechterhalten, wobei diese Entscheidung sodann auch durch die Technische Beschwerdekammer bestätigt wurde. Hinsichtlich des weiteren Inhalts dieser Entscheidungen wird auf die Anlagen rop 4/4a sowie rop 5/5a Bezug genommen. Der deutsche Teil des Verfügungspatents ist in Kraft.

Das Verfügungspatent betrifft eine nicht-invasive, pränatale Diagnostik („non-invasive prenatal diagnosis“). Sein Patentanspruch 18 ist wie folgt gefasst:

„A method of performing a prenatal diagnosis, which method comprises:

(i) providing a maternal blood sample;
(ii) separating the sample into a cellular and non-cellular fraction;
(iii) detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the non-cellular fraction using the method of any one of claims 1 to 17; and
(iv) providing a diagnosis based on the presence and/or quantity and/or sequence of the foetal nucleic acid.“

Und in der eingetragenen deutschen Übersetzung:

„Verfahren zum Durchführen einer pränatalen Diagnose, welches Verfahren umfasst:

(i) Bereitstellen einer maternalen Blutprobe;
(ii) Auftrennen der Probe in eine zelluläre und eine nicht-zelluläre Fraktion;
(iii) Detektieren des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der nicht-zellulären Fraktion unter Anwendung des Verfahrens nach jedem der Ansprüche 1 bis 17; und
(iv) Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und/oder der Menge und/oder der Sequenz der fötalen Nukleinsäure.“

Der in dem vorstehend wiedergegebenen Patentanspruch unter anderem in Bezug genommene Patentanspruch 1 lautet:

„A detection method performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the sample, wherein said nucleic acid is a paternally inherited sequence which is not possessed by said pregnant female.”

In der eingetragenen deutschen Übersetzung weist Patentanspruch 1 folgende Formulierung auf:

„Detektionsverfahren, vorgenommen an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe von einer schwangeren Frau, welches Verfahren das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der Probe umfasst, wobei die Nukleinsäure eine väterlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt.“

Die Verfügungsklägerin hat der B, Inc. eine Lizenz an dem Verfügungspatent eingeräumt. Diese Lizenz betrifft nicht-invasive Pränataltests für den Nachweis von Chromosomenstörungen des Fötus anhand zellfreier DNA aus dem Blut der Mutter. B, Inc. leistet der Verfügungsklägerin Lizenzzahlungen, die sich nach dem Erfolg der nicht-invasiven Pränataltests berechnen. B, Inc. bietet auf dem Gebiet nicht-invasiver Pränataltests das C®-Verfahren an, das den Nachweis von Chromosomenstörungen des Fötus anhand von zellfreier DNA, die aus dem Blut der Mutter gewonnen wurde, ermöglicht. In Deutschland werden nicht-invasive Pränataltests, die auf dem C®-Verfahren beruhen, durch Kooperationspartner unter der Marke D® vermarktet.

Mit ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wendet sich die Verfügungsklägerin gegen einen unter der Bezeichnung E® vermarkteten nicht-invasiven Pränataltest (NIPT, nachfolgend: angegriffenes Verfahren) für die Risikobestimmung von Chromosomenstörungen des Fötus anhand der Analyse von zellfreier DNA (cfDNA), die aus dem Blut der Mutter stammt. Er erfasst das Risiko für die Trisomien 21, 18 und 13 sowie die Monosomie X (Turner-Syndrom). Weiterhin kann das angegriffene Verfahren zur Bestimmung des Geschlechts des Fötus eingesetzt werden. Die Durchführung des Tests ist ab der 10. Schwangerschaftswoche möglich. Anhand der nachfolgend eingeblendeten, durch die Verfügungsklägerin zur Akte gereichten Zeichnung lässt sich der Ablauf des angegriffenen Verfahrens schematisch wie folgt darstellen:
Für das angegriffene Verfahren werden maternale Blutproben durch einen Gynäko-logen entnommen und an die Verfügungsbeklagte zu 1) übermittelt. Diese übersendet die Proben ihrerseits an ein Partnerlabor, die F, Inc. mit Sitz in den USA (nachfolgend: Partnerlabor). Dort wird das Plasma vom Blut abgetrennt und die zellfreie DNA aus dem Plasma extrahiert. Der Nachweis der untersuchten Anomalien erfolgt mittels einer zielgerichteten Analyse der zellfreien DNA durch G™-Assay (Digital Analysis of Selected Regions).

Nachdem die H GmbH und die I GmbH, die Labore in J bzw. K betreiben und deren Geschäftsführer die hiesigen Verfügungsbeklagten zu 2) und 3) sind bzw. zu deren Geschäftsführern die hiesigen Verfügungsbeklagten zu 2) und 3) gehören, ohne Zustimmung der Verfügungsklägerin das angegriffene Verfahren angewendet hatten, erwirkte die Verfügungsklägerin am 5. Oktober 2016 beim Landgericht Düsseldorf (Az.: 4c O 56/16) eine einstweilige Unterlassungsverfügung (Anlage rop C), die durch das Landgericht mit einem am 20. Dezember 2016 verkündeten Urteil bestätigt wurde.

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2016 kündigte die Verfügungsbeklagte zu 1), deren Geschäftsführer die Verfügungsbeklagten zu 2) und zu 3) sind, daraufhin an, die E®-Proben zukünftig nicht mehr in Deutschland abzuarbeiten. Die Analysen würden vielmehr nunmehr mit der gleichen Methodik in einem Partnerlabor in den Vereinigten Staaten erfolgen. Dies gelte auch für bereits eingegangene Aufträge. Die neue Vorgehensweise habe weder Einfluss auf die hohe Qualität noch auf die Dauer der Analyse oder den Preis der Untersuchung. Hinsichtlich des vollständigen Inhalts dieses Schreibens wird auf die Anlage rop A Bezug genommen. Die Probenentnahme bei der schwangeren Frau erfolgt damit weiterhin durch den Gynäkologen, der die Proben an die Verfügungsbeklagte zu 1) übermittelt, die diese wiederum an ihr Partnerlabor in den USA sendet. Nachdem das Partnerlabor die Proben untersucht hat, schickt es ein Befundergebnis an das einsendende Labor in K anonymisiert zurück, welches dieses unter eigenem Briefkopf der betreffenden Patientin zuordnet, validiert und an den einsendenden Facharzt bzw. die einsendende Fachärztin weiterleitet. Ein solches (teilweise geschwärztes) Befundergebnis der Verfügungsbeklagten (Anlage AG 2) ist nachfolgend auszugsweise verkleinert eingeblendet:

Ihm liegt das Diagnoseergebnis des Partnerlabors zugrunde, welches nachfolgend ebenfalls beispielhaft eingeblendet ist, wobei der Patientenname mit Hilfe eines Zahlenschlüssels codiert ist.

Nach Auffassung der Verfügungsklägerin machen die Verfügungsbeklagten damit (nach wie vor) wortsinngemäß von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch. Das Einsammeln der Proben sowie die Übermittlung derselben an ein Partnerlabor der Verfügungsbeklagten stelle ein Bereitstellen einer maternalen Probe dar. Für eine Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens genüge die Verwirklichung dieses Teilschrittes in der Bundesrepublik Deutschland, da die Durchführung der weiteren Verfahrensschritte in den USA den Verfügungsbeklagten zugerechnet werden müsse.

Auf einen entsprechenden Antrag der Verfügungsklägerin vom 26. Oktober 2016 hat das Landgericht Düsseldorf den Verfügungsbeklagten untersagt,

Verfahren zum Durchführen einer pränatalen Diagnose, welches Verfahren umfasst:

(i) Bereitstellen einer maternalen Blutprobe;

(ii) Auftrennen der Probe in eine zelluläre und eine nicht-zelluläre Fraktion;

(iii) Detektieren des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der nicht-zellulären Fraktion unter Anwendung eines Verfahrens, vorgenommen an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe von einer schwangeren Frau, welches Verfahren das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der Probe umfasst, wobei die Nukleinsäure eine väterlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt; und

(iv) Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und/oder der Menge und/oder der Sequenz der fötalen Nukleinsäure,

in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

Gegen diese Beschlussverfügung haben die Verfügungsbeklagten mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2016 Widerspruch eingelegt.

Sie meinen, es fehle sowohl an der Glaubhaftmachung eines Verfügungsanspruchs als auch eines Verfügungsgrundes. Die angegriffene Ausführungsform mache von der technischen Lehre der hier streitgegenständlichen Patentansprüche keinen Gebrauch. Insbesondere sei in dem Einsammeln der Blutproben sowie deren Übersendung in die USA kein Bereitstellen einer maternalen Blutprobe zu sehen. Selbst wenn man von einem solchen Bereitstellen ausginge, könnten die weiteren Verfahrensschritte den Verfügungsbeklagten nicht mit der Rechtsfolge zugerechnet werden, dass eine Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens in der Bundesrepublik Deutschland erfolge. Hierfür sei erforderlich, dass bei Herstellungsverfahren ein wesentlicher, im Anspruch genannter Verfahrensschritt im patentgeschützten Inland durchgeführt werde. Das Bereitstellen beinhalte indes keinen derartigen wesentlichen, im Anspruch genannten Verfahrensschritt. Die erfindungswesentlichen Arbeiten bezögen sich vielmehr auf die darauffolgenden Verfahrensschritte. Ein Verfügungsgrund liege nicht vor, da der Rechtsbestand nicht hinreichend gesichert sei. Die Entgegenhaltung Kazakov et al.: Extrazelluläre DNA im Blut schwangerer Frauen, Zytologie, Vol. 37, Nr. 3, 1995, Seite 232 (Anlage AG 15) offenbare den Gegenstand der Erfindung nach dem Verfügungspatent in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen, so dass es an einer erfinderischen Tätigkeit fehle. Auch sei die Erfindung nicht ausreichend offenbart. Letztlich werde auch das Prioritätsrecht nicht wirksam in Anspruch genommen.

Mit Urteil vom 20. Dezember 2016 hat das Landgericht die Beschlussverfügung vom 26. Oktober 2016 aufgehoben und den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt: Zwar seien bei dem durch die Verfügungsbeklagten eingesetzten Verfahren alle Merkmale des streitgegenständlichen Patentanspruchs verwirklicht. Jedoch habe die Verfügungsklägerin nicht glaubhaft gemacht, dass die Verfügungsbeklagten das verfügungspatentgemäße Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland anwenden. Für die Frage einer Patentbenutzung im Inland könne es mit Blick auf den Territorialitätsgrundsatz nicht auf die Benutzung irgendeines Merkmals im Inland ankommen. Eine Verletzung eines Verfahrensanspruches komme daher nicht in Betracht, wenn im Inland bloß die zu einem Vorprodukt führenden ersten Verfahrensschritte durchgeführt würden und das Vorprodukt danach ins Ausland verbracht werde, wo ein Dritter – ggfs. sogar vorhersehbar – die das Verfahren beendenden Teilakte unternehme. Die Patentbenutzung geschehe hier zu wesentlichen Teilen außerhalb des Inlands.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Verfügungsklägerin ihr Unterlassungsbegehren weiter. Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht insbesondere geltend: Entgegen der Auffassung des Landgerichts stelle die Durchführung des E®-Tests eine inländische Anwendung des durch das Verfügungspatent beanspruchten Verfahrens dar, denn die durch das Partnerlabor der Verfügungsbeklagten in den USA durchgeführten Verfahrensschritte seien der Verfügungsklägerin als inländische Teilakte zuzurechnen. Es sei im vorliegenden Fall klar, dass sich die Verfügungsbeklagten die Analyse von deutschen E®-Proben in den USA zu Eigen machen und damit die gleiche Wirkung für den deutschen Markt wie mit der Analyse der Proben in Deutschland bezwecken würden. Das Angebot und die Durchführung der E®-Tests ziele ausschließlich auf den deutschen Markt ab und trete daher hier zu patentgemäßen Verfahren in Konkurrenz.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

den Verfügungsbeklagten unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Düsseldorf (Az.: 4c O 62/16) im Wege der einstweiligen Verfügung zu untersagen,

Verfahren zum Durchführen einer pränatalen Diagnose, welches Verfahren umfasst:

(i) Bereitstellen einer maternalen Blutprobe;

(ii) Auftrennen der Probe in eine zelluläre und eine nicht-zelluläre Fraktion;

(iv) Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und/oder der Menge und/oder der Sequenz der fötalen Nukleinsäure,

in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

Die Verfügungsbeklagten beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigen das angefochtene Urteil und treten den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.
Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.

Zu Recht hat das Landgericht den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Fehlens eines Verfügungsanspruchs zurückgewiesen. Die Verfügungsbeklagten wenden das durch das Verfügungspatent geschützte Verfahren nicht in der Bundesrepublik Deutschland an.

1.
Ob das Landgericht seine örtliche Zuständigkeit zu Recht bejaht hat, ist im Rechtsmittelzug nicht mehr zu überprüfen. Nach § 513 Abs. 2 ZPO kann die Beru-fung nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht erster Instanz seine Zuständig-keit zu Unrecht angenommen hat. Selbst wenn die Verfügungsklägerin die Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf für den vorliegenden Patentverletzungsrechtsstreit „erschlichen“ hätte, lassen sich daraus im zweiten Rechtszug im Hinblick auf § 513 Abs. 2 ZPO – hinsichtlich der vom Landgericht bejahten örtlichen Zuständigkeit – keine prozessualen Konsequenzen mehr ziehen. Die Vorschrift dient der Verfahrensbeschleunigung und soll die Sacharbeit der ersten Instanz auch bei fehlerhafter Annahme der Zuständigkeit erhalten (vgl. BT-Drs 14/4722 S. 94; BGH, NJW 2005, 1660, 1662; Zöller, ZPO, 31. Aufl., § 513 Rz. 6). Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Vorinstanz ihre Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder ob der Kläger deren Zuständigkeit erschlichen hat. § 513 Abs. 2 ZPO schließt die Nachprüfung der vom Gericht erster Instanz angenommenen örtlichen Zuständigkeit durch das Berufungsgericht schlechthin, d.h. unter jedem erdenklichen rechtlichen Gesichtspunkt, aus (vgl. Senat, Urt. v. 28.01.2010, Az.: I-2 U 131/08 – interframe dropping, BeckRS 2010, 14415; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218).

Nachdem der Verfügungsbeklagte zu 3) im Parallelverfahren (I-2 U 6/17; 4c O 56/16) mit der als Anlage AG 33 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht hat, dass er bereits im August 2016 seinen Hauptwohnsitz nach München verlegt hat, bestehen im Hinblick auf die auch im Berufungsverfahren stets von Amts wegen zu prüfende internationale Zuständigkeit (BGH, NJW 2004, 1456; NJW 2005, 1660, 1662; Senat, Urt. v. 28.01.2010, Az.: 2 U 129/08 = BeckRS 2010, 16641; Urt. v. 05.05.2011, Az.: I-2 U 10/10 = BeckRS 2011, 20929; Urt. v. 06.10.2016, Az.: I-2 U 19/16, BeckRS 2016, 21218) keine Bedenken.

2.
Das Verfügungspatent betrifft pränatale Detektionsverfahren unter Anwendung nicht-invasiver Techniken und im Besonderen die Pränataldiagnostik durch Detektieren fötaler Nukleinsäuren im Serum oder Plasma einer maternalen Blutprobe.

Wie das Verfügungspatent einleitend ausführt werden bei herkömmlichen Screening-Methoden zum Nachweis fötaler Abnormalitäten und zur Geschlechtsbestimmung üblicherweise fötale Proben verwendet, die mittels invasiver Techniken, wie etwa einer Fruchtblasenpunktion und einer Chorionzotten-Probenentnahme, erhalten werden. Diese Techniken erfordern jedoch eine behutsame Handhabung und bergen einen gewissen Grad an Risiko für die Mutter und die Schwangerschaft (Abs. [0002]).

Daneben wurden Techniken zur Vorhersage von Abnormalitäten beim Fötus und möglichen Komplikationen während der Schwangerschaft entwickelt, bei denen maternale Blut- oder Serumproben zum Einsatz kommen. Drei häufig verwendete Marker sind dabei Alpha-Fötoprotein (AFP – von fötalem Ursprung), humanes Choriongonadotropin (hCG) und Östriol zum Screening auf Down-Syndrom und Neuralrohrdefekte. Maternales Serum wird derzeit außerdem zum biologischen Screening auf chromosomale Aneuploide und Neuralrohrdefekte eingesetzt. Da kernhaltige Zellen zwischen der Mutter und dem Fötus übertreten, können die dadurch im maternalen Blut enthaltenen Fötuszellen für die nicht-invasive Pränataldiagnostik eingesetzt und so das mit den herkömmlichen invasiven Techniken verbundene Risiko vermieden werden. In der WO 91/08304 ist die pränatale genetische Bestimmung unter Ausnutzung der aus Fötuszellen im mütterlichen Blut enthaltenen fötalen DNA beschrieben. Schließlich wurden bei der Anreicherung und Isolierung von Fötuszellen für die Analyse beträchtliche Fortschritte erzielt. Diese Techniken sind jedoch nicht nur zeitaufwendig, sondern erfordern auch teure Apparaturen (Abs. [0003] a.E.).

Das Verfügungspatent erläutert weiter zum Hintergrund der Erfindung, dass in letzter Zeit ein Interesse an der Verwendung von aus Plasma oder Serum stammender DNA für die Molekulardiagnostik bestand. Insbesondere wurde gezeigt, dass die Tumor-DNA durch Polymerase-Kettenreaktion (PCR) im Plasma oder Serum einiger Patienten nachgewiesen werden kann. Die GB 2 299 166, auf welche Bezug genommen wird, beschreibt eine nicht-invasive Krebsdiagnostik von K-Ras- und N-Ras-Genmutationen unter Anwendung von auf PCR basierenden Techniken (Abs. [0004] f.).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Verfügungspatent die (in der Verfügungspatent-schrift nicht ausdrücklich formulierte) Aufgabe zu Grunde, ein alternatives nicht-invasives Detektionsverfahren zur pränatalen Diagnose zur Verfügung zu stellen.

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt das Verfügungspatent gemäß der hier streitgegenständlichen Kombination der Patentansprüche 1 und 18 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

Verfahren zum Durchführen einer pränatalen Diagnose, welches Verfahren umfasst:

1. Bereitstellen einer maternalen Blutprobe.

2. Auftrennen der Probe in eine zelluläre und eine nicht-zelluläre Fraktion.

3. Detektieren des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der nicht-zellulären Fraktion unter Anwendung des folgenden Verfahrens:

3.1. Detektionsverfahren, vorgenommen an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe einer schwangeren Frau.

3.2. Das Verfahren umfasst das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der Probe,

3.2.1. wobei die Nukleinsäure eine väterlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die Frau nicht besitzt.

4. Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und/oder der Menge der Sequenz der fötalen Nukleinsäure.

3.
Den Kern der Erfindung bildet das in der Merkmalsgruppe 3 im Einzelnen beschriebene Detektionsverfahren. Anders als im Stand der Technik findet keine Untersuchung fötaler, mittels invasiver Techniken gewonnener Proben statt (Abs. [0002]). Auch werden nicht mehr die Fötuszellen im maternalen Blut für die nicht-invasive Diagnostik eingesetzt (Abs. [0003]). Vielmehr liegt der Erfindung die Erkenntnis zu Grunde, dass fötale DNA (auch) in maternalen Serum- oder Blutplasmaproben und damit in jenem Material nachweisbar ist, das von den Forschern, die die nicht-invasive Pränataldiagnostik unter Verwendung von Fötuszellen im maternalen Blut untersuchen, routinemäßig verworfen wird (Abs. [0006]). Dementsprechend sieht Merkmal 3.1 vor, dass das erfindungsgemäße Detektionsverfahren an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe einer schwangeren Frau durchgeführt werden soll.

Wie genau die Detektion erfolgt, erfährt der Fachmann aus einer Zusammenschau der Merkmale 3., 3.2 und 3.2.1: Es soll das Vorhandensein einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der nicht-zellulären Fraktion detektiert werden (Merkmale 3. und 3.2), wobei die Nukleinsäure eine väterlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die Frau nicht besitzt (Merkmal 3.2). Dementsprechend soll die bereitgestellte maternale Blutprobe (Merkmal 1) zuvor in eine zelluläre und in eine – hier allein interessierende – nicht zelluläre Fraktion aufgetrennt werden (Merkmal 2.).

Das in der Merkmalsgruppe 3. beschriebene Detektionsprozedere ist Bestandteil eines Verfahrens zum Durchführen einer pränatalen Diagnose. Dementsprechend ist es für eine Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre nicht ausreichend, das Vorhandensein einer Nukleinsäure von fötalem Ursprung in der nicht-zellulären Fraktion zu detektieren bzw. nachzuweisen. Vielmehr setzt der streitgegenständliche Patentanspruch zwingend voraus, dass auf der Basis des Vorhandenseins und/oder der Menge der Sequenz der fötalen Nukleinsäure auch eine Diagnose gestellt wird (Merkmal 4.).

4.
Für die rechtliche Beurteilung kann zugunsten der Verfügungsklägerin deren Standpunkt als zutreffend unterstellt werden, dass die Verfügungsbeklagten von der technischen Lehre des Verfügungspatents wortsinngemäß Gebrauch machen, wobei sich der erste Verfahrensschritt (Bereitstellen einer maternalen Blutprobe) in Deutschland vollzieht, während alle weiteren Verfahrensschritte bis zum Stellen einer Diagnose, veranlasst durch die Verfügungsklägerin, durch ein Partnerlabor in den USA unternommen werden, das die gestellte Diagnose zu der Verfügungsbeklagten zu 1) nach Deutschland übermittelt, wo es der betreffenden Patientin bzw. ihrem Arzt bekannt gegeben wird. Mit dem besagten Verhalten verstoßen die Verfügungsbeklagten – wie das Landgericht richtig erkannt hat – nicht gegen Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 9 Nr. 2 PatG, wonach es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden.

Grundsätzlich verletzt nur derjenige ein Verfahrenspatent unmittelbar, der sämtliche Verfahrensschritte eigenhändig anwendet. Verfahrensbeiträge eines Mittäters gelten kraft Zurechnung als eigene. Mit Rücksicht auf die Territorialität jedes Patents müssen prinzipiell alle Schritte des Verfahrens im Inland durchgeführt werden. Benutzungshandlungen, die ausschließlich im Ausland stattfinden, sind rechtlich unbeachtlich. Geschieht die Anwendung des Verfahrens teils im Inland und teils im Ausland, liegt eine inländische Schutzrechtsverletzung nur vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfahrensakte demjenigen zugerechnet werden können, der die übrigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht (Senat, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte). Herstellungs- und Arbeitsverfahren sind hierbei gleichermaßen in den Blick zu nehmen, wobei es für die rechtliche Beurteilung keinen Unterschied macht, ob der im Ausland Agierende derselbe ist wie der im Inland Handelnde oder ein Dritter, und ebenso wenig von Relevanz ist, ob der Dritte eigenverantwortlich oder auf Veranlassung des Inländers aktiv geworden ist.

Bezieht sich der Patentschutz auf ein Herstellungsverfahren, ist eine Zurechnung geboten, wenn die ausländischen Verfahrensschritte ein Vor- oder Zwischenprodukt hervorbringen, welches nach Deutschland geliefert und dort unter Anwendung der restlichen Verfahrensschritte zu dem endgültigen Verfahrensprodukt veredelt wird (Senat, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte). Hier muss sich der im Inland Handelnde die Vorarbeit des Dritten (die in dem in den Geltungsbereich des PatG verbrachten Vorprodukt repräsentiert ist und auf die für die endgültige Herbeiführung des Erfindungserfolges aufgebaut wird) zurechnen lassen, weshalb die Sachlage keine andere ist als wenn das Vorprodukt eigenhändig im Inland geschaffen worden wäre. Anders verhält es sich bei der umgekehrten Konstellation, dass im Inland bloß die zu einem Vorprodukt führenden ersten Verfahrensschritte durchgeführt werden und das Vorprodukt danach ins Ausland verbracht wird, wo ein Dritter – ggf. sogar vorhersehbar – die das Verfahren beendenden Teilakte unternimmt. Die Patentbenutzung geschieht hier – anders als im eingangs erörterten Fall – zu wesentlichen, den Erfindungserfolg herbeiführenden Teilen außerhalb des Inlands. Allenfalls die inländischen Verfahrensschritte können dementsprechend dem die Verfahrensführung fortschreibenden Ausländer zugerechnet werden (mit der Folge, dass das dortige nationale Patent verletzt wird), nicht aber umgekehrt.

Einen Zurechnungssachverhalt hat der Senat (InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte) nach den dargestellten Regeln weiterhin bei einem (Arbeits-)Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen anerkannt, wenn die mit einer Identifikation versehene Prepaid-Telefonkarte im Inland verkauft wird, der das Guthaben verwaltende und die Telefonverbindung zulassende Rechner zwar im Ausland stationiert ist, die vom Rechner generierten Befehle (Identitätsprüfung, Guthabenprüfung, Ermöglichung der Telefonverbindung, Abbruch der Telefonverbindung nach Verbrauch des Guthabens) jedoch im Inland bei der Durchführung des Verfahrens (= Ermöglichen des Telefonierens mit einer Prepaid-Karte) herangezogen werden. Anlass für die Zurechnung war die Überlegung, dass im Ausland begangene Teilakte des geschützten Verfahrens relevant sind, wenn der Täter sie sich für einen im Inland eintretenden Verletzungserfolg zu Eigen macht. Erst wenn dies zu bejahen ist, kommt es zur Haftungsbegrenzung in wirtschaftlich-normativer Betrachtung darauf an, ob das zu Eigen gemachte ausländische Handeln zielgerichtet auf eine Wirkung im inländischen Markt zugeschnitten ist. Das letztgenannte Kriterium suspendiert also nicht vom Zueigenmachen für den inländischen Erfindungserfolg, sondern stellt eine weitere Zurechnungs- und Haftungsbedingung bei ausländischen Teilakten dar.

Ob im Ausland vollzogene Verfahrensschritte für die Herbeiführung eines inländischen Erfindungserfolges herangezogen und genutzt werden, beurteilt sich anhand des mutmaßlich verletzten Patentanspruchs mit seinen technischen Merkmalen und nicht anhand dJ, wie das Verfahrensresultat kommerziell verwertet wird. Richtet sich das geschützte Verfahren – wie hier – auf die Untersuchung einer bereitgestellten Blutprobe (1. Verfahrensschritt) mit dem Ziel, das Risiko einer Genanomalie zu diagnostizieren (= letzter Verfahrensschritt) und erfolgt lediglich die Probenentnahme im Inland, während die nachfolgende DNA-Analyse einschließlich der Risikobewertung (Stellen einer Diagnose) durch einen Dritten im Ausland unternommen wird, welcher die von ihm erhobenen Befunde anschließend dem inländischen Probenentnehmer überlässt, der den betreffenden Patienten bzw. dJ Arzt informiert, so geschieht zwar die kommerzielle Verwertung der Verfahrensresultate (Diagnoseergebnisse) im Inland, weil die Diagnoseleistung hier abgerechnet und vergütet wird. Für die patentrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist jedoch, dass es bei der gegebenen Anspruchsfassung im Ausland zum vollständigen Abschluss des patentierten Verfahrens (Stellen einer Diagnose bzgl. einer Genanomalie) und infolgedJ zum vollständigen Eintritt des Erfindungserfolges kommt. Von daher hat das Landgericht zu Recht eine Parallele zu dem nicht als inländische Patentverletzung zu behandelnden Fall gezogen, dass im Inland bloß ein Vorprodukt gefertigt wird, an dem im Ausland alle restlichen zum Verfahrensabschluss notwendigen Maßnahmen vollzogen werden.

Eine Handhabung, die maßgeblich darauf abstellt, dass der ausländische Verletzungserfolg wirtschaftlich zielgerichtet in Deutschland verwertet wird, weil die Diagnosebefunde hier „veräußert“ werden, stünde auch im Widerspruch dazu, dass für Ergebnisse eines Diagnoseverfahrens kein derivativer Sachschutz (§ 9 Nr. 3 PatG) möglich ist, der es dem Verletzer verbieten würde, die unmittelbaren Erzeugnisse seines Verfahrens anzubieten und zu vertreiben (Senat, InstGE 12, 258 – Blut/Gehirnschranke; BGH, Urteil vom 27.09.2016 – X ZR 124/15, BeckRS 2016, 111826 – Rezeptortyrosinkinase II). Genau ein solcher „Sachschutz“ würde dem Schutzrechtsinhaber jedoch zugebilligt, wenn dem Handelnden mittels eines Anwendungsverbots die kommerzielle Verwertung seines im Ausland erzielten Verfahrenserfolges unter Berufung auf das inländische Patent untersagt würde.

Anders (im Sinne einer zur Patentverletzung führenden Zurechnung) läge der Sachverhalt dann, wenn der Patentanspruch außer dem Stellen der Diagnose auch deren anschließende Bekanntgabe an den Patienten umfassen würde. Unter derartigen Umständen würden der erste und der letzte Verfahrensschritt im Inland vollzogen, wobei die ausländischen Zwischenakte sowohl auf der inländischen Vorarbeit (Probenentnahme) aufbauen als auch deren Erträge durch den letzten inländischen Akt (Mitteilung der gestellten Diagnose) für die Erzielung des Erfindungserfolges genutzt würden, was es rechtfertigt, sie dem Inländer so zuzurechnen, als hätte er die Zwischenschritte selbst im Inland durchgeführt. Bedeutungslos ist dabei, dass die inländischen Verfahrensschritte (Probenentnahme, Bekanntgabe des Diagnoseergebnisses) aus technischer Sicht untergeordnete Handlungen darstellen, mit denen sich der eigentliche Kern der Erfindung nicht verwirklicht.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Eines Ausspruches zur vorläufigen Vollstreckbarkeit bedurfte es nicht, weil das vor-liegende Urteil als zweitinstanzliche Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Verfügung keinem Rechtsmittel mehr unterliegt (§ 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO) und ohne besonderen Ausspruch endgültig vollstreckbar ist.

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I – 2 U 5/17 – Nicht-invasiver Pränataltest I