2 U 86/06 – Plasma-Erzeuger | Düsseldorfer Entscheidungen

Düsseldorfer Entscheidung Nr.: 947

Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 29. Mai 2008, Az. 2 U 86/06

I.
Die Berufung der Klägerin und die Berufung der Beklagten gegen das am 13. Juli 2006 verkündete Urteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf werden zurückgewiesen, die Berufung der Beklagten allerdings mit der Maßgabe, dass
im Ausspruch Ziff. I 1 nach den Worten „dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben wird,“ angefügt wird „und dass das Werkstück mit dem Strahl des reaktiven Mediums ohne Übertragung der Bogenentladung überstrichen wird“,
im Ausspruch Ziff. I 1 nach den Worten „Plasmadüsen, die geeignet sind“ die Worte „und bestimmt sind“ gestrichen werden,
im Ausspruch Ziff. I. 1. die Worte „unübersehbar schriftlich darauf hinzuweisen“ durch die Worte „blickfangmäßig hervorgehoben darauf hinzuweisen“ ersetzt werden.
II.
Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin 25 % und die Beklagte 75 % zu tragen.
III.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,– € abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen deren Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
IV.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 1. Mio €, wovon auf die Berufung der Klägerin 250.000,– € und auf die Berufung der Beklagten 750.000,– € entfallen.

G r ü n d e :

I.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in deutscher Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 761 xxx (Anlage L 1; nachfolgend: Klagepatent) betreffend ein Verfahren zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 29. August 1996 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 1. September 1995 eingereicht und am 12. März 1997 im Patentblatt veröffentlicht. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 31. Oktober 2001 im Patentblatt bekannt gemacht.

Gegen das Klagepatent ist u. a. von der A Entwicklungs + Vertriebs GmbH (nachfolgend: A GmbH) Einspruch eingelegt worden. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens hat die Klägerin den Patentanspruch 1 in eingeschränkter Fassung verteidigt. Mit Zwischenentscheidung vom 5. Juli 2005 (Anlage L 8) hat die Einspruchsabteilung das Klagepatent im eingeschränkten Umfang mit folgendem Anspruch 1 aufrechterhalten:

„Verfahren zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten, durch Oberflächenvorbehandlung mittels elektrischer Entladung, bei dem durch eine Plasmaentladung unter Zufuhr eines Arbeitsgases ein gebündelter Strahl eines reaktiven Mediums erzeugt wird, bei dem die Plasmaentladung als Bogenentladung erzeugt wird und bei dem die zu behandelnde Oberfläche des Werkstücks mit diesem Strahl überstrichen wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben wird.“

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung hat u. a. die A GmbH Beschwerde eingelegt. Die Beklagte ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten. Durch – nach Erlass des angefochtenen Urteils ergangene – Entscheidung vom 12. Dezember 2006 (Anlage B 7) hat die Technische Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und die Angelegenheit an die erste Instanz zurückgewiesen mit der Anordnung, das Klagepatent nach Maßgabe eines von der Beklagten im Beschwerdeverfahren gestellten ersten Hilfsantrages eingeschränkt aufrechtzuerhalten. Der von der Technischen Beschwerdekammer für gewährbar erachtete Patentanspruch 1 lautet danach wie folgt:

Zwischenzeitlich ist eine neue Patentschrift veröffentlicht worden (Anlage L 24). In dieser B2-Schrift ist der Patentanspruch 1 allerdings offensichtlich unrichtig wiedergegeben. Die Klägerin hat deshalb mit Eingabe vom 6. März 2008 um Berichtigung gebeten, worauf das Europäische Patentamt mit Schreiben vom
11. April 2008 mitgeteilt hat, dass dem Antrag auf Berichtigung stattgegeben wird.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift verdeutlicht den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung „XY“ einen Plasma-Erzeuger, zu dem die Klägerin als Anlage L 6 eine Produktbeschreibung vorgelegt hat. Dieser Produktbeschreibung zufolge handelt es sich um „Ein innovatives Verfahren zur Behandlung und Modifizierung von Oberflächen“. In der Produktbeschreibung, in der darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein „Gemeinschaftsprodukt“ der A GmbH und der Beklagten handelt, heißt es unter der Überschrift „Vorteile dieses Verfahrens“ u. a:

„- Potenzialfreier Plasmastrahl, somit sind auch metallische Materialien problemlos behandelbar“

Unter der Überschrift „Funktion des XY“ heiß es u. a.:

„Ein XY besteht aus einem Hochspannungserzeuger und einer Plasmadüse. Im Inneren der Plasmadüse entsteht das Plasma durch eine Hochspannungsentladung zwischen zwei Elektroden.“

Die vollständige Produktbeschreibung (Anlage L 6) wird nachfolgend wiedergegeben.

Die Klägerin sieht hierin eine mittelbare Verletzung des Klagepatents. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht, die angegriffene Vorrichtung diene bestimmungsgemäß dazu, von sämtlichen Merkmalen des geschützten Verfahrens wortsinngemäß Gebrauch zu machen. Darüber hinaus hat sie vorgetragen, es bestehe die Gefahr, dass die Beklagte eine abgewandelte Ausführungsform anbiete, die statt – wie die Ausführungsform „XY“ – mit einer Hochfrequenz-Wechselspannung mit Hilfe einer gepulsten Hochfrequenz-Gleichspannung betrieben werde. In einem Telefonat zwischen dem Geschäftsführer Buske der Klägerin und dem Geschäftsführer der A GmbH, die der Beklagten den Generator und den Transformator zuliefere, habe letzterer angekündigt, die angegriffene Ausführungsform werde gegebenenfalls durch Zwischenschaltung einer Diode, die eine solche gepulste Gleichspannung bewirke, abgewandelt, falls der Beklagten die derzeitige Ausführungsform untersagt werde. Der in Aussicht genommene Aufbau ergebe sich aus der nachfolgenden Zeichnung (Anlage L 18b):

Auch eine gepulste Gleichspannung werde vom Wortsinn des Klagepatents erfasst. Jedenfalls benutze eine mit einer „gepulsten Gleichspannung“ betriebene Vorrichtung das Klagepatent mit äquivalenten Mitteln.

Die Beklagte, die um Klageabweisung und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über die gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegte Beschwerde gebeten hat, hat eine Patentverletzung in Abrede gestellt. Sie hat geltend gemacht, dass die Bogenentladung bei ihrem Gerät nicht mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung, sondern mit einer gepulsten Gleichspannung betrieben werde. Der verwendete Generator erzeuge eine Gleichspannung von 1.000 Volt, die dann von einem Transformator auf die Zündspannung von 20.000 Volt transformiert werde. Eine gepulste Gleichspannung sei keine Wechselspannung. Darüber hinaus sei das Klagepatent nicht rechtsbeständig, weshalb der Verletzungsrechtsstreit jedenfalls bis zur Entscheidung im Einspruchs-Beschwerdeverfahren auszusetzen sei.

Durch Urteil vom 13. Juli 2006 hat das Landgericht dem das Anbieten und den Vertrieb des angegriffenen Plasma-Generators „XY“ betreffenden Klagebegehren im Wesentlichen entsprochen. Den auf das Verbot des Anbietens und Lieferns einer abgewandelten Ausführungsform gerichteten weiteren Unterlassungsantrag der Klägerin hat es hingegen abgewiesen. In der Sache hat das Landgericht wie folgt erkannt:

I.
Die Beklagte wird verurteilt,

1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,– Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,

Plasmadüsen, die geeignet sind und bestimmt sind zur Durchführung eines Verfahrens zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten durch Oberflächenvorbehandlung mittels elektrischer Entladung, bei dem durch eine Plasmaentladung unter Zufuhr eines Arbeitsgases ein gebündelter Strahl eines reaktiven Mediums erzeugt wird, bei dem die Plasmaentladung als Bogenentladung erzeugt wird und bei dem die zu behandelnde Oberfläche des Werkstücks mit diesem Strahl überstrichen wird, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben wird,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

ohne

– im Falle des Anbietens den Angebotsempfänger unübersehbar schriftlich darauf hinzuweisen, dass ohne die Zustimmung der Klägerin die Plasmadüse nicht zur Durchführung des vorbeschriebenen Verfahrens verwendet werden darf, und

– im Falle der Lieferung dem Abnehmer die Verpflichtung aufzuerlegen, das vorbeschriebene Verfahren bei Meidung einer für jeden Benutzungsfall fällig werdenden, an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 6.000,– Euro (in Worten: sechstausend Euro) nicht ohne Zustimmung der Klägerin durchzuführen;

2.
der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30. November 2001 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen,
–zeiten und –preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der jeweiligen Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

wobei der Beklagten vorbehalten wird, auf ihr Verlangen die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und nicht-gewerblichen Abnehmer nicht der Klägerin, sondern einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die Kosten der Einschaltung übernimmt und ihn ermächtigt und zugleich verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Name oder eine bestimmte Anschrift in der erteilten Rechnung enthalten ist.

II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 30. November 2001 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III.
Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Mit dem Plasma-Generator „XY“ verletze die Beklagte das Klagepatents wortsinngemäß in mittelbarer Weise. Dieses Gerät stelle ein Mittel dar, das bestimmt und geeignet sei, von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen. Von der Beklagten werde dies nur insoweit in Abrede gestellt, als diese bestreite, dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben werde, und die Beklagte behaupte, der Betrieb erfolge mit einer gepulsten Gleichspannung. Angesichts des ergänzten Vortrags der Klägerin, die auch eine weitere Messreihe habe durchführen lassen, sei das diesbezügliche Bestreiten der Beklagten allerdings unsubstanziiert. Der Unterschied zwischen den Messungen der Parteien bestehe darin, dass die Klägerin am Ausgang des Hochspannungstransformators gemessen habe, während die Messung der Beklagten am Ausgang des Generators durchgeführt worden sei. Zutreffend sei der von der Klägerin gewählte Messpunkt, weil das streitige Merkmal verlange, dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben werde. Betrieben werde die Bogenentladung aber mit der Spannung, die zum Entstehen der Bogenentladung führe. Dies wiederum sei bei einem vorgeschalteten Transformator die Ausgangsspannung des Transformators. Die angegriffene Ausführungsform sei auch ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe, weil sie das vom Klagepatent geschützte Verfahren ausführe. Im Hinblick auf die Produktbeschreibung könne auch kein Zweifel daran bestehen, dass die angegriffene Ausführungsform von der Beklagten dazu bestimmt worden sei, zur Durchführung des geschützten Verfahrens benutzt zu werden. Da die Beklagte mit dem Plasma-Erzeuger „XY“ von dem Klagepatent widerrechtlich Gebrauch gemacht habe, sei sie der Klägerin insoweit zur Unterlassung verpflichtet. Die Handlungen der Beklagten rechtfertigten es, ihr das Angebot und das Inverkehrbringen schlechthin zu untersagen, weil nach einer ausdrücklichen Nachfrage in der mündlichen Verhandlung unstreitig sei, dass die angegriffene Ausführungsform nicht patentfrei benutzt werden könne. Im Hinblick darauf sei der Beklagten auf Antrag der Klägerin für das Inverkehrbringen – als demgegenüber mildere Maßnahme – auch aufzuerlegen, mit Abnehmern eine strafbewehrte Unterlassungsvereinbarung zu vereinbaren.

Dagegen stehe der Klägerin – zumindest derzeit – kein Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung des Anbietens und Lieferns von Plasmadüsen zu, bei denen die Bogenentladung durch Schaltung einer Diode zwischen Generator und Elektrode mit Hilfe einer gepulsten Hochfrequenz-Gleichspannung betrieben werde. Die Klägerin habe nicht schlüssig dargetan, dass eine Erstbegehungsgefahr für das Angebot bzw. die Lieferung einer solchen, abgewandelten Ausführungsform, bei der die Bogenentladung durch Schaltung einer Diode zwischen Generator und Elektrode mit Hilfe einer gepulsten Hochfrequenz-Gleichspannung betrieben werde, durch die Beklagte bestehe.

Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien Berufung eingelegt.

Mit ihrer Berufung wendet sich die Klägerin gegen die Abweisung ihres eine abgewandelte Ausführungsform betreffenden Unterlassungsantrages, wobei sie den Anspruch 1 des Klagepatents nunmehr in der Fassung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 12. Dezember 2006 geltend macht. Außerdem hat die Klägerin zunächst im Wege der Klageerweiterung begehrt, der Beklagten das Angebot und die Lieferung der in Rede stehenden Ausführungsformen schlechthin zu untersagen. Einen solchen uneingeschränkten Unterlassungsantrag hat sie jedoch zuletzt nicht mehr gestellt. Unter Wiederholung, Vertiefung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens trägt die Klägerin vor:

Bei der Benutzung der angegriffenen Ausführungsform werde auch das im Rahmen des Beschwerdeverfahren neu hinzugekommene Merkmal verwirklicht. Danach solle allein der Plasmastrahl auf das zu behandelnde Werkzeug auftreffen; insbesondere sollten bei der Entladung bestehende Funken mit dem Werkstoff nicht in Berührung kommen. Die Beklagte weise in ihrer Produktbeschreibung selbst darauf hin, dass ein „potenzialfreier Plasmastrahl“ erzeugt werde. Dies sei ein solcher, der keine Funken enthalte.

Zu Unrecht sei das Landgericht davon ausgegangen, dass eine Erstbegehungsgefahr betreffend Angebot und Lieferung einer mit einem Gleichrichter bestückten Ausführungsform nicht bestehe. Die Beklagte und die A GmbH seien wirtschaftlich eng verbunden; der „XY“ werde von der A GmbH nicht nur geliefert, sondern sei ausweislich der Produktbeschreibung ein „Gemeinschaftsprodukt“ beider Unternehmen. Von den Äußerungen des Geschäftsführers der A GmbH habe sich die Beklagte nicht distanziert. Außerdem seien – wie sich aus dem Vorbringen der A GmbH und der Beklagten im Einspruchs-Beschwerdeverfahren ergebe – u. a. von dem Geschäftsführer der A GmbH verschiedene Temperaturmessungen an der angegriffenen Ausführungsform bei unterschiedlichen Betriebsweisen durchgeführt worden, wobei eine dieser Betriebsweisen eine solche mit gepulster Gleichspannung gewesen sei. Die von der A GmbH und der Beklagten in das Einspruchs-Beschwerdeverfahren eingeführten Tests belegten, dass die Beklagte und die A GmbH die Verwendung einer gepulsten Gleichspannung anstelle einer reinen Wechselspannung als austauschbar ansehe.

Auch eine Ausführungsform, bei der mittels eines Gleichrichters eine gepulste Gleichspannung erzeugt werde, unterfalle dem Schutzbereich des Klagepatents, solange die gepulste Gleichspannung mit Hochfrequenz betrieben werde. Eine solche Ausführungsform verletze das Klagepatentebenfalls wortsinngemäß in mittelbarer Weise, jedenfalls aber äquivalent.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das angefochtene Urteil teilweise abzuändern und die Beklagte über die vom Landgericht zuerkannten Ansprüche ferner zu verurteilen,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,– Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

ohne

– im Falle des Anbietens den Angebotsempfänger blickfangmäßig hervorgehoben darauf hinzuweisen, dass ohne die Zustimmung der Klägerin die Plasmadüse nicht zur Durchführung des vorbeschriebenen Verfahrens verwendet werden darf, und

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen und

auf ihre Berufung teilweise abändernd Klage insgesamt abzuweisen.

Sie vereidigt das Urteil des Landgerichts, soweit dieses die Klage abgewiesen hat, und verfolgt ihr Klageabweisungsbegehren mit ihrer Berufung insgesamt weiter. Unter Vertiefung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens trägt sie vor:

Zu Recht habe das Landgericht der Klage hinsichtlich einer mit einem Gleichrichter bestückten Ausführungsform mangels Erstbegehungsgefahr nicht stattgegeben. Die A GmbH sei nicht ihr „Projektpartner“, sondern nur Zulieferer des Generators der angegriffenen Ausführungsform „XY“. Die von der Klägerin behauptete Äußerung des Geschäftsführers der A GmbH, welche sie vorsorglich bestreite, sei nicht mit ihr abgestimmt gewesen. Außerdem lasse sich der behaupteten Äußerung auch nicht entnehmen, dass bei der A GmbH ein Entschluss vorliege, eine solche Ausführungsform zu liefern. Die in das Einspruchs-Beschwerdeverfahren eingeführten Tests seinen nur erfolgt, um die mangelnde erfinderische Tätigkeit zu untermauern. Sie seien überdies von der A GmbH durchgeführt worden. Außerdem würde – was sie nur zur Rechtsverteidigung geltend mache und womit eine Berühmung einer Rechtsposition nicht verbunden sei – die abgewandelte Ausführungsform das Klagepatent nicht verletzen. Dieses erfordere eine Wechselspannung, für die kennzeichnend sei, dass der Spannungsverlauf Nulldurchgänge aufweise, was bei einer gepulsten Gleichspannung nicht der Fall sei.

Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform „XY“ liege eine mittelbare Patentverletzung ebenfalls nicht vor, weshalb die Klage insgesamt unbegründet sei. Zu Unrecht habe das Landgericht angenommen, dass die Messung am Ausgang des Transformators vorzunehmen sei. Richtiger Messpunkt sei der Ausgang des Generators. Dort liege bei der angegriffenen Ausführungsform keine Wechselspannung, sondern lediglich eine gepulste Gleichspannung vor, welche nicht unter das Klagepatent falle.

Das neu hinzugekommene Merkmal werde ebenfalls nicht erfüllt. Danach dürfe der Plasmastrahl keine Funken der Bogenentladung enthalten. Ob in dem Plasmastrahl eine Funkenladung stattfinde, hänge bei der angegriffenen Ausführungsform von der vom Kunden gewählten Leistung des Generators und dem vom Kunden gewählten Gasdurchsatz ab. Lediglich bei geringer Leistung und geringem Gasdurchsatz sei es möglich, dass der Plasmastrahl keine Funken der Bogenentladung enthalte.

Gerügt werde vorsorglich außerdem, dass der Tenor des angefochtenen Urteils zu weit gehe. Eine Verpflichtung, ihren Abnehmern Vertragsstrafeversprechen aufzuerlegen, könne nicht bestehen, weil eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten tatsächlich patentfrei sei.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass in den Unterlassungsausspruch die Merkmale des im Einspruchs-Beschwerdeverfahren neugefassten Patentanspruchs 1 aufgenommen werden sollen, und dass es im Urteilsausspruch Ziffer I. 1. ferner statt „unübersehbar schriftlich darauf hinzuweisen“ heißen soll: „blickfangmäßig hervorgehoben darauf hinzuweisen“.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung, soweit das Landgericht der Klage stattgegeben hat, und tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten entgegen. Dass bei der angegriffenen Ausführungsform „XY“ die zur Erzeugung der Plasmaentladung notwendige Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben werde, habe das Landgericht zutreffend festgestellt. Das neue hinzugekommene Merkmal werde ebenfalls verwirklicht. Die Oberflächenbehandlung mittels der angegriffenen Ausführungsform erfolge ohne Übertragung der Bogenentladung. Auch bei einer Leistung von 600 und 800 Watt trete keine Bogenentladung aus der Plasmadüse aus. Funken würden auch dann nicht auf das Werkstück übertragen. Das Vorbringen der Beklagten zu einer Reihe von patentfreien Verwendungsmöglichkeiten sei unzutreffend und unerheblich.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.
Die Berufungen der Klägerin und der Beklagten sind jeweils zulässig, aber – mit den aus der Urteilsformel zu Ziff. I ersichtlichen Maßgaben – unbegründet.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

A.
Berufung der Beklagten
Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht das Anbieten und den Vertrieb des angegriffenen Plasma-Erzeugers „XY“ als mittelbare Verletzung des Anspruchs 1 des Klagepatents beurteilt. Das Berufungsvorbringen der Beklagten rechtfertigt keine andere Beurteilung. Durch das Anbieten und den Vertrieb dieser Ausführungsform verletzt die Beklagte das Klagepatent mittelbar. Die Ergänzung des landgerichtlichen Urteils trägt der zwischenzeitlichen Änderung des Patentanspruchs 1 im Einspruchs-Beschwerdeverfahren Rechnung. Außerdem hat der Senat hinsichtlich des von der Beklagten im Falle des Anbietens des angegriffenen Plasma-Erzeugers anzubringenden Warnhinweises entsprechend dem Antrag der Klägerin im Ausspruch Ziff. I 1 erster Spiegelstrich des landgerichtlichen Urteils die Worte „unübersehbar schriftlich darauf hinzuweisen“ durch die Worte „blickfangmäßig hervorgehoben darauf hinzuweisen“ ersetzt, ohne dass damit eine sachliche Änderung verbunden wäre. Außerdem konnte es nicht bei der Formulierung „und bestimmt“ in Abschnitt I. 1. des landgerichtlichen Urteilsausspruches bleiben, weil diese Formulierung wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig ist; der Senat hat sie daher gestrichen, ohne dass auch damit eine sachliche Änderung verbunden wäre.

1.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Erhöhung der Benetzbarkeit von Werkstücken mit Flüssigkeiten durch Oberflächen-Vorbehandlung.

Soll ein Werkstück oberflächenbeschichtet, lackiert oder geklebt werden, ist häufig eine Vorbehandlung erforderlich, durch die Verunreinigungen von der Oberfläche entfernt werden und dadurch die Molekülstruktur – insbesondere bei Werkstücken aus Kunststoff – so verändert wird, dass die Oberfläche mit Flüssigkeiten wie Kleber, Lacken und dergleichen benetzt werden kann (vgl. B2-Schrift gemäß Anlage L 24, Absatz [0002], Spalte 1, Zeilen 7 bis 14; nachfolgende Bezugnahmen beziehen sich auf die B2-Schrift).

Wie die Klagepatentschrift in ihrer Einleitung ausführt, ist in dem Artikel „Surface Treatment of Plastics by XY“, Kiyozumi, Journal of Adhesion Society of Japan, 1968 (Anlage L 4), ein Verfahren zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 bekannt (Absatz [0003], Spalte 1, Zeilen 15 bis 18). Bei diesem Verfahren wird die Bogenentladung mit einer Gleichspannung betrieben (Absatz [0003], Spalte 1, Zeilen 18 bis 20).

Die Klagepatentschrift führt einleitend ferner aus (Absatz [0004], Spalte 1, Zeilen 21 bis 25), dass ein weiteres bekanntes Verfahren zur Vorbehandlung von Kunststofffolien darin besteht, eine Korona-Entladung auf die Folienoberfläche einwirken zu lassen. Zu diesem Zweck wird die Folie, auf deren Oberfläche die Korona-Entladung einwirken soll, durch einen schmalen Spalt zwischen den Korona-Elektroden hindurchgeführt. Die Klagepatentschrift bemerkt dazu, dass dieses Verfahren nur bei relativ dünnen Folien anwendbar ist (Absatz [0004], Spalte 1, Zeilen 25 bis 27). Sie kritisiert außerdem, dass es zu einer unerwünschten Vorbehandlung der Rückseite der Folie kommen kann, beispielsweise wenn sich zwischen der rückseitigen Elektrode und der Folie eine Luftblase bildet, in der eine weitere Entladung stattfindet (Absatz [0004], Spalte 1, Zeilen 25 bis 31).

Die Klagepatentschrift geht einleitend ferner auf den aus der DE 43 25 939 C1 (Anlage L 3) bekannten Stand der Technik ein (Absatz [0005], Spalte 1, Zeilen 32 ff.) In dieser Schrift wird eine Korona-Düse beschrieben, die zum Vorbehandeln der Oberfläche von dickeren Folien oder massiven Werkstücken dient und bei der zwischen den Elektroden ein oszillierend oder umlaufend geführter Luftstrom austritt, so dass man eine flächige Entladungszone erhält, in der die zu behandelnde Oberfläche des Werkstücks mit den Korona-Entladungsbüscheln überstrichen werden kann. Das Klagepatent kritisiert daran, dass sich diese Korona-Düse nicht für die Vorbehandlung von Werkstücken mit einem verhältnismäßig tiefen Relief eignet, weil Innenecken, tiefe Nuten und dergleichen mit der flächig ausgedehnten Entladungszone dieser Düse nicht oder nur schwer zu erreichen sind (Absatz [0005], Spalte 1, Zeilen 39 bis 44). Weiter beanstandet sie, dass diese Korona-Düse eine verhältnismäßig aufwendige und sperrige Konstruktion besitzt, weil für die Erzeugung des oszillierenden bzw. umlaufenden Luftstroms ein Motorantrieb erforderlich ist (Absatz [0005], Spalte 1, Zeilen 44 bis 47).

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, ein Verfahren zur Vorbehandlung von Werkstückoberflächen mittels elektrischer Entladung anzugeben, das sich auch bei Werkstückoberflächen mit einem relativ komplizierten Relief anwenden lässt (Absatz [0006], Spalte 1, Zeilen 49 bis 53), und bei dem eine Schädigung der Werkstück-Oberfläche vermieden wird (vgl. Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 12.12.2006, Anlage B 7, S. 14/15, Abschnitt 4.2 der Gründe).

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Anspruch 1 des Klagepatents in der in diesem Rechtsstreit nunmehr geltend gemachten Fassung gemäß der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 12. Dezember 2006 (Anlage B 7) die Kombination folgender Merkmale vor:

1. Verfahren zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten durch Oberflächen-Vorbehandlung mittels elektrischer Entladung.

2. Es wird durch
a) eine Plasmaentladung
b) unter Zufuhr eines Arbeitsgases
c) ein gebündelter Strahl
d) eines reaktiven Mediums erzeugt.

3. Die Plasmaentladung wird als Bogenentladung erzeugt.

4. Die zu behandelnde Oberfläche des Werkstücks wird mit diesem Strahl überstrichen.

5. Die Bogenentladung wird mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben.

6. Das Werkstück wird mit dem Strahl des reaktiven Mediums ohne Übertragung der Bogenentladung überstrichen.

Die Klagepatentschrift stellt heraus, dass sich das patentgemäße Verfahren zur Behandlung sowohl von leitenden als auch von nichtleitenden Werkstücken, insbesondere von Werkstücken aus Kunststoff eignet. Sie führt weiter aus, dass sich gezeigt hat, dass sich auf die beschriebene Weise ein Strahl erzeugen lässt, der einerseits chemisch so aktiv ist, dass eine wirksame Oberflächen-Vorbehandlung erreicht wird, dieser andererseits jedoch eine so niedrige Temperatur besitzen kann, dass auch empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden (Absatz [0008], Spalte 1 Zeile 57 bis Spalte 2 Zeile 7).

Angesichts des Streits der Parteien bedürfen die Merkmale 5 und 6 der obigen Merkmalsgliederung näherer Erläuterung.

Gemäß Merkmal 5 wird die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben. Hieraus folgt zweierlei: Zum einen wird die Bogenentladung erfindungsgemäß mit Hilfe einer Wechselspannung betrieben. Zum anderen handelt es sich bei dieser Wechselspannung um eine Hochfrequenz-Spannung.

In der allgemeinen Patentbeschreibung heißt es hierzu in Absatz [0016], Spalte 3 Zeilen 20 bis 24:

„An die Elektrode wird bevorzugt eine Hochfrequenz-Wechselspannung in der Größenordnung von 10 bis 30 kV angelegt, der zur Stabilisierung der Entladung eine kleine Gleichspannungskomponente überlagert sein kann.“

In der besonderen Patentbeschreibung wird hinsichtlich des in den Figuren der Klagepatentschrift gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispiels in Absatz [0022] (Spalte 4, Zeilen 16 bis 23) ferner ausgeführt:

„Der Mantel 20 und damit die Ringelektrode 22 sind geerdet und zwischen dieser Ringelektrode und der Stiftelektrode 18 wird mit Hilfe eines Hochfrequenz-Generators 26 eine Wechselspannung mit einer Frequenz in der Größenordnung von 20 kHz angelegt, deren Spannung regelbar ist und während des Betriebs des Strahlgenerators etwa in der Größenordnung von 5 bis 30 kV liegt.“

Dem entnimmt der Fachmann, dass eine Hochfrequenz-Wechselspannung im Sinne des Klagepatents jedenfalls eine Wechselspannung mit einer Frequenz in der in der Patentschrift angegebenen Größenordnung ist. Außerdem wird der Fachmann in der Patentbeschreibung darüber belehrt, dass die erfindungsgemäße Hochfrequenz-Wechselspannung ggf. mit einer „kleinen Gleichspannungskomponente“ überlagert sein kann.

Für den Fachmann ist außerdem klar, dass es dem Klagepatent entscheidend auf die an der Elektrode anliegende Spannung ankommt. Wie das Landgericht im Einzelnen zutreffend herausgearbeitet hat, spricht hierfür bereits der Wortlaut des Patentanspruchs 1. Dieser verlangt, dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben wird (Merkmal 5). Die Bogenentladung wird mit der Spannung betrieben, die zum Entstehen bzw. Zünden der Bogenentladung führt. Dies wiederum ist bei einem gegebenenfalls vorgeschalteten Transformator die Ausgangsspannung des Transformators. Auf den Generator stellt der Patentanspruch nicht ab; er verlangt, dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung herbeigeführt wird. Entscheidend ist daher der Zustand, in dem die Spannung aus dem Transformator herauskommt.

Dass es dem Klagepatent auf die an der Elektrode anliegende Spannung ankommt, wird durch die vorzitierte Beschreibungsstelle bestätigt. In Absatz [0016] wird ausdrücklich gesagt, dass „an die Elektrode“ bevorzugt eine Hochfrequenz-Wechselspannung in der Größenordnung von 10 bis 30 kV angelegt wird. Ferner heißt es in Absatz [0022], dass zwischen der Ringelektrode 22 und der Stiftelektrode 18 mit Hilfe eines Hochfrequenz-Generators 26 eine Wechselspannung mit einer Frequenz in der Größenordnung von 20 kHz angelegt wird. Daraus ergibt sich zweifelsfrei, dass die Spannung, die tatsächlich an der Elektrode anliegt, maßgebend ist. Denn die vom Klagepatent geforderte Hochfrequenz-Wechselspannung soll eben an dieser anliegen. Daraus, dass die Klagepatentschrift in Absatz [0022] auch den Generator anspricht und ausführt, dass die Wechselspannung mit Hilfe eines Hochfrequenz-Generators 26 angelegt wird, lässt sich nichts anderes herleiten. Dies beruht ersichtlich darauf, dass bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung, mit welchem sich die betreffende Beschreibung befasst, die an der Elektrode anliegende Wechselspannung unmittelbar von einem entsprechenden Generator erzeugt wird. Dass von dem patentgemäßen Verfahren nur dann Gebrauch gemacht wird, wenn die Hochfrequenz-Wechselspannung unmittelbar durch einen Generator zur Erzeugung von Wechselstrom erzeugt wird, so dass die Hochfrequenz-Wechselspannung an dessen Ausgang vorliegen muss, lässt sich der Klagepatentschrift, und zwar auch dem von der Beklagten in Bezug genommenen Absatz [0013] (vormals: Absatz [0012]) nicht entnehmen. Insbesondere enthält der maßgebliche Anspruch 1 keine entsprechende Einschränkung. Er gibt namentlich nicht vor, dass die Elektrode direkt von einem Generator versorgt werden muss. Schließlich ist auch weder dargetan noch ersichtlich, dass die Hochfrequenz-Wechselspannung aus einem bestimmten technischen Grund bereits zwingend am Ausgang des Generators vorliegen sollte.

Das neu hinzugefügte Merkmal 6 sieht vor, dass das zu behandelnde Werkstück mit dem Strahl des reaktiven Mediums (vgl. Merkmal 2) ohne Übertragung der Bogenentladung überstrichen wird. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass allein der Plasmastrahl auf das zu behandelnde Werkstück auftrifft, der Plasmastrahl also keine Bogenentladung bzw. Funken enthalten soll. Wie im Zusammenhang mit dem bevorzugten Ausführungsbeispiel in Figur 1 der Klagepatentschrift gezeigt ist, erstreckt sich die Bogenentladung zwischen der Stiftelektrode (18) und der Ringelektrode (22), während ein Plasmastrahl (24) das Werkstück berührt (vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 12. 12.2006, Anlage B 7, Seite 13 unten bis Seite 14 oben). Dabei sind eventuell bei der Bogenentladung entstehende Funken nicht Bestandteil des Plasmastrahls (24) und erreichen damit das Werkstück nicht. Eine Schädigung der Oberfläche des Werkstückes wird hierdurch vermieden (vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 12.12.2006, Anlage B 7, Seite 14 unten bis Seite 15 oben).

2.
Die Beklagte verletzt den deutschen Teil des Klagepatents dadurch mittelbar, dass sie die angegriffenen Geräte des Typs „XY“ in Deutschland Abnehmern anbietet und auch an sie liefert, die ihrerseits zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt sind (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 3 PatG).

Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.

a)
Der angegriffene, von der Beklagten unter der Bezeichnung „XY“ vertriebene Plasma-Erzeuger ist ein Mittel, das objektiv dazu geeignet ist, von der technischen Lehre des Klagepatents dem Wortsinn nach Gebrauch zu machen.

Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGHZ 115, 204 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ob das Mittel hierfür geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (BGH, GRUR 2005, 848, 850 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115, 205, 208 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das trifft jedenfalls auf Vorrichtungen zu, mit denen ein patentgeschütztes Verfahren praktiziert werden kann (BGH, a.a.O. – Rohrschweißverfahren). So verhält es sich im Streitfall hinsichtlich der von der Beklagten unter der Bezeichnung „XY“ vertriebenen Ausführungsform.

aa)
Zwischen den Parteien steht – auch in der Berufungsinstanz – außer Streit, dass die angegriffene Ausführungsform gemäß Merkmal 1 zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten durch Oberflächen-Vorbehandlung mittels elektrischer Entladung einsetzbar ist, und dass sie ferner objektiv geeignet ist, bei einer solchen Behandlung die Schritte gemäß den Merkmalen 2 bis 4 der obigen Merkmalsgliederung wortsinngemäß durchzuführen. Weitere Ausführungen hierzu sind deshalb entbehrlich.

Im Hinblick auf das Berufungsvorbringen der Beklagten, wonach die angegriffene Ausführungsform auch patentfrei einsetzbar sein soll, ist lediglich anzumerken, dass es hierauf für die Verwirklichung des objektiven Tatbestands des § 10 PatG nicht ankommt. Die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass die angegriffene Ausführungsform auch gemäß Merkmal 1 zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten durch Oberflächen-Vorbehandlung mittels elektrischer Entladung benutzt werden kann. In ihrer Produktbeschreibung (Anlage L 6) weist sie unter der Überschrift „Anwendungen des XY“ selbst darauf hin, dass die angegriffene Ausführungsform zur „Oberflächen-Aktivierung zur Erhöhung der Benetzbarkeit um ein Vielfaches (z. B. Karosserieteile und Scheinwerfer-Teile im Kfz-Bau, Leiterplatten, Glas- und PC-Scheiben, Fensterprofile u.v.m.)“ und zur „Verbesserung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Klebeverbindungen“ einsetzbar ist. Jedenfalls diese Anwendungsgebiete fallen auch nach ihrer Auffassung unter das Klagepatent und erfüllen das Merkmal 1 (vgl. Schriftsatz der Beklagten vom 5. Februar 2007, S. 6 f.; Bl. 151 f. GA). Darauf, ob darüber hinaus auch die weiteren in der Produktbeschreibung der Beklagten gemäß Anlage L 6 genannten sowie die beiden von der Beklagten ferner angeführten Anwendungsgebiete (Spleißen, Entgraten) unter das Klagepatent fallen, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Es reicht aus, dass die angegriffene Ausführungsform jedenfalls auch gemäß Merkmal 1 bestimmungsgemäß zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten durch Oberflächen-Vorbehandlung verwendet werden kann.

Unabhängig davon, kann allerdings bereits an dieser Stelle festgestellt werden, dass das Vorbringen der Beklagten auch im Übrigen nicht erheblich ist. Mit der Berufung macht die Beklagte geltend, dass es eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten der angegriffenen Ausführungsform gebe, welche patentfrei seien. Wie sich aus der vorliegenden Produktbeschreibung ergebe, seien mehrere Anwendungsgebiete möglich. Neben den dort angeführten Anwendungsgebieten eigne sich die angegriffene Ausführungsform ferner zum Spleißen und Entgraten. Von den in der Produktbeschreibung genannten Verwendungsmöglichkeiten fielen nur die unter den ersten beiden Punkten angegebenen Möglichkeiten in den Bereich der Erhöhung der Verletzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken. Jedenfalls aber fielen die letzten drei in der Produktbeschreibung genannten Anwendungsmöglichkeiten (Einzelfadenbehandlung bei der Herstellung von Geweben; Längs- und Konturschweißen von Kunststofffolien; Verbinden von PE/PP-Folien mit Non-woven) sowie – die ferner in Betracht kommenden Anwendungsmöglichkeiten – „Spleißen“ und „Entgraten“ nicht hierunter. Dem kann jedoch nicht beigetreten werden, wobei dahinstehen kann, ob die Beklagte mit ihrem neuen Vorbringen in der Berufungsinstanz überhaupt noch gehört werden kann. Auch die in der Produktbeschreibung neben den – unstreitig unter das Klagepatent fallenden – Einsatzmöglichkeiten „Oberflächen-Aktivierung zur Erhöhung der Benetzbarkeit um ein Vielfaches …“ und „Verbesserung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Klebeverbindungen“ genannten sowie die von der Beklagten außerdem angeführten beiden weiteren Verwendungsmöglichkeiten fallen unter das Klagepatent, weil es bei diesen ebenfalls – jedenfalls zunächst – zu einer patentgemäßen Oberflächenvorbehandlung kommt. Das Klagepatent schützt ein Verfahren zur Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten durch Oberflächenvorbehandlung mittels elektrischer Entladung (Merkmal 1), nicht hingegen ein Verfahren zur Benetzung der Oberfläche von Werkstücken mit Flüssigkeiten. Verlangt wird daher nicht, dass das behandelte Werkstück anschließend tatsächlich benetzt wird. Es reicht vielmehr aus, dass eine Oberflächenbehandlung stattfindet und diese Behandlung rein tatsächlich (auch) zu einer Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche führt, mag diese Wirkung auch nebensächlich oder für die weitere Verwendung des Werkstücks nicht bedeutsam sein. Zu einer Erhöhung der Benetzbarkeit der Oberfläche kommt es – worauf der Senat im Verhandlungstermin hingewiesen hat – aber zwangsläufig auch bei den von der Beklagten angeführten Anwendungsmöglichkeiten. Gegenteiliges hat die Beklagte nicht dargetan und hierfür ist auch nichts ersichtlich.

bb)
Wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, ist die angegriffene Ausführungsform „XY“ auch so ausgestaltet, dass bei ihrer Verwendung das Merkmal 5, welches vorsieht, dass die Bogenentladung mit Hilfe einer Hochfrequenz-Wechselspannung betrieben wird, wortsinngemäß verwirklicht wird. Im Rahmen dieses Merkmals kommt es, wie bereits ausgeführt, allein auf die an der Elektrode anliegende Spannung an. An dieser liegt bei der angegriffenen Ausführungsform „XY“ eine Hochfrequenz-Wechselspannung im Sinne des Klagepatents an.

Dass bei der angegriffenen Vorrichtung an der Elektrode eine Wechselspannung und keine – durch das Fehlen von Nulldurchgängen gekennzeichnete – Gleichspannung anliegt, wird durch die Messungen der Klägerin, welche diese am Ausgang des Transformators vorgenommen hat, belegt. Die Richtigkeit der Messergebnisse der Klägerin wird von der Beklagten nicht bestritten; die Messwerte der Klägerin sind also unstreitig. Die Beklagte wendet lediglich ein, dass die Klägerin an der falschen Stelle gemessen habe. Zwischen den Parteien besteht damit nur Streit darüber, wo richtigerweise zu messen ist. Die Beklagte ist insoweit der Auffassung, dass die zum Nachweis einer Hochfrequenz-Wechselspannung erforderliche Messung nicht am Ausgang des Hochspannungstransformators vorgenommen werden dürfe, sondern am Ausgang des Generators und damit am Eingang des Transformators zu erfolgen habe. Dies ist aus den bereits angeführten Gründen jedoch nicht zutreffend. Da die vom Klagepatent geforderte Hochfrequenz-Wechselspannung an der Elektrode anliegen muss, hat die Messung bei der angegriffenen Ausführungsform – wovon das Landgericht mit Recht ausgegangen ist – auch an deren Eingang bzw. am Ausgang des unmittelbaren Versorgers der Elektrode zu erfolgen, nicht hingegen am Ausgang des Generators. Die Elektrode der angegriffenen Ausführungsform „XY“ wird nicht direkt vom Generator versorgt. Bei der an ihr anliegenden Spannung handelt es sich um die vom Transformator erzeugte bzw. durch diesen bedingte Zündspannung, weshalb die Spannung richtigerweise am Ausgang des Transformators zu messen ist. Dort hat die Klägerin ihre Messungen durchgeführt.

Bei der danach an der Elektrode der angegriffenen Ausführungsform „XY“ anliegenden Wechselspannung handelt es sich auch um eine Hochfrequenz-Wechselspannung im Sinne des Klagepatents. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts wird bei der angegriffenen Ausführungsform vom Transformator mit einer Frequenz von 20 kHz eine Spannung von 20 kV erzeugt. Diese Frequenz liegt im Bereich der in der Patentbeschreibung genannten Größenordnung.

cc)
Bei Benutzung der angegriffenen Ausführungsform „XY“ wird schließlich auch der Schritt gemäß dem im Einspruchs-Beschwerdeverfahren neu hinzugekommenen Merkmal 6, welches vorsieht, dass das Werkstück mit dem Strahl des reaktiven Mediums ohne Übertragung der Bogenentladung überstrichen wird, wortsinngemäß durchgeführt.

Zwar behauptet die Beklagte, es hänge von der vom Kunden zu wählenden Leistung des Generator und dem vom Kunden zu wählenden Gasdurchsatz ab, ob in dem Plasmastrahl eine Funkenentladung stattfinde oder nicht. Lediglich bei geringer Leistung von etwa 200 bis 400 Watt und bei geringem Gasdurchsatz (so S. 4/5 ihres Schriftsatzes vom 5. Februar 2007, Bl. 149 f GA) sei es möglich, dass der Plasmastrahl keine Funken der Bogenentladung enthalte. Schon nach ihrem eigenen Vorbringen ist es danach aber möglich, mittels der angegriffenen Ausführungsform den Schritt gemäß Merkmal 6 wortsinngemäß durchzuführen, nämlich bei Einstellung einer Leistung bis zu 400 Watt und bei Einstellung eines geringen Gasdurchsatzes, wobei die Beklagte an anderer Stelle sogar angibt, dass das Merkmal 6 bei „weniger als 600 Watt“ verwirklicht werden kann (S. 2 ihres Schriftsatzes vom 9. April 2008, Bl. 208 GA). Die Beklagte räumt damit ein, dass die angegriffene Ausführungsform so eingestellt werden kann, dass bei ihrem Einsatz das Merkmal 6 wortsinngemäß erfüllt wird.

Soweit die Beklagte eine Verwirklichung des Merkmals 6 bei Einstellung einer Leistung zwischen 400 und 800 Watt bzw. bei einer Leistung von 600 bis 800 Watt bestreitet, ist ihr Bestreiten überdies unsubstanziiert. Die Klägerin hat eigene Untersuchungen angestellt und unter Vorlage des als Anlage L 23 vorgelegten Untersuchungsberichts detailliert zur Verwirklichung des in Rede stehenden Merkmals 6 vorgetragen. Diesem substantiierten Sachvortrag ist die Beklagte nicht erheblich entgegengetreten. Nach dem von der Klägerin vorgelegten Untersuchungsbericht es so, dass auch bei einer elektrischen Leistung von 600 oder 800 Watt keine Bogenentladungen aus der Plasmadüse der angegriffenen Ausführungsform austreten, und zwar auch nicht bei hohem Gasdurchsatz. Ausweislich der Seite 2 des als Anlage L 23 überreichten Untersuchungsberichts wurde bei allen von der Klägerin durchgeführten Versuchen die Strömungsrate auf einen maximalen Wert eingestellt. Die in dem Untersuchungsbericht enthaltenen Fotografie sprechen dafür, dass auch bei einer elektrischen Leistung von 600 oder 800 Watt keine Bogenentladungen oder Funken aus der Plasmadüse austreten. Vor der Plasmadüse erstreckt sich ausweislich der Lichtbilder jeweils nur der gelbe Plasmastrahl. Wie aus der linken Fotografie auf der letzten Seite des Berichtes hervorgeht, sind die Verhältnisse anders, wenn der vordere konische Düsenteil der Vorrichtung abgeschraubt ist, wodurch die Öffnung des Gehäuses stark vergrößert wird. In diesem Fall, aber auch nur dann, treten die lilafarbenen Bogenentladungen aus dem Gehäuse der Vorrichtung aus. Im Normalzustand der Vorrichtung ist dies aber, jedenfalls bei Einstellung einer Leistung bis 800 Watt, nicht der Fall. Funken sind in diesem Zustand ebenfalls nicht zu erkennen. Dem diesbezüglichen substanziierten Sachvortrag ist die sachkundige Beklagte nicht erheblich entgegengetreten, worauf der Senat im Verhandlungstermin ausdrücklich hingewiesen hat. Die Beklagte macht lediglich pauschal geltend, aus den vorliegenden Fotografien ergebe sich nichts. Sie behauptet hingegen nicht, eigene Untersuchungen angestellt zu haben, in deren Rahmen sie tatsächlich Feststellungen zum Austritt von Funken und/oder einer Beschädigung der Oberfläche des behandelten Werkstücks durch solche getroffen habe. Hierzu fehlt es an jeglichem im Ansatz substanziierten Sachvortrag.

Damit ist davon auszugehen, dass es nicht nur bei Einstellung einer Leistung bis 400 Watt und bei geringem Gasdurchsatz zu einer Verwirklichung des Merkmals 6 kommt, sondern jedenfalls auch bei Wahl einer Leistung bis zu 800 Watt, und zwar auch bei einem hohen Gasdurchsatz.

Darauf, ob bei der angegriffenen Ausführungsform darüber hinaus eine Leistung von mehr als 800 Watt eingestellt werden kann – die Beklagte hat, nachdem sie zunächst ausgeführt hat, der Kunde könne z.B. an dem Generator eine Leistung „zwischen 200 und 800 Watt“ wählen (S. 4 ihres Schriftsatzes vom 5. Februar 2007, Bl. 149 GA), zuletzt vorgetragen, bei der angegriffenen Ausführungsform könne eine Leistung „von 300 bis 1000 Watt“ gewählt werden (S. 3 ihres Schriftsatzes vom 9. April 2008, Bl. 209 GA) – und das Merkmal 6 auch bei Wahl einer solchen Leistung verwirklicht wird, kommt es nicht an. Dass das Merkmal 6 bei sämtlichen möglichen Betriebseinstellungen verwirklicht wird, ist für den hier geltend gemachten Unterlassungsanspruch, welcher nicht (mehr) auf ein Schlechthin-Verbot gerichtet ist, nicht erforderlich.

dd)
Mit dem angegriffenen Gerät „XY“ der Beklagten können damit sämtliche Schritte gemäß den Merkmalen 1 bis 6 des Klagepatents wortsinngemäß ausgeführt werden. Die angegriffene Ausführungsform „XY“ ist deshalb ein Mittel, das objektiv dazu geeignet ist, von der technischen Lehre des Klagepatents dem Wortsinn nach Gebrauch zu machen.

b)
Die angegriffene Ausführungsform „XY“ ist – wovon das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgegangen ist – auch ein Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Diese Eigenschaft ergibt sich daraus, dass die angegriffene Vorrichtung – wie soeben darlegt – objektiv zur Ausübung des patentgeschützten Verbindungsverfahrens geeignet ist (vgl. BGH GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren, m. w. Nachw.).

c)
Die Abnehmer der Beklagten sind zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt. Sie sind damit nicht berechtigte Benutzer der geschützten Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG.

d)
Die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG sind ebenfalls gegeben.

Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist „offensichtlich“), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat). Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand festzustellen, der es – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung – rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung liegende objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch subjektiv als Verletzungshandlung zuzurechnen (BGH, GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat).

Vorliegend spricht bereits alles dafür, dass die Beklagte weiß, dass ihre Abnehmer die angegriffene Ausführungsform auch so benutzen, dass sie dabei von dem durch das Klagepatent geschützten Verfahren Gebrauch machen, und sie dies in Kauf nimmt. Jedenfalls ist hier aber bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten und damit „offensichtlich“, dass die Abnehmer der Beklagten das Gerät „XY“ in patentverletzender Weise einsetzen werden.

Ist die angegriffene Ausführungsform „XY“ ausschließlich so verwendbar, dass bei ihrem Einsatz von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht wird, muss schon aufgrund dessen als sicher davon ausgegangen werden, dass auch die Abnehmer die Vorrichtung zur Ausübung des patentgemäßen Verfahrens verwenden werden. Die subjektive Bestimmung des Abnehmers zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung eines angebotenen oder gelieferten Mittels ist regelmäßig aufgrund der Umstände offensichtlich, wenn das Mittel ausschließlich patentverletzend verwendet werden kann und folgerichtig auch tatsächlich beim Abnehmer ausschließlich patentverletzend verwendet wird (vgl. BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat). Sollte die angegriffene Ausführungsform auch so einstellbar sein, dass bei ihrer Verwendung das Merkmal 6 nicht verwirklicht wird und sie damit insoweit auch patentfrei verwendbar ist, was – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – nur bei Wahl einer Leistung von mehr als 800 Watt der Fall sein könnte, ist das Ergebnis kein anderes. Da die angegriffene Ausführungsform so ausgestaltet ist, dass bei ihr mehrere Betriebseinstellungen gewählt werden können, werden die Abnehmer nach der Lebenserfahrung von diesen Wahlmöglichkeiten auch Gebrauch machen und – je nach der Art der Oberflächenbehandlung und/oder des zu behandelnden Werkstücks – selbstverständlich auch Generatorleistungen bis zu 800 Watt wählen. Stellen die Abnehmer die angegriffene Ausführungsform so ein, machen sie – wie oben dargelegt – bei ihrer Verwendung von dem patentgeschützten Verfahren Gebrauch.

Das Ergebnis wäre im Übrigen selbst dann kein anderes, wenn es – wie die Beklagte in zweiter Instanz geltend macht – doch Anwendungsmöglichkeiten der angegriffenen Ausführungsform gäbe, die nicht unter das Klagepatent fielen. Wie bereits ausgeführt, weist die Beklagte in ihrer Produktbeschreibung ausdrücklich darauf hin, dass die angegriffene Ausführungsform zur „Oberflächen-Aktivierung zur Erhöhung der Benetzbarkeit“ und zur „Verbesserung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Klebeverbindungen“ einsetzbar ist. Beide Anwendungsmöglichkeiten fallen unstreitig unter das Klagepatent, weshalb die Beklagte – unter Zugrundelegung ihres eigenen Vorbringens – auch auf die Möglichkeit einer patentgemäßer Verwendung hinweist. Ist ein Mittel sowohl patentgemäß als auch patentfrei einsetzbar und weist der Anbietende in seinen Prospekten und dergleichen nur auf die patentgemäße Verwendungsmöglichkeit hin, so kann regelmäßig von einem offensichtlichen Handlungswillen des Abnehmers im Sinne des patentgemäßen Gebrauchs ausgegangen werden. Gleiches gilt aber auch dann, wenn in der Gebrauchsanleitung oder dergleichen auf beide Benutzungsmöglichkeiten – die patentgemäße und die patentfreie – gleichermaßen hingewiesen wird (vgl. BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat; Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der. Praxis, 3. Aufl., Rdnr. 129). Entscheidend kommt es hierauf allerdings nicht an, weil – wie oben ausgeführt – neben den vorgenannten Anwendungsmöglichkeiten auch die weiteren angesprochenen Verwendungsmöglichkeiten unter das Klagepatent fallen.

3.
Dass die Beklagten im Hinblick auf die vorstehend dargelegte mittelbare Patentverletzung der Klägerin zur Unterlassung und, weil sie schuldhaft gehandelt hat, auch zum Schadenersatz verpflichtet ist, und der Klägerin weiterhin im Wege der Rechnungslegung im Einzelnen über das Ausmaß ihrer Benutzungshandlungen Auskunft geben muss, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil im Einzelnen ausgeführt; auf diese Darlegungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

a)
Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung dagegen, dass das Landgericht ihre Verurteilung zur Unterlassung für den Fall ausgesprochen hat, dass sie im Falle der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform „XY“ ihren Abnehmern nicht eine auf das Klagepatent bezogene, strafbewehrte Unterlassungserklärung abverlangt. Die Klägerin kann verlangen, dass die Beklagte im Falle der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform ihren Abnehmern auferlegt, das erfindungsgemäße Verfahren bei Meidung einer für jeden Benutzungsfall fällig werdenden, an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 6.000,– € nicht ohne Zustimmung der Klägerin durchzuführen.

Kommt eine patentfreie Nutzungsmöglichkeit in Betracht, sind grundsätzlich nur eingeschränkte Verbote gerechtfertigt, die sicherstellen, dass einerseits der wirtschaftliche Verkehr mit dem angegriffenen Gegenstand außerhalb des Schutzrechtes unbeeinträchtigt bleibt und andererseits der unmittelbar patentverletzende Gebrauch durch den Abnehmer mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wird (BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 f. – Deckenheizung; BGH, GRUR 2004, 758, 763 – Flügelradzähler; GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat). Als geeignete Maßnahmen kommen hierbei Warnhinweise an die Abnehmer in Betracht, nicht ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers im Sinne der patentgemäßen Lehre zu handeln, sowie eine vertragliche Unterlassungsverpflichtungsvereinbarung mit dem Abnehmer, die gegebenenfalls mit der Zahlung einer Vertragsstrafe an den Schutzrechtsinhaber für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsvereinbarung verbunden ist (BGH, GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat). Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant eines Mittels, das sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände im Einzelfall (BGH, GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern, andererseits den Vertrieb des Mittels zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern dürfen (BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 842 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat). Von Bedeutung ist insbesondere, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer patentgemäßen Benutzung ist (BGH, GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat), aber auch wie die Beweismöglichkeiten für den Patentinhaber einzuschätzen sind (Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 138).

Im Rahmen der anzustellenden Abwägung ist zu beachten, dass die Forderung, den Abnehmern der fraglichen Mittel generell eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzuverlangen, wegen der absehbaren Reaktionen der potenziellen Abnehmer wirtschaftlich einem uneingeschränkten Verbot des Vertriebs der umstrittenen Haubenstretchautomaten gleichkommen kann. Deshalb kann die Abgabe solcher Unterlassungserklärungen seitens der Abnehmer mittelbar patentverletzender Mittel im Rahmen des § 10 PatG grundsätzlich nur verlangt werden, wenn ein Warnhinweis nach den konkreten Umständen des Einzelfalls unzureichend ist (BGH, GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat, m. w. Nachw.). Der Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern oder Belieferten patentverletzend benutzt werden können, solange sich die Abnehmer nicht auf das Klagepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben, setzt deshalb die Feststellung besonderer Umstände voraus (BGH, GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat).

Solche Umstände liegen hier vor. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, machen die Abnehmer der Beklagten von dem klagepatentgemäßen Verfahren allenfalls dann keinen Gebrauch, wenn sie bei der angegriffenen Ausführungsform „XY“ eine Leistung von über 800 Watt einstellen. Bei allen anderen Betriebseinstellungen, also bei der ganz überwiegenden Anzahl der möglichen Einstellungen, führen sie hingegen mit der angegriffenen Ausführungsform das patentgeschützte Verfahren durch. Berücksichtigt man ferner, dass die Klägerin eine etwa von ihnen begangene Patentverletzung praktisch niemals feststellen und verfolgen kann, weil sie den Einsatz der angegriffenen Ausführungsform nicht beobachten kann und sich dem behandelten, fertigen Werkstück im Regelfall auch nicht ansehen lässt, ob das klagepatentgemäße Verfahren angewandt worden ist, liegt es auf der Hand, dass die Klägerin hier zumindest verlangen kann, dass die Beklagte im Falle der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform ihren Abnehmern eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abverlangt. Bloße Hinweise der Beklagten auf das Klagepatent würden hier ersichtlich nicht ausreichen, um durch die Abnehmer zu begehende Patentverletzungen auszuschließen. Gleiches gilt für eine einfache Unterlassungsverpflichtungserklärung der Abnehmer, die nicht durch die Vereinbarung einer angemessenen, der Klägerin zufallende Vertragsstrafe abgesichert ist. Allein durch die Vereinbarung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung kann vorliegend auf Seiten der Abnehmer eine subjektive Hemmschwelle erzeugt werden, welche die Abnehmer weit eher von einer patentgemäßen Verwendung der angegriffenen Ausführungsform abhalten wird als ein bloßer Warnhinweis oder eine einfache Unterlassungsverpflichtung.

Ohne Erfolg wendet die Beklagte hiergegen ein, auf Beweisschwierigkeiten könne sich die Klägerin nicht berufen, weil sie gegenüber Abnehmern Besichtigungsansprüche geltend machen könne. Die Beklagte übersieht, dass
§ 10 PatG ein Patentgefährdungstatbestand ist, der gerade bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern, und zwar wirksam. Insoweit kann der Patentinhaber nicht auf etwaige ihm gegen die Abnehmer zustehende Ansprüche verwiesen werden. Es liegt zudem auf der Hand, dass es dem Patentinhaber nicht zumutbar ist, gegen eine Vielzahl von Abnehmern Besichtigungsansprüche geltend zu machen und gegebenenfalls gerichtlich durchzusetzen. Abgesehen davon, dass dem Patentinhaber dies nur möglich ist, wenn ihm die Abnehmer auch bekannt sind, ist ein solches Vorgehen nicht nur mühsam und zeitaufwändig, sondern mitunter auch mit erheblichen Kosten verbunden, wobei die Gefahr besteht, dass der Patentinhaber diese Kosten letztlich selbst zu tragen hat und zudem dem Anspruchsgegner auch dessen Kosten erstatten muss. Ob ein Besichtigungsanspruch besteht, hängt außerdem stets von dem Umständen des konkreten Einzelfalles ab und lässt sich nicht generell im Voraus beurteilen. Letztlich würde die Argumentation der Beklagten auch dazu führen, dass dem mittelbaren Patentverletzer andernfalls praktisch nie abverlangt werden könnte, eine Unterlassungsverpflichtungsvereinbarung mit dem Abnehmer zu treffen.

b)
Für den Fall des Anbietens der angegriffenen Ausführungsform kann die Klägerin einen Warnhinweis verlangen. Ein solcher Hinweis ist hier unzweifelhaft notwendig, um den Abnehmern die Schutzrechtslage vor Augen zu führen und ihnen deutlich zu machen, dass der Gebrauch des Gerätes „XY“ das Klagepatent verletzt bzw. – je nach Einstellung – verletzen kann. Den vom Landgericht ausgeurteilten Warnhinweis hat der Senat entsprechend dem Antrag der Klägerin – im Hinblick auf etwaige Bestimmtheitsbedenken (vgl. hierzu einerseits BGH, GRUR 2007, 679, 685 – Haubenstretchautomat, andererseits Kühnen, GRUR 2008, 218 ff) – dahin modifiziert, dass die Formulierung „unübersehbar schriftlich darauf hinzuweisen“ durch die Formulierung „blickfangmäßig hervorgehoben darauf hinzuweisen“ ersetzt worden ist. Hiermit ist gemeint, dass der Warnhinweis drucktechnisch hervorgehoben, vom übrigen Text abgesetzt und in Fettdruck gehalten sein muss und die Schriftgröße mindestens eine Größe größer sein muss wie die maximale Schriftgröße des Angebots. In diesem Sinne ist der Tenor zu verstehen und jedenfalls mit dieser Maßgabe bestehen gegen seine Bestimmtheit keine Bedenken.

c)
Außerdem ist die Formulierung „und bestimmt“ in Abschnitt I. 1. des landgerichtlichen Urteilsausspruches zu streichen gewesen, weil diese wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig ist (vgl. BGH GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung). Eine sachliche Änderung ist mit dieser Streichung ebenfalls nicht verbunden.

B.
Berufung der Klägerin
Die Berufung der Klägerin ist ebenfalls unbegründet.

Nachdem die Klägerin nicht mehr klageerweiternd begehrt, der Beklagten das Anbieten und Liefern des angegriffenen Plasma-Erzeugers „XY“ über den ihr vom Landgericht zuerkannten Unterlassungsanspruch generell zu verbieten, und sie ferner klargestellt hat, dass sie mit ihrer Berufung keine Änderung des Rechnungslegungsausspruchs zu Ziff. I 2 e) des landgerichtlichen Urteils begehrt und sie sich auch nicht gegen den der Beklagten vom Landgericht eingeräumten Wirtschaftsprüfervorbehalt wendet, ist nur noch darüber zu entscheiden, ob der Klägerin auch ein Unterlassungsanspruch betreffend eine (abgewandelte) Vorrichtung zusteht, bei der die Bogenentladung durch Schaltung einer Diode zwischen Generator und Elektrode mit Hilfe einer gepulsten Hochfrequenz-Gleichspannung betrieben wird. Das Landgericht hat dem diesbezüglichen Klagebegehren nicht entsprochen. Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin bleibt ohne Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht diesen Unterlassungsantrag der Klägerin abgewiesen. Der mit der Berufung weiterverfolgte Unterlassungsanspruch steht der Klägerin nicht zu, weil die Klägerin nach wie vor nicht schlüssig aufzuzeigen vermag, dass die ernsthafte und greifbare Besorgnis besteht, dass die Beklagte in absehbarer Zeit durch das Anbieten und/oder Liefern einer solchen Ausführungsform das Klagepatent mittelbar verletzen wird.

1.
Es kann dahinstehen, ob die Verwendung einer Ausführungsform, bei der die Bogenentladung durch Schaltung einer Diode zwischen Generator und Elektrode mit Hilfe einer „gepulsten Hochfrequenz-Gleichspannung“ betrieben wird, unter das Klagepatent fällt. Das bedarf keiner Entscheidung.

2.
Ein Unterlassungsanspruch, der sich – wie hier – gegen eine künftige Verletzungshandlung richtet, setzt eine Begehungsgefahr voraus, d. h. die ernsthafte Besorgnis, dass in Zukunft gegen die gegebene Unterlassungspflicht verstoßen wird (vgl. BGH, GRUR 1992, 318, 319 – Jubiläumsverkauf; GRUR 1992, 612, 614 – Nicola). Das gilt auch für den Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG, der zur Abwehr künftiger Eingriffe dient (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 27) Die ernsthafte Besorgnis einer bevorstehenden Rechtsverletzung kann begründet sein, wenn entweder die Gefahr der Wiederholung eines schon einmal begangenen Verstoßes oder die Gefahr einer erstmaligen Verletzungshandlung (Erstbegehungsgefahr) besteht (vgl. BGH, GRUR 1992, 318, 319 – Jubiläumsverkauf; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 27; Schulte/Kühnen, Patentgesetz, 7. Aufl., § 139 Rdnr. 27). Unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr ist ein (vorbeugender) Unterlassungsanspruch begründet, wenn zwar noch kein Patenteingriff erfolgt ist, aber ernsthafte und greifbare Tatsachen dafür vorliegen, dass sich der Gegner in naher Zukunft rechtswidrig verhalten werde (vgl. BGH, GRUR 1992, 318, 319 – Jubiläumsverkauf; GRUR 1993, 53, 55 – ausländischer Inserent; GRUR 1994, 57, 58 – Geld-zurück-Garantie; GRUR 1999, 1097, 1099 – Preissturz ohne Ende; GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 139 Rdnr. 68; Schulte/Kühnen, a.a.O., § 139 Rdnr. 28; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 373). Die drohende Verletzungshandlung muss sich dabei in tatsächlicher Hinsicht so greifbar abzeichnen, daß eine zuverlässige Beurteilung unter rechtlichen (hier: patentrechtlichen) Gesichtspunkten möglich ist (vgl. BGH, GRUR 1990, 687, 688 – Anzeigenpreis II; GRUR 1992, 405 – Systemunterschiede; GRUR 1992, 318, 319 – Jubiläumsverkauf; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 28; Schulte/Kühnen, a.a.O., § 139 Rdnr. 28).

Danach setzt der hier geltend gemachte Unterlassungsanspruch voraus, dass über die bloße Möglichkeit einer zukünftigen mittelbaren Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents durch die Beklagte hinaus auch konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine solche Patentverletzung in naher Zukunft ernsthaft und greifbar zu besorgen ist. Das kann auch der Senat hier nicht feststellen.

a)
Dass die Beklagte bereits Geräte, bei denen die Bogenentladung – durch Schaltung einer Diode zwischen Generator und Elektrode – mit Hilfe einer gepulsten Hochfrequenz-Gleichspannung betrieben wird, Dritten angeboten oder geliefert hat, behauptet die Klägerin nicht. Hierfür liegen auch keine Anhaltspunkte vor. Die im Rahmen des Einspruchs-Beschwerdeverfahrens durchgeführten Tests, auf die die Klägerin in zweiter Instanz verweist, sind nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Beklagten allein von der A GmbH durchgeführt worden. Diese geht aus dem als Anlage L 20 vorgelegten „Messbericht“ auch als Auftraggeber der Messungen hervor, wobei die Tests hiernach auch in den Räumen der A GmbH stattgefunden haben. Die Klägerin trägt insoweit überdies selbst vor, dass die verschiedenen Temperaturmessungen von dem Geschäftsführer der A GmbH und einem TÜV-Mitarbeiter durchgeführt worden sind. Ausweislich der Anlage L 20 (Ziff. 3.4) wurde bei der Erzeugung des Plasmas mittels pulsierender Gleichspannung auch eine „Eigenentwicklung A“ als Generator verwendet, mithin ein Gerät der A GmbH.

b)
Der in Bezug auf eine abgewandelte Ausführungsform geltend gemachte Unterlassungsspruch könnte deshalb nur unter dem Gesichtspunkt einer Erstbegehungsgefahr gerechtfertigt sein. Eine solche hat das Landgericht jedoch zutreffend verneint. Die zur Begründung einer solchen Gefahr von der Klägerin angestellten Erwägungen reichen hierzu nicht aus.

Es kann offen bleiben, ob sich der Geschäftsführer der A GmbH in der von der Klägerin behaupteten Weise geäußert hat. Insoweit kann zu Gunsten der Klägerin unterstellt werden, dass dieser erklärt hat, der Plasma-Erzeuger „XY“ werde gegebenenfalls durch Zwischenschaltung einer Diode, die eine gepulste Gleichspannung bewirke, abgewandelt, falls der Beklagten die derzeitige Ausführungsform untersagt werde. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, lassen sich hieraus keine Schlussfolgerungen für das künftige Verhalten der Beklagten, die an dem fraglichen Gespräch nicht beteiligt war, ziehen. Die Äußerung des Geschäftsführers der A GmbH kann der Beklagten nicht zugerechnet werden. Ob die Beklagte, bei der es sich um ein eigenständiges Unternehmen handelt, die von der A GmbH unabhängig und mit dieser auch nicht gesellschaftsrechtlich verbunden ist, tatsächlich dazu übergehen wird, dieses Gerät entsprechend abzuwandeln, ist vollkommen ungewiss. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der „XY“ in der Produktbeschreibung gemäß Anlage L 6 als „Gemeinschaftsprodukt“ der A GmbH und der Beklagten bezeichnet wird.

Der Verweis der Klägerin auf die im Rahmen des Einspruchs-Beschwerdeverfahrens durchgeführten und von der A GmbH sowie der Beklagten in das dortige Verfahren mit Schriftsatz vom 12. November 2006 (Anlage L 21) eingeführten Temperaturmessungen rechtfertigen keine andere Beurteilung. Zum einen sollte auch die dort bei einer mit pulsierender Gleichspannung betriebenen Vorrichtung durchgeführte Messung einen fehlenden Zusammenhang zwischen der vom Klagepatent vorgesehenen Hochfrequenz-Wechselspannung und der Temperatur des Plasmastrahls belegen. In dem in Bezug genommenen Schriftsatz vom 12. November 2006 (Anlage L 21) heißt es einleitend, dass die Einsprechende I (A GmbH) ein Sachverständigengutachten zu dem behaupteten Zusammenhang zwischen Betriebsfrequenz und Temperatur habe anfertigen lassen (Anlage L 21, Seite 2 letzter Absatz). Auch die in Rede stehende Messung ist im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführt worden. Zwar wird in dem Schriftsatz vom 12. November 2006 auch ausgeführt, es sei untersucht worden, ob bei (etwa) gleicher Ausgangsleistung des Generators unterschiedliche Temperaturen des Plasmastrahls vorlägen, je nachdem ob dieser mit Gleichspannung oder Wechselspannung betrieben werde, und es wird hiernach gesagt, das Gutachten enthalte darüber hinaus „– für das vorliegende Einspruchsverfahren weniger bedeutsame – Messungen zur Frage, welche Temperatur sich bei pulsierender Gleichspannung“ einstelle. Diese Messungen seien „lediglich im Hinblick auf das korrespondierende Patentverletzungsverfahren“ erfolgt (Anlage L 21, Seite 2 letzter Absatz). Auch wenn letztere Messungen danach aus Sicht der A GmbH und der Beklagten für das Einspruchs-Beschwerdeverfahren „weniger bedeutsam“ waren, hatten sie gleichwohl auch für dieses Verfahren eine gewisse Bedeutung. Denn sie konnten das dortige Vorbringen der Einsprechenden ergänzen und bekräftigen. Zum anderen folgt aus dem Schriftsatz vom 12. November 2006 (Anlage L 21), dass die Messungen beim Betrieb mit pulsierender Gleichspannung im Hinblick auf den vorliegenden Verletzungsrechtsstreit erfolgt sind, mithin offensichtlich zur Untersuchung der hier streitigen Zusammenhänge und damit zu etwaigen Rechtsverteidigung. Letztlich sind – wie bereits ausgeführt – sämtliche Messungen von der A GmbH durchgeführt worden. Wie sich aus der Anlage
L 20 ergibt, ist bei dem Versuch mit pulsierender Gleichspannung auch kein von der Beklagten stammendes Gerät, sondern ein Generator der A GmbH („Eigenentwicklung A“) benutzt worden.

Schließlich ergibt sich hier eine Erstbegehungsgefahr auch nicht aus einer Berühmung der Beklagten. Eine Erstbegehungsgefahr kann zwar auch begründen, wer sich des Rechts berühmt, bestimmte Handlungen vornehmen zu dürfen (vgl. BGH, GRUR 1987, 125, 126 – Berühmung; GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe). Eine Berühmung, aus der die unmittelbar oder in naher Zukunft ernsthaft drohende Gefahr einer Begehung abzuleiten ist, kann unter Umständen auch in Erklärungen zu sehen sein, die im Rahmen der Rechtsverteidigung in einem gerichtlichen Verfahren abgegeben werden (vgl. BGH, GRUR 1999, 418, 420 – Möbelklassiker; GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe). Die Tatsache allein, dass sich ein Beklagter gegen die Klage verteidigt und dabei die Auffassung äußert, zu dem beanstandeten Verhalten berechtigt zu sein, ist jedoch nicht als eine Berühmung zu werten, die eine Erstbegehungsgefahr begründet (vgl. BGH, GRUR 1968, 49, 50 – Zentralschlossanlagen; GRUR 1987, 45, 46 f. – Sommerpreiswerbung; GRUR 1991, 764, 765 f. – Telefonwerbung IV, GRUR 1992, 627, 630 – Pajero; GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe, m. w. Nachw.). Andernfalls würde der Beklagte in der wirksamen Verteidigung seiner Rechte, zu der auch das Recht gehört, in einem gerichtlichen Verfahren die Rechtmäßigkeit bestimmter Verhaltensweisen klären zu lassen, und in seinem Recht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) beschränkt (BGH, GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe). Einem Beklagten, der sich gegen einen Anspruch, den er für unbegründet hält, verteidigt, kann auch nicht ohne weiteres unterstellt werden, er werde selbst eine gerichtliche Entscheidung, mit der die Rechtslage geklärt worden ist, nicht beachten (BGH, GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe). Eine Rechtsverteidigung kann lediglich dann eine Erstbegehungsgefahr begründen, wenn nicht nur der eigene Rechtsstandpunkt vertreten wird, um sich die bloße Möglichkeit eines entsprechenden Verhaltens für die Zukunft offen zu halten, sondern den Erklärungen bei Würdigung der Einzelumstände des Falles auch die Bereitschaft zu entnehmen ist, sich unmittelbar oder in naher Zukunft in dieser Weise zu verhalten. An einer Erstbegehungsgefahr fehlt es jedoch insbesondere, wenn eindeutig klargestellt wird, dass es dem Beklagten nur um die Rechtsverteidigung geht und keine Rechtsverletzungen zu besorgen sind (vgl. BGH, GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe). So verhält es sich hier. Die Beklagte hat ausdrücklich betont, dass ihre Ausführungen dazu, dass eine Ausführungsform, bei der die Bogenentladung mit Hilfe einer gepulsten Hochfrequenz-Gleichspannung betrieben wird, nicht unter das Klagepatent fällt, nur der Rechtsverteidigung dienen und keine Berühmung darstellen sollen (S. 5/6 ihres Schriftsatzes vom 29. November 2007, Bl. 197 f. GA). Sie hat damit zweifelsfrei deutlich gemacht, dass es ihr insoweit nur um das Obsiegen im vorliegenden Prozess geht.

C.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Zur Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.