Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 13. Februar 2007, Az. 4a O 552/05

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

a) einen oder mehrere Barcodescanner in Verbindung mit einer Kontrolleinheit, wobei die Barcodescanner wenigstens einen optischen Code auf einem Gegenstand innerhalb eines Lesebereichs lesen und die räumliche Position des wenigstens einen optischen Codes in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum ermitteln und den wenigstens einen gelesenen optischen Code dem entsprechenden Gegenstand zuordnen können,
zur Durchführung eines Verfahrens anzubieten oder zu liefern, wobei es sich bei dem Verfahren um ein Verfahren zum Lesen und zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entsprechenden Gegenständen handelt, mit folgenden Verfahrensschritten:
Führen einer Folge von Gegenständen durch einen Lesebereich, wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden optischen Code auf wenigstens einer Oberfläche trägt; Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf dem Gegenstand innerhalb des Lesebereichs mit Hilfe wenigstens eines optischen Lesers,
wenn bei dem Verfahren die Position im Raum des wenigstens einen optischen Codes in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem ermittelt wird und wenigstens ein gelesener optischer Code zu dem entsprechenden Gegenstand zugeordnet wird;

b) Barcodescanner in Verbindung mit einer Kontrolleinheit, wobei die Barcodescanner wenigstens einen optischen Code auf einem Gegenstand innerhalb eines Lesebereichs lesen und die Position des wenigstens einen optischen Codes in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum ermitteln und den wenigstens einen gelesenen optischen Code dem entsprechenden Gegenstand zuordnen können,
für eine Einrichtung zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von Gegenständen, die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens einer Oberfläche tragen, und zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entsprechenden Gegenständen mit
einer Fördereinrichtung zum Führen der Reihe der Gegenstände in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch einen Lesebereich und
einer optischen Leseeinrichtung, die bei dem Lesebereich positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen Codes eingerichtet ist
anzubieten oder zu liefern,
bei denen eine Positionsermittlungseinrichtung, die bei dem Lesebereich positioniert und zum Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes im Raum eingerichtet ist und eine Verarbeitungseinheit, die mit der optischen Leseeinrichtung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden und so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen optischen Code dem entsprechenden Gegenstand auf der Basis der ermittelten Position des wenigstens einen optischen Codes zuordnet, vorhanden sind;

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig und wahrheitsgemäß Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu 1. a) und b) bezeichneten Handlungen seit dem 02. August 2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen – ggf. unter Angabe der Typenbezeichnungen – sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer;
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter 1. a) und b) bezeichneten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,
und unter Vorlage der folgenden Belege: Aufträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Liefer- und Zollpapiere betreffend die Angaben unter lit. a),
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer sowie ihrer Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in der Zeit seit dem 02. August 2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

V. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- € vorläufig vollstreckbar.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte gestützt auf den deutschen Teil des europäischen Patents 0 851 xxx (nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch und beantragt Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten wegen Verletzung des Klagepatents.
Das Klagepatent, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, wurde am 30. Dezember 1996 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 02. Juli 2003. Die deutsche Übersetzung wurde unter der Registernummer DE 696 28 xxx T2 am 22. April 2004 veröffentlicht. Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Teils des Klagepatents, der in Kraft steht. Mit Schriftsatz vom 22. Juni 2006 hat die Beklagte bei dem Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents eingereicht, über die bislang nicht entschieden wurde.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Lesen und Zuordnen optischer Codes, insbesondere zu einer Folge von Artikeln oder Gegenständen, die auf einer Fördereinrichtung durch einen Lesebereich transportiert werden.
Die im vorliegenden Verfahren geltend gemachten Ansprüche 1 und 12 des Klagepatents haben in der veröffentlichten deutschen Übersetzung den folgenden Wortlaut:
„1. Verfahren zum Lesen und Zuordnen gelesener optischer Codes (2) zu entsprechenden Gegenständen, mit folgenden Verfahrensschritten:
Führen einer Folge von Gegenständen (3) durch eine Lesebereich (6), wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden optischen Code (2) auf wenigstens einer Oberfläche (4) trägt;
Lesen des wenigstens einen optischen Codes (2) auf dem Gegenstand (3) innerhalb des Lesebereichs (6) mit Hilfe wenigstens eines optischen Lesers (7, 20); gekennzeichnet durch:
Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes (2) in bezug auf ein gegebenes Bezugssystem im Raum; und
Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes (2) zu dem entsprechenden Gegenstand (3).
12. Einrichtung (1) zum Lesen optischer Codes (2) auf einer Reihe von Gegenständen (3), die jeweils wenigstens einen optischen Code (2) auf wenigstens einer Oberfläche (4) tragen, und zum Zuordnen gelesener optischer Codes (2) zu entsprechenden Gegenständen (3), mit:
einer Fördereinrichtung (5) zum Führen der Reihe der Gegenstände (3) in einer gegebenen Bewegungsrichtung (8) durch einen Lesebereich (6);
einer optischen Leseeinrichtung (7, 20), die bei dem Lesebereich positioniert und zum Lesen des wenigstens einen optischen Codes (2) eingerichtet ist; gekennzeichnet durch:
eine Positionsermittlungseinrichtung (7, 20), die bei dem Lesebereich (6) positioniert und zum Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes (2) im Raum eingerichtet ist;
eine Verarbeitungseinheit (9), die mit der optischen Leseeinrichtung (7, 20) und der Positionsermittlungseinrichtung (7, 20) verbunden und so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen optischen Code (2) dem entsprechenden Gegenstand (3) auf der Basis der ermittelten Position des wenigstens einen optischen Codes (2) zuordnet.“

Die Beklagte ist Entwicklerin und Herstellerin von Sensoren und Sensorsystemen für industrielle Anwendungen und befasst sich unter anderem mit Scannern. Anfang des Jahres 2005 lieferte die Beklagte an ein DHL-Brief-Verteilungszentrum der Deutschen Post AG in Bielefeld Vorrichtungen zum Lesen und Zuordnen von Barcodes auf Fördereinrichtungen. Die von der Beklagten für die bereits vorinstallierte Fördereinrichtung gelieferte Einrichtung bestand aus insgesamt acht Scannern des Typs XYZ (davon vier für das Lesen von Barcodes auf der Oberseite und je zwei für das Lesen der Barcodes auf den Seiten der Gegenstände), die mit einer Rechnereinheit des Typs 123 verbunden wurden (beide Arten von Komponenten werden nachfolgend als angegriffene Ausführungsformen bezeichnet). Die angegriffenen Ausführungsformen sind, wie zwischen den Parteien nicht umstritten ist, geeignet, das von Anspruch 1 des Klagepatents geschützte Verfahren auszuüben und bilden (ebenfalls unstreitig) zusammen mit den Fördereinrichtungen eine Einrichtung im Sinne des Patentanspruchs 12. Zu Einzelheiten der technischen Beschaffenheit hat die Klägerin als Anlage K7 Auszüge einer Kopie der deutschen Fassung der Betriebsanleitung „Barcodescanner XYZ – Advanced Line“, Stand 20. Dezember 2004, vorgelegt. Das Dokument ist über die deutsche Website der Beklagten abrufbar. Als Anlage K8 hat die Klägerin eine Kopie der Bedienungsanleitung für das System „O Tracking System 123 – O Line“, Stand Januar 2000, vorgelegt. Hierauf wird hinsichtlich der Arbeitsweise der angegriffenen Ausführungsformen ergänzend Bezug genommen.

Die Klägerin sieht in dem Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen eine mittelbare Verletzung des Klagepatents, weil die Beklagte zu einer Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents nicht berechtigt sei.

Die Klägerin beantragt,

im Wesentlichen wie erkannt, wobei sich die beantragte Belegvorlage auf sämtliche Angaben unter Ziffer I. 2. des Tenors bezieht.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise,
den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent eingereichte Nichtigkeitsklage auszusetzen,

weiter hilfsweise,
der Beklagten nachzulassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Die Beklagte berühmt sich eines privaten Vorbenutzungsrechts an dem Gegenstand des Klagepatents. Jedenfalls an einer Weiterentwicklung ihres Systems, umfassend den Barcodeleser Typ DEF und die Recheneinheit GHI als Kernelemente, habe sie vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents (30. Dezember 1996) Erfindungsbesitz gehabt und die zu einer Benutzung der technischen Lehre erforderlichen Veranstaltungen getroffen. Die Beklagte trägt vor, bereits die Erfindungsmeldung ihrer Mitarbeiter H und P vom 26. Januar 1995 (Anlage B2) habe beschrieben, wie ein Codeleser auch zur Abstandsmessung verwendet werden könne; die Beklagte habe diese Erfindungsmeldung uneingeschränkt in Anspruch genommen. Nachdem im Geschäftsbereich „Materialflussautomation“ im Jahre 1995 entschieden worden sei, aus dem Scanner DEF einen Scanner mit Autofokusfunktion und Abstandsmessung zu entwickeln, habe sie das unter dem Kurztitel „XYZ“ geführte Projekt mit 1,08 Millionen DM bis zum Anlauf der Serienproduktion budgetiert (vgl. Anlage B3). Das Projekt sei am 30. November 1995 vom Beirat der Rechtsvorgängerin der Beklagten, der damaligen Erwin S GmbH, genehmigt worden. Jedenfalls der Zwischenbericht der beauftragten Planungsgruppe vom 14. November 1996 (Anlage B4), der das Lösungskonzept vorgestellt habe, belege, dass sie – die Beklagte – zu diesem Zeitpunkt in Erfindungsbesitz gewesen sei.
Im Dezember 1996 habe ein Labormuster des XYZ vorgelegen, anhand dessen die physikalisch-technische Machbarkeit habe nachgewiesen werden können. Die Beklagte behauptet, bei ihr würden Labormuster stets in eine Serienfertigung überführt, so dass jedenfalls das im Dezember 1996 vorliegende Labormuster (über die Genehmigung des Projektes und des Budgets durch den Beirat im Jahre 1995 hinaus) ihren festen Entschluss und ernstlichen Willen hinreichend belege, den Gegenstand des Klagepatents alsbald zu benutzen. Dass sich der für das dritte Quartal 1997 geplante Serienstart tatsächlich noch bis zur Auslieferung eines ersten Serienproduktes an einen Kunden im Jahre 1998 verzögert habe, beruhe lediglich auf Problemen bei der Etablierung der Serienfertigung.
Die Beklagte hält das Klagepatent für nicht rechtsbeständig. Seine technische Lehre werde durch die im Erteilungsverfahren nicht berücksichtigte Druckschrift JP7-334xxx, veröffentlicht am 22. Dezember 1995 (deutsche Übersetzung vorgelegt als Anlage B13), neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Klägerin, die dem Aussetzungsantrag entgegentritt, stellt in Abrede, dass die Beklagte vor dem Anmeldetag des Klagepatents in Erfindungsbesitz gewesen sei und die für die Entstehung eines privaten Vorbenutzungsrechts erforderlichen Veranstaltungen zur Benutzung vor dem 30. Dezember 1996 getroffen habe.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist zulässig und im Wesentlichen begründet. Der Klägerin stehen wegen mittelbarer Verletzung der Patentansprüche 1 und 12 die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ in Verbindung mit §§ 139 Abs. 1 und 2; 140b Abs. 1 und 2 PatG; §§ 242; 259 BGB zu. Teilweise abzuweisen ist die Klage lediglich insoweit, als die Klägerin Belegvorlage hinsichtlich sämtlicher mit der Auskunft und Rechnungslegung verlangter Angaben beantragt.

I.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Lesen und Zuordnen optischer Codes, insbesondere zu einer Folge von Artikeln und Gegenständen, die auf einer Fördereinrichtung durch einen Lesebereich transportiert werden.
Optische Codes (insbesondere so genannte Strich- oder Barcodes) dienen dazu, unter Verwendung optischer Lesegeräte (Barcodescanner oder Scanner) automatisch, also ohne Eingreifen eines Menschen, von Artikeln abgelesen zu werden, die auf einer Fördereinrichtung an dem Scanner vorbei transportiert werden, etwa bei Post- oder Paketsortieranlagen, Gepäckverladevorrichtungen oder ähnlichen Anlagen. Der an einer Scanstation gelesene Barcode eines jeden Gegenstands ermöglicht eine Steuerung der Förderanlage, so dass jeder Artikel automatisch seinem individuellen Ziel zugeführt werden kann.
Das Lesen eines Barcodes erfolgt dergestalt, dass ein Scanstrahl eines Scanners den Barcode entlang einer geraden Linie überstreicht. Um sämtliche Striche eines jeden durch den Lesebereich bewegten Barcodes lesen zu können, müssen die Scanner so angeordnet sein, dass der gesamte 360°-Bereich erfasst wird. In der Regel umfassen Scanvorrichtungen daher zwei Scanner, deren Scanlinien senkrecht zueinander angeordnet sind (so genannte „Odirektionale Scanner“).
In der Klagepatentschrift werden bekannte Vorrichtungen zum Lesen und Zuordnen optischer Codes zu einer Folge sich bewegender Gegenstände mit jeweils einem optischen Code auf der Oberseite in den Figuren 1 und 2 dargestellt. Diese beiden Figuren werden nachfolgend in leicht verkleinerter Form wiedergegeben:

Die gezeigte Vorrichtung umfasst ein Förderband C, auf dem die Gegenstände A in Förderrichtung befördert werden. Ein Anwesenheitssensor S erfasst den Eintritt eines jeden Gegenstands A in den Lesebereich, während der Bewegungssensor E die Bewegung des Gegenstands innerhalb des Lesebereichs überwacht. Die Messvorrichtung M ermittelt die Höhe eines jeden Gegenstands A in Relation zur Förderbandoberfläche eingangs des Lesebereichs. Die Steuereinheit U ist mit dem Anwesenheitssensor S, dem Bewegungssensor E, der Messvorrichtung M sowie einer Anzahl optischer Lesevorrichtungen L verbunden. Diese sind über dem Lesebereich angeordnet, um die optischen Codes im Vorbeifahren zu lesen, und bilden Scanlinien V.
Ein Barcode kann nicht gelesen werden, wenn die Leselinie des Scanners genau parallel zu seinen Strichen liegt. Jede optische Lesevorrichtung kann also nur solche optischen Codes lesen, die bei dem Überqueren der Scanlinie V so ausgerichtet sind, dass sie mit der Scanlinie einen Winkel von maximal +/- 90° bilden (Übersetzung der Klagepatentschrift, Anlage K2, Abschnitt [0009]; weitere Verweise ohne Zusatz beziehen sich auf die Anlage K2). Um gleichwohl sämtliche Barcodes erfassen zu können, verfügen Odirektionale Scanner über mindestens zwei optische Lesevorrichtungen L mit zueinander senkrecht stehenden Scanlinien V (Abschnitt [0011]). Das Lesen eines optischen Codes erfolgt dergestalt, dass die optische Lesevorrichtung L die Steuereinheit U mit dem Inhalt des optischen Codes und mit dem Abtast- oder Scanwinkel α versorgt. Der Winkel α entspricht zum Zeitpunkt des Lesens des optischen Codes dem Winkel zwischen einem Bezugsstrahl R, der von der optischen Lesevorrichtung L kommt und die Scanlinie V schneidet, und einem Strahl F, der – ebenfalls von L ausgesandt – den optischen Code schneidet (Abschnitt [0012]). Auf der Basis der von dem Anwesenheitssensor S, der Messvorrichtung M und dem Bewegungssensor E übermittelten Informationen ermittelt die Steuereinheit U die Verteilung der Gegenstände A innerhalb des Lesebereichs in Bezug auf eine feste Referenz und als eine Funktion der Zeit (Abschnitt [0014]).
Zentrales Problem von Barcodescannern ist es, den ermittelten Barcode sicher den auf dem Förderband befindlichen Gegenständen zuzuordnen. Die Reihenfolge, in der die optischen Codes innerhalb des Lesebereichs gelesen werden, ist im Wesentlichen davon abhängig, wie die optischen Codes in Relation zu den Scanlinien V ausgerichtet sind. Die Reihenfolge, in der die Gegenstände in den Lesebereich eintreten, kann sich von der Reihenfolge unterscheiden, in der die entsprechenden optischen Codes gelesen werden. So kann der Barcode eines Gegenstands, der den Lesebereich zuerst erreicht unter Umständen auch erst nach dem Barcode eines auf dem Förderband nachfolgenden Gegenstands gelesen werden, weil der Barcode des ersten Gegenstands die erste Scanlinie, zu der seine Striche parallel verlaufen, ungelesen passieren konnte, während der Barcode des zweiten Gegenstands bereits von der ersten Scanlinie erfasst wird, bevor die zweite Scanlinie den Barcode des ersten Gegenstands liest. Die Klagepatentschrift beschreibt dies dahin, dass die optischen Codes in anderer Reihenfolge gelesen werden können als die Gegenstände A in den Lesebereich eintreten, so dass zwischen den Gegenständen A, die in den Lesebereich eintreten, und dem gelesenen optischen Code keine feste zeitliche Beziehung besteht (Abschnitt [0015]).
Dies bringt das Erfordernis mit sich, dass die Steuereinheit U eine Zuordnungsprozedur befolgen muss, um jeden optischen Code dem jeweiligen Gegenstand zuzuordnen (Abschnitt [0016]). Vergleichbare Probleme in der Synchronisation treten auf, wenn die optischen Codes bei einer Lesestation nicht nur von oben, sondern auch von der Seite abgetastet werden, um auch optische Codes zu erfassen, die sich nicht auf der Oberseite der Gegenstände befinden.
Als weiteren Nachteil beschreibt es die Klagepatentschrift, dass sie bei bestimmten Betriebsbedingungen nicht immer über sämtliche Informationen verfügt, die zum Zuordnen eines gegebenen optischen Codes erforderlich sind. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der so genannte „Abschattungseffekt“ („shadow effect“) auftritt, weil innerhalb des Lesebereichs ein relativ hoher und ein relativ niedriger Gegenstand nahe beieinander liegen. Die Vorrichtung kann in diesem Fall trotz Kenntnis des Scanwinkels α nicht eindeutig zuordnen, ob der optische Code dem ersten oder dem zweiten Gegenstand zuzuordnen ist (Abschnitt [0018]). Nach dem Stand der Technik wurde dieses Problem durch eine Höhenmessvorrichtung und eine Steuereinheit gelöst, in der auf eine nicht näher beschriebene Weise die Daten des Anwesenheitssensors S, der Messvorrichtung (Höhenmessvorrichtung) M, des Bewegungssensors E und der Lesevorrichtungen L miteinander verknüpft und ausgewertet werden. Die Klagepatentschrift kritisiert diese Zuordnungsprozedur als relativ komplex und nicht uneingeschränkt zuverlässig (Abschnitt [0017]).

Die Aufgabe (das technische Problem) der unter Schutz gestellten technischen Lehre besteht nach den Angaben der Klagepatentbeschreibung (Abschnitt [0021]) darin, ein Verfahren zum Lesen und Zuordnen optischer Codes anzugeben, welches die beschriebenen Nachteile aus dem Stand der Technik vermeidet.

Zur Lösung schlägt das Klagepatent ein Verfahren nach Anspruch 1 und eine Vorrichtung nach Anspruch 12 vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

Anspruch 1
1. Verfahren
1.1 zum Lesen optischer Codes
1.2 und zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entsprechenden Gegenständen mit folgenden Verfahrensschritten:
2. Führen einer Folge von Gegenständen durch einen Lesebereich,
2.1 wobei jeder Gegenstand wenigstens einen entsprechenden optischen Code auf wenigstens einer Oberfläche trägt;
3. Lesen des wenigstens einen optischen Codes auf dem Gegenstand
3.1 innerhalb des Lesebereichs
3.2 mit Hilfe wenigstens eines optischen Lesers;
4. Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes im Raum
4.1 in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem; und
5. Zuordnen des wenigstens einen gelesenen optischen Codes zu dem entsprechenden Gegenstand.

Anspruch 12
1. Einrichtung
1.1 zum Lesen optischer Codes auf einer Reihe von Gegenständen,
1.1.1 die jeweils wenigstens einen optischen Code auf wenigstens einer Oberfläche tragen,
1.2 und zum Zuordnen gelesener optischer Codes zu entsprechenden Gegenständen mit
2. einer Fördereinrichtung zum Führen der Reihe der Gegenstände in einer gegebenen Bewegungsrichtung durch den Lesebereich;
3. einer optischen Leseeinrichtung,
3.1 die bei dem Lesebereich positioniert
3.2 und zum Lesen des wenigstens einen optischen Codes eingerichtet ist;
4. einer Positionsermittlungseinrichtung,
4.1 die bei dem Lesebereich positioniert
4.2 und zum Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes im Raum eingerichtet ist;
5. einer Verarbeitungseinheit,
5.1 die mit der optischen Leseeinrichtung und der Positionsermittlungseinrichtung verbunden ist
5.2 und so eingerichtet ist, dass sie den wenigstens einen gelesenen optischen Code dem entsprechenden Gegenstand zuordnet;
5.2.1 die Zuordnung erfolgt auf der Basis der ermittelten Position des wenigstens einen optischen Codes.

Da die von der Beklagten gelieferten angegriffenen Ausführungsformen unstreitig Mittel sind, die sich auf ein wesentliches Element der technischen Lehre des Klagepatents beziehen, erübrigen sich für die Beurteilung der Verletzungsfrage nähere Ausführungen zur Auslegung des Klagepatents. Im Hinblick auf den Aussetzungsantrag, in dessen Rahmen zwischen den Parteien umstritten ist, ob die dort als neuheitsschädlich entgegengehaltene JP7-334xxx auch das Merkmal 4 des Patentanspruchs 1 bzw. das Merkmal 4.2 des Patentanspruchs 12 vorwegnimmt, bedarf es der Auslegung, was nach der klagepatentgemäßen technischen Lehre unter dem Ermitteln der Position des wenigstens einen optischen Codes im Raum aus der maßgeblichen Sicht eines Fachmanns auf dem Gebiet des Klagepatents zu verstehen ist.
Die Anweisung, die Position des wenigstens einen optischen Codes „im Raum“ zu ermitteln, ist der Auslegung zugänglich und bedürftig. Insbesondere geht es dabei um die Frage, ob die technische Lehre, wie sie sich im Wege der Auslegung aus dem Patentanspruch unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt (Art. 69 Abs. 1 EPÜ), unter dem Ermitteln der Position im Raum nur eine unmittelbare Ermittlung durch Messung des Abstands des gelesenen optischen Codes vom Leser sowie des Abtastwinkels (jeweils im Lesezeitpunkt) und die Umsetzung dieser Polarkoordinaten des optischen Codes in Raumkoordinaten versteht oder ob dazu auch andere Mittel und Wege, die auf eine Messung des Abstands verzichten, in Betracht kommen.
Zur Verdeutlichung wird nachfolgend die Figur 3 des Klagepatents wiedergegeben, die in einer bevorzugten Ausführungsform eine schematische perspektivische Darstellung einer Vorrichtung zum Lesen optischer Codes gemäß der Lehre des Klagepatents abbildet:

Die Beschreibung des Klagepatents erläutert im allgemeinen Beschreibungsteil in Abschnitt [0023], dass zur Lösung der Aufgabe (Abschnitt [0021]) durch ein Verfahren nach Anspruch 1 (Abschnitt [0022]) die fehlende Synchronität zwischen der Reihenfolge, in welcher die Gegenstände in den Lesebereich eintreten, und der Reihenfolge, in welcher die optischen Codes auf den Gegenständen gelesen werden, aufgehoben sein soll, indem die räumliche Position der optischen Codes, die sich durch den Lesebereich bewegen, ermittelt wird. Dabei betont sie zugleich, dass die Kenntnis der räumlichen Position eines optischen Codes auch die Kenntnis der räumlichen Position eines gegebenen Punktes desjenigen Gegenstands, der den optischen Code trägt, impliziert (Abschnitte [0023] und [0051]). Damit ist gemeint, dass von der Kenntnis der räumlichen Position des optischen Codes in Bezug auf ein Bezugssystem innerhalb des Lesebereichs ohne weiteres auf die räumliche Position des Gegenstandes geschlossen werden kann, weil der optische Code der Oberfläche des Gegenstandes anhaftet und damit Teil desselben ist. Die Kenntnis der räumlichen Position des optischen Codes im Lesebereich (insbesondere seine Position auf der mit der Förderrichtung identischen x-Achse) ermöglicht den Abgleich mit der räumlichen Erstreckung der erfassten Gegenstände auf derselben Achse. Letztere wird berechnet aus den Daten des Anwesenheitssensors (im Ausführungsbeispiel nach Figur 3: Bezugsziffer 11) und des Bewegungssensors (Bezugsziffer 10). Das System kann aus dem Maß des Weiterrückens des Gegenstandes (ermittelt durch den Bewegungssensor 10) seit seiner Erfassung (Anwesenheitssensor 11) rechnerisch ermitteln, an welcher Position auf der in Förderrichtung verlaufenden x-Achse sich welcher Gegenstand zum Zeitpunkt des Lesens des jeweiligen optischen Codes befindet. Da im Wesentlichen gleichzeitig mit dem Lesen (Abschnitt [0024]) die Position des optischen Codes im Raum in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem ermittelt wird (Anspruch 1, Merkmalsgruppe 4; Anspruch 12, Merkmal 4.2), bedarf es für die Zuordnung lediglich des Abgleichs, welcher Gegenstand sich zum Zeitpunkt des Lesens in dem betreffenden Abschnitt auf der x-Achse des Bezugssystems befunden hat. Ihm muss der gelesene optische Code zuzuordnen sein. Damit ist auf der Grundlage der Daten betreffend die exakte räumliche Position des optischen Codes einerseits und der Position des Gegenstands andererseits eine fehlerfreie Zuordnung möglich.

Im Ausgangspunkt zutreffend weist die Beklagte darauf hin, dass sich die Maßnahme, die Position des optischen Codes im Raum dadurch zu ermitteln, dass der Abstand (in Figur 3: Bezugszeichen K) des optischen Codes zur Leseeinrichtung (7) und der Abtastwinkel β festgestellt und aus ihnen die Raumkoordinaten des optischen Codes im gegebenen Bezugssystem errechnet werden, erst in der Beschreibung einer „vorzugsweise“ vorzunehmenden Ermittlungsmethode findet. So heißt es in Abschnitt [0025] der Beschreibung:
„Der Schritt des Ermittelns der räumlichen Position des optischen Codes umfasst vorzugsweise die folgenden Unterschritte:
– Ermitteln des Abstands des optischen Codes in Bezug auf den optischen Leser während des Lesens des optischen Codes, wobei das Leseergebnis und der Abtastwinkel zwischen einem ersten Bezugsstrahl von dem optischen Leser und einem zweiten Strahl, der den optischen Leser mit einem optischen Code verbindet, berücksichtigt werden; wobei der Abstand und der Abtastwinkel die Polarkoordinaten des optischen Codes in Bezug auf den optischen Leser, der das Leseergebnis aufgenommen hat, sind; und
– Konvertieren der Polarkoordinaten des optischen Codes in Raumkoordinaten, die dem gegebenen Bezugssystem zugeordnet sind.“

Damit korrespondiert, dass sich diese inhaltliche Ausfüllung der „Ermittlung der Position des optischen Codes“ erst in dem abhängigen Unteranspruch 3 findet, während Hauptanspruch 1 als solcher seinem Wortlaut nach offen lässt, wie diese Ermittlung zu erfolgen hat. Unteranspruch 3 spricht (mit denselben Worten wie der oben wiedergegebene Abschnitt [0025] der allgemeinen Beschreibung) davon, dass die beiden Polarkoordinaten „Abstand K des optischen Codes“ und „Abtastwinkel β“ berücksichtigt und in Raumkoordinaten, die dem gegebenen Bezugssystem (einem Koordinatensystem mit drei zueinander orthogonalen Achsen in der x-, y- und z-Dimension) zugeordnet sind, konvertiert werden. Anzumerken ist, dass der Scanwinkel β nach der technischen Lehre des Klagepatents dem Scanwinkel α aus dem Stand der Technik ohne inhaltliche Unterschiede entspricht (Abschnitt [0041]). Aus dem Verhältnis des Hauptanspruchs 1 zum abhängigen Unteranspruch 3 zieht die Beklagte den Schluss, dass im Rahmen des Hauptanspruchs 1 nicht zwingend die „reale“ Position des optischen Codes im Raum (gebildet aus „realem“ Abstand K und Abtastwinkel β) ermittelt werden müsse, weil dies erst Gegenstand einer besonderen Verfahrensausgestaltung nach Unteranspruch 3 sei.

In diesen Schlussfolgerungen ist der Beklagten nicht zu folgen. Denn aus dem gesamten Offenbarungsgehalt der Klagepatentschrift lässt sich keine andere Präzisierung der Merkmalsgruppe 4 des Anspruchs 1 entnehmen, mit der sich die Ermittlung des optischen Codes „im Raum“ gegenüber dem kritisierten Stand der Technik abgrenzen lässt, als diejenige, die der technischen Lehre des Unteranspruchs 3 entspricht. Die Beschreibung der Klagepatentschrift kritisiert an dem vorbekannten Verfahren, dass eine Zuordnungsprozedur, die hinsichtlich des optischen Codes selbst lediglich den Scanwinkel α erfasst und den optischen Code sodann einem der einschließlich ihrer Höhe erfassten Gegenstände zuordnet, nicht nur relativ komplex, sondern auch nicht uneingeschränkt zuverlässig sei (Abschnitt [0017]). Ein weiterer Nachteil liege nach den Erläuterungen der Klagepatentschrift (Abschnitt [0018]) in dem bereits einleitend als „Abschattungseffekt“ beschriebenen Phänomen, wonach ein relativ hoher und ein relativ niedriger Gegenstand innerhalb des Lesebereichs zu nah beieinander liegen können, so dass der von der Lesevorrichtung ausgesandte Strahl beide Gegenstände gleichzeitig schneidet und der Scanwinkel nicht ausreicht, um den Code einem der Gegenstände eindeutig zuzuordnen. Die Problematik, dass die klare Zuordnung eines gelesenen optischen Codes trotz Kenntnis des Scanwinkels daran scheitert, dass die Vorrichtung nicht zu erkennen vermag, ob der Code zu einem näher am Scanner befindlichen gegebenenfalls höheren Gegenstand 1 oder zu einem weiter entfernt liegenden niedrigeren Gegenstand 2 gehört, wie sie in der nachfolgend (leicht verkleinert) eingeblendeten Darstellung gemäß Seite 11 der Klageschrift illustriert wird,

kann durch eine Höhenerfassung gelöst werden, wie sie aus dem Stand der Technik bereits bekannt war (vgl. die oben wiedergegebene Figur 1 des Klagepatents). Dieser Ansatz bietet jedoch keine verlässliche Lösung in solchen Fällen, in denen der Gegenstand nicht die Form eines Parallelepipeds aufweist (vgl. Abschnitt [0019]), also nicht von sechs paarweise kongruenten, in parallelen Ebenen liegenden Parallelogramme begrenzt wird, und in denen der optische Code nicht auf einer Ebene des Gegenstands angebracht ist, die parallel zur Förderebene verläuft. Dies ist etwa der Fall bei einem im Profil „hausförmigen“ Gegenstand entsprechend der Darstellung nach Seite 13 der Klageschrift, die zum Verständnis nachfolgend leicht verkleinert wiedergegeben wird:

Hier kann selbst die Kenntnis des Scanwinkels und der Höhe der Gegenstände nicht vor Fehlzuordnungen schützen, weil sich die Höhe des „hausförmigen Gegenstands (Objekt 1) nach der gesamten „Firsthöhe“ (d.h. seiner Höhe in der Seitenansicht) bemisst, der Strahl des Scanners an diesem Objekt 1 jedoch vorbei gehen und den optischen Code eines daneben befindlichen niedrigeren Gegenstands (Objekt 2) erfassen kann. Da die Vorrichtung für das Objekt 1 die Form eines Parallelepipeds zugrunde legt (in der oben wiedergegebenen Darstellung gestrichelt angedeutet), wird sie den gelesenen optischen Code fehlerhafter Weise dem Gegenstand 1 zuordnen. In Unkenntnis der besonderen Form des Objektes 1 kann es daher mit der Zuordnungsmethode nach dem Stand der Technik selbst dann zu Zuordnungsproblemen kommen, wenn die Gegenstandshöhe bekannt ist.
Die einzige dem Fachmann durch das Klagepatent offenbarte Lösung dieses technischen Problems besteht darin, neben dem Scanwinkel β die Entfernung K des gelesenen optischen Codes vom Leser im Lesezeitpunkt festzustellen und daraus unmittelbar die „reale“ Position des optischen Codes im Raum zu ermitteln, indem diese beiden Informationen (die Polarkoordinaten, Abschnitt [0025]) in Raumkoordinaten eines Bezugssystems mit x-, y- und z-Koordinaten, in dem auch die relative Position des jeweiligen Lesers verortet ist, konvertiert werden. Nachdem die Position des optischen Codes nach dem Stand der Technik über Rückschlüsse aus Daten der ermittelten Objekte bestimmt wurde, liegt die wesentliche Neuerung nach der technischen Lehre des Klagepatents darin, solche Rückschlüsse aus den Objekten überflüssig zu machen. Dies liegt vor allem deshalb nahe, weil die bekannte Zuordnung unter Verwendung von Vorrichtungen zur Höhenmessung der Gegenstände aus den geschilderten Gründen als unzuverlässig und fehlerbehaftet kritisiert wird. Diese Fehleranfälligkeit resultiert daraus, dass auch die Kenntnis der Höhe der Gegenstände in Verbindung mit dem konkreten Scanwinkel noch keine Aussage darüber zulässt, in welcher Entfernung vom Leser der optische Code gelesen wurde. Insbesondere bei nicht parallelepiped-förmigen Gegenständen bedürfte es hier zusätzlich weiterer Informationen, die den Verlauf der Oberfläche, auf welcher der optische Code angebracht ist, näher beschreiben. Nach der klagepatentgemäßen Lehre kann demgegenüber unmittelbar die Position des optischen Codes im Raum mit der Raumposition bzw. räumlichen Erstreckung der Gegenstände im Lesebereich, von denen er einem zuzuordnen ist, verglichen werden. Da für die Ermittlung der Position des Codes im Raum die geometrische Beschaffenheit der in Frage kommenden Gegenstände nicht mehr (und zwar auch nicht als „Zwischengröße“) von Relevanz ist, ist die am Stand der Technik kritisierte Fehleranfälligkeit behoben. Entscheidend ist, dass nach dem Offenbarungsgehalt des Klagepatents eine zuverlässige Ermittlung der Position des optischen Codes im Raum die direkte Messung der beiden Größen „Abstand des optischen Codes“ und „Abtastwinkel β“ voraussetzt, ohne den als fehleranfällig beschriebenen „Umweg“ über die Höhenermittlung der Gegenstände vollziehen zu müssen.
Ob neben der Ermittlung des Abstands des gelesenen optischen Codes vom Leser auch weitere Maßnahmen denkbar sind, um die Position des optischen Codes im Raum gemäß Merkmalsgruppe 4 zu bestimmen, die ebenfalls die beschriebenen Zuordnungsprobleme vermeiden können, kann offen bleiben. Denn die Klagepatentschrift offenbart dem Fachmann als eine solche Lösung ausschließlich die Ermittlung des Abstands (K) des optischen Codes während des Lesevorgangs sowie (insofern aus dem Stand der Technik bereits bekannt) des Abtastwinkels β als Polarkoordinaten, die sodann in Raumkoordinaten konvertiert werden (Abschnitt [0025] der allgemeinen Beschreibung sowie Unteranspruch 3). In diesem Sinne wird nach dem Klagepatent die Position im Raum unmittelbar aus den beiden Parametern (1.) Abstand des optischen Codes und (2.) Abtastwinkel und unter Verzicht auf aus dem Stand der Technik bekannte und als fehleranfällig beschriebene Rückschlüsse aus Eigenschaften der Gegenstände bestimmt. Andere Maßnahmen, mittels derer die Position im Raum unter Vermeidung unerwünschter Rückschlüsse aus der Höhe der Gegenstände ermittelt werden kann, lassen sich der Klagepatentschrift nicht entnehmen. Die Beklagte hat solche nicht aufzuzeigen vermocht.

II.
Dass die angegriffenen Ausführungsformen – vorbehaltlich des Nichtbestehens eines privaten Vorbenutzungsrechts der Beklagten – eine mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs 1 sowie des Vorrichtungsanspruchs 12 nach § 10 Abs. 1 PatG darstellen, ist zwischen den Parteien – zu Recht – nicht umstritten.
Die angegriffenen Ausführungsformen sind Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Unter wesentlichen Elementen der Erfindung sind solche zu verstehen, denen für die Verwirklichung der patentierten technischen Lehre mehr als nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies trifft jedenfalls auf alle im Patentanspruch benannten Merkmale zu (BGHZ, 159, 76 – Flügelradzähler; BGH, GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug). Hier dienen die Rechnereinheit OTS-400 sowie die Scanner des Typs XYZ dazu, in einer Fördereinrichtung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Verfahren nach Anspruch 1 des Klagepatents ausgeübt werden kann durch eine Gesamtvorrichtung, die sämtliche Merkmale des Anspruchs 12 des Klagepatents verwirklicht. Dies ist zwischen den Parteien zu Recht nicht umstritten und bedarf daher keiner weiteren Ausführungen.
Die Deutsche Post AG ist hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsformen keine zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigte Person im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG. Ihr wurden die angegriffenen Ausführungsformen angeboten sowie nach Bielefeld und damit im Inland geliefert. Indem die Deutsche Post AG mit den gelieferten Gegenständen das Verfahren nach Patentanspruch 1 durch eine Vorrichtung nach Anspruch 12 ausübt, hat sie die Bestimmung getroffen, sie zur Benutzung der Erfindung zu verwenden. Dass die gelieferten Mittel gerade zur Ausübung der Erfindung gebraucht werden kann, ist für einen unbefangenen sachkundigen Betrachter zweifelsfrei erkennbar und damit aufgrund der Umstände offensichtlich. Zugleich war es auch den auf Seiten der Beklagten verantwortlichen Mitarbeitern bekannt, wie dies auch aus den als Anlagen K7 und K8 vorgelegten Betriebsanleitungen entnommen werden kann.

III.
Die Benutzungshandlungen der Beklagten sind auch rechtswidrig. Ein privates Vorbenutzungsrecht an den angegriffenen Ausführungsformen nach § 12 PatG steht der Beklagten nicht zu.
Ein privates Vorbenutzungsrecht, das der Beklagten die Befugnis vermitteln würde, die Erfindung des Klagepatents für die Bedürfnisse ihres eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen (§ 12 Abs. 1 Satz 2 PatG), setzt voraus, dass die Beklagte (jeweils im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents am 30. Dezember 1996) im Erfindungsbesitz gewesen ist (1.) und die Erfindung in Benutzung genommen oder zumindest die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (2.). Jedenfalls letzteres kann selbst dann nicht angenommen werden, wenn man den bestrittenen Tatsachenvortrag der Beklagten zu ihren Gunsten als zutreffend unterstellt.

1.
Erfindungsbesitz setzt voraus, dass der Berechtigte zum maßgeblichen Zeitpunkt die unter Schutz gestellte technische Lehre derart erkannt hat, dass ihm die Nacharbeitung planmäßig, dauerhaft und nicht nur in Form von „Zufallstreffern“ möglich war (Benkard/Rogge, PatG, GebrMG, 10. Auflage 2006, § 12 PatG Rn. 5). Nachdem die Beklagte im Termin klargestellt hat, die Betriebsanleitung des GHI (Anlage B1a) nicht zu dem Zweck vorgelegt zu haben, bereits hieraus den Erfindungsbesitz herzuleiten (was schon daran gescheitert wäre, dass der Codeleser DEF unstreitig nicht in der Lage war, den Abstand zum gelesenen Barcode zu ermitteln und so die Position des optischen Codes im Raum zu ermitteln; Merkmal 4), hätte sie den Erfindungsbesitz allein durch die behauptete Erfindungsmeldung ihrer Mitarbeiter H und P vom 26. Januar 1995 (Anlage B2) bzw. durch die infolgedessen angestoßenen weiteren behaupteten Vorgänge belegen können.
So behauptet die Beklagte, bereits durch den Inhalt der Erfindungsmeldung das Verfahrensprinzip nach der technischen Lehre des Klagepatents gekannt zu haben, indem die Erfindungsmeldung vorgeschlagen habe, den Codeleser auch zur Abstandsmessung zu verwenden. Nachdem sie – die Beklagte – im Jahre 1995 im zuständigen Geschäftsbereich „Materialflussautomation“ entschieden habe, die Erfindung zu benutzen und aus dem Scanner DEF einen solchen mit Autofokus und Abstandsmessung zu entwickeln, habe jedenfalls der Zwischenbericht der beauftragten Planungsgruppe zum Projekt XYZ vom 14. November 1996 (Anlage B4) das Lösungskonzept beschrieben, den Codeleser dazu einzusetzen, die Absolutkoordinaten des abgetasteten Barcodes zu ermitteln und für das Tracking (d.h. die Zuordnung des Barcodes zu einem Gegenstand) zur Verfügung zu stellen. Im Dezember 1996 habe schließlich ein fertiges Labormuster zur Verfügung gestanden, anhand dessen die physikalisch-technische Machbarkeit habe geklärt und nachgewiesen werden können.
Ob es vor dem Hintergrund, dass sich die Beklagte unstreitig mit Tracking-Verfahren befasste und befasst, überzeugen kann, wenn die Klägerin darauf verweist, die Erfindungsmeldung nach Anlage B2 verhalte sich nicht zur Integration der Positionsbestimmung in das System der Zuordnung der Barcodes zu Gegenständen und der Zwischenbericht nach Anlage B4 spreche auf Seite 5 (im drittletzten Absatz) noch von einer „Aufgabenstellung“ des Projektes XYZ, kann dahin stehen. Denn selbst wenn man zugunsten der Beklagten Erfindungsbesitz bis zum 30. Dezember 1996 unterstellen wollte, fehlt es in jedem Fall an der daneben erforderlichen Voraussetzung einer Betätigung des Erfindungsbesitzes durch Benutzung der Erfindung oder durch Vornahme der dafür erforderlichen Veranstaltungen.

2.
Wie zwischen den Parteien nicht umstritten ist, hat die Beklagte die Erfindung (wobei hier wie nachfolgend zu ihren Gunsten unterstellt werden soll, dass sie den Erfindungsbesitz vor dem Anmeldetag des Klagepatents erlangt hat) nicht in Benutzung genommen (§ 12 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. PatG). Der Begriff der Inbenutzungnahme nach § 12 PatG umfasst wie § 139 PatG die in den §§ 9; 10 PatG umschriebenen Benutzungsarten, zu denen der Schutzrechtsinhaber ausschließlich befugt ist und die er jedem anderen untersagen kann, wobei jede einzelne der Benutzungsarten genügt und alle untereinander gleichwertig sind (vgl. Benkard/Rogge, a.a.O., § 12 PatG Rn. 11 m.w.N.). Die Beklagte hat weder behauptet, Geräte, die wie die angegriffenen Ausführungsformen zur Benutzung der Erfindung geeignet sind, bis zum Anmeldetag des Klagepatents hergestellt noch sie angeboten, geliefert, gebraucht oder sie zu einem dieser Zwecke eingeführt oder besessen zu haben. Unstreitig ist damit bis zum Prioritätstag des Klagepatents keine Benutzungshandlung erfolgt.
Entgegen der Ansicht der Beklagten fehlt es aber auch an der schlüssigen Darlegung von Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung. Veranstaltungen im vorgenannten Sinne müssen dazu bestimmt sein, die Erfindung im Wesentlichen umzusetzen, das heißt einen bereits getroffenen Entschluss, die Erfindung gemäß §§ 9; 10 PatG zu benutzen, durch Vorbereitung der Benutzung in die Tat umzusetzen (Benkard/Rogge, a.a.O., § 12 PatG Rn. 13). Nicht ausreichend sind hingegen Versuche, die lediglich Klarheit darüber geben sollen, ob der vorgeschlagene Weg zu dem beabsichtigten technischen Erfolg führt (Benkard/Rogge, a.a.O., § 12 PatG Rn. 13, 15). Vor diesem Hintergrund lässt sich dem Vorbringen der Beklagten nicht entnehmen, inwieweit ihre Rechtsvorgängerin, die Erwin S GmbH, die Idee aus der behaupteten Erfindungsmeldung (Anlage B2) und dem Zwischenbericht der Planungsgruppe vom 14. November 1996 (Anlage B4) praktisch umgesetzt hat. Dass – wie von der Beklagten behauptet – ein Labormuster des Codelesers XYZ im Dezember 1996 vorgelegen habe, erlaubt nicht den Schluss, dass dies lediglich noch dazu gedient habe, die gewerbliche Umsetzung der Erfindung zu untersuchen, etwa indem die für den praktischen Gebrauch zweckmäßigste konstruktive Ausgestaltung der als solcher bereits gefundenen Lösung ermittelt werden sollte. Im Gegensatz zu solchen Versuchen, die (noch) der Erlangung des Erfindungsbesitzes dienen, stellen Versuche, die den bereits gefassten Entschluss, die Erfindung im gewerblichen Bereich zu benutzen, durch Vorbereitung der Benutzung in die Tat umsetzen, ausreichende Veranstaltungen dar. Das Labormuster des XYZ, von dem die Beklagte behauptet, dass es im Dezember 1996 vorgelegen habe, konnte diesem Zweck jedoch schon deshalb nicht dienen, weil es die Rechnereinheit – auch nach dem Vorbringen der Beklagten – noch nicht umfasste. Die technische Lehre des Klagepatents bezieht sich nicht nur auf die Ermittlung der Position des optischen Codes im Raum, für die ein Scanner erforderlich ist, der den Abstand des Codes vom Scanner zu ermitteln vermag, damit der Abstand zusammen mit dem Abtastwinkel in Raumkoordinaten konvertiert wird (vgl. Anspruch 1, Merkmal 4), sondern auch auf die Zuordnung des optischen Codes zu einem Gegenstand (Merkmal 5). Jedenfalls für letzteren Verfahrensschritt (wenn nicht schon für das Konvertieren der von dem Scanner ermittelten Polarkoordinaten in Raumkoordinaten) bedarf es zwingend einer Verarbeitungs- und Steuereinheit. Dass das Labormuster des XYZ (also des mit der vorliegenden Klage angegriffenen Barcodescanners, Anlage K7) auch über eine solche Rechnereinheit verfügt hätte, wie sie Gegenstand des angegriffenen „O Tracking Systems“ 123 ist, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Auch der als Anlage B5 vorgelegte Projektbericht vom 05. März 1997 spricht nur von dem „Codeleser CLV490“, der im 3. Quartal 1997 verfügbar sein solle, erwähnt eine zugehörige Rechnereinheit hingegen nicht.
Im Hinblick auf Indizien für einen bereits vor dem Anmeldetag des Klagepatents gefassten Entschluss, die Erfindung alsbald zu benutzen, beruft sich die Beklagte auf die Projekt- und Budgetübersicht vom 16. Oktober 1996 (Anlage B3). Danach habe der Beirat der Rechtsvorgängerin der Beklagten das Projekt XYZ am 30. November 1995 gebilligt und ein Budget von 1,08 Millionen DM bewilligt. Dass die Bewilligung von Ausgaben über insgesamt 1,08 Millionen DM den festen Entschluss zur Erfindungsbenutzung dokumentiere, vermag die Kammer dem aber nicht zu entnehmen. Zum einen handelt es sich ausdrücklich um einen „Entwicklungsauftrag“ (wofür „EA“ ausweislich der Erläuterungen am Fuße der Übersicht steht). Das spricht bereits gegen die Annahme, die Entwicklung einer der Erfindung entsprechenden Vorrichtung sei zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen gewesen und es hätte lediglich noch der Untersuchung bedurft, wie die Entwicklung gewerblich umgesetzt und genutzt werden soll. Zum anderen bezieht sich auch die Zeile „EA CLV490“ nur auf den Codeleser XYZ, nicht zwingend auch auf die für ein vollständiges und funktionstüchtiges System erforderliche Rechnereinheit. Schließlich nennt die Übersicht nach Anlage B3 als „Akt Datum“ den 12. Dezember 1995, was sich mit dem Vortrag der Beklagten deckt, die Budgetierung der Entwicklung des verbesserten Codelesers XYZ sei am 12. Dezember 1995 erfolgt und habe sich auf einen Entwicklungszeitraum von April 1996 bis Juli 1997 bezogen. Im Hinblick auf den frühesten Zeitpunkt, in dem sich die Beklagte in Erfindungsbesitz befunden haben kann (ob sie ihn tatsächlich vor dem 30. Dezember 1996 erlangt hat, soll und kann hier ausdrücklich offen bleiben), den 14. November 1996 als Datum des Zwischenberichts der Planungsgruppe (Anlage B4), liegt es damit fern, in einer Budgetierung vom 12. Dezember 1995 bereits einen Ausdruck des festen Willens auf Seiten der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu sehen, die Erfindung alsbald zu benutzen. In der Budgetbewilligung manifestiert sich daher noch nicht der erforderliche ernsthafte Wille zur Benutzung der Erfindung. Eine ernsthafte, unumkehrbare Entscheidung über die Benutzung der hier in Rede stehenden Erfindung erfolgt üblicherweise erst nach Abschluss der Entwicklung und in Abhängigkeit von deren Ergebnis. Die Beklagte hat nicht schlüssig dargetan, dass sich die Entwicklung des Projekts am 30. November 1995 überhaupt schon in einem Stadium befunden habe, in dem technisch und ökonomisch sinnvoll endgültig über die Benutzung hätte befunden werden können.
Unabhängig von der Budgetierung hat die Beklagte im Termin vortragen lassen, bei ihr (bzw. ihrer Rechtsvorgängerin) würden „Funktionsmuster“ (bzw. Labormuster) immer in eine Serienfertigung überführt, was die Klägerin bestreitet. Allein die Tatsache, dass im Dezember 1996 ein Labormuster vorgelegen habe, belege daher nach Auffassung der Beklagten, dass zu diesem Zeitpunkt bereits der Entschluss für eine Serienfertigung gefallen sei. In dieser Argumentation ist der Beklagten nicht zu folgen. Zunächst erscheint es der Kammer schon äußerst ungewöhnlich, von der Erstellung eines Labormusters automatisch auf eine anschließende Serienfertigung schließen zu wollen. So hat die Beklagte keinerlei Beispielsfälle genannt, in denen sie bzw. ihre Rechtsvorgängerin in dieser Weise verfahren sei und die ihre Behauptung hätten substantiieren können. Im Ergebnis liefe der von der Beklagten behauptete Automatismus darauf hinaus, dass bereits die technische Machbarkeit, zu deren Klärung Labormuster erstellt zu werden pflegen, mit dem auch von wirtschaftlichen Erwägungen abhängigen Produktionsentschluss gleichzusetzen wäre. Über die genannte Behauptung der Beklagten war daher kein Beweis zu erheben, weil dieser auf eine dem Zivilprozess fremde Ausforschung hinausgelaufen wäre. Selbst wenn man aber die Behauptung der Beklagten als richtig unterstellen wollte, so wäre nicht nachvollziehbar, wieso ein Labormuster eines Codelesers (XYZ) den festen Entschluss dokumentieren sollte, das gesamte System (das zumindest auch eine entsprechende Rechnereinheit umfasst) auf den Markt zu bringen.

IV.
Aus der mittelbaren Verletzung des Klagepatents ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen.
Da die Beklagte die technische Lehre des Klagepatent mittelbar verletzt hat, ist sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet (Art. 64 EPÜ; §§ 139 Abs. 1; 10 Abs. 1 PatG). Die Beklagte hat der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten (Art. 64 EPÜ; § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG). Denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, § 276 BGB.
Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grund nach hier anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242; 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, § 140b PatG. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I. 2. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Auskunft und Rechnungslegung vorzunehmen sind. Der von der Klägerin ohne Einschränkung geltend gemachte Anspruch auf Belegvorlage ist jedoch nur berechtigt, soweit er sich auf die von § 140b (Abs. 2) PatG erfassten Angaben bezieht (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 140b PatG Rn. 8 m.w.N.).

V.
Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung bis zum Abschluss des gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens besteht keine hinreichende Veranlassung.
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (vgl. § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG, wonach der Patentschutz mit Veröffentlichung der Patenterteilung eintritt). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht hier keine Veranlassung zur Aussetzung des Rechtsstreits.

1.
Auf eine offenkundige Vorbenutzung kann die Beklagte ihre Nichtigkeitsklage nicht mit Erfolg stützen. Denn durch die Geräte O-Portal-Controller GHI-3 mit einem O-Portal-Scanner OPS 445-121, der mehrere Codeleser DEF umfasst haben soll, wird die technische Lehre der Ansprüche 1 und 12 des Klagepatents nicht offenbart. Die Beklagte trägt selbst vor, dass dieser Codeleser nicht in der Lage gewesen sei, den Abstand zum gelesenen Barcode zu ermitteln. Damit war es ihm auch nicht möglich, die Position des optischen Codes im Raum im Sinne des Merkmals 4 (Anspruch 1) zu ermitteln.

2.
Die im Nichtigkeitsverfahren als neuheitsschädlich entgegengehaltene JP7-334606 (deren Übersetzung als Anlage B13 vorliegt) vermag keine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Nichtigkeitsklage nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 54 EPÜ zu begründen. Die Entgegenhaltung wurde am 22. Dezember 1995 offengelegt und stellt damit Stand der Technik für das am 30. Dezember 1996 angemeldete Klagepatent dar. Entgegen der Ansicht der Beklagten wird die Merkmalsgruppe 4 des Klagepatentanspruchs 1 jedoch nicht offenbart.
Die Beklagte bezieht sich insoweit insbesondere auf die Beschreibung auf Seite 12, Zeile 14-18 der deutschen Übersetzung (Anlage B13), wo von „Detektoreinheiten der Codeposition“ die Rede ist, „die die gegenwärtige Position des Codes von der o. e. nachgewiesenen Position des von Strahlabtastungslicht enthaltenen reflektierten Lichtes aus anzeigen“. Sie sieht dies bestätigt in der weiteren Beschreibung (Anlage B13, Seite 13, Zeile 5-7), wonach „die Positionsdaten des Codes (Dpa, Dpb), die die Position dieses Codes in einem dreidimensionalen orthogonalen Koordinatensystem zeigen, ermittelt werden“. Des Weiteren verweist die Beklagte auf die Beschreibung Seite 26, Zeile 25, bis Seite 27, Zeile 9. Danach ermittelt die Schaltung zur Berechnung der Koordinaten 28, wenn von der Schaltung zur Winkelumwandlung 27 die Daten des Abtastungswinkels Dαa übermittelt werden, basierend auf diesen Daten des Abtastungswinkels Dαa und den Höhendaten DH mittels der Durchführung einer bestimmten geometrischen Operation die Position des Codes M bei den Koordinaten (x, y, z) und übermittelt diese dreidimensionalen Koordinatendaten Dpa an die Einheit zur Verarbeitung der gelesenen Daten 26. Weiter heißt es, dass die Daten des Abtastungswinkels Dαa Informationen über die Position des Codes M über der fiktiven Linie La (entsprechend der Position der x-y-Koordinatenfläche) aufwiesen. Die Höhendaten DH wiesen wiederum Informationen über die Höhe des auf dem zu identifizierenden Objekt 12 angebrachten Codes M (entsprechend der Position in Richtung z-Achse) auf. Daher würden, dadurch dass, basierend auf diesen Daten des Abtastungswinkels Dαa und Höhendaten DH, eine bestimmte geometrische Operation durchgeführt werde, die dreidimensionalen Koordinatendaten Dpa, die Informationen über die mit dreidimensionalen Koordinaten ausgedrückte Position des Codes M (xa, ya, za) aufweisen, gebildet. Schließlich beruft sich die Beklagte darauf, dass die Wirkungsweise des Gegenstands der Entgegenhaltung unter anderem wie folgt beschrieben werde (Anlage B13, Seite 14, Zeile 32, bis Seite 15, Zeile 21): Die Detektoreinheiten generierten nicht nur die Codedaten als den Inhalt des durch Strahlabtastung gelesenen Codes, sondern auch die „Informationen über die Position der Abtastung des Codes“. Durch die Einheiten zur Bestimmung der Übereinstimmung von Code und zu identifizierendem Objekt werde dann – um die weiteren Ausführungen der Beschreibung (Anlage B13, Seite 15, Zeile 1 bis 21) zusammenzufassen – beurteilt, ob sich die Position des Codes in räumlicher Beziehung der Anfangs- und Endposition des zu identifizierenden Objekts derart zuordnen lässt, dass sich der gerade in der Strahlabtastung befindliche Code zwischen Anfang und Ende des zu identifizierenden Objekts befindet.
In keiner der genannten Beschreibungsstellen und auch an keiner anderen Stelle der Entgegenhaltung wird jedoch klar zum Ausdruck gebracht, dass der Codeleser als Abstandsmesser betreffend den optischen Code eingesetzt werden soll, wie dies dem Merkmal 4 des Klagepatentanspruchs 1 entspricht. Die genannten Zitatstellen der allgemeinen Beschreibung (Anlage B13, Seite 12, Zeile 14-18, und Seite 13, Zeile 5-7) lassen nicht erkennen, wie die gegenwärtige Position des gelesenen Codes in einem dreidimensionalen orthogonalen Koordinatensystem ermittelt werden soll. Dort ist zwar von dem Anzeigen der Position des Codes die Rede, es bleibt aber unklar, was die Entgegenhaltung damit meint. Andere Beschreibungsstellen (Anlage B13, Seite 25, Zeile 9-14, und Seite 28, Zeile 19-24) deuten vielmehr darauf hin, dass damit allein die Position des Codes entlang der Leselinie („der fiktiven Linie La“, vgl. Seite 25, Zeile 14) angesprochen werden soll. Der klagepatentgemäßen Lehre entspricht es hingegen allein, dass die Position des optischen Codes im Raum durch drei Koordinaten in einem gegebenen Bezugssystem (Anspruch 1, Merkmal 4.1) dargestellt wird.
Wenn der Fachmann zur Ausfüllung der Positionsermittlung, wie sie ihm die Entgegenhaltung offenbart, ergänzend die Beschreibungen konkreter Ausführungsbeispiele in den Blick nimmt, deuten diese eher darauf hin, dass die Koordinaten des Codes aus den Daten des Abtastungswinkels Dαa und den Höhendaten DH bestimmt werden (Anlage B13, Seite 26, Zeile 25-34). Die Höhendaten DH beziehen sich ausweislich der vorangehenden Beschreibungsstelle (Anlage B13, Seite 26, Zeile 14f.) jedoch nicht auf den optischen Code selbst, sondern zeigen „die Höhe H des zu identifizierenden Objektes 12“ an. Aus diesen Höhendaten sowie den Daten des Abtastungswinkels Dαa soll mittels einer nicht näher beschriebenen geometrischen Operation die Position des Codes M bei den Koordinaten (x, y, z) ermittelt werden. Mit diesem Verfahren, das zur Ermittlung der dreidimensionalen Koordinaten des optischen Codes die Höhe des Gegenstands zugrunde legt, bewegt sich die Entgegenhaltung daher im Rahmen des Standes der Technik, während sich die Erfindung des Klagepatents ausweislich der Merkmalsgruppe 4 des Anspruchs 1 dadurch auszeichnet, dass unmittelbar der Abstand des optischen Codes von der Leseeinheit im Lesezeitpunkt festgestellt und daraus (in Verbindung mit dem Abtastwinkel β) die Position des optischen Codes im Raum in Bezug auf ein gegebenes Bezugssystem ermittelt wird.
Im Ergebnis ist daher nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass das Bundespatentgericht auf der Grundlage der Entgegenhaltung JP7-334xxx die Neuheit der Lehre aus Ansprüchen 1 und 12 des Klagepatents in Frage gestellt sehen wird.

3.
Auch die Behauptung einer unzulässigen Erweiterung hinsichtlich des Patentanspruchs 12, die die Beklagte in ihrer Replik zur Nichtigkeitsklage vom 28. Dezember 2006 (Anlage B9) selbst nicht mehr aufgegriffen hat, vermag keine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Nichtigkeitsklage zu begründen.
Die Beklagte meint, im Verhältnis zwischen der ursprünglichen Anmeldung und der erteilten Fassung sei im Vorrichtungsanspruch 12 das Merkmal einer „Messeinrichtung (10)“ weggefallen, obwohl es in der Anmeldung als wesentliches Merkmal des Vorrichtungsanspruchs offenbart worden sei. Zunächst ist klarzustellen, dass es sich bei diesem Nichtigkeitseinwand nicht um den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Schutzbereichserweiterung nach Art. 138 Abs. 1 lit. d) EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG handelt, sondern dass der Vortrag den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nach Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG stützen soll.
Auch die Voraussetzungen dieses Nichtigkeitsgrundes sind nicht gegeben. Für den ausschöpfbaren Offenbarungsgehalt der Anmeldung maßgeblich ist der Gesamtinhalt der Anmeldung. Die Feststellung einer unzulässigen Erweiterung setzt deshalb einen Vergleich der durch die Patentansprüche definierten Lehre mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung voraus, wobei es darauf ankommt, dass die ursprüngliche Offenbarung in ihrer Gesamtheit das in den erteilten Patentansprüchen niedergelegte Schutzbegehren umfasst. Den mit der Anmeldung ursprünglich formulierten Patentansprüchen kommt keine eine weitergehende Offenbarung in der Beschreibung einschränkende Bedeutung zu (BGH, GRUR 2005, 1023 – Einkaufswagen II). Aus der ursprüngliche Anmeldung ist es für einen Fachmann, der sie in ihrer Gesamtheit zur Kenntnis nahm, offensichtlich, dass es dem Vorrichtungsanspruch 12 nicht auf das Vorhandensein einer „Messeinrichtung (10)“ ankommt, sondern allein darauf, dass die Vorrichtung geeignet sein soll, das Verfahren nach Anspruch 1 auszuführen. Auch in Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung ist jedoch kein Verfahrensmerkmal enthalten, das für die entsprechende Vorrichtung eine „Messeinrichtung (10)“ zum Ermitteln der Verschiebung der Gegenstände (3) voraussetzen würde. Das in der ursprünglichen Anmeldung in Anspruch 12 enthaltene Merkmal konnte damit im Zuge des Anmeldungsverfahrens entfallen, weil es sich für einen Fachmann erkennbar nicht auf ein wesentliches Merkmal des Vorrichtungsanspruchs bezog.
Eine Aussetzung der Verhandlung ist daher nicht veranlasst.

VI.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 Satz 1; 108 ZPO.
Dem Schutzantrag der Beklagten nach §§ 712 Abs. 1 Satz 1 ZPO war nicht zu entsprechen. Die Beklagte hat die tatsächlichen Umstände, aufgrund derer ihr die Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen soll, weder vorgetragen noch, wie von § 714 Abs. 2 ZPO verlangt, glaubhaft gemacht.

Der Streitwert wird auf 500.000,- € festgesetzt.