Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 30. April 2002, Az. 4a O 95/01

Rechtsmittelinstanz: 2 U 78/02

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 11.200,– € vorläufig vollstreckbar.

Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen widerrechtlicher Erfindungsentnahme auf Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung des deutschen Anteils eines europäischen Patents in Anspruch.

Die 1982 gegründete Klägerin bzw. ihre französische Tochtergesellschaft, die S4xxxx S.A., befasst sich unter anderem mit der Herstellung und dem Vertrieb von Schmierstoffgemischen. Sie ist Gesellschafterin der 1984 gegründeten S4xxxx C1xxxx GmbH, deren Unternehmensgegenstand die Herstellung und der Vertrieb von chemisch-technischen Erzeugnissen in Kooperation mit der vorgenannten französischen Gesellschaft ist. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass jedenfalls die S4xxxx C1xxxx GmbH unter der Bezeichnung „M5xx“ („M6xxx P5xxxx“) Schmierstoffgemische für die Herstellung von Reibbelägen für Kupplungs- und Bremsbeläge anbietet. Es handelt sich hierbei um anwendungsfertige Schmierstoffgemische, die zur Anwendung in Reibbelägen ohne Zusatz weiterer Schmierstoffe geeignet sind.

Reibbelagmischungen werden für Brems- und Kupplungsbeläge z.B. für den Einsatz in Kraftfahrzeugen benötigt. Die aus dem Stand der Technik bekannten Mischungen bestehen grundsätzlich aus Metallen (als Faser oder Pulver), Füllstoffen (inklusive eventueller anorganischer Fasern), Gleitmitteln (Festschmierstoffe) sowie organischen Bestandteilen (Harze, Kautschuke, organische Fasern, organische Füllstoffe). Je nach Anforderungsprofil werden die vorgenannten vier Rohstoffgruppen unterschiedlich proportioniert.

Die Beklagte, deren eingetragener Unternehmensgegenstand die Herstellung und der Vertrieb von Bremsbelägen, Bremsbändern, Kupplungsscheiben und ähnlichen Erzeugnissen ist, stellt her und vertreibt u.a. derartige Reibbeläge. Sie firmierte in der Zeit vom 16. Juli 1984 bis zum 14. Juli 1988 als „T3xxxx Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ und in der Zeit vom 15. Juli 1998 bis zum 25. Oktober 2000 als „B2x F1xxxxxx GmbH“. Seit dem 26. Oktober 2000 lautet ihre Firma „T1x F1xxxxxx GmbH“ (vgl. Anlage K 1). Geschäftsansässig war die Beklagte ursprünglich unter der Anschrift J2xxxxxxxxx 11 – 21 in L1xxxxxxxx.

Mit Lieferschein vom 3. Mai 1993 (Anlage K 10) übersandte die Klägerin der Beklagten drei Schmierstoffgemische mit den Bezeichnungen „M5xx LM 20“, „M5xx LM 19“ und „M5xx LM 18“ als kostenlose Muster.

Zwischen den Parteien ist unstreitig (vgl. 79 d.A.), dass die Beklagte im Rahmen eines am 23. Juni 1993 stattgefundenen Treffens bzw. anlässlich eines während dieses Treffens mit einem weiteren Mitarbeiter der Klägerin geführten Telefonats jedenfalls darüber unterrichtet wurde, dass die Muster (bzw. zwei der Muster) Zinndisulfid (SNS2) enthielten.

Eine weitere kostenlose Bemusterung der Beklagten erfolgte am 12. Juli 1993 mit den „M7xxx“ LM 21, LM 22 und LM 23 (Anlage K 14).

Am 27. Oktober 1994 reichte die Beklagte unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 24. November 1993 (vgl. Anlage K 2) eine Reibbelagmischung für Brems- und Kupplungsbeläge betreffende europäische Patentanmeldung ein, die später zur Erteilung des europäischen Patents 0 654 616 (vgl. Anlage K 1; nachfolgend: Vindikationspatent) führte. Die Patentanmeldung wurde am 24. Mai 1995 veröffentlicht. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 31. März 1999. Zu den benannten Vertragsstaaten des Vindikationspatents gehört die Bundesrepublik Deutschland.

Der Patentanspruch 1 des insgesamt acht Ansprüche umfassenden Vindikationspatents lautet wie folgt:

Organisch gebundene Reibbelagmischung für mit einem Reibpartner aus Stahl zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbeläge bestehend aus

– Aramidfasern,

– organischen und/oder anorganischen Füllstoffen,

– Schmierstoffen

– organischen Bindemitteln, und/oder

– Metallen oder Metallverbindungen

dadurch gekennzeichnet,

dass die Mischung zur Reduzierung der Rissanfälligkeit des Reibpartners Zinnsulfide (SnS, SnS2) enthält, wobei die Zinnsulfide mit einem Gewichtsanteil von 0,5 bis 1,0 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 8 Gew.-%, enthalten sind.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 8 des Vindikationspatents wird auf die Patentschrift (Anlage K 1) verwiesen.

Nach Veröffentlichung der dem Vindikationspatent zugrunde liegenden Anmeldung wandte sich die Klägerin mit patentanwaltlichem Schreiben vom 19. Dezember 1995 (Anlage K 13) an die Beklagte und machte geltend, dass die von der Beklagten getätigte Patentanmeldung „zu einem entscheidenden Teil auf vertraulichen Wissen“ beruhe, welches der Beklagten von ihr übermittelt worden sei. Diesbezüglich verwies die Klägerin auf die der Beklagten übergebenen Muster „M5xx LM 20“, „M5xx LM 19“ und „M5xx LM 18“, über welche, einschließlich des Gehaltes an Zinnsulfiden, die Beklagte anlässlich der Besprechung am 23. Juni 1993 vertraulich unterrichtet worden sei. Dem widersprach die Beklagte mit Schreiben vom 22. Januar 1996, wobei sie darauf hinwies, dass sie unabhängig von der behaupteten Mitteilung bereits seit Ende 1992/Anfang 1993 mit der Entwicklung eines Reibbelages mit Zinnsulfiden befasst gewesen sei.

Nachdem die Parteien zuletzt im November 1997 ein Gespräch wegen der von der Beklagten getätigten Patentanmeldung geführt hatten, kam die Klägerin nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im November 1999 auf die Angelegenheit zurück und machte abermals geltend, dass die Beklagte am 23. Juni 1993 über die Zusammensetzung der Musterlieferung informiert worden sei. Hierauf erwiderte die Beklagte mit patentanwaltlichem Schreiben vom 30. Mai 2000 (Anlage B 1), in welchem sie abermals darauf verwies, zu diesem Zeitpunkt bereits selbst im Erfindungsbesitz gewesen zu sein.

Mit patentanwaltlichem Schreiben vom 13. Februar 2001 (Anlage K 17) übersandte die Klägerin der – in dem Schreiben zutreffend mit „T1x F1xxxxxx GmbH“ bezeichneten – Beklagten unter ihrer eingangs genannten Anschrift eine vorbereitete Vindikationsklageschrift zur Stellungnahme, wobei sie in dem Schreiben angab, dass sie im Hinblick auf den nach wie vor bestehenden Eintrag der „B2x F1xxxxxx GmbH“ davon ausgehe, dass die Beklagte „im Besitz der Rechte an dem Patent“ sei. Auf dieses Schreiben antwortete die „T1x F1xxxxxx B5xxxxxxxxxx GmbH & Co. KG“ mit Schreiben vom 8. März 2001 für ihre „Konzerngesellschaft T1x F1xxxxxx GmbH“ und machte geltend, dass ein Anspruch der Klägerin „auf das Schutzrecht ihrer („unserer“) Konzerngesellschaft“ nicht gegeben sei.

Bis zum 26. September 2001 war die Beklagte noch unter ihrer alten Firma „B2x F1xxxxxx GmbH“ als Patentinhaberin in der Patentrolle eingetragen. Mit patentanwaltlichem Schreiben vom 10. Juli 2001 (Anlage K 16) teilte sie dem Deutschen Patent- und Markenamt mit, dass sich ihr Firmenname auf „T1x F1xxxxxx GmbH, S7xxxxxxxxxx S3xxxx 91, 53xxx L1xxxxxxxx“ geändert habe, und bat darum, die Änderung der Firma in der Patentrolle zu vermerken. Die entsprechende Änderung wurde am 27. September 2001 in der Rolle vorgenommen.

In ihrer am 26. März 2001 bei Gericht eingereichten Klageschrift vom 23. März 2001 hat die Klägerin die Beklagte als „B2x F1xxxxxx GmbH“ bezeichnet und als deren Adresse „J2xxxxxxxxx 11 – 21, 54xxx L1xxxxxxxx“ angegeben. Der „B2x F1xxxxxx GmbH“ konnte die Klageschrift unter der angegebenen Adresse nicht zugestellt werden; es ist ein Rückbrief mit dem postdienstlichen Vermerk „Empfänger unbekannt verzogen“ bei Gericht eingegangen. Auf entsprechende Bitte der Klägerin ist hiernach versucht worden, die Klageschrift der immer noch mit ihrer alten Firma bezeichneten Beklagten unter folgender Anschrift zuzustellen: „B2x F1xxxxxx GmbH c/o T3xxxx GmbH, J2xxxxxxxxx 11 – 21, 54xxx L1xxxxxxxx“. Auch diese Sendung ist jedoch von der Post zurückgekommen mit dem Vermerk, dass der Empfänger unbekannt verzogen sei. Mit Schriftsatz vom 2. Mai 2001 hat die Klägerin sodann erklärt, dass die Klage der „T1x F1xxxxxx GmbH, vormals firmierend unter B2x F1xxxxxx GmbH, J2xxxxxxxxx 11 – 21, 51xxx L1xxxxxxxx“ zugestellt werden soll. Ausweislich Postzustellungsurkunde ist der Beklagten die Klageschrift daraufhin am 10. Mai 2001 unter der angegebenen Adresse zugestellt worden.

Die Klägerin macht geltend, dass ihr die Beklagte den Gegenstand des Vindikationspatents widerrechtlich entnommen habe und trägt hierzu vor:

Sie sei bereits zum Zeitpunkt der Patentanmeldung im Erfindungsbesitz gewesen. Bereits im Jahre 1992 habe sie mit Arbeiten begonnen, die den Ersatz von Metallsulfiden als Komponenten von Reibbelägen zum Ziel gehabt hätten. Dabei seien diese Additive in ihrem Hause schon damals „M5xx“ genannt worden, weil es sich um ein Gemisch von Feststoffen handele. Insbesondere habe sie bereits seit 1992 daran geforscht, die bisher üblichen, potentiell gesundheitsgefährdenden Metallsulfide Antimontrisulfid und Bleisulfid ganz oder teilweise durch Zinnsulfide zu ersetzen. Der damalige Abteilungsleiter der Beklagten für das Gebiet „Produktentwicklung Scheibenbremsbeläge für PKW“, Herr S8xxxxxxxx, sei im Dezember 1992 darüber informiert worden, dass sie an einem Ersatzrohstoff für Antimontrisulfid und Bleisulfid auf Basis von Zinnsulfiden arbeite (Anlagen K 5). Diesbezüglich sei die Beklagte auch mit Schreiben vom 13. Januar 1993 (Anlage K 25) unterrichtet worden. Ihre Bemühungen hätten im Januar 1993 zum Erfolg geführt. Zu diesem Zeitpunkt seien ausweislich der von ihr überreichten Anlage K 6 Probestücke von Reibbelägen hergestellt und getestet worden, die 1 % Zinndisulfid (SNS2) enthalten hätten. Der Prüfkörper habe sich aus folgenden Komponeneten zusammengesetzt: „G21 + 4% D 1042 + 1% SNS2“. Bei der Komponente G21 habe es sich um eine Grundlagenrezeptur der R2xxxxx P3xxx AG mit den aus der von ihr überreichten Anlage K 7 ersichtlichen Bestandteilen gehandelt; „D1042“ sei ein „M5xx“ von ihr, mit der aus der Anlage K 8 ersichtlichen Zusammensetzung. Die erhaltenen Ergebnisse seien am 15. April 1993 getestet worden. Wie aus der von ihr zur Akte gereichten Anlage K 9 zu entnehmen sei, hätten die Prüfkörper jeweils aus 95% RVT 10 und 5% SNS2 bzw. 5% SNSx mit x bis 1,9 (RVT 59) bzw. x = 1,5 (RVT 60) bestanden, wobei die Zusammensetzung von RVT 10 der vorerwähnten Grundrezeptur gemäß Anlage K 7 entsprochen habe. Die Bezeichnung SNSx besage, dass ein Gemisch aus SnS und SNS2 zur Anwendung gebracht worden sei, so dass in „RVT 59“ ein Gemisch aus 50 SNS2 und 50% SnS enthalten gewesen sei. Der Gehalt an Zinnsulfiden sei hier mithin bereits auf 5 %, und zwar Gewichtsprozent erhöht worden.

Da die Versuche positive Ergebnisse gezeigt und ihr die Erkenntnis vermittelt hätten, dass Zinnsulfide in Reibbelägen vorteilhaft eingesetzt werden könnten, habe sie der Beklagten, zu der sie seit ihrer Gründung geschäftliche Beziehungen unterhalten habe, am 3. Mai 1993 die „M7xxx“ LM 18, LM 19 und LM 20 als Muster zugesandt, und zwar auf Wunsch von Herrn S8xxxxxxxx. Die Zusammensetzung dieser „M7xxx“ ergebe sich aus dem als Anlage K 11 überreichten Auszug aus dem Laborjournal ihrer französischen Tochtergesellschaft. Wie hieraus hervorgehe, hätten die Muster LM 19 und LM 30 Zinndisulfid (SnS2) in einer Menge von 3 bzw. 4 Gew.-% enthalten. Im Schriftsatz vom 14.1.2002, Seite 9, gibt die Klägerin an: Menge an Zinndisulfid bei LM 19 bis LM 23 3 bzw. 4 Gew.-% und Gesamtmenge an Zinnsulfiden bei LM 18 bis LM 23 4 bis 9 Gew.-%. Diese „M7xxx“, die für den Fachmann problemlos analysierbar gewesen seien, seien bei der Beklagten – so trägt die Klägerin weiter vor – auf großes Interesse gestoßen. Im Rahmen der am 23. Juni 1993 bei der Beklagten stattgefundenen Besprechung, an der auf Seiten der Beklagten die Herren S8xxxxxxxx und Dr. W1xxxxxx und für sie ihr Geschäftsführer teilgenommen hätten, sei die Beklagte über die Zusammensetzung der Muster und insbesondere auch über den Gehalt an Zinnsulfiden unterrichtet worden. Dies sei dergestalt erfolgt, dass der bei ihr für die Entwicklung Zinnsulfid-haltiger Reibbeläge verantwortliche Herr Dr. v3x D6xxx telefonisch bei zugeschaltetem Lautsprecher die von der Beklagten erwünschten Auskünfte erteilt habe. Insbesondere habe ihr Mitarbeiter hierbei auch die Vorteile der Verwendung von Zinndisulfid in Reibbelagmischungen herausgestellt. Zur Menge an Zinnsulfiden habe ihr Mitarbeiter gesagt, dass die Gesamtmenge im Bereich von 5 bis 10 Gew.-% liege und der Anteil an Zinndisulfid, wenn vorhanden, etwa die Hälfte ausmache.

Die der Beklagten sodann am 12. Juli 1993 übersandten „M8xxx“ LM 21, LM 22 und LM 23 (Anlage K 14) hätten ausweislich des von ihr als Anlage K 15 vorgelegten Laborbuchauszuges ein Gemisch aus Sns und SnS2 enthalten. In dem Laborbuch sei die Zinnsulfidkomponente als SnxSy bezeichnet.

Die der Beklagten überlassenen Muster LM 18 bis LM 23 hätten weder Antimontrisulfid noch Bleisulfid erhalten; ihr sei also klar gewesen, dass diese Sulfide durch Zinnsulfide ersetzt werden könnten.

Eine Frist zur Geltendmachung ihres Vindikationsanspruches habe nicht bestanden, weil das Vindikationspatent auf einer widerrechtlichen Entnahme beruhe und die Beklagte dementsprechend bei der Patenterteilung positive Kenntnis davon gehabt habe, dass ihr kein Recht auf das Patent zugestanden habe. Selbst wenn man jedoch auf die zweijährige Ausschlussfrist abstellen wolle, sei diese Frist durch Einreichung der Klageschrift am 26. März 2001 gewahrt, weil die Klageschrift innerhalb einer den Umständen nach angemessenen Frist bewirkt worden sei, ohne dass die eingetretenen zeitlichen Verzögerungen ihr anzulasten seien. In der Klageschrift habe sie die in der Patentrolle verzeichnete Inhaberin angegeben, welche aufgrund der Legitimationswirkung der Patentrolle ihr gegenüber passivlegitimiert sei. Dass die Beklagte sich bei den ersten beiden Zustellungen habe „verleugnen“ lassen, könne ihr – der Klägerin – nicht angelastet werden. Die weitere Verzögerung sei auch nicht mit der angeblich falschen Adresse zu erklären. Denn sowohl ihr vorprozessualer Schriftsatz vom 13. Februar 2000 als auch die Klageschrift mit dem geänderten Passivrubrum hätten die Beklagte unter ihrer „alten“ Adresse erreicht.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, ihr, der Klägerin, den deutschen Anteil der Ansprüche 1 bis 8 des EP 0 654 616 B1 betreffend eine Reibbelagmischung für Brems- und Kupplungsbeläge abzutreten und in die Umschreibung der Patentrolle einzuwilligen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin und tritt den geltend gemachten Ansrüchen entgegen. Die Beklagte führt aus, dass die Klage schon deshalb keinen Erfolg haben könne, weil diese infolge der erst am 26. Mai 2001 erfolgten Klagezustellung nicht innerhalb der Frist von zwei Jahren ab Veröffentlichung der Patenterteilung erhoben worden sei. Die verspätete Zustellung beruhe ausschließlich darauf, dass die Klägerin aus Nachlässigkeit ein falsches Passivrubrum und eine falsche Adresse angegeben habe. Die Voraussetzungen, unter denen die gesetzliche Ausschlussfrist von zwei Jahren nicht gelte, lägen nicht vor. Denn es treffe nicht zu, dass sie zum Zeitpunkt der Patenterteilung positive Kenntnis davon gehabt habe, dass ihr kein Recht auf das Patent zustehe. Eine widerrechtliche Entnahme liege nicht vor; sie selbst sei bereits Ende 1992/Anfang 1993 im Erfindungsbesitz gewesen.

Bei den ihr – unaufgefordert – überlassenen „M7xxx“ LM 18 bis 20 habe es sich nach dem eigenen Vortrag der Klägerin nicht um Reibbelagmischungen, sondern nur um Versuchs-Schmierstoffproben gehandelt. Über deren Zusammensetzung habe sie am 6. Mai 1993 keine Kenntnis erhalten und auch danach seien zunächst nur Angaben über die Dichtewerte gemacht worden. Eine Angabe über den Gehalt an Zinnsulfiden sei nicht, auch nicht am 23. Juni 1993 gemacht worden. Von den aus der Anlage K 15 ersichtlichen Angaben betreffend die am 12. Juli 1993 gelieferten Proben habe sie keine Kenntnis gehabt. Sie sei auch nicht in der Lage gewesen, die Schmierstoffproben hinsichtlich ihrer Zusammensetzung zu untersuchen.

Die Klägerin habe darüber hinaus auch nicht nachgewiesen, dass sie im Erfindungsbesitz gewesen sei. Die Klägerin sei mit den sich bei Reibbelägen in Lastkraftwagen stellenden Problemen überhaupt nicht konfrontiert gewesen und habe deshalb von diesbezüglichen Problemen gar keine Kenntnis haben können. Soweit die Klägerin auf die Anlage K 6 verweise, enthalte die verwendete Grundlagenrezeptur einen hohen Anteil des eigentlich zu ersetzenden Antimontrisulfids und keine Aramidfasern. Unterstelle man die Richtigkeit der Angaben der Klägerin, entspreche die zusammengestellte Reibbelagmischung damit nicht dem Gegenstand des Anspruchs 1. Den Unterlagen sei auch nicht zu entnehmen, dass die Versuche zu dem Schluss geführt hätten, dass Antimontrisulfid vollständig durch Zinnsulfide ersetzt werden könne. Die weiteren Prüfkörper gemäß Anlage K 9 hätten, da sie nach dem Vortrag der Klägerin auf der gleichen Grundrezeptur beruht hätten, ebenfalls keine Aramidfasern, sondern weiterhin Antimontrisulfid mit einem Anteil von 8,6 % an der Grundrezeptur enthalten. Die Grundrezeptur der Reibbelagmischungen, die die Klägerin für ihre Versuche angeblich verwendet habe, weiche damit von der patentgemäßen Reibbelagmischung ab. Des Weiteren ergebe sich aus einem von der Klägerin vorprozessual überreichten, neue Schmierstoffe betreffenden Dokument von April oder Juli 1993, dass die Klägerin noch zu diesem Zeitpunkt auch Versuche mit Schmierstoffmischungen vorgenommen habe, die keine Zinnsulfide aufwiesen. Der Unterlage sei ferner zu entnehmen, dass die Klägerin zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwogen habe, Molybdänsulfid vollständig durch Zinnsulfide zu ersetzen. Es habe daher im April 1993 noch keine fertige Erfindung vorgelegen. Bei den im Juli 1993 wiederum unaufgefordert – erhaltenen Schmierstoffproben habe es sich um versuchsweise zusammengestellte Schmierstoffmischungen gehandelt. Die Schmierstoffe LM 18 bis 23 hätten im Übrigen nunmehr hohe Anteile an Zinksulfiden und nur geringe Anteile an Zinnsulfiden enthalten, das wiederum belege, dass die Klägerin ihre Versuche auch im Mai 1993 noch nicht abgeschlossen gehabt habe.

Die von ihr zum Patent angemeldete Erfindung nach dem Vindikationspatent stamme von dem auf dem Deckblatt der Patentschrift als Erfinder genannten Herrn M3xxxxx H4xx, bei dem es sich um einen Arbeitnehmer von ihr handele, der in der Abteilung „Lastkraftwagen und Nutzfahrzeuge“ tätig sei. Bei derartigen Fahrzeugen seien in den letzten Jahren verstärkt Scheibenbremsen zum Einsatz gekommen. Aufgrund der hohen Belastungen dieser Scheibenbremsen infolge der hohen Fahrzeuggewichte neigten diese zu Oberflächenrissen. Herr H4xx sei damit betraut gewesen, die Rissanfälligkeit der Bremsscheiben zu untersuchen und nach Möglichkeiten zu suchen, diese Rissanfälligkeit durch eine geeignete Reibbelagmischung zu reduzieren. Ihr Arbeitnehmer habe dabei als Ursache für die Rissanfälligkeit der Bremsscheiben feststellen können, dass die herkömmlichen Metallsulfide, wie beispielsweise Antimontrisulfid und Bleisulfid keine ausreichende Temperaturfestigkeit aufwiesen und daher bei Temperaturen über 4000 C ihre Schmierfunktion nicht mehr ausüben könnten. Bei seinen Recherchen sei Herr H4xx dann darauf gestoßen, dass Zinnsulfide eine höhere Temperaturfestigkeit aufweisen. Da die Zinnsulfide nicht in ausreichenden M4xxxx natürlich vorkommen, hätten Ende 1992/Anfang 1993 große Schwierigkeiten bestanden, überhaupt Zinnsulfide zu beschaffen. Nach intensiven Bemühungen von Herrn H4xx Anfang 1993 (ein Telefax vom 25. Februar 1993 an die Firma F5xxx-C1xxxx liege vor) habe sie im April 1993 eine ausreichende Menge Zinnsulfid (SnS) erhalten. Eine erste Reibbelagmischung sei dann am 7. Mai 1993 erstellt worden.

Die Erfindung sei damit unabhängig von der angeblichen Mitteilung an die Mitarbeiter ihrer Abteilung „Pkw-Bremsbeläge“ entstanden. Dass diese die Zusammensetzung der unaufgefordert überlassenen Versuchs-Schmierstoffproben hinterfragt hätten, sei nur darauf zurückzuführen gewesen, dass zu jedem Bestandteil einer Reibbelagmischung ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden müsse, aus dem mögliche Gefahren hervorgingen. Zum Zeitpunkt der Mitteilung sei sie – die Beklagte – jedoch schon selbst im Besitz der fertigen Erfindung gewesen.

Die Klägerin tritt dem Vorbringen der Beklagten entgegen. Sie bestreitet insbesondere, dass die Erfindung aufgrund eigener Entwicklungstätigkeiten der Beklagten entstanden ist, und macht geltend, dass die Beklagte keinesfalls belegt habe, dass sie mit der Entwicklung von Reibbelägen auf der Basis von Zinndisulfid befast gewesen sei. Das Vorbringen der Beklagten beziehe sich allein auf Zinnmonosulfid (SnS). Zinndisulfid sei seinerzeit auch gar nicht erhältlich gewesen. Ihr selbst habe es aber zur Verfügung gestanden, weil sie es selbst synthetisiert habe. Hiermit sei bereits Anfang Januar 1993 begonnen worden (Anlagen K 22 – K 24).

In der mündlichen Verhandlung vom 5. Februar 2002 ist die Klägerin durch das Gericht darauf hingewiesen worden, dass ihre Aktivlegitimation bisher nicht schlüssig dargetan worden ist, weil sie nicht vorgetragen hat, dass die Rechte an der Erfindung nach dem Vindikationspatent von dem Erfinder auf sie als Arbeitgeberin übergegangen bzw. ihr vom Erfinder übertragen worden sind. Daraufhin hat sie zunächst klargestellt, dass Erfinder der streitigen Erfindung ihr Mitarbeiter Dr. v3x D6xxx sei. Ferner hat die Klägerin vorgetragen, dass zwischen ihrem Geschäftsführer und Herrn Dr. v3x D6xxx vereinbart worden sei, dass sie – die Klägerin – berechtigt sein solle, im eigenen Namen auf Übertragung des Vindikationspatents zu klagen. Hierin liege, so die Klägerin, eine Abtretung des Übertragungsanspruches auf sie.

Mit nicht nachgelassenem, nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenem Schriftsatz vom 22. März 2002 hat die Klägerin außerdem vorgetragen, dass zwischen Herrn Dr. v3x D6xxx und ihr im Vorfeld der außergerichtlichen Auseinandersetzung mit der Beklagten eine mündliche Übereinkunft dahingehend getroffen worden sei, dass Herr Dr. v3x D6xxx seine Rechte an der streitgegenständlichen Erfindung und die damit einhergehenden Ansprüche gegen Dritte, insbesondere den Vindikationsanspruch gegen die Beklagte, auf sie, die Klägerin, übertrage, damit sie in den Stand versetzt werde, als die hinsichtlich der Erfindung sachlich Berechtigte den Vindikationsanspruch gegen die Beklagte geltend zu machen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen überreichten Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist unbegründet.

Der Klägerin stehen die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Übertragung des deutschen Anteils des europäischen Patents 0 654 616 sowie auf Einwilligung in die Umschreibung der Patentrolle schon deshalb nicht zu, weil die Klägerin zur Geltendmachung dieser Ansprüche nicht aktiv-legitimiert ist.

Rechtsgrundlage für den von der Klägerin geltend gemachten Übertragungsanspruch ist Art. II § 5 IntPatÜG, welcher für europäische Patentanmeldungen und Patente gilt. Auf diese findet § 8 PatG keine Anwendung (vgl. Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/ Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 8 PatG Rdnr. 1).

Nach Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 i.V.m. S. 2 IntPatÜG kann der nach Art. 60 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, vom Patentinhaber verlangen, dass ihm dieser das Patent überträgt.

Anspruchsberechtigter im Sinne von Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG ist der nach Art. 60 Abs. 1 EPÜ Berechtigte. Dies ist der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Erfinder im Sinne von Art. 60 Abs. 1 EPÜ ist diejenige Person, die die streitige Lehre entwickelt hat (vgl. BGH, GRUR 2001, 823, 825). Das Patent soll derjenige erhalten, dem das Recht an der Erfindung sachlich zusteht. Anders als nach der Regelung im Patentgesetz (vgl. dazu: Benkard/Bruchhausen, § 8 PatG Rdnr. 3; Busse/Keukenschrijver, § 8 PatG –Rdnr. 6) steht im Rahmen von Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG dem durch widerrechtliche Entnahme verletzten, der nicht zugleich Berechtigter oder dessen Rechtsnachfolger ist, der Anspruch nicht zu (vgl. Busse/Keukenschrijver, Art. II § 5 IntPatÜG Rdnr. 1).

Die Klägerin ist hinsichtlich der in Rede stehenden Erfindung nach dem Vindikationspatent nicht Berechtigte im Sinne des Artikel 60 Abs. 1 EPÜ. Sie selbst als juristische Person hat die streitige Lehre nicht entwickelt, so dass sie selbst nicht Erfinderin ist. Erfinder soll nach ihrem Vortrag vielmehr der bei ihr angestellte Herr Dr. v3x D6xxx sein, der die streitige Lehre im Rahmen seines Dienstverhältnisses bei ihr entwickelt haben soll. Die Klägerin hat auch nicht schlüssig dargetan, dass sie Rechtsnachfolgerin des von ihr bezeichneten Erfinders Dr. v3x D6xxx ist. Sie hat nämlich nicht vorgetragen, dass sie die von ihr behauptete Erfindung des bei ihr angestellten Dr. v3x D6xxx (form-) wirksam nach § 6 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) in Anspruch genommen hat und die Rechte an der von ihr behaupteten Diensterfindung des Herrn Dr. v3x D6xxx damit nach § 7 ArbEG auf sie übergegangen sind. Dass eine Inanspruchnahme der Erfindung durch sie erfolgt sei, hat die Klägerin bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht behauptet und eine solche wird von der Klägerin auch in ihrem nicht nachgelassenen, nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsatz vom 22. März 2002 nicht vorgetragen. Vielmehr trägt sie in diesem Schriftsatz lediglich vor, dass Herr Dr. v3x D6xxx die Erfindung der Klägerin entsprechend einer betrieblichen Übung im Unternehmen im Januar 1993 mündlich mitgeteilt habe und eine Erklärung der Inanspruchnahme durch die Klägerin schriftlich nicht abgesetzt worden sei. Eine der Form des § 6 Abs. 2 ArbEG entsprechende Inanspruchnahme durch schriftliche Erklärung wird von der Klägerin damit nicht behauptet und aus ihrem nicht nachgelassenen Vortrag ergibt sich auch nicht, dass sie gegenüber ihrem Arbeitnehmer formlos eine Inanspruchnahme der Erfindung erklärt hat, wobei eine formlos und schlüssig erklärte Inanspruchnahme im Regelfall ohnehin nicht ausreicht (vgl. hierzu Fricke/Meier-Beck, Mitt. 2000, 199, 200 ff.).

Die Klägerin hat bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung auch nicht dargetan, dass der von ihr als Erfinder benannte Herr Dr. v3x D6xxx ihr die Rechte an der von ihr behaupteten Diensterfindung durch Vertrag übertragen und damit eine vertragliche Überleitung der Rechte an der Erfindung auf sie stattgefunden hat (vgl. hierzu Fricke/Meier-Beck, a.a.O., 202 ff.). Auf den ihr im Verhandlungstermin am 5. Februar 2002 erteilten Hinweis, dass sie ihre Aktivlegitimation nicht schlüssig dargetan hat, hatte sie nicht etwa vorgetragen, dass zwischen Herrn Dr. v3x D6xxx und ihr eine Übertragung der Rechte an der Erfindung mündlich vereinbart worden sei. Vielmehr hat sie sich darauf berufen, dass Herr Dr. v3x D6xxx ihr den von ihr im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachten Vindikationsanspruch „durch eine vorprozessual getroffene, mündliche Vereinbarung“ abgetreten habe, wobei die Klägerin – auf die von der Kammer gegen die Wirksamkeit einer solchen Abtretung geäußerten Bedenken – die Auffassung vertreten hat, eine solche Abtretung sei möglich und zulässig. Dass eine mündliche Übereinkunft dahingehend getroffen worden sei, dass Herr Dr. v3x D6xxx seine Rechte an der von ihr behaupteten Erfindung auf sie überträgt, hat die Klägerin im Verhandlungstermin hingegen nicht behauptet. Vielmehr hat sie die von ihr vorgetragene mündliche Vereinbarung auf ausdrückliche Nachfrage des Gerichts als „Abtretung“ des Übertragungsanspruches (nicht aber sämtlicher Rechte an der Erfindung) qualifiziert.

Soweit sich die Klägerin auf eine Abtretung eines etwaigen Vindikationsanspruches des Herrn Dr. v3x D6xxx berufen hat, vermag eine solche Abtretung ihrer Klage nicht zum Erfolg zu verhelfen. Denn der Übertragungsanspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG kann entgegen der Auffassung der Klägerin ohne Übertragung der Erfinderrechte nicht übertragen bzw. abgetreten werden. Eine alleinige Übertragung bzw. Abtretung des Vindikationsanspruches ist nicht möglich (in diesem Sinne wohl auch betreffend § 8 PatG Busse/Keukenschrijver Patentgesetz, 5. Auflage, § 8 PatG, Rdnr. 6). Dies folgt daraus, dass der Abtretungs- bzw. Übertragungsanspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG an die Person des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers geknüpft ist. Das Patent soll derjenige erhalten, dem das Recht an der Erfindung sachlich zusteht. Soweit von B6xxxxxxxxx (in Benkard a.a.O., § 8 PatG, Rdnr. 4) hinsichtlich des Vindikationsanspruches nach § 8 PatG die Auffassung vertreten wird, dass der Erfinder den Abtretungs- oder Übertragungsanspruch durch Vertrag auf einen Dritten übertragen könne, vermag die Kammer dem jedenfalls hinsichtlich des hier maßgeblichen Artikel II § 5 IntPatÜG nicht zu folgen. Dieser nicht näher begründeten Auffassung, auf welche sich die Klägerin im Verhandlungstermin berufen hat, steht nämlich hinsichtlich des hier in Rede stehenden Artikel II § 5 Abs. 1 IntPatÜG entgegen, dass nach dieser Vorschrift nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger anspruchberechtigt ist und, anders als nach der Regelung im deutschen Patentgesetz, dem durch widerrechtliche Entnahme Verletzten, der nicht zugleich Berechtigter oder dessen Rechtsnachfolger ist, der Abtretungs- bzw. Übertragungsanspruch gerade nicht zustehen soll. Darüber hinaus ist zu beachten, dass dem Erfinder mit der Regelung des Art. II § 5 IntPatÜG – wie mit der nach § 8 PatG – eine Rechtsstellung gegeben ist, die mit der des zivilrechtlichen Eigentümers vergleichbar ist. Insoweit kann der Vindikationsanspruch des Art. II § 5 IntPatÜG mit dem Herausgabeanspruch des Eigentümers nach § 985 BGB verglichen werden (vgl. betreffend § 8 PatG: BGH, GRUR 1982, 95, 96 – Pneumatische Einrichtung). Hinsichtlich des dinglichen Herausgabeanspruchs nach § 985 BGB ist aber allgemein anerkannt, dass dieser nicht selbständig ohne das dingliche Recht abgetreten werden kann (vgl. Palandt/Bassenge, BGB, 60. Aufl., § 985 Rdnr. 2; Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 399 Rdnr. 7). Nichts anderes kann auch für den patentrechtlichen Vindikationsanspruch gelten.

Die Klägerin kann den erhobenen Übertragungsanspruch auch nicht etwa als gewillkürte Prozessstandschafterin des von ihr bezeichneten Erfinders Dr. v3x D6xxx gerichtlich geltend machen. Insoweit kann dahinstehen, ob die fehlgeschlagene Abtretung des (etwaigen) Vindikationsanspruches in eine entsprechende Ermächtigung zur Geltendmachung dieses Anspruches des Herrn Dr. v3x D6xxx im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch die Klägerin umzudeuten ist. Ebenso kann dahinstehen, ob insoweit ein eigenes schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der Rechtsverfolgung anzuerkennen wäre. Letztlich kommt es hierauf nicht an. Denn als gewillkürte Prozessstandschafterin des Erfinders könnte die Klägerin hier die Beklagte nur auf Übertragung des deutschen Anteils des Vindikationspatents auf Herrn Dr. v3x D6xxx in Anspruch nehmen. Mit ihrem Klageantrag begehrt die Klägerin jedoch eine Übertragung auf sich selbst.

Der erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangene, nicht nachgelassene Schriftsatz vom 22. März 2002 nebst der mit diesem Schriftsatz als Anlage K 29 überreichten „Vereinbarung und Bestätigung“ gibt keinen Anlass zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, §§ 296 a, 156 ZPO. Soweit die Klägerin in diesem Schriftsatz ausführt, dass in der mündlichen Verhandlung vom 5. Februar 2002 von ihr vorgetragen worden sei, dass zwischen der Klägerin und dem von ihr bezeichneten Erfinder Dr. v3x D6xxx eine mündliche Übereinkunft dahingehend getroffen worden sei, dass Herr Dr. v3x D6xxx seine Rechte an der streitgegenständlichen Erfindung und die damit einhergehenden Ansprüche gegen Dritte, insbesondere den Vindikationsanspruch gegen die Beklagte, auf sie, die Klägerin, übertrage, damit die Klägerin in den Stand versetzt werde, als die hinsichtlich der Erfindung sachlich Berechtigte den Vindikationsanspruch gegen die Beklagte geltend zu machen, trifft dies nicht zu. Eine Übertragung der Rechte an der Erfindung als solche auf die Klägerin ist von ihr im Verhandlungstermin nicht behauptet worden. Die Klägerin hat vielmehr im Verhandlungstermin auf ausdrückliche Nachfrage des Gerichts lediglich vorgetragen, dass die Übertragung bzw. Abtretung des Vindikationsanspruches vereinbart worden sei. Nachdem die Kammer Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Abtretung geäußert hat, ist die Klägerin dem unter Hinweis auf die in Benkard, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, vertretene Auffassung zu § 8 PatG entgegengetreten. Sie hat hiermit deutlich gemacht, dass es ihrer Auffassung nach einer Übertragung der Rechte an der Erfindung auf sie nicht bedarf und eine solche ist von ihr im Verhandlungstermin auch nicht behauptet worden.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

Der Streitwert beträgt 1.022.583,76 € (= 2.000.000,– DM).

Dr. G7xxxxxxx RaLG F3xxxx Dr. B4xxx