{"id":8805,"date":"2021-11-08T17:00:55","date_gmt":"2021-11-08T17:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=8805"},"modified":"2021-11-08T14:18:43","modified_gmt":"2021-11-08T14:18:43","slug":"i-2-u-14-21-modifiziertes-nucleotidmolekuel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=8805","title":{"rendered":"I \u2013 2 U 14\/21 – Modifiziertes Nucleotidmolek\u00fcl"},"content":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidungen Nr. 3143
\n<\/strong><\/p>\n

Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf<\/p>\n

Urteil vom 30. September 2021, Az. I-2 U 14\/21<\/p>\n

Vorinstanz: Az. 4a O 31\/19<\/a><\/p>\n

    \n
  1. <\/li>\n
  2. I. Die auf eine Verletzung des deutschen Teils des europ\u00e4ischen Patents 2 021 XXA gest\u00fctzte Klage wird als unzul\u00e4ssig abgewiesen.<\/li>\n
  3. II. Die Kosten des Rechtsstreits tr\u00e4gt die Kl\u00e4gerin.<\/li>\n
  4. III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorl\u00e4ufig vollstreckbar. Die Kl\u00e4gerin darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 120 % des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in H\u00f6he von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.<\/li>\n
  5. IV. Die Revision wird nicht zugelassen.<\/li>\n
  6. V. Der Streitwert wird auf EUR 2.500.000,00 festgesetzt.<\/li>\n
  7. <\/li>\n
  8. \u2003Gr\u00fcnde<\/strong><\/li>\n
  9. I.<\/li>\n
  10. Die Kl\u00e4gerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europ\u00e4ischen Patents 2 021 XXA (nachfolgend: Klagepatent), dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, R\u00fcckruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.<\/li>\n
  11. Das Klagepatent \u2013 vorgelegt mit \u00dcbersetzung in Anlage rop B1 und rop B2 \u2013 wurde am 16.05.2007 unter Inanspruchnahme der Priorit\u00e4t der US 801XXB vom 18.05.2006 angemeldet. Das Europ\u00e4ische Patentamt ver\u00f6ffentlichte am 15.03.2017 den Hinweis auf dessen Erteilung. Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte zu 1) reichte am 20.08.2021 eine Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent ein, \u00fcber die das Bundespatentgericht noch nicht entschieden hat.<\/li>\n
  12. Das Klagepatent tr\u00e4gt die Bezeichnung \u201eFarbstoffverbindungen und Verwendungen ihrer markierten Konjugate\u201c. Die von der Kl\u00e4gerin kombiniert geltend gemachten Anspr\u00fcche 2 und 3 sowie die jeweils separat geltend gemachten Anspr\u00fcche 7 und 8 des Klagepatents lauten in dessen englischer Verfahrenssprache wie folgt:<\/li>\n
  13. 2. A compound of the formula:<\/li>\n
  14. <\/li>\n
  15. 3. A nucleotide labelled with a compound according to claim 1 or claim 2.<\/li>\n
  16. 7. A kit comprising two labelled nucleotides wherein at least one nucleotide is a labelled nucleotide according to claim 3.<\/li>\n
  17. 8. Use of a nucleotide according to any one of claims 3-5, a nucleic acid sequence according to claim 6 or a kit according to claim 7 in sequencing, expression analysis, hybridisation analysis, genetic analysis, RNA analysis or protein binding assays.<\/li>\n
  18. In der eingetragenen deutschen \u00dcbersetzung lauten diese Anspr\u00fcche wie folgt:<\/li>\n
  19. 2. Eine Verbindung der Formel:<\/li>\n
  20. <\/li>\n
  21. 3. Ein Nukleotid, das mit einer Verbindung gem\u00e4\u00df Anspruch 1 oder Anspruch 2 etikettiert ist.<\/li>\n
  22. 7. Ein Kit, das zwei etikettierte Nukleotide aufweist, wobei mindestens ein Nukleotid ein etikettiertes Nukleotid gem\u00e4\u00df Anspruch 3 ist.<\/li>\n
  23. 8. Die Verwendung eines Nukleotids gem\u00e4\u00df eines der Anspr\u00fcche 3-5, einer Nukleins\u00e4uresequenz gem\u00e4\u00df Anspruch 6 oder eines Kits gem\u00e4\u00df Anspruch 7 f\u00fcr die Sequenzierung, Expressionsanalyse, Hybridisierungsanalyse, genetische Analyse, RNA-Analyse oder Proteinbindungsverfahren.<\/li>\n
  24. Ein anderer nationaler Teil des Klagepatents war Gegenstand eines englischen Gerichtsverfahrens zwischen den Parteien, in dem am 20.01.2021 ein Urteil verk\u00fcndet wurde.<\/li>\n
  25. Die Beklagte zu 1) ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in B. Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1) mit Sitz in C. Zum Sortiment der Beklagten geh\u00f6ren vier sich nur hinsichtlich der verwendeten Base unterscheidende, fluoreszierend markierte Nukleotidmolek\u00fcle (nachfolgend: angegriffene Ausf\u00fchrungsform I), welche beispielsweise Bestandteil der Komponente \u201edNTPs Mix\u201c sind. Diese ist wiederum in Sequenzierkits (nachfolgend: angegriffene Ausf\u00fchrungsform II) enthalten, wie solchen der \u201eStandardMPS\u201c-Reihe. Die Sequenzierkits der StandardMPS-Reihe sind f\u00fcr den Einsatz in Sequenzierern wie dem Modell \u201eD\u201c bestimmt, mit dem die Sequenzierung von DNA durch Synthese (SBS-Reaktion) durchgef\u00fchrt werden kann.<\/li>\n
  26. Das vorliegende Verfahren ist durch Abtrennung (\u00a7 145 ZPO) aus einem vor dem Senat unter dem Aktenzeichen I-2 U 52\/20 in der Berufung anh\u00e4ngigen Rechtsstreit (nachfolgend: Ausgangsverfahren) hervorgegangen, in welchem die Kl\u00e4gerin die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europ\u00e4ischen Patents 1 530 XXC (nachfolgend: Ausgangspatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, R\u00fcckruf und Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch nimmt.<\/li>\n
  27. Das Ausgangspatent tr\u00e4gt die Bezeichnung \u201eModifizierte Nukleotide f\u00fcr Polynukleotidsequenzierung\u201c. Seine von der Kl\u00e4gerin im Ausgangsverfahren geltend gemachten Patentanspr\u00fcche 1, 6, 12, 17 und 25 lauten in der englischen Verfahrenssprache des Ausgangspatents wie folgt:1. A modified nucleotide molecule comprising a purine or pyrimidine base and a ribose or deoxyribose sugar moiety having a removable 3′-OH blocking group covalently attached thereto, such that the 3′ carbon atom has attached a group of the structure
    \n-O-Z<\/li>\n
  28. wherein Z is any of -C(R‘)2-N(R“)2’C(R‘)2-N(H)R“, and -C(R‘)2-N3, wherein each R“ is or is part of a removable protecting group; each R‘ is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, alkoxy, aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label attached through a linking group; or (R‘)2 represents an alkylidene group of formula =C(R“‘)2 wherein each R“‘ may be the same or different and is selected from the group comprising hydrogen and halogen atoms and alkyl groups; and wherein said molecule may be reacted to yield an intermediate in which each R“ is exchanged for H, which intermediate dissociates under aqueous conditions to afford a molecule with a free 3’OH.<\/li>\n
  29. 6. A molecule according to any preceding claim wherein said base is linked to a detectable label via a cleavable linker or a non-cleavable linker.<\/li>\n
  30. 12. A method of controlling the incorporation of a nucleotide as defined in any one of claims 6 to 10 and complementary to a second nucleotide in a target single-stranded polynucleotide in a synthesis or sequencing reaction comprising incorporating into the growing complementary polynucleotide said nucleotide, the incorporation of said nucleotide preventing or blocking introduction of subsequent nucleoside or nucleotide molecules into said growing complementary polynucleotide.<\/li>\n
  31. 17. A method for determining the sequence of a target single-stranded polynucleotide, comprising monitoring the sequential incorporation of complementary nucleotides, wherein at least one incorporation is of a nucleotide as defined in any one of claims 6 to 10 and wherein the identity of the nucleotide incorporated is determined by detecting the label linked to the base, and the blocking group and said label are removed prior to introduction of the next complementary nucleotide.<\/li>\n
  32. 25. A kit, comprising: (a) a plurality of different nucleotides wherein said plurality of different nucleotides are either as defined in any one of claims 6 to 10; and (b) packaging materials therefor.<\/li>\n
  33. In der eingetragenen deutschen Anspruchsfassung des Ausgangspatents lauten die vorstehend wiedergegebenen Anspr\u00fcche wie folgt:
    \n1. Modifiziertes Nucleotidmolek\u00fcl, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinhelt mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3′-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3′-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
    \n-O-Z<\/li>\n
  34. gebunden ist, wobei es sich bei Z um eines von -C(R‘)2-N(R“)2, -C(R‘)2-N(H)R“, und -C(R‘)2-N3 handelt, wobei es sich bei jedem R“ um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt; es sich bei jedem R‘ unabh\u00e4ngig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verkn\u00fcpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R‘)2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R\u2019“)2 darstellt, wobei jeder R'“ gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgew\u00e4hlt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen; und wobei das Molek\u00fcl umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R“ gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter w\u00e4ssrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molek\u00fcl mit einem freien 3′-OH hervorzubringen.<\/li>\n
  35. 6. Molek\u00fcl gem\u00e4\u00df einem der vorhergehenden Anspr\u00fcche, wobei die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verkn\u00fcpft ist.<\/li>\n
  36. 12. Verfahren zum Kontrollieren des Einbaus eines wie in einem der Anspr\u00fcche 6 bis 10 definierten und zu einem zweiten Nucleotid in einem einzelstr\u00e4ngigen Ziel-Polynucleotid in einem einzelstr\u00e4ngigen Ziel-Polynucleotids komplement\u00e4ren Nucleotids bei einer Synthese- oder Sequenzierreaktion, umfassend das Einbauen des Nucleotids in das wachsende komplement\u00e4re Polynucleotid, wobei der Einbau des Nucleotids die Einf\u00fchrung darauffolgender Nucleosid- oder Nucleotidmolek\u00fcle in das wachsende komplement\u00e4re Polynucleotid verhindert oder blockiert.<\/li>\n
  37. 17. Ein Verfahren zum Bestimmen der Sequenz eines einzelstr\u00e4ngigen Ziel-Polynucleotids, umfassend das \u00dcberwachen des aufeinanderfolgenden Einbaus komplement\u00e4rer Nucleotide, wobei es sich bei mindestens einem Einbau um den eines wie in einem der Anspr\u00fcche 6 bis 10 definierten Nucleotids handelt und wobei die Identit\u00e4t des eingebauten Nucleotids durch Nachweisen der mit der Base verkn\u00fcpften Markierung bestimmt wird und die blockierende Gruppe und die Markierung vor der Einf\u00fchrung des n\u00e4chsten komplement\u00e4ren Nucleotids entfernt werden.<\/li>\n
  38. 25. Kit, umfassend (a) eine Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide, wobei es sich bei der Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide jeweils um die in einem der Anspr\u00fcche 6 bis 10 definierten handelt, und (b) Verpackungsmaterialien daf\u00fcr.<\/li>\n
  39. Im Ausgangsverfahren richtete sich die Kl\u00e4gerin unter anderem gegen die nunmehr angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen. Das Landgericht D\u00fcsseldorf hat mit Urteil vom 03.11.2020 auf eine Verletzung des Ausgangspatents erkannt und der (Ausgangs-) Klage im Wesentlichen stattgegeben, wogegen die Beklagten Berufung eingelegt haben (I-2 U 52\/20). Die Kl\u00e4gerin hat mit der von ihr eingelegten Anschlussberufung die Ausgangsklage um das hiesige Klagepatent erweitert und macht nunmehr auch dessen Verletzung geltend. Mit Beschluss vom 24.06.2021 hat der Senat die auf das Klagepatent gest\u00fctzten Anspr\u00fcche in ein neues, eigenst\u00e4ndiges Verfahren abgetrennt und beschlossen, dass \u00fcber die Zul\u00e4ssigkeit der Klageerweiterung vorab verhandelt und entschieden werden soll.<\/li>\n
  40. Die Kl\u00e4gerin sieht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare, wortsinngem\u00e4\u00dfe Verletzung des Klagepatents. Sie h\u00e4lt die Einbeziehung des Klagepatents in das Ausgangsverfahren unter Verweis auf \u00a7 145 PatG f\u00fcr sachdienlich. Zwischen den relevanten Anspr\u00fcchen des Klagepatents und denen des Ausgangspatents gebe es keine wesentlichen Unterschiede. Die Verletzung werde unstreitig bleiben. Weiterhin habe sich die Kl\u00e4gerin erst nach dem Ende des englischen Verfahrens im Januar 2021 auf das dortige Zugest\u00e4ndnis der Beklagten st\u00fctzen k\u00f6nnen, dass die angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen eine patentverletzende Struktur aufwiesen.<\/li>\n
  41. Die Kl\u00e4gerin beantragt,<\/li>\n
  42. I. Die Beklagten werden verurteilt,<\/li>\n
  43. 1. es bei Meidung eines vom Gericht f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,<\/li>\n
  44. a) Ein Nukleotid, das mit einer Verbindung gem\u00e4\u00df der Formel:<\/li>\n
  45. <\/li>\n
  46. etikettiert ist,<\/li>\n
  47. in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen;<\/li>\n
  48. und\/oder<\/li>\n
  49. b) Kits, die zwei etikettierte Nukleotide aufweisen, wobei mindestens ein Nukleotid mit einer Verbindung der Formel:<\/li>\n
  50. <\/li>\n
  51. etikettiert ist,<\/li>\n
  52. in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen;<\/li>\n
  53. c) Kits, die zwei etikettierte Nukleotide aufweisen, wobei mindestens ein Nukleotid mit einer Verbindung der Formel:<\/li>\n
  54. <\/li>\n
  55. etikettiert ist,zur Verwendung f\u00fcr die Sequenzierung sinnf\u00e4llig herzurichten oder derart sinnf\u00e4llig hergerichtete Kits in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen;<\/li>\n
  56. 2. der Kl\u00e4gerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, elektronischen Verzeichnisses vollst\u00e4ndig dar\u00fcber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer I.1 a), b) und c) bezeichneten Handlungen seit dem 15.03.2017 begangen haben, und zwar unter Angabe<\/li>\n
  57. a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,<\/li>\n
  58. b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, f\u00fcr die die Erzeugnisse bestimmt waren,<\/li>\n
  59. c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die f\u00fcr die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,<\/li>\n
  60. wobei die Beklagten Rechnungen und f\u00fcr den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, Lieferscheine vorzulegen haben, wobei die Vorlage von Kopien ausreichend ist und geheimhaltungsbed\u00fcrftige Details au\u00dferhalb der auskunftspflichtigen Daten geschw\u00e4rzt werden d\u00fcrfen;<\/li>\n
  61. 3. der Kl\u00e4gerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, elektronischen Verzeichnisses vollst\u00e4ndig dar\u00fcber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1 a), b) und c) bezeichneten Handlungen seit dem 15.04.2017 begangen haben und zwar unter Angabe<\/li>\n
  62. a) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschl\u00fcsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, f\u00fcr welche die Erzeugnisse bestimmt waren,<\/li>\n
  63. b) der einzelnen Angebote, aufgeschl\u00fcsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempf\u00e4nger,<\/li>\n
  64. c) der betriebenen Werbung, aufgeschl\u00fcsselt nach Werbetr\u00e4gern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,<\/li>\n
  65. d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl\u00fcsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;<\/li>\n
  66. wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempf\u00e4nger statt der Kl\u00e4gerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegen\u00fcber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ans\u00e4ssigen Wirtschaftspr\u00fcfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten \u00fcbernehmen und ihn erm\u00e4chtigen, der Kl\u00e4gerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempf\u00e4nger in der Rechnungslegung enthalten ist;<\/li>\n
  67. 4. die vorstehend zu Ziffern I.1 a), b) und c) bezeichneten, seit dem 15.04.2017 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zur\u00fcckzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen einger\u00e4umt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 2 021 XXA erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagten zur\u00fcckzugeben und ihnen f\u00fcr den Fall der R\u00fcckgabe der Erzeugnisse eine R\u00fcckzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die \u00dcbernahme der Kosten der R\u00fcckgabe verbindlich zugesagt wird.<\/li>\n
  68. II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Kl\u00e4gerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 a), b) und c) bezeichneten, seit dem 15.04.2017 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.<\/li>\n
  69. Hinsichtlich der nur in Form von Insbesondere-Antr\u00e4gen geltend gemachten Unteranspr\u00fcche 4, 5 und 9 wird auf die Antr\u00e4ge im Schriftsatz der Kl\u00e4gerin vom 10.06.2021 verwiesen.<\/li>\n
  70. Die Beklagten beantragen,<\/li>\n
  71. die auf die Verletzung des EP 2 021 XXD gest\u00fctzte Klage abzuweisen;<\/li>\n
  72. hilfsweise,
    \nden Rechtsstreit bis zur rechtskr\u00e4ftigen Entscheidung \u00fcber die bei dem Bundespatentgericht gegen das EP 2 021 XXD eingereichte Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 1) vom 20.08.2021 (Az. 3 Ni 22\/21 (EP)) gem\u00e4\u00df \u00a7 148 ZPO auszusetzen.<\/li>\n
  73. Sie widersprechen der in der Berufungsinstanz des Ausgangsverfahrens erfolgten Klageerweiterung. Diese sei nicht sachdienlich und k\u00f6nne insbesondere nicht mit Verweis auf \u00a7 145 PatG gerechtfertigt werden. Das Klagepatent unterscheide sich erheblich vom Ausgangspatent. Im Zusammenhang mit der \u2013 zu bestreitenden \u2013 Verletzungsfrage seien neue Tatsachenfeststellungen erforderlich. Dar\u00fcber hinaus seien die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage neu zu pr\u00fcfen. Die Kl\u00e4gerin sei auch schon vor Verk\u00fcndung des englischen Urteils im Januar 2021 in der Lage gewesen, ihre Anspr\u00fcche wegen vermeintlicher Verletzung des Klagepatents gerichtlich zu verfolgen.<\/li>\n
  74. Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schrifts\u00e4tze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen Bezug genommen.<\/li>\n
  75. II.<\/li>\n
  76. Die Einf\u00fchrung des Klagepatents in zweiter Instanz ist unzul\u00e4ssig, weshalb die auf das EP 2 021 XXD gest\u00fctzte Klage durch Prozessurteil abzuweisen ist.<\/li>\n
  77. Bei den Anspr\u00fcchen aus dem Klagepatent handelt es sich um einen neuen Streitgegenstand. Daher ist ihre Einbeziehung in das Ausgangsverfahren nur im Wege der Klageerweiterung und damit lediglich unter den in \u00a7 533 ZPO niedergelegten Voraussetzungen zul\u00e4ssig (vgl. OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 6, 47 \u2013 Melkautomat). Diese liegen nicht vor. Nachdem die Beklagten nicht in die Klageerweiterung eingewilligt haben und es auch an der in einem solchen Fall notwendigen Sachdienlichkeit der Einbeziehung des Klagepatents in das Ausgangsverfahren fehlt, l\u00e4sst sich der vorliegende Sachverhalt nicht unter \u00a7 533 ZPO subsumieren.<\/li>\n
  78. 1.
    \nDie Sachdienlichkeit richtet sich auch in der Berufungsinstanz im Grundsatz nach den zu \u00a7 263 ZPO geltenden Regeln. Sie h\u00e4ngt davon ab, ob eine Entscheidung auch \u00fcber die ge\u00e4nderte (erweiterte) Klage in demselben Rechtsstreit objektiv prozesswirtschaftlich ist, weil sie den Streitstoff des anh\u00e4ngigen Verfahrens zumindest teilweise ausr\u00e4umt und einem andernfalls zu gew\u00e4rtigenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (BGH, NJW 2000, 800, 803; OLG D\u00fcsseldorf, Urteil vom 27.10.2011 \u2013 I-2 U 84\/10 = BeckRS 2011, 16948). Allein die Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits kann allerdings nicht das entscheidende Kriterium sein, denn dann m\u00fcsste die Klage\u00e4nderung praktisch immer zugelassen werden, weil der Kl\u00e4ger mit seiner erweiterten Klage schon seine Entschlossenheit zu einer gerichtlichen Durchsetzung zu erkennen gegeben hat und deshalb in aller Regel auch davon auszugehen ist, dass er ein weiteres Verfahren einleiten wird, wenn im anh\u00e4ngigen Prozess die Klageerweiterung nicht zugelassen wird. Wesentliche Voraussetzung f\u00fcr eine Anerkennung der Sachdienlichkeit ist deshalb, dass f\u00fcr die Beurteilung der ge\u00e4nderten Antr\u00e4ge der bisherige Prozessstoff verwendet werden kann; zu verneinen ist sie demgem\u00e4\u00df, wenn ein v\u00f6llig neuer Streitstoff eingef\u00fchrt wird, bei dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Prozessf\u00fchrung nicht verwertbar ist (BGH, NJW 1977, 49; BGH, NJW-RR 1994, 1143; BGH, NJW 1985, 1841, 1842; BGH, NJW 2000, 800, 803; OLG D\u00fcsseldorf, a.a.O.).<\/li>\n
  79. 2.
    \nLetzteres ist in Patent- oder Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Regel der Fall, wenn derselbe Verletzungsgegenstand aus einem weiteren Schutzrecht angegriffen wird, ohne dass der Schutzrechtsinhaber hierzu nach \u00a7 145 PatG gezwungen ist (OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 10, 428 \u2013 Occluder; OLG D\u00fcsseldorf; Urteil vom 27.10.2011 \u2013 I-2 U 84\/10 = BeckRS 2011, 26948; K\u00fchnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Kap. E. Rn. 82). Dabei ist es unerheblich, ob aus einem weiteren Schutzrecht nur der bisherige Gegenstand oder auch eine weitere Ausf\u00fchrungsform angegriffen wird; ebenso wenig kommt es darauf an, ob das zus\u00e4tzlich geltend gemachte Patent dasselbe technische Gebiet betrifft wie das urspr\u00fcngliche Klageschutzrecht. Im letztgenannten Fall m\u00f6gen f\u00fcr die Beurteilung der weiteren Schutzrechtsverletzung der allgemeine technische Hintergrund und der angegriffene Gegenstand bekannt sein. Ob das weitere Schutzrecht verletzt ist, h\u00e4ngt jedoch davon ab, ob die Merkmale seines unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen auszulegenden Patent- oder Schutzanspruchs verwirklicht werden. Hierzu muss das neue Schutzrecht aus sich selbst heraus ausgelegt werden. Dabei mag es zwar m\u00f6glich sein, dass bestimmte Begriffe und Vorgaben im neu hinzugekommenen Schutzrecht ebenso zu verstehen sind wie in dem bisherigen Klageschutzrecht; zwingend ist dies jedoch nicht. In jedem Fall m\u00fcssen hierzu neue Tatsachen festgestellt werden, die aus dem bisherigen Prozessergebnis nicht gewonnen werden k\u00f6nnen (\u00a7 533 Nr. 2 ZPO). Das gilt erst recht, wenn die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs gegen die Erteilung des weiteren Klagepatents oder die Schutzf\u00e4higkeit eines neu eingef\u00fchrten Gebrauchsmusters gepr\u00fcft werden m\u00fcssen und der hierzu entgegengehaltene Stand der Technik ebenfalls bisher nicht bekannt war (OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 10, 248 \u2013 Occluder; Urteil vom 27.10.2011, \u2013 I-2 U 84\/10 = BeckRS 2011, 26948). Ist der Anwendungsbereich von \u00a7 145 ZPO von vornherein nicht er\u00f6ffnet, scheidet eine Einbeziehung weiterer Schutzrechte im Berufungsverfahren daher regelm\u00e4\u00dfig aus. Aufgabe des Senats als Berufungsgericht ist die \u00dcberpr\u00fcfung landgerichtlicher Entscheidungen und nicht die erstinstanzliche Pr\u00fcfung neu gestellter Anspr\u00fcche an Stelle des hierf\u00fcr nach dem Gesetz zust\u00e4ndigen Eingangsgerichts (OLG D\u00fcsseldorf, GRUR-RR 2021, 150 Rn. 20 \u2013 Kopierschutz).<\/li>\n
  80. 3.
    \nAnders kann der Fall liegen, wenn der Kl\u00e4ger nach \u00a7 145 PatG gezwungen ist, in einem Verletzungsrechtsstreit Anspr\u00fcche auch wegen der widerrechtlichen Benutzung anderer ihm zustehender Patente mit geltend zu machen, weil diese Schutzrechte durch dieselbe oder eine gleichartige Handlung beeintr\u00e4chtigt werden. Mit R\u00fccksicht auf die Unsch\u00e4rfe der Anwendungsvoraussetzungen des \u00a7 145 PatG reicht es hierzu aus, wenn der Patentinhaber mit der ernsthaften M\u00f6glichkeit rechnen muss, dass ihm im Falle separater Klageerhebung aus dem weiteren Schutzrecht mit gewichtigen Argumenten \u00a7 145 PatG entgegen gehalten werden kann (OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 11, 167 \u2013 Apotheken-Kommissionierungssystem; OLG D\u00fcsseldorf, Urteil vom 01.02.2018 \u2013 I-2 U 33\/15 = BeckRS 2018, 11286 \u2013 Polysiliziumschicht). Die bestehende Pflicht zur Klagekonzentration, die f\u00fcr die gesamte Dauer des Rechtsstreits zu beachten ist, muss f\u00fcr die Bestimmung dessen, was \u201esachdienlich\u201c ist, Ber\u00fccksichtigung finden. Denn nach dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung kann ein prozessuales Verhalten, das die eine Gesetzesvorschrift gebietet (Erstreckung der anh\u00e4ngigen Klage auf ein weiteres Patent gem\u00e4\u00df \u00a7 145 PatG) nicht von vornherein unter Berufung auf eine gleichrangige andere Vorschrift (\u00a7 533 ZPO) wegen mangelnder Sachdienlichkeit unterbunden werden (OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 11, 167 \u2013 Apotheken-Kommissionierungssystem).<\/li>\n
  81. 4.
    \nDies bedeutet allerdings nicht, dass sich allein \u00fcber einen Verweis auf den m\u00f6glichen Anwendungsbereich von \u00a7 145 PatG ohne n\u00e4here Betrachtung jede Einbeziehung weiterer Schutzrechte in das Berufungsverfahren rechtfertigen lie\u00dfe. Einen mindestens ebenso hohen Stellenwert wie die Konzentrationsmaxime hat die in \u00a7 533 Nr. 2 ZPO zum Ausdruck kommende Wertung, dass die Berufung vornehmlich der Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung dient, weshalb einer Ausweitung des Tatsachenstoffes enge Grenzen gezogen sind (vgl. hierzu: Musielak\/Voit, ZPO, 17. Aufl., \u00a7 533 Rn. 2; M\u00fcKoZPO\/Rimmelspacher, 6. Aufl., \u00a7 533 Rn. 1 ff.). Dem ist bei der Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Einbeziehung weiterer Schutzrechte in zweiter Instanz zul\u00e4ssig sein soll, Rechnung zu tragen (OLG D\u00fcsseldorf, GRUR-RR 2021, 150 Rn. 22 \u2013 Kopierschutz).<\/li>\n
  82. a)
    \nDie damit stets gebotene Gesamtbewertung des konkreten Sachverhalts f\u00e4llt regelm\u00e4\u00dfig dann zu Gunsten des Kl\u00e4gers aus, wenn das den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Patent f\u00fcr ihn erst in zweiter Instanz verf\u00fcgbar wird, weil es etwa erst nach Abschluss der ersten Instanz erteilt wurde (so die Fallgestaltung in OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 6, 47 \u2013 Melkautomat; InstGE 10, 248, 252 \u2013 Occluder; InstGE 11, 167 \u2013 Apotheken-Kommissionierungssystem; OLG M\u00fcnchen, InstGE 6, 57, 58 \u2013 Kassieranlage) oder weil der Kl\u00e4ger erst w\u00e4hrend des Berufungsverfahrens die Berechtigung erlangt hat, aus dem weiteren Schutzrecht vorzugehen. In diesem Fall hat der Kl\u00e4ger im Berufungsverfahren erstmals dar\u00fcber zu befinden, ob er die bereits anh\u00e4ngige Klage erweitert oder neu klagt, was ggf. mit der Gefahr verbunden sein kann, dass seiner separaten Klage aus dem weiteren Schutzrecht mit gewichtigen Argumenten \u00a7 145 PatG entgegengehalten wird. Unverschuldet sieht sich der Kl\u00e4ger in einer solchen Fallkonstellation daher der Gefahr ausgesetzt, die Rechtslage entschuldbar falsch zu beurteilen und deswegen erhebliche Nachteile (in Form eines Verlustes der Einklagbarkeit des weiteren Patents) hinnehmen zu m\u00fcssen. Solches w\u00e4re umso weniger akzeptabel, als die Frage, wann \u201edieselbe oder eine gleichartige Handlung\u201c vorliegt, im Einzelfall betr\u00e4chtliche Auslegungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich bringen kann, weswegen dem Kl\u00e4ger eine etwaige Fehlbeurteilung im Einzelfall nicht vorwerfbar sein kann (OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 11, 167 Rn. 53 \u2013 Apothekenkommissionierungssystem).<\/li>\n
  83. b)
    \nAnders verh\u00e4lt es sich, wenn das den Gegenstand der Klagerweiterung bildende Schutzrecht dem Kl\u00e4ger bereits erstinstanzlich oder gar schon vor Erhebung der Ausgangsklage zur Verf\u00fcgung gestanden hat. In diesem Fall war es die bewusste, etwa auf prozesstaktischen Erw\u00e4gungen beruhende Entscheidung des Kl\u00e4gers, seine Klage allein auf das Ausgangsschutzrecht zu st\u00fctzen und sich damit der Gefahr auszusetzen, im weiteren Verlauf an der Durchsetzung seines weiteren Schutzrechts durch die Konzentrationsmaxime gehindert zu sein. In einem solchen Fall besteht kein Grund, den Kl\u00e4ger unter pauschalem Verweis auf \u00a7 145 PatG und eine dadurch eventuell bedingte Zwangslage einseitig zu privilegieren und ihm die Einbeziehung weiterer Schutzrechte auch in der vorrangig der Fehlerkontrolle dienenden Berufungsinstanz zu gestatten. Dies gilt umso mehr, als mit der erstmaligen Geltendmachung eines neuen Klageschutzrechts in zweiter Instanz f\u00fcr den Beklagten eine Reihe erheblicher Nachteile einhergehen. Dieser verliert \u2013 was f\u00fcr sich genommen der Sachdienlichkeit nicht von vornherein entgegensteht (BGH, NJW 2007, 2414, 2XXD; BGH, NJW 2011, 182, 193 f.; Musielak\/Voit, ZPO, 17. Aufl., \u00a7 533 Rz. 5) \u2013 in Bezug auf das neue Schutzrecht nicht nur eine Instanz. Er hatte vielmehr im Regelfall vor der Klageerweiterung auch keinen Anlass, das nunmehr zum Gegenstand des Rechtsstreits gemachte Schutzrecht anzugreifen. Eine ihm ggf. g\u00fcnstige Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren liegt damit zum Entscheidungszeitpunkt des Berufungsverfahrens oftmals in weiter Ferne. Das wiegt umso schwerer, da ein im Berufungsverfahren ergangenes Urteil nach \u00a7 708 Nr. 10 ZPO f\u00fcr den Kl\u00e4ger ohne Sicherheitsleistung und mit geringerem Haftungsrisiko (\u00a7 717 Abs. 3 ZPO) vorl\u00e4ufig vollstreckbar ist (OLG D\u00fcsseldorf, GRUR-RR 2021, 150 Rn. 24 \u2013 Kopierschutz).<\/li>\n
  84. Es bedarf somit einer sorgf\u00e4ltigen Pr\u00fcfung im Einzelfall, ob eine Erweiterung der Klage in der Berufungsinstanz objektiv unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit gerechtfertigt erscheint (BGH, a.a.O.; Musielak, a.a.O.). Dies kann etwa der Fall sein, wenn die Anspr\u00fcche beider Schutzrechte keine wesentlichen Unterschiede aufweisen, so dass sich (auch unter Ber\u00fccksichtigung dessen, dass jedes Schutzrecht aus sich heraus auszulegen ist) die das Ausgangsverfahren betreffenden Erw\u00e4gungen zur Schutzrechtsauslegung und zur angegriffenen Ausf\u00fchrungsform ohne Weiteres auch auf die nunmehr in das Verfahren eingef\u00fchrten Anspr\u00fcche \u00fcbertragen lassen. Gleiches gilt, soweit die neu hinzugetretenen Anspr\u00fcche zwar weitere Merkmale aufweisen, deren Bedeutungsgehalt sich jedoch weitgehend von selbst oder ohne Weiteres auf der Grundlage der in Bezug auf das Ausgangspatent getroffenen Feststellungen erschlie\u00dft (so etwa in OLG D\u00fcsseldorf, Urteil vom 01.02.2018 \u2013 I-2 U 33\/15 = GRUR-RS 2018, 11286 \u2013 Polysiliziumschicht). Ebenso kann eine Einbeziehung des weiteren Schutzrechts aus prozess\u00f6konomischen Gr\u00fcnden sinnvoll erscheinen, wenn die Verletzungsfrage in Bezug auf neu hinzugekommene bzw. abweichend formulierte Merkmale unstreitig ist oder sich bereits anhand der durch das Landgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen verl\u00e4sslich beurteilen l\u00e4sst. Weichen die Merkmale des neu hinzugekommenen Patents hingegen derart von denjenigen des Ausgangsschutzrechts ab, dass es einer umfassenden oder weitreichenden eigenen Auslegung seiner Patent- oder Schutzanspr\u00fcche unter Heranziehung von dessen Beschreibung und Zeichnungen bedarf, oder sind neue Tatsachenfeststellungen erforderlich, die aus dem bisherigen Prozessergebnis nicht gewonnen werden k\u00f6nnen, ist die Klageerweiterung weder sachdienlich noch gen\u00fcgt sie den durch \u00a7 533 Nr. 2 ZPO aufgestellten Anforderungen. In diesem Fall bleibt dem Kl\u00e4ger nur die M\u00f6glichkeit, das weitere Schutzrecht mit einer neuen, erstinstanzlichen Klage geltend zu machen, und zwar selbst dann, wenn er mit einer solchen Klage Gefahr l\u00e4uft, dass ihm mit Erfolg \u00a7 145 PatG entgegengehalten wird. Diese f\u00fcr ihn nachteilige Lage hat er deshalb hinzunehmen, weil er sie selbst durch seine Entscheidung herbeigef\u00fchrt hat, nicht schon seiner Ausgangsklage das nunmehr den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Schutzrecht zugrunde zu legen oder diese zumindest erstinstanzlich zu erweitern, obwohl ihm dies wegen seiner Berechtigung an dem erweiterten Schutzrecht bereits zu diesem fr\u00fchen Zeitpunkt m\u00f6glich gewesen w\u00e4re. Daran muss sich der Kl\u00e4ger \u2013 nicht anders, als wenn er nach rechtskr\u00e4ftigem Abschluss des Ausgangsverfahrens neu klagen will \u2013 festhalten lassen (OLG D\u00fcsseldorf, GRUR-RR 2021, 150 Rn. 25 \u2013 Kopierschutz).<\/li>\n
  85. 5.
    \nAusgehend von diesen Grunds\u00e4tzen liegen die Voraussetzungen einer sachdienlichen und daher im Berufungsverfahren nach \u00a7 533 ZPO zul\u00e4ssigen Klageerweiterung nicht vor.<\/li>\n
  86. a)
    \nEs kann auf sich beruhen und mag zugunsten der Kl\u00e4gerin unterstellt werden, dass sie ernsthaft mit der M\u00f6glichkeit rechnen muss, dass ihr bei einer separaten Klageerhebung aus dem Klagepatent mit gewichtigen Gr\u00fcnden der Einwand des \u00a7 145 PatG entgegengehalten wird. Selbst wenn dem so sein sollte, ergibt sich die Unzul\u00e4ssigkeit der Klageerweiterung im Berufungsrechtszug schon daraus, dass die Kl\u00e4gerin in der Lage gewesen w\u00e4re, das Klagepatent zum Gegenstand des von ihr gef\u00fchrten erstinstanzlichen Verletzungsprozesses zu machen und dadurch dem Gebot der Klagekonzentration nachzukommen. Wenn sie dies \u2013 wie hier \u2013 vorwerfbar vers\u00e4umt, besteht kein Grund, sie vor den selbst verschuldeten Rechtsfolgen des \u00a7 145 ZPO durch eine unangemessen weite Handhabung der Pr\u00e4klusionsvorschriften in Schutz zu nehmen.<\/li>\n
  87. aa)
    \nDas Klagepatent war f\u00fcr die Kl\u00e4gerin schon in erster Instanz verf\u00fcgbar. Es ist ihr ca. zwei Jahre vor Klageerhebung im Ausgangsverfahren erteilt worden.<\/li>\n
  88. bb)
    \nEs existieren auch keine sonstigen Gr\u00fcnde, aus denen die Kl\u00e4gerin erstmals in zweiter Instanz in der Lage gewesen w\u00e4re, gegen die Beklagten erfolgversprechend aus dem Klagepatent vorzugehen.<\/li>\n
  89. (1)
    \nDerartige, eine Klageerweiterung erst nach Abschluss der ersten Instanz rechtfertigende Sachverhalte k\u00f6nnten etwa darin liegen, dass der Kl\u00e4ger zun\u00e4chst keine Kenntnis von der Verletzung des erweiterten Schutzrechts hatte oder ihm ohne Nachl\u00e4ssigkeit die notwendigen Beweise f\u00fcr eine aussichtsreiche gerichtliche Durchsetzung seiner Anspr\u00fcche fehlten. Wie in anderem Zusammenhang (Dringlichkeit im vorl\u00e4ufigen Rechtsschutz) auch, gilt hierbei der Grundsatz, dass der Kl\u00e4ger grunds\u00e4tzlich kein unangemessenes Prozessrisiko eingehen muss und zu einer Klageerhebung erst dann gehalten ist, wenn er gen\u00fcgend belastbare Belege f\u00fcr die Patentverletzung und die Verantwortlichkeit des Beklagten in H\u00e4nden hat, wobei es sich von selbst versteht, dass zumutbar verf\u00fcgbaren Erkenntnis- und Beweisquellen z\u00fcgig nachzugehen ist. Zur Rechtfertigung einer zweitinstanzlichen Klageerweiterung hat der Kl\u00e4ger deswegen substantiiert darzulegen und n\u00f6tigenfalls zu beweisen, welche genauen Erkenntnisse und Verletzungsnachweise ihm zu welchem Zeitpunkt zur Verf\u00fcgung gestanden haben und welche (ergebnislosen) Anstrengungen er zu welchem Zeitpunkt unternommen hat, um in den Besitz der f\u00fcr eine erfolgreiche Prozessf\u00fchrung erforderlichen Kenntnisse und Beweismittel zu gelangen.<\/li>\n
  90. (2)
    \nVorliegend h\u00e4tte die Kl\u00e4gerin bereits erstinstanzlich die Verletzung des Klagepatents in derselben Weise wie nunmehr geschehen vortragen und nachweisen k\u00f6nnen. Daf\u00fcr spricht bereits der Umstand, dass sie den britischen Teil des EP 2 021 XXD am 28.11.2019 und mithin 1 Jahr vor dem landgerichtlichen Urteil zum Gegenstand ihrer Verletzungsklage im Vereinigten K\u00f6nigreich gemacht hat. Gleiches w\u00e4re ihr zeitnah auch in Deutschland m\u00f6glich gewesen:<\/li>\n
  91. (a)
    \nDass ihr die (behauptete) Patentverletzung in Deutschland zur fraglichen Zeit nicht bekannt war, macht die Kl\u00e4gerin selbst nicht geltend.<\/li>\n
  92. (b)
    \nSoweit sie andeutet, sie h\u00e4tte vor einer Geltendmachung des Klagepatents in Deutschland das Ende des englischen Gerichtsverfahrens abwarten m\u00fcssen, in dem die Beklagten die Gleichheit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen in allen Vertriebsl\u00e4ndern einger\u00e4umt haben, greift dieser Einwand aus mehreren Gr\u00fcnden nicht durch.<\/li>\n
  93. Die angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen lagen der Kl\u00e4gerin bereits erstinstanzlich vor. Die im englischen Gerichtsverfahren eingereichte Analyse ihrer chemischen Struktur h\u00e4tte die Kl\u00e4gerin daher ohne weiteres auch in einem deutschen Verletzungsverfahren vorlegen k\u00f6nnen. Auch im Ausgangsverfahren hat sie bereits in erster Instanz \u2013 im April und August 2020 \u2013 auf die Ergebnisse ihrer Untersuchungen von au\u00dferhalb Deutschlands erworbenen angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen Bezug genommen. Derartiges w\u00e4re ihr \u2013 jedenfalls ist nichts Gegenteiliges ersichtlich \u2013 auch f\u00fcr das Klagepatent m\u00f6glich gewesen. Die Kl\u00e4gerin selbst tr\u00e4gt nicht vor, davon ausgegangen zu sein, dass sich die angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen in Deutschland von den untersuchten britischen Ausf\u00fchrungsformen unterscheiden und es daher n\u00f6tig gewesen sein k\u00f6nnte, einen Mustererwerb in Deutschland durchzuf\u00fchren. Soweit sie referiert, dass sich die Beklagten im englischen Verfahren zun\u00e4chst darauf bezogen h\u00e4tten, \u201ees sei m\u00f6glich, dass ihre Produkte sich in verschiedenen L\u00e4ndern unterscheiden k\u00f6nnten\u201c (GA 67), h\u00e4tte darin im Falle einer gleichlautenden Einlassung vor einem deutschen Gericht ganz offensichtlich kein beachtliches Bestreiten gelegen, so dass die Behauptung einer l\u00e4nder\u00fcbergreifend identischen chemischen Ausstattung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen im Prozess von Anfang an als unstreitig zu behandeln gewesen w\u00e4re. Bezeichnenderweise hat die Kl\u00e4gerin \u2013 wie dargelegt \u2013 auch im Ausgangsverfahren einen Mustererwerb in Deutschland nicht f\u00fcr erforderlich gehalten, und es gibt nach ihrem Sachvortrag keinen plausiblen Grund daf\u00fcr, wieso f\u00fcr eine auf das Klagepatent gest\u00fctzte Klage etwas Anderes gelten sollte.<\/li>\n
  94. Letztlich kann aber sogar unterstellt werden, dass die Kl\u00e4gerin \u2013 aus Gr\u00fcnden prozessualer Vorsicht \u2013 berechtigt war, vor einer Klageerhebung Muster der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen in Deutschland zu erwerben und analysieren zu lassen. Denn es fehlt jeglicher Vortrag der Kl\u00e4gerin dazu, wieso ihr dies bei entsprechendem Bem\u00fchen nicht so rechtzeitig m\u00f6glich gewesen sein sollte, dass das Klagepatent noch erstinstanzlich h\u00e4tte eingef\u00fchrt werden k\u00f6nnen.<\/li>\n
  95. (c)
    \nNach allem ist davon auszugehen, dass die Kl\u00e4gerin eine Klage auf Grundlage des Klagepatents zun\u00e4chst bewusst unterlassen hat. An dieser frei getroffenen Entscheidung muss sich die Kl\u00e4gerin festhalten lassen. Es besteht kein Grund, ihr die Einbeziehung des Klagepatents in den vorliegenden Rechtsstreit allein unter Verweis auf die in \u00a7 145 PatG normierte, vornehmlich dem Schutz der Beklagten dienende Pflicht zur Klagekonzentration zu gestatten, der die Kl\u00e4gerin problemlos schon in erster Instanz h\u00e4tte nachkommen k\u00f6nnen.<\/li>\n
  96. b)
    \nDie Sachdienlichkeit einer Klageerweiterung um das Klagepatent ist auch deshalb zu verneinen, weil die erstinstanzlichen Erkenntnisse zum Ausgangspatent und seiner Verletzung \u2013 ungeachtet der Tatsache, dass die Kl\u00e4gerin gegen die hier angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen auch im Ausgangsverfahren vorgeht, so dass sich unweigerlich \u00dcberschneidungen hinsichtlich ihrer Ausgestaltung und hinsichtlich der angegriffenen Benutzungshandlungen ergeben \u2013 keinen prozess\u00f6konomischen Vorteil bietet.<\/li>\n
  97. aa)
    \nDer vom Klagepatent beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich ganz erheblich von dem des Ausgangspatents. Das Klagepatent sch\u00fctzt insbesondere Verbindungen, mit denen sich ein Nukleotid etikettieren l\u00e4sst, wohingegen der erfinderische Kern der Lehre des Ausgangspatents ein Nukleotid mit einer 3\u2018-OH-blockierenden Gruppe (Schutzgruppe) ist. Zwar lassen sich die Lehren beider Patente in ein- und demselben Nukleotid verwirklichen, jedoch sind die Schutzrechte auf vollkommen andere Aspekte des Nukleotids ausgerichtet, weswegen es auch keine Parallelen und nicht einmal \u00c4hnlichkeiten zwischen den Patentbeschreibungen gibt. Das Klagepatent strebt dessen vereinfachte Identifizierbarkeit mittels einer farblichen Markierung an, w\u00e4hrend das Ausgangspatent ein verbessertes Einf\u00fcgen von Nukleotiden im Rahmen einer Synthese zur Sequenzierung im Blick hat, was durch eine entfernbare Blockiergruppe am dritten Kohlenstoffatom des Zuckers (3\u2018-OH) bewirkt werden soll. Im Rahmen einer solchen Synthese sollen die Nukleotide identifizierbar sein, weshalb auch das Ausgangspatent eine Markierung der Nukleotide anspricht. Die \u00dcberschneidungen zwischen den Schutzrechten, die sich auch in den (Unter-) Anspr\u00fcchen widerspiegeln, f\u00fchren aber nicht dazu, dass die Lehre des einen Patents Teil der Lehre des anderen ist. So lehrt das Ausgangspatent in Unteranspruch 6 ein mit einer Markierung verkn\u00fcpftes Nukleotid. Diese Markierung (Etikettierung) mag nach der Lehre des Klagepatents erfolgen, was aber in keiner Form zwingend ist, sondern auch mittels einer anderen Markierung verwirklicht werden kann. Gleiches gilt f\u00fcr die in Unteranspruch 5 des Klagepatents erw\u00e4hnte 3\u2019OH-Blockiergruppe \u2013 hierbei kann die Lehre des Ausgangspatents zur Anwendung kommen, muss sie aber nicht. Die Kombinierbarkeit der Lehren von Ausgangs- und Klagepatent \u00e4ndert nichts daran, dass die Schutzrechte ebenso gut v\u00f6llig unabh\u00e4ngig voneinander implementiert werden k\u00f6nnen. Dass aus dem Verst\u00e4ndnis des Ausgangspatents etwas f\u00fcr die Auslegung des Klagepatents gewonnen werden k\u00f6nnte, kann nicht festgestellt werden.<\/li>\n
  98. bb)
    \nDie neu hinzugetretenen Anspr\u00fcche (des Klagepatents) enthalten auch nicht nur solche Merkmale, deren Verst\u00e4ndnis oder Verwirklichung sich weitgehend von selbst oder auf der Grundlage der zum Ausgangspatent getroffenen Feststellungen erschlie\u00dft. Es ist nicht ersichtlich, wie bei der Auslegung des Klagepatents ein prozess\u00f6konomischer Vorteil aus den Erkenntnissen des Ausgangsverfahrens erwachsen k\u00f6nnte. Aufgrund der streitigen Verletzung m\u00fcsste sich der Senat mit dem Klagepatent vertieft auseinandersetzen, ohne dass er hierbei entscheidend auf irgendwelche Erkenntnisse aus dem Ausgangsverfahren zur\u00fcckgreifen k\u00f6nnte, da sich die Schutzrechte gravierend unterscheiden. Dies gilt unabh\u00e4ngig davon, ob die Nichtverletzungsargumentation der Beklagten erfolgsversprechend ist, da die Beurteilung dieser Frage die Auslegung des Klagepatents erfordert und dessen Lehre \u2013 jedenfalls f\u00fcr den nicht mit technischen Fachleuten besetzten Senat \u2013 keinesfalls trivial ist. Es l\u00e4sst sich nicht ohne weiteres feststellen, ob die von den Beklagten dargestellten Unterschiede in der Strukturformel zwischen Anspruch 2 und dem Aufbau der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen einer Verwirklichung der beanspruchten Lehre entgegenstehen. Die Frage, ob das Klagepatent eine nicht-kovalente Bindung zwischen dem Nukleotid und der Verbindung nach Anspruch 2 voraussetzt, bedarf weitergehender \u00dcberlegungen, die mit dem Gegenstand des Ausgangspatents in keinem Zusammenhang bestehen.<\/li>\n
  99. cc)
    \nBei einer Zulassung der Klageerweiterung erg\u00e4ben sich ebenfalls keine prozess\u00f6konomischen Vorteile f\u00fcr die vom Senat bei Annahme einer Patentverletzung zu entscheidende Frage der Aussetzung nach \u00a7 148 ZPO im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent. In den Rechtsbestandsverfahren gegen das Klagepatent einerseits und das Ausgangspatent andererseits sind aufgrund der unterschiedlichen Schutzrechtsgegenst\u00e4nde keine relevanten inhaltlichen \u00dcberschneidungen zu erwarten. Zudem liegen die beanspruchten Priorit\u00e4tsdaten ungef\u00e4hr vier Jahre auseinander, so dass bereits der relevante Stand der Technik nicht \u00fcbereinstimmt. Vielmehr w\u00e4re der Senat gezwungen, beide Nichtigkeitsklagen vollkommen isoliert voneinander zu beurteilen.<\/li>\n
  100. III.<\/li>\n
  101. Die Kostenentscheidung folgt aus \u00a7 91 Abs. 1 ZPO.<\/li>\n
  102. Die Anordnungen zur vorl\u00e4ufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus \u00a7\u00a7 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. Auch wenn keine erstinstanzliche Entscheidung \u00fcber das Klagepatent existiert, handelt es sich vorliegend um ein Berufungsurteil im Sinne von \u00a7 708 Nr. 10 ZPO, da das Verfahren aus einem Berufungsrechtsstreit abgetrennt wurde. Weiterhin ist f\u00fcr die Anwendung dieser Vorschrift entscheidend, dass das Urteil \u2013 wie hier \u2013 von dem im Instanzenzug h\u00f6chsten Tatsachengericht stammt (vgl. BeckOK ZPO\/Ulrici, 41. Ed. 1.3.2021, ZPO \u00a7 708 Rn. 23).<\/li>\n
  103. F\u00fcr eine Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die in \u00a7 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen daf\u00fcr ersichtlich nicht gegeben sind. Es stellen sich keine streitentscheidenden Rechtsfragen von grunds\u00e4tzlicher Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden m\u00fcsste (\u00a7 543 Abs. 2 ZPO). Dementsprechend hat auch keine der Parteien eine Revisionszulassung angeregt.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    D\u00fcsseldorfer Entscheidungen Nr. 3143 Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 30. September 2021, Az. I-2 U 14\/21 Vorinstanz: Az. 4a O 31\/19<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[95,20],"tags":[],"class_list":["post-8805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-95","category-olg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8805"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8805\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8834,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8805\/revisions\/8834"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}