{"id":8548,"date":"2020-10-28T15:13:08","date_gmt":"2020-10-28T15:13:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=8548"},"modified":"2020-10-28T15:13:08","modified_gmt":"2020-10-28T15:13:08","slug":"4a-o-3-18-teilanerkenntnis-und-schlussurteil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=8548","title":{"rendered":"4a O 3\/18 – Teilanerkenntnis- und Schlussurteil"},"content":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidungsnummer: 3043
\n<\/strong><\/p>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf<\/p>\n

Urteil vom 15. September 2020, Az. 4a O 3\/18<\/p>\n

    \n
  1. I. Auf das Anerkenntnis hin wird die Kl\u00e4gerin verurteilt, der Beklagten Auskunft dar\u00fcber zu erteilen, wann sie welche weiteren Unternehmen au\u00dfer der A, der B, der C, der D und der E im Hinblick auf die mit der Klage angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen F und\/oder G wegen angeblicher Verletzung des Klagepatents abgemahnt hat.<\/li>\n
  2. II. Auf die Widerklage hin wird die Kl\u00e4gerin verurteilt, an die Beklagte einen Betrag in H\u00f6he von 44.813,60 EUR zzgl. Zinsen in H\u00f6he von f\u00fcnf Prozentpunkten \u00fcber dem Basiszinssatz seit dem 17.07.2020 zu zahlen.<\/li>\n
  3. III. Auf die Widerklage hin wird festgestellt, dass die Kl\u00e4gerin verpflichtet ist, der Beklagten all denjenigen weiteren Schaden zu ersetzen, der der Beklagten dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, dass die Kl\u00e4gerin Unternehmen im Hinblick auf die mit der Klage angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen F und\/oder G wegen angeblicher Patentverletzung aus dem Klagepatent abgemahnt hat.<\/li>\n
  4. IV. Die Kosten des Rechtsstreits tr\u00e4gt die Kl\u00e4gerin.<\/li>\n
  5. V. Das Urteil ist in Bezug auf den Tenor zu Ziffer I. vorl\u00e4ufig vollstreckbar und in Bezug auf den Tenor zu Ziffer II. und wegen der Kosten vorl\u00e4ufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.<\/li>\n
  6. Tatbestand<\/strong><\/li>\n
  7. Urspr\u00fcnglich nahm die Kl\u00e4gerin die Beklagte wegen angeblicher Patentverletzung aus dem deutschen Teil des europ\u00e4ischen Patents EP 1 227 XXX (Klagepatent) in Anspruch. Nachdem da Klagepatent rechtskr\u00e4ftig widerrufen wurde, hat die Kl\u00e4gerin ihre Klage zur\u00fcckgenommen. Die Beklagte nimmt die Kl\u00e4gerin im Wege der Widerklage wegen angeblich unberechtigter Schutzrechtsverwarnung und unberechtigter Abnehmerverwarnung auf Zahlung vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten, Auskunft sowie Schadensersatzfeststellung in Anspruch.<\/li>\n
  8. Mit anwaltlichem Schreiben vom 10.02.2017 (Anlage B 8) wies die Kl\u00e4gerin die Beklagte auf das Bestehen des Klagepatents hin, stellte fest, dass die angegriffene Ausf\u00fchrungsform der Beklagten von s\u00e4mtlichen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch mache und forderte sie unter Fristsetzung bis zum 17.02.2017 auf, die Umst\u00e4nde mitzuteilen, auf Grund welcher sich die Beklagte berechtigt sehe, das Klagepatent zu benutzen. Andernfalls werde der Kl\u00e4gerin empfohlen, Anspr\u00fcche wegen ungerechtfertigter Patentbenutzung geltend zu machen.<\/li>\n
  9. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent durch das Unternehmen H vor dem Bundespatentgericht anh\u00e4ngig und die Kl\u00e4gerin hatte hiergegen Widerspruch eingereicht.<\/li>\n
  10. Nach dem Schreiben der Kl\u00e4gerin kam es zu umfangreichen Lizenzvertragsverhandlungen zwischen den Parteien unter Mitwirkung von Rechts- und Patentanw\u00e4lten auf beiden Seiten.<\/li>\n
  11. Am 11.08.2017 erteilte das Bundespatentgericht den als Anlage B 10 vorgelegten qualifizierten Hinweis nach \u00a7 83 Abs. 1 PatG, in welchem es mitteilte, dass der Senat der vorl\u00e4ufigen Auffassung sei, dass das Klagepatent mangels Neuheit bzw. erfinderischer T\u00e4tigkeit nicht rechtsbest\u00e4ndig sei. Es st\u00fctzte sich hierin prim\u00e4r auf die Entgegenhaltung NK6.<\/li>\n
  12. Mit Urteil vom 20.03.2018 erkl\u00e4rte das Bundespatentgericht das Klagepatent in vollem Umfang f\u00fcr nichtig. Die hiergegen erhobene Berufung blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof erachtete die Entgegenhaltung NK15 als neuheitssch\u00e4dlich f\u00fcr den Anspruch 1 des Klagepatents.<\/li>\n
  13. Nachdem in den Verhandlungen \u00fcber einen m\u00f6glichen Lizenzvertrag die Beklagte einen von ihr freigegebenen Entwurf mit Schreiben vom 20.09.2017 \u00fcbermittelt hatte, teilte die Kl\u00e4gerin am 21.09.2017 mit, dass mit der entsprechenden Fassung Einverst\u00e4ndnis bestehe. Eine Mitteilung \u00fcber das Nichtigkeitsverfahren und den Hinweis des Bundespatentgerichts unterblieb seitens der Kl\u00e4gerin. Da die Beklagte bei einer parallel zu den Verhandlungen durchgef\u00fchrten Recherche Kenntnis von einem ihrer Auffassung nach neuheitssch\u00e4dlichen Dokument erlangte, \u00fcbersandte sie dieses mit einer Stellungnahme am 20.10.2017 und unterlie\u00df eine Unterzeichnung des Lizenzvertrags. Mit Schreiben vom 24.10.2017 (Anlage B 13) setzte die Kl\u00e4gerin der Beklagten eine Frist von f\u00fcnf Tagen zur Vertragsunterzeichnung und drohte im Falle der entsprechenden Weigerung mit einer Verletzungsklage gegen die Beklagte sowie der Einleitung von Schritten gegen das gesamte Vertriebsnetz der Beklagten unter Nennung konkreter Abnehmer wie I.<\/li>\n
  14. Mit anwaltlichem Schreiben vom 03.11.2017 lehnte die Beklagte den Vertragsschluss ab und bot einen Lizenzvertrag zu einem deutlich geringeren Lizenzsatz an.<\/li>\n
  15. Die Kl\u00e4gerin mahnte daraufhin jeweils unter dem 17.11.2017 drei Kunden der Beklagten, n\u00e4mlich die Unternehmen B, und A ab. In den entsprechenden Abmahnungen (Anlagen B 14, B 15 a und B 15 b) setzte die Kl\u00e4gerin als Gegenstandswert jeweils einen Betrag von 250.000,00 EUR an.<\/li>\n
  16. Die Unternehmen A, B und C nahmen das Angebot der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform daraufhin zeitweise aus dem Vertrieb. Mit den Unternehmen C und B traf die Beklagte Freistellungsvereinbarungen, um den Weitervertrieb zu gew\u00e4hrleisten. Derzeit fehlen der Beklagten genaue Kenntnisse im Hinblick auf die Bezifferung etwaiger Umsatzr\u00fcckg\u00e4nge.<\/li>\n
  17. Mit anwaltlichem Schreiben vom 29.11.2017 (Anlage B 16) wandte sich die Beklagte an die Kl\u00e4gerin und wies sie auf die ihrer Ansicht nach bestehende Rechtswidrigkeit der ausgesprochenen Abnehmerverwarnungen hin. Ferner wies sie auf das Schadenersatzrisiko nach \u00a7 945 ZPO hin, sollte die Kl\u00e4gerin trotz mangelnder Rechtsbest\u00e4ndigkeit des Klagepatents gegen Kunden der Beklagten vorgehen. Die Beklagte behielt sich insoweit rechtliche Schritte gegen die Kl\u00e4gerin vor.<\/li>\n
  18. Mit Schreiben vom 05.03.2018 (Anlage B 1) mahnte die Kl\u00e4gerin eine weitere Kundin der Beklagten, n\u00e4mlich das Unternehmen D ab. Eine weitere Abmahnung erfolgte gegen\u00fcber der E. Aus dem Schreiben der E (Anlage B 18) geht hervor, dass diese auch ihre Lieferanten unterrichtete. Ferner teilte das Unternehmen J der Beklagten mit, dass wohl eine Lieferantin abgemahnt worden sei.<\/li>\n
  19. Die Beklagte ist der Ansicht, in dem ersten Schreiben der Kl\u00e4gerin liege bereits eine unzul\u00e4ssige Verwarnung. Jedenfalls habe sich die Kl\u00e4gerin aber auf Grund ihres Verhaltens bei den Vertragsverhandlungen und hier insbesondere durch das Verschweigen des Stands des Nichtigkeitsverfahrens schadenersatzpflichtig gemacht. Ferner bestehe eine Schadenersatzpflicht auf Grund des Schreibens vom 24.10.2017, in welchem die Beklagte die Verwarnung von Abnehmern androhte. Der Schaden umfasse mindestens die vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten.<\/li>\n
  20. Auch in Bezug auf die erfolgten Abnehmerverwarnungen sei die Kl\u00e4gerin zur Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten der Beklagten verpflichtet. Die Abnehmerverwarnung sei in ihrer Auswirkung auf den Hersteller noch schwerwiegender als die Herstellerverwarnung. Die Rechtswidrigkeit folge zum einen daraus, dass die Kl\u00e4gerin die Abnehmerverwarnung nur eingesetzt habe, um die Beklagte zu dem Vertragsschluss zu zwingen, und zum anderen aus der Unterlassung der Mitteilung des qualifizierten Hinweises des Bundespatentgerichts. Die zur Abwehr der entsprechenden Abmahnungen erforderlichen Rechtsverfolgungskosten seien aus einem Gegenstandswert von 2.500.000,00 EUR zu ermitteln. Dieser errechne sich aus den insgesamt 5 Abmahnungen mit einem Gegenstandswert von jeweils 250.000,00 EUR. Der Betrag von 1.250.000,00 EUR sei zu verdoppeln, da es aus Sicht der Beklagten um die Unterbindung einer fl\u00e4chendeckenden Abmahnaktion gegangen sei.<\/li>\n
  21. Die 1,8 fache Gesch\u00e4ftsgeb\u00fchr f\u00fcr den mitwirkenden Patentanwalt sei auf Grund des Umfangs und der Schwierigkeit der T\u00e4tigkeit in Zusammenhang mit der Bearbeitung und Beantwortung der Schreiben vom 10.02.2017 und 24.10.2017 sowie der umfangreichen erforderlichen Pr\u00fcfungst\u00e4tigkeiten angemessen.<\/li>\n
  22. Ferner bestehe hinsichtlich der Abnehmerverwarnungen ein Schadenersatzanspruch wegen Gewinneinbu\u00dfen. Da dieser derzeit noch nicht bezifferbar sei, bestehe ein Feststellungsinteresse.<\/li>\n
  23. Nachdem die Kl\u00e4gerin den Widerklageantrag zu III. mit Schriftsatz vom 31.07.2020 anerkannt hat, beantragt die Beklagte nunmehr,<\/li>\n
  24. wie erkannt.<\/li>\n
  25. Die Kl\u00e4gerin beantragt,<\/li>\n
  26. die Widerklage im \u00dcbrigen abzuweisen.<\/li>\n
  27. Sie behauptet, die Nichtigkeitsklage sei aus dem Patentregister ersichtlich gewesen. Es sei Sache des im Patentverletzungsverfahren mitwirkenden Patentanwalts gewesen, das Patentregister entsprechend zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/li>\n
  28. Sie tr\u00e4gt im Schriftsatz vom 31.07.2020 vor, dass ihr nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Abmahnungen bekannt seien. Ihrer Ansicht nach handele es sich bei dem Anerkenntnis um ein \u201esofortiges\u201c im Sinne des \u00a7 93 ZPO, so dass insoweit die Kosten der Beklagten aufzuerlegen seien.<\/li>\n
  29. Sie ist der Ansicht, als Patentinhaberin sei sie berechtigt gewesen, m\u00f6gliche Patentverletzer abzumahnen. Sie habe lediglich von dem Recht Gebrauch gemacht, ihr Patent durchzusetzen. Ein Schaden sei der Beklagten nicht entstanden.<\/li>\n
  30. Bei der vorl\u00e4ufigen Meinung des Bundespatentgerichts habe es sich lediglich um eine Wertungsfrage gehandelt, zumal das Patent letztendlich vom BGH auf Grund einer anderen Entgegenhaltung f\u00fcr nichtig erkl\u00e4rt wurde.<\/li>\n
  31. Die Gesch\u00e4ftsgeb\u00fchr in H\u00f6he von 1,8 sei \u00fcbersetzt. Auch sei kein Gegenstandswert von 2.5 Mio EUR anzusetzen, da keine fl\u00e4chendeckende Abmahnaktion stattgefunden habe.<\/li>\n
  32. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird Bezug genommen auf die wechselseitig zur Gerichtsakte gereichten Schrifts\u00e4tze der Parteien sowie auf das Protokoll der m\u00fcndlichen Hauptverhandlung vom 18.08.2020 (Bl. 198 f. GA).<\/li>\n
  33. Entscheidungsgr\u00fcnde<\/strong><\/li>\n
  34. \nDie zul\u00e4ssige Widerklage ist begr\u00fcndet. Die Beklagte hat wegen unberechtigter Herstellerverwarnung einen Anspruch auf Ersatz vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten in der geltend gemachten H\u00f6he (hierzu unter I.). Sie hat wegen unberechtigter Abnehmerverwarnung ebenfalls einen Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten in der geltend gemachten H\u00f6he (hierzu unter II.) sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht (hierzu unter III.). Die Kosten des Rechtsstreits hat insgesamt die Kl\u00e4gerin zu tragen (hierzu unter IV.).<\/li>\n
  35. I.
    \nDie Beklagte hat einen Anspruch auf Zahlung vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten wegen einer ihr gegen\u00fcber erkl\u00e4rten unberechtigten Schutzrechtsverwarnung nach \u00a7\u00a7 823 Abs. 1, 249 ff. BGB. Hierin liegt eine Verletzung ihres eingerichteten und ausge\u00fcbten Gewerbebetriebs.<\/li>\n
  36. 1.
    \nVoraussetzung eines entsprechenden Schadenersatzanspruchs ist zun\u00e4chst das Vorliegen einer Schutzrechtsverwarnung. Diese ist abzugrenzen von einer blo\u00dfen Berechtigungsanfrage, die noch keinen Eingriff in den eingerichteten und ausge\u00fcbten Gewerbebetrieb darstellt. Mit einer blo\u00dfen Berechtigungsanfrage soll lediglich ein Meinungsaustausch \u00fcber die tats\u00e4chliche und rechtliche Lage begonnen werden. Zu diesem Zweck wird der vermeintliche Verletzer auf das Schutzrecht und m\u00f6gliche Benutzungshandlungen hingewiesen. Hieran schlie\u00dft sich die Aufforderung an, sich zu der Angelegenheit zu \u00e4u\u00dfern. Wichtig ist jedoch, dass in der Berechtigungsfrage weder ausdr\u00fccklich noch konkludent ein Unterlassungsbegehren ausgesprochen wird noch gerichtliche Schritte angedroht werden, denn in diesem Fall kann das Schreiben als Abmahnung gewertet werden (K\u00fchnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt C, Rn 186 f.).<\/li>\n
  37. So liegt der Fall hier. Das Schreiben der Kl\u00e4gerin vom 10.02.2017 (Anlage B 8) endet dergestalt, dass mitgeteilt wird, dass der Kl\u00e4gerin bei fruchtlosem Fristablauf empfohlen werde, Anspr\u00fcche wegen ungerechtfertigter Patentbenutzung geltend zu machen. Hierbei handelt es sich nach dem ma\u00dfgeblichen objektiven Empf\u00e4ngerhorizont um die offene Drohung mit der Einleitung gerichtlicher Schritte. Die Schwelle zu einer Schutzrechtsverwarnung ist damit \u00fcberschritten.<\/li>\n
  38. Dar\u00fcber hinaus liegt in dem Schreiben der Kl\u00e4gerin an die Beklagte vom 24.10.2017 eine weitere Schutzrechtsverwarnung.<\/li>\n
  39. 2.
    \nBeide Schutzrechtsverwarnungen waren rechtswidrig. Dies ist dann der Fall, wenn sie entweder an formalen oder an materiellen M\u00e4ngeln leiden. Beide Schutzrechtsverwarnungen leiden sowohl an einem formellen als auch an einem materiellen Mangel.<\/li>\n
  40. a)
    \nEin formeller Mangel liegt unter anderem dann vor, wenn anh\u00e4ngige Angriffe gegen das Verwarnungsschutzrecht verschwiegen werden (BGH, GRUR 1995, 424 \u2013 Abnehmerverwarnung).<\/li>\n
  41. Bereits zum Zeitpunkt der ersten Schutzrechtsverwarnung im Februar 2017 war die Nichtigkeitsklage des Unternehmens H gegen das Klagepatent rechtsh\u00e4ngig. Mangels einer Erw\u00e4hnung dieses Rechtsbestandsangriffs in den beiden Schreiben liegt ein formeller Mangel vor.<\/li>\n
  42. b)
    \nEin materieller Mangel ist ebenfalls zu bejahen. Dieser liegt unter anderem dann vor, wenn das Verwarnungsschutzrecht nicht besteht bzw. (auch nach der Abmahnung) rechtskr\u00e4ftig f\u00fcr nichtig erkl\u00e4rt wird (K\u00fchnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt C, Rn 130).<\/li>\n
  43. Dies ist hier ebenfalls der Fall, da der Bundesgerichtshof das Klagepatent in letzter Instanz vollumf\u00e4nglich f\u00fcr nichtig erkl\u00e4rt hat.<\/li>\n
  44. 3.
    \nEin Verschulden ist ebenfalls zu bejahen, und zwar in Bezug auf beide Schutzrechtsverwarnungen.<\/li>\n
  45. a)
    \nZwar gen\u00fcgt beim Eingriff in den eingerichteten und ausge\u00fcbten Gewerbebetrieb eine fahrl\u00e4ssige Handlung, allerdings gelten bei Schutzrechtsverwarnungen grunds\u00e4tzlich mildere Ma\u00dfst\u00e4be.<\/li>\n
  46. Bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gen\u00fcgt f\u00fcr die Annahme eines Verschuldens nicht die M\u00f6glichkeit, dass das beanspruchte Schutzrecht keinen Bestand haben und der vertretene Rechtsstandpunkt unrichtig sein k\u00f6nnte. Denn der Verwarner rechnet, mindestens nach Kenntnis der vom Verwarnten vorgebrachten Gegengr\u00fcnde, mit der theoretischen M\u00f6glichkeit, dass sein Schutzrecht keinen Bestand haben k\u00f6nnte; er h\u00e4lt diese M\u00f6glichkeit aber f\u00fcr fernliegend und w\u00fcrde die Verwarnung nicht aussprechen, wenn er von der Unrichtigkeit seines Rechtsstandpunkts Kenntnis h\u00e4tte. Der Vorwurf der Fahrl\u00e4ssigkeit kann nicht schon allein auf diese M\u00f6glichkeit gegr\u00fcndet werden, mit der in Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes immer gerechnet werden muss. Die m\u00f6glichen Zweifel an der Rechtslage m\u00fcssen vielmehr einen konkreten Beziehungspunkt haben, der vom Verwarner h\u00e4tte beachtet werden k\u00f6nnen (BGH, GRUR 1979, 332 \u2013 Brombeerleuchte, BGH, GRUR 2018, 832 – Ballerinaschuh). Bei einem eingetragenen Schutzrecht darf der Verwarner von der Rechtsbest\u00e4ndigkeit seines Schutzrechts ausgehen, weil das DPMA vor der Eintragung die Schutzf\u00e4higkeit gepr\u00fcft hat. Die Sorgfaltspflichten eines Schutzrechtsinhabers w\u00fcrden im Allgemeinen \u00fcberspannt, wenn von ihm bei einer Verwarnung eine bessere Beurteilung der Rechtslage verlangt w\u00fcrde, als sie der Eintragungsbeh\u00f6rde m\u00f6glich war (BGH I ZR 98\/02 \u2013 Verwarnung aus Kennzeichenrecht II, zum Markenrecht).<\/li>\n
  47. b)
    \nIn Bezug auf den formellen Mangel des Verschweigens der Nichtigkeitsklage ist das Verschulden zu bejahen. Ein sorgf\u00e4ltig handelnder Schutzrechtsinhaber in der Position der Kl\u00e4gerin h\u00e4tte die Gegenseite umfassend \u00fcber die aktuelle Schutzrechtslage informiert, so dass insoweit jedenfalls Fahrl\u00e4ssigkeit vorliegt.<\/li>\n
  48. Ein Mitverschulden seitens der Beklagten kann die Kammer nicht feststellen. Nach \u00a7 254 BGB ist die K\u00fcrzung des zu ersetzenden Schadens um den Mitverschuldensanteil des Gesch\u00e4digten grunds\u00e4tzlich vorgesehen. Die Beweislast f\u00fcr das Vorliegen eines Mitverschuldens tr\u00e4gt insoweit der Sch\u00e4diger und zwar sowohl in Bezug auf den Grund als auch in Bezug auf das Ausma\u00df des Anteils (Oetker in M\u00fcKo BGB, 8. Auflage 2019, \u00a7 254, Rn 145). Die insoweit beweisbelastete Kl\u00e4gerin hat f\u00fcr ihre von der Beklagten bestrittene Behauptung, diese h\u00e4tte sich im Register \u00fcber die rechtsh\u00e4ngige Nichtigkeitsklage informieren k\u00f6nnen, keinen Beweis angetreten. Dar\u00fcber hinaus hat sich die Kammer durch einen Blick in das \u00f6ffentlich zug\u00e4ngliche Register des DPMA davon \u00fcberzeugt, dass dort als Ver\u00f6ffentlichungstag der Nichtigkeitsklage der 18.01.2018 angegeben ist. Dieser Umstand ist nach \u00a7 291 ZPO als offenkundige Tatsache in die Beweisw\u00fcrdigung einzubeziehen. Mithin konnte sich die Beklagte zum Zeitpunkt beider Abmahnungen nicht \u00fcber die Nichtigkeitsklage informieren, da diese noch nicht in einem \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen Register ver\u00f6ffentlicht worden war. Ein Mitverschulden scheidet aus.<\/li>\n
  49. c)
    \nIn Bezug auf den materiellen Mangel der fehlenden Rechtsbest\u00e4ndigkeit gilt f\u00fcr das erste Abmahnschreiben, dass insoweit das Verschulden der Kl\u00e4gerin zweifelhaft ist. Zum Zeitpunkt des ersten Schreibens lag lediglich die Nichtigkeitsklage des Unternehmens K vor, so dass hier blo\u00df die Gegengr\u00fcnde eines Konkurrenten vorlagen, die nach den oben dargestellten Grunds\u00e4tzen keinen hinreichenden Bezugspunkt f\u00fcr Zweifel am Rechtsbestand darstellen.<\/li>\n
  50. Dies kann aber dahinstehen, da jedenfalls hinsichtlich der zweiten Abmahnung vom 24.10.2017 ein Verschulden zu bejahen ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kl\u00e4gerin bereits Kenntnis von dem ausf\u00fchrlichen Hinweis des Bundespatentgerichts, welches das Klagepatent als nicht rechtsbest\u00e4ndig einstufte. Nunmehr war also ein konkreter Bezugspunkt vorhanden. Hiervon ausgehend musste die Kl\u00e4gerin auf Grund vern\u00fcnftiger und billiger \u00dcberlegungen nach gewissenhafter Pr\u00fcfung zu der \u00dcberzeugung gelangen, dass das Klagepatent nicht rechtsbest\u00e4ndig ist bzw. so erhebliche Zweifel am Rechtsbestand bestehen, dass zun\u00e4chst von einer Abmahnung Abstand zu nehmen war.<\/li>\n
  51. Entgegen der Auffassung der Kl\u00e4gerin ist es unerheblich, dass der Bundesgerichtshof seine Nichtigkeitsentscheidung letztendlich auf eine andere Druckschrift gest\u00fctzt hat als das Bundespatentgericht in seiner vorl\u00e4ufigen Auffassung. Der Bundesgerichtshof hat seine Entscheidung auf den seiner Auffassung nach n\u00e4chstliegenden Stand der Technik \u2013 die NK 15 – gest\u00fctzt. Diese war zum Zeitpunkt der vorl\u00e4ufigen Auffassung des Bundespatentgerichts noch nicht Streitgegenstand. Der Bundesgerichtshof musste sich mit der NK 6 (ma\u00dfgeblich in der vorl\u00e4ufigen Auffassung des Bundespatentgerichts) nicht mehr befassen, da nunmehr weitere n\u00e4her liegende Dokumente in das Verfahren eingef\u00fchrt worden waren. Aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs l\u00e4sst sich damit nicht ersehen, ob er die vorl\u00e4ufige Auffassung des Bundespatentgerichts in Bezug auf die NK 6 teilt.<\/li>\n
  52. Es verbleibt dabei, dass ein gewissenhafter Schutzrechtsinhaber durch den Inhalt der vorl\u00e4ufigen Auffassung gehalten war, von einer Abmahnung jedenfalls bis zur m\u00fcndlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht abzusehen.<\/li>\n
  53. 4.
    \nS\u00e4mtliche Voraussetzungen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung liegen vor, so dass die Kl\u00e4gerin nach \u00a7\u00a7 249 ff. BGB Schadenersatz zu leisten hat.<\/li>\n
  54. a)
    \nDer Schaden des Verwarnten liegt bei materiellen M\u00e4ngeln zumindest in den Anwaltskosten zur Abwehr der Abmahnung (K\u00fchnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt C, Rn 150). Die Beklagte schaltete nach Erhalt des Schreibens vom 24.10.2017 ihre Rechts- und Patentanw\u00e4lte ein. Es kam zu Telefonaten und umfangreichen Stellungnahmen. Schlie\u00dflich wurde mittels eines anwaltlichen Schreibens an die Kl\u00e4gerin am 03.11.2017 reagiert. Insoweit ist eine als Schaden erstattungsf\u00e4hige Gesch\u00e4ftsgeb\u00fchr nach RVG angefallen.<\/li>\n
  55. b)
    \nDie H\u00f6he der geltend gemachten Rechts- und Patentanwaltsgeb\u00fchren ist nicht zu beanstanden. Der Gegenstandswert entspricht dem Streitwert des hiesigen Verfahrens und wird auch von der Kl\u00e4gerin nicht beanstandet.<\/li>\n
  56. Der Ansatz einer 1,8-fachen Geb\u00fchr f\u00fcr den mitwirkenden Patentanwalt ist entgegen der Auffassung der Kl\u00e4gerin nicht zu beanstanden. In Patent- und Gebrauchsmusterstreitigkeiten liegt die angemessene Geb\u00fchr regelm\u00e4\u00dfig oberhalb der 1,3 Geb\u00fchr nach Ziffer 2300 VV, da es sich bei Streitigkeiten \u00fcber technische Schutzrechte typischerweise um schwierige Sachverhalte handelt (K\u00fchnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt C, Rn 57). Gerade durch das Verschweigen der rechtsh\u00e4ngigen Nichtigkeitsklage war eine umfangreiche eigene Rechtsbestandsrecherche notwendig und es bestand bei dem komplexen Sachverhalt erh\u00f6hter Abstimmungsbedarf, so dass wenigstens eine 1,5-fache Geb\u00fchr angemessen erscheint. Der Ansatz einer 1,8-fachen Geb\u00fchr liegt damit noch in dem dem Rechts- und Patentanwalt zugestandenen Ermessenspielraum von 20 % (BGH, NJW-RR 2012, 887 – Spielraum des Anwalts bei der Bemessung von Rahmengeb\u00fchren).<\/li>\n
  57. c)
    \nDer durch die Beauftragung der Rechts- und Patentanw\u00e4lte zur Abwehr der Abmahnung bereits entstandene Freistellungsanspruch der Beklagten hinsichtlich der Kosten der vorgerichtlichen Rechtsverfolgung hat sich durch die im Antrag auf Abweisung der Widerklageantr\u00e4ge manifestierte, endg\u00fcltige Weigerung der Kl\u00e4gerin, die Anwaltskosten zu zahlen, in einen Zahlungsanspruch umgewandelt (vgl. OLG Hamm, GRUR-RR 2014, 133).<\/li>\n
  58. II.
    \nIn Bezug auf die Abnehmerverwarnungen durch die Kl\u00e4gerin steht der Beklagten ebenfalls ein Zahlungsanspruch hinsichtlich der vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten im geltend gemachten Umfang zu.<\/li>\n
  59. 1.
    \nDie von der Kl\u00e4gerin ausgesprochenen Abnehmerverwarnungen leiden in gleicher Weise an dem materiellen Mangel der nachtr\u00e4glichen rechtskr\u00e4ftigen Vernichtung des Klagepatents wie die Schutzrechtsverwarnungen gegen\u00fcber der Beklagten und sind damit rechtswidrig. Zur Begr\u00fcndung wird auf die obigen Ausf\u00fchrungen unter Ziffer I. Bezug genommen.<\/li>\n
  60. 2.
    \nEin Verschulden ist hier ebenfalls zu bejahen. Anders als bei der Herstellerverwarnung sind bei der Abnehmerverwarnung erh\u00f6hte Sorgfaltspflichten zu beachten. Wird nicht der Hersteller der beanstandeten Gegenst\u00e4nde, sondern dessen Abnehmer verwarnt, bedarf es bei der gebotenen Abw\u00e4gung der Interessen des Verwarnenden und des Herstellers einer besonders sorgf\u00e4ltigen Pr\u00fcfung der Rechtslage. Der Abnehmer wird im Allgemeinen \u2013 wenn er auf Konkurrenzprodukte ausweichen kann \u2013 geneigt sein, sich der Verwarnung zu beugen, ohne deren Berechtigung n\u00e4her zu pr\u00fcfen, um damit einem Rechtsstreit aus dem Wege zu gehen. Die Gefahren, die derartige Verwarnungen f\u00fcr das Unternehmen des Herstellers mit sich bringen, liegen auf der Hand. Die allgemein anerkannte Rechtspflicht eines jeden, sich bei der Verfolgung seiner Rechte unter Ber\u00fccksichtigung auch der Belange des vermeintlichen Sch\u00e4digers auf die hierzu notwendigen Mittel zu beschr\u00e4nken, gebietet es, zu der risikotr\u00e4chtigen Abnehmerverwarnung erst dann zu schreiten, wenn die Herstellerverwarnung erfolglos geblieben ist oder bei verst\u00e4ndiger Abw\u00e4gung der besonderen Umst\u00e4nde des Einzelfalls ausnahmsweise unangebracht erscheint und die vorausgegangene sorgf\u00e4ltige Pr\u00fcfung der Rechtslage bei objektiver Betrachtungsweise den Verwarnenden davon \u00fcberzeugen konnte, seine Anspr\u00fcche seien berechtigt. Wird die vorgenommene Pr\u00fcfung der Rechtslage den gebotenen erh\u00f6hten Anforderungen nicht gerecht, verwarnt der vermeintliche Verletzte gleichwohl die Abnehmer, und stellt sich die Verwarnung als objektiv rechtswidrig heraus, tr\u00e4gt er das damit verbundene Risiko (Koch in: Ullmann, jurisPK-UWG, 4. Aufl. 2016, \u00a7 9, Rn 31 m.w.N.).<\/li>\n
  61. Zwar war zum Zeitpunkt der Abnehmerverwarnungen die Herstellerverwarnung gegen\u00fcber der Beklagten erfolglos geblieben. Allerdings hatte die Kl\u00e4gerin zum Zeitpunkt der Abmahnungen sowohl Kenntnis von der f\u00fcr sie negativen vorl\u00e4ufigen Auffassung des Bundespatentgerichts als auch von der Entgegenhaltung NK15, die der Bundesgerichtshof in letzter Instanz als neuheitssch\u00e4dliche Druckschrift erachtete. Bei besonders sorgf\u00e4ltiger Pr\u00fcfung h\u00e4tte die Kl\u00e4gerin mithin den Mangel in der Rechtsbest\u00e4ndigkeit des Klagepatents erkennen und von den Abnehmerverwarnungen absehen m\u00fcssen.<\/li>\n
  62. 3.
    \nDer Schaden der Beklagten besteht wenigstens in den Rechtsverfolgungskosten zur Abwehr der Abmahnungen.<\/li>\n
  63. a)
    \nDer Ansatz einer 1,8-fachen Geb\u00fchr ist, wie oben dargelegt, nicht zu beanstanden.<\/li>\n
  64. b)
    \nDer Ansatz eines Gegenstandswerts von insgesamt 2.500.000,00 EUR ist ebenfalls angemessen.<\/li>\n
  65. aa)
    \nNach \u00a7 15 Abs. 2 RVG kann ein Rechtsanwalt Geb\u00fchren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern. Unter einer Angelegenheit im geb\u00fchrenrechtlichen Sinne versteht man das gesamte Gesch\u00e4ft, das der Rechtsanwalt f\u00fcr den Auftraggeber auftragsgem\u00e4\u00df besorgen soll. Der Inhalt bestimmt den Rahmen, innerhalb dessen der Rechtsanwalt t\u00e4tig wird (von Seltmann in BeckOK RVG, 498. Auflage 2020, \u00a7 15 Rn 3). Nach \u00a7 22 RVG werden in derselben Angelegenheit die Werte mehrerer Gegenst\u00e4nde zusammengerechnet. Gegenstandsverschiedenheit liegt z.B. vor, \u201ewenn ein gegen mehrere Personen gerichtetes Rechtschutzbegehren jeden Gegner selbstst\u00e4ndig betreffende \u2013 wenn auch inhaltsgleiche \u2013 Leistungen betrifft, die jeder nur f\u00fcr sich erf\u00fcllen kann, oder anders ausgedr\u00fcckt, die nicht nur dadurch durch alle zu erf\u00fcllen sind, dass nur einer der Schuldner die Leistung erbringt\u201c (OLG K\u00f6ln, NJOZ 2015, 817 mwN).<\/li>\n
  66. Unter Ber\u00fccksichtigung dieser Grunds\u00e4tze handelt es sich bei der Befassung der Rechts- und Patentanw\u00e4lte mit den f\u00fcnf Abnehmerverwarnungen um dieselbe Angelegenheit, da sie von der Beklagten bereits nach dem Schreiben vom 24.10.2017 insgesamt mit der Abwehr der Abnehmerverwarnungen beauftragt worden waren. Allerdings handelt es sich um unterschiedliche Gegenst\u00e4nde, denn ein irgendwie geartetes Gesamtschuldverh\u00e4ltnis der Abnehmer l\u00e4sst sich nicht erkennen. Es handelt sich um jeweils selbstst\u00e4ndige, wenn auch inhaltsgleiche, Vorg\u00e4nge.<\/li>\n
  67. Ausgehend hiervon ist es korrekt, in der Honorarrechnung lediglich den einmaligen Anfall der Gesch\u00e4ftsgeb\u00fchr auszuweisen. Da es sich um f\u00fcnf unterschiedliche Gegenst\u00e4nde handelt, hat eine Addition des jeweiligen Gegenstandswerts in H\u00f6he von 250.000,00 EUR zu erfolgen. Dies ergibt einen Gesamtgegenstandswert von 1.250.000,00 EUR.<\/li>\n
  68. bb)
    \nUnter Ber\u00fccksichtigung des Schreibens der Beklagten an die Kl\u00e4gerin vom 29.11.2017 (Anlage B 16) ist dieser Gegenstandswert zu verdoppeln.<\/li>\n
  69. Wendet sich der Hersteller nach mindestens einer Abnehmerverwarnung an den Verwarner mittels einer Gegenabmahnung und geht es ihm dabei erkennbar darum, eine vom Verwarner offenbar ins Auge gefasste fl\u00e4chendeckende Abmahnaktion zu unterbinden, so ist der Gegenstandswert entsprechend zu erh\u00f6hen (OLG D\u00fcsseldorf, GRUR-RR 2014, 315 \u2013 Bestattungsgef\u00e4\u00df).<\/li>\n
  70. So liegt der Fall auch hier. In der Abmahnung der Kl\u00e4gerin vom 24.10.2017 teilte diese der Beklagten mit, dass sie das gesamte Vertriebsnetz der Beklagten als nicht lizenziert ansehe und Schritte gegen z.B. I einleiten werde (Unterstreichungen hinzugef\u00fcgt). Nachdem die Beklagte durch konkrete Abnehmer von mehreren Abnehmerverwarnungen in Kenntnis gesetzt worden war, reagierte sie gegen\u00fcber der Kl\u00e4gerin nach umfangreicher rechtlicher Beratung mit dem als Anlage B 16 vorgelegten anwaltlichen Schreiben. Hierin wies sie die Kl\u00e4gerin ausf\u00fchrlich auf die Rechtswidrigkeit der Abnehmerverwarnungen und die daraus resultierende Schadenersatzpflicht der Kl\u00e4gerin hin. Damit verfolgte die Beklagte erkennbar unter anderem den Zweck, die Kl\u00e4gerin davon abzuhalten, weitere Abnehmer aus ihrem Vertriebsnetz abzumahnen. Dass dies nicht erfolgreich war, ist f\u00fcr die Berechnung des Gegenstandswerts unerheblich. Ebenfalls unerheblich ist, dass es sich nicht um eine klassische Gegenabmahnung handelte. Denn auch durch das \u201eeinfache\u201c Schreiben mit Hinweis auf die Rechtswidrigkeit brachte die Beklagte ihren Willen zum Ausdruck, die Abmahnaktion zu unterbinden.<\/li>\n
  71. Eine Verdoppelung des Gegenstandswerts auf insgesamt 2.500.000,00 EUR erscheint vor dem Hintergrund angemessen, dass die Kl\u00e4gerin mit der Abmahnung des gesamten Vertriebsnetzes der Beklagten drohte.<\/li>\n
  72. c)
    \nWie oben dargelegt, hat sich der Freistellungsanspruch bereits in einen Zahlungsanspruch umgewandelt.<\/li>\n
  73. III.
    \nDer Schadenersatzfeststellungsanspruch ist ebenfalls begr\u00fcndet.<\/li>\n
  74. 1.
    \nWie oben bereits dargelegt, liegt bei Bejahung einer rechtswidrigen und schuldhaften Abnehmerverwarnung ein Eingriff in den eingerichteten und ausge\u00fcbten Gewerbebetrieb vor und damit sind \u00fcber \u00a7 823 Abs. 1 BGB die Rechtsfolgen der \u00a7\u00a7 249 ff. BGB er\u00f6ffnet. Nach \u00a7 252 S. 2 BGB umfasst der Schadenersatz dabei auch den entgangenen Gewinn.<\/li>\n
  75. Es besteht damit grunds\u00e4tzlich auch ein Anspruch auf Ersatz von Gewinneinbu\u00dfen durch die Einstellung der Herstellung und des Vertriebs der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen. Dies gilt auch bei der Gewinneinbu\u00dfe des Herstellers durch die Einstellung des Vertriebs durch den Abnehmer nach einer Abnehmerverwarnung (BGH, NJW-RR 2006, 621 \u2013 Schadenersatz f\u00fcr unberechtigte Inanspruchnahme aus Patent; LG Frankfurt a.M., Urteil vom 24. August 2016 \u2013 2-06 O 426\/15 \u2013, juris;). Die abweichende Entscheidung des BGH (BGH, GRUR 1977, 805 \u2013 Klarsichtverpackung) ist auf Grund einer von dem hiesigen Fall abweichenden Sachverhaltskonstellation nicht einschl\u00e4gig. Dort wurde zwar auch der Abnehmer verwarnt. Angesichts dessen, dass der Hersteller dort aber selbst keine Schutzrechtsverletzung durch die Lieferung beging, verneinte der BGH die notwendige Unmittelbarkeit. Im hiesigen Fall hingegen begehen aber beide Parteien der Lieferkette \u2013 der Kl\u00e4ger als Hersteller und der Verwarnte als Anbietender \u2013 potentiell eine Schutzrechtsverletzung. In diesem Fall wird die notwendige Unmittelbarkeit (Betriebsbezogenheit) f\u00fcr den Gewerbebetrieb des Herstellers bejaht (BGH, NJW-RR 2006, 621 \u2013 Schadenersatz f\u00fcr unberechtigte Inanspruchnahme aus Patent).<\/li>\n
  76. Hierbei sind auch solche Sch\u00e4den ersatzf\u00e4hig, die erst nach Erhebung der Hauptsacheklage entstehen, da diese ebenfalls kausal auf der urspr\u00fcnglichen Abmahnung beruhen (BGH, GRUR 2018, 832 \u2013 Ballerinaschuh).<\/li>\n
  77. 2.
    \nDerartige Gewinneinbu\u00dfen sind ausgehend vom nicht bestrittenen Vortrag der Beklagten zu zeitweisen Vertriebseinstellungen der abgemahnten Abnehmer hinreichend wahrscheinlich. Der konkrete Schaden ist angesichts dessen, dass die Kl\u00e4gerin bislang keine vollst\u00e4ndige Auskunft dahingehend erteilt hat, welche weiteren Abnehmer sie abgemahnt hat, noch nicht bezifferbar, so dass ein Feststellungsinteresse seitens der Beklagten zu bejahen ist.<\/li>\n
  78. IV.
    \nDie Kosten des Rechtsstreits sind insgesamt der Kl\u00e4gerin aufzuerlegen. F\u00fcr die Kosten der Klageerhebung folgt dies aus \u00a7 269 Abs. 3 ZPO. In Bezug auf die nicht anerkannten Widerklageantr\u00e4ge ist \u00a7 91 Abs. 1 ZPO einschl\u00e4gig. Es kann offenbleiben, ob in Bezug auf den anerkannten Widerklageantrag \u00a7 93 ZPO Anwendung findet. Denn selbst wenn man ein sofortiges Anerkenntnis ann\u00e4hme, was angesichts der nicht vollst\u00e4ndig erteilten Auskunft indes zweifelhaft ist (vgl. Herget Z\u00f6ller, ZPO, 33. Auflage 2020, \u00a7 93 Rn 6.6), so findet jedenfalls insgesamt \u00a7 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO Anwendung.<\/li>\n
  79. Die vorl\u00e4ufige Vollstreckbarkeit folgt aus \u00a7\u00a7 708 Nr. 1, 709 ZPO.<\/li>\n
  80. \nV.
    \nDer Streitwert wird auf insgesamt 555.000,00 EUR festgesetzt. Er l\u00e4sst sich wie folgt aufschl\u00fcsseln:<\/li>\n
  81. Klage: 500.000,00 EUR
    \nWiderklageantrag zu I. (Zahlung): 44.813,60 EUR
    \nWiderklageantrag zu II. (SE-Feststellung): 7.000,00 EUR
    \nWiderklageantrag zu III. (Auskunft): 3.000,00 EUR<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    D\u00fcsseldorfer Entscheidungsnummer: 3043 Landgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 15. September 2020, Az. 4a O 3\/18<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[94,2],"tags":[],"class_list":["post-8548","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-94","category-lg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8548"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8549,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8548\/revisions\/8549"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}