{"id":6694,"date":"2016-12-20T17:00:26","date_gmt":"2016-12-20T17:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=6694"},"modified":"2017-04-04T13:22:31","modified_gmt":"2017-04-04T13:22:31","slug":"4c-o-6216-nicht-invasiver-praenaltest-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=6694","title":{"rendered":"4c O 62\/16 – Nicht-invasiver Pr\u00e4naltest I"},"content":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidungsnummer: 2613<\/strong><\/p>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf<\/p>\n

Urteil vom 20. Dezember 2016, Az.\u00a04c O 61\/15<\/p>\n

I. Auf den Widerspruch der Verf\u00fcgungsbeklagten vom 31. Oktober 2016 wird der Beschluss der Kammer vom 26. Oktober 2016 aufgehoben und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n

II. Die Kosten des Verfahrens tr\u00e4gt die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin.<\/p>\n

III. Das Urteil ist vorl\u00e4ufig vollstreckbar.<\/p>\n

Tatbestand<\/strong>
\nDie Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin nimmt die Verf\u00fcgungsbeklagten im Wege eines einstweiligen Verf\u00fcgungsverfahrens wegen Verletzung des deutschen Teils des europ\u00e4ischen Patents 0 994 XXX B2 (nachfolgend Verf\u00fcgungspatent, Anlage rop 2, deutsche \u00dcbersetzung Anlage rop 2a) auf Unterlassung in Anspruch.<\/p>\n

Die Anmeldung des Verf\u00fcgungspatentes, welches die Priorit\u00e4t vom 4. M\u00e4rz 1997 aus der GB 970 XX XX in Anspruch nimmt, erfolgte am 4. M\u00e4rz 1998 als internationale Patentanmeldung PCT\/GB1998\/000XXX. Die Offenlegung der Anmeldung erfolgte am 11. September 1998 unter der internationalen Ver\u00f6ffentlichungsnummer WO 1998\/039XXX. Der Hinweis auf die Erteilung des Verf\u00fcgungspatents durch das Europ\u00e4ische Patentamt (nachfolgend EPA) wurde am 14. Mai 2003 im Europ\u00e4ischen Patentblatt bekannt gemacht.<\/p>\n

Gegen die Erteilung des Verf\u00fcgungspatentes ist Einspruch erhoben worden. Die Einspruchsabteilung des EPA hat das Verf\u00fcgungspatent in ge\u00e4ndertem Umfang aufrechterhalten (Anlage rop 4, 4a). Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde von der Technischen Beschwerdekammer best\u00e4tigt (Anlage rop 5, 5a). Die neue europ\u00e4ische Patentschrift wurde am 6. Juni 2012 ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n

Eingetragene Inhaberin des Verf\u00fcgungspatents ist die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin. Das Verf\u00fcgungspatent steht in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.<\/p>\n

Das in englischer Sprache erteilte Verf\u00fcgungspatent hat eine nicht-invasive pr\u00e4natale Diagnose zum Gegenstand. Der von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin geltend gemachten Patentanspruch 18 des Verf\u00fcgungspatents hat in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:<\/p>\n

\u201eA method of performing a prenatal diagnosis, which method comprises:<\/p>\n

(i) Providing a maternal blood sample;
\n(ii) separating the sample into a cellular and a non-cellular fraction;
\n(iii) detecting the presence of a nucleic acid of foreign origin in the non-cellular fraction using the method of any one of claims 1 to 17; and
\n(iv) providing a diagnosis based on the presence and\/or quantity and\/or sequence of the foetal nucleic acid.\u201c (Patentanspruch 18)<\/p>\n

\u201eA detection method performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the sample, wherein said nucleic acid is a paternally inherited sequence which is not possessed by said pregnant female.\u201c (Patentanspruch 1)<\/p>\n

In deutscher \u00dcbersetzung lauten die Patentanspr\u00fcche 18 und 1 folgenderma\u00dfen:<\/p>\n

\u201eVerfahren zum Durchf\u00fchren einer pr\u00e4natalen Diagnose, welches Verfahren umfasst:<\/p>\n

(i) Bereitstellen einer maternalen Blutprobe;
\n(ii) Auftrennen der Probe in eine zellul\u00e4re und eine nicht-zellul\u00e4re Fraktion;
\n(iii) Detektieren des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung in der nicht-zellul\u00e4ren Fraktion unter Anwendung des Verfahrens nach jedem der Anspr\u00fcche 1 bis 17; und
\n(iv) Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und\/oder der Menge und\/oder der Sequenz der f\u00f6talen Nukleins\u00e4ure.\u201c (Patentanspruch 18)<\/p>\n

\u201eDetektionsverfahren, vorgenommen an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe von einer schwangeren Frau, welches Verfahren das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung in der Probe umfasst, wobei die Nukleins\u00e4ure eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt.\u201c (Patentanspruch 1)<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin hat der A, Inc. eine Lizenz an dem Verf\u00fcgungspatent einger\u00e4umt. Diese Lizenz betrifft nicht-invasive Pr\u00e4nataltests f\u00fcr den Nachweis von Chromosomenst\u00f6rungen des F\u00f6tus anhand zellfreier DNA aus dem Blut der Mutter. A leistet der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin Lizenzzahlungen, die sich nach dem Erfolg der nicht-invasiven Pr\u00e4nataltests berechnen. A, Inc. bietet auf dem Gebiet nicht-invasiver Pr\u00e4nataltests das B\uf0d2-Verfahren an, das den Nachweis von Chromosomenst\u00f6rungen des F\u00f6tus anhand von zellfreier DNA, die aus dem Blut der Mutter gewonnen wurde, erm\u00f6glicht. In Deutschland werden nicht-invasive Pr\u00e4natalTests, die auf dem B\uf0d2-Verfahren beruhen, durch Kooperationspartner unter der Marke C\uf0d2 vermarktet.<\/p>\n

Die angerufene Kammer ordnete mit Beschluss vom 5. Oktober 2016 in dem Parallelverfahren 4c O 56\/16 gegen\u00fcber der D E und F GmbH und der G D Tr\u00e4gergesellschaft H mbH sowie den beiden Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern, die Verf\u00fcgungsbeklagten zu 2) und 3) des hiesigen Verfahrens, die Unterlassung des Anbietens und Anwendens des nicht-invasiven Pr\u00e4nataltests mit der Bezeichnung I\u00ae (nachfolgend angegriffene Ausf\u00fchrungsform) wegen Verletzung der Patentanspr\u00fcche 1 und 18 an.<\/p>\n

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2016 (Anlage rop A), welches nachfolgend wiedergegeben wird<\/p>\n

k\u00fcndigte die Verf\u00fcgungsbeklagte zu 1), deren Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer die Verf\u00fcgungsbeklagten zu 2) und 3) sind, an, dass sie k\u00fcnftig die Ausf\u00fchrung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform in das Ausland verlagern werden.<\/p>\n

Die Probenentnahme bei den schwangeren Frauen erfolgt damit weiterhin durch den Gyn\u00e4kologen, der die Proben an die Verf\u00fcgungsbeklagte zu 1) \u00fcbermittelt, welche diese wiederum an ein Partnerlabor, die J, Inc. USA (nachfolgend Partnerlabor) zur Untersuchung \u00fcbersendet.<\/p>\n

Die angegriffene Ausf\u00fchrungsform ist ein nichtinvasiver Pr\u00e4nataltest (NIPT) f\u00fcr die Risikobestimmung von Chromosomenst\u00f6rungen des F\u00f6tus anhand der Analyse von zellfreier DNA (cfDNA), die aus dem Blut der Mutter stammt. Er erfasst das Risiko f\u00fcr die Trisomien 21, 18 und 13 sowie die Monosomie X (Turner-Syndrom). Weiterhin kann die angegriffene Ausf\u00fchrungsform zur Bestimmung des Geschlechts des F\u00f6tus eingesetzt werden. Der Test kann ab der 10. Schwangerschaftswoche durchgef\u00fchrt werden. Nachfolgend wiedergegeben wird Seite 2 aus einem Informationsblatt mit der Bezeichnung \u201eDer I\u00ae-Test \u2013 Die Fakten zum nicht-invasiven Pr\u00e4nataltest\u201c (Anlage rop 10), welches auf der Website der G Holding AG, der Holdinggesellschaft der Verf\u00fcgungsbeklagten heruntergeladen werden kann.<\/p>\n

Der Ablauf des Testverfahrens ist nachfolgend schematisch wiedergegeben und wurde von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin erstellt.<\/p>\n

F\u00fcr das angegriffene Verfahren werden maternale Blutproben durch einen Gyn\u00e4kologen entnommen und nunmehr in einer Partnerlabor in den USA versandt. Im Labor wird das Plasma vom Blut abgetrennt und die zellfreie DNA aus dem Plasma extrahiert. Der Nachweis der untersuchten Anomalien erfolgt mittels einer zielgerichteten Analyse der zellfreien DNA durch DANSR\u2122-Assay (digital analysis of selected regions). Die konkrete Durchf\u00fchrung des Verfahrens kann der Publikation von Sparks et al., Noninvasive prenatal detection and selective analysis of cell free DNA obtained from maternal blood: evaluation for trisomy 21 and trisomy 18, in American Journal of Obstetrics and Gynecology 2012, 206:319,e1-9 (Anlage AG 1, deutsche \u00dcbersetzung Anlage rop AG 1a, nachfolgend Sparks et al.) entnommen werden.<\/p>\n

Das DANSR\u2122-Assay ist ein Analyseverfahren, welches bestimmte Fragmente zellfreier DNA analysiert. Hierzu werden Bereiche (Loci) der Chromosomen X, 13, 18 und 21 sowie von Referenzchromosomen amplifiziert. Aus dem relativen Mengenverh\u00e4ltnis der f\u00fcr die Chromosomen X, 13 18, und 21 sowie die Referenzchromosomen amplifizierten Loci kann auf die Wahrscheinlichkeit einer Aneuploidie geschlossen werden, da z.B. im Fall der Trisomie 21 die Menge der entsprechenden Loci relativ zu den Referenzchromosomen wegen des zus\u00e4tzlichen Chromosoms 21 erh\u00f6ht ist. Um den Chromosomenanteil zu bestimmen, werden Assays gegen 576 nicht-polymorphe Loci auf jedem von den Chromosomen designt, wobei jeder Assay aus drei Locus-spezifischen Oligonukleotiden besteht. Weiterhin werden bestimmte SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) auf den Chromosomen 1 bis 12 analysiert.<\/p>\n

Im DANSR\u2122-Assay findet eine Vermehrung von Nukleins\u00e4uren der Probe statt. Hierzu werden Oligonukleotide eingesetzt, die nicht f\u00fcr eine bestimmte Nukleins\u00e4ure spezifisch sind. Sie enthalten jeweils eine k\u00fcnstliche Sequenz, die f\u00fcr die sp\u00e4tere Detektion verwendet wird. Die Detektion in der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform findet in einem Microarray statt. Hierzu werden aus den DANSR\u2122-Produkten zun\u00e4chst s\u00e4mtliche urspr\u00fcnglich genomischen Sequenzen abgespalten und aus dem Reaktionsgemisch entfernt. Die verbleibenden Oligonukleotide werden mit dem Microarray in Kontakt gebracht und ihre Anwesenheit an vorbestimmten Stellen des Microarray \u00fcber die St\u00e4rke eines an sie gebundenen Signals detektiert. Die Signalverteilung auf dem Microarray dient als Grundlage f\u00fcr die Berechnung mittels des FORTE-Algorithmus. Mit diesem werden die Signalst\u00e4rken der Signalverteilung auf dem Microarray zueinander in Relation gesetzt und aus dieser Verteilung ein Risiko ermittelt. Nachfolgend wiedergegeben ist ein von den Verf\u00fcgungsbeklagten ausgeh\u00e4ndigtes Befundergebnis (Anlage AG 2).<\/p>\n

Unter dem 22. Juli 2016 hinterlegten u.a. die Verf\u00fcgungsbeklagten zu 1) und 2) des Parallelverfahrens 4c O 56\/16 eine Schutzschrift, mit welcher die diese Einwendungen gegen die zeitliche Dringlichkeit einer einstweiligen Verf\u00fcgung erhoben und einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin sowie ihrer Lizenznehmerin in Abrede stellten.<\/p>\n

Die Kammer untersagte den Verf\u00fcgungsbeklagten, auf Antrag der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin vom 26. Oktober 2016, mit Beschluss vom gleichen Tag,
\nVerfahren zum Durchf\u00fchren einer pr\u00e4natalen Diagnose, welches Verfah-ren umfasst:<\/p>\n

(i) Bereitstellen einer maternalen Blutprobe;
\n(ii) Auftrennen der Probe in eine zellul\u00e4re und eine nicht-zellul\u00e4re Fraktion;
\n(iii) Detektieren des Vorhandenseines einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ur-sprung in der nicht-zellul\u00e4ren Fraktion unter Anwendung eines Verfah-rens, vorgenommen an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe von einer schwangeren Frau, welches Verfahren das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung in der Probe umfasst, wobei die Nukleins\u00e4ure eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt; und
\n(iv) Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und\/oder der Menge und\/oder der Sequenz der f\u00f6talen Nukleins\u00e4ure,<\/p>\n

in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.<\/p>\n

Mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2016 legten die Verf\u00fcgungsbeklagten gegen den Beschluss der Kammer Widerspruch ein und beantragten gleichzeitig die Zwangsvollstreckung aus dem Beschluss \u2013 notfalls gegen Sicherheitsleistung – einzustellen. Mit Beschluss der Kammer vom 7. November 2016 wurde der Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist der Ansicht, dass sowohl ein Verf\u00fcgungsanspruch wie ein Verf\u00fcgungsgrund vorliegen w\u00fcrden.<\/p>\n

Ein Verf\u00fcgungsanspruch liege vor, da die angegriffene Ausf\u00fchrungsform von der Lehre nach dem Verf\u00fcgungspatent unmittelbaren Gebrauch mache. Das Einsammeln der Proben sowie die \u00dcbermittlung derselben an ein Partnerlabor der Verf\u00fcgungsbeklagten stelle ein Bereitstellen einer maternalen Probe dar. F\u00fcr eine Anwendung des erfindungsgem\u00e4\u00dfen Verfahrens gen\u00fcge die Verwirklichung dieses Teilschrittes in der Bundesrepublik Deutschland, da die Durchf\u00fchrung der weiteren Verfahrensschritte in den USA den Verf\u00fcgungsbeklagten zugerechnet werden m\u00fcsse. Die angegriffene Ausf\u00fchrungsform stelle auch ein Diagnoseverfahren dar, mit welchem eine Nukleins\u00e4ure f\u00f6talen Ursprungs in einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe nachgewiesen werden kann, wobei die Nukleins\u00e4ure eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist.<\/p>\n

Ein Verf\u00fcgungsgrund liege vor. Der Rechtsbestand sei hinreichend gesichert. Die Einspruchsbeschwerdekammer habe mit Entscheidung vom 13. Dezember 2011 die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 19. Dezember 2006 best\u00e4tigt. Auch bestehe die zeitliche Dringlichkeit. Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin habe erst mit der Pressemitteilung vom 5. September 2016 sichere Kenntnis von der Benutzung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform durch die Verf\u00fcgungsbeklagten gehabt. Die erforderliche Interessenabw\u00e4gung m\u00fcsse zu ihren Gunsten ergehen, da die angegriffene Ausf\u00fchrungsform in einen preislichen Wettbewerb mit der durch die Lizenznehmerin der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin angewandten Ausf\u00fchrung trete.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin beantragt,<\/p>\n

den Beschluss der Kammer vom 26. Oktober 2016 aufrechtzuerhalten und den Widerspruch zur\u00fcckzuweisen.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagten beantragen, nachdem sie in der m\u00fcndlichen Verhandlung den Antrag auf Leistung von Prozesskostensicherheit zur\u00fcckgenommen haben,<\/p>\n

die einstweilige Verf\u00fcgung vom 26. Oktober 2016 aufzuheben und den Antrag der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin vom 26. Oktober 2016 zur\u00fcckzuweisen.<\/p>\n

Sie meint, es fehle sowohl an der Glaubhaftmachung eines Verf\u00fcgungsanspruchs, als auch eines Verf\u00fcgungsgrundes. Ein Verf\u00fcgungsanspruch liege nicht vor, da die angegriffene Ausf\u00fchrungsform von den Patentanspr\u00fcchen 1 und 18 keinen Gebrauch mache. In dem Einsammeln der Blutproben sowie deren \u00dcbersendung in die USA sei kein Bereitstellen einer maternalen Blutprobe zu sehen. Ein solches liege dann vor, wenn etwas zur Benutzung zur Verf\u00fcgung gestellt werde. Die maternale Blutprobe m\u00fcsse danach dem Anwender in k\u00f6rperlicher Form vorliegen. Dies geschehe vorliegend jedoch erst, wenn die Proben im Labor in den USA eingetroffen sind. Zwischen dem blo\u00dfen Einsammeln und Bereitstellen bestehe auch deshalb ein Unterschied, weil es hier noch diverser Zwischenschritte bed\u00fcrfe, bis tats\u00e4chlich von einem Bereitstellen ausgegangen werden k\u00f6nne. So seien die Blutproben insbesondere zun\u00e4chst zu versenden. Selbst wenn man von einem Bereitstellen einer maternalen Blutprobe ausginge, k\u00f6nnten die weiteren Verfahrensschritte den Verf\u00fcgungsbeklagten nicht mit der Rechtsfolge zugerechnet werden, dass eine Anwendung des erfindungsgem\u00e4\u00dfen Verfahrens in der Bundesrepublik Deutschland erfolge. Hierf\u00fcr sei erforderlich, dass bei Herstellungsverfahren ein wesentlicher im Anspruch genannter Verfahrensschritt im patentgesch\u00fctzten Inland durchgef\u00fchrt werde. Das Bereitstellen beinhalte indes keinen wesentlichen im Anspruch genannten Verfahrensschritt. Die erfindungswesentlichen Arbeiten bez\u00f6gen sich vielmehr auf die weiteren Verfahrensschritte.<\/p>\n

Weiterhin beinhalte die angegriffene Ausf\u00fchrungsform auch nicht das Stellen einer Diagnose, da lediglich ein Risiko ermittelt werde. Mittels des angegriffenen Testverfahrens erfolge eine Risikoeinstufung auf Basis des FORTE\uf0d4-Algorithmus. Es werde daher lediglich eine Wahrscheinlichkeit ermittelt. Es werde auch keine Nukleins\u00e4ure f\u00f6talen Ursprungs nachgewiesen. Gleiches gelte f\u00fcr den Nachweis einer v\u00e4terlicherseits vererbten Sequenz. Da eine vorherige Genotypisierung bei der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform nicht erfolge, k\u00f6nne keine Nukleins\u00e4ure nachgewiesen werden, welche eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz sei. Es werde auch keine Nukleins\u00e4ure nachgewiesen, da die Detektion lediglich darauf beruhe, die in den Vermehrungsprodukten nach Abspaltung aller aus der Probe stammenden Sequenzen, d.h. die aus den DANSR Oligonukleotiden stammenden k\u00fcnstlichen Sequenzen zu detektieren. Insoweit werde daher nicht die f\u00f6tale Nukleins\u00e4ure detektiert, sondern ein durch Amplifikation entstandener Chromosomen-Index, d.h. ein synthetischer Marker. \u00dcberdies stelle das angegriffene Verfahren keine Diagnose zur Verf\u00fcgung, da mittels des angegriffenen Testverfahrens eine Risikoeinstufung auf Basis des FORTE\uf0d4-Algorithmus erfolge. Es werde daher lediglich eine Wahrscheinlichkeit ermittelt.<\/p>\n

Ein Verf\u00fcgungsgrund liege nicht vor, da der Rechtsbestand nicht hinreichend gesichert sei. Die Entgegenhaltung Kazakov et al.: Extrazellul\u00e4re DNA im Blut schwangerer Frauen, Zytologie, Vol. 37, Nr. 3, 1995, Seite 232 (Anlage AG 15) offenbare den Gegenstand der Erfindung nach dem Verf\u00fcgungspatent in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen, so dass es an einer erfinderischen T\u00e4tigkeit fehle. Auch sei die Erfindung nicht ausreichend offenbart. Letztlich werde auch das Priorit\u00e4tsrecht nicht wirksam in Anspruch genommen.<\/p>\n

Es bestehe auch kein \u00fcberwiegendes Interesse der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin f\u00fcr den Erlass der einstweiligen Verf\u00fcgung. Die Preisgestaltung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform sei gerechtfertigt, da sie nach transparenten Grunds\u00e4tzen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getroffen worden sei. Insofern seien im Rahmen der gebotenen analogen Anwendung entsprechende Ziffern aus dem Geb\u00fchrenverzeichnis herangezogen worden, welche f\u00fcr eine entsprechende Heranziehung geeignet seien. Auch seien \u00f6ffentliche Belange zu ber\u00fccksichtigen, da eine Gef\u00e4hrdung der \u00f6ffentlichen Sicherheit drohe. Bei dem angegriffenen Verfahren handele es sich um ein hochsensibles Verfahren aus dem Bereich der pr\u00e4natalen Diagnostik. Der Wegfall w\u00fcrde f\u00fcr viele Patienten eine nicht hinzunehmende Belastung darstellen.<\/p>\n

Letztlich sei das angerufene Gericht f\u00fcr die Verf\u00fcgungsbeklagten zu 1) und 3) \u00f6rtlich nicht zust\u00e4ndig. Der Verf\u00fcgungsbeklagte zu 3) habe seit August 2016 seinen Hauptwohnsitz in L und besa\u00df lediglich bis November 2016 einen Nebenwohnsitz in der Schweiz. Das Luganer \u00dcbereinkommen finde daher keine Anwendung mehr. Hinsichtlich der Verf\u00fcgungsbeklagten zu 1) sei das Gericht \u00f6rtlich nicht zust\u00e4ndig, da diese ihren Sitz in H habe und damit im Gerichtsbezirk des Landgerichts Braunschweig.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin tritt diesem Vorbringen entgegen.<\/p>\n

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schrifts\u00e4tze nebst Anlagen Bezug genommen.<\/p>\n

Entscheidungsgr\u00fcnde<\/strong><\/p>\n

Der Widerspruch der Verf\u00fcgungsbeklagten ist zul\u00e4ssig und begr\u00fcndet.<\/p>\n

I.
\nDas angerufene Gericht ist hinsichtlich der Verf\u00fcgungsbeklagten zu 1) und 3) \u00f6rtlich zust\u00e4ndig.<\/p>\n

Die durch eidesstattliche Versicherung vom 16. November 2016 (Anlage AG 33) glaubhaft gemachte Verlegung des Wohnsitzes des Verf\u00fcgungsbeklagten zu 3) nach Deutschland, hat gem\u00e4\u00df \u00a7 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO au\u00dfer Betracht zu bleiben. \u00a7 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO bestimmt die Fortdauer der \u00f6rtlichen und sachlichen Zust\u00e4ndigkeit sowie der internationalen Zust\u00e4ndigkeit. Das angerufene Gericht war und ist nach Art. 6 Nr. 1 Lug\u00dc zust\u00e4ndig, da der Verf\u00fcgungsbeklagte zu 3) in der Schweiz nach eigenem Vorbringen einen Wohnsitz hatte. \u00dcberdies ist der Verf\u00fcgungsbeklagte zu 3) als Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer der Verf\u00fcgungsbeklagten zu 1) mit Wohnsitz in der Schweiz im Handelsregister eingetragen. Eine \u00c4nderung hinsichtlich des Wohnsitzes des Verf\u00fcgungsbeklagten zu 3) im Handelsregister erfolgte bisher nicht.<\/p>\n

Entsprechend ist die Kammer nach Art. 6 Nr. 1 Lug\u00dc auch hinsichtlich der Verf\u00fcgungsbeklagten zu 1) zust\u00e4ndig. Art. 6 Nr. 1 Lug\u00dc besagt, dass mehrere Personen zusammen vor dem Gericht des Ortes verklagt werden k\u00f6nnen, an dem einer der Beklagten \u2013 hier der Verf\u00fcgungsbeklagte zu 2) \u2013 seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen k\u00f6nnen. Eine solch enge Beziehung besteht vorliegend zweifelsohne.
\nII.
\nDie Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin hat gegen die Verf\u00fcgungsbeklagten keine Anspr\u00fcche auf Unterlassung aus Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc i. V. m. \u00a7 139 Abs. 1 PatG.<\/p>\n

1.
\nDas Verf\u00fcgungspatent betrifft pr\u00e4natale Detektionsverfahren unter Anwendung nicht-invasiver Techniken. Insbesondere betrifft sie die Pr\u00e4nataldiagnostik durch Detektieren f\u00f6taler Nukleins\u00e4uren im Serum oder Plasma einer maternalen Blutprobe.<\/p>\n

Zum Hintergrund der Erfindung f\u00fchrt das Verf\u00fcgungspatent aus, dass die herk\u00f6mmlichen pr\u00e4natalen Screening-Methoden zum Nachweis f\u00f6taler Abnormalit\u00e4ten und zur Geschlechtsbestimmung \u00fcblicherweise f\u00f6tale Proben verwenden, die mittels invasiver Techniken wie der Fruchtblasenpunktion und Chorionzotten-Probenentnahme erhalten werden. Diese Techniken erfordern jedoch, so das Verf\u00fcgungspatent, Behutsamkeit in der Handhabung und bergen einen gewissen Grad an Risiko f\u00fcr die Mutter und die Schwangerschaft.<\/p>\n

Das Verf\u00fcgungspatent f\u00fchrt weiter aus, dass Techniken zur Vorhersage von Abnormalit\u00e4ten beim F\u00f6tus und m\u00f6glichen Komplikationen w\u00e4hrend der Schwangerschaft entwickelt wurden, bei denen maternale Blut- und Serumproben verwendet werden. Zu drei h\u00e4ufig verwendeten Markern z\u00e4hlen Alpha-F\u00f6toprotein (AFP \u2013 von f\u00f6talem Ursprung), humanes Choriongonadotropin (hCG) und \u00d6striol, zum Screening auf Down-Syndrom und Neuralrohrdefekte. Maternales Serum wird derzeit au\u00dferdem zum biochemischen Screening auf chromosomale Aneuploidie und Neuralrohrdefekte eingesetzt. Der \u00dcbertritt kernhaltiger Zellen zwischen der Mutter und dem F\u00f6tus ist heutzutage ein wohl erkanntes Ph\u00e4nomen. Mit der Ausnutzung der F\u00f6tuszellen im maternalen Blut f\u00fcr die nicht-invasive Pr\u00e4nataldiagonstik wird das mit herk\u00f6mmlichen invasiven Techniken verbundene Risiko vermieden. Das Verf\u00fcgungspatent nimmt Bezug auf die WO 91\/08304 und f\u00fchrt aus, dass die pr\u00e4natale genetische Bestimmung unter Ausnutzung der aus F\u00f6tuszellen im m\u00fctterlichen Blut erhaltenen f\u00f6talen DNA beschrieben wird. Bei der Anreicherung und Isolierung von F\u00f6tuszellen f\u00fcr die Analyse wurden betr\u00e4chtliche Fortschritte gemacht. Diese Techniken sind allerdings zeitaufwendig und erfordern teure Apparaturen.<\/p>\n

Das Verf\u00fcgungspatent erl\u00e4utert weiter zum Hintergrund der Erfindung, dass in letzter Zeit ein Interesse an der Verwendung von aus Plasma oder Serum stammender DNA f\u00fcr die Molekulardiagnostik bestand. Insbesondere wurde gezeigt, dass die Tumor-DNA durch Polymerase-Kettenreaktion (PCR) im Plasma oder Serum einiger Patienten nachgewiesen werden kann. Die GB 2 299 166, auf welche Bezug genommen wird, beschreibt eine nicht-invasive Krebsdiagnostik von K-Ras- und N-Ras-Genmutationen unter Anwendung von auf PCR basierenden Techniken.<\/p>\n

Es wurde nun entdeckt, so die Verf\u00fcgungspatentschrift, dass f\u00f6tale DNA in maternalen Serum- oder Plasmaproben nachweisbar ist. Dies stellt einen \u00fcberraschenden und unerwarteten Befund dar; bei dem maternalen Plasma handelt es sich um eben jenes Material, das von den Forschern, die die nicht-invasive Pr\u00e4nataldiagnostik unter Verwendung der F\u00f6tuszellen im maternalen Blut untersuchen, routinem\u00e4\u00dfig weggesch\u00fcttet wird. Die Nachweisrate liegt bei Verwendung von Serum oder Plasma viel h\u00f6her als bei kernhaltiger Blutzell-DNA, die aus einem vergleichbaren Volumen an Vollblut extrahiert wurde, was nahelegt, dass eine Anreicherung der f\u00f6talen DNA im maternalen Plasma und Serum vorliegt. Tats\u00e4chlich wurde die Konzentration der f\u00f6talen DNA im maternalen Plasma, ausgedr\u00fcckt in Prozent der Gesamt-DNA, mit von 0,39 % (der im Fr\u00fchstadium der Schwangerschaft gemessenen niedrigsten Konzentration) bis sogar 11,4 % (in der sp\u00e4ten Schwangerschaft) gemessen, im Vergleich zu Verh\u00e4ltnissen von generell um 0,001 % bis zu lediglich 0,025 % f\u00fcr zellul\u00e4re Fraktionen. Weiterhin stellt das Verf\u00fcgungspatent fest, dass die f\u00f6tale DNA kein Artefakt des Gerinnungsprozesses ist.<\/p>\n

Die Erfindung nach dem Verf\u00fcgungspatent hat es sich nunmehr zur Aufgabe gemacht, ohne dies ausdr\u00fccklich zu formulieren, ein alternatives nicht-invasives Detektionsverfahren zur pr\u00e4natalen Diagnose zur Verf\u00fcgung zu stellen.<\/p>\n

Diese Aufgabe wird gel\u00f6st durch ein Verfahren gem\u00e4\u00df dem Patentanspruch 18, dessen Merkmale wie folgt gegliedert werden k\u00f6nnen:<\/p>\n

18.0 Verfahren zum Durchf\u00fchren einer pr\u00e4natalen Diagnose, welches Verfahren umfasst:
\n18.1 (i) Bereitstellen einer maternalen Blutprobe
\n18.2 (ii) Auftrennen der Probe in eine zellul\u00e4re und eine nicht-zellul\u00e4re Fraktion;
\n18.3 (iii) Detektieren des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung in der nicht-zellul\u00e4ren Fraktion unter Anwendung des Verfahrens nach jedem der Anspr\u00fcche 1 bis 17; und
\n18.4 (iv) Stellen einer Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und\/oder der Menge und\/oder der Sequenz der f\u00f6talen Nukleins\u00e4ure.<\/p>\n

Patentanspruch 1 weist demgegen\u00fcber die Merkmale auf:<\/p>\n

1.1 Detektionsverfahren, vorgenommen an einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe von einer schwangeren Frau,
\n1.2 welches Verfahren das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung in der Probe umfasst,
\n1.3 wobei die Nukleins\u00e4ure eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die Frau nicht besitzt.<\/p>\n

Die Erfindung nach dem Verf\u00fcgungspatent stellt danach ein Verfahren zur Verf\u00fcgung mit welchem f\u00f6tale Nukleins\u00e4ure im Plasma oder Serum nachgewiesen werden kann gegen\u00fcber dem im Stand der Technik bekannten Nachweis des Vohandenseins von f\u00f6taler DNA in sonstigen Blutfraktionen.
\n2.
\nDie Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin vermochte es nicht zur \u00dcberzeugung der Kammer glaubhaft zu machen, dass die Verf\u00fcgungsbeklagten das verf\u00fcgungspatentgem\u00e4\u00dfe Verfahren anwenden.<\/p>\n

Die Merkmale des Patentanspruchs 18 werden zwar von den Verf\u00fcgungsbeklagten verwirklicht. Eine Anwendung des erfindungsgem\u00e4\u00dfen Verfahrens im Inland kann indes nicht festgestellt werden. Im Einzelnen:<\/p>\n

a)
\nEine Verwirklichung des Merkmals 18.1 liegt durch das zur Verf\u00fcgung stellen der maternalen Blutproben vor.<\/p>\n

Merkmal 18.1 stellt das Bereitstellen maternaler Blutproben unter Schutz. In der ma\u00dfgeblichen englischen Verfahrenssprache hei\u00dft es insoweit \u201eproviding a maternal blood sample\u201c. Der Fachmann entnimmt dem, dass hierunter ein Bereitstellen im Sinne eines zur Verf\u00fcgung stellen zu verstehen ist. Gleicherma\u00dfen k\u00f6nnte der Begriff providing mit Liefern oder zur Verf\u00fcgung stellen \u00fcbersetzt werden. Hieraus folgt, dass die maternale Blutprobe dem Anwender in k\u00f6rperlicher Form zur Verf\u00fcgung gestellt wird.<\/p>\n

In diesem Verst\u00e4ndnis wird der Fachmann durch die Beschreibung des Verf\u00fcgungspatentes best\u00e4tigt. So wird in allen Beispielen beschrieben, dass maternale periphere Blutproben in R\u00f6hrchen eingesammelt werden (vgl. Beispiel 1 Abs. \uf05b0028\uf05d, Anlage rop 1a). \u00c4hnliche Formulierungen finden sich in Beispiel 2 Abs. \uf05b0037\uf05d, Beispiel 3 Abs. \uf05b0056\uf05d, Beispiel 4 Abs. \uf05b0073\uf05d und Beispiel 5 Abs. \uf05b0083\uf05d. Weiterhin muss, wie den Beispielen entnommen werden kann, die gesammelte Blutprobe an den Untersuchungsort verbracht werden.<\/p>\n

Dem entnimmt der Fachmann, dass unter einem Bereitstellen nicht nur der Akt der Zurverf\u00fcgungstellung der Blutproben f\u00fcr die nachfolgende Untersuchung zu verstehen ist, sondern auch das Einsammeln des Blutes mit dem Zweck einer \u2013 wenn auch nicht immer unmittelbar \u2013 sich anschlie\u00dfenden Untersuchung. Denn auch in den Beispielen erfolgt die nachfolgende Untersuchung der maternalen Blutproben nicht im unmittelbaren Anschluss an die Entnahme, sondern mit einer zeitlichen Verz\u00f6gerung. Diese mag mit 1 bis 3 Stunden zwar nicht erheblich sein. Der Fachmann kann dem Verf\u00fcgungspatent indes keinen Anhaltspunkt entnehmen, dass es auf die genaue Einhaltung dieser Zeitspanne ankommt und nicht auch eine l\u00e4nger andauernde Unterbrechung zwischen Probenentnahme und Durchf\u00fchrung der weiteren Verfahrensschritte erfolgen kann.<\/p>\n

Soweit die Verf\u00fcgungsbeklagten f\u00fcr ihr gegenteiliges Verst\u00e4ndnis auf die Erteilungshistorie des Merkmals 18.1 verweisen, handelt es sich bei dieser um kein zul\u00e4ssiges Auslegungsmittel, Art. 69 EP\u00dc. Zum anderen kann dieser kein anderes Verst\u00e4ndnis entnommen werden.<\/p>\n

Durch die Verf\u00fcgungsbeklagten erfolgt das Bereitstellen der maternalen Blutprobe, indem diese dem beauftragenden Arzt ein Probenentnahme- und Versendekit zur Verf\u00fcgung stellen und ihm Anweisungen zur Probenentnahme und Lagerung erteilen (vgl. Anlage AG 1). Die Probe wird dann von einem Kurierdienst in ein Labor der Verf\u00fcgungsbeklagten transportiert, welche diese wiederum dem Partnerlabor in den USA \u00fcbermitteln. Auf diese Weise werden dem Partnerlabor durch die Verf\u00fcgungsbeklagten die Blutproben f\u00fcr die weiteren Untersuchungen zur Verf\u00fcgung gestellt.<\/p>\n

b)
\nAuch die Merkmale 18.2 und 18.3 werden verwirklicht und zwar durch das Partnerlabor der Verf\u00fcgungsbeklagten in den USA.<\/p>\n

Die angegriffene Ausf\u00fchrungsform verwirklicht das Merkmal 2 des Patentanspruchs 1, wonach das Verfahren das Nachweisen des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung in der Probe umfasst.<\/p>\n

Der Fachmann entnimmt dem Merkmal, dass dieses nicht auf eine bestimmte Art und Weise des Nachweises des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure beschr\u00e4nkt ist. Denn eine bestimmte Form des Nachweises wird im Anspruch nicht genannt. Entsprechend erkennt er, dass es f\u00fcr den Nachweis einer Nukleins\u00e4ure nicht darauf ankommt, ob die in der Probe vorhandene konkrete Nukleins\u00e4ure detektiert wird oder ein Vermehrungsprodukte derselben, welche ggfs. mittels synthetischer Marker nachgewiesen wird.<\/p>\n

Ein entsprechendes Verst\u00e4ndnis ergibt sich f\u00fcr den Fachmann anhand der Beschreibung der Erfindung in der Verf\u00fcgungspatentschrift. Insoweit wird in Abs. [0015] der Verf\u00fcgungspatentschrift ausgef\u00fchrt:<\/p>\n

\u201eNormalerweise wird eine Amplifikation der f\u00f6talen DNA-Sequenz in der Probe vorgenommen. Dazu k\u00f6nnen standardm\u00e4\u00dfige Nukleins\u00e4ure-Amplifikations-systeme einschlie\u00dflich der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), der Ligase-Kettenreaktion, der Nukleins\u00e4uresequenz-bezogenen Amplifikation (NASBA), verzweigter DNA-Methoden usw. eingesetzt werden. Bevorzugte Amplifikationsmethoden beziehen die PCR ein. (\u2026.)\u201c<\/p>\n

Das Verf\u00fcgungspatent macht damit deutlich, dass ein Nachweis einer Nukleins\u00e4ure auch dann vorliegt, wenn diese mittels Amplifikationsverfahren vermehrt wird, mit der Folge, dass nicht mehr die origin\u00e4re Nukleins\u00e4ure nachgewiesen wird, sondern vielmehr ein Vermehrungsprodukt derselben. Denn auf Basis der in der Probe vorhandenen DNA-Molek\u00fcle werden Vermehrungsprodukte in einer solchen Anzahl erzeugt, dass ein Nachweis m\u00f6glich wird. Entsprechend wird die Amplifikation durch PCR in den Unteranspr\u00fcchen 4 und 5 des Verf\u00fcgungspatentes unter Schutz gestellt.<\/p>\n

Zu einem entsprechenden Verst\u00e4ndnis gelangt der Fachmann auch bei technisch-funktionaler Betrachtung des Merkmals. Denn dem Fachmann ist ohne weiteres einsichtig, dass ein Nachweis einer singul\u00e4ren Nukleins\u00e4ure in einer Probe nur unter \u00e4u\u00dferst erschwerten Bedingungen m\u00f6glich ist.<\/p>\n

Bei der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform erfolgt der Nachweis gem\u00e4\u00df dem nachfolgend wiedergegebenen Schema, welches die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin erstellt hat:
\nDie Vermehrungsprodukte werden in einem mehrstufigen Verfahren erzeugt, das unter anderem auch eine Amplifikation im Wege der PCR umfasst. In einem ersten Schritt werden zellfreie DNA-Fragmente aus einer maternalen Blutprobe mit einem singul\u00e4ren Nukleotid-Polymorphismus (SNP) mit DANSR-Oligos hybridisiert. Im zweiten Schritt erfolgt eine Verkn\u00fcpfung der hybridisierten DANSR-Oligos mittels einer Ligase. In einem dritten Schritt werden die Ligationsprodukte herausgel\u00f6st und anschlie\u00dfend amplifiziert (Schritt 4). Dieses Produkt wird dann im Array nachgewiesen. Dementsprechend erfolgt bei der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform zwar kein Nachweis des zellfreien DNA-Fragmentes selbst, sondern vielmehr des Ligationsproduktes. Das Ligationsprodukt stellt indes das Spiegelbild der entsprechenden Ausgangsnukleins\u00e4ure dar. Denn die DANSR-Oligos sind nur dann in der Lage mit den Ausgangs-DNA-Fragmenten zu hybridisieren und im Anschluss hieran mit einer Ligase verkn\u00fcpft zu werden, wenn die entsprechende Basenpaarung (A-T und G-C) vorliegt. Die Detektion der Vermehrungsprodukte auf dem Array dient damit dem Nachweis des Vorhandenseins der Nukleins\u00e4ure in der Probe.<\/p>\n

b)
\nMit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform wird auch das Merkmal 3 des Patentanspruchs 1, welches besagt, dass die Nukleins\u00e4ure eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt, verwirklicht. Mittels des Merkmals 3, welches im Zusammenhang mit Merkmal 2 steht, soll das Vorhandensein einer Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung in der Probe erfasst werden und zwar dahingehend, dass die Nukleins\u00e4ure eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt.<\/p>\n

Der Anspruch gibt seinem Wortlaut nach weder einen konkreten Weg zum Nachweis der entsprechenden Sequenz v\u00e4terlichen Ursprungs vor noch besagt er, dass die v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz vor der Durchf\u00fchrung des erfindungsgem\u00e4\u00dfen Detektionsverfahrens bekannt sein muss. Der Anspruch bestimmt lediglich, dass die nachzuweisende Nukleins\u00e4ure eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist. Die Art des Nachweises und der Zeitpunkt stellt der Anspruch daher in das Belieben des Fachmannes.<\/p>\n

Zu einem anderen Verst\u00e4ndnis gelangt der Fachmann auch nicht durch die Beschreibung der Erfindung in der Verf\u00fcgungspatentschrift. Dem Fachmann wird zwar durch die Beschreibung in der Verf\u00fcgungspatentschrift bewusst, dass konkret offenbarte Anwendungen in Abs. [0017] die vorherige Genotypisierung des Vaters und ggfs. der Mutter erfordern, da ein Allel zum Nachweis ausgew\u00e4hlt wird, welches im Vater vorhanden, in der Mutter jedoch abwesend ist. Bei der Bestimmung des f\u00f6talen Rhesus-D-Status, H\u00e4moglobinopathien und paternal vererbten Polymorphismen oder Mutationen setzt die Beschreibung daher eine vorherige Genotypisierung des Vaters und der Mutter voraus. Dies wird zwar f\u00fcr die ersten beiden Varianten nicht ausdr\u00fccklich beschrieben. Der Fachmann ist jedoch bem\u00fcht in der Erfindung beschriebene Beispiele unter den Anspruch zu fassen. Denn die Patentanspr\u00fcche und der sie erl\u00e4uternde Beschreibungstext bilden prinzipiell eine zusammengeh\u00f6rige Einheit, die der Durchschnittsfachmann auch als sinnvolles Ganzes so zu interpretieren sucht, dass sich Widerspr\u00fcche nicht ergeben (BGH, GRUR 2016, 361 \u2013 Fugenband; BGH, GRUR 2015, 875 \u2013 Rotorelemente; BGH, GRUR 2008, 887 \u2013 Momentanpol II; BGH, GRUR 2009, 653 Stra\u00dfenbaumaschine). In der Patentbeschreibung erw\u00e4hnte Ausf\u00fchrungsformen m\u00fcssen deshalb Veranlassung geben, danach zu fragen, ob nicht eine Auslegung der Merkmale des Hauptanspruchs in Betracht kommt, bei der s\u00e4mtliche als erfindungsgem\u00e4\u00df beschriebenen Varianten auch vom Anspruchswortlaut umfasst werden. Der Fachmann wird daher, diese Grunds\u00e4tze ber\u00fccksichtigend, auch bei diesen beiden Varianten von einer vorherigen Genotypisierung ausgehen, was im Ergebnis zwischen den Parteien unstreitig ist.<\/p>\n

Gleiches gilt indes nicht f\u00fcr die Geschlechtsbestimmung, welche im Beispiel 1 des Verf\u00fcgungspatentes beschrieben wird. Bei dieser erfolgt der Nachweis im Wege des PCR-Assays, indem eine DNA Amplifikation unter Verwendung der Primer Y1.7 und Y1.8 erfolgt, die zur Amplifikation einer einzigen Kopie der Y-Sequenz (DYS14) ausgelegt waren. Diese Sequenz befindet sich nur auf dem Y-Chromosom und bindet entsprechend nur Y-spezifische F\u00f6tussequenz, womit ein Geschlechtsnachweis erfolgen kann. Erfolgt keine Bindung, ist der F\u00f6tus nicht m\u00e4nnlich.<\/p>\n

Diese Unterschiede in den Blick nehmend erkennt der Fachmann, dass eine vorherige Genotypisierung der biologischen Eltern vom Anspruch nicht vorausgesetzt wird. Denn so wie ihm Sequenzen des Y-Chromosoms bekannt waren, welche nicht spezifisch f\u00fcr ein einzelnes menschliches Individuum sind, war ihm zum Priorit\u00e4tszeitpunkt des Verf\u00fcgungspatentes auch bekannt, dass die menschliche DNA in weiten Teil identisch ist. Entsprechend waren ihm auch SNPs bekannt, welche eine spezifische Untersuchung der im Blut vorhandenen DNA-Fragmente erm\u00f6glichen. Denn die Kenntnis von SNPs erm\u00f6glicht den Einsatz spezifischer Primer, welche eingesetzt werden k\u00f6nnen, um spezifische Bereiche einer Nukleins\u00e4ure zu detektieren.<\/p>\n

Die in Abs. [0017] aufgef\u00fchrten Anwendungsgebiete der Erfindung sind daher nicht geeignet, den Anspruch 1 des Verf\u00fcgungspatentes dahingehend einzuschr\u00e4nken, dass eine vorherige Genotypisierung erfolgen muss, um bestimmen zu k\u00f6nnen, dass eine Sequenz v\u00e4terlicherseits vererbt wurde. Der Anspruch stellt vielmehr eine Verallgemeinerung dieser Ausf\u00fchrungsformen dar und \u00fcberl\u00e4sst dem Fachmann die Art und Weise des Nachweises von paternal vererbten Sequenzen. Dies mag, wie der Fachmann erkennt, \u00fcber den Einsatz spezifischer Primer erfolgen k\u00f6nnen wie bei der Geschlechtsbestimmung, was dort aus dem Umstand folgt, dass die Nukleins\u00e4uresequenz des Y-Chromosoms in weiten Teilen in menschlichen Individuen \u00fcbereinstimmt. Dies mag auch mittels der Verwendung bekannter SNPs erfolgen k\u00f6nnen, welche es dem Fachmann erm\u00f6glichen spezifische Bereiche des menschlichen Genoms \u00fcber bekannten SNPs zu untersuchen. Dies kann indes auch wie bei der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform erfolgen, bei der ein v\u00e4terlicherseits vererbtes SNP-Allel des F\u00f6tus dadurch nachgewiesen wird, dass eine gro\u00dfe Anzahl von SNPs gescreent wird. Dadurch wird sichergestellt, dass in der untersuchten Probe eine ausreichende Anzahl von informativen SNPs, d.h. von SNPs mit Allelen, die im Vater vorhanden, in der Mutter jedoch abwesend sind, nachgewiesen werden. Der Nachweis, dass es sich um eine solche Allele handelt, erfolgt hier nicht vorab, sondern w\u00e4hrend der Durchf\u00fchrung des Verfahrens, was f\u00fcr die Frage der Verwirklichung des Merkmals unsch\u00e4dlich ist, da der Anspruch \u2013 wie ausgef\u00fchrt \u2013 dem Fachmann die Art und Weise des Nachweises \u00fcberl\u00e4sst, ein Nachweis w\u00e4hrend der Durchf\u00fchrung des Verfahrens daher ohne weiteres erfolgen kann.<\/p>\n

Ein anderes Verst\u00e4ndnis kann auch nicht der Verwendung des Begriffes Sequenz entnommen werden. Die Verf\u00fcgungsbeklagten meinen insoweit, dass eine konkrete vorbekannte Sequenz nachgewiesen werden m\u00fcsse, was eine vorherige Genotypisierung voraussetze. Ein solches Verst\u00e4ndnis kann dem Anspruch nicht entnommen werden. Denn das Merkmal, dass die nachzuweisende Nukleins\u00e4ure von f\u00f6talem Ursprung eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz ist, welche die schwangere Frau nicht besitzt, macht dem Fachmann lediglich deutlich, dass die nachzuweisende Nukleins\u00e4ure eine Abfolge von Nukleotiden (= Sequenz) umfasst, die in der DNA des Vaters vorhanden ist, w\u00e4hrend sie in der DNA der Mutter nicht identisch vorhanden ist. Mehr Inhalt kann dem Merkmal nicht entnommen werden, insbesondere nicht, dass es sich um eine konkrete, vorher bekannte Sequenz handeln muss.<\/p>\n

Mit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform werden bei der Ermittlung des Anteils an f\u00f6taler DNA in der Probe Nukleins\u00e4uren nachgewiesen, die eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz, also eine Abfolge von Nukleotiden sind, welche die schwangere Frau nicht besitzt. Gleiches gilt f\u00fcr die Geschlechtsbestimmung durch Nachweis von Nukleins\u00e4uren aus dem Y-Chromosom, welches die Mutter naturgem\u00e4\u00df nicht besitzt. Bei der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform werden die SNPs nicht als einzelne Nukleotide nachgewiesen, sondern als Bestandteil einer Abfolge von Nukleotiden. F\u00fcr jeden SNP-Allel wird die Probe mit dem DANSR Assay auf das Vorhandensein zweier unterschiedlicher Nukleins\u00e4uren getestet, die sich nur an dem SNP-Locus unterscheiden. Es werden damit informative Loci identifiziert und damit ein SNP-Allel als vom Vater stammend nachgewiesen. SNPs eignen sich f\u00fcr diesen Nachweis, gerade, weil es sich um geerbte bzw. vererbbare Variationen handelt.<\/p>\n

Es wird zur Ermittlung der in der maternalen Probe vorhandenen SNP-Allele die Probe f\u00fcr jeden getesteten SNP-Locus auf das Vorhandensein der entsprechenden Nukleins\u00e4uren in beiden Varianten gescreent, wie sich der in der m\u00fcndlichen Verhandlung von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin \u00fcberreichten schematischen Darstellung des polymorphen DANSR-Array: SNP Allel A und SNP Allel B entnehmen l\u00e4sst und welche vorstehend wiedergegeben wurde. Wenn die Mutter im Hinblick auf das betreffende SNP homozygot ist, w\u00e4hrend der F\u00f6tus heterozygot ist, wird die Nukleins\u00e4ure, die das in der Mutter-DNA vorhandene SNP-Allel aufweist, in sehr gro\u00dfer Quantit\u00e4t nachgewiesen, w\u00e4hrend die Nukleins\u00e4ure, die das nur in der F\u00f6tus-DNA vorkommende SNP-Allel aufweist, nur in einer kleinen, mit dem Anteil f\u00f6taler DNA korrelierenden Quantit\u00e4t nachgewiesen.<\/p>\n

Der Nachweis entsprechender informativer Loci kann auch der Ver\u00f6ffentlichung von Sparks et al. entnommen werden, welche auf Seite 319.e3, mittlere Spalte, 3. Absatz (Anlage rop AG 1a) ausf\u00fchrt:<\/p>\n

\u201eAnalyse polymorpher Loci auf fetale Fraktion
\nAls aussagekr\u00e4ftige polymorphe Loci wurden als diejenigen Loci definiert, an denen sich die fetalen Allele von den maternalen unterscheiden. Da DANSR \uf03e99% allel-spezifisch ist, konnten aussagekr\u00e4ftige Loci ohne weiteres ermittelt werden, und zwar immer dann wenn der fetale Anteil der Allele eines Locus zwischen 1 und 20 % gemessen wurde. Mit Hilfe der binomischen Verteilung wurde eine maximale Wahrscheinlichkeit gesch\u00e4tzt, wodurch die wahrscheinlichste fetale Fraktion aufgrund von Messungen mehrerer aussagekr\u00e4ftiger Loci bestimmt werden konnte. Die Ergebnisse korrelieren gut (R2\uf03e0,99) mit dem von Chu und Kollegen pr\u00e4sentierten Ansatz des gewichteten Durchschnitts.30\u201c<\/p>\n

Mit dem bildgebenden Verfahren wird also der relative f\u00f6tale Anteil eines f\u00f6talen, nur vom Vater vererbten SNP-Allels bestimmt.<\/p>\n

Soweit die Verf\u00fcgungsbeklagten geltend machen es w\u00fcrden keine paternalen Sequenzen ermittelt, sondern lediglich eine Minorit\u00e4tenfraktion, mag die Ermittlung der Minorit\u00e4tenfraktion das Ziel sein. Wie Sparks et al. jedoch aufzeigen, was von den Verf\u00fcgungsbeklagten nicht in Abrede gestellt wird, werden als informative Loci solche angesehen, bei denen sich die Allele unterscheiden. Da mittels des DANSR Assays und des bildgebenden Verfahrens jedoch die Mengenverteilung bekannt ist, ergibt sich bei einem geringeren Anteil ohne weiteres, dass es sich um den f\u00f6talen Anteil handelt, welche wiederum paternal vererbt sein muss, da die Mutter dieses Allel nicht aufweist. Dabei mag die Bestimmung der f\u00f6talen Komponente im Rahmen des sich an das DANSR Assay anschlie\u00dfenden FORTE Algorithmus lediglich eine Teilkomponente sein. Dies steht einer Verwirklichung des Anspruchs nicht entgegen, da das erfindungsgem\u00e4\u00dfe Verfahren den Nachweis des Vorhandenseins einer Nukleins\u00e4ure f\u00f6talen Ursprungs lediglich umfassen muss.<\/p>\n

Soweit die Verf\u00fcgungsbeklagten in diesem Zusammenhang weiter darauf verweisen, dass es sich insoweit auch um eine spontane Mutation handeln k\u00f6nnte, hat die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin unwidersprochen vorgetragen, dass im menschlichen Genom statistisch eine spontane Mutation alle 30 Millionen Basen auftritt.<\/p>\n

Sollte jedoch in einem Fall eine solche Mutation einmal gemessen werden, ist die Untersuchung informativer Loci nicht auf diese eine Mutation beschr\u00e4nkt. Vielmehr werden, wie Sparks et al. ausf\u00fchren (Anlage rop AG 1a, Seite 319.e2, linke Spalte, letzter Absatz) zur Bewertung des Anteils der Chromosomen Tests an 576 nicht polymorphen Loci vorgenommen, von denen jeder aus 3 locus-spezifischen Oligonukleotiden besteht. Zur Analyse der fetalen Fraktion wurden Tests an einer Gruppe von 192 Loci mit SNP auf den Chromosomen 1 \u2013 12 entwickelt, wobei 2 mittlere Oligos, die sich nur um eine Base unterscheiden, verwendet werden, um jeden SNP abzufragen. Handelt es sich daher lediglich an einem SNP um eine spontane Mutation w\u00fcrde lediglich in diesem einen Fall die v\u00e4terlich vererbte Sequenz nicht nachgewiesen, jedoch bei allen weiteren Analysen.<\/p>\n

Entgegen der Ansicht der Verf\u00fcgungsbeklagten wird auch bei der Geschlechtsbestimmung mit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz nachgewiesen. Bei den Nukleins\u00e4uren des Y-Chromosoms ist bereits vor der Durchf\u00fchrung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform bekannt, dass es sich um derartige Nukleins\u00e4uren handelt. Denn das Y-Chromosom und damit auch die Nukleins\u00e4uren des Y-Chromosoms kommen nur im m\u00e4nnlichen Genom vor. Dabei m\u00f6gen verschiedene Loci auf dem Chromosom nachgewiesen werden. Nichtsdestotrotz werden bei der Ermittlung des f\u00f6talen Anteils bei der Geschlechtsbestimmung durch den Nachweis von Nukleins\u00e4uren des Y-Chromosoms jeweils Nukleins\u00e4uren von f\u00f6talem Ursprung nachgewiesen, die eine v\u00e4terlicherseits vererbte Sequenz sind, welche die schwangere Frau nicht besitzt.<\/p>\n

c)
\nEntsprechend dem bereits vorstehend erl\u00e4uterten Verst\u00e4ndnis handelt es sich bei der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform auch um ein Detektionsverfahren. Denn dieses setzt keinen konkreten Nachweis einer Nukleins\u00e4ure bzw. Sequenz voraus, sondern vielmehr erfolgt eine Ermittlung eines Zustands, der konkret oder weniger konkret mit Blick auf paternal vererbte Sequenzen ermittelt wird.<\/p>\n

d)
\nDas Partnerlabor in den USA stellt letztlich auch eine Diagnose auf der Basis des Vorhandenseins und\/oder der Menge und\/oder der Sequenz der f\u00f6talen Nukleins\u00e4ure, Merkmal 18.4.<\/p>\n

Der Fachmann entnimmt dem Begriff der Diagnose die Bestimmung eines Zustandes. Dabei setzt der Begriff keine hundertprozentige Sicherheit bei der Bestimmung des Zustandes voraus. Denn weder der allgemeine Sprachgebrauch noch das Verst\u00e4ndnis des Verf\u00fcgungspatentes setzen im Rahmen einer Diagnose einen hundertprozentigen Nachweis voraus. Nach dem medizinischen Verst\u00e4ndnis ist eine Diagnose die Feststellung oder Bestimmung einer k\u00f6rperlichen oder psychischen Krankheit. Eine Diagnose entsteht durch die zusammenfassende Beurteilung einzelner Befunde wie beispielsweise Beschwerden, Krankheitszeichen oder typischer Gruppen von Symptomen. Eine solche zusammenfassende Beurteilung einzelner Befunde f\u00fchrt auch nur zu einer Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Andere Ursachen werden hierdurch nicht ausgeschlossen.<\/p>\n

Auch das Verf\u00fcgungspatent setzt keine hundertprozentige Sicherheit voraus. In Abs. [0008] des Verf\u00fcgungspatentes wird der Begriff der Pr\u00e4nataldiagnostik wie folgt beschrieben.<\/p>\n

\u201eDer Begriff \u201ePr\u00e4nataldiagnostik\u201c wie hierin verwendet, deckt die Bestimmung jeglichen maternalen oder f\u00f6talen Zustands oder Charakteristikums ab, welcher entweder zur f\u00f6talen DNA selbst oder zur Menge oder Qualit\u00e4t der f\u00f6talen DNA im maternalen Serum oder Plasma in Bezug steht. Dies umfasst die Geschlechtsbestimmung und den Nachweis f\u00f6taler Abnormalit\u00e4ten, welche z.B. chromosomale Aneuploidien oder einfache Mutationen sein k\u00f6nnen. Ebenfalls umfasst sind die Detektion und \u00dcberwachung Schwangerschaftsbezogener Zust\u00e4nde, wie etwa einer Pr\u00e4klampsie, welche zu \u00fcber- oder unterdurchschnittlichen Mengen an f\u00f6taler DNA im maternalen Serum oder Plasma f\u00fchren. Die beim Verfahren gem\u00e4\u00df der Erfindung nachgewiesene Nukleins\u00e4ure kann von anderer Art als DNA, z.B. mRNA, sein.\u201c<\/p>\n

Die pr\u00e4natale Diagnose umfasst daher insbesondere die Bestimmung jeglichen f\u00f6talen Zustands oder Charakteristikums, welcher entweder zur totalen DNA selbst oder zur Menge oder Qualit\u00e4t der f\u00f6talen DNA im maternalen Serum oder Plasma in Bezug steht, wie beispielsweise die Geschlechtsbestimmung oder die Detektion chromosomaler Aneuploidien.<\/p>\n

In Abs. [0021] des Verf\u00fcgungspatentes wird weiter deutlich gemacht, dass pr\u00e4natale Screening-Programme ein Anwendungsgebiet der erfindungsgem\u00e4\u00dfen Nukleins\u00e4ure-basierten Diagnosemethoden bezeichnet. In Abs. [0018] wird speziell das Downsyndrom-Screening als Unterfall einer nicht-invasiven Pr\u00e4nataldiagnose-Methode genannt.<\/p>\n

F\u00fcr den Fachmann ergibt sich insbesondere aus der Formulierung des Screenings zur Detektion von f\u00f6talen Abnormalit\u00e4ten im Zusammenhang mit herk\u00f6mmlichen pr\u00e4natalen Screening-Methoden, dass die Detektion von chromosomalen Aneuploidien und damit die pr\u00e4natale Diagnose nicht im Sinne einer absoluten Feststellung eines f\u00f6talen Zustands oder Charakteristikums durch einen Arzt zu verstehen ist. Vielmehr umfasst der Begriff der Diagnose auch die Bestimmung mit einer Genauigkeit die unter der absoluten Gewissheit liegt.<\/p>\n

In diesem Verst\u00e4ndnis wird der Fachmann unterst\u00fctzt, wenn er das Beispiel 1 des Verf\u00fcgungspatentes in den Blick nimmt. Beispiel 1 beschriebt die Geschlechtsbestimmung von F\u00f6ten anhand des Nachweises einer f\u00fcr das Y-Chromosom spezifischen Sequenz im maternalen Plasma und Serum im Vergleich zu dem Nachweis der Sequenz aus der zellularen Phase des maternalen Blutes. Von den 43 getesteten F\u00f6ten waren 30 m\u00e4nnliche F\u00f6ten und 13 weibliche F\u00f6ten. Von den 30 mit m\u00e4nnlichen F\u00f6ten schwangeren Frauen wurden Y-positive Signale bei 24 Plasmaproben und 21 % bei Serumproben detektiert, mithin wurde keine absolute Sicherheit ermittelt. Daher wird der Fachmann mit Blick auf das Beispiel unter einer Diagnose verstehen, dass es ausreicht, wenn die Bestimmung mit einer Genauigkeit erfolgt, die unterhalb absoluter Gewissheit liegt. Denn der Fachmann entnimmt diesem Beispiel, dass das erfindungsgem\u00e4\u00dfe Verfahren einen Parameter aufweist, der mit einer Genauigkeit der Methode einhergeht. Die Genauigkeit ist nicht stets 100 %, so dass als Ergebnis der Methode nur eine Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann. Da das Verf\u00fcgungspatent zwischen der Bestimmung des Geschlechts und der Bestimmung von Aneuploidien nicht unterscheidet, gilt diese Genauigkeit auch f\u00fcr die Bestimmung von Aneuploidien.<\/p>\n

Dementsprechend beinhaltet die angegriffene Ausf\u00fchrungsform ein Verfahren zum Durchf\u00fchren einer pr\u00e4natalen Diagnose bzw. ein Stellen einer Diagnose. Mit dem Verfahren wird das Risiko einer Trisomie bestimmt, was die Tabelle mit der Bezeichnung \u201eKlinische Daten\u201c in Anlage AG 2, welche im Tatbestand wiedergegeben wurde, zeigt. \u00dcber den FORTE Algorithmus wird eine Diagnose auf Basis des Vorhandenseins und der Menge der f\u00f6talen Nukleins\u00e4ure gestellt. Insoweit kann auch Bezug genommen werden auf die Ver\u00f6ffentlichung von Juneau et al., \u201eMicroarray-Based Cell-Free DNA Analysis Improves Noninvasive Prenatal Testing\u201c, Fetal Diagn Ther 2014;36:282-286 (Anlage rop 11, 11a):<\/p>\n

\u201eDatenanalyse
\nEin zuvor ver\u00f6ffentlichter Algorithmus, die f\u00fcr die fetale Fraktion optimierte Trisomie-Risikobewertung (FORTETM), wurde zur Errechnung von Risiko-Scores verwendet [4, 14]. Proben mit Risiko-Scores von 1 % oder mehr wurden als \u201ehohes Risiko\u201c eingestuft, solche mit Risiko-Scores unter 1 % als \u201eniedriges Risiko\u201c. Mit DANSR-Analysen nicht polymorpher Sequenzbereiche auf den Chromosomen 13, 18 und 21 wurde der Anteil der Chromosomen bestimmt und das Trisomierisiko bewertet. Mit DANSR-Analysen polymorpher Sequenzbereiche wurde die fetale Fraktion bestimmt.\u201c<\/p>\n

Dass die Verf\u00fcgungsbeklagten in gesch\u00e4ftlichen Unterlagen und der Werbung darauf hinweisen, dass es sich bei dem Test nicht um ein Diagnoseverfahren handelt, steht einer Verwirklichung des Merkmals nicht entgegen. Dabei mag es sich um ihr Verst\u00e4ndnis handeln. Dies steht einem anderen Begriffsverst\u00e4ndnis des Verf\u00fcgungspatentes indes nicht entgegen.<\/p>\n

3.
\nEine inl\u00e4ndische Benutzung des Verf\u00fcgungspatentes durch die Verf\u00fcgungsbeklagten kann auf Grund des Auslandsbezuges vorliegend nicht festgestellt werden.<\/p>\n

Eine Patent entfaltet seine materiellen Wirkungen grunds\u00e4tzlich nur innerhalb des Gebietes des Erteilungsstaates (Benkard\/Scharen, Patentgesetz\/Gebrauchs-mustergesetz, 11. Aufl. Rdnr. 8 m.w.N.). Im oder f\u00fcr das Inland erteilte Patente gew\u00e4hren im Ausland keinen Schutz und umgekehrt. Ein deutsches Patent oder ein mit Wirkung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europ\u00e4isches Patent verbietet demgem\u00e4\u00df nicht die Benutzung der gesch\u00fctzten Erfindung im Ausland (BGH, GRUR 2005, 845 \u2013 Abgasreinigungsvorrichtung). Das beruht auf dem Grundsatz der Territorialit\u00e4t des Patentrechts. Damit eine Handlung als Verletzung eines Schutzrechts in Betracht kommt, muss sie deshalb eine hinreichende Beziehung zu dessen r\u00e4umlichem Geltungsbereich aufweisen. Durch Benutzungshandlungen, die ausschlie\u00dflich im Ausland vorgenommen werden, wird ein deutsches Patent oder ein mit Wirkung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europ\u00e4isches Patent nicht ber\u00fchrt (OLG D\u00fcsseldorf, InstGE 11, 203 \u2013 Prepaid-Telefonkarte). Die Herstellung, das Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einf\u00fchren und Besitzen patentierter Erzeugnisse im Ausland ist ebenso wie die Anwendung eines gesch\u00fctzten Verfahrens im Ausland nicht patentverletzend. Ein deutsches Patent oder ein mit Wirkung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europ\u00e4isches Patent kann allerdings bereits dann verletzt sein, wenn die fragliche Handlung wenigstens teilweise im Inland vorgenommen wird und sie, soweit sie im Inland vorgenommen wird, den Tatbestand einer dem Patentinhaber allein vorbehaltenen, in \u00a7 9 PatG genannten Benutzungshandlungen erf\u00fcllt.<\/p>\n

Was den vorliegend in Rede stehenden Fall des Anwendens eines patentgesch\u00fctzten Verfahrens anbelangt, sind zumeist gleichzeitig oder in bestimmter Reihenfolge mehrere Schritte zu vollziehen. Geschieht die Anwendung des Verfahrens teils im Inland und teils im Ausland, liegt eine insgesamt inl\u00e4ndische Schutzrechtsverletzung vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfahrensschritte demjenigen zugerechnet werden k\u00f6nnen, der die \u00fcbrigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht (OLG D\u00fcsseldorf, a.a.O. \u2013 Prepaid-Telefonkarte; K\u00fchnen, Hdb. d. Patentverletzung, 9. Aufl. Kap. A Rdnr. 268 ff. insgesamt m.w.N.).<\/p>\n

F\u00fcr den Tatbestand des Anwendens kann vor diesem Hintergrund die Vornahme einer von mehreren notwendigen Ma\u00dfnahmen im Inland ausreichen, wenn die im Ausland bewerkstelligten anderen Ma\u00dfnahmen dem im Inland Handelnden ebenfalls zuzurechnen sind (Bekard\/Scharen, a.a.O. \u00a7 9 PatG Rdnr. 49). Im Ausland begonnene Teilakte sind hierbei wie inl\u00e4ndische zu behandeln, wenn sich der T\u00e4ter sie zu eigen macht f\u00fcr einen im Inland eintretenden Verletzungserfolg.<\/p>\n

Nach der Prepaid-Telefonkarte-Entscheidung des OLG D\u00fcsseldorf (a.a.O.) ist, um eine zu weitgehende Verantwortlichkeit auszuschlie\u00dfen, in derartigen F\u00e4llen eine wirtschaftlich-normative Betrachtungsweise als Korrektiv geboten, wonach das fragliche Verhalten f\u00fcr den notwendigen Zurechnungszusammenhang zielgerichtet auf eine Wirkung im Inland zugeschnitten sein muss. Dadurch erfolgt ein Eingreifen nationalen Patentschutzes nur in F\u00e4llen, in denen das nationale Schutzgebiet unmittelbar betroffen ist. Haupt (GRUR 2007, 187) hingegen vertritt die Ansicht, dass eine Benutzung im Inland vorliege, wenn der Schwerpunkt der Erfindung im Sinne des Kerngedankens, der zur Bejahung einer erfinderischen T\u00e4tigkeit gef\u00fchrt habe, im Inland verwirklicht werde. Benkard\/Scharen (a.a.O. \u00a7 PatG Rdnr. 10) meinen, dass im Falle eines Patents, das ein Herstellungsverfahren sch\u00fctzt, jedenfalls eine Herstellung, die in bewusstem und gewollten Zusammenwirken arbeitsteilig von im Inland und im Ausland handelnden Personen erfolgt, eine Patentverletzung durch den inl\u00e4ndischen Teilnehmer darstellt.<\/p>\n

F\u00fcr die Frage einer Patentbenutzung im Inland kann es indes mit Blick auf den Territorialit\u00e4tsgrundsatz nicht auf die Benutzung irgendeines Merkmals im Inland ankommen. Eine Verletzung eines Verfahrensanspruches kommt daher nicht in Betracht, wenn im Inland blo\u00df die zu einem Vorprodukt f\u00fchrenden ersten Verfahrensschritte durchgef\u00fchrt werden und das Vorprodukt danach ins Ausland verbracht wird, wo ein Dritter \u2013 ggfs. sogar vorhersehbar \u2013 die das Verfahren beendenden Teilakte unternimmt. Die Patentbenutzung geschieht hier zu wesentlichen Teilen au\u00dferhalb des Inlands. Allenfalls die inl\u00e4ndischen Verfahrensschritte k\u00f6nnen dementsprechend dem die Verfahrensf\u00fchrung fortschreibenden Ausl\u00e4nder zugerechnet werden mit der Folge, dass das dortige nationale Patent verletzt wird, nicht aber umgekehrt (K\u00fchnen, a.a.O. Rdnr. 271). Mit dieser Ansicht wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Benutzung eines Verfahrenspatentes durch Anwenden des Verfahrens eben dann vorliegt, wenn s\u00e4mtliche Verfahrensschritte im Inland vollzogen werden. Lediglich in Ausnahmef\u00e4llen soll von diesem Grundsatz abgewichen werden k\u00f6nnen, n\u00e4mlich dann, wenn wesentliche Schritte im Inland vollzogen werden und die restlichen Verfahrensschritte im Ausland durchgef\u00fchrt werden und zwar dann, wenn die ausl\u00e4ndischen Verfahrensschritte ein Vor- und Zwischenprodukt hervorbringen, welches nach Deutschland geliefert wird und dort unter Anwendung der restlichen Verfahrensschritte zu dem endg\u00fcltigen Verfahrensprodukt bearbeitet wird (OLG D\u00fcsseldorf, a.a.O. \u2013 Prepaid-Telefonkarte). Hier muss sich der im Inland Handelnde die Vorarbeit des Dritten zurechnen lassen.<\/p>\n

Eine vergleichbare Fallkonstellation liegt vorliegend indes nicht vor. Die ma\u00dfgeblichen Verfahrensschritte, n\u00e4mlich die Durchf\u00fchrung des Verfahrens nach dem Patentanspruch 1, werden durch das Partnerlabor der Verf\u00fcgungsbeklagten in den USA durchgef\u00fchrt. Der Kern der Erfindung, die Durchf\u00fchrung des nicht-invasiven Verfahrens durch Untersuchung der maternaler Serum- oder Plasmaproben, erfolgt damit au\u00dferhalb des Schutzbereiches des Verf\u00fcgungspatentes, n\u00e4mlich in den USA. Das Bereitstellen der maternalen Blutproben stellt, auch wenn es Teil des Patentanspruches ist, insoweit lediglich eine vorbereitende Handlung f\u00fcr die nachfolgende Durchf\u00fchrung der weiteren – wesentlichen – Verfahrensschritte dar, ist daher insoweit vergleichbar mit der geschilderten Sachverhaltskonstellation, wonach im Inland blo\u00df die zu einem Vorprodukt f\u00fchrenden ersten Verfahrensschritte durchgef\u00fchrt werden und das Vorprodukt danach ins Ausland verbracht wird, wo die wesentlichen Verfahrensschritte vollzogen werden. F\u00fcr diese Fallgestaltung wird eine Patentbenutzung im Inland jedoch abgelehnt (K\u00fchnen, a.a.O. Rdnr. 271; mit \u00e4hnlicher Abgrenzung in Bezug auf wesentliche und unwesentliche Verfahrensschritte: LG M\u00fcnchen I, GRUR-RR 2015, 93 \u2013 FLT3-Gentest vor).<\/p>\n

Eine Anwendung des Verfahrens in Inland kann daher nicht festgestellt werden.<\/p>\n

II.
\nMangels Glaubhaftmachung eines Verf\u00fcgungsanspruches er\u00fcbrigen sich Ausf\u00fchrungen der Kammer zum Bestehen eines Verf\u00fcgungsgrundes.<\/p>\n

III.
\nDie Kostenentscheidung beruht auf \u00a7 91 Abs. 1 ZPO.<\/p>\n

Streitwert: 500.000,00 EUR<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidungsnummer: 2613 Landgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 20. Dezember 2016, Az.\u00a04c O 61\/15<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[66,2],"tags":[],"class_list":["post-6694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-66","category-lg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6694"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6694\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6695,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6694\/revisions\/6695"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}