{"id":5644,"date":"2012-06-26T17:00:26","date_gmt":"2012-06-26T17:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=5644"},"modified":"2016-06-14T12:55:32","modified_gmt":"2016-06-14T12:55:32","slug":"4a-o-4912-drospirenon-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=5644","title":{"rendered":"4a O 49\/12 – Drospirenon"},"content":{"rendered":"
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D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 1897<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 26. Juni 2012, Az. 4a O 49\/12<\/p>\n

I. Die Verf\u00fcgungsbeklagte wird im Wege der einstweiligen Verf\u00fcgung verurteilt,<\/p>\n

1. es bei Meidung eines f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verh\u00e4ngenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,<\/p>\n

Arzneimittel mit Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP), unmittelbar hergestellt durch Wasserabspaltung aus 6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylen-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstan-21,17-carbolacton durch Zugabe von p-Toluolsulfons\u00e4ure,<\/p>\n

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen;<\/p>\n

2. s\u00e4mtliche in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, in Ziffer 1. beschriebenen Erzeugnisse auf ihre Kosten zum Zweck der Verwahrung an einen von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben, wobei die Verwahrung andauert, bis \u00fcber das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskr\u00e4ftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigef\u00fchrt worden ist.<\/p>\n

II. Die Kosten des Verfahrens tr\u00e4gt die Verf\u00fcgungsbeklagte.<\/p>\n

Tatbestand<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin nimmt die Verf\u00fcgungsbeklagte im Wege eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung wegen Verletzung des deutschen Teils des europ\u00e4ischen Patents 1 149 XXX B1 (Verf\u00fcgungspatent) auf Unterlassung und Herausgabe zwecks Verwahrung in Anspruch. Das Verf\u00fcgungspatent stellt eine Teilanmeldung zu dem europ\u00e4ischen Patent 0 918 XXX dar, das am 11.08.1997 von der S AG unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorit\u00e4t vom 12.08.1996 (DE 196 33 XXX) angemeldet wurde. Die Offenlegung des Verf\u00fcgungspatents, das den Anmeldetag der Stammanmeldung in Anspruch nimmt, erfolgte am 31.10.2001. Der Hinweis auf die Erteilung des Verf\u00fcgungspatents wurde am 07.01.2009 ver\u00f6ffentlicht. Eingetragene Inhaberin des Verf\u00fcgungspatents ist die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin, im Register noch eingetragen unter der fr\u00fcheren Firma A AG. Das Patent steht in Kraft.<\/p>\n

Gegen die Erteilung des Verf\u00fcgungspatents wurde seitens der B s.r.l. (Italien), der C, S.A. (Spanien) und der D Industries Ltd. Einspruch eingelegt. Nach m\u00fcndlicher Verhandlung am 08.09.2011 stellte die Einspruchsabteilung beim EPA in der Zwischenentscheidung vom selben Tage fest, dass unter Ber\u00fccksichtigung der von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin im Einspruchsverfahren vorgenommenen \u00c4nderungen das Verf\u00fcgungspatent und seine Erfindung den Erfordernissen des EP\u00dc gen\u00fcgen. Im Ergebnis wurde das Verf\u00fcgungspatent nach Ma\u00dfgabe des ersten Hilfsantrags aufrechterhalten. Die \u00c4nderungen zum urspr\u00fcnglich erteilten Patent bestehen in der Streichung des Unteranspruchs 3 und von Absatz [0023] der Beschreibung. Wegen der Einzelheiten der Zwischenentscheidung wird auf die Anlage ASt 4 verwiesen.<\/p>\n

Gegen die Zwischenentscheidung wurde von allen Einsprechenden und den Parteien Beschwerde eingelegt, \u00fcber die noch nicht entschieden wurde. Allerdings erlie\u00df die Beschwerdekammer beim EPA mit der am 24.04.2012 ergangenen Ladung zur m\u00fcndlichen Verhandlung am 17.10.2012 eine Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 15 Abs. 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, f\u00fcr deren Inhalt auf die Anlage ASt 22 Bezug genommen wird.<\/p>\n

Das in deutscher Sprache erteilte Verf\u00fcgungspatent bezieht sich auf Drospirenon mit weniger als 0,2 % Verunreinigung. Die von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin geltend gemachten Patentanspr\u00fcche 1 und 2 des Verf\u00fcgungspatents lauten:<\/p>\n

1. Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP) durch Wasserabspaltung aus 6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylen-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstan-21,17-carbolacton durch Zugabe einer S\u00e4ure oder Lewiss\u00e4ure.<\/p>\n

2. Verfahren nach Anspruch 1
\ndadurch gekennzeichnet, dass die anschlie\u00dfende Wasserabspaltung durch Zugabe von p-Toluolsulfons\u00e4ure stattfindet.<\/p>\n

Nachfolgend abgebildet sind die chemischen Strukturformeln von 6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylen-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstan-21,17-carbolacton (kurz: 5\u03b2-OH-DRSP)<\/p>\n

und dem durch Wasserabspaltung gewonnenen Dospirenon (kurz: DRSP).<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagte vertreibt in mehreren europ\u00e4ischen L\u00e4ndern orale Kontrazeptiva. Unter anderem verf\u00fcgt sie in der Bundesrepublik Deutschland \u00fcber die Marktzulassung f\u00fcr die Kontrazeptiva mit der Bezeichnung \u201eE\u201c und \u201eF\u201c (angegriffene Ausf\u00fchrungsform). Ersteres enth\u00e4lt als arzneilich wirksame Bestandteile 3 mg Drospirenon und 0,02 mg Ethinylestradiol, letzteres 3 mg Drospirenon und 0,03 mg Ethinylestradiol. Als Hersteller (Endfreigabe) werden in der Zulassung die C, SA und die Salutas Pharma GmbH genannt. In der im Internet abrufbaren Gebrauchsinformation f\u00fcr die angegriffene Ausf\u00fchrungsform wird lediglich die Salutas Pharma GmbH als Herstellerin genannt. Die Chargenbezeichnungen auf der Verpackung und den Blistern der angegriffenen Produkte beginnt mit dem K\u00fcrzel \u201eLF\u201c, das f\u00fcr C, SA steht.<\/p>\n

Die C, SA geh\u00f6rt wie auch die in Italien ans\u00e4ssige B s.r.l. zur spanischen Unternehmensgruppe G und konfektioniert fertige pharmazeutische Produkte. Sie stellt so genannte LF3- und LF4-Tabletten her, die 3 mg Drospirenon und 0,02 mg beziehungsweise 0,03 Ethinylestradiol enthalten. Das Drospirenon f\u00fcr diese Tabletten bezieht C, SA ausschlie\u00dflich von der B s.r.l. Diese stellt pharmazeutische Wirkstoffe f\u00fcr die pharmazeutische Industrie her, darunter auch den Wirkstoff Drospirenon. Nach diesem Ablauf \u2013 Herstellung des Drospirenon durch B s.r.l., Lieferung an C, SA und dortige Konfektionierung \u2013 wird auch die angegriffene Ausf\u00fchrungsform hergestellt.<\/p>\n

B s.r.l. stellt das Drospirenon nach einem Verfahren her, dessen Reaktionsschema nachstehend wiedergegeben ist. Wegen des genauen Ablaufs des Verfahrens wird auf die Anlage Ast 18a Bezug genommen.<\/p>\n

Im Kern entspricht das Verfahren dem Beispiel 7 der eigenen internationalen Patentanmeldung WO 2006\/061309 A1 der B s.r.l., f\u00fcr deren Inhalt auf die Anlage ASt 19 Bezug genommen wird. In dem Herstellungsverfahren unterscheiden sich der Stoffmengenanteil des Oxidationsmittels TEMPO und die Temperatur der Oxidationsreaktion von dem genannten Beispiel.<\/p>\n

Am 27.01.2012 erhielt die Marketingabteilung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin durch eine Mitteilung des Preis\u00e4nderungsdienstes Lauer-Taxe den Hinweis, dass die Verf\u00fcgungsbeklagte beabsichtige, die angegriffene Ausf\u00fchrungsform demn\u00e4chst in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr zu bringen. Dies wurde der Patentabteilung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin am 01.03.2012 mitgeteilt. Diese war bereits am 03.02.2012 von niederl\u00e4ndischen Rechtsanw\u00e4lten auf die unmittelbar bevorstehende Markteinf\u00fchrung des Produkts \u201eH\u201c aufmerksam gemacht worden und hatte Herrn Prof. Dr. I mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt, das am 19.03.2012 schriftlich ausgearbeitet war. Aus den Gebrauchsinformationen zur angegriffenen Ausf\u00fchrungsform ergab sich f\u00fcr die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin, dass die Untersuchungen zum niederl\u00e4ndischen Produkt f\u00fcr die angegriffene Ausf\u00fchrungsform gleicherma\u00dfen verwertbar sein w\u00fcrden.<\/p>\n

Mit einem am 30.03.2012 bei Gericht eingegangenen Antragsschriftsatz hat die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin den Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung beantragt.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist der Ansicht, das in der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform enthaltene Drospirenon werde nach dem mit den Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcchen 1 und 2 gesch\u00fctzten Verfahren hergestellt. Daf\u00fcr sei es nicht erforderlich, dass 5\u03b2-OH-DRSP unter bestimmten Bedingungen hergestellt worden sei und in isolierter Form vorliege. Der Rechtsbestand sei durch die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung hinreichend gesichert. Auch in zeitlicher Hinsicht habe sie mit dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verf\u00fcgung nicht unangemessen lange zugewartet. Selbst wenn die Einholung des Gutachtens bei Prof. Dr. I nicht erforderlich gewesen sein sollte, habe sie gleichwohl die angegriffene Ausf\u00fchrungsform besorgen m\u00fcssen. Eine Zeitdauer von zwei Monaten bis zur Antragsstellung sei jedenfalls unsch\u00e4dlich.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin beantragt,<\/p>\n

– wie erkannt –<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagte beantragt,<\/p>\n

den Verf\u00fcgungsantrag zur\u00fcckzuweisen.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagte ist der Auffassung, der Verf\u00fcgungspatentanspruch setze voraus, dass 5\u03b2-OH-DRSP unter bestimmten Reaktionsbedingungen hergestellt und isoliert worden sei. Nur dann sei eine Betrachtung der beanspruchten Wasserabspaltungsreaktion als eigenst\u00e4ndiger Verfahrensschritt erlaubt und als solcher patentf\u00e4hig, da das gesch\u00fctzte Verfahren anderweitig bereits Teil des alten Betriebsverfahren gewesen sei und die erfindungsgem\u00e4\u00dfen Vorteile nicht erreicht w\u00fcrden. Tats\u00e4chlich wende die Verf\u00fcgungsbeklagte das Verfahren aber weder unmittelbar in der Bundesrepublik Deutschland an, noch f\u00fchre sie mit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform ein unmittelbares Verfahrensprodukt ein, da Drospirenon in einem Eintopfverfahren hergestellt werde und die Reaktionsbedingungen nicht sicherstellten, dass 5\u03b2-OH-DRSP der einzige Stoff sei, der bei Durchf\u00fchrung der Wasserabspaltung der Wirkung der p-Toluolsulfons\u00e4ure ausgesetzt sei.<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus fehle es am Verf\u00fcgungsgrund. Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung sei evident unrichtig. Die geltend gemachten Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcche beruhten auf einer unzul\u00e4ssigen Erweiterung und seien weder neu, noch erfinderisch. Auch im \u00dcbrigen fehle es an der f\u00fcr den Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung erforderlichen Dringlichkeit, da die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin das gesch\u00fctzte Verfahren ersichtlich nicht selbst nutze, die Schutzdauer des Verf\u00fcgungspatents erst im Jahr 2017 ablaufe und die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin mit der Antragsstellung zu lange zugewartet habe. Die Einholung eines Sachverst\u00e4ndigengutachtens sei nicht erforderlich gewesen, h\u00e4tte jedenfalls fr\u00fcher geschehen k\u00f6nnen. Auf der anderen Seite sei eine einstweilige Verf\u00fcgung f\u00fcr sie \u2013 die Verf\u00fcgungsbeklagte \u2013 mit erheblichen Nachteilen verbunden.<\/p>\n

Wegen des weiteren Sach- und Streitstands wird auf die Schrifts\u00e4tze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.<\/p>\n

Entscheidungsgr\u00fcnde<\/p>\n

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verf\u00fcgung ist zul\u00e4ssig und begr\u00fcndet.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin hat einen Verf\u00fcgungsanspruch und einen Verf\u00fcgungsgrund glaubhaft gemacht.<\/p>\n

I.
\nDie Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin hat gegen die Verf\u00fcgungsbeklagte Anspr\u00fcche auf Unterlassung und Herausgabe zwecks Verwahrung aus Art. 64 EP\u00dc i.V.m. \u00a7\u00a7 139 Abs. 1 und 140a Abs. 1 PatG.<\/p>\n

1.
\nDas Verf\u00fcgungspatent sch\u00fctzt mit den Patentanspr\u00fcchen 1 und 2 ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon.<\/p>\n

In der Beschreibung des Verf\u00fcgungspatents wird ausgef\u00fchrt, die Erfindung betreffe Drospirenon mit weniger als 0,2 % Verunreinigung. Drospirenon sei als steroidaler Wirkstoff seit l\u00e4ngerem bekannt \u2013 etwa aus der DE 26 52 761 C2 und der DE 30 22 337 A1. Die Durchf\u00fchrung der letzten vier Schritte zu der Herstellung von Drospirenon erfolge im Eintopfverfahren. Das hei\u00dft, nach der Hydrierung von Dimethylenpropinol werde keine der durchlaufenen Zwischenstufen Dimethylenpropanol oder 5\u03b2-OH-DRSP isoliert (Abs. [0001] und [0002]; Textstellen ohne Bezugsangabe stammen aus der Verf\u00fcgungspatentschrift, Anlage ASt 1).<\/p>\n

Im Stand der Technik \u2013 bspw. J, 21, 9 (1982), S. 696-697 \u2013 sei eine analoge Synthese von Drospirenon bekannt, die jedoch unter Anwendung einer Pyridiniumdichromat-Oxidation erfolge. \u00c4hnliche Synthesen zur Herstellung von steroidalen 17, 21-Carbolactonen seien auch in der EP-A-0 075 189 und der EP-A-0 051 143 beschrieben, allerdings unter Beteiligung mikrobiologischer Reaktionen. Oxidationen unter Beteiligung von Rutheniumverbindungen seien nicht offenbart (Abs. [0003]).<\/p>\n

In der Verf\u00fcgungspatentschrift wird der Reaktionsablauf der unter Mitwirkung von Pyridiniumchromat-Oxidation ablaufenden Synthese anhand des nachstehenden Reaktionsschemas erl\u00e4utert (so genanntes \u201ealtes Betriebsverfahren\u201c):
\nDemnach werde das Dimethylenpropinol in THF mit Wasserstoff an Palladium-Kohle zum Dimethylenpropanol hydriert. Die erhaltene Hydrierl\u00f6sung werde dann ohne Isolierung und Zwischenaufbereitung zum Drospirenon umgesetzt. Daf\u00fcr werde zuerst ein L\u00f6sungsmittelwechsel von THF zu DMF vollzogen und anschlie\u00dfend das Propanol bei 40\u00b0 C mit einem \u00dcberschuss von 3,7 \u00c4quivalenten Pyridiniumdichromat (PDC) zu einem Gemisch von Drospirenon und 5\u03b2-OH-DRSP oxidiert. Die 5-\u03b2-OH-Funktion im Oxidationsprodukt sei labil gegen\u00fcber S\u00e4uren, Lewiss\u00e4uren und basischen Bedingungen bei erh\u00f6hten Temperaturen, da in allen F\u00e4llen mit der Ausbildung des \u0394-4,5-unges\u00e4ttigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten werde. Die Eliminierung der \u03b2-OH-Funktion im 5\u03b2-OH-DRSP verlaufe zum thermodynamisch stabileren Dospirenon und k\u00f6nne nicht unterdr\u00fcckt werden. Die Mischung enthalte in der Regel wechselnde Anteile der beiden Komponenten, wobei das 5\u03b2-OH-DRSP im Allgemeinen als Hauptkomponente im Verh\u00e4ltnis von 2-3:1 vorliege. In der letzten Stufe der Eintopfsequenz werde das Zweikomponenten-Gemisch durch Zugabe von halbkonzentrierter Salzs\u00e4ure in das Drospirenon, roh \u00fcberf\u00fchrt. Im Mittel aller Betriebsans\u00e4tze werde ausgehend vom Dimethylenpropinol eine theoretische Ausbeute von 56 % Drospirenon, roh in einer HPLC-Reinheit von 98,9 % erzielt (Abs. [0004] bis [0008]).<\/p>\n

Vor diesem Hintergrund liegt dem Verf\u00fcgungspatent die Aufgabe zugrunde, ein neues Herstellungsverfahren f\u00fcr Drospirenon bereitzustellen, das selektiver und einfacher in der Durchf\u00fchrung als jenes aus dem Stand der Technik und au\u00dferdem \u00f6kologischer sei (Einsparung einer Chromtrioxid-Oxidation) (Abs. [0009]).<\/p>\n

In der Verf\u00fcgungspatentschrift wird ausdr\u00fccklich darauf hingewiesen, dass die in der Stammanmeldung beschriebene Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon durch katalytische Hydrierung von Dimethylenpropinol zu Dimethylenpropanol, dessen Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes zu 5\u03b2-OH-DRSP und anschlie\u00dfender Wasserabspaltung zu Drospirenon zum Gegenstand habe. Die Erfindung des Verf\u00fcgungspatents beinhalte die anschlie\u00dfende Wassereleminierung von 5\u03b2-OH-DRSP zum Drospirenon durch Zugabe einer S\u00e4ure oder Lewiss\u00e4ure (Abs. [0010] und [0012]).<\/p>\n

Diese soll entsprechend den Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcchen 1 und 2 erfolgen, deren Merkmale wie folgt gegliedert werden k\u00f6nnen:<\/p>\n

1. Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)
\n2. durch Wasserabspaltung aus 6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylen-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstan-21,17-carbolactone
\n3. wobei die anschlie\u00dfende Wasserabspaltung durch Zugabe von p-Toluolsulfons\u00e4ure stattfindet.<\/p>\n

2.
\nDas durch den Verf\u00fcgungspatentanspruch 1 gesch\u00fctzte Verfahren zur Herstellung von Drospirenon umfasst lediglich einen Verfahrensschritt, der in der Wasserabspaltung aus 5\u03b2-OH-DRSP durch die Zugabe von p-Toluolsulfons\u00e4ure besteht. Entgegen der Auffassung der Verf\u00fcgungsbeklagten bietet der Verf\u00fcgungspatentanspruch keinen Anhaltspunkt daf\u00fcr, dass 5\u03b2-OH-DRSP f\u00fcr diesen Verfahrensschritt in isolierter Form vorliegen muss. Noch weniger kann dem Verf\u00fcgungspatentanspruch entnommen werden, dass 5\u03b2-OH-DRSP unter bestimmten Reaktionsbedingungen gewonnen worden sein muss. Dies ergibt sich weder aus dem Begriff 5\u03b2-OH-DRSP, noch aus dem Umstand, dass der Verf\u00fcgungspatentanspruch 2 eine \u201eanschlie\u00dfende\u201c Wasserabspaltung durch Zugabe von p-Toluolsulfons\u00e4ure verlangt. Denn der Wortlaut des Verf\u00fcgungspatentanspruchs l\u00e4sst es auch zu, die \u201eanschlie\u00dfende\u201c Wasserabspaltung in einem Eintopfverfahren durchzuf\u00fchren, ohne das Zwischenprodukt 5\u03b2-OH-DRSP zuvor unter bestimmten Reaktionsbedingungen hergestellt und isoliert zu haben.<\/p>\n

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung des Verf\u00fcgungspatents. Diese unterscheidet ausdr\u00fccklich zwischen der Erfindung der Stammanmeldung und der des Verf\u00fcgungspatents. W\u00e4hrend die in der Stammanmeldung beschriebene Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon durch katalytische Hydrierung von Dimethylenpropinol in Dimethylenpropanol und dessen anschlie\u00dfende Oxidation zu 5\u03b2-OH-DRSP in Gegenwart eines Rutheniumsalzes mit anschlie\u00dfender Wasserabspaltung zu Drospirenon zum Gegenstand hat (Abs. [0010] und [0011]), beinhaltet die mit dem Verf\u00fcgungspatent gesch\u00fctzte Erfindung lediglich die anschlie\u00dfende Wassereleminierung von 5\u03b2-OH-DRSP zu Drospirenon durch Zugabe einer S\u00e4ure oder Lewiss\u00e4ure (Abs. [0012]) \u2013 im Verf\u00fcgungspatentanspruch durch p-Toluolsulfons\u00e4ure. Bereits aus dieser ausdr\u00fccklichen Differenzierung ist ersichtlich, dass die f\u00fcr die isolierte Gewinnung von 5\u03b2-OH-DRSP erforderlichen Reaktionsbedingungen gerade nicht Gegenstand der mit den Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcchen 1 und 2 gesch\u00fctzten Lehre sein sollen. Abgesehen davon setzt auch die Erfindung, die Gegenstand der Stammanmeldung ist, nach der Beschreibung im Verf\u00fcgungspatent nicht voraus, dass 5\u03b2-OH-DRSP f\u00fcr die anschlie\u00dfende Wasserabspaltung in isolierter Form vorliegen muss. Dass eine selektive Synthese von 5\u03b2-OH-DRSP ohne die Bildung von DRSP m\u00f6glich ist, wird zwar in der Beschreibung des Verf\u00fcgungspatents beschrieben (Abs. [0013]). Dies hat aber weder in die Darstellung der Erfindung der Stammanmeldung (vgl. Abs. [0010] und [0011]), noch in den Verf\u00fcgungspatentanspruch Eingang gefunden.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagte verweist zur Begr\u00fcndung ihrer Auffassung im Wesentlichen auf die in der Verf\u00fcgungspatentschrift formulierte Aufgabe und die mit der Erfindung genannten Vorteile gegen\u00fcber der aus dem Stand der Technik bekannten L\u00f6sung. Im Einzelnen meint sie, der Fachmann erfahre aus der Darstellung des Standes der Technik im Verf\u00fcgungspatent, dass die Wasserabspaltung durch eine S\u00e4ure im Eintopfverfahren nachteilig sei, wenn \u201eim Topf\u201c nicht nur 5\u03b2-OH-DRSP, sondern auch das Endprodukt Drospirenon bereits teilweise enthalten sei. Davon wolle sich das Verf\u00fcgungspatent abwenden. Aus der Aufgabe des Verf\u00fcgungspatents ergebe sich daher, dass das beanspruchte Verfahren drei Wirkungen haben solle, n\u00e4mlich (1) verbesserte Selektivit\u00e4t, (2) gr\u00f6\u00dfere Einfachheit und (3) \u00f6kologische Vorteile. Nach der Beschreibung des Verf\u00fcgungspatents k\u00f6nnten die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile vermieden und das technische Problem gel\u00f6st werden, wenn vor der Wasserabspaltung unter bestimmten Reaktionsbedingungen die selektive Synthese von 5\u03b2-OH-DRSP ohne die Bildung von Drospirenon erfolge. Nur so k\u00f6nnten auch die in der Verf\u00fcgungspatentschrift dargestellten Vorteile der Erfindung erreicht werden. Allein durch die irgendwie gestaltete Wasserabspaltung von 5\u03b2-OH-DRSP werde keiner der Vorteile erreicht. Ein solches Verfahren werde bereits durch den letzten Schritt des \u201ealten Betriebsverfahrens\u201c \u2013 Zugabe von Salzs\u00e4ure zu einem Gemisch von 5\u03b2-OH-DRSP und Drospirenon im Eintopfverfahren \u2013 verwirklicht. Dem vermag die Kammer allenfalls eingeschr\u00e4nkt zu folgen. Eine andere Auslegung des Verf\u00fcgungspatentanspruchs wird dadurch jedoch nicht begr\u00fcndet.<\/p>\n

Die Ermittlung des einem Patent zu Grunde liegenden technischen Problems ist Teil der Auslegung des Patentanspruchs. Das technische Problem ist aus dem zu entwickeln, was die Erfindung tats\u00e4chlich leistet. In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur \u201eAufgabe\u201d der Erfindung k\u00f6nnen einen Hinweis auf das richtige Verst\u00e4ndnis des Patentanspruchs enthalten. Auch f\u00fcr solche Angaben gilt jedoch \u2013 wie f\u00fcr den gesamten \u00fcbrigen Inhalt der Patentschrift \u2013 der Vorrang des Patentanspruchs (BGH GRUR 2010, 602 \u2013 Gelenkanordnung). Ausgehend von dem im Verf\u00fcgungspatent dargestellten Stand der Technik wird in der Verf\u00fcgungspatentschrift als Aufgabe der Erfindung die Bereitstellung eines neuen Herstellungsverfahrens f\u00fcr Drospirenon formuliert, welches selektiver und einfacher in der Durchf\u00fchrung ist als jenes aus dem Stand der Technik und au\u00dferdem \u00f6kologischer ist (Abs. [0009]).<\/p>\n

Der Fachmann erf\u00e4hrt aus der Beschreibung der Verf\u00fcgungspatentschrift, dass diese Aufgabe jedenfalls durch das in der Stammanmeldung beschriebene Verfahren zur Herstellung von Drospirenon gel\u00f6st wird. Dieses sieht die Hydrierung von Dimethylenpropinol zu Dimethylenpropanol (Abs. [0010]) und die anschlie\u00dfende Oxidation mittels eines Rutheniumsalzes zu 5\u03b2-OH-DRSP (Abs. [0011]) vor, das unter Wasserabspaltung zu Drospirenon umgewandelt wird (Abs. [0011] bis [0013]). Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem in den Abs\u00e4tzen [0004] bis [0008] beschriebenen \u201ealten Betriebsverfahren\u201c dadurch, dass unter bestimmten Reaktionsbedingungen des Verfahrens nach der Stammanmeldung die selektive Synthese von 5\u03b2-OH-DRSP m\u00f6glich ist und die gleichzeitige Bildung von Drospirenon unterdr\u00fcckt werden kann (Abs. [0013] und [0017]). Beim alten Betriebsverfahren wurde n\u00e4mlich das Dimethylenpropanol durch Zugabe von Pyridiniumdichromat zu 5\u03b2-OH-DRSP oxidiert, wobei bereits zu diesem Zeitpunkt auch Drospirenon entstand. Die Bildung von Drospirenon konnte nicht unterdr\u00fcckt werden (Abs. [0005]). Dies war deshalb nachteilig, weil das Drospirenon \u2013 wie die Patentinhaberin in eigenen Versuchen feststellte \u2013 bei S\u00e4ureeinwirkung zu zwei Nebenprodukten zersetzt werden kann (Abs. [0015]), wodurch die Ausbeute an Drospirenon verringert wird. Abgesehen davon ist auch die Verwendung von Pyridiniumdichromat unter Umweltgesichtspunkten nachteilig. Beide Nachteile k\u00f6nnen durch das neue Betriebsverfahren nach der Stammanmeldung vermieden werden (vgl. Abs. [0017] bis [0019]).<\/p>\n

Der Fachmann erkennt dar\u00fcber hinaus aber auch, dass der mit dem Verf\u00fcgungspatentanspruch 1 gesondert unter Schutz gestellte Schritt der Wasserabspaltung vom 5\u03b2-OH-DRSP ebenfalls zur L\u00f6sung der in der Verf\u00fcgungspatentschrift formulierten Aufgabe beitr\u00e4gt. Das alte Betriebsverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um ein Eintopfverfahren handelt, bei dem \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum mehrere Reaktionen neben- und nacheinander \u2013 teilweise auch ungeordnet \u2013 ablaufen. Dazu geh\u00f6rt insbesondere auch der Einsatz von Pyridiniumdichromat zur Oxidation von Dimethylenpropanol. Bei Pyridiniumchromat handelt es sich um eine S\u00e4ure, die das Propanol zu 5\u03b2-OH-DRSP oxidiert. Zugleich f\u00fchrt sie aber auch zur Bildung von Drospirenon durch Wasserabspaltung von dem soeben gebildeten 5\u03b2-OH-DRSP. Im Eintopfverfahren nach dem alten Betriebsverfahren setzt der S\u00e4ureangriff also bereits auf der Stufe des Dimethylenpropanols an, wo er zu einem Gemisch von 5\u03b2-OH-DRSP und Drospirenon f\u00fchrt. Das erfindungsgem\u00e4\u00dfe Verfahren setzt hingegen f\u00fcr die Herstellung von Drospirenon nicht bei der Hydrierung von Dimethylenpropinol oder bei der Oxidation von Dimethylenpropanol an, wie dies im alten Betriebsverfahren erfolgt. Das gesch\u00fctzte Verfahren setzt f\u00fcr die Herstellung von Drospirenon beim 5\u03b2-OH-DRSP an und ist allein auf den Schritt der Wasserabspaltung von dieser Verbindung beschr\u00e4nkt. Die vorherigen Schritte zur Herstellung von 5\u03b2-OH-DRSP sind von diesem Verfahren abgespalten.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin hat dazu in der m\u00fcndlichen Verhandlung ausgef\u00fchrt, dass bereits ein solches Verfahren, das f\u00fcr den S\u00e4ureangriff beim 5\u03b2-OH-DRSP ansetzt, geeignet sei, das Verfahren zur Herstellung von Drospirenon zu kontrollieren. Es biete die M\u00f6glichkeit, in Abh\u00e4ngigkeit von den Reaktionsbedingungen die in der Verf\u00fcgungspatentschrift genannten Vorteile zu steuern. Wird von der M\u00f6glichkeit Gebrauch gemacht, S\u00e4ure \u2013 hier die p-Toluolsulfons\u00e4ure \u2013 nicht bereits zum Dimethylenpropanol, sondern erst zu 5\u03b2-OH-DRSP hinzuzugeben, kann die Bildung der durch die Zersetzung von Drospirenon bedingten Nebenprodukte zur\u00fcckgedr\u00e4ngt werden. Jedoch l\u00e4sst sich bereits der Beschreibung des Verf\u00fcgungspatents entnehmen, dass die Bildung der Nebenprodukte nicht vollst\u00e4ndig unterdr\u00fcckt wird (Abs. [0017]). Dies zeigt, dass selbst dann, wenn in der Reaktionskette zur Herstellung von Drospirenon lediglich zur Wasserabspaltung von 5\u03b2-OH-DRSP S\u00e4ure eingesetzt wird, eine geringe Menge des entstandenen Drospirenons zu den unerw\u00fcnschten Nebenprodukten zersetzt werden kann. Letztlich l\u00e4sst sich jedoch mit dem erfindungsgem\u00e4\u00dfen Verfahren in Abh\u00e4ngigkeit von den Reaktionsbedingungen die Bildung der Nebenprodukte zur\u00fcckdr\u00e4ngen und eine selektivere und einfachere Herstellung von Drospirenon bewerkstelligen. Insofern wird durch die Wahl von 5\u03b2-OH-DRSP als Ausgangspunkt f\u00fcr ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon die in der Verf\u00fcgungspatentschrift genannte Aufgabe, ein selektiveres und in der Durchf\u00fchrung einfacheres Verfahren bereitzustellen gel\u00f6st. Daf\u00fcr ist nicht zwingend erforderlich, dass 5\u03b2-OH-DRSP zuvor unter bestimmten Reaktionsbedingungen hergestellt wurde und f\u00fcr die Anwendung des Verfahrens nach den Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcchen isoliert vorliegen muss.<\/p>\n

Die Kammer verkennt insofern nicht, dass das Verfahren gem\u00e4\u00df dem Verf\u00fcgungspatentanspruch 1 auch im so genannten alten Betriebsverfahren (Abs. [0004] bis [0008]) enthalten ist, weil mit der Salzs\u00e4ure im Rahmen des Eintopfverfahrens eine S\u00e4ure zu einem Reaktionsgemisch gegeben wird, das auch 5\u03b2-OH-DRSP enth\u00e4lt. Dieser Umstand zwingt nicht zu einer Auslegung des Verf\u00fcgungspatentanspruchs, nach der 5\u03b2-OH-DRSP nur unter bestimmten Reaktionsbedingungen hergestellt worden sein darf oder in isolierter Form vorliegen muss. Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin hat zutreffend darauf hingewiesen, dass nach der im Verf\u00fcgungspatent genannten Aufgabe lediglich die Bereitstellung eines Verfahrens gefordert sei, dass in der Durchf\u00fchrung selektiver und einfacher sei. Die Bildung von Nebenprodukten durch die Zersetzung von Drospirenon muss nicht vollst\u00e4ndig unterbunden werden. Insofern ist es f\u00fcr die Anwendung des patentierten Verfahrens nicht zwingend erforderlich, dass 5\u03b2-OH-DRSP isoliert vorliegt oder zuvor unter den in den Abs\u00e4tzen [0010] bis [0011] beziehungsweise [0013] genannten Bedingungen gewonnen wurde. Auch wenn 5\u03b2-OH-DRSP nicht in isolierter Form vorliegt, besteht mit dem erfindungsgem\u00e4\u00dfen Verfahren die M\u00f6glichkeit einer selektiveren und einfacheren Herstellung von Drospirenon, weil die Bildung von Nebenprodukten im gewissen Umfang gesteuert werden kann.<\/p>\n

Auch bei funktionaler Betrachtung bedarf es f\u00fcr die anschlie\u00dfende Wasserabspaltung nicht der vorherigen Synthese und Isolation des 5\u03b2-OH-DRSP, worauf bereits die Einspruchsabteilung des EPA in ihrer Zwischenentscheidung hingewiesen hat (vgl. S. 18 der Anlage Ast 4). Demnach leistet die chemische Synthese zu 5\u03b2-OH-DRSP keinen technischen Beitrag zur anschlie\u00dfenden Dehydrierung. Unabh\u00e4ngig davon, auf welche Art und Weise 5\u03b2-OH-DRSP gewonnen werde und in welchem Reinheitsgrad die Verbindung vorliege, sei 5\u03b2-OH-DRSP zur Wasserabspaltung mittels einer S\u00e4ure oder Lewiss\u00e4ure \u2013 im vorliegenden Fall p-Toluolsulfons\u00e4ure \u2013 geeignet. Wegen der Labilit\u00e4t der Verbindung gegen\u00fcber S\u00e4uren und Lewiss\u00e4uren (vgl. Abs. [0013]) sei zu erwarten, dass sie auch als Bestandteil eines Gemisches reagieren werde.<\/p>\n

Die Kammer sieht sich in ihrer Auslegung der Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcche best\u00e4tigt durch die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung beim EPA vom 08.09.2011 und die Mitteilung der Beschwerdekammer beim EPA vom 24.04.2012. Jedenfalls bei der Zwischenentscheidung handelt es sich um eine instanzabschlie\u00dfende Entscheidung, mit der sich die Kammer, da sie von einem sachkundig besetzte Spruchk\u00f6rper stammt, im Rahmen eines Verletzungsverfahrens auseinanderzusetzen hat (BGH GRUR 2010, 950 \u2013 Walzenformgebungsmaschine). Die Einspruchsabteilung hat ausgef\u00fchrt, dass das in den Beispielen des Verf\u00fcgungspatents erl\u00e4uterte Verfahren zur Herstellung von Drospirenon deutlich zweistufig sei (S. 17 der Anlage ASt 4), mithin die Wasserabspaltung von 5\u03b2-OH-DRSP eine von der selektiven Synthese von 5\u03b2-OH-DRSP unabh\u00e4ngige Verfahrensstufe ist. Die Einspruchsabteilung kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass f\u00fcr die Auslegung des Verf\u00fcgungspatentanspruchs 1 nur das Vorhandensein von 5\u03b2-OH-DRSP \u2013 in jeglicher m\u00f6glichen Form (z.B. Mischung, L\u00f6sung) \u2013 und die folgende S\u00e4urezugabe relevant seien (Ziffer 5.1 der Anlage ASt 4). Auch die Beschwerdekammer teilte bereits mit, dass sie die Patentanspr\u00fcche dahingehend interpretiere, dass sie keine Verfahrensma\u00dfnahmen enthalten, die es erfordern 5\u03b2-OH-DRSP in isolierter Form beziehungsweise reiner Form einzusetzen (Ziffer 7 der Anlage ASt 22).<\/p>\n

3.
\nDie Verf\u00fcgungsbeklagte benutzt die mit den Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcchen 1 und 2 gesch\u00fctzte Erfindung entgegen \u00a7 9 S. 2 Nr. 3 PatG, da sie mit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform ein Erzeugnis anbietet und in Verkehr bringt, das durch das gesch\u00fctzte Verfahren unmittelbar hergestellt wurde.<\/p>\n

Dass die Verf\u00fcgungsbeklagte die angegriffene Ausf\u00fchrungsform anbietet und in Verkehr bringt, ist zwischen den Parteien unstreitig. Auch das Verfahren, mit dem die angegriffene Ausf\u00fchrungsform hergestellt wird, steht zwischen den Parteien au\u00dfer Streit. Das Reaktionsschema zur Herstellung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform ist nachstehend wiedergegeben (vgl. Anlage ASt 18a).
\nIm letzten Verfahrensschritt wird 17\u03b1-(3-hydroxypropyl)-6\u03b2,7\u03b2,15\u03b2,16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2,5,17\u03b2-triol (Formel VIII) in einer Mischung aus Methylenchlorid und Tetrahydrofuran und einer w\u00e4ssrigen L\u00f6sung von Natriumhydrogencarbonat in Gegenwart von mindestens drei molaren \u00c4quivalenten von Kalziumhypochlorit als st\u00f6chiometrische Oxidationsmittel und von ca. 12,3 Mol-% von TEMPO (1,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl radical) als Katalysator oxidiert (vgl. Anlage ASt 18a und S. 4 der Anlage 20a). Die zweiphasige L\u00f6sung wird gefiltert, die zwei Phasen werden getrennt und die organische Phase wird mit w\u00e4ssrigem Natriumbisulfat und dann mit w\u00e4ssrigem Natriumchlorid gewaschen. Die organische Phase wird konzentriert, um einen fettigen R\u00fcckstand zu gewinnen, der sp\u00e4ter mit Tetrahydrofuran und p-Toluolsulfons\u00e4ure behandelt wird, um Drospirenon (Formel I) zu gewinnen. Es ist unstreitig, dass im Rahmen dieses Verfahrens infolge der Oxidation 5\u03b2-OH-DRSP entsteht (Formel IX), das aufgrund der Zugabe von p-Toluolsulfons\u00e4ure dehydriert wird und Drospirenon bildet (vgl. Anlage ASt 18a und S. 4 der Anlage ASt 20a). Dass in diesem Verfahren 5\u03b2-OH-DRSP nicht unter den weiteren in der Verf\u00fcgungspatentschrift beschriebenen Reaktionsbedingungen hergestellt und isoliert wird, ist nach der Lehre der Verf\u00fcgungspatentanspr\u00fcche 1 und 2 unsch\u00e4dlich.<\/p>\n

Der Einwand der Verf\u00fcgungsbeklagten, sie selbst wende das Verfahren zur Herstellung von Drospirenon nicht an, greift nicht durch, da dem Patentinhaber gem\u00e4\u00df \u00a7 9 S. 2 Nr. 3 PatG das Anbieten und In-Verkehr-Bringen von Verfahrenserzeugnissen unabh\u00e4ngig davon vorbehalten ist, wer das Verfahren zu Herstellung des Erzeugnisses anwendet. Durch \u00a7 9 S. 2 Nr. 3 PatG wird ein bedingter Erzeugnisschutz begr\u00fcndet, sobald das Erzeugnis nach dem patentgem\u00e4\u00dfen Verfahren hergestellt ist (Benkard\/Scharen, PatG 10. Aufl.: \u00a7 9 Rn 53). Der Inhaber eines inl\u00e4ndischen Verfahrenspatents wird auf diese Weise auch vor der Einfuhr und dem Inlandsvertrieb von Erzeugnissen gesch\u00fctzt, die im Ausland nach dem f\u00fcr ihn im Inland gesch\u00fctzten Verfahren hergestellt sind (BGH GRUR 1964, 439, 441; Schulte\/K\u00fchnen, PatG 8. Aufl.: \u00a7 9 Rn 81). Daher vermag die Verf\u00fcgungsbeklagte auch mit ihrem Einwand, das Verfahren zur Herstellung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform werde nicht in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, nicht durchzudringen.<\/p>\n

4.
\nDie Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin hat gegen die Verf\u00fcgungsbeklagten einen Anspruch auf Unterlassung aus Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc i.V.m. \u00a7 139 Abs. 1 PatG, weil die Verf\u00fcgungsbeklagte zum Vertrieb der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform in der Bundesrepublik Deutschland nicht berechtigt ist.<\/p>\n

Ebenso hat die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin zur Sicherung eines etwaigen Vernichtungsanspruchs aus Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc i.V.m. \u00a7 140a Abs. 1 PatG einen Anspruch auf Herausgabe zwecks Verwahrung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform. Da die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin die angegriffene Ausf\u00fchrungsform vertreibt, kann davon ausgegangen werden, dass sie Verletzungsprodukte im Besitz hat.<\/p>\n

II.
\nEs besteht der f\u00fcr den Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung erforderliche Verf\u00fcgungsgrund. Der Rechtsbestand des Verf\u00fcgungspatents ist nach der erstinstanzlichen Entscheidung im Einspruchsverfahren auch im Hinblick auf die eingelegte Beschwerde als hinreichend gesichert anzusehen und die f\u00fcr den Erlass der einstweiligen Verf\u00fcgung im \u00dcbrigen erforderliche Dringlichkeit ist gegeben.<\/p>\n

1.
\nNach der Rechtsprechung des OLG D\u00fcsseldorf kann im Allgemeinen von einem hinreichend sicheren Rechtsbestand ausgegangen werden, wenn das Verf\u00fcgungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren \u00fcberstanden hat (OLG D\u00fcsseldorf GRUR-RR 2008, 329, 331 \u2013 Olanzapin; InstGE 12, 114 \u2013 Harnkatheterset). Mit der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 08.09.2011 liegt bereits eine erstinstanzliche Entscheidung aus einem Einspruchsverfahren vor, mit dem das Verf\u00fcgungspatent im Wesentlichen aufrechterhalten wurde. Beschr\u00e4nkungen wurden nur in einem f\u00fcr das vorliegende Verfahren nicht ma\u00dfgeblichen Umfang vorgenommen.<\/p>\n

Damit gilt der Rechtsbestand des Verf\u00fcgungspatents jedenfalls in der vorliegend geltend gemachten Fassung grunds\u00e4tzlich als hinreichend gesichert. Das trifft auch auf den vorliegend geltend gemachten Unteranspruch 2 zu. Aus dem in der m\u00fcndlichen Verhandlung vorgelegten Auszug aus der Niederschrift \u00fcber die m\u00fcndliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ergibt sich, dass \u00fcber die Patentanspr\u00fcche 2 und 3 des urspr\u00fcnglich erteilten Patents m\u00fcndlich verhandelt wurde (Ziffer 7 auf S. 1 der Niederschrift). Die beiden Patentanspr\u00fcche waren auch Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung, denn die Einspruchsabteilung hielt das urspr\u00fcnglich erteilte Patent im Hinblick auf den Unteranspruch 3 f\u00fcr unzul\u00e4ssig erweitert (Ziffer 8 S. 2 der Niederschrift und Ziffer 4 der Anlage ASt 4), so dass das Verf\u00fcgungspatent nur noch im Umfang eines neuen ersten Hilfsantrags verteidigt wurde, das hei\u00dft ohne den Unteranspruch 3.<\/p>\n

Vor diesem Hintergrund obliegt es der Verf\u00fcgungsbeklagten darzulegen und gegebenenfalls glaubhaft zu machen, dass die erstinstanzliche Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung keinen Bestand haben wird oder aufgrund anderer Einspruchsgr\u00fcnde der Widerruf des Verf\u00fcgungspatents mit \u00fcberwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Mit Blick auf die gerichtlichen Kompetenzzuweisungen kann es jedoch nicht Aufgabe der Verletzungsgerichte sein, im Rahmen eines Verf\u00fcgungsverfahrens die Richtigkeit einer erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung zu \u00fcberpr\u00fcfen. Etwas anderes gilt allenfalls dann, wenn die Entscheidung erkennbar fehlerhaft ist und deswegen sicher zu erwarten ist, dass sie im n\u00e4chsten Rechtszug aufgehoben werden wird. Daf\u00fcr gen\u00fcgt es aber nicht, dass die erstinstanzliche Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung nach Auffassung des Verletzungsgerichts unrichtig ist. Die Fehlerhaftigkeit muss vielmehr offensichtlich sein. Davon kann nur ausgegangen werden, wenn die Entscheidung unhaltbar ist, sich also kein vern\u00fcnftiges Argument daf\u00fcr finden l\u00e4sst, dass in der Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung ein bestimmter Widerrufs- oder Einspruchsgrundes verneint wurde. Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden.<\/p>\n

a)
\nDer Einspruch ist unter anderem auf den Einwand der unzul\u00e4ssigen Erweiterung im Sinne von Art. 100 c), 123 Abs. 2 EP\u00dc gest\u00fctzt worden mit der Begr\u00fcndung, dass f\u00fcr die in der Patentanmeldung offenbarte Erfindung die isolierte Synthese von 5\u03b2-OH-DRSP unter bestimmten Reaktionsbedingungen (Oxidation mittels Rutheniumsalz) erforderlich sei (vgl. Ziffer. 1.1 und 1.2 der Anlage EVB 6a). Diesen Einspruchsgrund hat die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung vom 08.09.2011 mit der Begr\u00fcndung zur\u00fcckgewiesen, dass die Herstellung von 5\u03b2-OH-DRSP und seine Isolierung gerade keine wesentlichen Merkmale der Patentanmeldung seien, weil 5\u03b2-OH-DRSP unabh\u00e4ngig von seiner Gewinnung zur Wasserabspaltung geeignet sei und eine Isolierung dieser Verbindung auch in der Patentanmeldung nicht zwingend verlangt werde (Ziffer 5.2 der Anlage ASt 4). Dem stellt die Beschwerdef\u00fchrerin im Beschwerdeverfahren lediglich ihre abweichende Auffassung gegen\u00fcber. Es ist nicht ersichtlich, dass die Argumentation der Einspruchsabteilung unhaltbar ist. Sogar die Beschwerdekammer beim EPA wirft in ihrer Mitteilung vom 24.04.2012 die Frage der unzul\u00e4ssigen Erweiterung nur im Hinblick auf die Umsetzung von 5\u03b2-OH-DRSP mit S\u00e4uren oder Lewiss\u00e4uren beziehungsweise mit halbkonzentrierter Salzs\u00e4ure auf, nicht aber bez\u00fcglich der selektiven Synthese von 5\u03b2-OH-DRSP (Ziffer 8 der Anlage ASt 22), so dass in dieser Hinsicht von einem gesicherten Rechtsbestand ausgegangen werden kann.<\/p>\n

Der Einwand der Verf\u00fcgungsbeklagten, die Beschwerdekammer habe sich mit dem Argument, der Verfahrensschritt der Wasserabspaltung sei untrennbarer Teil eines Gesamtverfahrens, nicht auseinandersetzen m\u00fcssen, weil sie bereits zwei andere Merkmale des Anspruchssatzes als nicht urspr\u00fcnglich offenbart gekennzeichnet habe, ist unbehelflich. Es kann schon nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdekammer die zur Diskussion gestellten Einw\u00e4nde bereits als durchgreifend erachtet. Die Mitteilung der Beschwerdekammer kann daher ebenso dahingehend verstanden werden, dass sie das weitere zur Begr\u00fcndung einer unzul\u00e4ssigen Erweiterung angef\u00fchrte Argument unabh\u00e4ngig von den anderen Merkmalen als unbeachtlich und daher als nicht diskussionsw\u00fcrdig angesehen hat. Abgesehen davon kommt es f\u00fcr die Frage, ob der Rechtsbestand als hinreichend gesichert angesehen werden kann, darauf an, ob die Zwischenentscheidung der Einspruchsentscheidung evident unrichtig ist. Die Einspruchsabteilung hat \u2013 wie bereits ausgef\u00fchrt \u2013 die Reaktionsstufen, die zur selektiven Synthese von 5\u03b2-OH-DRSP f\u00fchren, nicht als wesentliche Merkmale der Patentanmeldung angesehen. Dass diese Auffassung jeglicher Grundlage entbehrt, ist nicht erkennbar.<\/p>\n

Ebenso wenig kann ein Verf\u00fcgungsgrund mit der Begr\u00fcndung verneint werden, Unteranspruch 2, der vorliegend in Kombination mit dem Verf\u00fcgungspatentanspruch 1 geltend gemacht wird, beruhe auf einer unzul\u00e4ssigen Erweiterung (Ziffer 1.3 der Anlage EVB 6a). Die Einspruchsabteilung hat allgemein f\u00fcr die Umsetzung von 5\u03b2-OH-DRSP mit einer S\u00e4ure oder Lewiss\u00e4ure ausgef\u00fchrt, dass keiner der Umst\u00e4nde des Beispiels 2 \u2013 also nicht einmal die Verwendung von p-Toluolsulfons\u00e4ure \u2013 f\u00fcr die Art und Weise, wie eine S\u00e4ure f\u00fcr die Wasserabspaltung von \u03b2-OH-Karbonly zu verwenden sei, von Bedeutung sei. Der Fachmann wisse, dass Prim\u00e4r-, Sekund\u00e4r- oder Terti\u00e4r-Alkohole verschiedene Reaktivit\u00e4ten f\u00fcr eine Wasserabspaltung aufwiesen, aber die Wasserabspaltung in Gegenwart jeder S\u00e4ure zu erwarten sei (Ziffer 5.5 der Anlage ASt 4) \u2013 also insbesondere auch der konkret genannten p-Toluolsulfons\u00e4ure. Diese Ausf\u00fchrungen sind nicht allein deshalb unhaltbar, weil die Beschwerdef\u00fchrerin unter Verweis auf eigene Versuche vorgetragen hat, der Einsatz von p-Toluolsulfons\u00e4ure k\u00f6nne nicht isoliert von den anderen in der Patentanmeldung genannten Reaktionskonditionen betrachtet werden und f\u00fchre ohne diese Konditionen zu einer unzul\u00e4ssigen Erweiterung. Die vollst\u00e4ndige Umsetzung von 5\u03b2-OH-DRSP zu Drospirenon mag zwar von den gew\u00e4hlten Reaktionsbedingungen (Dauer und Temperatur) abh\u00e4ngen. Allerdings \u2013 und so versteht die Kammer die Ausf\u00fchrungen der Einspruchsabteilung \u2013 wird der Fachmann die genannten Bedingungen ohne weiteres als nicht relevant f\u00fcr die dem zweiten Beispiel der Patentanmeldung zugrundeliegende Erfindung der Wasserabspaltung mittels p-Toluolsulfons\u00e4ure und damit als verallgemeinerungsf\u00e4hig ansehen.<\/p>\n

Auch die Beschwerdekammer hat in ihrer Mitteilung vom 24.04.2012 das Fehlen der Reaktionsbedingungen und insbesondere den Unteranspruch 2 unter dem Stichpunkt der unzul\u00e4ssigen Erweiterung nicht als diskussionsw\u00fcrdig erachtet (Ziffer 8 der Anlage ASt 22). Die von der Verf\u00fcgungsbeklagten als Anlage EVB 5 vorgelegte Telefonnotiz f\u00fchrt hingegen zu keiner anderen Bewertung, weil sie nicht mit der hier f\u00fcr den Rechtsbestand ma\u00dfgeblichen erstinstanzlichen Einspruchsentscheidung vergleichbar ist und zudem in einem Beschr\u00e4nkungsverfahren zur Stammanmeldung des Verf\u00fcgungspatents entstanden ist. Vielmehr hat im Gegenzug die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin mit der Anlage ASt 23 eine Telefonnotiz aus dem Pr\u00fcfungsverfahren betreffend das Verf\u00fcgungspatent vorgelegt, in der eine unzul\u00e4ssige Erweiterung bez\u00fcglich des Unteranspruchs 2 gerade verneint wird.<\/p>\n

b)
\nDie Einspruchsabteilung hat sich auch mit dem Einwand der mangelnden Offenbarung im Sinne von Art. 83, 100 b) EP\u00dc auseinandergesetzt (vgl. Ziffer 6 der Anlage ASt 4). Der diesbez\u00fcglich unter Ziffer 2.1 der Beschwerdebegr\u00fcndung vorgetragene Einwand greift bereits deshalb nicht durch, weil vorliegend der Verf\u00fcgungspatentanspruch 1 in Kombination mit dem Verf\u00fcgungspatentanspruch 2 geltend gemacht wird. Aber auch die unter Ziffer 2.2 aufgef\u00fchrten Argumente lassen die Entscheidung der Einspruchsentscheidung nicht als offensichtlich unrichtig erscheinen. Die Darstellung der Erfindung in der Patentanmeldung oder der Patentschrift gen\u00fcgt den Anforderungen von Art. 83 EP\u00dc, wenn sie es dem Fachmann erm\u00f6glicht, die Erfindung nachzuarbeiten. Daf\u00fcr ist es nicht zwingend erforderlich, wenn ein Ausf\u00fchrungsbeispiel fehlt oder wenn es Fehler enth\u00e4lt. Die Anforderungen sind erf\u00fcllt, wenn der Fachmann aufgrund der Angaben in der Anmeldung unter Benutzung seines Fachwissens in der Lage ist, planm\u00e4\u00dfig und mit hinreichender Sicherheit den angestrebten Erfolg zu erzielen (Singer\/Stauder\/Teschemacher, EP\u00dc 4. Aufl.: Art. 83 Rn 16). Mit dem zweiten Beispiel (Abs. [0022] bis [0024]) beschreibt die Verf\u00fcgungspatentschrift eine Vorgehensweise zur Herstellung von Drospirenon unter Wasserabspaltung von 5\u03b2-OH-DRSP mittels p-Toluolsulfons\u00e4ure. Der Einwand der Beschwerdef\u00fchrerin, die Angaben im Beispiel seien unvollst\u00e4ndig beziehungsweise lie\u00dfen eine vollst\u00e4ndige Umsetzung von 5\u03b2-OH-DRSP nicht zu, greifen vor diesem Hintergrund selbst dann nicht durch, wenn die vollst\u00e4ndige Umsetzung nach der Lehre des Verf\u00fcgungspatentanspruchs f\u00fcr erforderlich gehalten werden sollte. Denn es ist nicht dargelegt, dass der Fachmann nicht aufgrund seines Fachwissens eine geringf\u00fcgige Anpassung einzelner Parameter vornimmt, um zum Erfolg zu gelangen, so wie es auch der Beschwerdef\u00fchrerin in ihren Versuchen ohne weiteres gelungen ist.<\/p>\n

c)
\nIm Hinblick auf den Einwand der fehlenden Neuheit und der fehlenden erfinderischen T\u00e4tigkeit (Ziffer 3 und 4 der Anlage EVB 6a) hat die Beschwerdef\u00fchrerin keinen neuen Stand der Technik vorgelegt. Das gilt auch f\u00fcr den von der Verf\u00fcgungsbeklagten herangezogenen Aufsatz von Bittler et al. (Anlage EVB 2), bei dem es sich um gepr\u00fcften Stand der Technik handelt. Jedenfalls mit Blick auf die im vorliegenden Verfahren relevante Einschr\u00e4nkung der technischen Lehre durch die Verwendung von p-Toluolsulfons\u00e4ure statt allgemein einer S\u00e4ure oder Lewiss\u00e4ure kann nicht davon ausgegangen werden, dass die technische Lehre nicht neu oder im Stand der Technik nahe gelegt war.<\/p>\n

Weder im Aufsatz von Bittler et al. (Anlage EVB 2), noch in der US 4,416, 985 (EVB 7, mit der EVB 11 als zugeh\u00f6riger Priorit\u00e4tsschrift) wird die Verwendung von 5\u03b2-OH-DRSP f\u00fcr ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon offenbart. Ebenso wenig wird die Zugabe von p-Toluolsulfons\u00e4ure als Mittel zur Wasserabspaltung beschrieben. Die Annahme der Einspruchsabteilung, dass die Lehre des Verf\u00fcgungspatentanspruchs durch keine der beiden Entgegenhaltungen neuheitssch\u00e4dlich vorgenommen sei, l\u00e4sst sich daher nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Das gilt auch im Hinblick auf die Auffassung der Einspruchsabteilung, sie gehe davon aus, dass das Konzept von der Handlung \u201eZugabe\u201c eine zwangsl\u00e4ufig sp\u00e4tere Hinzuf\u00fcgung einer oder mehreren Komponenten zu einer bereits vorhandenen Komponente oder Komponentengruppe bedeute und das Verfahren neu sei, weil in keiner Entgegenhaltung offenbart sei, dass die S\u00e4ure oder Lewiss\u00e4ure nach dem Beginn der Reaktion zugegeben werde (Ziffer 7.5 der Anlage ASt 4). Die Beschwerdekammer hat zwar die Auffassung ge\u00e4u\u00dfert, dass die Verfahrensma\u00dfnahme \u201edurch Zugabe einer S\u00e4ure oder Lewis-S\u00e4ure\u201c nicht eindeutig festlege, wann die S\u00e4ure zugegeben werde (Ziffer 7 der Anlage ASt 22). Daraus folgt aber nicht zwingend, dass die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung offensichtlich fehlerhaft ist und das Verf\u00fcgungspatent widerrufen wird. Denn unabh\u00e4ngig vom Zeitpunkt der Zugabe ist in keiner Entgegenhaltung offenbart, dass f\u00fcr die Wasserabspaltung p-Toluolsulfons\u00e4ure verwendet werden soll.<\/p>\n

Ebenso hat die Einspruchsabteilung bereits im Hinblick auf die Verwendung von S\u00e4uren und Lewiss\u00e4uren die erfinderische T\u00e4tigkeit bejaht. Insofern geht es entgegen der Auffassung der Verf\u00fcgungsbeklagten nicht allein darum, die Wasserabspaltung mittels p-Toluolsulfons\u00e4ure zu bewerkstelligen. Es ist bereits nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann hat, abweichend vom Stand der Technik mit einem Zwischenprodukt aus dem bekannten Eintopfverfahren, n\u00e4mlich mit 5\u03b2-OH-DRSP, das Verfahren zur Herstellung von Drospirenon zu beginnen und \u00fcber den Prozess der Wasserabspaltung das Entstehen der unerw\u00fcnschten Nebenprodukte zu kontrollieren (vgl. auch Ziffer 8.5.2 der Anlage ASt 4). Dass die Zwischenentscheidung in dieser Hinsicht evident fehlerhaft ist und daher das Verf\u00fcgungspatent zwingend zu widerrufen ist, kann nicht angenommen werden.<\/p>\n

2.
\nDie f\u00fcr den Verf\u00fcgungsgrund erforderliche Dringlichkeit im \u00dcbrigen ist ebenfalls gegeben. Bereits durch die fortdauernde Benutzung des gesch\u00fctzten Verfahrens wird die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin als Patentinhaberin in ihren Rechten verletzt. Der Einwand, die Schutzdauer des Verf\u00fcgungspatents laufe erst im Jahr 2017 ab, verf\u00e4ngt vor diesem Hintergrund nicht. Auch dass die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin das gesch\u00fctzte Verfahren gegebenenfalls selbst nicht anwendet, schlie\u00dft den Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung nicht aus. Bei der Verf\u00fcgungsbeklagten handelt es sich gleichwohl um eine Wettbewerberin der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin und das Interesse, einen Wettbewerber an der Herstellung von Konkurrenzprodukten mittels eines patentgesch\u00fctzten Verfahrens zu hindern, ist im vorliegenden Fall durchaus schutzw\u00fcrdig, selbst wenn die eigenen Produkte nicht mit diesem Verfahren hergestellt werden. Insoweit ist auch der Einwand, es mache f\u00fcr die wirtschaftliche Stellung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin keinen Unterschied, ob der grunds\u00e4tzlich gemeinfreie Stoff Drospirenon mit dem gesch\u00fctzten Verfahren oder irgendeinem anderen, nicht gesch\u00fctzten Verfahren hergestellt werde, unbehelflich. Stattdessen muss sich die Verf\u00fcgungsbeklagte fragen lassen, warum dann die angegriffene Ausf\u00fchrungsform nach dem patentierten Verfahren hergestellt wird und nicht das Verfahren ge\u00e4ndert wird.<\/p>\n

Der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin kann auch nicht vorgeworfen werden, mit dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verf\u00fcgung so lange zugewartet zu haben, dass ihr ein eigenes Interesse an einer zeitnahen Entscheidung im einstweiligen Verf\u00fcgungsverfahren abgesprochen werden muss. Wird auf die Marketingabteilung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin abgestellt, hatte die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin fr\u00fchestens am 27.01.2012 Kenntnis davon, dass die Verf\u00fcgungsbeklagte die angegriffene Ausf\u00fchrungsform in der Bundesrepublik Deutschland anbietet. Dadurch war ihr aber noch nicht bekannt, mit welchem Verfahren die angegriffenen Produkte hergestellt werden. Erst als die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin die angegriffene Ausf\u00fchrungsform beziehungsweise das niederl\u00e4ndische Parallelprodukt in H\u00e4nden hielt, war f\u00fcr sie ersichtlich, dass Hersteller der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform C, SA war. Dass sie dann noch Herrn Prof. Dr. I mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragte, ist unsch\u00e4dlich. Der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist grunds\u00e4tzlich der Zeitaufwand zuzugestehen, der f\u00fcr die Beschaffung von Glaubhaftmachungsmitteln wie zum Beispiel Gutachten erforderlich ist (Schulte\/K\u00fchnen, PatG 8. Aufl.: \u00a7 139 Rn 393 m.w.N.). Dass sich im Nachhinein herausstellt, dass die Einholung des Sachverst\u00e4ndigengutachtens nicht notwendig war, weil die entsprechenden Tatsachen im Verf\u00fcgungsverfahren unstreitig blieben oder das Gericht aus den vorgelegten Unterlagen auch ohne das Sachverst\u00e4ndigengutachten die Verletzung des Verf\u00fcgungspatents ersehen konnte, ist grunds\u00e4tzlich unsch\u00e4dlich. Etwas anderes gilt allenfalls dann, wenn das Gutachten bereits fr\u00fcher h\u00e4tte eingeholt werden k\u00f6nnen, vor der Einholung des Gutachtens absehbar war, dass dieses nicht erforderlich sein wird, oder aus anderen Gr\u00fcnden ersichtlich ist, dass die Einholung des Gutachtens allein dazu diente, um Zeit zu gewinnen. Davon kann im vorliegenden Fall aber nicht die Rede sein. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin Anlass hatte, vor ihrer Kenntnis davon, dass die angegriffene Ausf\u00fchrungsform von der C, SA hergestellt wird, auf Grundlage der Aussagen von Herrn Dr. K im Jahr 2010 in einem polnischen Verfahren (Anlage ASt 18) das Gutachten in Auftrag zu geben. Das Gutachten wurde am 19.03.2012 fertiggestellt und der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verf\u00fcgung am 30.03.2012 eingereicht. Dieser Zeitraum ist nicht unangemessen lang.<\/p>\n

Der pauschale Einwand, im Falle einer einstweiligen Verf\u00fcgung scheitere der Markteintritt, so dass ein neuer Zutritt kaum m\u00f6glich sei, weil der Markt verunsichert sei, ist ohne n\u00e4heren Tatsachenvortrag nicht geeignet, einen Verf\u00fcgungsgrund in Frage zu stellen. Ebenso wenig vermag die Verf\u00fcgungsbeklagte mit dem Vortrag durchzudringen, die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin habe die Wettbewerberin L Plc. nicht in Anspruch genommen. Es ist schon nicht dargelegt, dass das Produkt dieses Unternehmens nach dem patentgem\u00e4\u00dfen Verfahren hergestellt wurde.<\/p>\n

III.
\nDie Kostenentscheidung beruht auf \u00a7 91 ZPO.<\/p>\n

Eines Ausspruchs \u00fcber die vorl\u00e4ufige Vollstreckbarkeit bedarf es nicht, da auch eine nach m\u00fcndlicher Verhandlung durch Urteil erlassene einstweilige Verf\u00fcgung per se vorl\u00e4ufig vollstreckbar ist, vgl. \u00a7\u00a7 929, 936 ZPO.<\/p>\n

Streitwert: 2.500.000,00 EUR<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 1897 Landgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 26. Juni 2012, Az. 4a O 49\/12<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37,20],"tags":[],"class_list":["post-5644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-2012-olg-duesseldorf","category-olg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5644"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5644\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5645,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5644\/revisions\/5645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}