{"id":5076,"date":"2002-09-19T17:00:51","date_gmt":"2002-09-19T17:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=5076"},"modified":"2016-05-26T13:19:10","modified_gmt":"2016-05-26T13:19:10","slug":"2-u-4001-pulverbeschichtungszusammensetzung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=5076","title":{"rendered":"2 U 40\/01 – Pulverbeschichtungszusammensetzung"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.:\u00a0132\u00a0<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 19. September 2002, Az. 2 U 40\/01\u00a0<\/p>\n

I.<\/p>\n

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 1. Februar 2001 verk\u00fcndete Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts D\u00fcsseldorf abge\u00e4ndert. Die Klage wird abgewiesen.<\/p>\n

II.<\/p>\n

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Kl\u00e4gerin auferlegt.<\/p>\n

III.<\/p>\n

Das Urteil ist vorl\u00e4ufig vollstreckbar.<\/p>\n

Der Kl\u00e4gerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 108.000,- Euro
\nabzuwenden, falls nicht die Kl\u00e4gerin zuvor Sicherheit in gleicher H\u00f6he leistet.<\/p>\n

Die Sicherheitsleistungen k\u00f6nnen auch durch selbstschuldnerische B\u00fcrgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland gesch\u00e4ftsans\u00e4ssigen Gro\u00dfbank oder \u00f6ffentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht werden.<\/p>\n

IV.<\/p>\n

Der Streitwert f\u00fcr das Berufungsverfahren betr\u00e4gt 5 Millionen DM (2.556.459,41 Euro).<\/p>\n

V.<\/p>\n

Die Revision wird zugelassen.<\/p>\n

Tatbestand :<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin ist eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ\u00e4ischen Patentes 0 322 834 (Klagepatent, Anl. K 1; deutsche \u00dcbersetzung gem\u00e4\u00df Anl. K 1a) betreffend ein Hydroxyalkylamid-H\u00e4rtungsmittel f\u00fcr Pulverlacke, das sie am 1. Oktober 1998 von der fr\u00fcheren Patentinhaberin, der P4x I1xxxxxxxx Inc. P7xxxxxxxx\/USA erwarb und das inzwischen auf sie umgeschrieben worden ist (Anl. K 7). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch.<\/p>\n

Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung ist am 24. Dezember 1988 unter Inanspruchnahme einer US-Priorit\u00e4t vom 30. Dezember 1987 eingereicht und am 5. Juli 1989 im Patentblatt ver\u00f6ffentlicht worden. Der Hinweis auf die Patenterteilung und die Patentschrift sind am 27. Oktober 1993 ver\u00f6ffentlicht worden.<\/p>\n

Anspruch 1 des in englischer Verfahrenssprache ver\u00f6ffentlichten Klagepatentes lautet wie folgt:<\/p>\n

A thermosetting powder coating composition comprising a co-reactable particulate mixture of:<\/p>\n

(a) a carboxylic acid group-containing polyester based on a condensation reaction of aliphatic polyols and\/or cycloaliphatic polyols with aliphatic and\/or aromatic polycarboxylic acids and anhydrides, said polyester having a Tg in the range of 30\u00b0C. to 85\u00b0C. and an acid number of from about 20 to 80; and<\/p>\n

(b) a beta-hydroxyalkylamide, the equivalent ratio of beta-hydroxyalkylamide equivalents to carboxylic acid equivalents being within the range of 0.6 to 1.6 : 1.<\/p>\n

Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche \u00dcbersetzung lautet wie folgt:<\/p>\n

W\u00e4rmeh\u00e4rtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenf\u00f6rmige Mischung von<\/p>\n

a) einem carbons\u00e4uregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer
\nKondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen und\/oder
\ncycloaliphatischen Polyolen mit aliphatischen und\/oder aromatischen
\nPolycarbons\u00e4uren und Anhydriden, wobei der Polyester ein Tg im Be-
\nreich von 30\u00b0 C bis 85\u00b0 C und eine S\u00e4urezahl von etwa 20 bis 80 auf
\nweist, und<\/p>\n

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das \u00c4quivalentenverh\u00e4ltnis von
\nbeta-Hydroxyalkylamid\u00e4quivalenten zu Carbons\u00e4ure\u00e4quivalenten im Be-
\nreich von 0,6 bis 1,6 : 1 liegt.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin stellt her und vertreibt unter der Bezeichnung „P8xxxx“ b7xx-H5xxxxxxxxxxxxxx (nachfolgend:H6x) an Pulverlackhersteller; dabei handelt es sich in Deutschland um die im Schreiben gem\u00e4\u00df Anlage ROP 8 aufgelisteten 15 Unternehmen mit Ausnahme der P4x I1xxxxxxxx GmbH.<\/p>\n

Die Beklagte ist durch Verschmelzung der S5x T2xxxxxxx AG und der urspr\u00fcnglichen Beklagten, der ehemaligen in F2xxxxxxx a3 M3xx ans\u00e4ssig gewesenen D1xxxxx-H4xx AG (nachfolgend ebenfalls als Beklagte bezeichnet), hervorgegangen und f\u00fchrt den Rechtsstreit in der Berufungsinstanz als deren Gesamtrechtsnachfolgerin fort. Die Beklagte stellte her und vertrieb H6x unter der Bezeichnung „V3xxxxxx E3-H7 31x“ das zun\u00e4chst von der durch Vertrag vom 19. M\u00e4rz 1999 mit ihr verschmolzenen C3xxxxxx S6xxxxxxxxxxx GmbH hergestellt und auf den Markt gebracht wurde. In der von C3xxxxxx Anfang 1998 herausgegebenen Produktinformation gem\u00e4\u00df Anlage 4 werden V3xxxxxx-Produkte f\u00fcr Pulverlacke beworben, und zwar u.a. als Vernetzer f\u00fcr lichtstabile und wetterresistente Polyester-Systeme, wobei unter der Rubrik „Hydroxyalkylamid-Systeme“ das Erzeugnis V3xxxxxx E3-H7 31x aufgef\u00fchrt ist. Die von der Beklagten mit dem Druckvermerk „03.99“ ver\u00f6ffentlichte englischsprachige Produktinformation gem\u00e4\u00df Anlage 5 bezeichnet das Erzeugnis „V3xxxxxx E3-H7 31x“ als Hydroxyalkylamid, das in Kombination mit carbons\u00e4uregruppenhaltigen Harzen verwendet wird. Auf Seite 1 dieser Schrift wird unter der \u00dcberschrift „Application“ ausgef\u00fchrt:<\/p>\n

Numerous COOH-terminated polymers can be used to achieve weather-resistant decorative coatings with exellent physical properties. These polymers have a determining influence on the performance of the coating.<\/p>\n

We refer to European patent EP-0 322 834 B1.<\/p>\n

In der mit dem Druckvermerk „07.99“ ver\u00f6ffentlichten Produktinformation (Anlage 6) wird das Erzeugnis als Hydroxyalkylamid bezeichnet, das in Kombination mit carboxylgruppenhaltigen Acrylaten eingesetzt wird. Ein Schutzrechtshinweis auf das Klagepatent lautet wie folgt:<\/p>\n

Pulverbeschichtungs-Zusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch das europ\u00e4ische Patent Nr. 0 322 834 gesch\u00fctzt. F\u00fcr die Anwendung des Patents in den L\u00e4ndern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL und SE ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.<\/p>\n

Nach dem Vorbringen der Beklagten wird das hier in Rede stehende Erzeugnis seit Februar 2000 mit der als Anl. B 8 erschienenen Produktinformation beworben, in der der Schutzrechtshinweis folgenderma\u00dfen lautet:<\/p>\n

Pulverbeschichtungs-Zusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch europ\u00e4isches (Nr. 0 322 834), kanadisches (Nr. 1 330 682), japanisches (Nr. 2 594 346), koreanisches (Nr. 93 02 217), mexikanisches (Nr. 164 778) und US-amerikanisches (Nr. 4 801 680) Patent gesch\u00fctzt. F\u00fcr die Anwendung der Patente in den L\u00e4ndern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE, CA, JP, KR, MX und USA ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.<\/p>\n

Die Beklagte bot das Erzeugnis V3xxxxxx EP-H7 31x nach ihrem Vorbringen zun\u00e4chst unbemustert und ab 1999 bis in die Gegenwart in Einzelf\u00e4llen auch bemustert an und gab geringf\u00fcgige Mengen zu Testzwecken kostenlos ab. Jedenfalls seit dem 23. Dezember 1999 erhielten Empf\u00e4nger solcher Testmengen ein Begleitschreiben folgenden Inhalts (Anl. B 9):<\/p>\n

Zu Verk\u00e4ufen an Pulverlackhersteller in Deutschland ist es bislang noch nicht gekommen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin h\u00e4lt das Verhalten der Beklagten und ihrer Rechtsvorg\u00e4ngerin f\u00fcr eine mittelbare Verletzung des Klagepatents. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht, als H6x sei das Erzeugnis der Beklagten ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Es sei auch dazu geeignet und bestimmt, im Rahmen der durch das Klagepatent gesch\u00fctzten Erfindung verwendet zu werden. Es sei davon auszugehen, dass der Abnehmer das angegriffene Erzeugnis patentverletzend einsetze. Auf dem hier in Rede stehenden Gebiet der Pulverlackzusammensetzungen werde H6x als H\u00e4rter praktisch nur f\u00fcr das klagepatentgesch\u00fctzte Polymer-System verwendet.<\/p>\n

Um unmittelbare Patentverletzungen der Abnehmer zu verhindern, sei es erforderlich, dass die Beklagte ihnen eine vertragsstrafegesicherte Unterlassungsverpflichtung zu ihren \u2013 der Kl\u00e4gerin \u2013 Gunsten auferlege. Die bisherigen Schutzrechtshinweise seien unzureichend.<\/p>\n

Die Beklagte hat sich in ihrer Klageerwiderung vom 14. April 2000 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bei Meidung einer f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung durch die Kl\u00e4gerin gem\u00e4ss \u00a7 315 BGB nach billigem Ermessen festzusetzenden und im Streitfall durch ein Gericht zu \u00fcberpr\u00fcfenden Vertragsstrafe dazu verpflichtet, es zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Anteils des Klagepatents beta-Hydroxyalkylamid f\u00fcr die Herstellung von w\u00e4rmeh\u00e4rtbaren Pulverbeschichtungszusammensetzungen in der Form gem\u00e4ss den Anl. K 4 und K 5 anzubieten (Bl. 42 d.A.). Diese Erkl\u00e4rung hat die Kl\u00e4gerin als unzureichend zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin hat vor dem Landgericht beantragt,<\/p>\n

I.
\ndie Beklagte zu verurteilen,<\/p>\n

1.
\nes bei Meidung eines f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis insgesamt zu zwei Jahren, zu unterlassen,<\/p>\n

im Geltungsbereich des deutschen Anteils des europ\u00e4ischen Patentes 0 322 834<\/p>\n

beta-Hydroxyalkylamid f\u00fcr die Herstellung von w\u00e4rmeh\u00e4rtbaren Pulverbeschichtungszusammensetzungen anzubieten oder zu liefern,<\/p>\n

ohne im Falle des Anbietens un\u00fcbersehbar darauf hinzuweisen, dass das beta-Hydroxyalkylamid ohne die Zustimmung der Kl\u00e4gerin nicht eingesetzt werden darf f\u00fcr<\/p>\n

w\u00e4rmeh\u00e4rtbare Pulverbeschichtungszusammensetzungen, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenf\u00f6rmige Mischung von<\/p>\n

a) einem carbons\u00e4uregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer
\nKondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen und\/oder cyclo-
\naliphatischen Polyolen mit aliphatischen und\/oder aromatischen
\nPolycarbons\u00e4uren und Anhydriden, wobei der Polyester einen Tg im
\nBereich von 30\u00b0 C bis 85\u00b0 C und eine S\u00e4urezahl von etwa 20 bis 80
\naufweist und<\/p>\n

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das \u00c4quivalentverh\u00e4ltnis von beta-
\nHydroxyalkylamid-\u00c4quivalenten zu Carbons\u00e4ure-\u00c4quivalenten im Bereich
\nvon 0,6 bis 1,6 : 1 liegt<\/p>\n

und<\/p>\n

ohne im Falle des Lieferns den Abnehmer zu verpflichten, es bei Vermeidung einer f\u00fcr jeden Fall schuldhafter Zuwiderhandlung (Fortsetzungszusammenhang ausgeschlossen) an die Kl\u00e4gerin zu zahlenden Vertragsstrafe in H\u00f6he von 50.000 DM zu unterlassen, ohne Zustimmung der Kl\u00e4gerin beta-Hydroxyalkylamid einzusetzen f\u00fcr<\/p>\n

w\u00e4rmeh\u00e4rtbare Pulverbeschichtungszusammensetzungen, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenf\u00f6rmige Mischung von<\/p>\n

a) einem carbons\u00e4uregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer Kon-
\ndensationsreaktion von aliphatischen Polyolen und\/oder cycloali-
\nphatischen Polyolen mit aliphatischen und\/oder aromatischen Poly-
\ncarbons\u00e4uren und Anhydriden, wobei der Polyester einen Tg im Bereich
\nvon 30\u00b0 C bis 85\u00b0 C und eine S\u00e4urezahl von etwa 20 bis 80 aufweist und<\/p>\n

b) einem beta-Hydroxyalkylamid, wobei das \u00c4quivalentverh\u00e4ltnis von beta-
\nHydroxyalkylamid-\u00c4quivalenten zu Carbons\u00e4ure-\u00c4quivalenten im Be-
\nreich von 0,6 bis 1,6 : 1 liegt;<\/p>\n

2.
\nder Kl\u00e4gerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu der Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 1. Oktober 1998 begangen hat, und zwar unter Angabe<\/p>\n

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschl\u00fcsselt nach Liefermengen, Liefer- zeiten, Lieferpreisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
\nAnschriften der Abnehmer,<\/p>\n

b) der einzelnen Angebote, aufgeschl\u00fcsselt nach Angebotsmengen, Ange-
\nbotszeiten, Angebotspreisen und Typenbezeichnungen sowie den
\nNamen und Anschriften der Angebotsempf\u00e4nger,<\/p>\n

c) der betriebenen Werbung, aufgeschl\u00fcsselt nach Werbetr\u00e4gern, deren
\nAuflagenh\u00f6he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,<\/p>\n

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl\u00fcsselten Gestehungs-
\nkosten und des erzielten Gewinns;<\/p>\n

II.
\nfestzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl\u00e4gerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu der Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 1. Oktober 1998 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.<\/p>\n

Die Beklagte hat beantragt,<\/p>\n

die Klage abzuweisen,<\/p>\n

hilfsweise, ihr f\u00fcr den Fall der Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften der Empf\u00e4nger von Angeboten statt der Kl\u00e4gerin einem von dieser zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegen\u00fcber der Kl\u00e4gerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftspr\u00fcfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tr\u00e4gt und ihn erm\u00e4chtigt, der Kl\u00e4gerin dar\u00fcber Auskunft zu geben, ob ein bestimmtes Angebot
\noder ein bestimmter Angebotsempf\u00e4nger in der Rechnungslegung enthalten ist.<\/p>\n

Sie hat eine Verletzung des Klageschutzrechtes in Abrede gestellt und vor dem Landgericht eingewandt, H6x sei am Priorit\u00e4tstag des Klagepatentes als Vernetzer bereits anderweitig bekannt gewesen. Der Stoff werde auch seit Jahren au\u00dferhalb des Klagepatentes benutzt, n\u00e4mlich f\u00fcr neuentwickelte alternative Pulverlackzusammensetzungen, Klebstoffe und Fl\u00fcssiglacke; die Patentliteratur beschreibe dar\u00fcber hinaus den Einsatz f\u00fcr Bodenbeschichtungen, Sch\u00e4ume, Dichtstoffe, Schmiermittel, Textilbeschichtungen, Bindemittel, Glasfaserbeschichtungen, Vliesstoffe, Glas- und Mineralwolle sowie Additive. Sie \u2013 die Beklagte \u2013 kenne keinen Fall, in dem ihre Abnehmer das angegriffene Erzeugnis f\u00fcr in den Schutzbereich des Klagepatentes fallende Pulverbeschichtungszusammensetzungen verwendet h\u00e4tten. Ihre Hinweise auf das Klageschutzrecht in den Produktinformationen seien f\u00fcr den Abnehmer auch nicht missverst\u00e4ndlich. Seit das angegriffene Erzeugnis in industriellen Mengen verkauft werde, befinde sich auf der Auftragsbest\u00e4tigung und auf der Rechnung ein inhaltlich mit demjenigen gem\u00e4\u00df Anl. B 6 \u00fcbereinstimmender Schutzrechtshinweis. In einem Informationsschreiben (Anl. B 10) habe auch die Kl\u00e4gerin im Februar 2000 potentielle Abnehmer darauf hingewiesen, dass das angegriffene Erzeugnis nicht im Rahmen des Klagepatentes verwendet werden d\u00fcrfe. Hierdurch habe auch sie daf\u00fcr gesorgt, dass das Klagepatent in den Abnehmerkreisen bekannt sei. Zus\u00e4tzlich zu diesen Hinweisen brauche sie \u2013 die Beklagte \u2013 ihren Abnehmern kein strafbewehrtes Unterlassungsversprechen abzuverlangen; das sei ihr wegen der damit verbundenen Unverk\u00e4uflichkeit des angegriffenen Erzeugnisses auch nicht zumutbar. Abgesehen davon habe die vorerw\u00e4hnte Unterlassungserkl\u00e4rung die Wiederholungsgefahr unabh\u00e4ngig davon beseitigt, ob die Kl\u00e4gerin sie angenommen habe.<\/p>\n

Durch Urteil vom 1. Februar 2001 hat das Landgericht der Klage in vollem Umfang entsprochen. Zur Begr\u00fcndung hat es ausgef\u00fchrt, die Beklagte habe durch die Versendung der Produktinformation gem\u00e4ss Anlagen 5 und 4 das Klagepatent mittelbar verletzt. Das angegriffene Erzeugnis sei als H6x ein wesentliches Element der Erfindung. Dieser Stoff sei in Anspruch 1 des Klagepatentes als wesentlicher Bestandteil der erfindungsgem\u00e4\u00dfen Pulverlackzusammensetzung angegeben. Unstreitig sei er auch objektiv zur Verwendung im Rahmen der Erfindung geeignet. Die Beklagte habe auch gewollt, dass ihre Angebotsempf\u00e4nger das angegriffene Produkt zur Herstellung der erfindungsgem\u00e4\u00dfen Pulverlackzusammensetzung verwendeten. Hierzu habe sie sie in der Produktinformation gem\u00e4\u00df Anlage 5 insbesondere durch die Angabe „We refer to European patent EP- 0 322 834“ angeleitet. Die Lebenserfahrung spreche daf\u00fcr, dass sich der Angebotsempf\u00e4nger nach dieser Empfehlung richten werde. Das gelte im Streitfall um so mehr, als das prim\u00e4re Einsatzgebiet von H6x die Verwendung als Vernetzer bei der Herstellung w\u00e4rmeh\u00e4rtbarer Pulverbeschichtungszusammensetzungen sei; die anderen von der Beklagten angegebenen Anwendungsgebiete h\u00e4tte offenbar nur geringe Bedeutung, da die Beklagte weder hinreichend dargetan noch belegt habe, in welchem Umfang der Stoff hier verwendet werde. Die Kl\u00e4gerin habe in der m\u00fcndlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen, dass in Deutschland alle Hersteller w\u00e4rmeh\u00e4rtbarer Pulverlackzusammensetzungen der hier in Rede stehenden Art von der Lehre des Klagepatentes Gebrauch machten. Auch die als Anlage 4 vorgelegte Produktinformation der C3xxxxxx Spezialchemie enthalte f\u00fcr den fachkundigen Leser eine Empfehlung, das angegriffene Erzeugnis patentverletzend zu verwenden.<\/p>\n

Dass die Kl\u00e4gerin keinen konkreten Lieferfall dargetan und auch nicht vorgetragen habe, dass ein Angebotsempf\u00e4nger der Beklagten das angegriffene Produkt tats\u00e4chlich im Rahmen der Erfindung verwendet hat, sei unerheblich, denn nach \u00a7 10 Abs. 1 PatG gen\u00fcge zur Verwirklichung des Tatbestandes schon das Anbieten eines Mittels, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, weshalb es nicht zwingend im Anschluss an das Anbieten auch zu einer Lieferung kommen m\u00fcsse.<\/p>\n

Die Unterlassungserkl\u00e4rung der Beklagten habe die Gefahr einer Wiederholung weiterer Rechtsverletzungen nicht ausger\u00e4umt; sie habe sich allein auf die Angebotsunterlagen gem\u00e4ss Anlagen 4 und 5 bezogen und h\u00e4tte die Beklagte nicht daran gehindert, das in Rede stehende Erzeugnis in anderer Weise ohne ausdr\u00fccklichen, eindeutigen und un\u00fcbersehbaren Warnhinweis auf das Klagepatent anzubieten. Ob die Beklagte das Klagepatent auch durch Lieferung des angegriffenen Erzeugnisses mittelbar verletzt habe, k\u00f6nne dahinstehen, weil der festgestellte Versto\u00df durch das Anbieten insoweit jedenfalls eine entsprechende Begehungsgefahr begr\u00fcnde.<\/p>\n

Das Anbieten und Liefern des angegriffenen Produktes k\u00f6nne der Beklagten zwar nicht untersagt werden, soweit ausgeschlossen sei, dass es erfindungsgem\u00e4\u00df eingesetzt werde; im \u00fcbrigen habe die Beklagte durch geeignete Ma\u00dfnahmen Vorsorge dagegen zu treffen, dass ihre Angebotsempf\u00e4nger und Abnehmer das Produkt nicht in patentverletzender Weise verwendeten. Hierzu gen\u00fcge im Fall des Anbietens ein eindeutiger und un\u00fcbersehbarer Hinweis, im Falle der Lieferung m\u00fcsse die Beklagte ihren Abnehmern unter den gegebenen Umst\u00e4nden aber f\u00fcr den Fall einer patentgem\u00e4\u00dfen Verwendung ein vertragsstrafegesichertes Unterlassungsversprechen abverlangen. Die Gefahr einer patentverletzenden Benutzung liege besonders nahe, nachdem die Beklagte in der Vergangenheit potentiellen Abnehmern die entsprechende Verwendung selbst aufgezeigt habe, zumal die Kl\u00e4gerin unwidersprochen vorgetragen habe, in Deutschland benutzten alle Hersteller w\u00e4rmeh\u00e4rtbarer Pulverzusammensetzungen der in Rede stehenden Art die Lehre des Klagepatentes. Die patentfreie Verwendbarkeit des beanstandeten Produktes als Vernetzer im Rahmen des auf dem Markt erh\u00e4ltlichen „U3xxxx-Systems“ \u00e4ndere daran nichts; ob und in welchem Umfang einschl\u00e4gig t\u00e4tige Unternehmen auch das „U3xxxx-System“ anwendeten, sei weder dargetan noch belegt. Die \u00fcbrigen von der Beklagten angef\u00fchrten Pulverlackzusammensetzungen, bei denen H6x als Vernetzer eingesetzt werde, bef\u00e4nden sich entweder erst im Stadium der Markteinf\u00fchrung, oder es sei nicht dargetan und belegt, dass sie schon auf dem Markt erh\u00e4ltlich seien.<\/p>\n

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten. Sie wiederholt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht erg\u00e4nzend geltend: Da es bisher nur zu Angeboten gekommen sei, lasse sich weder feststellen, dass Angebotsempf\u00e4nger das angegriffene Erzeugnis dazu bestimmt h\u00e4tten oder bestimmten, im Rahmen der Erfindung verwendet zu werden, noch dass sie \u2013 die Beklagte \u2013 von einer solchen Bestimmung gewusst habe oder diese Bestimmung offensichtlich sei. Da die Kl\u00e4gerin keine mit dem angegriffenen Erzeugnis begangene unmittelbare Patentverletzung dargetan habe, best\u00fcnden auch keine Anspr\u00fcche auf Schadenersatz. Im Verhandlungstermin vor dem Senat hat sie sich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht verpflichtet,<\/p>\n

a)
\nes zu unterlassen, im Geltungsbereich des deutschen Anteils des europ\u00e4ischen Patents 0 322 834<\/p>\n

b-Hydroxyalkylamid f\u00fcr die Herstellung von w\u00e4rmeh\u00e4rtbaren Pulverbeschichtungszusammensetzungen anzubieten und\/oder zu liefern, ohne im Falle des Anbietens und ohne im Falle der Lieferung un\u00fcbersehbar folgenden Hinweis zu benutzen:<\/p>\n

Pulverbeschichtungszusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch das europ\u00e4ische Patent Nr. 0 322 834 gesch\u00fctzt. F\u00fcr die Anwendung des Patents in den L\u00e4ndern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL und SE ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.<\/p>\n

b)
\nf\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Unterlassungsverpflichtung eine durch die Kl\u00e4gerin gem\u00e4ss \u00a7 315 BGB nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfall durch ein Gericht zu \u00fcberpr\u00fcfende Vertragsstrafe zu zahlen,<\/p>\n

c)
\nwobei die Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung endet, sobald das aus der EP 0 322 834 folgende Ausschlie\u00dflichkeitsrecht f\u00fcr das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland endet.<\/p>\n

Die Beklagte beantragt,<\/p>\n

das angefochtene Urteil abzu\u00e4ndern und die Klage abzuweisen,<\/p>\n

hilfsweise ihr vorzubehalten, unter den \u00fcblichen Bedingungen die Namen und Anschriften ihrer gewerblichen Abnehmer und Angebotsempf\u00e4nger statt der Kl\u00e4gerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegen\u00fcber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftspr\u00fcfer mitzuteilen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin beantragt,<\/p>\n

die Berufung zur\u00fcckzuweisen,<\/p>\n

hilfsweise, die Berufung mit der Ma\u00dfgabe zur\u00fcckzuweisen, dass der Beklagten die vom Landgericht zu I. 1. seines Urteilsausspruches bezeichneten Handlungen untersagt werden, sofern die Beklagte nicht<\/p>\n

a) im Falle des Anbietens den zu I. 1. a) des dortigen Urteilsausspruches wiedergegebenen Hinweis gibt;<\/p>\n

b) im Falle der Lieferung an die Abnehmer<\/p>\n

A5xx N1xxx P5xxxx C4xxxxxx GmbH, B3xxxxxx,
\nA5xx N1xxx P5xxxx C4xxxxxx GmbH, R4xxxxxxxx,
\nB4xx C4xxxxxx AG, M6xxxxx-H8xxxxx,
\nB8xxxxx I4xxxxxxxxxxx, U2xx,
\nC5x P5xxxx C4xxxxxx GmbH, D7xxx,
\nD10xxx P9xxxxxxxx D9xxxxxxxxx GmbH & Co KG, E4xxxxxxx-A6xxxxx,
\nE5xx F3xx GmbH & Co L2xxxxxxxx, B5xxxxxxxxx-D8xxxxxxx,
\nE6xxx D11xxxx AG, H9xxxxxx,
\nG5xxx P9xxxxxxxx GmbH, I2xxxxxx,
\nG4xxxxx B9xxxxxxxxxxxxxxxxx GmbH, G4xxxxx,
\nI3xx L1xx, E2xxxx,
\nK1xx W3xxxx L1xx- u4x F4xxxxxxxxxx GmbH & Co, S7xxxxxxx,
\nR5xx-P9xxxxxxxx GmbH, A7xxxxxx und
\nS8xxxxx L1xx GmbH, O3xxxxxxx<\/p>\n

dem jeweiligen Abnehmer die zu I. 1. b) des landgerichtlichen Urteils wiedergegebene vertragsstrafegesicherte Unterlassungsverpflichtung auferlegt, sowie<\/p>\n

im Falle der Lieferung an sonstige Abnehmer entsprechend Ziffer I. 1. a) des landgerichtlichen Urteilsausspruches auf das Klagepatent hinweist;<\/p>\n

hilfsweise, die Berufung mit der Ma\u00dfgabe zur\u00fcckzuweisen, dass der Beklagten zu Ziffer I. 1. des angefochtenen Urteils bezeichneten Handlungen untersagt werden, sofern die Beklagte nicht<\/p>\n

a) im Falle des Anbietens den zu I. 1. a) des landgerichtlichen Urteilsausspruches wiedergegebenen Hinweis gibt;<\/p>\n

b) im Falle der Lieferung die Abnehmer durch Vertrag verpflichtet, gegen\u00fcber und zugunsten der Kl\u00e4gerin die zu I. 1. b) des landgerichtlichen Urteilsausspruches beschriebenen Handlungen zu unterlassen,<\/p>\n

hilfsweise, die Berufung mit der Ma\u00dfgabe zur\u00fcckzuweisen, dass die Beklagte auch im Falle der Lieferung verpflichtet wird, ihre Abnehmer entsprechend Ziffer I. 1. a) des landgerichtlichen Urteils auf das Klagepatent hinzuweisen.<\/p>\n

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil, tritt dem Vorbringen der Beklagten entgegen und wiederholt und erg\u00e4nzt ihren erstinstanzlichen Sachvortrag.<\/p>\n

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.<\/p>\n

Entscheidungsgr\u00fcnde :<\/p>\n

Die Berufung der Beklagten ist zul\u00e4ssig und begr\u00fcndet. Entgegen der Auffassung des Landgerichts stehen der Kl\u00e4gerin die geltend gemachten Anspr\u00fcche auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz nicht zu, denn die Beklagte hat das Klagepatent weder durch das Anbieten ihres Erzeugnisses „V3xxxxxx
\nE3-H7 31x“ noch durch dessen Bemusterung mittelbar verletzt.<\/p>\n

I.<\/p>\n

Zuzustimmen ist dem Landgericht allerdings, soweit es den objektiven Tatbestand des \u00a7 10 Abs. 1 PatG 1981 f\u00fcr gegeben erachtet. Die Bestimmung entspricht der Regelung des Gemeinschaftspatent\u00fcbereinkommens gem\u00e4\u00df Art. 26 GP\u00dc 1989 (Art. 30 GP\u00dc 1988) und findet nach Art 64 Abs. 1 und 3 EP\u00dc auch auf europ\u00e4ische Patente wie das Klagepatent Anwendung.<\/p>\n

1. Das angegriffene Erzeugnis ist nicht nur ein Mittel, dass sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, sondern es verk\u00f6rpert selbst ein wesentliches Element der Erfindung. Mittel im Sinne des \u00a7 10 Abs. 1 PatG sind k\u00f6rperliche Gegenst\u00e4nde, mit denen eine Benutzungshandlung im Sinne des \u00a7 9 PatG vorgenommen werden kann (BGH GRUR 2001, 228, 231 \u2013 Luftheizger\u00e4t). Mit dem angegriffenen Erzeugnis k\u00f6nnen Pulverlackzusammensetzungen der in Anspruch 1 des Klagepatentes beschriebenen Art hergestellt werden (vgl. \u00a7 9 Nr. 1 PatG).<\/p>\n

Das Klagepatent betrifft w\u00e4rmeh\u00e4rtbare Pulverlacke bzw. Pulverlackzusammensetzungen, die eine gute Wetterbest\u00e4ndigkeit besitzen und als Au\u00dfenlacke verwendbar sind.<\/p>\n

Mit Pulverlacken lassen sich beispielsweise die Oberfl\u00e4chen von Metall- und Kunststoffgegenst\u00e4nden beschichten, indem der Pulverlack aufgebracht und gesintert wird, wobei er unter W\u00e4rme aush\u00e4rtet. Mit solchen Lacken werden im Au\u00dfenbereich Fassaden, Fensterrahmen oder T\u00fcren \u00fcberzogen; sie werden aber auch bei Automobilkarossen, R\u00e4dern oder Fahrr\u00e4dern angewendet (vgl. Anl. B 7, Seite 38 und 46 sowie Anl. B 12 rechte Spalte unten). Pulverlackzusammensetzungen haben nach den einleitenden Ausf\u00fchrungen der Klagepatentbeschreibung (deutsche \u00dcbersetzung Seite 1 Abs. 2) gegen\u00fcber fl\u00fcssigen Lacken den Vorteil, dass man weniger oder auch \u00fcberhaupt keine organischen L\u00f6sungsmittel ben\u00f6tigt und Pulverlacke beim Erw\u00e4rmen und Aush\u00e4rten wenig oder \u00fcberhaupt keine organischen L\u00f6sungsmittel in die Umgebung abgeben. Als wegen ihrer Korrosionsbest\u00e4ndigkeit und Dauerhaftigkeit im Au\u00dfenbereich besonders geeignet bezeichnet die Klagepatentbeschreibung (deutsche \u00dcbersetzung Seite 1, Abs. 3) Pulverlackzusammensetzungen, die mit einem Polyesterpolymer formuliert werden. Bekannte Pulverlackzusammensetzungen dieser Art enthielten als H\u00e4rtungsmittel einen carbons\u00e4urefunktionellen Polyester und Triglycidylisocyanurat (TGIC). Obwohl diese Pulverlackzusammensetzungen vielseitig verwendbar waren und gute Eigenschaften besa\u00dfen (vgl. Anl. ROP 10 und B 7), haben sie nach den weiteren Ausf\u00fchrungen der Klagepatentbeschreibung (a.a.O.) den Nachteil, dass ihre Formulierung wegen der Kosten von TGIC teuer war, ein Toxizit\u00e4tsproblem darstellte \u2013 TGIC ist seit 1998 in der Europ\u00e4ischen Union kennzeichnungspflichtig – und relativ hohe H\u00e4rtungstemperaturen von 182 bis 204\u00b0 C erforderte.<\/p>\n

Die Aufgabe (das technische Problem) der Erfindung besteht nach den Angaben der Klagepatentschrift darin, eine Pulverbeschichtungszusammensetzung bereit zu stellen, die bei signifikant niedrigeren Temperaturen als Zusammensetzungen mit TGIC aush\u00e4rtet. Objektiv geht es aber auch darum, in der Zusammensetzung das wegen seiner Toxozit\u00e4t und seiner Kosten kritisierte H\u00e4rtungsmittel TGIC durch ein anderes zu ersetzen.<\/p>\n

Zur L\u00f6sung dieses Problems wird in Anspruch 1 des Klagepatentes eine w\u00e4rmeh\u00e4rtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:<\/p>\n

W\u00e4rmeh\u00e4rtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung, enthaltend eine miteinander umsetzbare teilchenf\u00f6rmige Mischung von<\/p>\n

1. einem carbons\u00e4uregruppenhaltigen Polyester, basierend auf einer
\nKondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen und\/oder cyclo-
\naliphatischen Polyolen mit aliphatischen und\/oder aromatischen Poly-
\ncarbons\u00e4uren und Anhydriden, wobei der Polyester<\/p>\n

1.1 ein Tg im Bereich von 30\u00b0 C bis 850\u00b0 C<\/p>\n

1.2 und eine S\u00e4urezahl von etwa 20 bis 80 aufweist,<\/p>\n

und<\/p>\n

2. einem beta-Hydroxyalkylamid;<\/p>\n

3. das \u00c4quivalentenverh\u00e4ltnis von beta-Hydroxyalkylamid-\u00c4quivalenten zu
\nCarbons\u00e4ure-\u00c4quivalenten liegt im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1.<\/p>\n

Die erfindungsgem\u00e4\u00dfe Pulverbeschichtungszusammensetzung enth\u00e4lt zwei wesentliche Bestandteile, n\u00e4mlich als ersten Bestandteil einen carbons\u00e4uregruppenhaltigen Polyester, der zur Flexibilit\u00e4t, Schlagfestigkeit und Korrosionsbest\u00e4ndigkeit des Pulverlacks beitr\u00e4gt (vgl. deutsche \u00dcbersetzung der Klagepatentschrift, Seite 3 Abs. 3) und als zweiten Bestandteil beta-Hydroxyalkylamid (H6x) als H\u00e4rtungsmittel f\u00fcr die funktionellen S\u00e4urengruppen des Polyesters, wobei nach den weiteren Ausf\u00fchrungen der Patentbeschreibung angenommen wird, dass diese H\u00e4rtung durch eine Vernetzungsreaktion mit dem carbons\u00e4uregruppenhaltigen Polyester unter Bildung multipler Esterbindungen erfolgt (a.a.O., Seite 4 Abs. 3).<\/p>\n

Geeignete Polyester basieren gem\u00e4ss Merkmal 1 auf einer Kondensationsreaktion von aliphatischen Polyolen unter Einschluss der cycloaliphatischen Polyole mit aliphatischen und\/oder aromatischen Polycarbons\u00e4uren und Anhydriden. Anspruch 1 legt fest, dass bei der Reaktion neben dem Polyol sowohl S\u00e4ure als auch Anhydrid anwesend sein m\u00fcssen (… Polycarbons\u00e4uren und Anhydriden), wobei dem Durchschnittsfachmann klar ist, dass ein Carbons\u00e4ureanhydrid gemeint ist. Ob der Durchschnittsfachmann aus den Ausf\u00fchrungen auf Seite 3 Abs. 4 der deutschen \u00dcbersetzung der Klagepatentschrift, umgesetzt werden sollten das Polyol und die S\u00e4ure oder das Anhydrid, und dem Hinweis auf das – nach dem Vorbringen der Kl\u00e4gerin im Verhandlungstermin anhydridfreie – Produkt P10 32xx des Hersteller D12 als geeigneter Polyester (S. 14 der deutschen \u00dcbersetzung) die M\u00f6glichkeit entnimmt, das Anhydrid k\u00f6nne auch weggelassen werden, bedarf im Streitfall im Hinblick auf die Ausf\u00fchrungen im nachstehenden Abschnitt II. keiner Entscheidung.<\/p>\n

S\u00e4ure und Anhydrid sollen mit einem derartigen \u00dcberschuss von S\u00e4ure gegen\u00fcber Alkohol umgesetzt werden, dass sie einen Polyester bilden, der freie Carbons\u00e4uregruppen (COOH) besitzt; hierzu gibt Merkmal 1.2 an, dass der Polyester eine S\u00e4urezahl von 20 bis 80 aufweist. Nach Merkmal 1.1 hat der Polyester einen Tg im Bereich von 30 bis 85\u00b0 C. Je h\u00f6her der Tg-Wert ist, desto niedriger sind der Schmelzfluss und die H\u00e4rte der Beschichtung (Anl. K 1a, Seite 3 Abs. 4). Bei Werten unter 30\u00b0 C neigt der Pulverlack zur Klebrigkeit und ist schwer zu handhaben, bei Werten von mehr als 85\u00b0 C ist der Schmelzfluss niedrig und beeintr\u00e4chtig das Aussehen der Beschichtung (Anl. K 1a, Seite 4 Abs. 2).<\/p>\n

Um eine m\u00f6glichst wirksame H\u00e4rtung herbeizuf\u00fchren, liegt das \u00c4quivalentenverh\u00e4ltnis der beiden vorgenannten Bestandteile im Bereich von 0,6 bis 1,6 : 1, bevorzugt bei 0,8 bis 1,6 : 1; Werte au\u00dferhalb des beanspruchten Bereiches ergeben eine schwache H\u00e4rtung und sind unerw\u00fcnscht (Anl. K 1a, Seite 5 Abs. 4).<\/p>\n

2. Das angegriffene Erzeugnis V3xxxxxx E3-H7 31x ist ein H6x und wegen der Angabe dieses Stoffes in Anspruch 1 des Klagepatentes ein wesentliches Element der Erfindung, das als Komponente zur Herstellung der erfindungsgem\u00e4\u00dfen Pulverlackzusammensetzung ben\u00f6tigt wird. Diesen Stoff haben die Beklagten zumindest angeboten, wobei die Angebotsempf\u00e4nger s\u00e4mtlich nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt waren. Das alles hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend festgestellt; die Beklagte erhebt hiergegen zu Recht keine Einw\u00e4nde.<\/p>\n

II.<\/p>\n

Nicht gefolgt werden kann dem Landgericht jedoch, soweit es auch die subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht hat.<\/p>\n

1. Die mittelbare Verletzung eines Patentes setzt neben der Eignung des Mittels als subjektives Tatbestandsmerkmal voraus, dass der Abnehmer dieses Mittel dazu bestimmt, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, und dass der mittelbare Verletzer diese Eignung und Bestimmung positiv kennt oder sie nach den Umst\u00e4nden offensichtlich ist. Besteht die mittelbare Verletzungshandlung in der Lieferung eines Mittels, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, muss der Abnehmer dieses ihm gelieferte Mittel so herrichten wollen, dass es patentverletzend verwendet werden kann, ohne dass es jedoch darauf ankommt, ob er diesen Willen sp\u00e4ter verwirklicht und den ihm gelieferten Gegenstand tats\u00e4chlich patentverletzend nutzt. \u00a7 10 PatG 1981 setzt im Gegensatz zur fr\u00fcheren Rechtslage keine unmittelbare Verletzungshandlung durch den Abnehmer voraus. \u00dcber die Bestimmung zur patentverletzenden Benutzung entscheidet der Angebotsempf\u00e4nger oder Abnehmer; er besitzt die alleinige Verf\u00fcgungsmacht \u00fcber den gelieferten Gegenstand. Diese Bestimmung durch den Abnehmer muss der Lieferant kennen und wollen; er muss vors\u00e4tzlich handeln. Diese vom Lieferanten gewollte Zweckbestimmung der Verwendung des gelieferten Gegenstandes und die Bestimmung des Abnehmers zu dessen patentverletzender Benutzung bedeuten eine erhebliche Gef\u00e4hrdung der Rechte des Patentinhabers, weil ein Zusammenwirken zwischen Lieferant und Abnehmer stattfindet, ohne dass dieses mit den herk\u00f6mmlichen Kategorien von (Mit-) T\u00e4terschaft und Teilnahme erfasst werden kann. Das rechtfertigt letztlich das Verbot der mittelbaren Benutzung. Zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Lieferanten k\u00f6nnen Erfahrungen des t\u00e4glichen Lebens verwertet werden. Ist ein Gegenstand infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff f\u00fchrende Benutzung zugeschnitten und wird er zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten, so kann das f\u00fcr die Annahme sprechen, er sei auch beim Abnehmer zu einer patentverletzenden Benutzung bestimmt (BGH, GRUR 2001, 228, 231 \u2013 Luftheizger\u00e4t).<\/p>\n

Ist das Mittel wie im Streitfall das angegriffene Erzeugnis auch patentfrei verwendbar, l\u00e4sst sich, solange es noch zu keiner Lieferung im Sinne des \u00a7 10 PatG gekommen ist und die mittelbare Patentverletzung nur in einem Angebot des Mittels liegen kann, allein aus dessen technischer Eigenart noch nicht ohne weiteres darauf schlie\u00dfen, dass der Angebotsempf\u00e4nger das ihm angebotene Mittel, wenn er es vom Anbieter geliefert bekommt, patentverletzend einsetzen wird, und zwar auch dann nicht, wenn das Angebot eine dahingehende Anleitung oder Empfehlung enth\u00e4lt. Die Gef\u00e4hrdung der Rechte des Patentinhabers, der \u00a7 10 PatG entgegenwirken soll, setzt erst ein, wenn erkennbar ist, dass der Angebotsempf\u00e4nger seinerseits bereits die Zweckbestimmung getroffen hat, den angebotenen Gegenstand patentverletzend einzusetzen. Das kann etwa dann angenommen werden, wenn der Angebotsempf\u00e4nger den Lieferanten zur Abgabe eines Angebotes auffordert und dabei durch eine entsprechende Angabe des Angebotsempf\u00e4ngers \u00fcber den beabsichtigten Verwendungszweck klar ist, dass der angebotene Gegenstand zur Benutzung der klagepatentgesch\u00fctzten technischen Lehre benutzt werden soll.<\/p>\n

Enth\u00e4lt das Angebot eine Empfehlung oder Anleitung zur patentverletzenden Benutzung des angebotenen Gegenstandes, kann allerdings die Gefahr bestehen, dass der Angebotsempf\u00e4nger sich nach dieser Empfehlung richten wird. Zu Unterlassungsanspr\u00fcchen nach \u00a7 10 Abs. 1 PatG f\u00fchrt das aber erst, wenn diese Gefahr sich so weit konkretisiert hat, dass entweder Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr im Rechtssinne daf\u00fcr besteht, dass der Abnehmer die Empfehlung befolgt. Die Wiederholungsgefahr setzt dabei voraus, dass ein bereits vorgekommener Versto\u00df und damit auch die vom Angebotsempf\u00e4nger bereits getroffene Zweckbestimmung positiv feststellbar ist, w\u00e4hrend es zur Annahme der Erstbegehungsgefahr gen\u00fcgt, dass Umst\u00e4nde vorliegen, aus denen sich die ernsthafte Besorgnis ergibt, dass ein Eingriff bevorsteht. F\u00fcr den Fall einer mittelbaren Patentverletzung durch Anbieten eines Mittels im Sinne von \u00a7 10 setzt dass das Vorliegen der ernsthaften Besorgnis voraus, dass der Angebotsempf\u00e4nger sich entschlie\u00dfen wird, das Mittel zu beziehen und patentverletzend zu verwenden. Entgegen der Ansicht der Kl\u00e4gerin in ihrem Schriftsatz vom 1. Juli 2002 gen\u00fcgt es aber nicht, dass der Angebotsempf\u00e4nger nach Erhalt des Angebotes erw\u00e4gt, das angebotene Erzeugnis im Rahmen der patentgesch\u00fctzten Erfindung einzusetzen. Auch dadurch, dass der Angebotsempf\u00e4nger sich weitere Informationen \u00fcber das angebotene Mittel verschafft, hat er noch keine Zweckbestimmung getroffen, die dem Verbietungsrecht aus \u00a7 10 PatG unterliegt. Selbst wenn er im Rahmen seiner Erw\u00e4gungen auch die M\u00f6glichkeit pr\u00fcft, das angebotene Mittel patentverletzend zu benutzen, hat er damit noch keine Entscheidung gef\u00e4llt, die den subjektiven Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung erf\u00fcllt. In diesem Stadium seiner \u00dcberlegungen hat er sich noch nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck des angebotenen Mittels festgelegt, und es ist noch ungewiss, ob er sich nach Abschluss seiner Erw\u00e4gungen zur Benutzung der Erfindung entschlie\u00dft oder nicht.<\/p>\n

2. Es l\u00e4sst sich nicht feststellen, dass die Beklagte hat das angegriffene Erzeugnis „V3xxxxxx E3-H7 31x“ zur Benutzung der klagepatentgesch\u00fctzten Erfindung geliefert hat. Wie auch die Kl\u00e4gerin nicht in Abrede stellt, ist das Pr\u00e4parat bisher nicht an Pulverlackhersteller in der Bundesrepublik Deutschland verkauft worden. Es sind lediglich ab 1999 Bemusterungen erfolgt, bei denen die Beklagte das Erzeugnis zu Testzwecken in nicht-industriellen Mengen kostenlos an Interessenten bzw. Angebotsempf\u00e4nger abgegeben hat. Selbst wenn man im Hinblick auf den Inhalt des Anschreibens gem\u00e4\u00df Anl. B 9 davon ausgeht, dass im Rahmen der Bemusterung auch in der Bundesrepublik Deutschland ans\u00e4ssige Unternehmen eine Probe des angegriffenen Erzeugnisses erhalten haben, l\u00e4sst sich nicht feststellen, dass sie sich dazu entschlossen haben, mit dem Produkt erfindungsgem\u00e4\u00dfe Pulverlackzusammensetzungen herzustellen. Zwar hat es die Beklagte im Verhandlingstermin vor dem Senat nicht vermocht, den Zeitraum des Jahres 1999, in dem die Bemusterungen mit dem angegriffenen Erzeugnis stattgefunden haben, n\u00e4her einzugrenzen, so dass auch die M\u00f6glichkeit besteht, dass es zu solchen Bemusterungen auch gekommen ist, bevor die Beklagte im Juli 1999 die Produktinformation gem\u00e4\u00df Anlage 6 mit dem nicht zu beanstandenden Warnhinweis auf das Klagepatent verbreitete und den Empf\u00e4ngern damals nur die Produktinformation ohne (Anlage 4) bzw. mit missverst\u00e4ndlichem Warnhinweis (Anlage 5) zur Verf\u00fcgung standen. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die betreffenden Unternehmen das ihnen \u00fcberlassene Produktmuster auch tats\u00e4chlich benutzt haben; jedenfalls diejenigen, an die auch das als Anl. B 9 vorgelegte Begleitschreiben versandt worden ist, haben das Muster, wie der Inhalt des Schreibens ergibt, bei der Beklagten angefordert, und nach der Lebenserfahrung kann angenommen werden, dass dies geschehen ist, um das Erzeugnis auch zu verwenden. Gleichwohl sind nicht einmal Anhaltspunkte daf\u00fcr ersichtlich, dass Unternehmen, die das Muster vor Erscheinen der Produktinformation gem\u00e4\u00df Anlage 6 und ohne ein demjenigen gem\u00e4\u00df Anlage 6 entsprechendes Anschreiben erhalten haben, mit ihm erfindungsgem\u00e4\u00dfe Pulverlackzusammensetzungen fertigen wollten oder dies auch getan haben. Dagegen, dass diese Angebotsempf\u00e4nger keinen entsprechenden Willen gebildet haben, spricht nicht zuletzt der Umstand, dass die Beklagte bis in die Gegenwart keine Bestellungen erhalten und das angegriffene Produkt nicht an deutsche Pulverlackhersteller verkauft hat. Erst recht gilt das f\u00fcr diejenigen Unternehmen, denen die Beklagte das Muster des angegriffenen Erzeugnisses zusammen mit einem Anschreiben entsprechend Anlage B 9 \u00fcberlassen hat. Nach dem Inhalt dieses Schreibens stellte die Beklagte das Erzeugnis nur zur Verwendung ausschlie\u00dflich in Laboratorien und lediglich zur Erforschung der Produkteigenschaften zur Verf\u00fcgung und machte die Zusendung des Musters von einer vorherigen schriftlichen Best\u00e4tigung des Empf\u00e4ngers abh\u00e4ngig, sich an diese Vorgaben der Beklagten zu halten, wobei der als Best\u00e4tigung an die Beklagte zur\u00fcckzusendende Abschnitt zus\u00e4tzlich einen Warnhinweis auf das Klagepatent enthielt. Daf\u00fcr, dass die betroffenen Unternehmen sich nicht an die Vorgaben der Beklagten im Schreiben gem\u00e4\u00df Anl. B 9 gehalten und das Muster zur Herstellung einer klagepatentgem\u00e4\u00dfen Zusammensetzung benutzt haben, bestehen keine Anhaltspunkte. Erst recht l\u00e4sst sich unter diesen Umst\u00e4nden nicht feststellen, dass die Angebotsempf\u00e4nger das Muster des angegriffenen Erzeugnisses eigens zu dem Zweck angefordert haben, es bei der Herstellung erfindungsgem\u00e4\u00dfer Pulverlackzusammensetzungen einzusetzen. Das Schreiben zeigt weiterhin, dass die Beklagte jedenfalls seinerzeit gerade nicht wollte, dass die Empf\u00e4nger mit dem angegriffenen Produkt eine erfindungsgem\u00e4\u00dfe Pulverlackzusammensetzung herstellten, und dies auch gegen\u00fcber den Empf\u00e4ngern deutlich zu erkennen gegeben hat..<\/p>\n

3. Es bestand jedoch die Gefahr, dass die Angebotsempf\u00e4nger den Entschluss fassen w\u00fcrden, das ihnen angebotene Erzeugnis „V3xxxxxx E3-H7 31x“ von der Beklagten zu beziehen und sodann nach Erhalt zur Herstellung klagepatentgem\u00e4\u00dfer Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden.<\/p>\n

a) Das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr kommt allerdings schon deshalb nicht in Betracht, weil sich nicht feststellen l\u00e4sst, dass einer der Angebotsempf\u00e4nger der Beklagten eine dahingehende Zweckbestimmung getroffen hatte. Der Umstand, dass bisher kein in Deutschland t\u00e4tiger Pulverlackhersteller das angegriffene Erzeugnis von der Beklagten bezogen oder bei ihr bestellt hat, rechtfertigt sogar die gegenteilige Annahme, dass kein Angebotsempf\u00e4nger die f\u00fcr das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung erforderliche Zweckbestimmung, das angegriffene Erzeugnis zur Ausf\u00fchrung der klagepatentgem\u00e4\u00dfen technischen Lehre zu benutzen, getroffen hat.<\/p>\n

b) Angebote entsprechend den als Anlagen 4 und 5 vorgelegten Produktbeschreibungen begr\u00fcndeten jedoch die konkrete und naheliegende Gefahr, dass die Adressaten auf diese Angebote reagierten und sich dazu entschlossen, das angebotene Produkt zu bestellen und nach Erhalt als H\u00e4rtungsmittel f\u00fcr eine klagepatentgesch\u00fctzte Pulverlackzusammensetzung zu verwenden. Der Kreis der in Betracht kommenden und relevanten Abnehmer ist klein und \u00fcberschaubar. Zu ihm z\u00e4hlen nicht diejenigen Unternehmen, die mit dem angegriffenen Erzeugnis andere Stoffe als Pulverlackzusammensetzungen herstellen wollen; diese Unternehmen verletzen das Klagepatent nicht, weil das Klageschutzrecht den Stoff H6x nur als Komponente bestimmter Pulverlackzusammensetzungen beansprucht. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang vielmehr nur diejenigen Unternehmen, die sich in Deutschland mit der Herstellung von Pulverlacken befassen; dies sind die in Anl. ROP 8 und von der Kl\u00e4gerin im ersten Hilfsantrag aufgelisteten 15 Hersteller-Unternehmen. Nach der Lebenserfahrung kann davon ausgegangen werden, dass diesen Fachunternehmen die Herstellung w\u00e4rmeh\u00e4rtbarer Pulverlacke, das Klageschutzrecht und das von der Kl\u00e4gerin auf den Markt gebrachte HAA – Erzeugnis „P8xxxx“ bekannt ist. Die Kl\u00e4gerin selbst hatte, als die Produktinformationen gem\u00e4\u00df Anlagen 4 und 5 im Jahr 1998 und im M\u00e4rz 1999 erschienen, bereits durch ihre auf das Klagepatent hinweisenden Rundschreiben vom 15. August 1996 (Anl. ROP 4) und vom 13. Januar 1999 (Anl. ROP 6) daf\u00fcr gesorgt, dass das Klageschutzrecht in den einschl\u00e4gigen potentiellen Abnehmerkreisen bekannt wurde.<\/p>\n

c) Erst recht haben die Bemusterungen, bei denen interessierten Hersteller-Unternehmen geringe Mengen des angegriffenen Erzeugnisses zu Testzwecken \u00fcberlassen wurden, die Gefahr begr\u00fcndet, dass die Empf\u00e4nger den ihnen \u00fcberlassenen Stoff auf seine Eignung zur Verwendung im Rahmen der Erfindung testen, nach entsprechenden Testergebnissen das angegriffene Pr\u00e4parat im industriellen Ma\u00dfstab von der Kl\u00e4gerin beziehen und daraus erfindungsgem\u00e4\u00dfe Pulverlackzusammensetzungen herstellen.<\/p>\n

4. Die Begehungsgefahr ist jedoch inzwischen entfallen. Der Wegfall der Begehungsgefahr unterliegt weniger strengen Voraussetzungen als die Wiederholungsgefahr (BGH GRUR Int. 1995, 503, 505 \u2013 Cliff Richard II; Busse\/Keuken-schrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., \u00a7 139 Rdn. 78); ihr Fortbestand wird nicht vermutet (BGH GRUR 1989, 432, 434 \u2013 Kachelofenbauer I; 1992, 116 \u2013 Topfguckerscheck; 1993, 53, 55 \u2013 ausl\u00e4ndischer Inserent). Anders als bei einem verwirklichten Rechtsversto\u00df, der die tats\u00e4chliche Vermutung f\u00fcr seine Wiederholung begr\u00fcndet und dazu f\u00fchrt, dass die so begr\u00fcndete Begehungsgefahr ausschlie\u00dflich durch die Abgabe eines uneingeschr\u00e4nkten bedingungslosen und strafgesicherten Unterlassungsversprechens ausger\u00e4umt werden kann, reicht zur Beseitigung einer Erstbegehungsgefahr in der Regel die uneingeschr\u00e4nkte und eindeutige Erkl\u00e4rung, dass die angegriffene Handlung in Zukunft nicht vorgenommen werde, oder vergleichbare Umst\u00e4nde aus, aus denen sich schlie\u00dfen l\u00e4sst, dass die Beklagte nicht das Recht f\u00fcr sich in Anspruch nimmt, die angegriffenen Handlungen doch noch in die Tat umzusetzen. Erst recht gilt das, wenn der wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruche Genommene freiwilllig diejenigen Ma\u00dfnahmen ergreift, die er auch im Falle einer Verurteilung treffen m\u00fcsste, um den Empf\u00e4nger des Mittels im Sinne des \u00a7 10 PatG von einer unmittelbaren Patentverletzung abzuhalten.<\/p>\n

So liegen die Dinge auch hier. Schon die Rechtsvorg\u00e4ngerin der Beklagten \u2013 die C3xxxxxx S6xxxxxxxxxxx GmbH \u2013 hatte sich, nachdem die Kl\u00e4gerin sie mit Schreiben vom 31. M\u00e4rz 1998 (Anl. ROP 5) auf das Klagepatent hingewiesen hatte, in ihrem Antwortschreiben vom 27. April 1998 (ebenfalls in Anl. ROP 5) grunds\u00e4tzlich dazu bereit erkl\u00e4rt, beim Anbieten des angegriffenen Erzeugnisses einen Warnhinweis auf das Klagepatent zu geben, und auch die Beklagte bringt seit dem Erscheinen der Produktinformation mit dem Druckvermerk „07.99“ (Anlage 6) einen Hinweis auf das Klagepatent mit dem Inhalt an, Pulverbeschichtungs-Zusammensetzungen mit bestimmten Polyestern seien durch das Klagepatent gesch\u00fctzt, und f\u00fcr die Anwendung des Patents u.a. in der Bundesrepublik Deutschland sei die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich. Dieser Patenthinweis ist bei Angeboten als Warnhinweis ausreichend. Entgegen der Auffassung der Kl\u00e4gerin ist nur erforderlich, dass der Warnhinweis erkennen l\u00e4sst, das bestimmte Arten der Verwendung des angegriffenen Produktes durch ein fremdes Patent gesch\u00fctzt sind und ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht praktiziert werden d\u00fcrfen. Diesen Anforderungen gen\u00fcgt der von der Beklagten gegebene Schutzrechtshinweis. Der Name der Kl\u00e4gerin als Patentinhaberin braucht schon deshalb nicht genannt zu werden, weil die M\u00f6glichkeit besteht, dass die Angabe durch eine sp\u00e4tere \u00c4nderung in der Person des Schutzrechtsinhabers unrichtig wird, wie auch das Klagepatent im Verlauf der vorgerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Beklagten und ihrer Rechtsvorg\u00e4ngerin von der urspr\u00fcnglichen Inhaberin P4x I1xxxxxxxx auf die Kl\u00e4gerin \u00fcbertragen worden ist. F\u00fcr den Adressaten eines Warnhinweises ist auch nicht erforderlich, den Namen des Patentberechtigten zu kennen. Dass der Name der Inhaberin im angefochtenen Urteil in den zu gebenden Warnhinweis aufgenommen worden ist, steht dem nicht entgegen, denn damit soll ebenfalls nur zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich bei dem von dem Warnhinweis erfassten Patent um ein fremdes Schutzrecht handelt, an dem die Beklagte keine Berechtigung hat. Auch der Inhalt des Patentanspruches braucht im einzelnen nicht angegeben zu werden. Sofern die Ver\u00f6ffentlichungsnummer des Patentes mitgeteilt wird, was auch auf den in der Anlage 6 gegebenen Patenthinweis zutrifft, kann der Adressat des Hinweises sich die Patentschrift besorgen und sich \u00fcber den Inhalt des Schutzrechtes unterrichten. Mit dem Warnhinweis hat die Beklagte in ausreichender Weise Vorsorge dagegen getroffen, dass die Angebotsempf\u00e4nger den Entschluss fassen bzw. die Zweckbestimmung treffen, das angegriffene Erzeugnis zur Herstellung erfindungsgem\u00e4\u00dfer Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden. Auch hier ist zu ber\u00fccksichtigen, dass das angegriffene Erzeugnis bisher von keinem in der Bundesrepublik t\u00e4tigen Pulverlackhersteller bestellt und erfindungsgem\u00e4\u00df verwendet worden ist. In jedem Fall ist die Begehungsgefahr durch das vertragsstrafegesicherte Unterlassungsversprechen beseitigt worden, das die Beklagte im Verhandlungstermin vom 6. Juni 2002 abgegeben hat. Der Inhalt dieser Unterlassungserkl\u00e4rung entspricht den Handlungen, die die Beklagte bei Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung zur Vermeidung einer ummittelbaren Verletzung des Klagepatentes beim Abnehmer zu unterlassen hat, n\u00e4mlich<\/p>\n

beta-Hydroxyalkylamid f\u00fcr die Herstellung w\u00e4rmeh\u00e4rtbarer Pulverbeschichtungszusammensetzung anzubieten und\/oder zu liefern, ohne im Fall des Anbietens und ohne im Falle der Lieferung un\u00fcbersehbar folgenden Hinweis zu benutzen:<\/p>\n

Pulverbeschichtungszusammensetzungen mit bestimmten Polyestern sind durch das europ\u00e4ische Patent Nr. 0 322 834 gesch\u00fctzt. F\u00fcr die Anwendung des Patents in den L\u00e4ndern BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL und SE ist die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich.<\/p>\n

Auch hierdurch hat die Beklagte noch einmal unmissverst\u00e4ndlich klargestellt, dass sie nicht das Recht f\u00fcr sich in Anspruch nimmt, das angegriffene Erzeugnis ohne einen ausreichenden Warnhinweis auf das Klageschutzrecht zu bewerben.<\/p>\n

5. Entgegen der Auffassung der Kl\u00e4gerin ist die Beklagte nicht verpflichtet, weitere \u00fcber den vorstehend genannten Warnhinweis hinausgehende Ma\u00dfnahmen zu treffen, um ihre Abnehmer bzw. Angebotsempf\u00e4nger daran zu hindern, die Zweckbestimmung zu treffen, das angegriffene Erzeugnis zur Herstellung klagepatentgesch\u00fctzter Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden.<\/p>\n

a) Die Beklagte ist nicht verpflichtet, im Falle der Lieferung den Abnehmern des angegriffenen Erzeugnisses die vertragsstrafebewehrte Unterlassungsverpflichtung f\u00fcr den Fall aufzuerlegen, dass diese das Erzeugnis klagepatentverletzend verwenden. Da das angegriffene Erzeugnis auch au\u00dferhalb der Lehre des Klagepatentes verwendet werden kann, kann der Beklagten dessen Anbieten und Liefern nicht unbeschr\u00e4nkt untersagt werden, sondern nur, sofern sie nicht durch geeignete Vorsorgema\u00dfnahmen sicherstellt, dass ihre Abnehmer den angegriffenen Stoff nicht zur Herstellung einer patentverletzenden Pulverlackzusammensetzung benutzen. Davon geht auch die Kl\u00e4gerin aus, weil sie der Beklagten das Anbieten und Liefern des angegriffenen Erzeugnisses „V3xxxxxx E3-H7 31x“ nicht unbeschr\u00e4nkt untersagen lassen will, sondern nur soweit es sich auf die Herstellung w\u00e4rmeh\u00e4rtbarer Pulverbeschichtungszusammensetzungen richtet und sofern im Falle des Anbietens kein Warnhinweis auf das Klagepatent erfolgt und im Falle der Lieferung dem jeweiligen Abnehmer nicht das vertragsstrafegesicherte Unterlassungsversprechen f\u00fcr den Fall abverlangt, dass diese die ihnen gelieferte Ware zur Herstellung der in Anspruch 1 des Klagepatentes beschriebenen Pulverbeschichtungszusammensetzung benutzen.<\/p>\n

Die von der Kl\u00e4gerin f\u00fcr den Fall der Lieferung der Beklagten angesonnenen Vorsorgema\u00dfnahmen gegen eine unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers gehen jedoch zu weit. Als geeignete Vorsorgema\u00dfnahmen zur Wahrung der Ausschlie\u00dflichkeitsrechte des Patentinhabers hat die Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung nach dem bis zum 31. Dezember 1980 geltenden Recht je nach Sachlage einen Warnhinweis, die Auferlegung einer vertraglichen Unterlassungspflicht und gegebenenfalls auch die Ausbedingung einer Vertragsstrafe angesehen. Welche dieser Vorkehrungen getroffen werden m\u00fcssen, richtet sich nach dem Grad der Gefahr patentverletzender Benutzungen (RG GRUR 1931, 385, 388 \u2013 Saugtrommel; BGH GRUR 1961, 627, 628 \u2013 Metallspritzverfahren; 1964, 496, 497 f. \u2013 Formsand II). Die Verpflichtung zur Auferlegung einer Vertragsstrafe behindert den Lieferanten erheblich in seiner gesch\u00e4ftlichen T\u00e4tigkeit. Steht er mit dem Inhaber des Klagepatents in Wettbewerb, ist es nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich, dass ein Abnehmer bei sonst gleichen Konditionen das nicht mit einem Unterlassungsgebot beschwerte Lieferangebot des Patentinhabers vorziehen wird, auch wenn er nicht an eine patentgem\u00e4\u00dfe Benutzung denkt, um aus seiner Sicht \u00fcberfl\u00fcssige Komplikationen zu vermeiden, oder sich nach anderen und ungef\u00e4hrlicheren Bezugsquellen umsehen (vgl. BGH, a.a.O. \u2013 Formsand II; Teschemacher, Die mittelbare Patentverletzung, 1974, Seite 119). Da die Auferlegung einer Vertragsstrafe aus diesen Gr\u00fcnden wirtschaftlich einem uneingeschr\u00e4nkten Verbot gleichkommt, kann vom Lieferanten nur unter ganz besonderen Umst\u00e4nden verlangt werden, seinen Abnehmern ein derartiges Versprechen aufzuerlegen. Nach der bis zum 31. Dezember 1980 bestehenden Rechtslage kam das Auferlegen einer Vertragsstrafe nur in Betracht, wenn davon ausgegangen werden konnte, dass die Abnehmer auch bei entsprechender Aufkl\u00e4rung und Verpflichtung das Patent verletzten und hiervon nur durch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe h\u00e4tten abgehalten werden k\u00f6nnen (vgl. BGH, a.a.O. \u2013 Metallspritzverfahren). Diese Regelung hat auch im Rahmen einer mittelbaren Patentverletzung nach \u00a7 10 PatG 1981 zu gelten. Sie ist zwar im Gesetz nicht erw\u00e4hnt, rechtfertigt sich aber aus der Zielsetzung des \u00a7 10 PatG, die nicht darauf gerichtet ist, den Verkehr mit G\u00fctern zu untersagen, an denen der mittelbar verletzte Patentinhaber kein Ausschlie\u00dflichkeitsrecht besitzt, sondern nur die Gef\u00e4hrdung der Rechte des Patentinhabers ausschalten soll, die davon ausgeht, dass Lieferant und Abnehmer zusammenwirken, indem der Abnehmer die vom Lieferanten gewollte Zweckbestimmung trifft, den ihm gelieferten Gegenstand in der erfindungsgem\u00e4\u00df vorgesehenen Weise zu verwenden. Wer einen Gegenstand ausliefert, der objektiv geeignet ist, im Rahmen einer Erfindung verwendet zu werden, liefert ihn dennoch nicht zur Benutzung der Erfindung und unterliegt demgem\u00e4\u00df auch keinen Unterlassungsanspr\u00fcchen aus \u00a7 10 PatG wenn er durch geeignete und zumutbare Ma\u00dfnahmen Vorsorge dagegen trifft, dass der Abnehmer das ihm gelieferte Mittel patentgem\u00e4\u00df verwenden wird. Auch hier d\u00fcrfen die zu verlangenden Vorkehrungen nicht so weit gehen, dass sie die Wettbewerbsf\u00e4higkeit des Lieferanten zu stark beeintr\u00e4chtigen. Dabei ist neben dem Grad der Gefahr einer patentverletzenden Verwendung beim Abnehmer das Interesse des Lieferanten zu ber\u00fccksichtigen, jedenfalls mit denjenigen Kunden, denen die Gefahr einer entsprechenden Zweckbestimmung nicht bekannt oder offensichtlich ist, sein Gesch\u00e4ft auch mit dem zur Benutzung der Erfindung geeigneten Mittel noch machen zu k\u00f6nnen. Es kommt regelm\u00e4\u00dfig nicht in Betracht, von ihm zu verlangen, das Mittel nur demjenigen anzubieten oder zu liefern, der bereit ist, die Beachtung des Ausschlie\u00dflichkeitsrechts durch ein Vertragsstrafeversprechen zu sichern. Gerade solche Abnehmer, die nicht beabsichtigen, das angebotene oder gelieferte Mittel entsprechend seiner patentverletzenden Eignung einzusetzen, werden regelm\u00e4\u00dfig keine Veranlassung sehen, dies durch rechtsgesch\u00e4ftliche Erkl\u00e4rung zu bekr\u00e4ftigen. Dagegen ist es dem Lieferanten ohne weiteres zuzumuten, den Abnehmer auf die Schutzrechtslage hinzuweisen, wobei Inhalt und Intensit\u00e4t eines solchen Warnhinweises sich nach dem Grad der Gefahr patentverletzender Benutzung richten (Scharen, GRUR 2001, 995, 998). Daf\u00fcr, dass im Streitfall solche Warnhinweise nicht ausgereicht h\u00e4tten und die Abnehmer sich nur durch das Auferlegen eines vertragsstrafegesicherten Unterlassungsversprechens davon h\u00e4tten abhalten lassen, das ihnen gelieferte angegriffene Erzeugnis zur Herstellung einer klagepatentgesch\u00fctzten Pulverbeschichtungszusammensetzung zu verwenden, sind keine Umst\u00e4nde ersichtlich. Die aus dem Vertragsstrafeverlangen resultierende praktische Unverk\u00e4uflichkeit des angegriffenen Erzeugnisses als Komponente einer Pulverlackzusammensetzung kann der Beklagten nur zugemutet werden, wenn man davon ausgehen m\u00fcsste, dass praktisch jeder Pulverlackhersteller mit dem angegriffenen Erzeugnis klagepatentgem\u00e4\u00dfe Zusammensetzungen fertigen wird und davon nur nach dem Auferlegen eines vertragsstrafegesicherten Unterlassungsversprechens Abstand nehmen wird. Davon kann man zum gegenw\u00e4rtigen Zeitpunkt nicht mehr ausgehen. Das Klageschutzrecht ist durch die Warnhinweise der Beklagten in ihren Produktinformationen und durch die wiederholt versandten Rundschreiben der Kl\u00e4gerin in den in Betracht kommenden Fachkreisen bekannt. Die schutzrechtsverletzenden Produktinformationen ohne Warnhinweis (Anlage 4) bzw. mit missverst\u00e4ndlichem Warnhinweis (Anlage 5) liegen schon l\u00e4ngere Zeit zur\u00fcck und sind seither durch nicht zu beanstandende Werbeschriften ersetzt worden. Ist die Schutzrechtslage im Kreis der potentiellen Abnehmer bekannt, kann man in der Regel davon ausgehen, dass die Hersteller sich schon im eigenen Interesse bem\u00fchen, Patentverletzungen zu vermeiden (vgl. dazu BGH GRUR 1964, 496, 497 \u2013 Formsand II). Dass bei Pulverlackherstellungen abweichend von diesem Regelfall die Bereitschaft oder gar die Neigung besteht, sich \u00fcber die Schutzrechtslage hinwegzusetzen, ist nicht ersichtlich. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass im Streitfall weniger die Abwehr vors\u00e4tzlicher Rechtsverst\u00f6\u00dfe beim Abnehmer im Vordergrund steht, sondern in erster Linie fahrl\u00e4ssige Patentverletzungen ausgeschaltet werden m\u00fcssen; bei ihnen kann in aller Regel davon ausgegangen werden, dass sie nach entsprechender Belehrung unterbleiben. Dagegen, dass ernsthaft zu bef\u00fcrchten ist, einschl\u00e4gig t\u00e4tige Hersteller w\u00fcrden sich vors\u00e4tzlich \u00fcber den zugunsten der Kl\u00e4gerin bestehenden Patentschutz hinwegsetzen, spricht schon, dass keiner der in Frage kommenden Hersteller in den mehr als vier Jahren, in denen das angegriffene Produkt auf dem Markt angeboten wird, dieses Erzeugnis bei der Beklagten bezogen hat.<\/p>\n

Dem kann die Kl\u00e4gerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, ihr sei unbekannt, wie die Abnehmer der Beklagten mit dem angegriffenen Erzeugnis verf\u00fchren. Die in Betracht kommenden Unternehmen sind s\u00e4mtlich auch Kunden der Kl\u00e4gerin und beziehen von ihr das H6x-Erzeugnis „P8xxxx“; hinsichtlich dieser Abnehmer hat die Kl\u00e4gerin jedoch vorgetragen, sie kenne das Verhalten dieser Kunden.<\/p>\n

Zu ber\u00fccksichtigen ist ferner, dass das begehrte Verbot der Beklagten praktisch f\u00fcr die gesamte Restlaufzeit die M\u00f6glichkeit n\u00e4hme, das angegriffene Erzeugnis f\u00fcr patentfreie Anwendungsm\u00f6glichkeiten auf dem Gebiet der Pulverlackzusammensetzungen auf den Markt zu bringen und ihr dann auch den Markt f\u00fcr k\u00fcnftig in der Restlaufzeit des Klageschutzrechtes noch bedeutsam werdende Ersatzl\u00f6sungen verschl\u00f6sse. Da das Klagepatent nicht den Stoff H6x f\u00fcr sich allein, sondern eine bestimmte Pulverlackzusammensetzung sch\u00fctzt, die ihn als H\u00e4rtungsmittel enth\u00e4lt, verleiht es der Kl\u00e4gerin auch nicht das Recht, die Lieferung von HAA zu unterbinden, sofern nicht der Geltungsbereich des \u00a7 10 PatG tangiert wird. Schon deshalb darf der Beklagten nicht die M\u00f6glichkeit genommen werden, das angegriffene Erzeugnis „V3xxxxxx E3-H7 31x“ Pulverlackhersteller f\u00fcr patentfreie Anwendungsm\u00f6glichkeiten anzubieten und\/oder zu liefern, wie sie schon in Vorbereitung sind, ohne dass es darauf ankommt, wie gro\u00df deren Bedeutung zum gegenw\u00e4rtigen Zeitpunkt auf dem Markt ist.<\/p>\n

b) Es sind auch keine Anhaltspunkte daf\u00fcr erkennbar, dass das klagepatentgem\u00e4\u00dfe Erzeugnis so hervorragende Eigenschaften hat, dass die Entwicklung gleichwertiger Alternativen aussichtslos oder wirtschaftlich wenig sinnvoll erscheint. Das klagepatentgem\u00e4\u00dfe Erzeugnis wird neben anderen Produkten als Alternative zu den bisher \u00fcblichen TGIC-haltigen Formulierungen angeboten, die wegen der seit 1998 in der EU bestehenden Kennzeichnungspflicht des toxischen TGIC immer weniger Verwendung finden (vgl. Anl. B 7, Seite 38). Wie die Ver\u00f6ffentlichung gem\u00e4ss Anl. B 7 zeigt, hat keines der angebotenen Produkte bisher die Vielseitigkeit TGIC- haltiger Erzeugnisse erreicht, auch das klagepatentgem\u00e4\u00dfe Erzeugnis der Kl\u00e4gerin wird von Anwendern kritisiert (Anl. B 7, Seite 44), vor allem seine Nachteile im Au\u00dfenbereich (Anl. B 7, Seite 46). Dass auch f\u00fcr die Alternativen zum Gegenstand des Klagepatentes noch wirtschaftlich interessante Aussichten bestehen, die es nicht ausgeschlossen erscheinen lassen, dass auch diesen Alternativen k\u00fcnftig eine st\u00e4rkere Marktposition als gegenw\u00e4rtig zukommen kann, wird in der Ver\u00f6ffentlichung gem\u00e4ss Anl. ROP 10 deutlich, nach der die Einsch\u00e4tzung f\u00fcr polyesterbasierende Pulverlacke, die mit Ersatzh\u00e4rtern f\u00fcr TGIC formuliert sind, als hoch bezeichnet wird. Best\u00e4tigt wird das durch die von der Kl\u00e4gerin \u00fcberreichten Unterlagen gem\u00e4ss Anlagen 3 und WKS 1. Danach hatte TGIC in Europa 1998 einen Marktanteil von 13 %, der im Jahr 2000 auf 9 % zur\u00fcckgegangen war. Demgegen\u00fcber hatte sich nicht nur der Anteil der klagepatentgem\u00e4\u00dfen Zusammensetzung von 16 auf 22,5 % erh\u00f6ht, sondern auch derjenige der Alternativ-Produkte (Polyester\/Other) war von 4 auf 5,2 % gestiegen, und es ist nicht auszuschlie\u00dfen, dass von einem weiteren R\u00fcckgang des TGIC-Marktanteils auch diese Alternativ-Produkte profitieren werden. Dass in den einschl\u00e4gig t\u00e4tigen Fachkreisen f\u00fcr Alternativ \u2013 Entwicklungen zum Klagepatent, in denen H6x eingesetzt wird, jedenfalls k\u00fcnftig interessantere Marktaussichten prognostiziert werden, zeigt sich auch daran, dass jedenfalls zwei der von der Beklagten genannten Alternativen, f\u00fcr die H6x ben\u00f6tigt wird, nicht nur theoretischer Natur sind, n\u00e4mlich das U3xxxx-System und das Erzeugnis C6xxxx von B6xxx. Das U3xxxx-System ben\u00f6tigt in verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig geringen Mengen H6x als Additiv. U3xxxx ist ein anderes vom Klagepatent zu unterscheidendes System, das nach dem unwiderlegten Vorbringen der Beklagten (S. 4 der Klageerwiderung, Bl. 60 d.A.) neben den beiden in Anspruch 1 des Klagepatentes genannten Komponenten als dritten Bestandteil epoxygruppenhaltige Kohlenstoffverbindungen enth\u00e4lt. Wie die Kl\u00e4gerin selbst vorgetragen hat (S. 6, 7 ihrer erstinstanzlichen Replik, Bl. 59, 60 d.A.; S. 11 der Berufungserwiderung, Bl. 235 d.A.), fungiert beim U3xxxx-System als Vernetzer nicht H6x, sondern Oxiran, das in den Polyester eingebunden ist, und sind bei diesem System H\u00e4rtungstemperaturen in H\u00f6he von 200 Grad Celsius erforderlich; so hohe Temperaturen lehnt das Klagepatent ab (vgl. Anl. 1 a, S. 1 Abs. 3, S. 2 Abs. 4). Das deutet darauf hin, dass das U3xxxx-System andere Eigenschaften aufweist als die klagepatentgem\u00e4\u00dfe Zusammensetzung. Dass und aus welchem Grunde allein die Anwesenheit von H6x zu einer Zusammensetzung mit den vom Klagepatent angestrebten Eigenschaften f\u00fchrt und allein die Vernetzungsreaktion bestimmt, obwohl es nur als Additiv in geringen Mengen enthalten ist und die Vernetzung durch das als Vernetzungsmittel eingesetzte Oxiran erreicht werden soll, ist dem Vorbringen der Kl\u00e4gerin nicht zu entnehmen.<\/p>\n

Das Erzeugnis „C6xxxx“ wurde zwar in den Jahren 1998 (C6xxxx VP LS 21 47) und 1999 (C6xxxx VP LS 21 81\/1) in den Produktinformationen gem\u00e4ss Anl. ROP 3 als Versuchsprodukt bezeichnet, bereits in der aus dem Jahr 2001 stammenden als Anl. ROP 10 vorgelegten Ver\u00f6ffentlichung in der Zeitschrift „Coating“, Ausgabe 7\/2001, hebt ein Mitarbeiter des Herstellerunternehmens B6xxx die praktische Brauchbarkeit der Erzeugnisse hervor. Dass „C6xxxx“ von der Lehre des Klagepatentes Gebrauch macht, behauptet auch die Kl\u00e4gerin nicht.<\/p>\n

6. Erfolglos bleibt der Einwand der Kl\u00e4gerin, sie sei auf das Obsiegen im vorliegenden Rechtsstreit angewiesen, um die Bezugsquelle mittelbar patentverletzender Erzeugnisse zu schlie\u00dfen. Stellt sich in Zukunft tats\u00e4chlich heraus, dass Abnehmer mit dem angegriffenen Erzeugnis patentverletzende Pulverlackzusammensetzungen herstellen, ist eine neue Sachlage eingetreten, die nicht von der Rechtskraft eines klageabweisenden Urteils erfasst wird; sie w\u00fcrde die Kl\u00e4gerin berechtigen, von der Beklagten zu verlangen, die Belieferung bestimmter namentlich zu bezeichnender Abnehmer zu unterlassen (vgl. Scharen, a.a.O., Seite 696 li. Sp.) oder die Warnhinweise gegebenenfalls zu versch\u00e4rfen und je nach Umfang und Intensit\u00e4t der Verletzungshandlungen doch ein Vertragsstrafeversprechen zu Lasten der Abnehmer zu verlangen, die gegebenenfalls bestimmt zu bezeichnen sind. Unbenommen bleibt ihr auch die M\u00f6glichkeit, unmittelbar gegen denjenigen Abnehmer vorzugehen, der das Klagepatent unter Verwendung des angegriffenen Erzeugnisses unmittelbar verletzt.<\/p>\n

7. Die Kl\u00e4gerin hat auch keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte ihren Abnehmern die nicht vertragsstrafegesicherte vertragliche Verpflichtung auferlegt, das angegriffene Erzeugnis nicht zur Herstellung erfindungsgem\u00e4\u00dfer Pulverlackzusammensetzungen zu verwenden. Auch diese Vorsorgema\u00dfnahme kommt nur in Betracht, wenn der weniger einschneidende Warnhinweis an den Abnehmer des patentverletzend verwendbaren Erzeugnisses nicht ausreicht. Daf\u00fcr bestehen jedoch, wie sich aus den vorstehenden Ausf\u00fchrungen ergibt, keine Anhaltspunkte. Ebensowenig bestand Veranlassung dazu, die Beklagte entsprechend dem letzten Hilfsantrag dazu zu verurteilen, auch im Falle der Lieferung des angegriffenen Produktes den jeweiligen Abnehmer auf das Klageschutzrecht hinzuweisen. Die Beklagte kommt diesem Anliegen seit Juli 1999 nach, nimmt nicht das Recht f\u00fcr sich in Anspruch, diesen Hinweis fortlassen zu d\u00fcrfen und hat im \u00fcbrigen im Verhandlungstermin vor dem Senat ein entsprechendes strafgesichertes Unterlassungsversprechen abgegeben.<\/p>\n

III.<\/p>\n

Unter den vorstehenden Gegebenheiten hat die Kl\u00e4gerin auch keine Anspr\u00fcche auf Rechnungslegung und Schadenersatz.<\/p>\n

IV.<\/p>\n

Als unterlegene Partei hat die Kl\u00e4gerin gem\u00e4\u00df \u00a7 91 Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsstreits zu tragen; die Anordnungen zur vorl\u00e4ufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den \u00a7\u00a7 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 S. 1 ZPO.<\/p>\n

Der Senat hat die Revision zugelassen, weil die Rechtssache wegen der sich im Zusammenhang mit einer mittelbaren Patentverletzung stellenden Fragen, ob auch zu \u00a7 10 PatG 1981 beim Anbieten und bei der Lieferung auch patentfrei verwendbarer Mittel eine nur eingeschr\u00e4nkte Verurteilung auszusprechen ist, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Lieferungsempf\u00e4nger eines solchen Mittels das vertragsstrafegesicherte Unterlassungsversprechen abverlangt werden kann, dieses Mittel nicht patentverletzend zu verwenden, und unter welchen Voraussetzungen das blo\u00dfe Anbieten eines Mittels im Sinne des \u00a7 10 PatG die Begehungsgefahr einer mittelbaren Patentverletzung ausl\u00f6st, grunds\u00e4tzliche Bedeutung hat.<\/p>\n

S4xxxxxxxx R3xx Dr. B2xxxx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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