4b O 7\/10<\/span><\/a><\/p>\nI. Die Berufung der Beklagten gegen das Teil-Urteil des Landgerichts D\u00fcsseldorf vom 18. Januar 2011 \u2013 Az. 4b O 7\/10 \u2013 wird zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n
II. Die Kosten des Berufungsverfahrens tr\u00e4gt die Beklagte.<\/p>\n
III. Das Urteil ist vorl\u00e4ufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung der Kl\u00e4ger gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 3.000,- \u20ac abwenden, wenn nicht die Kl\u00e4ger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher H\u00f6he leisten.<\/p>\n
IV. Der Streitwert f\u00fcr das Berufungsverfahren wird auf 3.000,- \u20ac festgesetzt.<\/p>\n
V. Die Revision wird zugelassen.<\/p>\n
Gr\u00fcnde:<\/p>\n
I.<\/p>\n
Die Kl\u00e4ger sind bei der Beklagten, einer Hochschule, besch\u00e4ftigt. Im Rahmen ihres Arbeitsverh\u00e4ltnisses machten die Kl\u00e4ger zwei Erfindungen, die die Beklagte als Diensterfindungen unbeschr\u00e4nkt in Anspruch nahm. Dabei handelt es sich um die Erfindungen \u201eVerwendung einer Genver\u00e4nderung im humanen GNAS1-Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverl\u00e4ufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien\u201c, die zu der Offenlegungsschrift DE 103 48 XXX A1 f\u00fchrte, sowie die Erfindung \u201eVerwendung einer Genver\u00e4nderung im humanen GNAQ-Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverl\u00e4ufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien\u201c, die zu den Offenlegungsschriften DE 10 2004 026 XXY A1, WO 2005\/118XXZ A2 (PCT\/EP 2005\/005XYX) bzw. EP 1751XYY A2 und US 2XZZ 0147XYZ A1 f\u00fchrte. Die Kl\u00e4ger waren zu je 50% an der Erfindung beteiligt. Die Erfindungen wurden durch die Beklagte am 19. Februar 2003 bzw. am 26. Mai 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet.<\/p>\n
Unter der Vertragsnummer 1540XZX schloss die Beklagte am 12. Februar 2004 \u00fcber die Erfindung DE 103 48 XXX A1, die dort mit dem Aktenzeichen des Deutschen Patent- und Markenamtes 103 07 XZY.8 bezeichnet ist, einen Lizenzvertrag mit der A GmbH und r\u00e4umte dieser eine ausschlie\u00dfliche Lizenz ein. In \u00a7 5 des Vertrages verpflichtete sich die A GmbH die dort aufgef\u00fchrten Lizenzgeb\u00fchren und sog. Meilensteinzahlungen, d.h. Zahlungen, die nach Erreichen eines bestimmten Ziels f\u00e4llig werden, zu begleichen. In \u00a7 6 des Vertrages vom 12. Februar 2004 ist bestimmt, dass die A GmbH die Anmelde-, Erteilungs- und Aufrechterhaltungsgeb\u00fchren sowie die hierf\u00fcr erforderlichen Patentanwaltsgeb\u00fchren zu zahlen hat. Auch die Kosten der Internationalisierung der Schutzrechte sollen von der A GmbH \u00fcbernommen werden. Die hiermit beauftragte Patentanwaltssoziet\u00e4t sollte die Kosten direkt der A GmbH in Rechnung stellen. Ferner ist f\u00fcr den Fall der vorzeitigen Beendigung des Lizenzvertrages vorgesehen, dass die Beklagte 50 % dieser Kosten der A GmbH zu erstatten hat. Einen weiteren Lizenzvertrag unter der Vertragsnummer 047204-Lx1-25092XZZ \u00fcber eine ausschlie\u00dfliche Lizenz mit entsprechenden Regelungen schloss die Beklagte mit der A GmbH am 30. Oktober 2XZZ \u00fcber die DE 10 2004 026 XXY A1.<\/p>\n
Den Kl\u00e4gern wurde ein Arbeitnehmererfinderanteil in H\u00f6he der Bruttolizenzeinnahmen x 30 % x Miterfinderanteil in H\u00f6he von 50 % ausgezahlt. Die Bruttolizenzeinnahmen wurden auf der Basis des \u00a7 5 des Vertrages vom 12. Februar 2004 bzw. \u00a7 4 des Vertrages vom 30. Oktober 2006 berechnet.<\/p>\n
Mit Schreiben vom 17. April 2008 forderten die Kl\u00e4ger die Beklagte auf, Auskunft zu erteilen \u00fcber die geleisteten Zahlungen der A GmbH, insbesondere \u00fcber die Kosten der Patentierung. Diese Anspr\u00fcche wies die Beklagte mit Schreiben vom 24. Juli 2008 zur\u00fcck. Daraufhin stellten die Kl\u00e4ger am 11. September 2008 den Antrag auf Durchf\u00fchrung des Schiedsverfahrens bei der Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Am 24. September 2009 unterbreitete die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen einen Einigungsvorschlag (Anlage 5), durch den sich die Beklagte verpflichten sollte, die geforderte Auskunft zu erteilen und den entsprechenden Betrag zu zahlen. Gegen diesen Einigungsvorschlag legte die Beklagte Widerspruch ein.<\/p>\n
Die Kl\u00e4ger haben die Ansicht vertreten, dass auch die von der A GmbH \u00fcbernommenen Patentgeb\u00fchren und Patentanwaltskosten bei der Berechnung der Arbeitnehmererfinderverg\u00fctung zu ber\u00fccksichtigten seien. Die R\u00fcckerstattungsklausel f\u00fcr den Fall der vorzeitigen Aufl\u00f6sung der Lizenzvertr\u00e4ge mache deutlich, dass die Patentierungskosten als Teil der vereinbarten Lizenzgeb\u00fchren zu verstehen seien. Die Beklagte habe sich zudem in den Lizenzvertr\u00e4gen im Gegenzug zur \u00dcbernahme der Patentierungskosten durch die A GmbH zu einer sp\u00e4teren F\u00e4lligkeit der sog. Meilensteinzahlungen bereit erkl\u00e4rt. Im \u00dcbrigen haben sie die Ansicht vertreten, dass es unerheblich sei, ob die \u00dcbernahme der Patentierungskosten einen Einfluss auf die Lizenzgeb\u00fchren habe, da diese Verpflichtung die Beklagte von einer Verbindlichkeit befreie und somit einen geldwerten Vorteil darstelle.<\/p>\n
Die Beklagte hat demgegen\u00fcber die Ansicht vertreten, dass allein die tats\u00e4chlich erzielten Einnahmen, d.h. die gezahlten Lizenzgeb\u00fchren, Grundlage f\u00fcr die Arbeitnehmererfinderverg\u00fctung seien. Hierzu hat sie behauptet, dass im Rahmen der Lizenzverhandlungen die \u00dcbernahme der Patentierungskosten nicht thematisiert worden sei. Insoweit handele es sich um eine standardm\u00e4\u00dfige Regelung. Das Hinausz\u00f6gern der sog. Meilensteinzahlungen beruhe lediglich auf einem gewissen Entgegenkommen der Beklagten, da die A GmbH zu Beginn mit Produktentwicklungskosten und auch den Patentkosten belastet gewesen sei. Auf die H\u00f6he der Zahlungen habe diese Abrede keine Auswirkungen gehabt.<\/p>\n
Das Landgericht hat die Beklagte mit dem angefochtenen Teil-Urteil vom 18. Januar 2011 verurteilt,<\/p>\n
den Kl\u00e4gern dar\u00fcber Auskunft zu erteilen,<\/p>\n
– welche Zahlungen die A GmbH, auf der Grundlage des Lizenzvertrages Nr. 1540XZX mit der Beklagten f\u00fcr die Verwertung der Erfindung der Kl\u00e4ger und insbesondere f\u00fcr die Anmeldung des Patentes mit Schutz in Deutschland zu Az. 103 07 XZY.8 \u00fcber die Identifizierung und Validierung klinisch relevanter Genver\u00e4nderungen (single nucleotide polymorphisms, SNPa) im humanen GNAS 1 Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverl\u00e4ufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien f\u00fcr Patentanwaltskosten und Patentgeb\u00fchren geleistet hat;<\/p>\n
– welche Zahlungen die A GmbH, auf der Grundlage des Lizenzvertrages Nr. 047204-Lx1-25092XZZ mit der Beklagten f\u00fcr die Verwertung der Erfindung der Kl\u00e4ger und insbesondere f\u00fcr die Anmeldung der Patentes mit Schutz in Deutschland zu Az. DE 10 2004 026 XXY.2 sowie PCT-Anmeldung PCT\/EP 2005\/005XYX \u00fcber die Identifizierung und Validierung klinisch relevanter SNP\u2019s im humanen GNAQ Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverl\u00e4ufen und zur Vorhersage des Ansprechend auf Krankheitstherapien f\u00fcr Patentanwaltskosten und Patentgeb\u00fchren geleistet hat.<\/p>\n
Zur Begr\u00fcndung hat das Landgericht ausgef\u00fchrt, dass die in den Lizenzvertr\u00e4gen geregelte Zahlungsverpflichtung der A GmbH eine Einnahme der Beklagte darstelle, welche auf der Verwertung der Erfindungen beruhe, da insoweit die A GmbH eine Verpflichtung der Beklagten wahrnehme und sie von dieser befreie.<\/p>\n
Unter Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht die Beklagte mit der Berufung geltend, dass die \u00dcbernahme der Patentierungskosten durch die A GmbH keine Einnahme sei, die in der Verwertung der Erfindungen begr\u00fcndet sei. Denn der Begriff der Verwertung erfordere vielmehr eine tats\u00e4chliche Verwertung und nicht lediglich eine Verwertbarkeit. Die Verwertung sei \u00fcberdies auf einen Patentverkauf und eine Lizenzvergabe beschr\u00e4nkt und umfasse keine weitere Form der Verwertung. Eine Beteiligung des Hochschulerfinders an von Dritten getragenen Patentierungskosten w\u00fcrde auch der gesetzgeberischen Absicht an einer einfachen und durch die Hochschule zu handhabenden Verg\u00fctungsermittlung zuwiderlaufen. Schlie\u00dflich sei die Hochschule nach \u00a7 13 ArbnErfG zur Erstanmeldung der Erfindung im Inland verpflichtet, so dass nicht zu erkennen sei, aus welchem Grunde der Hochschulerfinder an den vom Lizenznehmer \u00fcbernommenen Kosten der internationalen Erstreckung der Erfindungen partizipieren solle.<\/p>\n
Die Beklagte beantragt,<\/p>\n
unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts D\u00fcsseldorf vom 18. Januar 2011, Az. 4b O 7\/10, die Klage kostenpflichtig abzuweisen.<\/p>\n
Die Kl\u00e4ger beantragen,<\/p>\n
die Berufung zur\u00fcckzuweisen.<\/p>\n
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schrifts\u00e4tze nebst Anlagen Bezug genommen.<\/p>\n
II.<\/p>\n
1.
\nDie zul\u00e4ssige Berufung ist unbegr\u00fcndet. Das Landgericht hat zu Recht festgestellt, dass die zul\u00e4ssige Klage in der ersten Stufe begr\u00fcndet ist. Denn die Kl\u00e4ger haben gem\u00e4\u00df \u00a7\u00a7 9, 12 ArbnErfG i.V.m. \u00a7 242 BGB einen Anspruch auf Auskunft \u00fcber die H\u00f6he der Patentgeb\u00fchren und der Patentanwaltskosten, die die A GmbH nach \u00a7 6 des Lizenzvertrages vom 12. Februar 2004 bzw. \u00a7 5 des Lizenzvertrages vom 30. Oktober 2XZZ an die Patentanwaltssoziet\u00e4t entrichtet hat.<\/p>\n
Nach \u00a7\u00a7 9, 12 ArbnErfG i.V.m. \u00a7 242 BGB ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Ausk\u00fcnfte zu erteilen, die dieser ben\u00f6tigt, um den Umfang und die H\u00f6he der ihm zustehenden Arbeitnehmererfinderverg\u00fctung zu berechnen, wenn er einen Anspruch auf Verg\u00fctung hat und die Auskunftserteilung erforderlich und zumutbar ist.<\/p>\n
Die Kl\u00e4ger haben jeweils einen Anspruch auf Zahlung der Arbeitnehmerfinderverg\u00fctung nach \u00a7 42 Nr. 4 ArbnErfG in H\u00f6he von 50 % von 30 % der genannten Kosten, da die Beklagte die Erfindungen unbeschr\u00e4nkt in Anspruch genommen hat und der Verg\u00fctungsanspruch auch die Kosten umfasst.<\/p>\n
\u00a7 42 Nr. 4 ArbnErfG ist in seiner geltenden Fassung, die am 7. Februar 2002 in Kraft getreten ist, anwendbar. Nach \u00a7 43 Abs. 1 ArbnErfG findet die Vorschrift nur Anwendung auf Erfindungen, die nach dem 6. Februar 2002 gemacht worden, d.h. fertig gestellt worden sind. Das Landgericht hat insoweit \u2013 wie auch die Schiedsstelle nach dem Gesetz \u00fcber Arbeitnehmererfindungen beim deutschen Patent- und Markenamt \u2013 festgestellt, dass die Erfindungen erst nach dem Stichtag fertig gestellt wurden, da die Beklagte die Erfindungen am 18. M\u00e4rz 2003 (DE 103 48 XXX A1) bzw. am 27. April 2004 (DE 10 2004 026 XXY A1) in Anspruch genommen hat und am 19. Februar 2009 bzw. am 26. Mai 2004 zum Patent angemeldet hat. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung nicht.<\/p>\n
Zutreffend richtet sich die H\u00f6he des Verg\u00fctungsanspruchs nach \u00a7 42 Nr. 4 ArbnErfG, der \u00a7 9 ArbnErfG als lex specialis verdr\u00e4ngt (Bartenbach\/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. \u00a7 42 Rn. 145; Busse\/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl. \u00a7 42 ArbnErfG Rn. 18; Bartenbach\/Volz, GRUR 2002, 743, 754), da es sich bei den Kl\u00e4gern um Hochschulbesch\u00e4ftigte handelt. Danach betr\u00e4gt die Arbeitnehmererfinderverg\u00fctung pauschal 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Dementsprechend hat die Beklagte auch bereits nach der in \u00a7 42 Nr. 4 ArbnErfG vorgegebenen pauschalierten Verg\u00fctung an die Kl\u00e4ger jeweils eine Arbeitnehmererfinderverg\u00fctung in H\u00f6he von 50 % von 30% der Lizenzeinnahmen nach \u00a7 5 des Lizenzvertrages vom 12. Februar 2004 und \u00a7 4 des Lizenzvertrages vom 30. Oktober 2006 ausgezahlt.<\/p>\n
Die Kl\u00e4ger haben indes zus\u00e4tzlich einen Anspruch auf weitere Verg\u00fctung in H\u00f6he der Patenterteilungs- und -aufrechterhaltungskosten im Sinne der \u00a7 6 bzw. \u00a7 5 der Lizenzvertr\u00e4ge. Auch diese Kosten stellen durch die Verwertung erzielte Einnahmen im Sinne des \u00a7 42 Nr. 4 ArbnErfG dar.<\/p>\n
Der Begriff der Einnahmen in \u00a7 42 Nr. 4 ArbnErfG ist in einem weiten Sinne zu verstehen. Umfasst sind alle Verm\u00f6genswerte, die dem Dienstherrn aus der Verwertung der Erfindung zuflie\u00dfen, mithin kausal auf die Verwertung zur\u00fcckzuf\u00fchren sind. W\u00e4hrend der Koalitions-Entwurf die Verwertung auf Patentverkauf und Lizenzvergabe begrenzt hatte (BT-Drucksache 14\/5975 vom 9. Mai 2011, Seite 7), stellt die Begr\u00fcndung des Regierungsentwurfs klar, dass auch die Verwertung in einer anderen Form, durch die Verm\u00f6genswerte zuflie\u00dfen, umfasst ist (BR-Drucksache 583\/01 vom 17. August 2001, Seite 10). Dieses Verst\u00e4ndnis entspricht dem allgemeinen Verg\u00fctungsgrundsatz und umfasst beispielsweise alle Lizenzeinnahmen, Einmalzahlungen und die \u00dcbernahme von Entwicklungskosten (Bartenbach\/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, \u00a7 42 Rn. 168; Bartenbach\/Volz, GRUR 2002, 743, 755 f.; Heerma\/Maierh\u00f6fer, GRUR XZX0, 682, 685). Dabei handelt es sich um die erzielten Bruttoeinnahmen, d.h. die tats\u00e4chlich zugeflossenen Einnahmen. Ein Abzug der Schutzrechtserwirkungs-, -aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und \u2013verwertungskosten findet dabei nicht statt. Denn einem \u00c4nderungsvorschlag des Bundesrates (BR-Gesetzesentwurf BT-Drucksache 14\/5939 vom 26. April 2001 Seite 5), der die Einnahmen auf die Nettoeinnahmen begrenzen wollte, um das Risiko f\u00fcr die Hochschule zu vermeiden, gegebenenfalls einen Verlust zu erwirtschaften, wenn die Schutzrechtskosten, die Einnahmen gerade decken oder nur geringf\u00fcgig \u00fcberschreiten, ist nicht gefolgt worden. Die Einnahmen bestimmen sich nach Art der Verwertung. Zu den in der Praxis wesentlichen au\u00dferbetrieblichen Verwertungsarten geh\u00f6rt der Erfindungsverkauf bzw. die \u00dcbertragung einzelner darauf bezogener Schutzrechtspositionen. Bei Lizenzvergabe ist auf die zuflie\u00dfenden (Brutto-)Lizenzgeb\u00fchren abzustellen, ggf. auch auf sonstige verm\u00f6genswerte Vorteile des Dienstherren, wie z.B. die nachtr\u00e4gliche \u00dcbernahme von Entwicklungskosten oder sonstige Einmalzahlungen (Bartenbach\/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz \u00a7 42 n.F. Rn. 170).<\/p>\n
Auch bei den hier streitgegenst\u00e4ndlichen, von der A GmbH \u00fcbernommenen Schutzrechtserteilungs- und aufrechterhaltungskosten handelt es sich um Einnahmen der Beklagten. Denn die Befreiung von den Schutzrechtserteilungs- und \u2013aufrechterhaltungskosten stellt einen Verm\u00f6genswert des Dienstherren dar, der diesem zuflie\u00dft. Durch die \u00dcbernahme der Kosten durch einen Lizenznehmer befreit dieser die Hochschule, hier die Beklagte, von einer Verbindlichkeit gegen\u00fcber den entsprechenden Patent\u00e4mtern und Patentanw\u00e4lten, \u00a7 267 Abs. 1 BGB. Dies gilt unmittelbar hinsichtlich der Patentanwaltskosten, so auch hinsichtlich bereits entstandener Kosten (Heerma\/Maierh\u00f6fer, GRUR XZX0, 682, 685 f.). Bez\u00fcglich der Patentgeb\u00fchren gilt das Vorgesagte aber auch, wenn die Zahlung der Geb\u00fchren keine schuldrechtliche, sondern eine \u00f6ffentlich-rechtliche Verpflichtung darstellt. Gleiches gilt f\u00fcr die Kosten der Aufrechterhaltung der Schutzrechte. Die Befreiung von diesen Kosten stellt ebenfalls einen Verm\u00f6gensvorteil dar, da die Aufrechterhaltung der Schutzrechte Grundlage f\u00fcr den Fortbestand des Lizenzvertrages und der hieraus zu erzielenden Einnahmen ist und der Dienstherr als Patentinhaber von seiner Kostentragungspflicht nach \u00a7 4 Abs. 2 PatKostG befreit wird. Im Arbeitnehmererfinderrecht ist der Dienstherr, hier die Hochschule, zur Anmeldung und \u00dcbernahme der Kosten verpflichtet. Denn \u00a7 13 Abs. 1 ArbnErfG verpflichtet den Dienstherrn, der die Diensterfindung in Anspruch nimmt, zur Anmeldung eines entsprechenden Schutzrechts. Kostenschuldner ist grunds\u00e4tzlich nach \u00a7 4 Abs. 1 Nr. 1 PatGKostG derjenige, der die Amtshandlung veranlasst hat bzw. zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird. Dabei ist nicht, wie in der Literatur vorgeschlagen (Heerma\/Maierh\u00f6fer, GRUR XZX0, 682, 686), zwischen Kosten, die vor Abschluss des Lizenzvertrages anfallen, und denen, die erst danach entstehen, zu differenzieren. Insoweit wird die Ansicht vertreten, dass Kosten, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages anfallen w\u00fcrden, keine Kosten seien, die kausal auf die Verwertung zur\u00fcckgef\u00fchrt werden k\u00f6nnten, sondern erst aufgrund der Verwertung. Die Verwertung sei allein im Abschluss des Lizenzvertrages zu sehen. Hierbei wird indes verkannt, dass die Verwertung der Erfindung nicht nur in dem \u201eAkt\u201c des Lizenzvertragsabschlusses zu sehen ist, sondern die Verwertung auch auf der Durchf\u00fchrung des Lizenzvertrages beruht. Denn bei einem Lizenzvertrag handelt es sich um ein Dauerschuldverh\u00e4ltnis. Dementsprechend stellen die Kosten der Aufrechterhaltung des Schutzrechts nicht nur Kosten dar, die als Folge der Verwertung anfallen, sondern auch solche, die die Verwertung \u2013 d.h. den Fortbestand des Lizenzvertrages \u2013 aufrechterhalten und dauerhaft erm\u00f6glichen. Ohne die Aufrechterhaltung der Schutzrechte w\u00e4re dem Lizenzvertrag und damit der Verwertung die Grundlage entzogen. Aus dem Grund sind die Aufrechterhaltungsgeb\u00fchren nicht als Folgekosten der Verwertung, sondern als Verwertungskosten einzuordnen. Vor dem Hintergrund des Charakters des Lizenzvertrages als Dauerschuldverh\u00e4ltnis ist auch der in der Literatur (Heerma\/Maierh\u00f6fer, GRUR XZX0, 682, 686) und von der Beklagten gezogene Vergleich zum Patentverkauf nicht zielf\u00fchrend. Bei einem Kaufvertrag handelt es sich nicht um ein Dauerschuldverh\u00e4ltnis, so dass sich die Verwertung im Abschluss des Kaufvertrages ersch\u00f6pft und auch die formale Stellung des Patentinhabers und damit auch die gesetzliche Pflicht nach \u00a7 4 PatKostG wechselt.<\/p>\n
Ein Verm\u00f6gensvorteil erw\u00e4chst dem Dienstherrn auch bei \u00dcbernahme der Kosten ausl\u00e4ndischer Schutzrechtsanmeldungen. Der Dienstherr ist zwar nach dem Arbn-ErfG insoweit nicht verpflichtet, entsprechende Schutzrechtsanmeldungen im Ausland zu t\u00e4tigen. \u00a7 13 ArbnErfG sieht nur eine Verpflichtung zu einer Schutzrechtsanmeldung im Inland vor. Wenn indes der Dienstherr als Lizenzgeber mit einem Lizenznehmer vereinbart, dass dieser auf Kosten des Lizenznehmers Schutzrechtsanmeldungen f\u00fcr den Lizenzgeber t\u00e4tig, erw\u00e4chst dem Dienstherrn ein Verm\u00f6gensvorteil, indem er, obwohl er den Vorteil einer Rechtsinhaberschaft an einem ausl\u00e4ndischen Schutzrecht erh\u00e4lt, zur Kostentragung nicht verpflichtet ist, obwohl dies bei einer Schutzrechtsanmeldung im Ausland durch den Dienstherrn ansonsten der Fall w\u00e4re. Die Befreiung von dieser Kostentragungspflicht stellt einen Verm\u00f6gensvorteil zugunsten des Lizenzgebers \/ Dienstherrn dar.<\/p>\n
Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich bei dieser Form der Verwertung auch um eine tats\u00e4chliche Verwertung und nicht lediglich eine \u201ewirtschaftliche Verwertbarkeit\u201c. Denn mit der Befreiung des Lizenzgebers Hochschule von der Verpflichtung zur Kostentragung der Schutzrechtserteilung- und -aufrechterhaltung findet ein unmittelbarer Verm\u00f6genszufluss statt. Denn f\u00fcr die Beurteilung kann es nicht darauf ankommen, ob die Forderungen unmittelbar von dem Lizenznehmer \u00fcbernommen werden, mithin die Befreiung von einer Verbindlichkeit erfolgt, oder ob der Lizenznehmer dem Lizenzgeber die Kosten erstattet, wenn dieser die Forderungen selbst erf\u00fcllt hat. Im letztgenannten Fall w\u00fcrde auf Seiten des Lizenzgebers tats\u00e4chlich ein Verm\u00f6genszufluss erfolgen. Wie die Kostentragungspflicht im jeweiligen Fall erf\u00fcllt wird, h\u00e4ngt von der vertraglichen Regelung der Lizenzparteien ab. Die Vereinbarung einer unmittelbaren Kostentragung durch den Lizenznehmer, d.h. die Befreiung des Lizenzgebers von einer Verbindlichkeit, kann indes nicht dazu f\u00fchren, dass die Befreiung von einer Verbindlichkeit keine Einnahme mehr darstellt, die auf der Verwertung der Erfindung beruht. Denn dann hinge die Bestimmung einer solchen Einnahme lediglich von den Zuf\u00e4lligkeiten der Vertragsgestaltung ab.<\/p>\n
Dieser geldwerte wirtschaftliche Vorteil der Beklagten ist kausal auf die Verwertung der Diensterfindung durch die Vergabe von Lizenzen an die A GmbH zur\u00fcckzuf\u00fchren. Ohne die Lizenzvertr\u00e4ge (=Verwertung) w\u00e4re die Beklagte nach den obigen Ausf\u00fchrungen zur Schutzrechtsanmeldung auf eigene Kosten \u2013 zumindest im Inland – verpflichtet gewesen. Eine \u00dcbernahme der Kosten (=Einnahmen) h\u00e4tte es nicht gegeben. Eine entsprechende Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung bestand zwar f\u00fcr ausl\u00e4ndische Schutzrechtsanmeldungen nicht. H\u00e4tte die Beklagte ausl\u00e4ndische Schutzrechtsanmeldungen selbst vorgenommen, h\u00e4tte sie die entsprechenden Kosten aber tragen m\u00fcssen, was indes durch die Lizenzvergabe an die A GmbH obsolet wurde, da dieser die entsprechende Kostentragungspflicht auferlegt wurde.<\/p>\n
Dabei kommt es f\u00fcr die Beurteilung nicht darauf an, ob die \u00dcbernahme der Verpflichtung zur Zahlung der Schutzrechtserteilungs- und -aufrechterhaltungskosten zu einer Reduzierung der Lizenzgeb\u00fchr gef\u00fchrt hat oder die \u00dcbernahme unabh\u00e4ngig hiervon erfolgte. Denn bei der Beurteilung dessen, was eine erzielte Einnahme darstellt, kommt es auf die tats\u00e4chlich zugeflossenen Einnahmen an (vgl. Bartenbach\/Volz, GRUR 2002, 743, 756), mithin die Einnahmen, welche auf Basis der Verwertung der Erfindung dem Dienstherren zugeflossen sind.<\/p>\n
Diese Ansicht entspricht auch den Interessen von Arbeitnehmer und Dienstherrn. Wird die Lizenzgeb\u00fchr durch \u00dcberw\u00e4lzung der Schutzrechtserteilungs- und \u2013auf-rechterhaltungskosten reduziert, entspricht es der Billigkeit, dem Arbeitnehmer, der nach der Gesetzesbegr\u00fcndung nicht mit den Kosten der Schutzrechtserteilungs- und -aufrechterhaltungskosten belastet werden soll, an dem Vorteil der \u00dcberw\u00e4lzung dieser Kosten teilnehmen zu lassen. Aber auch dann, wenn die \u00dcberw\u00e4lzung der Schutzrechtserteilungs- und aufrechterhaltungskosten keinen Eingang in die H\u00f6he der Lizenzgeb\u00fchren gefunden haben sollte, ist es interessengerecht, den Arbeitnehmer von dem \u201eVerhandlungsgeschick\u201c des Dienstherrn profitieren zu lassen und in die Verg\u00fctung auch die Befreiung von den Schutzrechtserteilungs- und \u2013aufrechterhaltungskosten einflie\u00dfen zu lassen. Zwar mag ein Arbeitnehmer dann besser gestellt werden als bei einer Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte durch den Dienstherrn. Dies gilt indes auch f\u00fcr den Dienstherrn, da er durch die vertragliche \u00dcberw\u00e4lzung der Schutzrechtserteilungs- und -aufrechterhaltungskosten diese nicht zu tragen hat und ihm die Lizenzgeb\u00fchren ohne weitere Abz\u00fcge \u2013 mit Ausnahme des Verg\u00fctungsanspruchs des Arbeitnehmers – zuflie\u00dfen.<\/p>\n
Die Einbeziehung der Patentierungskosten in die Arbeitnehmererfinderverg\u00fctung l\u00e4uft auch nicht dem Zweck der Regelung des \u00a7 42 ArbnErfG zuwider, welche die Innovationsbereitschaft an Hochschulen f\u00f6rdern will. Zwar tr\u00e4gt die Hochschule ein gewisses Risiko, dass die Einnahmen nicht die Patentierungskosten erreichen oder diese nur geringf\u00fcgig \u00fcberschreiten, was die Hochschule davon abhalten k\u00f6nnte, Erfindungen zu verwerten. Dann k\u00f6nnte es dazu kommen, dass der Erfinder eine entsprechend h\u00f6here Arbeitnehmererfinderverg\u00fctung erh\u00e4lt. Dieses Risiko ist im Rahmen von Lizenzvertr\u00e4gen ebenfalls gegeben, wenn die Lizenzgeb\u00fchr die vom Lizenznehmer \u00fcbernommenen und aus den obigen Erw\u00e4gungen hinzuzurechnenden Patentierungskosten nicht erreicht oder nur geringf\u00fcgig \u00fcberschreitet. Insoweit ist die Risikosituation f\u00fcr die Hochschule dieselbe, als wenn sie selbst das Schutzrecht angemeldet h\u00e4tte. Dieses Risiko war dem Gesetzgeber angesichts der Bundesratsinitiative bewusst. Dennoch hat er sich ausdr\u00fccklich daf\u00fcr entschieden, dass die Patentierungskosten nicht auf den Arbeitnehmererfinder durchschlagen, so dass eine andere Beurteilung dem ausdr\u00fccklichen Gesetzeswillen widerspr\u00e4che.<\/p>\n
Nach alledem k\u00f6nnen die Kl\u00e4ger die erforderliche Auskunft verlangen, da ohne Kenntnis der H\u00f6he der Kosten der Patentgeb\u00fchren und Patentanwaltskosten eine auf dieser Grundlage berechnete Verg\u00fctung nicht festgestellt werden kann. Sie ist der Beklagten auch zumutbar. Die entsprechenden Informationen k\u00f6nnen, wie die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen in ihrem Einigungsvorschlag vom 24. September 2009 ausf\u00fchrt, von der A GmbH erlangt werden.<\/p>\n
2.
\nDie Kostenentscheidung beruht auf \u00a7 97 Abs. 1 ZPO.<\/p>\n
Die Anordnungen zur vorl\u00e4ufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den \u00a7\u00a7 708 Nr. 10, 711 ZPO.<\/p>\n
Es bestand Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierf\u00fcr in \u00a7 543 Abs. 1 ZPO aufgestellten Voraussetzungen vorliegen. Die Rechtssache hat grunds\u00e4tzliche Bedeutung im Sinne des \u00a7 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.:\u00a0 1837 Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 12. April 2012, Az. I-2 U 15\/11 Vorinstanz: 4b O 7\/10<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37,20],"tags":[],"class_list":["post-4665","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-2012-olg-duesseldorf","category-olg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4665"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4665\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4666,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4665\/revisions\/4666"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}