{"id":4339,"date":"2013-07-13T17:00:22","date_gmt":"2013-07-13T17:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=4339"},"modified":"2016-05-09T08:27:19","modified_gmt":"2016-05-09T08:27:19","slug":"2-u-2613-drospirenon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=4339","title":{"rendered":"2 U 26\/13 – Drospirenon"},"content":{"rendered":"
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\n
D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 2104<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 13. September 2013, Az. 2 U 26\/13<\/p>\n

Vorinstanz: 4a O 190\/12<\/a><\/p>\n

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I. Die Berufung gegen das am 23. April 2013 verk\u00fcndete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts D\u00fcsseldorf wird zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n

II. Die Antragstellerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.<\/p>\n

III. Das Urteil ist vollstreckbar.<\/p>\n

IV. Der Streitwert wird auf 2.500.000,- \u20ac festgesetzt.<\/p>\n

G r \u00fc n d e<\/p>\n

I.<\/p>\n

Die Antragstellerin und Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist eingetragene Inhaberin des am 11. August 1997 unter Inanspruchnahme einer deutschen Unionspriorit\u00e4t vom 12. August 1996 angemeldeten, auch mit Wirkung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland erteilten und am 3. April 2002 in deutscher Verfahrenssprache ver\u00f6ffentlichten europ\u00e4ischen Patentes 0 918 XXX (Verf\u00fcgungspatent) betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon und Zwischenprodukte davon. Sein Anspruch 1 lautet wie folgt:<\/p>\n

Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)<\/p>\n

durch katalytische Hydrierung von 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 34506)<\/p>\n

in das 7\u03b1-(3-hydroxy-1-propyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 92XXY)<\/p>\n

anschlie\u00dfende Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes in das 6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstane-21, 17-carbolactone (ZK 90XXZ)<\/p>\n

und anschlie\u00dfende Wasserabspaltung.<\/p>\n

Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die in der eingetragenen Fassung des Patentanspruchs genannte mit der Kennzahl (ZK 92XXY) bezeichnete Verbindung tats\u00e4chlich 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol ist.<\/p>\n

Die Antragsgegnerin und Verf\u00fcgungsbeklagte zu 1. bringt unter Mitwirkung der Antragsgegnerin und Verf\u00fcgungsbeklagten zu 2. Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon auf den Markt; bei der Herstellung dieses Wirkstoffes wird Dimethylenpropanol in Gegenwart von 2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine-N-oxid (B) oxidiert. Dadurch entsteht Hydroxy-Drospirenon 5-\u03b2-OH-DRSP, zu dem in einem zweiten Schritt Pyridin\/ Wasser hinzugef\u00fcgt wird, um Drospirenon zu gewinnen.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin meint, die Herstellung des Drospirenon f\u00fcr die angegriffenen Pr\u00e4parate verwirkliche alle Merkmale des im Verf\u00fcgungspatent beanspruchten Verfahrens bis auf die geforderte Gegenwart eines Rutheniumsalzes wortsinngem\u00e4\u00df. Das stattdessen als Oxidationskatalysator verwendete \u201eB\u201c sei jedoch ein patentrechtlich \u00e4quivalentes Mittel.<\/p>\n

Mit Urteil vom 23. April 2013 hat das Landgericht dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n

Mit ihrer Berufung verfolgt die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ihr erstinstanzlich erfolglos gebliebenes Begehren weiter und beantragt,<\/p>\n

das angefochtene Urteil abzu\u00e4ndern und es den Verf\u00fcgungsbeklagten bei Meidung eines f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,– Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt 2 Jahren, zu untersagen,<\/p>\n

Arzneimittel mit Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)<\/p>\n

unmittelbar hergestellt durch katalytische Hydrierung von 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2,16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane- 3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 34506)<\/p>\n

in das 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2- androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 92XXY)<\/p>\n

anschlie\u00dfende Oxidation in Gegenwart von 2, 2, 6, 6-Tetramethyl-piperidine-N-oxid (B) in das 6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2- hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstane-21\u201a 17-carbolactone (ZK 90XXZ)<\/p>\n

und anschlie\u00dfende Wasserabspaltung<\/p>\n

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen;<\/p>\n

der Verf\u00fcgungsbeklagten zu 1. und der Verf\u00fcgungsbeklagten zu 2. aufzugeben, s\u00e4mtliche in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, in Ziff. I. beschriebenen Erzeugnisse auf ihre Kosten zum Zweck der Verwahrung an einen von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben, wobei die Verwahrung andauert, bis \u00fcber das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskr\u00e4ftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigef\u00fchrt worden ist.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagten beantragen,<\/p>\n

die Berufung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin zur\u00fcckzuweisen.<\/p>\n

Sie verteidigen das angefochtene Urteil und treten den Ausf\u00fchrungen der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin unter Wiederholung und Erg\u00e4nzung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen.<\/p>\n

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.<\/p>\n

II.<\/p>\n

Die Berufung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist zul\u00e4ssig, aber unbegr\u00fcndet. Zu Recht hat das Landgericht den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung mangels Verf\u00fcgungsanspruches zur\u00fcckgewiesen und eine Verletzung des Klagepatentes durch das Herstellungsverfahren der angegriffenen Produkte verneint.<\/p>\n

A.<\/p>\n

Die im Verf\u00fcgungspatent unter Schutz gestellte Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2,16\u03b2-Dimethylene-3-oxo-17a-pregn-4-ene-21\u201a 17-carbolactone, DRSP), sowie 6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-DimethyIene-5-hydroxy-3-oxo-17a-androstane-21\u201a 17-carbolactone (ZK 90XXZ) als Zwischenprodukt des Verfahrens.<\/p>\n

1.
\nDrospirenon ist nach der Beschreibung des Verf\u00fcgungspatents (Abs. [0002]; Zitate ohne weitere Erl\u00e4uterung sind solche aus der Verf\u00fcgungspatentschrift) als steroidaler Wirkstoff, etwa aus der deutschen Patentschrift 26 52 761 und der deutschen Patentanmeldung 30 22 337 bekannt. Die letzten vier Schritte der Herstellung erfolgen im Eintopfverfahren, bei dem nach der Hydrierung von Dimethylenpropinol (ZK 34506) keine der durchlaufenen Zwischenstufen Dimethylenpropanol und 5-\u03b2-OH-DRSP isoliert wird (siehe nachfolgendes Schema).<\/p>\n

Eine analoge Synthese, jedoch unter Anwendung einer Pyridiniumdichromat-Oxidation, ist aus dem Stand der Techik bekannt (Angew. Chemie, 21, 9, (1982), S. 696-697). \u00c4hnliche Synthesen zur Herstellung steroidaler 17, 21-Carbolactone sind auch in den europ\u00e4ischen Patentanmeldungen 0 075 189 und 0 051 143 beschrieben, jedoch unter Beteiligung mikrobiologischer Reaktionen. Oxidationen unter Beteiligung von Rutheniumverbindungen werden dort nicht offenbart (Abs. [0003]).<\/p>\n

Dimethylenpropinol (ZK 34506) wird in Tetrahydrofuran (THF) mit Wasserstoff an Palladium-Kohle zu Dimethylenpropanol (ZK 92XXY) hydriert. Die so erhaltene Hydrierl\u00f6sung, die das Propanol (ZK 92XXY) als Hauptprodukt und schwankende Anteile an Lactol enth\u00e4lt, wird ohne Isolierung und Zwischenaufarbeitung zu Drospirenon (ZK 30XYX) umgesetzt (Abs. [0004]).<\/p>\n

Hierzu wird zuerst ein L\u00f6sungsmittelwechsel von THFzu Dimethylformamid(DMF) vollzogen und anschlie\u00dfend das Propanol bei 40\u00b0C mit einem \u00dcberschuss von 3,7 Equivalenten Pyridiniumdichromat (PDC) zu einem Gemisch von DRSP und 5-\u03b2-OH-DRSP mit wechselnden Anteilen beider Komponenten oxidiert, wobei das 5-\u03b2-OH-DRSP im allgemeinen als Hauptkomponente in einem Verh\u00e4ltnis von 2-3 : 1 vorliegt. Die 5-\u03b2-OH-Funktion im Oxidationsprodukt ist labil gegen\u00fcber S\u00e4uren, Lewiss\u00e4uren und basischen Bedingungen bei erh\u00f6hten Temperaturen, da in allen F\u00e4llen mit der Ausbildung des \u2206-4,5-unges\u00e4ttigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten wird. Die Eliminierung der \u03b2-OH-Funktion im 5-\u03b2-OH-DRSP verl\u00e4uft zum thermodynamisch stabileren Drospirenon und lie\u00df sich nicht unterdr\u00fccken (Abs. [0005]).<\/p>\n

In der letzten Stufe der Eintopfsequenz wird das Zweikomponenten-Gemisch durch Zugabe von halbkonzentrierter Salzs\u00e4ure in das DRSP, roh, \u00fcberf\u00fchrt (Abs. [0006]).<\/p>\n

Dem Verf\u00fcgungspatent liegt die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, ein neues Herstellungsverfahren f\u00fcr Drospirenon bereitzustellen, das gegen\u00fcber dem bekannten Verfahren selektiver ist, sich einfacher ausf\u00fchren l\u00e4sst und \u00f6kologischer ist (Abs. (0009]).<\/p>\n

Zur L\u00f6sung schl\u00e4gt Patentanspruch 1 die Kombination folgender Merkmale vor:<\/p>\n

1. Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)<\/p>\n

2. durch katalytische Hydrierung von 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 34506)<\/p>\n

in das 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 92XXY)<\/p>\n

3. anschlie\u00dfende Oxidation in das 6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstane-21, 17-carbolactone (ZK 90XXZ)<\/p>\n

4. in Gegenwart eines Rutheniumsalzes und<\/p>\n

5. anschlie\u00dfende Wasserabspaltung.<\/p>\n

Nach dem in dieser Merkmalskombination umschriebenen Verfahren zur Herstel-lung von Drospirenon wird zun\u00e4chst Dimethylenpropinol durch katalytische Hydrierung in Dimethylenpropanol umgewandelt, welches anschlie\u00dfend in Anwesenheit eines Rutheniumsalzes zu 5-\u03b2-OH-DRSP oxidiert wird. Erst im Anschluss daran soll in einem weiteren separaten Schritt Wasser, n\u00e4mlich die 5-\u03b2-OH-Funktion abgespalten werden, so dass Drospirenon entsteht.<\/p>\n

Auch wenn erst alle drei Ma\u00dfnahmen zusammen das erfindungsgem\u00e4\u00dfe Verfahren ausmachen, bildet gerade die ruthenium-katalysierte Oxidation von Dimethylen-propanol ZK 92XXY zu 5\u03b2-OH-DRSP ZK 90XXZ den Kern der Erfindung. Im Wortlaut des Anspruches 1 zeigt sich das schon daran, dass die diesen Verfahrensschritt betreffenden Merkmale 3 und 4 der vorstehenden Merkmalsgliederung f\u00fcr den Katalysator \u2013 und nur f\u00fcr ihn \u2013 konkret eine bestimmte Stoffgruppe vorschreiben, n\u00e4mlich die Gruppe der in Merkmal 4 erw\u00e4hnten Rutheniumsalze. Dementsprechend bezeichnet die Verf\u00fcgungspatentbeschreibung diese ruthenium-katalysierte Oxidation als Schl\u00fcsselreaktion (Abs. [0012]). Diese Bezeichnung als Schl\u00fcsselreaktion beruht weniger auf der Trennung der Oxidation von der erst in einem nachfolgenden Schritt ausgef\u00fchrten Wasserabspaltung, sondern gerade und ganz wesentlich auf der Besonderheit, dass die Oxidation von Dimethylenpropanol ZK 92XXY zu 5\u00df-OH-DRSP ZK 90XXZ ruthenium-katalysiert ist; k\u00e4me es nur auf die Trennung von Oxidation und Wasserabspaltung und nicht auch auf den konkret benannten Oxidationskatalysator an, w\u00e4re an dieser zentralen den Kern der Erfindung umschreibenden Aussage die Erw\u00e4hnung der Rutheniumkatalyse nicht nur redundant, sondern sogar sachlich unrichtig, wenn sie nicht als bevorzugte Ausf\u00fchrungsm\u00f6glichkeit gekennzeichnet w\u00e4re. Best\u00e4rkt wird der angesprochene Fachmann in diesem Verst\u00e4ndnis dadurch, dass sich die Patentbeschreibung ausschlie\u00dflich mit Rutheniumsalzen als Katalysator und den zusammen mit ihnen verwendbaren Oxidationsmitteln befasst (Abs. [0011], [0013] und [0022]). Die in der Verf\u00fcgungspatentschrift er\u00f6rterten Ausf\u00fchrungsbeispiele verwenden ebenfalls ausschlie\u00dflich Rutheniumsalze, n\u00e4mlich Ruthenium-Trichlorid.<\/p>\n

Auch wenn nicht \u00fcbersehen werden darf, dass die Erfindung nicht nur die vorbezeichnete \u201eSchl\u00fcsselreaktion\u201c in Gestalt der ruthenium-katalysierten Oxidation beinhaltet, sondern auch die erst nachfolgende und anschlie\u00dfende Wasserelimenierung zum Drospirenon ZK 30XYX in einem zweistufigen (Hervorhebung hinzugef\u00fcgt) Verfahren im Gegensatz zum vorbekannten \u201eEintopf\u201c-Verfahren, bei dem Oxidation und Wasserabspaltung gleichzeitig nebeneinander ablaufen, stellt die Verf\u00fcgungspatentbeschreibung die ruthenium-katalysierte Oxidation als die entscheidende Voraussetzung f\u00fcr alle weiteren Ma\u00dfnahmen und mit der Erfindung erzielbaren Vorteile heraus, die sowohl die in Merkmal 5 zum Ausdruck gekommene zweistufige Verfahrensf\u00fchrung erm\u00f6glicht als auch s\u00e4mtliche angestrebten Vorteile erzielt. Die Anwesenheit des Rutheniumsalzes \u2013 nicht diejenige irgendeines beliebigen anderen Katalysators \u2013 erm\u00f6glicht die gezielte Herstellung des Zwischenproduktes 5-\u03b2-OH-DRSP (Abs. [0013]; Hervorhebung hinzugef\u00fcgt), das zwar auch im vorbekannten Stand der Technik entstand, weil diese Verbindung ein unabdingbarer Schritt zur Herstellung von Drospirenon war und ist, die aber offenbar am Priorit\u00e4tstag im Stand der Technik noch nicht identifiziert war und auch nicht als Zwischenprodukt isoliert wurde. Diese selektive Synthese wird in der Verf\u00fcgungspatentbeschreibung (Abs. [0013]) auf die \u201egew\u00e4hlten Reaktionsbedingungen\u201c zur\u00fcckgef\u00fchrt, die nach den Erl\u00e4uterungen im unmittelbar vorangehenden Satz durch die Anwesenheit einer katalytischen Menge Rutheniumtrichlorid charakterisiert sind. Diese selektive Synthese des 5-\u03b2-OH-DRSP ist die Voraussetzung daf\u00fcr, dass die Wasserabspaltung nicht zeitgleich mit der Oxidation stattfindet, sondern wie erfindungsgem\u00e4\u00df angestrebt und in Merkmal 5 des Patentanspruches 1 gelehrt in einem getrennten zweiten Verfahrensschritt ausgef\u00fchrt werden kann. Auch wenn Ruthenium nach dem hier unstreitig gebliebenen Vorbringen der Verf\u00fcgungsbeklagten im niederl\u00e4ndischen Verfahren (vgl. Urteil der Rechtbank Den Haag vom 24. Januar 2013, \u00dcbersetzung S. 12, Abs. 4.6.2) ebenfalls hochgiftig ist, bietet seine Verwendung \u00f6kologische Vorteile, weil die bislang zur Oxidation verwendeten toxischen Chromverbindungen in Form der Pyridiniumdichromatsalze entbehrlich geworden sind und durch katalytische Mengen eines Metalls ersetzt werden (Abs. [0019]). Einen weiteren Vorteil sieht die Verf\u00fcgungspatentbeschreibung in den h\u00f6heren DRSP-Ausbeuten von 68 bis 75 % (Abs. [0014] und [0018]) und in dem Zur\u00fcckdr\u00e4ngen von Nebenprodukten in eine verbleibende Gr\u00f6\u00dfenordnung von weniger als 0,2 % (Abs. [0015] bis [0017]). Dass das von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin herangezogene Urteil der Rechtbank Den Haag vom 19. Juni 2013, das sich mit dem Rechtsbestand des Teilungspatentes EP 1 149 XYY befasst und auch Ausf\u00fchrungen zum Inhalt des Verf\u00fcgungspatentes enth\u00e4lt, die Verwendung von Rutheniumsalz trotz des klaren Anspruchswortlautes nicht als erfindungswesentlich betrachtet, veranlasst keine andere Beurteilung , denn das niederl\u00e4ndische Gericht setzt sich mit diesen Aspekten in seinen zitierten Darlegungen (Abs. 4.10 ff., \u00dcbersetzung S. 23\/24) nicht auseinander.<\/p>\n

B.<\/p>\n

Das zur Herstellung der angegriffenen Pr\u00e4parate benutzte Verfahren macht von Merkmal 4 dieser technischen Lehre keinen Gebrauch. Wie schon in erster Instanz sind sich die Parteien mit Recht darin einig, dass eine wortsinngem\u00e4\u00dfe Verwirklichung ausscheidet, weil als Katalysator statt des im Anspruch vorgeschriebenen Rutheniumsalzes 2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine-N-oxid (B) verwendet wird. Entgegen der Auffassung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist B aber auch kein \u00e4quivalentes Ersatzmittel f\u00fcr das im Wortlaut des Klagepatentanspruches 1 gelehrte Rutheniumsalz als Katalysator.<\/p>\n

1.
\nDie Grundvoraussetzungen, unter denen ein angegriffener Gegenstand die in einem Patent unter Schutz gestellte Lehre mit patentrechtlich \u00e4quivalenten Mitteln verwirklichen kann, hat das Landgericht zutreffend zusammengefasst (Urteilsumdruck S. 16\/17, Abs. 2.1); auf diese zutreffenden Ausf\u00fchrungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen werden (vgl. hierzu ferner K\u00fchnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rdnrn. 71 ff.). Bei der Betrachtung der \u00c4quivalenz ist, wie das Landgericht zutreffend hervorgehoben hat (Urteilsumdruck S. 17) auf den Gesamtzusammenhang der durch den Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre abzustellen. Die Voraussetzungen der patentrechtlichen \u00c4quivalenz beziehen sich zwar einerseits nur auf die nicht wortsinngem\u00e4\u00df verwirklichten Merkmale, andererseits ist die unter Schutz gestellte technische Lehre als Ganzes zu ber\u00fccksichtigen. Entscheidend ist nicht, welche Effekte das fragliche Merkmal isoliert f\u00fcr sich allein hervorbringen soll, vielmehr ist ma\u00dfgeblich, welche Wirkungen es im Gesamtzusammenhang der Erfindung hervorbringen soll (BGH GRUR 2000, 1005, 1006 \u2013 Bratgeschirr; GRUR 1983, 497 \u2013 Absetzvorrichtung; K\u00fchnen, a.a.O., Rdnr. 72). Die Erforschung des Inhalts einzelner Merkmale dient nur dazu, schrittweise den allein ma\u00dfgeblichen Wortsinn des Patentanspruches als Einheit zu ermitteln (BGH GRUR 2006, 3013, 3015 \u2013 Baumscheibenabdeckung; 2007, 959, 961 \u2013 Pumpeinrichtung).<\/p>\n

a)
\nAuch wenn man zugunsten der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin davon ausgeht, dass der Katalysator B eine Wasserabspaltung w\u00e4hrend der Oxidation in gleicher Weise vermeidet wie das in Patentanspruch 1 gelehrte Rutheniumsalz und dass es am Priorit\u00e4tstag im durchschnittlichen Wissen und K\u00f6nnen des Fachmanns lag, Rutheniumsalz durch B zu ersetzen, fehlt es an der Gleichwertigkeit.<\/p>\n

aa)
\nGleichwertigkeit setzt voraus, dass die \u00dcberlegungen, die der Fachmann zum Auffinden eines \u00e4quivalenten Ersatzmittels anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass er die abweichende Ausf\u00fchrung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenst\u00e4ndlichen gleichwertigen L\u00f6sung in Betracht zieht. Orientierung am Patentanspruch bedeutet, dass der Patentanspruch in allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die ma\u00dfgebliche Grundlage f\u00fcr die \u00dcberlegungen des Fachmanns bildet. Trifft der Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen M\u00f6glichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, m\u00fcssen die fachm\u00e4nnischen \u00dcberlegungen zu m\u00f6glichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen (BGH, GRUR 2011, 701, 705 Tz. 35 – Okklusionsvorrichtung m.w.N.). Das schlie\u00dft \u00c4quivalenz\u00fcberlegungen nicht generell aus. Auch im Bereich der Chemie ist eine Benutzung mit \u00e4quivalenten Mitteln nicht grunds\u00e4tzlich ausgeschlossen; sie setzt aber voraus, dass der Patentanspruch und die zu seiner Auslegung heranzuziehende Beschreibung erkennen lassen, dass auch im Anspruch nicht ausdr\u00fccklich genannte Mittel in den Schutzbereich einbezogen werden sollen. Dies mag etwa dann der Fall sein, wenn der Anspruch erkennbar unvollst\u00e4ndig formuliert ist. Dagegen kommt eine \u00e4quivalente Benutzung nicht in Betracht, wenn der Anspruch sich nach Auslegung durch die Beschreibung auf eine bestimmte konkret umschriebene L\u00f6sung festgelegt hat und eine Abweichung von diesen Vorgaben darauf hinausliefe, die technische Lehre des Antragsschutzrechtes zu \u00e4ndern. Auch im Rahmen der \u00e4quivalenten Benutzung muss die im Wortsinn des Patentanspruches beschriebene technische Lehre als sinnhaft angenommen und ausgef\u00fchrt werden; wer die Erfindung \u00e4ndert, indem er Merkmale \u00fcbergeht oder durch eine andere nach seiner Auffassung bessere Lehre ersetzt, verl\u00e4sst den Schutzbereich des Patentes. Gleiches gilt bei Patentanspr\u00fcchen, die chemische Verbindungen bzw. deren stoffliche Zusammensetzung lehren, wenn der Fachmann sich durch unterschiedliche Eigenschaften auch verwandter Stoffe und Verbindungen daran hindert sieht, eine bestimmte im Anspruch bezeichnete Komponente durch eine andere zu setzen. Zu einem solchen Austausch wird er nur dann greifen, wenn in der Fachwelt Einigkeit dar\u00fcber besteht oder die Patentschrift deutlich darauf hinweist, dass der betreffende Ersatzstoff in seinen im Rahmen der Erfindung ma\u00dfgeblichen Eigenschaften mit dem im Patentanspruch ausdr\u00fccklich genannten Stoff \u00fcbereinstimmt, m\u00f6gliche abweichende Eigenschaften f\u00fcr die unter Schutz gestellte technische Lehre keine Bedeutung haben und auch f\u00fcr ihn Schutz beansprucht werden soll. Das gilt nicht nur f\u00fcr stoffliche Zusammensetzungen, die Gegenstand eines Sachanspruches sind, sondern auch f\u00fcr Reagenzien, die ein Verfahrenspatentanspruch zur Durchf\u00fchrung des unter Schutz gestellten Verfahrens lehrt, um eine bestimmte chemische Reaktion auszul\u00f6sen.<\/p>\n

bb)
\nm Streitfall vermittelt die Verf\u00fcgungspatentschrift dem Fachmann, dass die Erfindung die Verwendung eines bestimmten konkret benannten Oxidationskatalysators voraussetzt, n\u00e4mlich die Verwendung eines Rutheniumsalzes. Auch wenn die Patentschrift ihm keine Erkl\u00e4rung daf\u00fcr gibt, dass und warum die vorbeschriebenen erfindungsgem\u00e4\u00df angestrebten Wirkungen den Einsatz gerade von Rutheniumsalz bedingen und andere Stoffe, insbesondere solche aus dem organischen Bereich, die in gleicher Weise eine Wasserabspaltung aus 5-\u03b2-OH-DRSP w\u00e4hrend der Oxidation verhindern, dennoch nicht zur Anwendung im Rahmen der Erfindung in Betracht kommen und ihm eine wirklich zwingende Erkl\u00e4rung auch nicht selbst in den Sinn kommt, \u00e4ndert das nichts daran, dass Anspruch 1 des Verf\u00fcgungspatentes aus den geeigneten Oxidationskatalysatoren Rutheniumsalz ausgew\u00e4hlt und sich darauf festgelegt hat. Diese ausweislich der Anspruchsfassung ganz bewusst vorgenommene Auswahl muss der Fachmann in dem Sinne verstehen, dass das Verf\u00fcgungspatent andere f\u00fcr die erfindungsgem\u00e4\u00df angestrebte Oxidationsreaktion unter Vermeidung einer gleichzeitigen Wasserabspaltung ebenso geeignete Katalysatoren gerade nicht eingesetzt sehen will. Wird die im Patentanspruch 1 gegebene Lehre zum technischen Handeln ernstgenommen, so gibt es deshalb keinen naheliegenden und gleichwertigen Weg dahin, das in Anspruch 1 gelehrte Rutheniumsalz durch die organische Substanz B zu substituieren. Rutheniumsalz ist ein anorganischer metallischer Katalysator, w\u00e4hrend B ein organischer Stoff mit einem Stickstoffatom an aktiver Stelle ist, dessen Verwendung nicht nur ein anderes Oxidationsmittel bedingt als der Einsatz von Rutheniumsalz, sondern m\u00f6glicherweise auch Auswirkungen auf die Drospirenon-Ausbeute hat. Um diese Ersatzma\u00dfnahme in Betracht zu ziehen, muss der Fachmann vielmehr die Anweisungen des Verf\u00fcgungspatentanspruches 1 ignorieren und an ihre Stelle eigene \u00dcberlegungen \u00fcber die Tauglichkeit und Zweckm\u00e4\u00dfigkeit organischer Katalysatoren f\u00fcr die hier in Rede stehende Oxidationsreaktion setzen. Unter solchen Umst\u00e4nden kann von einem zum Patentanspruch gleichwertigen Austauschmittel keine Rede sein.<\/p>\n

Der Senat hatte die Gleichwertigkeit bereits in einem Fall verneint, in dem der Patentanspruch f\u00fcr bestimmte elektrische Verbindungen einer Vorrichtung sogenannte Messer-Gabel-Kontakte verlangte und f\u00fcr eine andere Art bestimmter Verbindungen lediglich Druckkontakte, an deren Stelle der angegriffene Gegenstand ebenfalls Messer-Gabel-Kontakte aufwies. Der Gleichwertigkeit dieser L\u00f6sung stand entgegen, dass der Patentanspruch bewusst nach Stromkreisen und Kontaktarten differenzierte und die Druckkontakte vorgesehen hat, weil er dort die in anderem Zusammenhang f\u00fcr geeignet gehaltenen Messer-Gabel-Kontakte gerade nicht eingesetzt haben wollte (Urteil vom 7. November 2011 \u2013 I-2 U 48\/10, Umdruck S. 26 ff., S. 31; best\u00e4tigt vom Bundesgerichtshof durch Nichtannahme der Nichtzulassungsbeschwerde [X ZR 91\/11]). Mit dieser damals zur Entscheidung stehenden Konstellation hat der vorliegende Fall gemeinsam, dass der Patentanspruch sich auf ein bestimmtes konkret bezeichnetes Mittel festgelegt hat, dessen Einsatz dem angesprochenen Fachmann auf der Grundlage der Anspruchsfassung und der zu ihrer Auslegung heranzuziehenden Patentbeschreibung als unabdingbar erscheint. Das trifft auch auf die Verwendung des im Anspruch 1 des Verf\u00fcgungspatentes gelehrten Rutheniumsalzes zur Oxidation bei der Drospirenon-Herstellung zu.<\/p>\n

b)
\nEntgegen der Ansicht der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin l\u00e4sst sich daher jedenfalls auf dem hier in Rede stehenden technischen Fachgebiet aus der Vorgabe einer bestimmten Werkstoffgruppe im Patentanspruch nicht immer der Schluss ziehen, der Fachmann werde, wenn er ohnehin aus der vorgegebenen Werkstoffgruppe \u2013 hier Rutheniumsalze \u2013 den im konkreten Fall zu verwendenden Werkstoff ausw\u00e4hlen m\u00fcsse, seinen Blick auch auf Werkstoffe au\u00dferhalb dieser Gruppe richten, wenn sie ebenfalls den angestrebten Erfolg gew\u00e4hrleisten k\u00f6nnen. Dass der Bundesgerichtshof mit dieser Begr\u00fcndung eine aus Poly\u00e4thylen bestehende Dichtungsh\u00fclse eines Staubsaugerrohres als \u00e4quivalentes Ersatzmittel f\u00fcr eine Dichtungsh\u00fclse angesehen hat, die nach den Vorgaben des Patentanspruches aus Polyamid bestehen musste (GRUR 2005, 41, 42, r.Sp.\u2013 Staubsaugerrohr), steht dem nicht entgegen. In dem seinerzeit in Rede stehenden Patent ging es nicht um die chemischen Eigenschaften der sich gegen\u00fcberstehenden Stoffe, sondern um deren physikalische Charakteristika wie Festigkeit, Formbest\u00e4ndigkeit, Gleitf\u00e4higkeit, Elastizit\u00e4t und Abriebfestigkeit, ohne dass stoffliche Ver\u00e4nderungen zu erwarten oder beabsichtigt waren. Hier geht es dagegen um ein chemisches Verfahren und die chemischen Eigenschaften des Katalysators, der im Zusammenwirken mit anderen Mitteln eine bestimmte chemische Reaktion ausl\u00f6sen, n\u00e4mlich das Zwischenprodukt Hydroxy-Drospirenon 5-\u03b2-OH-DRSP erzeugen soll.<\/p>\n

c)
\nZugunsten der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin f\u00e4llt auch nicht ins Gewicht, dass die Verf\u00fcgungspatentschrift organische Mittel wie das zur Herstellung des in den angegriffenen Pr\u00e4paraten enthaltenen Drospirenon verwendeten Oxidationskatalysators B nicht erw\u00e4hnt. Allerdings sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2012, 45, 47, Tz. 44 \u2013 Diclycidverbindung; GRUR 2011, 701, 705, Tz. 35
\n– Okklusionsvorrichtung; K\u00fchnen, a.a.O., Rdnr. 99) Ausf\u00fchrungsformen aus dem Schutzbereich eines Patentes ausgeschlossen, wenn sie zwar offenbart oder f\u00fcr den Fachmann jedenfalls auffindbar sind, der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, sie sollten \u2013 aus welchen Gr\u00fcnden auch immer \u2013 nicht unter Schutz gestellt werden, und dass eine Patentverletzung mit \u00e4quivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen ist, wenn die Beschreibung mehrere M\u00f6glichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser M\u00f6glichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist. Unter diesem Aspekt k\u00f6nnte im vorliegenden Fall nicht einmal ohne Weiteres Schutz f\u00fcr einen in der Verf\u00fcgungspatentbeschreibung (Abs. [0019]) allgemein erw\u00e4hnten Metallkatalysator beansprucht werden, nachdem Anspruch 1 als einzige Metallkomponente Ruthenium benennt und andere Metalle nicht erw\u00e4hnt. Von dem vom Bundesgerichtshof beurteilten Sachverhalt unterscheidet sich die hier zur Entscheidung stehende Fallkonstellation dadurch, dass auch die Verf\u00fcgungspatentbeschreibung im Rahmen der erfindungsgem\u00e4\u00dfen L\u00f6sung von vornherein nur eine M\u00f6glichkeit offenbart, n\u00e4mlich die ruthenium-katalysierte Oxidation und keine anderen Alternativen als m\u00f6glich erkennen l\u00e4sst. Zutreffend hat daher auch das fachkundig besetzte schweizerische Bundespatentgericht in seinem Beschluss vom 13. Februar 2013 eine Verletzung des Verf\u00fcgungspatentes mit \u00e4quivalenten Mitteln mit der Begr\u00fcndung verneint, die bereits erw\u00e4hnten stofflichen Unterschiede zwischen Rutheniumsalz und B hinderten den Fachmann angesichts der spezifischen Nennung der Wichtigkeit des Rutheniumsalzes als Kernelement der Erfindung, diesen Katalysator durch einen organischen Stoff wie dann auch noch insbesondere ein Radikal wie B zu ersetzen (S. 42\/43). Auch die niederl\u00e4ndische Rechtbank Den Haag hat eine Patentverletzung mit \u00e4quivalenten Mitteln zutreffend verneint. Dass das Berufungsgericht in Turin zum gegenteiligen Ergebnis gekommen ist und eine Verletzung in \u00e4quivalenter Form bejaht hat, veranlasst den Senat nicht zu einer anderen Beurteilung, denn das Berufungsgericht in Turin hat lediglich auf der Grundlage ihm vorliegender Sachverst\u00e4ndigengutachten die Gleichwirkung bejaht, ohne die Gleichwertigkeit zu pr\u00fcfen (\u00dcbersetzung S. 27 ff.).<\/p>\n

Auch die Technische Beschwerdekammer des Europ\u00e4ischen Patentamtes hat in ihrer Entscheidung zum Rechtsbestand des Teilungspatentes EP 1 149 XYY keine Aussagen getroffen, die zur Anerkennung der Gleichwertigkeit f\u00fchren. Zur technischen Lehre des Verf\u00fcgungspatentes, der Stammanmeldung des vorbezeichneten Teilungspatentes, wird lediglich ausgef\u00fchrt, es offenbare die Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes zu 5-\u03b2-OH-DRSP in einem zweistufigen Verfahren. Gegenstand der weiteren Ausf\u00fchrungen der Beschwerdekammer ist jedoch nicht die technische Lehre des Verf\u00fcgungspatentes, sondern diejenige des Teilungspatentes, das sich nicht mit dem Oxidationsschritt befasst, sondern mit der nach der Lehre des Verf\u00fcgungspatentes anschlie\u00dfenden Wasserabspaltung.<\/p>\n

III.<\/p>\n

Da die Berufung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin erfolglos geblieben ist, hat sie nach \u00a7 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 2104 Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 13. September 2013, Az. 2 U 26\/13 Vorinstanz: 4a O 190\/12<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,20],"tags":[],"class_list":["post-4339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-2013-olg-duesseldorf","category-olg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4339"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4339\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4340,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4339\/revisions\/4340"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}