{"id":4337,"date":"2013-09-13T17:00:05","date_gmt":"2013-09-13T17:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=4337"},"modified":"2016-05-09T08:26:06","modified_gmt":"2016-05-09T08:26:06","slug":"2-u-2513-drospirenon-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=4337","title":{"rendered":"2 U 25\/13 – Drospirenon II"},"content":{"rendered":"
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\n
\n
D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 2103<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 13. September 2013, Az. 2 U 25\/13<\/p>\n

Vorinstanz: 4a O 192\/12<\/a><\/p>\n

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I. Die Berufung gegen das am 23. April 2013 verk\u00fcndete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts D\u00fcsseldorf wird zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n

II. Die Antragstellerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.<\/p>\n

III. Das Urteil ist vollstreckbar.<\/p>\n

IV. Der Streitwert wird auf 2.500.000,- \u20ac festgesetzt.<\/p>\n

G r \u00fc n d e<\/p>\n

I.<\/p>\n

Die Antragstellerin und Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist eingetragene Inhaberin des am 11. August 1997 unter Inanspruchnahme einer deutschen Unionspriorit\u00e4t vom 12. August 1996 angemeldeten, auch mit Wirkung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland erteilten und am 3. April 2002 in deutscher Verfahrenssprache ver\u00f6ffentlichten europ\u00e4ischen Patentes 0 918 XXX (Verf\u00fcgungspatent) betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon und Zwischenprodukte davon. Sein im vorliegenden Verfahren geltend gemachter Anspruch 1 lautet wie folgt:<\/p>\n

Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)<\/p>\n

durch katalytische Hydrierung von 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 34506)<\/p>\n

in das 7\u03b1-(3-hydroxy-1-propyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 92XXY)<\/p>\n

anschlie\u00dfende Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes in das 6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstane-21, 17-carbolactone (ZK 90XYY)<\/p>\n

und anschlie\u00dfende Wasserabspaltung.<\/p>\n

Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die in der eingetragenen Fassung des Patentanspruchs mit der Kennzahl (ZK 92XXY) bezeichnete Verbindung tats\u00e4chlich 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol ist.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagte bringt Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon auf den Markt, bei deren Herstellung Dimethylenpropanol in Gegenwart von 2, 2, 6, 6-Tetra-methylpiperidine-N-oxid (E) oxidiert wird. Dadurch entsteht 5\u03b2-OH-DRSP. In einem zweiten Schritt wird Pyridin mit Wasser zu 5\u03b2-OH-DRSP hinzugef\u00fcgt, um Drospirenon zu gewinnen.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin meint, die Herstellung der angegriffenen Pr\u00e4parate verwirkliche alle Merkmale des im Verf\u00fcgungspatent beanspruchten Verfahrens bis auf die geforderte Gegenwart eines Rutheniumsalzes wortsinngem\u00e4\u00df. Das stattdessen als Oxidationskatalysator verwendete \u201eE\u201c sei jedoch ein patentrechtlich \u00e4quivalentes Mittel. Die angegriffenen Verh\u00fctungsmittel \u201eB\u201c und \u201eC\u201c stellten unmittelbare Erzeugnisse des patentgem\u00e4\u00dfen Verfahrens dar, was zu ihren Gunsten einen derivativen Sachschutz nach \u00a7 9 Nr. 3 PatG begr\u00fcnde.<\/p>\n

Mit Urteil vom 23. April 2013 hat das Landgericht den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung zur\u00fcckgewiesen.<\/p>\n

Mit ihrer Berufung verfolgt die Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ihr erstinstanzlich erfolglos gebliebenes Begehren weiter.<\/p>\n

Sie beantragt,<\/p>\n

das angefochtene Urteil abzu\u00e4ndern und es der Verf\u00fcgungsbeklagten bei Meidung eines f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,– Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt 2 Jahren, zu untersagen,<\/p>\n

Arzneimittel mit Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)<\/p>\n

unmittelbar hergestellt durch katalytische Hydrierung von 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2,16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane- 3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 34506)<\/p>\n

in das 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2- androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 92XXY)<\/p>\n

anschlie\u00dfende Oxidation in Gegenwart von 2, 2, 6, 6-Tetramethyl-piperidine-N-oxid (E) in das 6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2- hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstane-21\u201a 17-carbolactone (ZK 90XYY)<\/p>\n

und anschlie\u00dfende Wasserabspaltung
\nin der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen;<\/p>\n

der Verf\u00fcgungsbeklagten aufzugeben, s\u00e4mtliche in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, in Ziff. I. beschriebenen Erzeugnisse auf ihre Kosten zum Zweck der Verwahrung an einen von der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben, wobei die Verwahrung andauert, bis \u00fcber das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskr\u00e4ftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigef\u00fchrt worden ist.<\/p>\n

Die Verf\u00fcgungsbeklagte beantragt,<\/p>\n

die Berufung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin zur\u00fcckzuweisen.<\/p>\n

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausf\u00fchrungen der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin unter Wiederholung und Erg\u00e4nzung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen.<\/p>\n

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.<\/p>\n

II.<\/p>\n

Die Berufung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist zul\u00e4ssig, aber unbegr\u00fcndet. Zu Recht hat das Landgericht den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verf\u00fcgung mangels Verf\u00fcgungsanspruches zur\u00fcckgewiesen und eine Verletzung des Klagepatentes durch das Herstellungsverfahren der angegriffenen Produkte verneint.<\/p>\n

A.<\/p>\n

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2,16\u03b2-Dimethylene-3-oxo-17a-pregn-4-ene-21\u201a 17-carbolactone, DRSP), sowie 6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-DimethyIene-5-hydroxy-3-oxo-17a-androstane-21\u201a 17-carbolactone (ZK 90XYY) als Zwischenprodukt des Verfahrens.<\/p>\n

1.
\nDrospirenon ist nach der Beschreibung des Verf\u00fcgungspatents (Abs. [0002]) als steroidaler Wirkstoff, etwa aus der deutschen Patentschrift 26 52 XXZ und der deutschen Patentanmeldung 30 22 XYX bekannt. Die Herstellung erfolgt in Bezug auf die letzten vier Schritte im sogenannten Eintopfverfahren, bei dem nach der Hydrierung von Dimethylenpropinol (ZK 34506) keine der durchlaufenen Zwischenstufen Dimethylenpropanol und 5\u03b2-OH-DRSP isoliert werden (siehe nachfolgendes Schema).<\/p>\n

Eine analoge Synthese, jedoch unter Anwendung einer Pyridiniumdichromat-Oxidation, ist aus dem Stand der Techik bekannt (Angew. Chemie, 21, 9, (1982), Seiten 696-697). \u00c4hnliche Synthesen zur Herstellung steroidaler 17, 21-Carbolactone sind auch in den europ\u00e4ischen Patentanmeldungen 0 075 189 und 0 051 143 beschrieben, jedoch unter Beteiligung mikrobiologischer Reaktionen. Oxidationen unter Beteiligung von Rutheniumverbindungen werden dort nicht offenbart (Abs. [0003]).<\/p>\n

Dimethylenpropinol (ZK 34506) wird in Tetrahydrofuran mit Wasserstoff an Palladium-Kohle zu Dimethylenpropanol (ZK 92XXY) hydriert. Die so erhaltene Hydrierl\u00f6sung, die das Propanol (ZK 92XXY) als Hauptprodukt und schwankende Anteile an Lactol enth\u00e4lt, wird ohne Isolierung und Zwischenaufarbeitung zu Drospirenon (ZK 30595) umgesetzt (Abs. [0004]).<\/p>\n

Hierzu wird zuerst ein L\u00f6sungsmittelwechsel von Tetrahydrofuran zu Dimethylformamid vollzogen und anschlie\u00dfend das Propanol bei 40\u00b0C mit einem \u00dcberschuss von 3,7 Equivalenten Pyridiniumdichromat (PDC) \u2013 einer chromhaltigen Verbindung – zu einem Gemisch von DRSP und 5\u03b2-OH-DRSP mit wechselnden Anteilen beider Komponenten oxidiert, wobei das 5\u03b2-OH-DRSP im allgemeinen als Hauptkomponente in einem Verh\u00e4ltnis von 2 – 3 : 1 vorliegt. Die 5\u03b2-OH-Funktion im Oxidationsprodukt ist labil gegen\u00fcber S\u00e4uren, Lewiss\u00e4uren und basischen Verbingungen bei erh\u00f6hten Temperaturen, da in allen F\u00e4llen mit der Ausbildung des \u2206-4,5-unges\u00e4ttigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten wird. Die Eliminierung der \u03b2-OH-Funktion im 5\u03b2-OH-DRSP verl\u00e4uft zum thermodynamisch stabileren Drospirenon und lie\u00df sich nicht unterdr\u00fccken (Abs. [0005]).<\/p>\n

In der letzten Stufe der Eintopfsequenz wird das Zweikomponenten-Gemisch durch Zugabe von halbkonzentrierter Salzs\u00e4ure in das DRSP, roh, \u00fcberf\u00fchrt (Abs. [0006]).<\/p>\n

Dem Verf\u00fcgungspatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein neues Herstellungsverfahren f\u00fcr Drospirenon bereitzustellen, das gegen\u00fcber dem bekannten Verfahren selektiver ist, sich einfacher ausf\u00fchren l\u00e4sst und \u00f6kologischer ist (Abs. (0009]).<\/p>\n

Zur L\u00f6sung schl\u00e4gt Patentanspruch 1 die Kombination folgender Merkmale vor:<\/p>\n

Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6\u03b2, 7\u03b2, 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-3-oxo-17\u03b1-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)<\/p>\n

durch<\/p>\n

1. katalytische Hydrierung von 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propynyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-androstane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 34506)<\/p>\n

in das 17\u03b1-(3-hydroxy-1-propyl)-6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-andro-stane-3\u03b2, 5, 17\u03b2-triol (ZK 92XXY),<\/p>\n

2. anschlie\u00dfende Oxidation in das 6\u03b2, 7\u03b2; 15\u03b2, 16\u03b2-dimethylene-5\u03b2-hydroxy-3-oxo-17\u03b1-androstane-21, 17-carbolactone (ZK 90XYY)<\/p>\n

in Gegenwart eines Rutheniumsalzes und<\/p>\n

3. anschlie\u00dfende Wasserabspaltung.<\/p>\n

Nach dem in dieser Merkmalskombination umschriebenen Verfahren zur Herstellung von Drospirenon wird zun\u00e4chst Dimethylenpropinol durch katalytische Hydrierung in Dimethylenpropanol umgewandelt, welches anschlie\u00dfend in Anwesenheit eines Rutheniumsalzes in 5\u03b2-OH-DRSP oxidiert wird. Erst im Anschluss daran soll in einem weiteren separaten Schritt Wasser, n\u00e4mlich die 5\u03b2-OH-Funktion, abgespalten werden, so dass Drospirenon entsteht.<\/p>\n

Auch wenn erst alle drei Ma\u00dfnahmen zusammen das erfindungsgem\u00e4\u00dfe Verfahren ausmachen, bildet gerade die ruthenium-katalysierte Oxidation von Dimethylenpropanol ZK 92XXY zu 5\u03b2-OH-DRSP ZK 90XYY den Kern der Erfindung. Im Rahmen der in Anspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre zeigt sich dies schon daran, dass das diesen Verfahrensschritt betreffende Merkmal (2) der vorstehenden Merkmalsgliederung f\u00fcr den Katalysator konkret eine bestimmte Stoffgruppe vorschreibt, n\u00e4mlich die in Merkmal (2) erw\u00e4hnten Rutheniumsalze. Dementsprechend bezeichnet die Klagepatentbeschreibung die ruthenium-katalysierte Oxidation auch als \u201eSchl\u00fcsselreaktion\u201c des erfindungsgem\u00e4\u00dfen Verfahrens (Abs. [0012]). Die vorgenommene Qualifikation (als Schl\u00fcsselreaktion) beruht weniger auf der Trennung der Oxidation von der erst in einem nachfolgenden Schritt ausgef\u00fchrten Wasserabspaltung, sondern vielmehr und entscheidend auf der Besonderheit, dass die Oxidation von Dimethylenpropanol ZK 92XXY zu 5\u00df-OH-DRSP ZK 90XYY ruthenium-katalysiert ist. K\u00e4me es nur auf die Trennung von Oxidation und Wasserabspaltung und nicht auch auf den konkret benannten Oxidationskatalysator an, w\u00e4re an dieser zentralen, den Kern der Erfindung umschreibenden Aussage die Erw\u00e4hnung der Rutheniumkatalyse nicht nur redundant, sondern sogar sachlich unrichtig. Best\u00e4rkt wird der Fachmann in seinem Verst\u00e4ndnis dadurch, dass sich die Beschreibung ausschlie\u00dflich mit Rutheniumsalzen als Katalysator und den zusammen mit ihnen verwendbaren Oxidationsmitteln befasst (Abs. [0011], [0013] und [0022]). Die in der Verf\u00fcgungspatentschrift er\u00f6rterten Ausf\u00fchrungsbeispiele verwenden ebenfalls ausschlie\u00dflich Rutheniumsalze, n\u00e4mlich Ruthenium-Trichlorid.<\/p>\n

Auch wenn nicht vernachl\u00e4ssigt werden darf, dass die Erfindung nicht nur die vorbezeichnete \u201eSchl\u00fcsselreaktion\u201c in Gestalt der ruthenium-katalysierten Oxidation beinhaltet, sondern auch die erst nachfolgende und anschlie\u00dfende Wasserelimenierung zum Drospirenon ZK 30595 in einem zweistufigen Verfahren im Gegensatz zum vorbekannten \u201eEintopf\u201c-Verfahren, bei dem Oxidation und Wasserabspaltung gleichzeitig nebeneinander ablaufen, stellt die Verf\u00fcgungspatentbeschreibung die ruthenium-katalysierte Oxidation als die entscheidende Voraussetzung f\u00fcr alle weiteren Ma\u00dfnahmen und mit der Erfindung erzielbaren Vorteile heraus, die sowohl die in Merkmal (3) zum Ausdruck gekommene zweistufige Verfahrensf\u00fchrung erm\u00f6glicht und auch s\u00e4mtliche angestrebten Vorteile erzielt. Die Anwesenheit des Rutheniumsalzes \u2013 nicht diejenige irgendeines beliebigen anderen Katalysators \u2013 erm\u00f6glicht die gezielte Herstellung des Zwischenproduktes 5\u03b2-OH-DRSP (Abs. [0013]), das zwar auch im vorbekannten Stand der Technik entstand, weil diese Verbindung ein unabdingbarer Schritt zur Herstellung von Drospirenon war und ist, das aber offenbar am Priorit\u00e4tstag im Stand der Technik noch nicht identifiziert war und auch nicht als Zwischenprodukt isoliert wurde. Diese selektive Synthese wird in der Verf\u00fcgungspatentbeschreibung (Abs. [0013]) auf die \u201egew\u00e4hlten Reaktionsbedingungen\u201c zur\u00fcckgef\u00fchrt, die nach den Erl\u00e4uterungen im unmittelbar vorangehenden Satz durch die Anwesenheit einer katalytischen Menge Rutheniumtrichlorid charakterisiert sind. Die selektive Synthese des 5\u03b2-OH-DRSP ist die Voraussetzung daf\u00fcr, dass die Wasserabspaltung nicht zeitgleich mit der Oxidation stattfindet, sondern – wie erfindungsgem\u00e4\u00df angestrebt und in Merkmal (5) des Patentanspruches 1 gelehrt – in einem getrennten zweiten Verfahrensschritt ausgef\u00fchrt werden kann. Auch wenn Ruthenium nach dem unstreitig gebliebenen Vorbringen der Verf\u00fcgungsbeklagten im niederl\u00e4ndischen Verfahren (vgl. Urteil der Rechtsbank Den Haag vom 24. Januar 2013, \u00dcbersetzung S. 12, Abs. 4.6.2) ebenfalls ein hochgiftiger Stoff ist, bietet seine Verwendung \u00f6kologische Vorteile, weil die bislang zur Oxidation verwendeten toxischen Chromverbindungen in Form der Pyridiniumdichromatsalze entbehrlich geworden sind und durch katalytische Mengen eines Metalls ersetzt werden (Abs. [0019]). Einen weiteren Vorteil sieht die Verf\u00fcgungspatentbeschreibung in den h\u00f6heren DRSP-Ausbeuten von 68 bis 75 % (Abs. [0014] und [0018]) und in dem Zur\u00fcckdr\u00e4ngen von Nebenprodukten in eine verbleibende Gr\u00f6\u00dfenordnung von weniger als 0,2 % (Abs. [0015] bis [0017]).<\/p>\n

B.<\/p>\n

Das zur Herstellung der angegriffenen Pr\u00e4parate benutzte Verfahren macht von Merkmal (2) des Verf\u00fcgungspatents keinen Gebrauch.<\/p>\n

Wie schon in erster Instanz sind sich die Parteien mit Recht darin einig, dass eine wortsinngem\u00e4\u00dfe Verwirklichung ausscheidet, weil anstelle des im Anspruch vorgeschriebenen Rutheniumsalzes als Katalysator 2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine-N-oxid (E) verwendet wird. Entgegen der Auffassung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin ist E aber auch kein \u00e4quivalentes Ersatzmittel f\u00fcr das im Anspruchswortlaut gelehrte Rutheniumsalz.<\/p>\n

1.
\nDie Grundvoraussetzungen, unter denen ein angegriffener Gegenstand die in einem Patent unter Schutz gestellte Lehre mit patentrechtlich \u00e4quivalenten Mitteln verwirklichen kann, hat das Landgericht zutreffend zusammengefasst (Urteilsumdruck S. 16\/17, Abs. 2.1); auf diese zutreffenden Ausf\u00fchrungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen werden (vgl. hierzu ferner K\u00fchnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rdnrn. 71 ff.). Bei der Betrachtung der \u00c4quivalenz ist, wie das Landgericht zutreffend hervorgehoben hat (Urteilsumdruck S. 17) auf den Gesamtzusammenhang der durch den Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre abzustellen. Die Erforschung des Inhalts einzelner Merkmale dient nur dazu, schrittweise den allein ma\u00dfgeblichen Wortsinn des Patentanspruches als Einheit zu ermitteln (BGH GRUR 2006, 3013, 3015 – Baumscheibenabdeckung; 2007, 959, 961 – Pumpeinrichtung).<\/p>\n

a)
\nAuch wenn zugunsten der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin davon ausgegangen wird, dass der Katalysator E eine Wasserabspaltung w\u00e4hrend der Oxidation in gleicher Weise vermeidet wie das in Patentanspruch 1 gelehrte Rutheniumsalz und dass es am Priorit\u00e4tstag im durchschnittlichen Wissen und K\u00f6nnen des Fachmanns lag, Rutheniumsalz durch E zu ersetzen, fehlt es jedenfalls an der Gleichwertigkeit. Sie verlangt, dass die \u00dcberlegungen, die der Fachmann zum Auffinden eines \u00e4quivalenten Ersatzmittels anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausf\u00fchrung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenst\u00e4ndlichen gleichwertige L\u00f6sung in Betracht zieht. Orientierung am Patentanspruch setzt voraus, dass der Patentanspruch in allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die ma\u00dfgebliche Grundlage f\u00fcr die \u00dcberlegungen des Fachmanns bildet. Es ist insofern nicht ausreichend, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens die abgewandelte Lehre (Verwendung von E) als technisch sinnvoll und in gleicher Weise zielf\u00fchrend wie die im Patentanspruch formulierte Lehre (Oxidationskatalyse mittels Rutheniumsalz) erkennt. Es reicht auch nicht aus, die Gleichwertigkeit isoliert f\u00fcr das abgewandelte Mittel festzustellen; vielmehr muss die angegriffene Ausf\u00fchrungsform in ihrer f\u00fcr die Merkmalsverwirklichung relevanten Gesamtheit eine auffindbar gleichwertige L\u00f6sung darstellen (BGH, GRUR 2007, 959 \u2013 Pumpeneinrichtung). Bei allem ist der Patentinhaber an die technische Lehre gebunden, die er unter Schutz hat stellen lassen (BGH, GRUR 2002, 511 \u2013 Kunststoffrohrteil). Die vom Patent gegebene technische Lehre muss von ihm als sinnhaft hingenommen und darf bei der Suche nach einem gleichwirkenden Ersatzmittel in ihrer sachlichen Berechtigung nicht infrage gestellt werden. Trifft der Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen M\u00f6glichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, m\u00fcssen die fachm\u00e4nnischen \u00dcberlegungen zu m\u00f6glichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen (BGH, a.a.O., S. 705 Tz. 35 – Okklusionsvorrichtung m.w.N.).<\/p>\n

b)
\nIm Streitfall vermittelt die Verf\u00fcgungspatentschrift dem Fachmann, dass die Erfindung die Verwendung eines bestimmten konkret benannten Oxidationskatalysators voraussetzt, n\u00e4mlich die Verwendung eines Rutheniumsalzes. Auch wenn die Patentschrift ihm keine Erkl\u00e4rung daf\u00fcr gibt, dass und warum die vorbeschriebenen erfindungsgem\u00e4\u00df angestrebten Wirkungen den Einsatz gerade von Rutheniumsalz bedingen und andere Stoffe, insbesondere solche aus dem organischen Bereich, die in gleicher Weise eine Wasserabspaltung aus 5\u03b2-OH-DRSP w\u00e4hrend der Oxidation verhindern, dennoch nicht zur Anwendung im Rahmen der Erfindung in Betracht kommen und ihm eine wirklich zwingende Erkl\u00e4rung auch nicht selbst in den Sinn kommen mag, bleibt es dennoch eine Tatsache, dass Anspruch 1 des Verf\u00fcgungspatentes aus den geeigneten Oxidationskatalysatoren Rutheniumsalze ausgew\u00e4hlt und sich darauf festgelegt hat. Dass dem so ist, ergibt sich f\u00fcr den Fachmann hinreichend aus dem Umstand, dass der Patentanspruch hinsichtlich der verschiedenen Verfahrensschritte selbst mit Bedacht differenziert: F\u00fcr die katalytische Hydrierung (Merkmal 1) und f\u00fcr die Wasserabspaltung (Merkmal 3) werden keinerlei n\u00e4here Vorgaben zu dem f\u00fcr die Katalyse einzusetzenden Stoff gemacht. Anders verh\u00e4lt es sich insoweit mit der Oxidation, f\u00fcr die nach der Lehre des Patentanspruchs nicht – rein funktional – irgendein Katalysator, sondern ganz konkret ein Ruthemiumsalz verwendet werden soll. Der Fachmann kann daraus nur schlie\u00dfen, dass es \u2013 im Gegensatz zu den Verfahrensschritten des Hydrierens und des Wasserabspaltens \u2013 eben nicht in seinem Belieben stehen soll, welches Oxidationsmittel er einsetzt. Diese ausweislich der Anspruchsfassung ganz bewusst vorgenommene Auswahl muss der Fachmann dahingehend begreifen, dass das Verf\u00fcgungspatent andere f\u00fcr die erfindungsgem\u00e4\u00df angestrebte Oxidationsreaktion unter Vermeidung einer gleichzeitigen Wasserabspaltung ebenso geeignete Katalysatoren nicht eingesetzt sehen will. Wird die im Patentanspruch 1 gegebene Lehre zum technischen Handeln ernstgenommen, so gibt es deshalb keinen naheliegenden Weg dahin, das in Anspruch 1 gelehrte Rutheniumsalz durch die Substanz E zu substituieren. Rutheniumsalz ist ein anorganischer metallischer Katalysator, w\u00e4hrend E ein organischer Stoff mit einem Stickstoffatom an aktiver Stelle ist, dessen Verwendung nicht nur ein anderes Oxidationsmittel bedingt als der Einsatz von Rutheniumsalz, sondern m\u00f6glicherweise auch Auswirkungen auf die Drospirenon-Ausbeute hat. Um diese Ersatzma\u00dfnahmen in Betracht zu ziehen, muss der Fachmann die Anweisungen des Verf\u00fcgungspatentanspruches 1 ignorieren und an ihre Stelle eigene \u00dcberlegungen \u00fcber die Tauglichkeit und Zweckm\u00e4\u00dfigkeit organischer Katalysatoren f\u00fcr die hier in Rede stehende Oxidationsreaktion setzen. Zwar erkennt der Fachmann anhand der Patentbeschreibung, dass das Klagepatent Kritik an chromhaltigen Oxidationsmitteln \u00fcbt, und dies in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil sie w\u00e4hrend der Oxidation bereits zu einer Wasserabspaltung und damit zu einer Entstehung von DRSP f\u00fchren, das dementsprechend der Zersetzung durch das Oxidationsmittel ausgesetzt ist (Abs. [0015] bis [0017]); zum anderen deshalb, weil chromhaltige Oxidationsmittel \u00f6kologisch problematisch sind (Abs. [0019]). Da \u2013 wie der Fachmann wei\u00df – nicht nur Rutheniumsalze chromfrei sind, mag es ihn \u00fcberraschen, dass der Patentanspruch die zu verwendenden Oxidationsmittel dennoch auf sie beschr\u00e4nkt. Der Fachmann wird die betreffende Anweisung des Patentanspruchs aber sp\u00e4testens dann ernstnehmen, wenn er in der Patentbeschreibung (Abs. [0012]) erl\u00e4utert findet, dass der Oxidation zu 5\u00df-OH-DRSP ohne gleichzeitige Wasserabspaltung eine Schl\u00fcsselfunktion innerhalb des patentgem\u00e4\u00dfen Verfahrens zukommt, und wenn er in diesem Zusammenhang weiter erl\u00e4utert findet (Abs. [0019]), dass der \u00f6kologische Fortschritt der Erfindung darin besteht, die bisherigen toxischen Chromverbindungen des Oxidationsmittels durch ein metallenes Oxidationsmittel ersetzt zu haben. Gerade weil das Klagepatent selbst im Kontext der verbesserten Umweltvertr\u00e4glichkeit des patentgem\u00e4\u00dfen Verfahrens den Bogen lediglich zu metallischen Oxidationskatalysatoren (und nicht dar\u00fcber hinaus) schl\u00e4gt, wird er davon abgehalten, die damit aufgezeigte Grenze zu \u00fcberschreiten, indem er erw\u00e4gt, dass neben Rutheniumsalzen (die im Anspruch genannt sind) und Metallen (auf die der Beschreibungstext verallgemeinert) aus der Sicht des Klagepatents auch jede andere beliebige chemische Verbindung in Betracht kommt, wenn sie nur chromfrei ist, die Oxidation zu 5\u00df-OH-DRSP beschleunigen kann und dabei nicht wasserabspaltend wirkt. Mit solchen \u00dcberlegungen w\u00fcrde sich der Fachmann gegen den Geist der Erfindung des Klagepatents stellen, das ihn \u2013 wie dargelegt \u2013 gerade dar\u00fcber belehrt, dass eben kein beliebiges Oxidationsmittel gebraucht werden kann, sondern mindestens ein chromfreies Metall. Ob ein solches in den \u00c4quivalenzschutz einzubeziehen w\u00e4re, bedarf an dieser Stelle keiner Entscheidung und kann daher offenbleiben. Vorliegend gen\u00fcgt die Feststellung, dass sich angesichts des Anspruchswortlauts und des Inhalts der Patentbeschreibung eine Ausdehnung des Schutzbereichs \u00fcber chromfreie Metalle hinweg in jedem Fall verbietet.<\/p>\n

Unter solchen Umst\u00e4nden fehlt es an einem zum Patentanspruch gleichwertigen Austauschmittel. Der Fall liegt insoweit vergleichbar zu einem Sachverhalt, in dem der Senat die Gleichwertigkeit ebenfalls verneint hat (Urteil vom 07.07.2012 I-2 U 48\/10, Umdruck S. 26 ff., S. 31; best\u00e4tigt vom Bundesgerichtshof durch Zur\u00fcckweisung der Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschluss vom 19.12.2012 \u2013 X ZR 91\/11). Das Klagepatent sch\u00fctzte dort auf eine Tragschiene nebeneinander aufrastbare Module f\u00fcr einen Datenbus. Die Leistungsstromversorgung der an die Module angeschlossenen Busteilnehmer sollte \u00fcber \u201eMesser-Gabel-Kontakte\u201c an den Seitenfl\u00e4chen der benachbarten Module bewerkstelligt werden, w\u00e4hrend f\u00fcr die Verbindung der Stromversorgungsleitungen f\u00fcr die Modulelektrik seitlich an den Modulen angebrachte \u201eDruckkontakte\u201c vorgesehen waren. Die angegriffene Ausf\u00fchrungsform bediente sich insgesamt nur \u201eMesser-Gabel-Kontakten\u201c. Damals hat der Senat ausgef\u00fchrt:<\/p>\n

Was die elektrische Verbindung der Datenbusleitungen sowie der Stromversorgungsleitungen f\u00fcr die Modulelektronik der aneinandergereihten Einzelreihenklemmen betrifft, wird zwar der patentgem\u00e4\u00dfe Erfolg in gleicher Weise wie mit einem \u201eDruckkontakt\u201c erreicht. Auch mag es im durchschnittlichen K\u00f6nnen und Wissen des Fachmanns gelegen haben zu erkennen, dass sich f\u00fcr die Zwecke der Erfindung anstelle eines \u201eDruckkontaktes\u201c ebenso gut ein \u2013 sogar f\u00fcr h\u00f6here Str\u00f6me geeigneter \u2013 Messer-Gabel-Kontakt eignet, und zwar mit dem besonderen, zus\u00e4tzlichen Nutzen, dass es wegen der anders wirkenden Kontaktfederkr\u00e4fte nicht zu einem unerw\u00fcnschten Verschieben aneinandergereihter Einzelreihenklemmen kommen kann. Bei der rechtlich notwendigen Orientierung an derjenigen technischen Lehre, die dem Fachmann mit Patentanspruch 1 des Klagepatents gegeben wird, kann es indessen nicht mehr als naheliegend angesehen werden, die im Patentanspruch geforderten \u201eDruckkontakte\u201c durch Messer-Gabel-Kontakte zu ersetzen. Der Fachmann erkennt n\u00e4mlich, dass das Klagepatent die zuletzt genannte Kontaktkategorie nicht etwa \u00fcbersehen hat. Sie werden \u2013 ganz im Gegenteil \u2013 im Patentanspruch 1 ausdr\u00fccklich f\u00fcr eine bestimmte Art der Stromversorgung (scil.: der angeschlossenen Busteilnehmer) vorgeschlagen. Auch wenn dem Fachmann in der Patentschrift keine Erl\u00e4uterung daf\u00fcr gegeben wird und ihm abgesehen von den obigen Darlegungen eine wirklich zwingende Erkl\u00e4rung m\u00f6glicherweise auch nicht selbst in den Sinn kommt, bleibt es insofern eine Tatsache, dass Patentanspruch 1 hinsichtlich der zu verbindenden Stromleitungen sowie der dazu einzusetzenden Kontakte differenziert. Die Stromleitungen f\u00fcr die Versorgung der Busteilnehmer sollen mittels Messer-Gabel-Kontakten verbunden werden; die Stromverbindung f\u00fcr die Versorgung der Modulelektrik soll mit Hilfe von Druckkontakten bewerkstelligt werden. Die ausweislich der Anspruchsfassung ganz bewusst vorgenommene Differenzierung nach Stromkreisen und Kontaktarten muss der Fachmann dahingehend begreifen, dass das Klagepatent f\u00fcr die Stromversorgung der E\/A-Modul-Elektronik die in anderem Zusammenhang f\u00fcr tauglich gehaltenen Messer-Gabel-Kontakte gerade nicht eingesetzt sehen will. Wird die im Patentanspruch 1 gegebene Lehre zum technischen Handeln ernst genommen, so gibt es deshalb keinen naheliegenden Weg dahin, \u201eDruckkontakte\u201c durch Messer-Gabel-Kontakte zu substituieren. Um diese Ersatzma\u00dfnahme in Betracht zu ziehen, muss der Fachmann vielmehr die Anweisungen des Patentanspruchs 1 ignorieren und an ihre Stelle eigene \u00dcberlegungen \u00fcber die Tauglichkeit und Zweckm\u00e4\u00dfigkeit elektrischer Kontakte f\u00fcr die Stromversorgung der Modulelektronik setzen. Unter solchen Umst\u00e4nden kann von einem zum Patentanspruch gleichwertigen Austauschmittel keine Rede sein.
\nMit dieser Konstellation hat der vorliegende Fall gemeinsam, dass der Patentanspruch sich ebenfalls auf ein bestimmtes konkret bezeichnetes Mittel (Druckkontakte) festgelegt hat, dessen Einsatz dem angesprochenen Fachmann auf der Grundlage der Anspruchsfassung und der zu ihrer Auslegung heranzuziehenden Patentbeschreibung als unabdingbar erscheint. Das trifft auch auf die Verwendung des im Anspruch 1 des Verf\u00fcgungspatentes gelehrten Rutheniumsalzes zur Oxidation bei der Drospirenon-Herstellung zu.<\/p>\n

b)
\nDass der Bundesgerichtshof in der Entscheidung \u201eStaubsaugerrohr\u201c (GRUR 2005, 41, 42) eine aus Poly\u00e4thylen bestehende Dichtungsh\u00fclse eines Staubsaugerrohres als \u00e4quivalentes Ersatzmittel f\u00fcr eine Dichtungsh\u00fclse angesehen hat, die nach den Vorgaben des Patentanspruches aus Polyamid zu bestehen hatte, weil der Fachmann ohnehin aus der vorgegebenen Werkstoffgruppe (Polyamid) den im konkreten Fall zu verwendenden Werkstoff ausw\u00e4hlen m\u00fcsse, weswegen er seinen Blick auch auf Werkstoffe au\u00dferhalb dieser Gruppe richte, wenn sie ebenfalls den angestrebten Erfolg gew\u00e4hrleisten k\u00f6nnten, steht dem gefundenen Ergebnis mangelnder Gleichwertigkeit nicht entgegen. In dem seinerzeit in Rede stehenden Patent ging es nicht um die chemischen Eigenschaften der sich gegen\u00fcberstehenden Stoffe, sondern um deren physikalische Eigenschaften wie Festigkeit, Formbest\u00e4ndigkeit, Gleitf\u00e4higkeit, Elastizit\u00e4t und Abriebfestigkeit, ohne dass stoffliche Ver\u00e4nderungen zu erwarten oder beabsichtigt waren. Hier geht es dagegen um ein chemisches Verfahren und die chemischen Eigenschaften des Katalysators, der im Zusammenwirken mit anderen Mitteln eine bestimmte chemische Reaktion ausl\u00f6sen, n\u00e4mlich als Zwischenprodukt Hydroxy-Drospirenon erzeugen soll.<\/p>\n

c)
\nZutreffend hat daher auch das fachkundig besetzte schweizerische Bundespatentgericht in seinem Beschluss vom 13. Februar 2013 eine Verletzung des Verf\u00fcgungspatentes mit \u00e4quivalenten Mitteln mit der Erw\u00e4gung verneint, die stofflichen Unterschiede zwischen Rutheniumsalz und E hinderten den Fachmann angesichts der spezifischen Nennung der Wichtigkeit des Rutheniumsalzes als Kernelement der Erfindung, diesen Katalysator durch einen organischen Stoff wie E zu ersetzen (S. 42\/43). Auch das niederl\u00e4ndische Gericht in Den Haag hat eine Patentverletzung mit \u00e4quivalenten Mitteln zutreffend verneint. Dass das Berufungsgericht in Turin zum gegenteiligen Ergebnis gekommen ist und eine Verletzung in \u00e4quivalenter Form bejaht hat, veranlasst den Senat nicht zu einer anderen Beurteilung, denn das Berufungsgericht in Turin hat lediglich auf der Grundlage ihm vorliegender Sachverst\u00e4ndigengutachten die Gleichwirkung bejaht, ohne die Gleichwertigkeit zu pr\u00fcfen (\u00dcbersetzung S. 27 ff.).<\/p>\n

Auch die Technische Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung zum Rechtsbestand des Teilungspatentes EP 1 149 XYZ keine Aussagen getroffen, die zur Anerkennung der Gleichwertigkeit f\u00fchren. Zur technischen Lehre des Verf\u00fcgungspatentes, der Stammanmeldung des vorbezeichneten Teilungspatentes, wird lediglich ausgef\u00fchrt, es offenbare die Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes zu 5\u03b2-OH-DRSP in einem zweistufigen Verfahren. Gegenstand der weiteren Ausf\u00fchrungen der Technischen Beschwerdekammer ist jedoch nicht die technische Lehre des Verf\u00fcgungspatentes, sondern diejenige des Teilungspatentes, das sich nicht mit dem Oxidationsschritt befasst, sondern mit der nach der Lehre des Verf\u00fcgungspatentes anschlie\u00dfenden Wasserabspaltung.<\/p>\n

III.<\/p>\n

Da die Berufung der Verf\u00fcgungskl\u00e4gerin erfolglos geblieben ist, hat sie nach \u00a7 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 2103 Oberlandesgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 13. September 2013, Az. 2 U 25\/13 Vorinstanz: 4a O 192\/12<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36,20],"tags":[],"class_list":["post-4337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-2013-olg-duesseldorf","category-olg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4337"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4337\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4338,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4337\/revisions\/4338"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}