{"id":3979,"date":"2008-09-04T17:00:07","date_gmt":"2008-09-04T17:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=3979"},"modified":"2016-04-29T12:12:47","modified_gmt":"2016-04-29T12:12:47","slug":"4b-o-12707-desmopressin-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=3979","title":{"rendered":"4b O 127\/07 – Desmopressin II"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: <\/strong>954<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 4. September 2008, Az. 4b O 127\/07<\/p>\n

Rechtsmittelinstanz: 2 U 89\/08<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

I. Die Klage wird abgewiesen.<\/p>\n

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Kl\u00e4gerin auferlegt.<\/p>\n

III. Das Urteil ist f\u00fcr die Beklagte wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorl\u00e4ufig vollstreckbar.<\/p>\n

IV. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 750.000 \u20ac festgesetzt.<\/p>\n

T a t b e s t a n d :<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer schwedischen Priorit\u00e4t vom 02.03.2006 am 24.03.2006 beim deutschen Patent- und Mar-kenamt angemeldeten Gebrauchsmusters DE 20 2006 004 xxx (Anlage K 1, Klagegebrauchsmuster). Die Eintragung des Klagebrauchsmusters am 29.06.2006 wurde am 03.08.2006 im Patentblatt bekannt gemacht.<\/p>\n

Das Klagegebrauchsmuster betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung als feste Arzneiform, die Desmopressin als therapeutisch wirksamen Bestandteil umfasst.
\nGegen das Klagegebrauchsmuster wurde von der E Pharma GmbH (nachf. nur: E) ein L\u00f6schungsverfahren beim DPMA eingeleitet. Die Kl\u00e4gerin hat in diesem Verfahren den eingetragenen Schutzanspruch 1 durch Aufnahme eines weiteren Merkmals, St\u00e4rke, eingeschr\u00e4nkt.<\/p>\n

Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat in der eingeschr\u00e4nkten Fassung folgenden Wortlaut:<\/p>\n

\u201ePharmazeutische Zusammensetzung als feste Arzneiform, die Desmopressin oder ein pharmazeutisch akzeptables Salz davon als therapeutisch wirksamen Bestandteil zusammen mit einem pharmazeutisch akzeptablen Exzipienten, Verd\u00fcnnungsmittel oder Tr\u00e4ger oder einer Mischung daraus umfasst, worin die pharmazeutische Zusammensetzung Kieselerde und St\u00e4rke umfasst und worin der Gehalt an Oxidationsmittel gleich oder weniger als 15 Gew.Teile pro Million der pharmazeutischen Zusammensetzung ist.\u201c<\/p>\n

Wegen des Wortlauts der daneben mit vorliegender Klage hilfsweise bzw. kumulativ geltend gemachten Unteranspr\u00fcche 5, 6, 13 und 14 wird Anlage K 1 in Bezug genommen.<\/p>\n

Eine abschlie\u00dfende Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung II steht derzeit noch aus. Mit Bescheid vom 08.05.2008 hat das DPMA den dortigen Beteiligten das vorl\u00e4ufige Ergebnis der Pr\u00fcfung mitgeteilt, nach dem mit der L\u00f6schung des Klagegebrauchsmusters zu rechnen sei.<\/p>\n

Die E stellt in \u00d6sterreich unter der Bezeichnung \u201eA\u201c\u00ae 0,1 mg und 0,2 mg Arzneimittel in Tablettenform her, welche eine Zusammensetzung gem\u00e4\u00df Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters aufweisen. F\u00fcr diese Zusammensetzung hat die E im Mai 2005 eine Zulassung von der f\u00fcr \u00d6sterreich zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde erhalten. F\u00fcr den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland hat das Bundesinstitut f\u00fcr Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am 15.05.2006 eine Zulassung erteilt. Dieser Zulassung entsprechende Medikamente liefert sie in die Bundesrepublik Deutschland, wo sie seit Juni 2006 von der B Deutschland GmbH (nachf. nur: B) vertrieben wurden. Zu einem nicht n\u00e4her bezeichneten Zeitpunkt hat die B den Vertrieb eingestellt, der nunmehr durch die Beklagte ausgef\u00fchrt wird.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin behauptet, Herstellung und Vertrieb der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen durch die E und B vor dem 02.03.2006 k\u00f6nnten keine Vorbenutzungsrechte begr\u00fcnden, da diese nicht in Erfindungsbesitz gewesen seien. Es habe ihnen die Einsicht daf\u00fcr gefehlt, welche Ma\u00dfnahme daf\u00fcr verantwortlich gewesen sei, die Mindesthaltbarkeitsdauer der Tabletten \u00fcber die vorbekannte Dauer hinaus zu verl\u00e4ngern. Zudem fehle es an der Vornahme ausreichender und rechtzeitiger Veranstaltungen einen \u201eErfindungsbesitz\u201c im Inland auszu\u00fcben. Aufgrund dessen k\u00f6nne die Beklagte sich, nach Ansicht der Kl\u00e4gerin, auch nicht auf ein von der E abgeleitetes Vorbenutzungsrecht berufen. Diese habe jedenfalls ein \u2013 zu Gunsten der Beklagten unterstelltes \u2013 Vorbenutzungsrecht in dem Moment verloren, in dem die B den Vertrieb der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen eingestellt habe. Ein Wechsel des Vertriebsunternehmens stelle zudem eine unzul\u00e4ssige Ausweitung eines einmal begr\u00fcndeten Vorbenutzungsrechts dar.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin beantragt,<\/p>\n

I.
\ndie Beklagte zu verurteilen,<\/p>\n

1. es bei Meidung der n\u00e4her bezeichneten gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,<\/p>\n

eine pharmazeutische Zusammensetzung als feste Arzneiform, die Desmopressin oder ein pharmazeutisch akzeptables Salz davon als therapeutisch wirksamen Bestandteil zusammen mit einem pharmazeutisch akzeptablen Exzipienten, Verd\u00fcnnungsmittel oder Tr\u00e4ger oder einer Mischung daraus umfasst, wobei die pharmazeutische Zusammensetzung Kieselerde und St\u00e4rke umfasst und worin der Gehalt an Oxidationsmittel gleich oder weniger als 15 Gewichtsteile pro Million der pharmazeutischen Zusammensetzung ist<\/p>\n

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen,<\/p>\n

und\/oder<\/p>\n

das Oxidationsmittel ein Peroxid, wie Wasserstoffperoxid, oder eine Mischung von Peroxiden ist<\/p>\n

und\/oder<\/p>\n

Kieselerde in einer Menge von 0,1 bis 1,0 bevorzugt 0,2 bis 0,5 Gewichtsprozente der pharmazeutischen Zusammensetzung vorhanden ist<\/p>\n

und\/oder<\/p>\n

Desmopressinacetat in einer Menge von 0,020 bis 0,600 mg pro Einheit der festen Arzneiform enthalten ist<\/p>\n

und\/oder<\/p>\n

die pharmazeutische Zusammensetzung frei von Konservierungsmittel ist;
\n2. der Kl\u00e4gerin Rechnung dar\u00fcber zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 03.09.2006 begangen hat, und zwar unter Angabe,<\/p>\n

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschl\u00fcsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,<\/p>\n

b) der einzelnen Angebote des Produkts, aufgeschl\u00fcsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempf\u00e4nger,<\/p>\n

c) der betriebenen Werbung, aufgeschl\u00fcsselt nach Werbetr\u00e4gern, deren Auflagenh\u00f6he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,<\/p>\n

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl\u00fcsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns der nicht durch Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese k\u00f6nnen ausnahmsweise den unter Ziffer 1. genannten Produkten unmittelbar zugeordnet werden,<\/p>\n

wobei die Angaben nach Buchstabe d) nur auf die in Ziffer 1. bezeichneten Handlungen zu leisten sind,<\/p>\n

und wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempf\u00e4nger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Kl\u00e4gerin einem von dieser zu benennenden und ihr gegen\u00fcber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftspr\u00fcfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten tr\u00e4gt und ihn erm\u00e4chtigt, der Kl\u00e4gerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer und\/oder Lieferungen in der erteilten Rechnungslegung enthalten sind;<\/p>\n

3. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse nach Ziffer 1. an einen von der Kl\u00e4gerin zu bezeichnenden Sequester zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.<\/p>\n

II.
\nFestzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl\u00e4gerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gem\u00e4\u00df Ziffer I.1., die seit dem 03.09.2006 begangen wurden, entstanden ist und noch entstehen wird.<\/p>\n

Die Beklagte beantragt,<\/p>\n

die Klage abzuweisen,<\/p>\n

hilfsweise,<\/p>\n

den Rechtsstreit bis zur rechtskr\u00e4ftigen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts \u00fcber den L\u00f6schungsantrag der E gegen das Klagegebrauchsmuster auszusetzen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin beantragt insoweit,<\/p>\n

den Hilfsantrag zur\u00fcckzuweisen.<\/p>\n

Die Beklagte macht geltend: F\u00fcr die angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen sei bereits im August 2004 von der E die Zulassung bei den \u00f6sterreichischen Gesundheitsbeh\u00f6rden beantragt worden. Diese Zulassung sei im Juni 2005 erfolgt, woraufhin am 06.07.2005 u.a. auch f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland die arzneimittelrechtliche Zulassung beantragt worden sei. Im November 2005 sei dann zwischen der E und der B ein entsprechender Lizenz- und Vertriebsvertrag abgeschlossen worden. Der B seien vor dem Priorit\u00e4tszeitpunkt des Klagegebrauchsmusters s\u00e4mtliche erforderlichen Unterlagen, Musterchargen der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen, Verpackungen und Beipackzettel zur Verf\u00fcgung gestellt worden.<\/p>\n

Jedenfalls aufgrund dieser Vorbenutzungshandlungen \u2013 die auch offenkundig geworden seien \u2013 werde sich das Klagegebrauchsmuster, dem es zudem an der erforderlichen Erfindungsh\u00f6he fehle, in dem anh\u00e4ngigen L\u00f6schungsverfahren als nicht rechtsbest\u00e4ndig erweisen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin tritt dem Vorbringen der Beklagten auch zum Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters entgegen.<\/p>\n

Die Kammer hat die Akten des Verfahrens 4b O 402\/06 zu Beweiszwecken beigezogen und zum Gegenstand der m\u00fcndlichen Verhandlung gemacht. In diesem Verfahren hat die Kammer Beweis erhoben durch Zeugenvernehmung gem. Beweisbeschluss vom 19.07.2007 (Bl. 134 \u2013 137 d.A.). Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf den Inhalt der dortigen Sitzungsniederschrift vom 20.12.2007 (Bl. 166 \u2013 176 d.A.) Bezug genommen.<\/p>\n

Wegen des Sach- und Streitstandes im \u00dcbrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schrifts\u00e4tze sowie der zu den Akten gereichten Unterlagen verwiesen.<\/p>\n

E n t s c h e i d u n g s g r \u00fc n d e :<\/p>\n

Die zul\u00e4ssige Klage ist unbegr\u00fcndet. Die Kl\u00e4gerin kann der Beklagten Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen in der Bundesrepublik Deutschland nicht untersagen, da ihr ein Vorbenutzungsrecht zusteht, \u00a7 13 Abs. 3 GebrMG, \u00a7 12 PatG. Aus diesem Grunde ist die Beklagte auch weder zur Rechnungslegung und Auskunftserteilung noch zur Vernichtung oder zum Schadenersatz verpflichtet.<\/p>\n

I.
\nDas Klagegebrauchsmuster betrifft eine neue pharmazeutische Zusammensetzung als feste Arzneiform, die Desmopressin als therapeutisch wirksamen Bestandteil umfasst.<\/p>\n

Desmopressin ist der therapeutisch wirksame Bestandteil in im Stand der Technik vorbekannten pharmazeutischen Pr\u00e4paraten, die unter anderem als Nasensprays und Tablettenformulierungen vermarktet werden. Dieser Wirkstoff wird prim\u00e4r in der Behandlung von prim\u00e4rer Enuresis nocturna, d.h. dem Bettn\u00e4ssen von Kindern, aber auch zur Behandlung von Nykturie und Diabetes insipidus zugelassen.<\/p>\n

Die Tablettenformulierung wird vorzugsweise durch Verpressen eines geeigneten Granulats hergestellt, wobei das Granulat aus den erforderlichen Bestandteilen als Mischung aus aggregierten festen Teilchen zusammengesetzt ist. Solche typischen Teilchen sind der therapeutisch wirksame Bestandteil, verschiedene Exzipienten (z.B. Lactose und Kartoffelst\u00e4rke), Tablettensprengmittel, Schmiermittel und Bindemittel, ggf. zusammen mit Aromen, Konservierungsmitteln und \/ oder F\u00e4rbemitteln.<\/p>\n

Im Stand der Technik war es bekannt, dass das Desmopressin \u2013 Molek\u00fcl, das ein Nonapeptid mit einer Disulfidbindung ist, empfindlich gegen\u00fcber Abbau ist, d.h. dass keine langen Haltbarkeitszeiten realisiert werden konnten. Die Stabilisierung von Desmopressin war ein \u00fcber lange Zeit wiederauftretendes Problem. Die \u00fcber eine arzneimittelrechtliche Zulassung verf\u00fcgenden Tablettenformulierungen im Stand der Technik hatten dabei \u00fcblicherweise eine Haltbarkeit von 12 \u2013 24 Monaten.<\/p>\n

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagegebrauchsmuster die Aufgabe, ein Mittel zur Verbesserung der Haltbarkeit von Desmopressin in Tablettenformulierungen bereitzustellen.<\/p>\n

Zur L\u00f6sung dieser Aufgabe sieht Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters die Kombination der folgenden Merkmale vor:<\/p>\n

1. Pharmazeutische Zusammensetzung als feste Arzneimittelform.<\/p>\n

2. Die Zusammensetzung umfasst<\/p>\n

a) als therapeutisch wirksamen Bestandteil
\nDesmopressin oder ein pharmazeutisch akzeptables Salz davon,<\/p>\n

b) zusammen mit einem pharmazeutisch akzeptablen Exzipienten, Verd\u00fcnnungsmittel oder Tr\u00e4ger oder einer Mischung daraus,<\/p>\n

c) Kieselerde,<\/p>\n

d) St\u00e4rke.<\/p>\n

3. Der Gehalt an Oxidationsmittel ist gleich oder weniger als 15 Gewichtsteile pro Million (ppm) der pharmazeutischen Zusammensetzung.<\/p>\n

Der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster liegt dabei die Erkenntnis zugrunde, dass die Gegenwart von Restoxidationsmitteln mit der Abbaurate von Desmopressin w\u00e4hrend der Lagerung verbunden ist. Mit anderen Worten wurde die sorgf\u00e4ltige Kontrolle und Absenkung des Gehalts an Restoxidationsmittel(n) als Mittel zur Verbesserung der Haltbarkeit von Desmopressin in Tablettenformulierungen identifiziert.<\/p>\n

II.
\nDass die angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen, die Tabletten A\u00ae 0,1 mg und A\u00ae 0,2 mg, die von der E hergestellt und von der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden, die Merkmale des geltend gemachten Anspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters verwirklichen, steht zwischen den Parteien zu Recht au\u00dfer Streit, so dass sich Ausf\u00fchrungen hierzu er\u00fcbrigen.<\/p>\n

III.
\n1.
\nDie Beklagte kann sich auf ein der E zustehendes privates Vorbenutzungsrecht berufen. Nach \u00a7 13 Abs. 3 des Gebrauchsmustergesetzes sind die Vorschriften des Patentgesetzes \u00fcber das Vorbenutzungsrecht entsprechend anzuwenden. \u00a7 12 PatG bestimmt, dass die Wirkung des Patents gegen den nicht eintritt, der zur Zeit der Anmeldung (bzw. gem. \u00a7 12 Abs. 2 PatG zur Zeit der in Anspruch genommenen Priorit\u00e4t) bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Dieser ist befugt, die Erfindung f\u00fcr die Bed\u00fcrfnisse des eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkst\u00e4tten auszunutzen.
\nDas Vorbenutzungsrecht ist ein Unrechtsausschlie\u00dfungsgrund. Der Inhaber des Vorbenutzungsrechts ist zur Benutzung der gesch\u00fctzten Erfindung befugt. Ein dem Hersteller oder Lieferanten zustehendes Vorbenutzungsrecht kommt auch dessen Abnehmer zugute, dieser ist befugt, die rechtm\u00e4\u00dfig in Verkehr gebrachten Gegen-st\u00e4nde zu benutzen, diese anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, zu besitzen oder einzuf\u00fchren (Benkard\/Rogge, PatG, 10. Aufl. \u00a7 13 RN 4).<\/p>\n

Hier\u00fcber besteht im Ansatzpunkt zwischen den Parteien auch kein Streit. Zutreffend weist die Kl\u00e4gerin darauf hin, dass es dem rechtm\u00e4\u00dfigen Vorbenutzer nach einhelliger Auffassung aber untersagt ist, dieses Vorbenutzungsrecht \u201ezu vervielf\u00e4ltigen\u201c. Es besteht in der Literatur Einigkeit, dass ein Vorbenutzungsrecht nur dann \u00fcbertragen werden kann, wenn der gesamte Betrieb des Unternehmers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge \u00fcbernommen wird. Vor dem Hintergrund des gesetzgeberischen Zwecks, der Besitzstandswahrung, ist es dem Vorbenutzer aber untersagt, das in seiner Person begr\u00fcndete Vorbenutzungsrecht etwa durch Aufteilung oder Abspaltung von Betriebsteilen zu vervielf\u00e4ltigen, weil hierdurch das Ausschlie\u00dflichkeitsrecht des Schutzrechtsinhabers ausgeh\u00f6hlt werden w\u00fcrde.<\/p>\n

Eine solche Vervielf\u00e4ltigung ist vorliegend aber nicht gegeben. Es ist dem vorbenutzungsberechtigten Hersteller erfindungsgem\u00e4\u00dfer Gegenst\u00e4nde gestattet, diese auch zu vertreiben und sich ein Vertriebsnetz aufzubauen (Busche, Das Vorbenutungsrecht im Rahmen des deutschen und europ\u00e4ischen Patentrechts, GRUR 1999, 645, 648).<\/p>\n

Die Begrenzung auf den begr\u00fcndeten Besitzstand liegt darin, dass die eigentlich rechtsverletzenden Benutzungshandlungen zwar quantitativ, nicht aber qualitativ zum Nachteil des Rechtsinhabers ausgedehnt werden d\u00fcrfen. Auch im Bereich des Vorbenutzungsrechts soll nach dem Willen des Gesetzgebers der wirtschaftliche Wert des Besitzstandes zwar aufrecht erhalten bleiben, aber nicht vermehrt werden; denn der Vorbenutzer unterliegt zwar keinen quantitativen Beschr\u00e4nkungen, aber er ist nur zur Ausnutzung f\u00fcr die Bed\u00fcrfnisse des eigenen Betriebs, nicht jedoch zur \u00dcbertragung auf Dritte ohne diesen Betrieb berechtigt (Eichmann, Kritische \u00dcberlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht, GRUR 1993, 73, 78, 80).<\/p>\n

Nach allgemeiner Auffassung erwirbt der Vorbenutzer ein Weiterbenutzungsrecht jedoch nur dann, wenn er bei der Vorbenutzung den Erfindungsbesitz, also eine f\u00fcr das Nacharbeiten ausreichende Kenntnis der sp\u00e4ter patentierten technische Lehre gehabt hat (Kra\u00dfer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 850).<\/p>\n

Erfindungsbesitz hat, wer wei\u00df, welche Ma\u00dfnahmen er treffen muss, um zum erfindungsgem\u00e4\u00dfen Erfolg zu gelangen, also den der Erfindung entsprechenden \u00e4u\u00dferen Kausalzusammenhang erkannt hat, auch wenn ihm die wissenschaftliche Erkenntnis der zugrundeliegenden Vorg\u00e4nge fehlt (Kra\u00dfer, a.a.O.). Das hei\u00dft, der Vorbenutzer muss \u00fcber die Kenntnis einer fertigen, ausf\u00fchrbaren technischen Lehre verf\u00fcgen; Versuche, durch die eine brauchbare Probleml\u00f6sung erst ermittelt werden soll, begr\u00fcnden kein Vorbenutzungsrecht.<\/p>\n

Dies erf\u00e4hrt seine Rechtfertigung darin, dass es sich bei dem Vorbenutzungsrecht insoweit um ein Recht handelt, das sich zwar nicht wie die Lizenz vom Patent ableitet, aber gleichwohl im Erfinderrecht wurzelt. Der Vorbenutzer kann sich auf dieses Recht nur dann berufen, wenn er subjektiv den Erfindungsgedanken der – objektiv vorliegenden \u2013 Erfindung anerkannt hat; ein Wissen um die Patentf\u00e4higkeit der Erfindung ist dagegen f\u00fcr die Entstehung des Vorbenutzungsrechts nicht erforderlich. Wer subjektiv nicht in der Lage ist, die Erfindungsleistung nachvollziehbar zu beschreiben, dem steht aus dem Erfinderrecht des Patentgesetzes von vornherein kein Anspruch zu (Busche, Das Vorbenutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europ\u00e4ischen Patentrechts, GRUR 1999, 645, 646). Dem Vorbenutzer muss aber nicht bekannt sein, welche wissenschaftliche Erkenntnis seiner Entwicklung zugrunde liegt (Eichmann, Kritische \u00dcberlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht, GRUR 1993, 73, 80). Er muss insoweit \u201enur\u201c die unter Schutz gestellte technische Lehre derart erkannt haben, dass ihm die Nacharbeitung planm\u00e4\u00dfig, dauerhaft und nicht nur in Form von \u201eZufallstreffern\u201c m\u00f6glich war und er auch nicht mehr ausprobieren musste, ob er auf dem richtigen Weg war und dass er am Anmelde- ( \/ Priorit\u00e4ts-) tag die Erfindung bereits im Inland in Benutzung genommen oder zumindest die daf\u00fcr erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (OLG D\u00fcsseldorf, Urt. vom 11.01.2007, 2 U 65 \/ 05 \u2013 Klimager\u00e4t).<\/p>\n

Dazu geh\u00f6rt bei einem chemischen Analogieverfahren nicht die Erkenntnis der fortschrittlichen Wirkungen der neuen Substanz (Benkard, a.a.O., RN 5).<\/p>\n

2.
\nUnter Anwendung dieser Grunds\u00e4tze ist vorliegend festzustellen, dass die E als Herstellerin der streitgegenst\u00e4ndlichen A-Tabletten den erforderlichen Erfindungsbesitz vor dem Priorit\u00e4tszeitpunkt hatte und die Beklagte dieses Recht auch auf sich, als Vertriebsunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland, ableiten kann:<\/p>\n

a)
\nZun\u00e4chst ist festzustellen, dass zwischen den Parteien unstreitig ist, dass die A-Tabletten, die Gegenstand des vorliegenden Angriffs sind, in der Zusammensetzung dem entsprechen, was in der Anlage D 3 zu dem Nichtigkeitsverfahren in dem Austria-Codex, Ausgabe Oktober 2005, beschrieben steht. Diese Zusammensetzung ist \u2013 was ebenfalls unbestritten ist \u2013 der erfindungsgem\u00e4\u00dfen Zusammensetzung entsprechend, so dass objektiv eine erfindungsgem\u00e4\u00dfe Tablettenform von der Beklagten zu 2. bereits vor dem Priorit\u00e4tszeitpunkt (02.03.2006) hergestellt worden ist. Es kann nach den vorstehenden Erw\u00e4gungen dahingestellt bleiben, ob die E erkannt hatte, dass eine Reduzierung der verwendeten Oxidationsmittel dazu f\u00fchrte, dass die Tabletten eine l\u00e4ngere Haltbarkeit aufwiesen. Jedenfalls hat sie \u2013 im Vergleich zum vorbekannten Stand der Technik \u2013 eine geringere Menge an Oxidationsmitteln eingesetzt und hierdurch erreicht, dass sich die Haltbarkeit \u00fcber das vorbekannte Ma\u00df hinaus verl\u00e4ngert hat. Dies folgt daraus, dass die Verl\u00e4ngerung der Haltbarkeit auf zwei Jahre bereits vor dem Priorit\u00e4tszeitpunkt beantragt worden war.<\/p>\n

Hiervon ist nach dem Ergebnis der durchgef\u00fchrten Beweisaufnahme in dem Verfahren 4b O 402\/06 auszugehen. Die Kammer l\u00e4sst hierbei nicht unber\u00fccksichtigt, dass die erhobenen Beweise zum Nachweis der ein Vorbenutzungsrecht begr\u00fcndenden Tatsachen sehr kritisch zu w\u00fcrdigen und an ihren Beweis strenge Anforderungen zu stellen sind, weil erfahrungsgem\u00e4\u00df nach Offenlegung brauchbarer Erfindungen h\u00e4ufig andere Personen behaupten, entsprechendes schon vorher gemacht zu haben. Andererseits d\u00fcrfen die Anforderungen an den Beweis nicht so hoch gespannt werden, dass der Nachweis eines privaten Vorbenutzungsrechtes praktisch unm\u00f6glich gemacht wird. Das gilt insbesondere dann, wenn schriftliche Unterlagen oder andere objektive Umst\u00e4nde die Aussagen der vernommenen Zeugen best\u00e4tigen. In solchen F\u00e4llen treten die einer Zeugenaussage in aller Regel anhaftenden und insbesondere durch das nachlassende Erinnerungsverm\u00f6gen der Zeugen verursachten Unsicherheiten umso weiter zur\u00fcck, je mehr objektive Anhaltspunkte f\u00fcr die Richtigkeit der Aussagen sprechen (OLG D\u00fcsseldorf, Urt. vom 11.01.2007, 2 U 65 \/ 05 \u2013 Klimager\u00e4t).<\/p>\n

Die in der Beweisaufnahme vernommenen Zeugen Dr. C und Dr. D haben in dem Termin am 20.12.2007 eine Vielzahl von zu Protokoll genommenen Unterlagen \u00fcberreicht, die die Behauptungen der Beklagten \u2013 in \u00dcbereinstimmung mit den Zeugenaussagen \u2013 best\u00e4tigen.<\/p>\n

Die Aussagen der Zeugen sind glaubhaft. Sowohl die Zeugin Dr. C, wie auch der Zeuge Dr. D haben die von ihnen get\u00e4tigten Aussagen jeweils in \u00dcbereinstimmung mit den von ihnen \u00fcberreichten Dokumenten gemacht, die sie
\n\u2013 der gerichtlichen Auflage entsprechend \u2013 in Vorbereitung des Termins gesichtet und mitgef\u00fchrt haben (vgl. Az. 4b O 402\/06, Beschl. der Kammer vom 19.07.2007, Bl. 137 d.A.). Die von der Kl\u00e4gerin beweisw\u00fcrdigend vorgetragenen Bedenken und vermeintlichen Widerspr\u00fcche begr\u00fcnden keine solch durchgreifenden Zweifel, dass die Kammer nicht von dem Vorliegen des Vorbenutzungsrechts \u00fcberzeugt ist. Es kann gerade im Hinblick auf den Zeitablauf und der sicherlich gegebenen arbeitsteiligen Aufgabenverteilung in dem Betrieb der Beklagten zu 2. nicht erwartet werden, dass der Zeuge Dr. D als technischer Direktor bei der E aus eigener Anschauung Kenntnis \u00fcber alle Fragen der Zulassung haben wird. Dies ist f\u00fcr die \u00dcberzeugungsbildung der Kammer aber auch nicht erforderlich, da eben diese Aussage auch durch die zahlreichen Unterlagen in ihrer Richtigkeit untermauert wird. So bestehen \u2013 entgegen der anderslautenden Auffassung der Kl\u00e4gerin \u2013 aufgrund der \u00fcbereinstimmenden Aktenzeichen (Gesch.-Zeichen in den Anlagen B 16 und Z 1) keine Zweifel daran, dass es sich bei den Medikamenten, f\u00fcr die beim BfArM die Zulassung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland ersucht wurde, um die streitgegenst\u00e4ndlichen A Tabletten handelt. Auf den Inhalt der Anlagen B 14 und B 15, in denen die Bezeichnung F verwendet worden ist, kommt es nicht einmal an, obwohl die Zeugin Dr. C hierzu auch eine plausible Erkl\u00e4rung abgegeben hat. Sie hat in sich schl\u00fcssig und nachvollziehbar erl\u00e4utert, dass die E in \u00d6sterreich eine Zulassung f\u00fcr beide Arzneimittel (A und F) betrieben hat, die ein und dieselbe Zusammensetzung aufweisen. Sie unterscheiden sich lediglich in Bezug auf die Indikationen, da A eine zus\u00e4tzliche Indikation aufweist. F\u00fcr die Zulassung in der Bundesrepublik Deutschland sei dann die Zulassung f\u00fcr F mit deren Indikationen herangezogen worden, wobei in Deutschland eben die Bezeichnung A verwendet worden sei. Aufgrund dessen seien in den vorgelegten Zulassungsunterlagen beide Bezeichnungen enthalten.<\/p>\n

Dass die E f\u00fcr die Tablette A eine Zulassung in \u00d6sterreich erhalten hat, steht nach den Zeugenaussagen und der Vorlage des Austria Codex nicht ernsthaft in Zweifel. Es ist von der Kl\u00e4gerin nicht substantiiert bestritten worden, dass die Zulassungsbescheide und der entsprechende Auszug aus dem Austria Codex nicht den Tatsachen entsprechen sollen. Letzterer wird von der \u00d6sterreichischen Apothekerkammer verlegt und enth\u00e4lt Informationen \u00fcber alle im Warenverzeichnis des Verlages aufgenommenen humanen und veterin\u00e4ren Arzneispezialit\u00e4ten mit Verkaufspreisen, Kassenzeichen, Rezeptzeichen und Lieferstatus. Hierbei sind die jeweiligen Arzneispezialit\u00e4ten auch mit den Zulassungsnummern und dem Zulassungsdatum versehen. Diese stimmt f\u00fcr die A-Tablette mit derjenigen in dem Zulassungsbescheid vom 13.06.2005 (Anl. B 17) \u00fcberein. Die gleichwohl vorgebrachten Zweifel der Kl\u00e4gerin stellen eine \u00fcberzogene Anforderung an den zu erbringenden Beweis dar.<\/p>\n

Die E hat ihren Erfindungsbesitz auch vor dem Priorit\u00e4tstag im Inland, also der insoweit ma\u00dfgeblichen Bundesrepublik Deutschland, in Benutzung genommen. Anerkannt ist hierbei, dass jede einzelne der in \u00a7 9 PatG bezeichneten Benutzungsarten gen\u00fcgt und alle einander gleichartig sind (OLG D\u00fcsseldorf, a.a.O.). Neben der tats\u00e4chlichen Benutzung ist es weiterhin ausreichend, wenn der Vorbenutzer die f\u00fcr die Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Hiervon kann dann gesprochen werden, wenn der Beklagte erstens den festen und endg\u00fcltigen Entschluss gefasst hat, die Erfindung gewerblich zu nutzen und er zweitens solche Vorkehrungen (technischer oder kaufm\u00e4nnischer Art) getroffen hat, die alsbaldige Umsetzung dieses Entschlusses in die Tat vorzubereiten (K\u00fchnen, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Aufl. RN 563). Im vorliegenden Fall ist es hierf\u00fcr bereits ausreichend, dass die E in der Bundesrepublik Deutschland um Zulassung des in Rede stehenden Medikaments nachgesucht hat. Dies steht nach Vorlage der entsprechenden Korrespondenz mit dem BfArM \u2013 trotz der hieran ge\u00e4u\u00dferten Kritik der Kl\u00e4gerin \u2013 au\u00dfer vern\u00fcnftigem Zweifel. Denn unstreitig ist f\u00fcr die angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen am 15.05.2006 eine Zulassung erteilt worden. Die von der Kl\u00e4gerin im Rahmen der Beweisw\u00fcrdigung vorgebrachten Bedenken, sind nicht geeignet, erhebliche Zweifel an dem tats\u00e4chlichen Vorliegen ausreichender Veranstaltungen in der Bundesrepublik Deutschland zu begr\u00fcnden. Denn es wurden keine Anhaltspunkte vorgetragen, die plausibel machen w\u00fcrden, wie es ohne die behaupteten Vorg\u00e4nge \u00fcberhaupt zu der Zulassung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen durch das BfArM kommen konnte.<\/p>\n

F\u00fcr zulassungspflichtige Medikamente ist das Beschreiten dieses \u2013 auch nicht unerhebliche Kosten ausl\u00f6senden Schrittes \u2013 bereits ausreichend, um den ernsthaften Benutzungswillen widerzuspiegeln. F\u00fcr die zeitliche Komponente (\u201ealsbald\u201c) ist zu ber\u00fccksichtigen, dass keinerlei Vortrag dazu vorliegt, aus dem heraus ersichtlich w\u00e4re, dass das Zulassungsverfahren z\u00f6gerlich betrieben worden ist und vor der entsprechenden Zulassung jedenfalls ein Vertrieb an die Endabnehmer nicht erfolgen darf.<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus ist vorliegend aber auch als erwiesen anzusehen, dass die E mit der B auf der Grundlage der bereits seit 1999 bestehenden Lizenz- und Liefervereinbarung gem. Anl. B 22 (mit der G GmbH & Co. KG ) und deren Erg\u00e4nzung mit der B (als Vertragsnachfolgerin der G) gem. Anl. B 23 eine entsprechende Vertriebsvereinbarung geschlossen hat. Auch hier sind die entsprechenden Behauptungen der Beklagten durch die Zeugenaussagen gerade best\u00e4tigt und nicht widerlegt worden. Der Erkl\u00e4rungsgehalt sowie die Glaubhaftigkeit dieser Aussagen sind durch die Vorlage der entsprechenden Urkunden und Korrespondenzen best\u00e4tigt. Die von der Kl\u00e4gerin im Rahmen der Beweisw\u00fcrdigung erhobenen Zweifel sind keineswegs geeignet, erhebliche Zweifel zu begr\u00fcnden, denn es ist nicht au\u00dfer Betracht zu lassen, dass die behaupteten und mit Vorlage von Urkunden belegten Vertragsverh\u00e4ltnisse tats\u00e4chlich ja auch gelebt worden sind. Dies f\u00fchrte schlie\u00dflich dazu, dass die B als Vertriebsunternehmen f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland ebenfalls mit in Anspruch genommen wurde.<\/p>\n

Schlie\u00dflich ist ebenfalls der Beweis daf\u00fcr erbracht, dass die E bereits vor dem Priorit\u00e4tszeitpunkt zwei Chargen an Mustern der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen an die B nach Deutschland geliefert hat. Auch hier sind die \u00fcberreichten Anlagen Z 7 \u2013 Z 10 so aussagekr\u00e4ftig, dass sie zusammen mit der best\u00e4tigenden Aussage des Zeugen Dr. D als Beweis f\u00fcr die entsprechende Behauptung der E gen\u00fcgen. Aus diesen Unterlagen ergibt sich, dass die E und die B im November 2005 miteinander korrespondiert haben, um die Anforderungen an die Musterlieferungen abzustimmen (Anl. Z 7) und dass medizinische Muster an die B von der Firma H am 25.11.2005 bzw. 27.01.2006 bei der E abgeholt worden sind (Anl. Z 8, Z 10). Weiterhin sind die zu den entsprechenden Chargennummern geh\u00f6renden Herstellungsdokumentationen vorgelegt worden. All dies macht den Vortrag der Beklagten in sich so konsistent, dass die von der Kl\u00e4gerin erhobenen Zweifel nicht durchgreifen.<\/p>\n

Nach alledem kann festgestellt werden, dass die E Erfindungsbesitz hatte, denn sie hat die technische Lehre jedenfalls insoweit erkannt, dass es ihr m\u00f6glich war, diese jederzeit anhand der Zusammensetzungsliste, die Grundlage f\u00fcr die arzneimittelrechtliche Zulassung war, wieder nachzuarbeiten. Es kommt \u2013 entgegen der Ansicht der Kl\u00e4gerin \u2013 nicht darauf an, ob die E den Zusammenhang zwischen der Reduzierung der Oxidationsmittel und der l\u00e4ngeren Haltbarkeit erkannt hat, denn jedenfalls hat sie die Verunreinigungen so weit reduziert, dass der erfindungsgem\u00e4\u00dfe Erfolg eingetreten ist. Dies hat sie auch, wie die Ab\u00e4nderung des Haltbarkeitsdatums im Laufe des Zulassungsverfahrens \u2013 und zwar vor dem Priorit\u00e4tszeitpunkt \u2013 zeigt, erkannt. Zudem hat der Beklagtenvertreter in der m\u00fcndlichen Verhandlung am 05.08.2008 unwidersprochen vorgetragen, dass die E ausgehend von dem von ihr zuvor vertriebenen Medikament, \u00dcberlegungen dahingehend angestellt hat, wie sie die Haltbarkeit verl\u00e4ngern k\u00f6nnte. Ergebnis dieser \u00dcberlegungen sei bereits im Mai 2004 gewesen, dass die Oxidationsmittel reduziert werden m\u00fcssten. Dass dieser Weg erfolgreich gewesen sei, habe sich sp\u00e4testens im Dezember 2005 erwiesen, als dann auch die Verl\u00e4ngerung der Haltbarkeitsdauer im Zulassungsverfahren beantragt worden sei.<\/p>\n

b)
\nDieser von der E mithin erworbene wirtschaftliche Besitzstand wird durch die Zuerkennung des privaten Vorbenutzungsrechts gewahrt. Dieses Vorbenutzungsrecht erf\u00e4hrt durch die Belieferung der Beklagten anstelle der B aber nur eine – zul\u00e4ssige – quantitative Erweiterung, nicht eine qualitative.<\/p>\n

Wie vorstehend ausgef\u00fchrt, soll das Verbot einer qualitativen \u00c4nderung des Vorbenutzungsrechtes verhindern, dass das Schutzrecht des Erfinders ausgeh\u00f6hlt und auf diese Weise entwertet wird. In der Rechtsprechung und Literatur sind \u2013 unter Verweis auf die vorstehend unter II.1. erw\u00e4hnten Zitate \u2013 zu solchen qualitativen Ver\u00e4nderungen diejenigen hinzuzurechnen, die dazu f\u00fchren, dass der Vorbenutzer den wirtschaftlichen Wert des ihm zuzuerkennenden Besitzstandes vermehrt. Denn er ist nur zur Ausnutzung f\u00fcr die Bed\u00fcrfnisse des eigenen Betriebs, nicht jedoch zur \u00dcbertragung auf Dritte ohne diesen Betrieb berechtigt (Eichmann, a.a.O., 76). Zu solchen F\u00e4llen sind aber gerade solche nicht hinzuzurechnen, in denen ein herstellender Betrieb \u2013 wie vorliegend \u2013 in Aus\u00fcbung des ihm zustehenden Vorbenutzungsrechtes zur Wahrung seines Besitzstandes das Vertriebsunternehmen auswechselt und die von ihm hergestellten Produkte von einer anderen Firma vertreiben l\u00e4sst.<\/p>\n

Es ist dem Vorbenutzer aufgrund des erworbenen Besitzstandes gestattet, die bereits ausge\u00fcbten Verwertungshandlungen fortzusetzen und diese auch quantitativ auszuweiten, da dies als Ziel jeder gewerblichen Bet\u00e4tigung auch dem Vorbenutzer m\u00f6glich sein muss (Busche. a.a.O., 648). Es steht daher dem Vorbenutzer frei, zur Besitzstandswahrung ein Vertriebsunternehmen durch ein anderes zu ersetzen, wenn es ihm auf diese Art und Weise gelingt, seine Absatzm\u00f6glichkeiten zu wahren oder zu verbessern. Andererseits w\u00e4re der Bestand des dem Hersteller zustehenden Vorbenutzungsrechtes davon abh\u00e4ngig, ob das seine Produkte vertreibende Unternehmen fortbesteht oder den Vertrieb einstellt. Zudem w\u00fcrde der Vorbenutzer sich in unangemessener Weise f\u00fcr die Schutzdauer des gewerblichen Schutzrechtes dem guten Willen des von ihm urspr\u00fcnglich ausgew\u00e4hlten Vertreibers aussetzen, wenn die Zul\u00e4ssigkeit seiner wirtschaftlichen Bet\u00e4tigung von dessen Vertrieb abh\u00e4ngen w\u00fcrde.<\/p>\n

Die E konnte daher den Vertrieb der angegriffenen Ausf\u00fchrungsformen auch nach Priorit\u00e4tszeitpunkt von der B auf die Beklagte \u00fcbertragen.<\/p>\n

IV.
\nDie Kostenentscheidung beruht auf \u00a7 91 ZPO. Die Anordnungen zur vorl\u00e4ufigen Vollstreckbarkeit folgen aus \u00a7\u00a7 709, 108 ZPO.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 954 Landgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 4. September 2008, Az. 4b O 127\/07 Rechtsmittelinstanz: 2 U 89\/08<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[28,2],"tags":[],"class_list":["post-3979","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28","category-lg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3979"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3979\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3980,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3979\/revisions\/3980"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}