{"id":3829,"date":"2009-03-05T17:00:32","date_gmt":"2009-03-05T17:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=3829"},"modified":"2016-04-28T14:21:18","modified_gmt":"2016-04-28T14:21:18","slug":"4b-o-24207-anti-asthmatikum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=3829","title":{"rendered":"4b O 242\/07 – Anti-Asthmatikum"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.:\u00a01123<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 5. M\u00e4rz 2009, Az. 4b O 242\/07<\/p>\n

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung f\u00e4lligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland<\/p>\n

Mittel, enthaltend Salmeterol und\/oder ein physiologisch vertr\u00e4gliches Salz davon und Fluticasonpropionat zur gleichzeitigen Verabreichung durch Inhalieren bei der Behandlung respiratorischer Erkrankungen<\/p>\n

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuf\u00fchren oder zu besitzen.<\/p>\n

II. Im \u00dcbrigen wird die Klage abgewiesen.<\/p>\n

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Kl\u00e4gerin zu einem Drittel und der Beklagten zu zwei Dritteln auferlegt.<\/p>\n

IV. Das Urteil ist f\u00fcr die Kl\u00e4gerin vorl\u00e4ufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 10.000.000,00 EUR, f\u00fcr die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.<\/p>\n

V. Der Streitwert wird auf 15.000.000,00 EUR festgesetzt, n\u00e4mlich f\u00fcr den Unterlassungsantrag (Klageantrag zu I.1.) auf 10.000.000,00 EUR, f\u00fcr die Antr\u00e4ge auf Auskunft und Rechnungslegung (Klageantrag zu I.2.) sowie auf Vernichtung (Klageantrag zu I.3.) auf jeweils 800.000,00 EUR und f\u00fcr den Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht (Klageantrag zu II.) auf 3.400.000,00 EUR.<\/p>\n

T a t b e s t a n d<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin ist Inhaberin des europ\u00e4ischen Patents EP 0 416 XXX (Anlage K 1, im Folgenden: Klagepatent). Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer britischen Priorit\u00e4t vom 08.09.1989 am 07.09.1990 angemeldet; seine Erteilung wurde am 12.01.1994 ver\u00f6ffentlicht. Es betrifft Medikamente, die Salmeterol und Fluticason enthalten, und steht auch in Deutschland in Kraft. Eine deutschsprachige \u00dcbersetzung wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 690 05 XXX (Anlage K 2) gef\u00fchrt. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 15.01.2009 (Anlagenkonvolut B 5) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhoben.<\/p>\n

Anspruch 1. des Klagepatents lautet:<\/p>\n

\u201e1. Mittel enthaltend Salmeterol und\/oder ein physiologisch vertr\u00e4gliches Salz davon und Fluticasonpropionat bei der Herstellung von Arzneimitteln zur gleichzeitigen Verabreichung durch Inhalieren bei der Behandlung respiratorischer Krankheiten.\u201c<\/p>\n

Mit Anwaltsschreiben vom 28.06.2007 (Anlage K 5, deutsche \u00dcbersetzung Anlage K 5a), welches den Vermerk \u201ewithout prejudice\u201c \u2013 zu deutsch: \u201eohne Pr\u00e4judizwirkung\u201c \u2013 trug, wandte sich die Beklagte, die als Generika-Herstellerin am Markt auftritt, an den anwaltlichen Vertreter der Kl\u00e4gerin in Gro\u00dfbritannien. In dem Schreiben hie\u00df es:<\/p>\n

\u201eWe are writing to you as representatives of your client A Ltd (A) [sc: die Kl\u00e4gerin] on behalf of our client B Limited [sc.: die Beklagte]. [\u2026]
\nB Ltd is intending to market in Germany next year a salmeterol\/fluticasone combination product with selected national distributors.
\nWe are aware of your client\u2019s patent EP 0 415 XXX [sc.: das Klagepatent]. We and our client have formed the view that this patent is clearly invalid and that a German court would come to the same view as the UK court on your client\u2019s corresponding UK patent 2 235 XXX (Judgement 19 March 2004). Accordingly, we and our client expect that the German patent will also be revoked.
\nHowever, notwithstanding our conclusions on the validity of the patent, our client has no wish to launch its product without first bringing its plans to your client\u2019s attention. Whilst we will not hesitate to seek revocation of the patent prior to launch of our product in Germany if necessary, our client does not wish to embark upon the confrontational path of revocation if there is an alternative commercial solution acceptable to both parties.
\nWe are writing, therefore, in good faith and on this without prejudice basis, to seek your views on the possibility of reaching a mutually acceptable commercial arrangement in relation to the marketing of the product in Germany. As you know, this is something the German courts will expect our respective clients to attempt in any event. Our client has recent experience of the German courts procedures through its successful actions.
\nFor example, B may be prepared to consider entering into a licence arrangement under the Patent or agreeing not to commence a revocation action in return for your agreement not so initiate infringement proceedings. These are two options from a variety of possible commercial solutions which may be appropriate in this case.
\nYou will appreciate that this is a matter of considerable importance to B and, as such, we look forward to hearing from you at your earliest convenience so that discussions between the parties can begin.\u201d<\/p>\n

Zu deutsch:<\/p>\n

\u201eWir schreiben Ihnen als Vertreter Ihres Mandanten A Ltd. (A) [sc.: die Kl\u00e4gerin] im Namen unseres Mandanten B Limited [sc.: die Beklagte]. [\u2026]
\nB Limited beabsichtigt, im n\u00e4chsten Jahr ein Salmeterol\/Fluticason-Kombinationsprodukt durch ausgew\u00e4hlte inl\u00e4ndische Vertriebsunternehmen in Deutschland zu vertreiben.
\nWir haben Kenntnis vom Patent EP 0 416 XXX Ihres Mandanten. Wir und unser Mandant sind zu der Auffassung gelangt, dass dieses Patent eindeutig nichtig ist, und dass ein deutsches Gericht zur gleichen Auffassung gelangen wird wie das englische Gericht hinsichtlich des entsprechenden englischen Patents 2 235 XXX Ihres Mandanten (Entscheidung vom 19.03.2004). Dementsprechend erwarten wir und unser Mandant, dass das deutsche Patent ebenfalls widerrufen wird.
\nDennoch, ungeachtet unserer Schlussfolgerung hinsichtlich der Rechtsbest\u00e4ndigkeit des Patents, m\u00f6chte unser Mandant sein Produkt nicht auf den Markt bringen, ohne seine Pl\u00e4ne zuvor Ihrem Mandanten zur Kenntnis zu bringen. Obwohl wir nicht z\u00f6gern werden, um den Widerruf des Patentes nachzusuchen, bevor wir unser Produkt in Deutschland auf den Markt bringen, falls dies notwendig sein sollte, m\u00f6chte unser Mandant den konfrontativen Weg eines Widerrufs nicht beschreiten, wenn es eine kommerzielle Alternativl\u00f6sung gibt, die f\u00fcr beide Parteien akzeptabel ist.
\nWir schreiben Ihnen daher im guten Willen und ohne Pr\u00e4judizwirkung, um Ihre Meinung hinsichtlich der M\u00f6glichkeit einer gegenseitig akzeptablen gesch\u00e4ftlichen Vereinbarung \u00fcber den Vertrieb des Produktes in Deutschland einzuholen. Wie Sie wissen, werden die deutschen Gerichte in jedem Fall von unseren Mandanten erwarten, dies zu versuchen. Unser Mandant hat durch seine erfolgreichen Klagen k\u00fcrzlich Erfahrungen mit deutschen Gerichtsverfahren gesammelt.
\nB ist, beispielsweise, m\u00f6glicherweise bereit, den Abschluss eines Lizenzvertrages f\u00fcr das Patent in Betracht zu ziehen oder sich zu verpflichten, kein Nichtigkeitsverfahren zu betreiben im Gegenzug f\u00fcr ihre Zustimmung, keine Verletzungsklage einzuleiten. Dies sind zwei Alternativen einer Reihe m\u00f6glicher kommerzieller L\u00f6sungen, die in diesem Fall angemessen sein k\u00f6nnten. In einem \u201eGeiste guten Willens\u201c w\u00e4re unser Mandant gerne bereit, sich mit Vertretern Ihres Mandanten zu treffen, um die oben genannten Vorschl\u00e4ge vertraulich und ohne Pr\u00e4judizwirkungen zu diskutieren. [\u2026]
\nSie werden verstehen, dass diese Angelegenheit von erheblicher Bedeutung von B ist und wir daher Ihrer Antwort schnellstm\u00f6glich entgegensehen, so dass die Diskussion zwischen den Parteien beginnen kann.\u201c<\/p>\n

Die Beklagte vertreibt bislang auf dem deutschen Markt kein Generikum oder sonstiges Arzneimittel, das von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin ist der Auffassung, es bestehe Wiederholungsgefahr f\u00fcr eine Patentverletzung, da die Beklagte ausweislich ihres eigenen Schreibens vom 28.06.2007 (Anlage K 5) einen Markteintritt mit inl\u00e4ndischen Vertriebsunternehmen angek\u00fcndigt habe. Aufgrund dieses Schreibens bestehe jedenfalls eine Erstbegehungsgefahr f\u00fcr eine Verletzung des Klagepatents. Mit diesem Schreiben habe sich die Beklagte des Rechtes ber\u00fchmt, patentverletzende Gegenst\u00e4nde im Inland in Verkehr zu bringen, indem sie ank\u00fcndigte, diese Gegenst\u00e4nde in Kenntnis des Klagepatents in Verkehr zu bringen. Auch stehe zu bef\u00fcrchten, dass ein Produkt der Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machen werde. Schon aus dem Gesamtzusammenhang des Schreibens vom 28.06.2007 (Anlage K 5) ergebe sich, dass die Beklagte eine Kopie des Originalpr\u00e4parats auf den Markt bringen wolle. Etwaige Modifikationen, die aus dem Schutzbereich des Klagepatents herausf\u00fchren k\u00f6nnten, seien aus pharmakologischen Gr\u00fcnden nicht praktisch umsetzbar.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin beantragt,<\/p>\n

die Beklagte wie zuerkannt zur Unterlassung zu verurteilen<\/p>\n

und dar\u00fcber hinaus<\/p>\n

I. die Beklagte zu verurteilen,<\/p>\n

2. der Kl\u00e4gerin unverz\u00fcglich schriftlich und vollst\u00e4ndig Auskunft zu erteilen und dar\u00fcber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 12. Januar 1994 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses unter Beif\u00fcgung der Belege, insbesondere unter Angabe<\/p>\n

a) der Herstellungsmengen und -zeiten bzw. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,<\/p>\n

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschl\u00fcsselt nach Liefermengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,<\/p>\n

c) der einzelnen Angebote, aufgeschl\u00fcsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempf\u00e4nger,<\/p>\n

d) der betriebenen Werbung, aufgeschl\u00fcsselt nach Werbetr\u00e4gern, deren Auflagenh\u00f6he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,<\/p>\n

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl\u00fcsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese k\u00f6nnten ausnahmsweise den einzelnen unter I.1. n\u00e4her bezeichneten Mitteln zugeordnet werden;<\/p>\n

3. die in ihrem Besitz oder Eigentum in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen, unter I.1 bezeichneten Mittel zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuh\u00e4nder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre \u2013 der Beklagten \u2013 Kosten herauszugeben;<\/p>\n

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl\u00e4gerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter I.1 bezeichneten und seit dem 12. Februar 1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.<\/p>\n

hilfsweise: der Beklagten gem\u00e4\u00df \u00a7 142 ZPO aufzugeben, binnen zwei Wochen die folgenden Urkunden bzw. Abschriften hiervon vorzulegen:<\/p>\n

a. Vereinbarungen und Vereinbarungsentw\u00fcrfe mit ausgew\u00e4hlten deutschen Vertriebspartnern \u00fcber die Vermarktung bzw. Belieferung mit einem generischen Salmeterol\/Fluticasonpropionat-Kombinationspr\u00e4parat und sonstige Korrespondenz (per Brief, Fax, E-Mail etc.), die auf den Absatz eines generischen Salmeterol\/Fluticasonpropionat-Kombinationspr\u00e4parats in Deutschland gerichtet ist;<\/p>\n

b. Vereinbarung \u00fcber die strategische Allianz mit F hinsichtlich der Vermarktung eines Salmeterol\/Fluticasonpropionat-Kombinationsprodukts in Europa.<\/p>\n

Die Beklagte beantragt,<\/p>\n

die Klage abzuweisen,<\/p>\n

hilfsweise: den Rechtsstreit auszusetzen bis das Bundespatentgericht \u00fcber die von der Beklagten eingereichte Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des EP 0 416 XXX (DE 690 05 XXX) entschieden hat.<\/p>\n

Die Beklagte ist der Auffassung, eine Erstbegehungsgefahr bestehe aufgrund ihres Anwaltsschreibens vom 28.06.2007 nicht. Dieses Schreiben sei nach britischem Recht zu beurteilen. Aufgrund dessen habe der Vermerk \u201ewithout prejudice\u201c eine besondere Bedeutung, er privilegiere n\u00e4mlich nach britischem Recht \u00c4u\u00dferungen, die im Rahmen von Verhandlungen get\u00e4tigt werden. Aus so gekennzeichneten \u00c4u\u00dferungen k\u00f6nne aus Rechtsgr\u00fcnden keine Erstbegehungsgefahr f\u00fcr ein rechtswidriges Handeln folgen. Diese Rechtslage nach britischem Recht folge aus einem Urteil des High Court of Justice vom 10.11.2004 (Anlage B 1, deutsche \u00dcbersetzung Anlage B 2), dem ein paralleler Fall zugrunde gelegen habe. Aus dieser Entscheidung ergebe sich, dass nach britischem Recht \u00c4u\u00dferungen, wie diejenigen im Schreiben vom 28.06.2007, blo\u00dfe Verhandlungspositionen seien. Hinsichtlich einer solchen \u00c4u\u00dferung d\u00fcrfe die Beklagte darauf vertrauen, dass diese nicht in einem Gerichtsverfahren gegen sie verwendet wird.<\/p>\n

Ferner ist die Beklagte der Auffassung, das Klagepatent werde sich nicht als rechtsbest\u00e4ndig erweisen, da es nicht auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhe.<\/p>\n

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Schrifts\u00e4tze nebst Anlagen erg\u00e4nzend Bezug genommen.<\/p>\n

E n t s c h e i d u n g s g r \u00fc n d e<\/p>\n

Die zul\u00e4ssige Klage ist nur teilweise begr\u00fcndet. Die Kl\u00e4gerin hat gegen die Beklagte den geltend gemachten Anspruch auf Unterlassung gem\u00e4\u00df Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc, \u00a7 139 PatG. Die weiteren geltend gemachten Anspr\u00fcche auf Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gem\u00e4\u00df Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc, \u00a7\u00a7 139, 140a, 140b PatG, \u00a7\u00a7 242, 259 BGB stehen ihr hingegen nicht zu.<\/p>\n

I.<\/p>\n

Das Klagepatent betrifft Medikamente enthaltend Salmeterol und Fluticason. Es bezweckt die verbesserte Behandlung von Asthma und anderen respiratorischen Erkrankungen durch die kombinierte Verwendung eines bronchodilatorischen Arzneimittels mit einem steroiden antiinflammatorischen Arzneimittel. Asthma ist ein krankhafter Zustand gekennzeichnet durch eine schwankende und reversible Obstruktion der Luftwege, welche durch einen komplexen inflammatorischen Prozess hervorgerufen wird. Dementsprechend zeigt das Krankheitsbild zwei Komponenten: die Verkrampfung der Bronchialr\u00f6hren einerseits und die Entz\u00fcndung und\/oder das Anschwellen der Bronchialr\u00f6hren andererseits. Beide Komponenten sind behandlungsbed\u00fcrftig.<\/p>\n

Es ist bekannt, zur Behandlung der Verkrampfung der Bronchialr\u00f6hren als bronchodilatorische Arzneimittel Stoffe aus der Gruppe der \uf0622-Adrenozeptorstimulatoren (\uf0622-Sympathomimetika) einzusetzen. Am l\u00e4ngsten bekannt ist insofern der Stoff Salbutamol, an dem sich allerdings seine nur vier- bis sechsst\u00fcndige Wirkungsdauer als nachteilig erwiesen hat, was n\u00e4mlich f\u00fcr die Behandlung mancher Patienten, insbesondere bei n\u00e4chtlichem Asthma, zu kurz ist. Ferner ist aus der GB-A-2 140 XXX als Bronchodilator aus der Gruppe der \uf0622-Adrenozeptorstimulatoren der Stoff Salmeterol (systematisch: 4-Hydroxy-\uf0611-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzoldimethanol) bekannt.<\/p>\n

Hinsichtlich der Behandlung des inflammatorischen Aspekts von Asthma ist bekannt, dass antiinflammatorische Corticosteroide zur Therapie geeignet sind. Als ein solches ist aus der GB-A-2 088 XXX Fluticasonpropionat (systematisch: 6\uf061,9\uf061-Difluor-11\uf062-hydroxy-16\uf061-methyl-17\uf061-proiponyloxy-3-oxoandrosta-1,4-dien-17\uf062-thiocarbons\u00e4ure-S-fluor-methylester) bekannt.<\/p>\n

Schlie\u00dflich ist bekannt, dass zur Asthmatherapie eine Kombination von Bronchodilator f\u00fcr den unmittelbaren R\u00fcckgang (des Spasmus) einerseits und eines antiinflammatorischen Corticosteroids andererseits sinnvoll ist. Die vorbekannten Kombinationen unter Verwendung von Salbutamol und Beclomethasondipropionat (Handelsnamen etwa C A) weisen den auf der begrenzten Wirkungsdauer von Salbutamol beruhenden Nachteil auf, dass sie einen etwa vierst\u00fcndigen Dosierungsplan erforderlich machen, was beispielsweise f\u00fcr die Behandlung n\u00e4chtlichen Asthmas nicht geeignet ist.<\/p>\n

Das Klagepatent stellt sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe (Seite 2, Zeilen 21 bis 28), eine Kombinationstherapie bei der Behandlung von Asthma, insbesondere n\u00e4chtlichem Asthma zur Verf\u00fcgung zu stellen, die eine betr\u00e4chtlich gr\u00f6\u00dfere Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der bronchodilatorischen Wirkung aufweist als bislang bekannte Kombinationen, und einen zweimal-t\u00e4glichen Dosierungsplan (\u201ebis in diem\u201c, \u201eb.i.d.\u201c) erlaubt.<\/p>\n

Zur L\u00f6sung dieser Aufgabe schl\u00e4gt das Klagepatent ein Arzneimittel mit folgenden Merkmalen vor:<\/p>\n

1. Mittel, enthaltend<\/p>\n

2. Salmeterol und\/oder ein physiologisch vertr\u00e4gliches Salz davon, und<\/p>\n

3. Fluticasondipropionat<\/p>\n

4. zur gleichzeitigen Verabreichung durch Inhalation<\/p>\n

5. bei der Behandlung respiratorischer Erkrankungen.<\/p>\n

Das Klagepatent erl\u00e4utert, dass die Kombination von Salmeterol und\/oder einem physiologisch vertr\u00e4glichem Salz hiervon (S\u00e4ureadditionssalze von anorganischen und organischen S\u00e4uren) einerseits und Fluticasondipropionat andererseits in einer zur Verabreichung durch Inhalation geeigneten Form (Dosieraerosol mit FCKW oder als trockene Pulverformulierung z.B. in D- oder E-Inhalatoren) als hoch wirksame Behandlung und\/oder als prophylaktische Therapie f\u00fcr Asthmatiker geeignet ist.<\/p>\n

II.<\/p>\n

Der Kl\u00e4gerin steht aus dem Klagepatent ein vorbeugender Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu.<\/p>\n

1.<\/p>\n

Aus dem anwaltlichen Schreiben der Beklagten vom 28.06.2007 (Anlage K 5) folgt im Zusammenhang mit den konkreten Umst\u00e4nden des vorliegenden Falles eine Erstbegehungsgefahr f\u00fcr eine Verletzung des Klagepatents.<\/p>\n

a)<\/p>\n

Ob eine Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents bereits eingetreten ist oder jedenfalls droht, mithin also die Frage nach der Begehungsgefahr, ist auch bei der vorliegenden Konstellation der Inanspruchnahme eines britischen Unternehmens durch eine britische Patentinhaberin nach deutschem Recht zu beurteilen. Die \u2013 bereits eingetretene oder noch drohende \u2013 Verletzungshandlung in Deutschland ist Tatbestandsvoraussetzung f\u00fcr einen Anspruch aus dem Klagepatent nach deutschem Patentrecht in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc. Unerheblich ist dabei, ob die Ankn\u00fcpfungstatsachen, die f\u00fcr die Annahme einer Verletzungshandlung in Betracht kommen, innerhalb oder au\u00dferhalb Deutschlands eingetreten sind, also auch, ob Handlungen der Beklagten, hinsichtlich derer die Kl\u00e4gerin eine (Erst-)Begehungsgefahr geltend macht, im Inland oder im Ausland begangen wurden. Dabei ist allerdings auf alle konkreten Umst\u00e4nde des Einzelfalles abzustellen. Sofern Erkl\u00e4rungen der Beklagten gegen\u00fcber der Kl\u00e4gerin im Ausland als Ankn\u00fcpfungstatsache in Betracht kommen, sind diese Erkl\u00e4rungen vor dem Hintergrund der im Ausland \u00fcblichen Gesch\u00e4ftspraxis zu w\u00fcrdigen, sofern die Kl\u00e4gerin aus ihrem objektiven Empf\u00e4ngerhorizont den Zusammenhang zwischen der Erkl\u00e4rung und der im Ausland herrschenden Gesch\u00e4ftspraxis erkennen konnte.<\/p>\n

b)<\/p>\n

Eine Erstbegehungsgefahr ist anzunehmen, wenn ein Patenteingriff zwar noch nicht erfolgt ist, aber ernsthafte und greifbare Tatsachen daf\u00fcr vorliegen, dass sich der in Anspruch Genommene in naher Zukunft rechtswidrig verhalten werde (BGH GRUR 1992, 318, 319 \u2013 Jubil\u00e4umsverkauf; BGH GRUR 1994, 57, 58 \u2013 Geld-zur\u00fcck-Garantie; BGH GRUR 1993, 53 55 \u2013 ausl\u00e4ndischer Inserent; BGH GRUR 1999, 1097, 1099 \u2013 Preissturz ohne Ende; BGH GRUR 2001, 1174, 1175 \u2013 Ber\u00fchmungsaufgabe). Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn sich der in Anspruch Genommene des Rechts ber\u00fchmt, bestimmte Handlungen vornehmen zu d\u00fcrfen (BGH GRUR 1992, 612, 614 \u2013 Nicola; BGH GRUR 1987, 125, 126 \u2013 Ber\u00fchmung; BGH GRUR 1990, 678, 679 \u2013 Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen; BGH GRUR 1992, 404, 405 \u2013 Systemunterschiede; BGH GRUR 1992, 618, 619 \u2013 Pressehaftung II; BGH GRUR 1994, 638, 639 \u2013 fehlende Planm\u00e4\u00dfigkeit; BGH GRUR 1995, 595, 598 \u2013 Kinderarbeit; BGH GRUR 1999, 1097, 1099 \u2013 Preissturz ohne Ende; BGH GRUR 2001, 1174, 1175 \u2013 Ber\u00fchmungsaufgabe; BGH GRUR 2002, 360, 366 \u2013 \u201eH.I.V. POSITIVE\u201c II; BGH GRUR 2003, 428, 431 \u2013 Big Bertha).<\/p>\n

Dabei stellt die blo\u00dfe \u00c4u\u00dferung der Auffassung, zu einem bestimmten Handeln berechtigt zu sein noch keine Ber\u00fchmung dar, sofern sie nicht in der Weise erfolgt, dass die Inanspruchnahme des Rechts als ernstliche Gefahr der Begehung erscheint (BGH GRUR 1999, 1097 \u2013 Preissturz ohne Ende; BGH GRUR 2001, 1174, 1175 \u2013 Ber\u00fchmungsaufgabe). \u00c4u\u00dferungen zu einer angeblichen Berechtigung zum Handeln, die im Rahmen eines Rechtsstreits get\u00e4tigt werden, k\u00f6nnen grunds\u00e4tzlich auch als Ber\u00fchmung beurteilt werden und eine Erstbegehungsgefahr begr\u00fcnden, aber nur, wenn die Erkl\u00e4rung die Bereitschaft erkennen l\u00e4sst, sich im Sinne der zur Rechtsverteidigung vertretenen Auffassung zu verhalten, weswegen namentlich etwa an die Begr\u00fcndung der Erstbegehungsgefahr durch Erkl\u00e4rungen im Rahmen von Vergleichsgespr\u00e4chen strengere Anforderungen zu stellen sind (BGH GRUR 1990, 687, 688 \u2013 Anzeigenpreis II; BGH GRUR 1992, 404, 405 \u2013 Systemunterschiede; BGH GRUR 1992, XXX, 630 \u2013 Pajero). Au\u00dferhalb einer Ber\u00fchmung begr\u00fcndet die Tatsache, dass die technischen Voraussetzungen zur Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents geschaffen werden, f\u00fcr sich genommen noch keine Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 1992, 612, 614f. \u2013 Nicola).<\/p>\n

c)<\/p>\n

Unter Anwendung dieser Grunds\u00e4tze begr\u00fcndet das anwaltliche Schreiben der Beklagten vom 28.06.2007 (Anlage K 5) eine Erstbegehungsgefahr. Schon aus dem Wortlaut des Schreibens ergeben sich greifbare Anhaltspunkte daf\u00fcr, die Beklagte werde in naher Zukunft rechtswidrig von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machen. Hierbei ist auf den objektiven Empf\u00e4ngerhorizont der Beklagten abzustellen, also darauf, wie ein objektiver Dritter bei vern\u00fcnftiger Beurteilung der ihm bekannten oder erkennbaren Umst\u00e4nde die vom Erkl\u00e4renden gew\u00e4hlten Ausdrucksformen h\u00e4tte verstehen k\u00f6nnen und m\u00fcssen (f\u00fcr die Bestimmung des objektiven Empf\u00e4ngerhorizonts bei der Auslegung empfangsbed\u00fcrftiger Willenserkl\u00e4rungen vgl. BGH NJW 2006, 286, 287; Bamberger\/Roth, BeckOK BGB, Edition 10, \u00a7 133 Rn. 27).<\/p>\n

Die Beklagte k\u00fcndigt an, im \u201en\u00e4chsten Jahr\u201c, also im Jahr 2008 ein kombiniertes Salmeterol\/Fluticason-Produkt in Deutschland auf den Markt bringen zu wollen, verbunden mit der Einsch\u00e4tzung, das ihr \u2013 der Beklagten \u2013 durchaus bekannte Klagepatent w\u00fcrde in einem etwaigen Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand haben. Die Ank\u00fcndigung des Markteintritts wird unbedingt ausgesprochen und nicht etwa von einer Mitwirkung oder Zustimmung seitens der Kl\u00e4gerin abh\u00e4ngig gemacht. Vielmehr bringt die Beklagte aus Sicht der Kl\u00e4gerin zum Ausdruck, ein Verbietungsrecht der Kl\u00e4gerin erkenne sie deshalb nicht an, weil aus ihrer Sicht der deutsche Teil des Klagepatents ebenso mangels Rechtsbest\u00e4ndigkeit widerrufen w\u00fcrde wie bereits der britische Teil durch die Entscheidung vom 19.03.1994 tats\u00e4chlich widerrufen wurde.<\/p>\n

Hieran \u00e4ndert der Abschnitt des Schreibens nichts, in welchem die Beklagte der Kl\u00e4gerin, eine \u201ekommerzielle Alternativl\u00f6sung\u201c andient und dabei beispielhaft den Abschluss eines Lizenzvertrages oder einer Nichtangriffsabrede anbietet. Dieses blo\u00dfe Gespr\u00e4chsangebot bleibt im Ergebnis unverbindlich, was aus Sicht der Kl\u00e4gerin schon daran erkennbar ist, dass die Beklagte schreibt, sie wolle ihr Produkt nicht auf den Markt bringen, ohne dies vorher der Kl\u00e4gerin \u201ezur Kenntnis zu bringen\u201c. Damit ist \u2013 wie auch aus Sicht der Kl\u00e4gerin erkennbar ist \u2013 f\u00fcr die Beklagte der Markteintritt mit einem patentverletzenden Produkt nicht von einer Zustimmung der Kl\u00e4gerin oder dem Erzielen einer \u00dcbereinkunft mit ihr abh\u00e4ngig. Die Beklagte beschr\u00e4nkt sich vielmehr darauf, ihr Vorhaben der Kl\u00e4gerin als bevorstehend anzuk\u00fcndigen. Sie will ihr Vorhaben gleichsam nicht von der Kl\u00e4gerin genehmigen lassen, sondern es ihr lediglich anzeigen. Ersichtlich betriff das von der Beklagten unterbreitete Gespr\u00e4chsangebot nur das \u201ewie\u201c des bevorstehenden Markteintritts, nicht aber, ob dieser Markteintritt \u00fcberhaupt stattfinden wird.<\/p>\n

Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass die Beklagte hinsichtlich ihres Gespr\u00e4chsangebots klarstellt, sie werde trotz einer Bem\u00fchung darum, den \u201ekonfrontativen Weg des Widerrufs nicht [zu] beschreiten\u201c, gleichwohl \u201enicht z\u00f6gern [\u2026], um den Widerruf des Patents nachzusuchen\u201c, wobei sie erl\u00e4uternd ausf\u00fchrt, dass nach ihren (angeblich erfolgreichen) Erfahrungen mit deutschen Gerichtsverfahren die Gerichte erwarten w\u00fcrden, dass sich die Parteien um eine g\u00fctliche Einigung bem\u00fchen. Der Bezug zwischen dem Gespr\u00e4chsangebot einerseits und der drohenden Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent andererseits besteht somit (auch) in der Weise, dass das Gespr\u00e4chsangebot aus Sicht der Beklagten eine Voraussetzung f\u00fcr die Durchf\u00fchrung des Nichtigkeitsklageverfahrens ist. Jedenfalls kann umgekehrt die Kl\u00e4gerin nicht davon ausgehen, es l\u00e4ge im Rahmen ihrer M\u00f6glichkeiten, eine Nichtigkeitsklage der Beklagten dadurch abzuwenden, dass sie auf deren Gespr\u00e4chsangebot eingeht. Im \u00dcbrigen erscheint aus Sicht der Kl\u00e4gerin der Verhandlungsspielraum gegen\u00fcber der Beklagten hinsichtlich beider beispielhaft genannter M\u00f6glichkeiten eines \u00dcbereinkommens eingeschr\u00e4nkt: Sofern die Beklagte anbietet, die Parteien k\u00f6nnten einen Lizenzvertrag abschlie\u00dfen, darf die Kl\u00e4gerin nicht erwarten, einen hinreichend hohen Lizenzsatz durchsetzen zu k\u00f6nnen, weil ja die Beklagte von der Vernichtbarkeit des zu lizenzierenden Schutzrechts ausgeht und damit nicht bereit sein d\u00fcrfte, durch Inanspruchnahme einer Lizenz ein wirtschaftlich hohes Wagnis einzugehen. Entsprechendes gilt f\u00fcr das Angebot einer Nichtangriffsabrede: Die Beklagte gibt ihrer deutlichen Einsch\u00e4tzung Ausdruck, sie k\u00f6nne das Klagepatent erfolgreich anfechten; angesichts dessen verbleibt der Kl\u00e4gerin kaum eine Alternative, als die Anfechtung dadurch zu vermeiden, dass sie der Beklagten zusagt, etwaige Nutzungshandlungen nicht anzugreifen.<\/p>\n

Auch der Zusatz \u201ewithout prejudice“ im Schreiben der Beklagten steht der Annahme einer Erstbegehungsgefahr nicht entgegen. Soweit die Beklagte einwendet, in dieser Weise gekennzeichnete Anwaltsschreiben seien nach britischem Recht prozessual nicht verwertbar, greift dies nicht durch. Wie oben bereits ausgef\u00fchrt, ist die materiell-rechtliche Situation im Hinblick auf eine (Erst-)Begehungsgefahr nach deutschem Recht zu pr\u00fcfen, wenngleich im Hinblick auf die Besonderheiten des konkreten Falles. Das anzuwendende Prozessrecht ist ebenfalls dem deutschen Recht zu entnehmen, und zwar nach dem Grundsatz der lex fori. Ein Verwertungsverbot wie von der Beklagten geltend gemacht ist dem anwendbaren deutschen Prozessrecht aber fremd. Im Gegenteil ist anerkannt, dass auch Erkl\u00e4rungen im Rahmen von Vergleichsgespr\u00e4chen eine Erstbegehungsgefahr begr\u00fcnden k\u00f6nnen, wenngleich insoweit strengere Ma\u00dfst\u00e4be anzulegen sind (BGH GRUR 1990, 687, 688 \u2013 Anzeigenpreis II; BGH GRUR 1992, 404, 405 \u2013 Systemunterschiede; BGH GRUR 1992, XXX, 630 \u2013 Pajero).<\/p>\n

Bedeutung kann der Zusatz \u201ewithout prejudice\u201c daher nur innerhalb der materiellrechtlichen Pr\u00fcfung in dem Sinne erlangen, dass ein solcher Zusatz \u2013 was auch die Kl\u00e4gerin nicht in Abrede stellt \u2013 nach britischen Gepflogenheiten grunds\u00e4tzlich dazu dient, Vergleichsverhandlungen als solche zu kennzeichnen und der Gegenseite zu verdeutlichen, dass die \u201ewithout prejudice\u201c gemachten \u00c4u\u00dferungen zum Zwecke von Vergleichsverhandlungen gemacht werden. Indes hat die Beklagte mit ihrem anwaltlichen Schreiben vom 28.06.2007 eine Verhandlungssituation nur insofern er\u00f6ffnet, dass der Kl\u00e4gerin Gespr\u00e4che dar\u00fcber angeboten wurden, ob ein ohnehin und unbedingt bevorstehender Markteintritt der Beklagten mit einem von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machenden Produkt durch den Abschluss einer Vereinbarung flankiert werden k\u00f6nnte. Ob ein solcher Markteintritt \u00fcberhaupt stattfinden w\u00fcrde, hat die Beklagte nicht zur Disposition gestellt und damit nicht zum Gegenstand von Vergleichsverhandlungen gemacht. Der Zusatz \u201ewithout prejudice\u201c bezieht sich auf diesen Aspekt daher inhaltlich nicht. Die Beklagte kann sich daher nicht mit Erfolg darauf berufen, ihre unbedingte Ank\u00fcndigung eines Markteintritts d\u00fcrfe wegen dieses Zusatzes keine Rechtsfolgen ausl\u00f6sen. Aus Sicht der Kl\u00e4gerin war dieser Zusatz nicht geeignet, die Besorgnis einer bevorstehenden Patentverletzung zu beseitigen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.:\u00a01123 Landgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 5. M\u00e4rz 2009, Az. 4b O 242\/07<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[27,2],"tags":[],"class_list":["post-3829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-27","category-lg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3829"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3829\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3830,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3829\/revisions\/3830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}