{"id":2524,"date":"2012-07-26T17:00:13","date_gmt":"2012-07-26T17:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=2524"},"modified":"2016-04-25T13:12:57","modified_gmt":"2016-04-25T13:12:57","slug":"4a-o-28210-solifenacin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=2524","title":{"rendered":"4a O 282\/10 – Solifenacin"},"content":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.:\u00a0 1929<\/strong><\/p>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 26. Juli 2012, Az. 4a O 282\/10<\/p>\n

Rechtsmittelinstanz: 2 U 68\/12<\/span><\/a><\/p>\n

I. Die Beklagte wird verurteilt,<\/p>\n

1. bei Meidung eines f\u00fcr jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verh\u00e4ngenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern der Beklagten zu vollstrecken ist, es zu unterlassen,<\/p>\n

den Wirkstoff Solifenacin<\/p>\n

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuf\u00fchren oder zu besitzen;<\/p>\n

2. der Kl\u00e4gerin unverz\u00fcglich schriftlich und vollst\u00e4ndig Auskunft zu erteilen und dar\u00fcber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 05.04.2003 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses, unter Angabe (hinsichtlich Einkaufspreisen und Verkaufsstellen seit dem 01.09.2008):<\/p>\n

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller und Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,<\/p>\n

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschl\u00fcsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer und Verkaufsstellen, f\u00fcr die sie bestimmt waren,<\/p>\n

c) der einzelnen Angebote, aufgeschl\u00fcsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempf\u00e4nger,<\/p>\n

d) der betriebenen Werbung, aufgeschl\u00fcsselt nach Werbetr\u00e4gern, deren Auflagenh\u00f6he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, und<\/p>\n

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl\u00fcsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns,<\/p>\n

sowie zum Nachweis der Angaben zu a) und b) die entsprechenden Einkauf- und Verkaufsbelege (Lieferscheine und, soweit diese keine Preise aufweisen, auch Rechnungen) in Kopie vorzulegen,<\/p>\n

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Empf\u00e4nger von Angeboten statt der Kl\u00e4gerin einem von der Kl\u00e4gerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegen\u00fcber der Kl\u00e4gerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftspr\u00fcfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten tr\u00e4gt und ihn erm\u00e4chtigt, der Kl\u00e4gerin auf konkrete Nachfrage dar\u00fcber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempf\u00e4nger in der Rechnungslegung enthalten ist;<\/p>\n

3. die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 01.09.2008 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegen\u00fcber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den im Urteil des Landgerichts festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache zur\u00fcckzurufen, indem die Abnehmer ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse zur Abholung beim Abnehmer bereitzustellen, verbunden mit der verbindlichen Zusage, ihnen etwaige Entgelte zu erstatten, und diese Abholung durchzuf\u00fchren oder durchf\u00fchren zu lassen;<\/p>\n

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl\u00e4gerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr entstanden ist und noch entstehen wird aufgrund der seit dem 05.04.2003 begangenen Handlungen gem\u00e4\u00df Ziffer I. 1.<\/p>\n

III. Im \u00dcbrigen wird die Klage abgewiesen.<\/p>\n

IV. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Kl\u00e4gerin zu 10 % und der Beklagten zu 90 % auferlegt.<\/p>\n

V. Das Urteil ist vorl\u00e4ufig vollstreckbar, der Tenor zu I. 2. gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 50.000,00 EUR, im \u00dcbrigen f\u00fcr die Kl\u00e4gerin gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 700.000,00 EUR und f\u00fcr die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die jeweilige Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische B\u00fcrgschaft einer in der Europ\u00e4ischen Union als Zoll- oder Steuerb\u00fcrgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.<\/p>\n

Tatbestand<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europ\u00e4ischen Patents A (Klagepatent) in Anspruch. Das Klagepatent wurde am 27.12.1995 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorit\u00e4t vom 28.12.1994 von der B angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 05.03.2003 ver\u00f6ffentlicht. Am 01.04.2005 ging die Kl\u00e4gerin aus der Verschmelzung der C und der B hervor. Insofern firmierte die Kl\u00e4gerin von Bin ihre heutige Firmenbezeichnung um. Seit dem 01.02.2006 ist die Kl\u00e4gerin mit ihrer jetzigen Unternehmensbezeichnung als Inhaber des Klagepatents eingetragen. Das Klagepatent steht in Kraft.<\/p>\n

Das Klagepatent bezieht sich auf neue Chinuclidin-Derivate und diese enthaltende pharmazeutische Pr\u00e4parate. Der von der Kl\u00e4gerin geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache englisch ist, lautet in der deutschen \u00dcbersetzung wie folgt:<\/p>\n

Verbindung, die ein Chinuclidin-Derivat ist, das durch die folgende Formel (I) repr\u00e4sentiert wird:<\/p>\n

(die Symbole in der Formel haben die folgende Bedeutung:
\nRing A: eine C8-C14 Arylgruppe; eine C3-C8 Cycloalkylgruppe; eine C3-C8 Cycloalkylengruppe; eine 5- oder 6-gliedrige Heteroarylgruppe, die 1 bis 4 Heteroatome hat, ausgew\u00e4hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Sauerstoffatom, einem Stickstoffatom und einem Schwefelatom, und die mit einem Benzolring kondensiert sein kann; oder eine 5- bis 7-gliedrige ges\u00e4ttigte heterozyklische Gruppe mit 1 oder 2 Heteroatomen, ausgew\u00e4hlt aus Sauerstoff-, Stockstoff- und Schwefelatomen; wobei der genannte Ring A substituiert sein kann durch einen oder mehrere Substituenten, ausgew\u00e4hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Halogenatom, einer Hydroxygruppe, einer C1-C8 Alkoxygruppe, einer Carboxylgruppe, einer C1-C8 Alkoxycarbonylgruppe, einer C1-C6 Acylgruppe, einer Mercaptogruppe, einer C1-C6 Alkylthiogruppe, einer Sulfonylgruppe, einer C1-C6 Alkylsulfonylgruppe, einer Sulfinylgruppe, einer C1-C6 Alkylsulfinylgruppe, einer Sulfonamidogruppe, einer C1-C6 Alkylsulfonamidogruppe, einer Carbamoylgruppe, einer Thiocarbamoylgruppe, einer Mono- oder Di-C1-C6-Alkylcarbamoylgruppe, einer Nitrogruppe, einer Cyanogruppe, einer Aminogruppe, einer Mono- oder Di-C1-C6-Alkylaminogruppe, einer Methylendioxygruppe, einer Ethylendioxygruppe und einer C1-C6 Alkylgruppe, die substituiert sein kann durch ein Halogenatom, eine Hydroxygruppe, eine C1-C6 Alkoxygruppe, eine Aminogruppe oder eine Mono- oder Di-C1-C6-Alkylaminogruppe;
\nX: eine Einfachbindung oder Methylengruppe;
\nR: ein Halogenatom, eine Hydroxylgruppe, eine C1-C6 Alkoxygruppe, eine Carboxylgruppe, eine C1-C6 Alkoxycarbonylgruppe, eine C1-C6 Acylgruppe, eine Mercaptogruppe, eine C1-C6 Alkylthiogruppe, eine Sulfonylgruppe, eine C1-C6 Alkylsulfonylgruppe, eine Sulfinylgruppe, eine C1-C6 Alkylsulfinylgruppe, eine Sulfonamidogruppe, eine C1-C6 Alkansulfonamidogruppe, eine Carbamoylgruppe, eine Thiocarbamoylgruppe, eine Mono- oder Di-C1-C6-Alkylcarbamoylgruppe, eine Nitrogruppe, eine Cyanogruppe, eine Aminogruppe, eine Mono- oder Di-C1-C6-Alkylaminogruppe, eine Methylendioxygruppe, eine Ethylendioxygruppe oder eine C1-C6 Alkylgruppe, die substituiert sein kann durch ein Halogenatom, eine Hydroxylgruppe, eine C1-C6 Alkoxygruppe, eine Aminogruppe oder eine Mono- oder Di-C1-C6-Alkylaminogruppe;
\nI: 0 oder 1
\nm: 0 oder eine ganze Zahl zwischen 1 und 3, und
\nn: eine ganze Zahl zwischen 1 und 2)
\noder ein Salz davon oder ein quart\u00e4res Ammoniumsalz davon, an deren quart\u00e4rem Stickstoffatom eine Gruppe gebunden ist, die ausgew\u00e4hlt ist aus einer C1-C6 Alkylgruppe, einer C2-C6 Alkenylgruppe und einer C2-C6 Alkynylgruppe, und die ein Gegenion hat, ausgew\u00e4hlt aus der Gruppe bestehend aus Halogenid-, Triflat-, Tosylat-, Mesylat-, Nitrat-, Sulfat-, Phosphat-, Carbonat-, Formiat-, Acetat-, Propionat-, Oxalat-, Malonat- und Glutamat-Anionen.<\/p>\n

Die Beklagte hat ihren Sitz in D .. Sie stellt her und vertreibt weltweit eigene Arzneimittel und generische pharmazeutische Wirkstoffe. Sie entwickelt nicht nur Synthesewege f\u00fcr zuk\u00fcnftige Wirkstoffe, sondern bereitet auch die Zulassungsverfahren in den ma\u00dfgeblichen L\u00e4ndern vor. Unter anderem h\u00e4lt die Beklagte f\u00fcr den Wirkstoff Solifenacin eine EU Drug Master File (DMF), die es ihr erlaubt, ihren Kunden das Produkt anzubieten und die Marktzulassung zu erm\u00f6glichen, ohne den Kunden vertrauliche Informationen offenbaren zu m\u00fcssen. Im Ergebnis kann sie damit ihren Kunden ein \u201eGesamtpaket\u201c aus dem Produkt und dem vorbereiteten Zulassungsverfahren anbieten.<\/p>\n

Die Beklagte bewarb in verschiedenen Ausgaben der Fachzeitschriften SCRIP und Generics Bulletin und seit M\u00e4rz 2010 auf ihrer Website den Wirkstoff Solifenacinsuccinat. Unter anderem schaltete sie in der SCRIP vom 24.09.2010 eine Anzeige, in der es unter anderem in deutscher \u00dcbersetzung hei\u00dft: \u201eWir bieten an: eine gro\u00dfe Bandbreite kommerziell verf\u00fcgbarer pharmazeutischer Wirkstoffe: (Solifenacinsuccinat, \u2026).\u201c<\/p>\n

SCRIP ist eine weltweit erh\u00e4ltliche Fachzeitschrift f\u00fcr die pharmazeutische Industrie mit Informationen und Analysen zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen der pharmazeutischen Branche. Das Magazin hat 13.500 registrierte Abonnenten weltweit und eine Leserschaft von \u00fcber 100.000 Personen. 45 % der Abonnenten sind in der Bundesrepublik Deutschland ans\u00e4ssig. Dazu geh\u00f6ren fast alle gro\u00dfen deutschen Arzneimittelkonzerne.<\/p>\n

Bei Solifenacinsuccinat (angegriffene Ausf\u00fchrungsform) handelt es sich um ein pharmazeutisch vertr\u00e4gliches Salz von Solifenacin, einem Chinuclidin-Derivat mit der Formel<\/p>\n

wobei der Ring A eine C6-Arylgruppe \u2013 n\u00e4mlich eine Phenylgruppe \u2013 und X eine Einfachbindung ist und l = m = 0 und n = 2.<\/p>\n

Die Beklagte lieferte eine Gesamtmenge von 30,5 kg der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform an die in der Bundesrepublik Deutschland ans\u00e4ssige E .Die Menge wurde in vier aufeinanderfolgenden Chargen geliefert: 1 kg am 30.09.2009, 1 kg am 03.03.2010, 3,5 kg am 23.05.2010 und 25 kg am 06.10.2010.<\/p>\n

Auf die urspr\u00fcnglich nur auf die Werbung der Beklagten in der Fachzeitschrift SCRIP gest\u00fctzte Klage gab die Beklagte mit Schreiben vom 22.06.2011 gegen\u00fcber der Kl\u00e4gerin eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung ab, mit der sie sich gegen\u00fcber der Kl\u00e4gerin verpflichtete, es zu unterlassen, den Wirkstoff Solifenacin in Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, zu den genannten Zwecken einzuf\u00fchren und\/oder zu besitzen.<\/p>\n

Klarstellend wies die Beklagte in dem Schreiben darauf hin, dass die Unterlassungserkl\u00e4rung bestimmte Handlungen in Deutschland in Bezug auf den Wirkstoff Solifenacin nicht erfasse, darunter Angebote, wenn diese durch einen entsprechenden Hinweis auf ein Anbieten zu Versuchszwecken in L\u00e4ndern mit Patentschutz beschr\u00e4nkt seien, Verk\u00e4ufe, wenn sich der K\u00e4ufer durch eine strafbewehrte Verpflichtungserkl\u00e4rung zu einer ausschlie\u00dflichen Verwendung von Solifenacin zu Versuchszwecken verpflichte, und Lieferungen, wenn die Abnehmer darauf hingewiesen w\u00fcrden, den Wirkstoff Solifenacin ohne Zustimmung der Kl\u00e4gerin nicht f\u00fcr andere als zu Versuchszwecken verwenden zu d\u00fcrfen. Wegen der Einzelheiten des Schreibens vom 22.06.2011 wird auf die Anlage TW 3 Bezug genommen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin ist der Ansicht, durch die Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung der Beklagten sei die f\u00fcr den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr nicht entfallen, da der von der Beklagten aufgenomme Vorbehalt solche Handlungen betreffe, die patentverletzend seien. Die Beklagte k\u00f6nne sich f\u00fcr solche Angebots- und Lieferhandlungen nicht mit Erfolg auf das Versuchs- oder Marktzulassungsprivileg aus \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG berufen, selbst wenn sie die angegriffene Ausf\u00fchrungsform nur Personen anbiete und liefere, die sich zu Recht auf das Forschungs- und Marktzulassungsprivileg berufen k\u00f6nnten. Die Privilegierung komme nur demjenigen zugute, der die Studien und Versuchen selbst vornehme. Vor diesem Hintergrund sei die Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung der Beklagte zudem weder ernsthaft, noch inhaltlich zul\u00e4nglich. Selbst wenn Bereitstellungshandlungen Dritter von der Privilegierung erfasst werden k\u00f6nnten, habe die Beklagte nicht dargelegt, dass die Lieferung an die E tats\u00e4chlich zur Durchf\u00fchrung von Studien und Versuchen zur Marktzulassung gedient habe. Ein solcher Verwendungszweck k\u00f6nne auch aufgrund der sonstigen Umst\u00e4nde der Lieferungen nicht angenommen werden.<\/p>\n

Da sich die Beklagte f\u00fcr die Werbung und die Lieferung an die E nicht auf die Privilegierung aus \u00a7 11 Nr. 2 oder 2b PatG berufen k\u00f6nne, sei auch die von der Beklagten erteilte Auskunft nicht vollst\u00e4ndig. Daher seien der Beklagten auch die Kosten f\u00fcr den anerkannten Teil der Klage aufzuerlegen, falls das Anerkenntnis \u00fcberhaupt wirksam sei, da lediglich einzelne Verletzungshandlungen anerkannt worden seien.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin ist weiterhin der Ansicht, dass ihr ein Vernichtungsanspruch zustehe. Zwar habe die Beklagte ihren Sitz im Ausland, der Antrag auf R\u00fcckruf der patentverletzenden Erzeugnisse sei aber so gefasst, dass die Beklagte im Inland Besitz erlange und die Erzeugnisse vernichten k\u00f6nne. Da der an die Egelieferte Wirkstoff gerade dazu diene, weiter verarbeitet und in den Vertrieb gegeben zu werden, befinde sich die Ware auch noch weiter in den Vertriebswegen, so dass auch ein Anspruch auf R\u00fcckruf und Entfernung gegeben sei.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin beantragt,<\/p>\n

– Ziffer I. 1., 2 und II. wie erkannt –<\/p>\n

und im \u00dcbrigen unter Ziffer I. 3. die Beklagte zu verurteilen,<\/p>\n

a) die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 01.09.2008 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegen\u00fcber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den im Urteil des Landgerichts festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache zur\u00fcckzurufen, indem die Abnehmer ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse zur Abholung beim Abnehmer bereitzustellen, verbunden mit der verbindlichen Zusage, ihnen etwaige Entgelte zu erstatten, und die Beklagte ferner zu verurteilen, diese Abholung durchzuf\u00fchren oder durchf\u00fchren zu lassen; und<\/p>\n

b) die in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse nach Ziffer I. 1. zu vernichten oder an einen von der Kl\u00e4gerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre \u2013 der Beklagten \u2013 Kosten herauszugeben;<\/p>\n

hilfsweise f\u00fcr den Fall des Unterliegens der Kl\u00e4gerin nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden.<\/p>\n

Auf die urspr\u00fcnglich nur mit der Werbung der Beklagten in der Fachzeitschrift SCRIP begr\u00fcndete Klageschrift hat die Beklagte erkl\u00e4rt, den Antrag zu I. 2. auf Auskunft und Rechnungslegung sowie den Antrag zu II. auf Feststellung der Schadensersatzpflicht unter Verwahrung gegen die Kostenlast anzuerkennen, soweit diese Antr\u00e4ge die Bewerbung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform Solifenacin betreffen. Sie hat zu Auskunftszwecken die in den Anlagen TW 1 und 1a wiedergegebenen Angaben gemacht. Wegen der Einzelheiten wird auf die genannten Anlagen Bezug genommen. Nach der nicht zu Auskunftszwecken gemachten Mitteilung der Beklagten, an die E geliefert zu haben, hat die Kl\u00e4gerin ihre Klage mit der Replik auch auf diesen Umstand gest\u00fctzt.<\/p>\n

Soweit die Kl\u00e4gerin ihre Antr\u00e4ge auf die Lieferungen an die E st\u00fctzt, beantragt die Beklagte,<\/p>\n

die Klage abzuweisen,<\/p>\n

hilfsweise ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenb\u00fcrgschaft) abzuwenden.<\/p>\n

Im \u00dcbrigen regt sie an, dem EuGH folgende Fragen vorzulegen:<\/p>\n

– ist eine Zulieferung von Stoffen, die dem Patentschutz unterliegen, zu den von Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2004\/27\/EG privilegierten Zwecken von Dritten, insbesondere Wirkstofflieferanten, die diese privilegierten Zwecke nicht in eigener Person verfolgen, zul\u00e4ssig?<\/p>\n

– falls die erste Frage bejaht wurde: Welche Bedingungen und Vorkehrungen sind von den obigen Dritten, die dem Patentschutz unterliegende Stoffe zu den von Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2004\/27\/EG privilegierten Zwecken liefern, zu erf\u00fcllen und zu treffen, damit die Lieferung unter die Privilegierung der Richtlinie f\u00e4llt?<\/p>\n

Die Beklagte behauptet, bei den jeweiligen Gesch\u00e4ftsabschl\u00fcssen sei sie sich mit der E einig gewesen, dass die Verwendung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform allein auf Studien und Versuche beschr\u00e4nkt sein sollte, die auf die Herstellung eines generischen Medikaments auf der Basis von Solifenacin und die Erlangung einer entsprechenden arzneimittelrechtlichen Genehmigung zielten. Die Lieferungen h\u00e4tten unter der Bedingung gestanden, dass die E den Wirkstoff ausschlie\u00dflich zur Durchf\u00fchrung der genannten Studien benutzen w\u00fcrde. Tats\u00e4chlich habe sich die E in der praktischen Durchf\u00fchrung und im Umgang mit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform stets an diese Bedingung gehalten. Letztlich sei die gesamte von der Beklagten an die E gelieferte Menge der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform im Rahmen der Studien und Versuche f\u00fcr die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung verbraucht worden. Diesen Vortrag hat die Kl\u00e4gerin mit Nichtwissen bestritten.<\/p>\n

Die Beklagte meint, der Unterlassungsantrag sei unbegr\u00fcndet, da aufgrund ihrer strafbewehrten Unterlassungserkl\u00e4rung eine etwaige Wiederholungsgefahr entfallen sei. Ihren Abnehmern sei es erlaubt, die angegriffene Ausf\u00fchrungsform f\u00fcr Versuchszwecke zu nutzen und solche Benutzungshandlung durchzuf\u00fchren, die f\u00fcr eine arzneimittelrechtliche Zulassung erforderlich seien. Dieses Privileg erfasse auch die Beklagte, soweit sie die angegriffene Ausf\u00fchrungsform f\u00fcr eine solche privilegierte Verwendung anbiete und liefere und durch entsprechende Ma\u00dfnahmen einen patentverletzenden Gebrauch durch ihre Abnehmer ausschlie\u00dfe. Daher habe sie auch an die E liefern d\u00fcrfen.<\/p>\n

Die Klageanspr\u00fcche zu Ziffer I. 2. und II. habe sie anerkannt, soweit sie auf die vorbehaltlose Werbung gest\u00fctzt seien. Diesbez\u00fcglich habe die Kl\u00e4gerin die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, da sie keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben habe und das Anerkenntnis sofort erkl\u00e4rt habe. Zur Lieferung an die E sei sie hingegen berechtigt gewesen, so dass die Klage insoweit abzuweisen sei. Anspr\u00fcche auf R\u00fcckruf und Vernichtung seien unbegr\u00fcndet. Die Lieferung an die E stelle schon keine patentverletzende Handlung dar und k\u00f6nne daher keinen R\u00fcckruf- oder Vernichtungsanspruch ausl\u00f6sen. Weiterhin sei es der E objektiv unm\u00f6glich, einem R\u00fcckrufbegehren zu entsprechen. Im \u00dcbrigen habe sie \u2013 die Kl\u00e4gerin \u2013 ihren Sitz nicht hier in der Bundesrepublik Deutschland, so dass auch aus diesem Grund keine Anspr\u00fcche auf Vernichtung und R\u00fcckruf gegeben seien. Sie behauptet dazu, weder Besitz noch Eigentum an in Deutschland befindlichem Solifenacin zu haben, was von der Kl\u00e4gerin mit Nichtwissen bestritten wird.<\/p>\n

Entscheidungsgr\u00fcnde<\/p>\n

Soweit die Beklagte die geltend gemachten Anspr\u00fcche anerkannt hat, ist sie gem\u00e4\u00df ihrem Anerkenntnis zu verurteilen. Im \u00dcbrigen ist die Klage zul\u00e4ssig und bis auf den Antrag zu I. 3b) begr\u00fcndet.<\/p>\n

A
\nDie Kl\u00e4gerin ist gem\u00e4\u00df ihrem Anerkenntnis zu verurteilen, weil sie die mit den Klageantr\u00e4gen zu I. 2. und II. geltend gemachten Anspr\u00fcche anerkannt hat, soweit sie die Bewerbung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform Solifenacin betreffen.<\/p>\n

Bei der Anerkenntniserkl\u00e4rung der Beklagten handelt es sich um ein wirksames Teilanerkenntnis. Entgegen der Auffassung der Kl\u00e4gerin hat die Beklagte nicht nur einzelne Verletzungshandlungen anerkannt, sondern die mit den Antr\u00e4gen zu I. 2. und II. geltend gemachten prozessualen Anspr\u00fcche. Urspr\u00fcnglich hat die Kl\u00e4gerin die angek\u00fcndigten Klageantr\u00e4ge allein mit der in der SCRIP geschalteten Werbung der Beklagten begr\u00fcndet. Es waren jeweils Anspr\u00fcche auf Unterlassung, Auskunft, R\u00fcckruf, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht streitgegenst\u00e4ndlich, die auf den Klagegrund einer behaupteten patentverletzenden Werbung gest\u00fctzt waren. Einzelne dieser prozessualen Anspr\u00fcche \u2013 n\u00e4mlich die Antr\u00e4ge auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht \u2013 hat die Beklagte anerkannt.<\/p>\n

Damit h\u00e4tte es sein Bewenden, wenn die Kl\u00e4gerin nicht in der Replik die Klageantr\u00e4ge auch auf die Lieferung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform an die E gest\u00fctzt h\u00e4tte. Schon der zeitliche Ablauf von Anerkenntnis und weiterem Sachvortrag zeigt, dass dieser weitere Klagegrund einen weiteren Streitgegenstand geschaffen hat. Andernfalls verl\u00f6re das zun\u00e4chst zul\u00e4ssige Anerkenntnis nachtr\u00e4glich seine Wirksamkeit, weil die Kl\u00e4gerin ihre Anspr\u00fcche nunmehr auf einen weiteren Sachverhalt st\u00fctzt. Dies w\u00e4re erst Recht widerspr\u00fcchlich, wenn dieser Sachverhalt die Rechtsfolgenbehauptung der Kl\u00e4gerin, also den geltend gemachten Anspruch, unter Umst\u00e4nden gar nicht tr\u00e4gt, die Beklagte insofern also zur Abgabe eines Anerkenntnisses keinen Anlass mehr h\u00e4tte. Aber auch sonst kann das den Verletzungsvorwurf pr\u00e4gende Geschehen \u2013 Werbung und Lieferung \u2013 nicht als Einheit angesehen werden. Schon die Verschiedenheit der Verletzungshandlungen, die sich so auch in \u00a7 9 S. 2 Nr. 1 PatG findet, steht einer Einordnung als einheitlicher Streitgegenstand entgegen.<\/p>\n

Mit einem Anerkenntnis des Anspruchsgrundes und einer anschlie\u00dfenden Auswahl der Verletzungshandlungen hat das Anerkenntnis der Beklagten \u2013 anders als die Kl\u00e4gerin meint \u2013 jedenfalls nichts zu tun. Dass die mit dem Anerkenntnis verbundene Verurteilung zur Auskunft und die Feststellung der Schadensersatzpflicht alle patentverletzenden Handlungen erfasst, also auch solche, die nicht streitgegenst\u00e4ndlich waren, bleibt davon unber\u00fchrt.<\/p>\n

B
\nDie Klageantr\u00e4ge zu I. 1., I. 3a) (Werbung und Lieferung an die Hexal AG), I. 2. und II. (beide nur bez\u00fcglich der Lieferung an die E sind begr\u00fcndet.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin hat gegen die Beklagte Anspr\u00fcche auf Unterlassung, Auskunft, R\u00fcckruf und Entfernung aus den Vertriebswegen und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc i.V.m. \u00a7\u00a7 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 PatG und \u00a7\u00a7 242, 259 BGB.<\/p>\n

I.
\nDie Kl\u00e4gerin ist anspruchsberechtigt hinsichtlich des gesamten Zeitraums, f\u00fcr den die Anspr\u00fcche geltend gemacht werden. Grunds\u00e4tzlich ist nur der eingetragene Inhaber eines Patents anspruchsberechtigt, \u00a7 30 Abs. 3 S. 2 PatG (vgl. K\u00fchnen: Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl.: Rn 694). Im vorliegenden Fall war urspr\u00fcnglich namentlich die Beingetragener Inhaber, aus der durch Verschmelzung mit der C die Kl\u00e4gerin hervorging. Insofern besteht Personenidentit\u00e4t mit der sp\u00e4ter im Register eingetragenen Kl\u00e4gerin. Die Kl\u00e4gerin hat dies durch die Vorlage eines entsprechenden Handelsregisterauszugs belegt, aus dem hervorgeht, dass die Blediglich in die Kl\u00e4gerin umfirmierte.<\/p>\n

II.
\nBei der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform handelt es sich um ein Erzeugnis, das Gegenstand des Klagepatents ist. Die im Klagepatentanspruch 1 beschriebene Formel umfasst Solifenacin und seine Salze. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig.<\/p>\n

III.
\nDie Beklagte hat die Erfindung gem\u00e4\u00df \u00a7 9 S. 2 Nr. 1 PatG benutzt. Sie bot die angegriffene Ausf\u00fchrungsform an, indem sie in der Fachzeitschrift SCRIP den Vertrieb von Solifenacin bewarb. Ebenso brachte sie die angegriffene Ausf\u00fchrungsform in Verkehr, indem sie den Wirkstoff an die E lieferte. Insofern ist der Beklagten auch die Einfuhr zu diesen Zwecken vorzuwerfen.<\/p>\n

IV.
\nDie Werbung in der Fachzeitschrift SCRIP und die Lieferungen an die Esind nicht gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 PatG oder \u00a7 11 Nr. 2b PatG von den Schutzwirkungen des Klagepatents ausgenommen. F\u00fcr die Werbema\u00dfnahme ist dies zwischen den Parteien unstreitig, gilt aber auch f\u00fcr die Lieferungen der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform an die E.<\/p>\n

1.
\nGem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 PatG erstreckt sich die Wirkung eines Patents nicht auf Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen. Ebenso wenig werden gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2b PatG Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, die f\u00fcr die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung oder Zulassung erforderlich sind, von einem Patent erfasst. Zwischen den Parteien ist streitig, ob auch das Anbieten und das Inverkehrbringen eines patentgem\u00e4\u00dfen Wirkstoffs durch Dritte gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG privilegiert sind, wenn der Wirkstoff vom Angebotsempf\u00e4nger oder Abnehmer nur zu Versuchszwecken oder f\u00fcr die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung oder Zulassung verwendet werden soll.<\/p>\n

a)
\nDer Wortlaut von \u00a7 11 Nr. 2 PatG schlie\u00dft nicht v\u00f6llig aus, dass die Bereitstellung von patentgem\u00e4\u00dfen Stoffen und Materialien, die Gegenstand von Versuchen sein sollen, auch dann als Handlung zu Versuchszwecken angesehen werden kann, wenn sie durch Dritte erfolgt. Bei nat\u00fcrlicher Betrachtung liegt zwar die Annahme nahe, der Wortlaut meine mit Handlungen zu Versuchszwecken nur die Versuchshandlungen selbst (vgl. bspw. die Wortwahl in BGH GRUR 1996, 109, 113 \u2013 Klinische Versuche). Es ist in Rechtsprechung und Literatur aber anerkannt, dass die Privilegierung in \u00a7 11 Nr. 2 PatG nicht nur auf die unmittelbaren Versuchshandlungen beschr\u00e4nkt ist, sondern auch die Herstellung des patentgem\u00e4\u00dfen Erzeugnisses oder dessen Abgabe an eine Pr\u00fcflabor, um die Versuche durchzuf\u00fchren, vom Patentschutz ausgenommen sein k\u00f6nnen (Benkard\/Scharen, PatG 10. Aufl.: \u00a7 11 Rn 8 m.w.N.).<\/p>\n

Ebenso wenig kann dem Wortlaut von \u00a7 11 Nr. 2b PatG entnommen werden, dass Bereitstellungshandlungen Dritter generell nicht als \u201epraktische Anforderung\u201c im Sinne von \u00a7 11 Nr. 2b PatG angesehen werden k\u00f6nnen. Dabei ist zu ber\u00fccksichtigen, dass sich die in \u00a7 11 Nr. 2b PatG genannten praktischen Anforderungen aus den Studien und Versuchen ergeben m\u00fcssen und zudem f\u00fcr die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung oder Zulassung erforderlich sein m\u00fcssen. Mit den praktischen Anforderungen sind daher jedenfalls solche Benutzungshandlungen gemeint, die mit der Vorbereitung und praktischen Durchf\u00fchrung der Studien und Versuche zwangsl\u00e4ufig verbunden sind (\u00e4hnlich K\u00fchnen: Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl.: Rn 1434). Der Wortlaut der Regelung weist aber weiterhin darauf hin, dass sich die Privilegierung bestimmter Handlungen nicht allein aus den in der Praxis zu Tage tretenden Bed\u00fcrfnissen f\u00fcr die Durchf\u00fchrung von Versuchen ergeben kann, sondern auch davon abh\u00e4ngig ist, was f\u00fcr die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Zulassung erforderlich ist. Der Begriff der Erforderlichkeit macht insofern deutlich, dass nicht jede Benutzungshandlung, die f\u00fcr die Erlangung der Genehmigung oder Zulassung vorteilhaft ist, vom Patentschutz ausgenommen ist, sondern allenfalls solche, die zwingend notwendig oder unerl\u00e4sslich sind. Dies k\u00f6nnen nach dem Wortlaut der Regelung auch solche Handlungen sein, mit denen erst das erfindungsgem\u00e4\u00dfe Material f\u00fcr die Studien und Versuche bereitgestellt wird (K\u00fchnen: Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl.: Rn 1434).<\/p>\n

Dass der Wortlaut von \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG Bereitstellungshandlungen Dritter f\u00fcr Versuche der Abnehmer nicht ausschlie\u00dft, f\u00fchrt freilich noch nicht zu einer Auslegung dieser Regelungen, nach der solche Bereitstellungshandlungen von den Wirkungen des Patents ausgenommen sind. Vielmehr ist der Wortlaut der Regelung nicht eindeutig und bedarf der Auslegung.<\/p>\n

b)
\nAus der Systematik des Patentgesetzes ergibt sich, dass Bereitstellungshandlungen Dritter nur unter engen Voraussetzungen als zul\u00e4ssig erachtet werden k\u00f6nnen. Denn gem\u00e4\u00df \u00a7 10 Abs. 3 PatG gelten Personen, die die in \u00a7 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, im Sinne von \u00a7 10 Abs. 1 PatG nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind. Das hei\u00dft, einem Dritten ist es unter den weiteren Voraussetzungen von \u00a7 10 Abs. 1 PatG verboten, einer Person, die Studien und Versuche gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 oder 2b PatG durchf\u00fchren m\u00f6chte, Mittel zur Durchf\u00fchrung dieser Versuche zu liefern, wenn sich diese Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Nach dem Willen des Gesetzes soll also der Dritte nicht von der Privilegierung des Abnehmers aus \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG profitieren. Das Anbieten und Liefern von Mitteln f\u00fcr die Durchf\u00fchrung von Versuchen, die vom Patentschutz ausgenommen sind, ist damit weiterhin dem Patentinhaber vorbehalten. Dies muss erst Recht gelten, wenn der Dritte nicht nur Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, liefert, sondern sogar das patentgem\u00e4\u00dfe Erzeugnis oder den Stoff, der Gegenstand der Erfindung ist.<\/p>\n

Die Beklagte hat gegen diese systematische Auslegung unter Berufung auf Stimmen aus der Literatur eingewandt, dass die Einschr\u00e4nkung der Wirkungen des Patents aus \u00a7 11 PatG nicht nur die Handlungen aus \u00a7 9 PatG, sondern auch solche aus \u00a7 10 Abs. 1 PatG erfasse und somit der Dritte, der lediglich Mittel zur Benutzung der Erfindung liefert, ebenfalls gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 oder 2b PatG privilegiert sein k\u00f6nne (vgl. auch F\u00e4hndrich\/Tilmann: Patentnutzende Bereitstellungshandlungen bei Versuchen, GRUR 2001, 901, 902). Dieser Einwand ist zwar grunds\u00e4tzlich zutreffend, beantwortet aber nicht die Frage, in welchen F\u00e4llen sich der Dritte selbst \u2013 sei es f\u00fcr die Bereitstellung von Mitteln zur Benutzung der Erfindung oder von unmittelbar erfindungsgem\u00e4\u00dfen Erzeugnissen und Stoffen \u2013 mit Erfolg auf das Versuchs- oder Marktzulassungsprivileg aus \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG berufen kann. Aus der Systematik des Gesetzes wird deutlich, dass nicht jede Lieferung des Dritten privilegiert sein kann, die an einen Abnehmer geht, der sich seinerseits auf \u00a7 11 Nr. 2 oder 2b PatG berufen kann, da in einem solchen Fall \u00a7 10 Abs. 3 PatG keinen Anwendungsbereich mehr h\u00e4tte. Dann kann es aber f\u00fcr eine Differenzierung, in welchen F\u00e4llen eine Privilegierung des Dritten angenommen werden kann und in welchen nicht, ma\u00dfgeblich nur auf den Dritten selbst und die Umst\u00e4nde seiner Handlungen ankommen, da eine Privilegierung des Abnehmers f\u00fcr sich genommen grunds\u00e4tzlich nicht die Anwendung von \u00a7 11 Nr. 1 bis 3 PatG zugunsten des Dritten zu begr\u00fcnden vermag \u2013 so jedenfalls die Wertung aus \u00a7 10 Abs. 3 PatG.<\/p>\n

aa)
\nMit Blick auf den Wortlaut von \u00a7 11 Nr. 2 PatG liegt insofern eine Auslegung nahe, nach der der Handlungszweck, n\u00e4mlich die Durchf\u00fchrung von Versuchen, von dem das Erzeugnis oder den Stoff bereitstellenden Dritten selbst verfolgt werden muss. Der BGH hat in der Entscheidung \u201eKlinische Versuche\u201c zu \u00a7 11 Nr. 2 PatG ausgef\u00fchrt, dass die Regelung nicht auf bestimmte Handlungsformen abstelle, sondern ausschlie\u00dflich auf den mit den fraglichen Handlungen verfolgten Zweck. Welche Zwecke gemeint seien, bestimme das Gesetz mit dem Begriff des Versuchs (GRUR 1996, 109, 112). Damit ist aber noch nicht gesagt, f\u00fcr welche Person es auf die Zweckbestimmung ankommt. Dies kann nach den vorstehenden Ausf\u00fchrungen zur Gesetzessystematik nur die Person sein, deren Handlung gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 PatG privilegiert sein soll. Damit muss also der Dritte mit der Lieferung patentgem\u00e4\u00dfer Erzeugnisse oder Stoffe in eigener Person den Zweck verfolgen, Versuche, die sich auf den Gegenstand Erfindung beziehen, durchzuf\u00fchren. Daf\u00fcr gen\u00fcgt es nicht, wenn der Dritte lediglich Kenntnis davon hat, dass sein Abnehmer beabsichtigt, Versuche im Sinne von \u00a7 11 Nr. 2 PatG durchzuf\u00fchren. Ebenso wenig reicht es aus, wenn dem Dritten die Privilegierung des Abnehmers w\u00fcnschenswert ist oder als vorteilhaft erscheint, weil er dadurch selbst in den Genuss der Privilegierung kommt. Denn dann w\u00fcrde wiederum \u00a7 10 Abs. 3 PatG ins Leere laufen. Daher gen\u00fcgt f\u00fcr eine Anwendung von \u00a7 11 Nr. 2 PatG auch nicht der Umstand, dass der Dritte durch Hinweise oder vertragsstrafenbewehrte Verpflichtungserkl\u00e4rungen des Abnehmers daf\u00fcr Sorge tr\u00e4gt, dass der Abnehmer die gelieferten Erzeugnisse oder Stoffe tats\u00e4chlich im Sinne von \u00a7 11 Nr. 2 PatG verwendet. F\u00fcr die Annahme eines eigenen Versuchszwecks kommt es vielmehr darauf an, ob der Dritte \u00fcber das wirtschaftliche Interesse an der Belieferung des Abnehmers hinaus ein eigenes Interesse an der Durchf\u00fchrung der Versuche hat, etwa weil er selbst Erkenntnisse \u00fcber den Gegenstand der Erfindung gewinnen, Wirkungen des Stoffes oder neue, bisher unbekannte Anwendungsm\u00f6glichkeiten erkunden oder die Wirksamkeit und Vertr\u00e4glichkeit von Stoffen mit dem Ziel, eine arzneimittelrechtliche Zulassung zu erhalten, pr\u00fcfen m\u00f6chte (vgl. zum Umfang der Freistellung BGH GRUR 1996, 109, 113 \u2013 Klinische Versuche; NJW 1997, 3092 \u2013 Klinische Versuche II). Der Dritte muss in diesem Sinne als Mitveranstalter der Versuche angesehen werden k\u00f6nnen (K\u00fchnen: Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl.: Rn 1432). Ob es insofern auf die innere Willensrichtung ankommt oder eine objektiv erkennbare Handlungstendenz des Dritten ausreichend ist (zur Differenzierung vgl. F\u00e4hndrich\/Tilmann: Patentnutzende Bereitstellungshandlungen, GRUR 2001, 901, 904), ist im vorliegenden Fall unbeachtlich. Auch im zweiten Fall muss das eigene Interesse des Dritten an den Versuchen objektiv zutage treten.<\/p>\n

bb)
\nIn dieser Weise ist auch \u00a7 11 Nr. 2b PatG auszulegen. Da Bereitstellungshandlungen Dritter bereits begrifflich keine Studien oder Versuche darstellen, k\u00f6nnten sie allenfalls aufgrund der in der Regelung genannten \u201epraktischen Anforderungen\u201c als zul\u00e4ssig erachtet werden. Mit Blick auf die Systematik der \u00a7\u00a7 10 Abs. 1 und 3, 11 PatG kann aber nicht jede Bereitstellungshandlung Dritter f\u00fcr Studien und Versuche des Abnehmers als \u201eden praktischen Anforderungen\u201c entsprechend angesehen werden. Insofern ist auch hier f\u00fcr eine Differenzierung ma\u00dfgeblich auf die Person des Dritten selbst und die Umst\u00e4nde seiner Handlungen abzustellen. Ankn\u00fcpfungspunkt ist im Wortlaut von \u00a7 11 Nr. 2b PatG die Voraussetzung, dass sich die praktischen Anforderungen aus den Studien und Versuchen ergeben und zudem f\u00fcr die Erlangung der arzneimittelrechtlichen Genehmigung oder Zulassung erforderlich sein m\u00fcssen. Wenn mit Blick auf die Gesetzessystematik Bereitstellungshandlungen Dritter f\u00fcr Studien und Versuche der Abnehmer nicht per se privilegiert sein sollen, kann es f\u00fcr die Frage, ob Benutzungshandlungen zwangsl\u00e4ufig mit der Vorbereitung und praktischen Durchf\u00fchrung der Studien und Versuche verbunden sind und f\u00fcr die Erlangung der Genehmigung oder Zulassung unerl\u00e4sslich sind, nur auf den Handelnden selbst ankommen, also auf denjenigen, der die Privilegierung aus \u00a7 11 Nr. 2b PatG f\u00fcr sich in Anspruch nehmen m\u00f6chte. F\u00fcr den Dritten bedeutet das, nur wenn er selbst als Mitveranstalter der Versuche anzusehen ist, kommt f\u00fcr ihn auch eine Privilegierung gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2b PatG in Betracht. Umst\u00e4nde, die f\u00fcr eine solche Privilegierung sprechen k\u00f6nnen, k\u00f6nnen ein eigenes Interesse an der angestrebten Genehmigung oder Zulassung oder an den Ergebnissen der Studien und Versuche sein. Ein Interesse, das \u00fcber Umsatzgesch\u00e4fte mit dem Abnehmer nicht hinausgeht und daher aus Sicht des Dritten die Durchf\u00fchrung der Studien und Versuche nur w\u00fcnschenswert oder vorteilhaft erscheinen l\u00e4sst, gen\u00fcgt hingegen nicht.<\/p>\n

cc)
\nDie vorstehende Auslegung steht entgegen der Ansicht der Beklagten nicht im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung beziehungsweise herrschenden Auffassung, nach der die Herstellung und die Einfuhr des f\u00fcr den Versuch vorgesehenen patentgesch\u00fctzten Wirkstoffs oder die \u00dcbergabe an ein spezialisiertes Pr\u00fcflabor als zul\u00e4ssig angesehen werden (Kra\u00dfer: Patentrecht 6. Aufl.: \u00a7 33 IV b) 4. unter Verweis auf LG Mannheim GRUR 1953, 33 \u2013 Ausleihen; Benkard\/Scharen, PatG 10. Aufl.: \u00a7 11 Rn 8; Schulte\/K\u00fchnen, PatG 8. Aufl.: \u00a7 11 Rn 18 f;). Eine Bereitstellung von Versuchsmaterial durch eigene Herstellung erfolgt zwangsl\u00e4ufig auch f\u00fcr eigene Versuchszwecke, so dass derjenige, der sich auf \u00a7 11 Nr. 2 oder 2b PatG beruft, regelm\u00e4\u00dfig ein eigenes Interesse an den daraus gewonnenen Erkenntnissen hat und als Veranstalter der Versuche anzusehen ist. Was die Einfuhr patentgem\u00e4\u00dfer Erzeugnisse angeht, ist diese ohnehin gem\u00e4\u00df \u00a7 9 S. 2 Nr. 1 PatG nur dann verboten, wenn sie zum Zwecke des Anbietens, Inverkehrbringens oder Gebrauchens erfolgt. Folgt der Einfuhr kein Inverkehrbringen nach, sondern wird das Erzeugnis vom Importeur f\u00fcr eigene Versuche verwendet, ist eine Privilegierung ohne weiteres zu bejahen. Auch f\u00fcr den Fall der \u00dcbergabe an ein spezialisiertes Pr\u00fcflabor ist die Durchf\u00fchrung der Versuche dem Auftraggeber als eigenes Handeln zu Versuchszwecken zuzurechnen, wenn die Untersuchung in seinem eigenen Interesse erfolgt (Kra\u00dfer: Patentrecht 6. Aufl.: \u00a7 33 IV b) 4.). Ebenso ist das Pr\u00fcflabor privilegiert, da es die Versuche selbst durchf\u00fchrt.<\/p>\n

c)
\nDie vorstehende Auslegung von \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG entspricht auch dem Sinn und Zweck der Regelung.<\/p>\n

aa)
\nDer Grund f\u00fcr die Verleihung des Ausschlie\u00dflichkeitsrechts \u201cPatent\u201d wird im Wesentlichen einerseits in der Anerkennung einer besonderen Leistung im Bereich der Technik und andererseits in der \u2013 auch als Ansporn f\u00fcr weitere Leistungen zu verstehenden \u2013 Gew\u00e4hrung einer Gegenleistung daf\u00fcr gesehen, dass der Erfinder den technischen Fortschritt und das technische Wissen der Allgemeinheit bereichert hat. F\u00fcr seine erfinderische Leistung geb\u00fchrt dem Erfinder ein angemessener Lohn, den die Rechtsordnung in Form eines ausschlie\u00dflichen Nutzungsrechts gew\u00e4hrt (BGH GRUR 1996, 109, 114 \u2013 Klinische Versuche). Mit R\u00fccksicht auf die Grunds\u00e4tze der Freiheit der Forschung und der Sozialbindung ist der uneingeschr\u00e4nkte Schutz des Patents jedoch dort nicht gerechtfertigt, wo die Weiterentwicklung der Technik gehindert wird. Das Patentrecht \u2013 im nationalen Bereich ebenso wie prinzipiell auch im ausl\u00e4ndischen Recht \u2013 zielt darauf, den technischen Fortschritt zu f\u00f6rdern und den Erfindergeist f\u00fcr das Gewerbe in nutzbringender Weise anzuregen. Diesem Gedanken tr\u00e4gt \u00a7 11 Nr. 2 PatG Rechnung, indem die Vorschrift Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der Erfindung beziehen, freistellt. Mit diesem Zweck des Patentschutzes w\u00e4re nicht zu vereinbaren, wenn Versuchshandlungen unzul\u00e4ssig w\u00e4ren, die zwar der Forschung und Fortentwicklung der Technik dienen, die aber zugleich auch oder \u00fcberwiegend mit der Motivation unternommen werden, die Ergebnisse der Erprobungen zur Vorbereitung einer gewerblichen Verwertung zu nutzen (BGH NJW 1997, 3092, 3095 \u2013 Klinische Versuche II).<\/p>\n

Vor diesem Hintergrund soll mit der Regelung in \u00a7 11 PatG ein billiger Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und denen der Allgemeinheit gefunden werden, indem die ihrem typischen Zuschnitt nach nicht-gewerblichen Handlungen (Nr. 1 bis 3) und bestimmte Bereiche des G\u00fcter- und Personenverkehrs (Nr. 4 bis 6) von den Wirkungen des Patents ausgenommen werden (BGH GRUR 1996, 109, 113 \u2013 Klinische Versuche).<\/p>\n

bb)
\nAuch wenn die Ausf\u00fchrungen des BGH in den Entscheidungen \u201eKlinische Versuche\u201c und \u201eKlinische Versuche II\u201c zeitlich vor der Einf\u00fcgung von \u00a7 11 Nr. 2b PatG in das Patentgesetz erfolgten, gelten die vorstehenden Erw\u00e4gungen grunds\u00e4tzlich auch f\u00fcr diese Regelung. Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie 2004\/27\/EG zur \u00c4nderung der Richtlinie 2001\/83\/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes f\u00fcr Humanarzneimittel in nationales Recht wurde mit \u00a7 11 Nr. 2b PatG auch die so genannte Roche-Bolar-Regelung des Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG nF in das Patentgesetz eingef\u00fcgt. Mit dieser Regelung soll es den Herstellern von Generika erm\u00f6glicht werden, bereits vor Ablauf eines Patents eine arzneimittelrechtliche Genehmigung oder Zulassung zu betreiben (BT-Drucks. 15\/5316 S. 1 und 31), um mit dem entsprechenden Generikum nach Ablauf des Patentschutzes fr\u00fcher in den Markt eintreten zu k\u00f6nnen. Hintergrund der Richtlinie 2004\/27\/EG und der parallel erlassenen Richtlinie 2004\/28\/EG und der Verordnung (EG) 726\/2004 ist das Ziel der EU-Kommission, mit dem Ma\u00dfnahmenpaket dieser Rechtsakte den Patienten in der EU wichtige neue Medikamente schneller verf\u00fcgbar zu machen (vgl. KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 80). Es soll die Innovationst\u00e4tigkeit europ\u00e4ischer Arzneimittelhersteller gef\u00f6rdert und der Wettbewerb auf dem europ\u00e4ischen Arzneimittelmarkt verbessert werden (vgl. KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 80). Innovationen von Arzneimittelherstellern sollen dadurch besser gesch\u00fctzt werden, dass der Schutzzeitraum, in dem Generikahersteller keine verk\u00fcrzten Antr\u00e4ge auf Zulassung eines Generikums stellen k\u00f6nnen, auf acht Jahre und die Frist f\u00fcr das erstmalige Inverkehrbringen auf 10 Jahre EU-weit angeglichen wird (Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2001\/83\/EG nF; vgl. KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 79 f und 140). In einzelnen Staaten betrug die Frist f\u00fcr die Antragsstellung nur sechs Jahre (KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 79 und 140). Die Verl\u00e4ngerung des Schutzzeitraums soll dadurch ausgeglichen und der Wettbewerb im Bereich der Generika belebt werden, dass die f\u00fcr die Zulassung eines Generikums erforderliche Durchf\u00fchrung von Studien und Versuchen vor Ablauf des Patentschutzes f\u00fcr das urspr\u00fcngliche Arzneimittel zul\u00e4ssig sein soll (Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG nF; vgl. KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 79 f und 140).<\/p>\n

Demnach ist auch die Roche-Bolar-Regel im Sinne von Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG nF im Zusammenspiel mit den Schutzfristen von Art. 10 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie auf einen Ausgleich der Interessen der innovativen Arzneimittelhersteller einerseits und der Hersteller von Generika andererseits gerichtet. Die EU-Kommission spricht insofern auch von einer \u201eAusgewogenheit des urspr\u00fcnglichen Vorschlags\u201c (KOM(2003) 163 endg\u00fcltig: S. 23) f\u00fcr die Roche-Bolar-Regelung in der Richtlinie 2004\/27\/EG, die auch den Datenschutz und den Schutz des geistigen Eigentums \u2013 mithin bestehende Patente \u2013 ber\u00fccksichtigt. Zudem soll mit der Roche-Bolar-Regel als eine die Wettbewerbsf\u00e4higkeit f\u00f6rdernde Ma\u00dfnahme weiterhin verhindert werden, dass wie bisher ein gro\u00dfer Teil der erforderlichen Versuche au\u00dferhalb der EU durchgef\u00fchrt wird, ohne dass dadurch der Zeitpunkt der Markteinf\u00fchrung der Generika verz\u00f6gert werden soll (KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 90).<\/p>\n

cc)
\nDer von \u00a7 11 PatG bezweckte billige Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und denen der Allgemeinheit ginge einseitig zu Lasten des Patentinhabers und w\u00e4re insofern unbillig, wenn Bereitstellungshandlungen Dritter allein deswegen gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 oder 2b PatG privilegiert w\u00e4ren, weil sich der Abnehmer f\u00fcr seine Handlungen auf die Privilegierung berufen kann. Denn in F\u00e4llen, in denen der Dritte nicht als Mitveranstalter der Studien und Versuche angesehen werden kann und er somit kein eigenes Interesse an den Studien und Versuchen hat, wird f\u00fcr ihn regelm\u00e4\u00dfig das mit der Bereitstellung verbundene Umsatzgesch\u00e4ft, mithin die gewerbliche Verwertbarkeit der Erfindung, von entscheidendem Interesse sein. Das wird im Fall von Zulieferern f\u00fcr die Hersteller von Generika besonders deutlich, weil der Wirkstoff f\u00fcr die Herstellung und den Vertrieb eines Generikums nach dem Vortrag der Beklagten regelm\u00e4\u00dfig bei demselben Zulieferer beschafft wird, der bereits den Wirkstoff f\u00fcr die Entwicklung und Zulassung des Generikums lieferte, um einen mit regulatorischem Aufwand und Zusatzkosten verbundenen Wechsel des Wirkstoffherstellers zu vermeiden. An einer Bereitstellung des Wirkstoffs f\u00fcr das Zulassungsverfahren hat der Zulieferer daher deshalb ein gesteigertes Interesse, weil er im Anschluss an die Zulassung als Zulieferer des Wirkstoffs f\u00fcr den Vertrieb des Generikums in Betracht kommt. Er verfolgt mit solchen Bereitstellungshandlungen allein gewerbliche Interessen. Dass die Ums\u00e4tze aus solchen Gesch\u00e4ften im Verh\u00e4ltnis zu den Ums\u00e4tzen beim sp\u00e4teren Vertrieb nach dem Eintritt in den Markt nach Ablauf des Patentschutzes gegebenenfalls gering sind, ist unbeachtlich, da es sich in jedem Fall um eine gewerbliche Nutzung handelt.<\/p>\n

Durch diese Auslegung von \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG wird die Weiterentwicklung der Technik nicht gehindert. Denn niemand ist gehindert, eigene Studien und Versuche durchzuf\u00fchren und sich daf\u00fcr Stoffe und Mittel bereitzustellen, indem er sie herstellt oder einf\u00fchrt. Es mag zwar sein, dass einzelne Unternehmen dazu nicht in der Lage sind und im Fall der Generikaindustrie die Hersteller von Generika einen gro\u00dfen Teil der Wirkstoffe von Dritten erhalten und nicht selbst herstellen. Dieser in der Sph\u00e4re der einzelnen Unternehmen zu verortende Umstand kann aber nicht dem Patentinhaber zum Nachteil gereichen, der \u00fcber Bereitstellungshandlungen f\u00fcr eigene Versuche hinaus nun auch noch die Bereitstellung erfindungsgem\u00e4\u00dfer Erzeugnisse durch Zulieferunternehmen hinnehmen m\u00fcsste, die allein zu gewerblichen Zwecken handeln. Das Ausschlie\u00dflichkeitsrecht des Patentinhabers w\u00fcrde nicht nur dadurch entwertet, dass er die gewerbliche Benutzung seiner Erfindung durch Dritter hinnehmen muss, sondern auch dadurch, dass sich die Missbrauchsgefahr erh\u00f6ht, wenn Bereitstellungshandlungen Dritter in den Anwendungsbereich von \u00a7 11 Nr. 2b PatG fielen. Der Verweis auf die zweckgebundene Werbung des Zulieferers, die zu mehr Transparenz f\u00fchre, und auf die weiterhin bestehende M\u00f6glichkeit des Patentinhabers, bei nicht-privilegierten Handlungen gegen den Generikahersteller und seinen Lieferanten vorzugehen, greift zu kurz. Denn f\u00fcr den Patentinhaber ist es unabh\u00e4ngig davon, ob der Generikahersteller den Wirkstoff selbst herstellt oder von Dritten bezieht, kaum nachvollziehbar, ob der Wirkstoff f\u00fcr Studien und Versuche f\u00fcr eine Marktzulassung verwendet wird oder nicht. Die Durchsetzung des Schutzrechts wird zus\u00e4tzlich erschwert, weil h\u00e4ufig nicht absehbar sein wird, ob sich ein Lieferant von Mitteln im Sinne von \u00a7 10 PatG oder patentgem\u00e4\u00dfen Erzeugnissen zu Recht auf die Privilegierung aus \u00a7 11 Nr. 2b PatG berufen darf. Insofern wird eine Inanspruchnahme des Zulieferers selbst dann mit Schwierigkeiten verbunden sein, wenn der Patentinhaber die missbr\u00e4uchliche Verwendung des Wirkstoffs durch einen Generikahersteller kennt. Diese Schwierigkeiten ergeben sich erst Recht, wenn sich bei einer gegebenenfalls mehrstufigen Lieferkette der Lieferant f\u00fcr die Zul\u00e4ssigkeit seiner Lieferung jeweils auf die Privilegierung seines Abnehmers berufen k\u00f6nnte.<\/p>\n

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann aus dem Umstand, dass die Richtlinie 2004\/27\/EG die Verbesserung der Wettbewerbsf\u00e4higkeit der europ\u00e4ischen Arzneimittelhersteller und die F\u00f6rderung des Wettbewerbs auf dem europ\u00e4ischen Arzneimittelmarkt bezweckt, nicht hergeleitet werden, dass mit der Roche-Bolar-Regelung in Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG s\u00e4mtliche Ma\u00dfnahmen vom Patentschutz freigestellt werden sollen, die f\u00fcr die Durchf\u00fchrung von Studien und Versuchen zur Marktzulassung praktisch erforderlich sind, damit ein Hersteller von Generika mit Ablauf des Patentschutzes umgehend konkurrenzf\u00e4hig ist. Weder die Begr\u00fcndung f\u00fcr den Vorschlag der Richtinline 2004\/27\/EG oder ihrer parallelen Rechtsakte, noch die Richtlinie selbst enth\u00e4lt Ausf\u00fchrungen zum Verst\u00e4ndnis der \u201epraktischen Anforderungen\u201c. Ebenso wenig wird verlangt, dass einem Hersteller von Generika mit Ablauf des Patentschutzes unter allen Umst\u00e4nden der Markteintritt m\u00f6glich sein muss. Die Richtlinie sieht vielmehr ein ganzes B\u00fcndel von Ma\u00dfnahmen vor, um die Wettbewerbsf\u00e4higkeit der Arzneimittelhersteller zu verbessern und den Wettbewerb durch Generikahersteller zu f\u00f6rdern. Die Roche-Bolar-Regelung ist einer von mehreren Aspekten, um den Wettbewerb im Bereich der Generika zu beleben (KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 80). Sie dient unter anderem als Ausgleich f\u00fcr die EU-weite Angleichung der Schutzfristen f\u00fcr ein verk\u00fcrztes Verfahren. Insofern sollen Unternehmen, die eine Zulassung f\u00fcr ein Generikum beantragen, notwendige Untersuchungen bereits vor Ablauf des Patentschutzes durchf\u00fchren d\u00fcrfen. Dies ist auch nach dem hier vertretenen eingeschr\u00e4nkten Verst\u00e4ndnis der Regelung des \u00a7 11 Nr. 2b PatG m\u00f6glich. Die Regelung leistet dadurch ihren Beitrag zur Belebung des Wettbewerbs.<\/p>\n

Dass es in der Praxis auch F\u00e4lle gibt, in denen Marktzulassungsversuche nicht m\u00f6glich sind, weil das die Zulassung beantragende Unternehmen auf eine Bereitstellung der f\u00fcr die Versuche erforderlichen Wirkstoffe durch Dritte angewiesen ist, rechtfertigt es nicht, die Regelung in \u00a7 11 Nr. 2b PatG im Hinblick auf den allgemein gehaltenen Sinn und Zweck der Richtlinie 2004\/27\/EG weiter auszulegen. Die Roche-Bolar-Regelung ist nach dem Sinn und Zweck der Richtlinie eine Ausnahmevorschrift zu Gunsten von Unternehmen, die eine Zulassung f\u00fcr ein Generikum beantragen und diesbez\u00fcgliche Versuche durchf\u00fchren wollen (KOM(2001) 404 endg\u00fcltig: S. 140). Wird die Roche-Bolar-Regelung im Hinblick auf Bereitstellungshandlungen Dritter weit verstanden, kommt sie im Ergebnis zwar dem antragstellenden Unternehmen zugute, weil dieses durch zul\u00e4ssige Bereitstellungshandlungen Dritter tats\u00e4chlich in die Lage versetzt wird, die f\u00fcr die Marktzulassung erforderlichen Versuche durchzuf\u00fchren. Die M\u00f6glichkeit, diese Versuche nunmehr in tats\u00e4chlicher Hinsicht durchf\u00fchren zu k\u00f6nnen, stellt sich jedoch lediglich als Reflex einer aufgrund der Roche-Bolar-Regelung als zul\u00e4ssig erachteten Zulieferhandlung eines Dritten dar. Rechtlich kommt die Roche-Bolar-Regelung in einem solchen Fall unmittelbar nur dem die Bereitstellungshandlung vornehmenden Dritten zugute. Abgesehen davon, dass sich der Richtlinie 2004\/27\/EG nichts daf\u00fcr entnehmen l\u00e4sst, dass auch der Wettbewerb unter Zulieferern gef\u00f6rdert werden soll, l\u00e4sst ein solches Verst\u00e4ndnis der Roche-Bolar-Regelung die berechtigten Interessen der Schutzrechtsinhaber, die die Richtlinie 2004\/27 auch im Blick hat und zu deren Lasten jegliche Ausweitung des Anwendungsbereichs der Ausnahmeregelung geht, au\u00dferacht. Vor diesem Hintergrund greift die von der Beklagten in erster Linie vorgenommene wirtschaftliche Betrachtung zu kurz.<\/p>\n

Ebenso wenig vermag die Kammer der Beklagten in ihrer Ansicht zu folgen, dass mit der Schaffung der Active Substance Master File (ASMF) in der Richtlinie regulatorisch das Gesch\u00e4ftsmodell der Zulieferung von Wirkstoffen durch Dritte an die Generikahersteller anerkannt worden sei und daher die Roche-Bolar-Regelung auch auf Bereitstellungshandlungen Dritter anwendbar sein m\u00fcsse, um ihren Zweck zu erf\u00fcllen. Denn f\u00fcr eine solche Verkn\u00fcpfung der Roche-Bolar-Regelung mit dem Verfahren f\u00fcr die ASMF gibt die Richtlinie nichts her. Denn die mit dem Verfahren zur Hinterlegung einer ASMF verbundenen Vorteile sind nicht auf F\u00e4lle beschr\u00e4nkt, in denen eine Privilegierung von Bereitstellungshandlungen Dritter gem\u00e4\u00df der Roche-Bolar-Regelung w\u00fcnschenswert w\u00e4re. Die ASMF beh\u00e4lt vielmehr auch dann einen eigenen Anwendungsbereich, wenn die Roche-Bolar-Regelung eng ausgelegt wird. Der Zweck der Roche-Bolar-Regelung besteht nicht darin, zu jedem Zeitpunkt die ASMF eines Dritten nutzen zu k\u00f6nnen, sondern soll unter Ber\u00fccksichtigung der Interessen des Patentinhabers einen Ausgleich zu den harmonisierten l\u00e4ngeren Schutzfristen schaffen und daf\u00fcr sorgen, dass ein gro\u00dfer Teil der f\u00fcr die Zulassung von Generika erforderlichen Versuche nicht mehr au\u00dferhalb der EU durchgef\u00fchrt wird, ohne aber dadurch den Zeitpunkt der Markteinf\u00fchrung der Generika zu verz\u00f6gern. Im \u00dcbrigen wird auch dieser Zweck durch die nationale Regelung in \u00a7 11 Nr. 2b PatG erreicht, da sie die Durchf\u00fchrung von Studien und Versuchen zur Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung oder Zulassung im Inland zul\u00e4sst. Generikaherstellern ist es demnach m\u00f6glich, die Versuche statt im Ausland nunmehr im Inland durchzuf\u00fchren oder durchf\u00fchren zu lassen.<\/p>\n

d)
\nEine andere Auslegung von \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG ergibt sich auch nicht aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes.<\/p>\n

aa)
\n\u00a7 11 Nr. 2 PatG geht zur\u00fcck auf das \u00dcbereinkommen \u00fcber das Patent f\u00fcr den Gemeinsamen Markt (nachfolgend: GP\u00dc). Obwohl dieses \u00dcbereinkommen nicht in Kraft getreten ist, haben die Bundesrepublik Deutschland und andere Vertragsstaaten des GP\u00dc die nationalen Patentgesetze diesem \u00dcbereinkommen angepasst. Mit der Bestimmung des \u00a7 11 Nr. 2 PatG wurde die Regelung des Art. 31b GP\u00dc 1975 in das deutsche Recht \u00fcbernommen. Nach der dem deutschen Gesetzentwurf beigef\u00fcgten Begr\u00fcndung sollte damit vornehmlich das schon mit dem Gesetz \u00fcber internationale Patent\u00fcbereinkommen verfolgte Ziel einer Harmonisierung des europ\u00e4ischen Rechts mit dem nationalen Recht erreicht werden. In Konsequenz dessen wurde auf eine eigenst\u00e4ndige Begr\u00fcndung der neuen Regelung verzichtet und stattdessen auf die angef\u00fchrte Denkschrift zum GP\u00dc Bezug genommen. Insoweit wird darauf hingewiesen, dass der Text der Denkschrift auf einen f\u00fcr die Mitgliedstaaten der Europ\u00e4ischen Gemeinschaft ausgearbeiteten einheitlichen Entwurf zur\u00fcckgeht. Durch dieses abgestimmte Verfahren sollte bereits in diesem Stadium ein m\u00f6glichst einheitliches Verst\u00e4ndnis des \u00dcbereinkommens sichergestellt sein (BGH GRUR 1996, 109, 114). Damit ist die Denkschrift zwar als Auslegungsmittel heranzuziehen. Sie enth\u00e4lt aber keine Anhaltspunkte zur Bewertung von Bereitstellungshandlungen (vgl. F\u00e4hndrich\/Tilmann: Patentnutzende Bereitstellungshandlungen bei Versuchen, GRUR 2001, 901, 903).<\/p>\n

Die Auslegung vergleichbarer Vorschriften durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des GP\u00dc bietet ebenfalls keine Anhaltspunkte f\u00fcr einen Anwendungsbereich von \u00a7 11 Nr. 2 PatG, der \u00fcber Bereitstellungshandlungen Dritter, die selbst als (Mit-)Veranstalter von Studien und Versuchen angesehen werden k\u00f6nnen, hinaus ginge (Court of Appeal GRUR Int 1987, 108 \u2013 \u201eTouchdown\u201c; vgl. zu weiteren F\u00e4llen des niederl\u00e4ndischen Hoge Raad: BGH GRUR 1996, 109, 113 \u2013 Klinische Versuche).<\/p>\n

bb)
\nDer Begr\u00fcndung des Gesetzesentwurfes f\u00fcr die Regelung des \u00a7 11 Nr. 2b PatG l\u00e4sst sich lediglich entnehmen, dass diese auch die Herstellung von Arzneimitteln erfassen soll, soweit sie f\u00fcr die Durchf\u00fchrung der Studien und Versuche erforderlich ist (BT-Drucks. 15\/5316 S. 48). Aber auch aus dem Verfahren bis zum Erlass der Richtlinie 2004\/27\/EG, auf die die Regelung in \u00a7 11 Nr. 2b PatG zur\u00fcckgeht, ergibt sich kein Anhaltspunkt daf\u00fcr, dass auch Bereitstellungshandlungen Dritter privilegiert sein sollten.<\/p>\n

Der urspr\u00fcngliche Vorschlag f\u00fcr die Richtlinie 2004\/27\/EG sah vor, dass Art. 10 Abs. 4 der Richtlinie 2001\/83\/EG folgenden Wortlaut erhalten sollte (KOM(2001) 404 endg\u00fcltig):<\/p>\n

Die Durchf\u00fchrung der f\u00fcr die Anwendung der Abs\u00e4tze 1, 2 und 3 auf ein Generikum erforderlichen Versuche ist als nicht im Widerspruch zu den sich aus Patenten und erg\u00e4nzenden Schutzzertifikaten f\u00fcr Arzneimittel ergebenden Rechten anzusehen.<\/p>\n

Schon dieser Vorschlag zeigt, dass lediglich die Durchf\u00fchrung der Versuche privilegiert werden sollte. Bereitstellungshandlungen Dritter waren von diesem Vorschlag nicht erfasst.<\/p>\n

Das Europ\u00e4ische Parlament schlug seinerseits folgende \u00c4nderung des Richtlinienvorschlags vor (siehe Bericht \u00fcber den Vorschlag f\u00fcr eine Richtlinie zur \u00c4nderung der Richtlinie 2001\/83\/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes f\u00fcr Humanarzneimittel (A5-0340\/2002 Teil 1)):<\/p>\n

Die Durchf\u00fchrung der f\u00fcr die Anwendung der Abs\u00e4tze 1, 2 und 3 sowie f\u00fcr den Export erforderlichen Versuche und Tests mit dem Wirkstoff, die Einreichung eines Antrags auf Erteilung der Genehmigung f\u00fcr das Inverkehrbringen eines Generikums oder biologisch \u00e4hnlichen Arzneimittels, die Vorlage von Proben gem\u00e4\u00df Artikel 19 sowie die Erteilung einer Genehmigung f\u00fcr das Inverkehrbringen sind als nicht im Widerspruch stehend zu den sich aus Patenten und erg\u00e4nzenden Schutzzertifikaten f\u00fcr die betreffenden Referenzarzneimittel ergebenden Rechten anzusehen.<\/p>\n

Auch dieser Vorschlag f\u00fcr eine \u00c4nderung der Richtlinie 2001\/83\/EG umfasst nach seinem Wortlaut keine Bereitstellungshandlungen Dritter. Eine Privilegierung solcher Bereitstellungshandlungen ergibt sich auch nicht aus der Begr\u00fcndung des Europ\u00e4ischen Parlaments f\u00fcr diesen \u00c4nderungsvorschlag. Demnach sollten die f\u00fcr das Zulassungsverfahren eines Generikums notwendigen Entwicklungsarbeiten aus Gr\u00fcnden der Rechtssicherheit pr\u00e4ziser beschrieben werden, damit verhindert wird, dass Generika weiterhin au\u00dferhalb der EU entwickelt werden. Im \u00dcbrigen geht der Vorschlag des Europ\u00e4ischen Parlaments dahingehend \u00fcber den Vorschlag der EU-Kommission hinaus, dass nunmehr auch f\u00fcr den Export erforderliche Versuche erlaubt werden sollten, um den Zugang zu Arzneimitteln im Ausland, das keinen Patentschutz vorsieht, zu erm\u00f6glichen und um die Wettbewerbsf\u00e4higkeit der Generika-Industrie auf dem Weltmarkt sicherzustellen. Der Wille zu einer Privilegierung von Bereitstellungshandlungen Dritter ist daraus nicht ersichtlich. Die EU-Kommission sah den Vorschlag des Europ\u00e4ischen Parlaments (die Einreichung eines Genehmigungsantrags, die Vorlage von Proben, die Erteilung der Genehmigung sowie die Ausfuhr), sogar als Ausdehnung der Roche-Bolar-Klausel gegen\u00fcber dem urspr\u00fcnglichen Kommissionsvorschlag an und hielt die Abweichungen von den Rechten, die sich aus dem Datenschutz und dem Schutz des geistigen Eigentums ergeben, f\u00fcr eine Beeintr\u00e4chtigung der Ausgewogenheit des urspr\u00fcnglichen Vorschlags (KOM(2003) 163 endg\u00fcltig: S. 23). Letztlich erhielt Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG folgende Fassung:<\/p>\n

Die Durchf\u00fchrung der f\u00fcr die Anwendung der Abs\u00e4tze 1, 2, 3 und 4 erforderlichen Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen sind als nicht im Widerspruch zu den sich aus Patenten oder aus erg\u00e4nzenden Schutzzertifikaten f\u00fcr Arzneimittel ergebenden Rechten stehend anzusehen.<\/p>\n

Nach den vorstehenden Ausf\u00fchrungen zu den verschiedenen Vorschl\u00e4gen zur \u00c4nderung der Richtlinie 2001\/83\/EG kann nicht davon ausgegangen werden, dass nunmehr durch die Wendung \u201edie sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen\u201c auch Bereitstellungshandlungen Dritter privilegiert werden sollten. Eine solche Auslegung steht im Widerspruch zu den von der EU-Kommission und dem Europ\u00e4ischen Parlament get\u00e4tigten \u00c4u\u00dferungen zu den \u00c4nderungsvorschl\u00e4gen bez\u00fcglich der Richtlinie 2001\/83\/EG. Dass mit der Umsetzung der Richtlinie 2004\/83\/EG in Abweichung von ihrer Entstehungsgeschichte nunmehr Bereitstellungshandlungen Dritter mittels \u00a7 11 Nr. 2b PatG privilegiert werden sollten, ist ebenfalls nicht ersichtlich.<\/p>\n

e)
\nDie Auslegung von \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG, durch die Bereitstellungshandlungen eines Dritten von der Privilegierung ausgeschlossen werden, wenn der Dritte nicht selbst die Studien und Versuche vornimmt oder nicht jedenfalls als deren Mitveranstalter anzusehen ist, ist richtlinienkonform. Geht eine nationale Vorschrift auf eine europ\u00e4ische Richtlinie zur\u00fcck, sind die nationalen Gerichte nach st\u00e4ndiger Rechtsprechung des EuGH aufgrund des Umsetzungsgebots gem\u00e4\u00df Art. 288 Abs. 2 AEUV und des Grundsatzes der Gemeinschaftstreue gem\u00e4\u00df Art. 4 Abs. 3 EUV verpflichtet, zur Durchf\u00fchrung einer europ\u00e4ischen Richtlinie erlassene Gesetze unter voller Aussch\u00f6pfung des Beurteilungsspielraums, den ihnen das nationale Recht einr\u00e4umt, im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen (vgl. BGH NJW 2002, 1881, 1882 m.w.N.). Im vorliegenden Fall geht jedenfalls die Regelung in \u00a7 11 Nr. 2b PatG auf die Umsetzung der ge\u00e4nderten Richtlinie 2001\/83\/EG in nationales Recht zur\u00fcck. Sie ist aufgrund ihres Wortlauts auslegungsf\u00e4hig und daher richtlinienkonform auszulegen.<\/p>\n

Aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG wird zun\u00e4chst deutlich, dass die Durchf\u00fchrung der f\u00fcr die Anwendung der Abs\u00e4tze 1, 2, 3 und 4 erforderlichen Studien und Versuche als nicht im Widerspruch zu den sich aus Patenten ergebenden Rechten stehend anzusehen ist. Unter der Durchf\u00fchrung von Studien und Versuchen k\u00f6nnen Bereitstellungshandlungen Dritter jedenfalls dann nicht verstanden werden, wenn der Dritte nicht selbst als (Mit-)Veranstalter an der Durchf\u00fchrung der Studien und Versuche beteiligt ist.<\/p>\n

Solche Bereitstellungshandlungen Dritter werden aber auch nicht von den in Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie genannten praktischen Anforderungen erfasst. Der Begriff \u201epraktisch\u201c bedeutet in diesem Fall nicht \u201epraktikabel\u201c oder \u201evorteilhaft\u201c. Ma\u00dfstab f\u00fcr den Umfang der Privilegierung kann also nicht sein, was f\u00fcr die Durchf\u00fchrung der Versuche praktikabel oder vorteilhaft ist. Die praktischen Anforderungen beschreiben vielmehr die Anforderungen, die sich in der Praxis stellen. Daraus folgt aber, dass es f\u00fcr die Privilegierung nicht darauf ankommen kann, welche Bed\u00fcrfnisse sich in der Praxis bei der Durchf\u00fchrung von Studien und Versuche ergeben. Denn die Durchf\u00fchrung dieser Studien und Versuche stellt sich bereits als Umsetzung der in Art. 10 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie 2001\/83\/EG aufgestellten Anforderungen an die Zulassung von Generika in der Praxis dar. Mit Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG sollen also nicht die sich aus den Studien und Versuchen, sondern die sich aus der Anwendung der Abs\u00e4tze 1 bis 4 in der Praxis ergebenden Anforderungen vom Patentschutz ausgenommen werden. In der englischen und franz\u00f6sischen Fassung der Richtlinie 2004\/27\/EG tritt dieser Zusammenhang deutlicher hervor. Im Ergebnis will Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG die praktische Umsetzung der in den Abs\u00e4tzen 1 bis 4 aufgestellten gesetzlichen Anforderungen privilegieren. Dazu geh\u00f6rt vor allem die Durchf\u00fchrung der dort genannten Studien und Versuche, die grunds\u00e4tzlich eine vom Patent umfasste Benutzungshandlung darstellt und daher ausdr\u00fccklich in Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG genannt wird. Weitere praktische Bed\u00fcrfnisse, die sich aus der Durchf\u00fchrung der Studien und Versuche ergeben, aber f\u00fcr die Anwendung von Art. 10 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie 2001\/83\/EG nicht erforderlich sind, werden von der Privilegierung hingegen nicht erfasst. Diese Auslegung ist auch in der nationalen Regelung des \u00a7 11 Nr. 2b PatG angelegt. Insofern ist bereits ausgef\u00fchrt worden, dass der dortige Begriff der Erforderlichkeit deutlich mache, dass nicht jede Benutzungshandlung, die f\u00fcr die Erlangung der Genehmigung oder Zulassung vorteilhaft ist, vom Patentschutz ausgenommen sei, sondern allenfalls solche, die f\u00fcr die das Zulassungsverfahren zwingend notwendig oder unerl\u00e4sslich sind.<\/p>\n

Dieses Verst\u00e4ndnis des Wortlauts von Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG spiegelt sich genau so auch in der Entstehungsgeschichte dieser Regelung wieder. Wurde in der urspr\u00fcnglich von der EU-Kommission vorgeschlagenen Regelung nur die Durchf\u00fchrung der f\u00fcr die Anwendung der Abs\u00e4tze 1, 2 und 3 erforderlichen Versuche genannt, schlug das Europ\u00e4ische Parlament aus Gr\u00fcnden der Rechtssicherheit die konkrete Nennung der privilegierten Tatbest\u00e4nde vor, n\u00e4mlich neben der Durchf\u00fchrung der erforderlichen Versuche auch die Einreichung eines Antrags auf Erteilung der Genehmigung f\u00fcr das Inverkehrbringen eines Generikums, die Vorlage von Proben gem\u00e4\u00df Art. 19 sowie die Erteilung einer Genehmigung f\u00fcr das Inverkehrbringen. Die genannten Tatbest\u00e4nde ergeben sich jedoch zwangsl\u00e4ufig aus der Anwendung des in Art. 10 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie 2001\/83\/EG normierten verk\u00fcrzten Verfahrens in der Praxis.<\/p>\n

Auch aus dem Sinn und Zweck der Richtlinie ergibt sich keine andere Auslegung. Mit der in Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/83\/EG geregelten Ausnahmeregelung soll Generikaherstellern die M\u00f6glichkeit er\u00f6ffnet werden, mit Ablauf des Patentschutzes ein Generikum auf den Markt zu bringen und die daf\u00fcr erforderlichen Versuche im Inland statt im Ausland durchzuf\u00fchren. Diese M\u00f6glichkeit, vor dem Ablauf des Patentschutzes Versuche durchzuf\u00fchren und Marktzulassungen zu erlangen, wird durch \u00a7 11 Nr. 2b PatG gew\u00e4hrt. Die Richtlinie bezweckt jedoch nicht, s\u00e4mtliche Handlungen, die aus Sicht eines Generikaherstellers f\u00fcr die Durchf\u00fchrung von solchen Versuchen \u2013 auch schon im Vorfeld \u2013 n\u00fctzlich sind, also auch Bereitstellungshandlungen Dritter, vom Patentschutz auszunehmen. Weder in der ma\u00dfgeblichen Richtlinie 2004\/83\/EG, noch in ihrer Begr\u00fcndung findet sich \u00fcberhaupt ein Hinweis auf solche Bereitstellungshandlungen und ihre Notwendigkeit. Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/27\/EG ist vielmehr auf einen Ausgleich der Interessen der Patentinhaber an einem m\u00f6glichst umfassenden Schutz ihrer Arzneimittel und der Interessen der Generikahersteller an einer m\u00f6glichst fr\u00fchen Markteinf\u00fchrung ihrer Produkte gerichtet. Dieser Ausgleich bringt es mit sich, die Regelung eingeschr\u00e4nkt auszulegen und grunds\u00e4tzlich nicht einseitig zu Lasten der Patentinhaber auf Bereitstellungshandlungen Dritter auszudehnen.<\/p>\n

Die Kammer sieht vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, dem EuGH Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2004\/27\/EG und Art. 10 Abs. 6 der Richtlinie 2001\/27\/EG nF vorzulegen.<\/p>\n

2.
\nNach der vorstehenden Auslegung von \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf die mit dieser Regelung verbundene Privilegierung berufen. Nach ihrem Vortrag kann sie nicht als (Mit-)Veranstalter der von ihr behaupteten Studien und Versuche der Emit der gelieferten angegriffenen Ausf\u00fchrungsform angesehen werden. Ein eigenes Interesse der Kl\u00e4gerin an den Studien und Versuchen mit der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform, das \u00fcber die Lieferung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform und eines sp\u00e4teren gewerblichen Vertrieb hinaus geht, ist nicht ersichtlich.<\/p>\n

V.
\nDer Kl\u00e4gerin hat gegen die Beklagte einen Unterlassungsanspruch aus Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc i.V.m. \u00a7 139 Abs. 1 PatG, da sie von der Lehre des Klagepatentanspruchs Gebrauch gemacht hat, ohne dazu berechtigt zu sein. Die f\u00fcr einen solchen Anspruch erforderliche Wiederholungsgefahr ergibt sich aus der Werbung f\u00fcr die angegriffene Ausf\u00fchrungsform in der Fachzeitschrift SCRIP und den Lieferungen der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform an die E<\/p>\n

Entgegen der Ansicht der Beklagten wurde die Wiederholungsgefahr durch die Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung nicht ausger\u00e4umt. In der Regel kann die Wiederholungsgefahr im Prozess nur durch das Anerkenntnis des Unterlassungsantrags oder eine bedingungslos und unter \u00dcbernahme einer Vertragsstrafe erfolgende Unterlassungsverpflichtung ausger\u00e4umt werden (Benkard\/Rogge\/Grabinski, PatG 10. Aufl.: \u00a7 139 Rn 30 m.w.N.). Daran fehlt es hier. Das von der Beklagten erkl\u00e4rte Anerkenntnis erfasst nicht den geltend gemachten Unterlassungsanspruch und die Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung erfolgte unter Vorbehalt.<\/p>\n

In der Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung hat die Beklagte ausdr\u00fccklich Verk\u00e4ufe von ihrer Unterlassungspflicht ausgenommen, wenn die Abnehmer die vertragsstrafenbewehrte Verpflichtung \u00fcbernehmen, die angegriffene Ausf\u00fchrungsform nicht f\u00fcr andere als die in \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG genannten Zwecke zu verwenden. Gleiches gilt f\u00fcr Lieferungen der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform, wenn die Abnehmer schriftlich darauf hingewiesen werden, dass der Wirkstoff nicht f\u00fcr andere als die in \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG genannten Zwecke verwendet werden darf. Nach den vorstehenden Ausf\u00fchrungen stellen aber auch solche Verk\u00e4ufe und Lieferungen der Beklagten eine unberechtigte Benutzung des Klagepatents dar, da sie als Bereitstellungshandlungen Dritter nicht gem\u00e4\u00df \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG privilegiert sind.<\/p>\n

In gleicher Weise erfolgte die Unterlassungsverpflichtung unter dem Vorbehalt, die angegriffene Ausf\u00fchrungsform weiterhin anzubieten, wenn dies f\u00fcr Nutzungen geschieht, die unter \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG fallen, ohne dass sich die Beklagte mit Erfolg auf eine Privilegierung aus \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG f\u00fcr solche berufen k\u00f6nnte. Abgesehen davon, dass das Anbieten nach st\u00e4ndiger Rechtsprechung eine eigene Verletzungshandlung darstellt, selbst wenn sie unter dem Vorbehalt erfolgt, dass die sp\u00e4tere Lieferung patentfrei erfolgen soll (vgl. Benkard\/Scharen, PatG 10. Aufl.: \u00a7 9 Rn 40 f), kann sich die Beklagte f\u00fcr ein Anbieten der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform auch deswegen nicht auf eine Privilegierung aus \u00a7 11 Nr. 2 und 2b PatG berufen, weil sie selbst nicht als (Mit-)Veranstalter solcher Versuche angesehen werden kann.<\/p>\n

VI.
\nDie Kl\u00e4gerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht aus Art. 64 Abs. 1 PatG i.V.m. \u00a7 139 Abs. 1 und 2 PatG. Die Beklagte beging die Patentverletzung schuldhaft, da sie als Fachunternehmen bei Anwendung der im Gesch\u00e4ftsverkehr erforderlichen Sorgfalt die Patentverletzung zumindest h\u00e4tte erkennen k\u00f6nnen, \u00a7 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Kl\u00e4gerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Das f\u00fcr die Zul\u00e4ssigkeit des Feststellungsantrags gem\u00e4\u00df \u00a7 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Kl\u00e4gerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern.<\/p>\n

VII.
\nWeiterhin hat die Kl\u00e4gerin einen Anspruch auf Auskunft aus Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc i.V.m. \u00a7 140b Abs. 1 PatG und \u00a7\u00a7 242, 259 BGB. Der Anspruch auf Auskunft \u00fcber die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus \u00a7 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus \u00a7 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus \u00a7\u00a7 242, 259 BGB, damit die Kl\u00e4gerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Kl\u00e4gerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, \u00fcber die sie ohne eigenes Verschulden nicht verf\u00fcgt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Ausk\u00fcnfte nicht unzumutbar belastet.<\/p>\n

Der Auskunftsanspruch ist bislang nicht durch Erf\u00fcllung gem\u00e4\u00df \u00a7 362 BGB erloschen. Die Beklagte hat zwar Angaben zum Umfang der von ihr veranstalteten Werbema\u00dfnahmen gemacht. Die erteilte Auskunft ist aber nicht vollst\u00e4ndig, weil die Angaben zu den Lieferungen an die Enicht zu Auskunftszwecken erfolgten. Das Auskunftsverlangen kann auch nicht mit der Begr\u00fcndung als rechtsmissbr\u00e4uchlich angesehen werden, der Kl\u00e4gerin seien mittlerweile die Lieferungen an die Ebekannt und sie sei auf die entsprechenden Angaben nicht mehr angewiesen. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass \u00fcber die Lieferungen an die Eweitere Lieferungen an andere Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland erfolgten. Auch dazu hat die Beklagten \u2013 jedenfalls zu Auskunftszwecken \u2013 keine Angaben gemacht.<\/p>\n

VIII.
\nDie Kl\u00e4gerin kann weiterhin von der Beklagten den R\u00fcckruf und die Entfernung der in den Vertriebswegen befindlichen angegriffenen Ausf\u00fchrungsform aus \u00a7 140a Abs. 3 PatG verlangen.<\/p>\n

Mit den Lieferungen an die E hat die Beklagte die mit dem Klagepatent gesch\u00fctzte Erfindung benutzt, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Dies ist grunds\u00e4tzlich ausreichend, um den R\u00fcckrufanspruch zu begr\u00fcnden. Es ist nicht erforderlich, dass die Kl\u00e4gerin darlegt und beweist, dass sich der Abnehmer noch im Besitz der Erzeugnisse befindet, um einem R\u00fcckruf nachkommen zu k\u00f6nnen. Anders als der Vernichtungsanspruch aus \u00a7 140a Abs. 1 PatG setzt der R\u00fcckrufanspruch nicht voraus, dass sich die Abnehmer im Besitz der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform befinden. Dies ist auch nicht erforderlich, weil mit dem R\u00fcckrufanspruch von der Beklagten ohnehin nur ein T\u00e4tigwerden verlangt werden kann, sich an ihre Abnehmer zu wenden und die Erzeugnisse zur\u00fcckzuverlangen. Dass der Abnehmer die Erzeugnisse nicht herausgeben kann oder will, macht noch nicht den R\u00fcckruf der Beklagten unm\u00f6glich. Daher ist es auch unbeachtlich, ob es sich bei dem jeweiligen Abnehmer der Beklagten um einen (gewerblichen) Endabnehmer handelt, der die angegriffene Ausf\u00fchrungsform nicht weiter vertreibt. F\u00fcr die schl\u00fcssige Darlegung eines R\u00fcckrufanspruchs kann vom Gl\u00e4ubiger des Anspruchs nicht verlangt werden, zun\u00e4chst die Verwendung des Erzeugnisses beim Abnehmer in Erfahrung zu bringen. Insofern gen\u00fcgt es, wenn nicht ausgeschlossen ist, dass die Erzeugnisse sp\u00e4ter weiter vertrieben werden (vgl. K\u00fchnen: Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl.: Rn 1082). Das ist hier jedenfalls bez\u00fcglich der letzten von der Beklagten gelieferten Charge der Fall.<\/p>\n

Der R\u00fcckrufanspruch h\u00e4ngt auch nicht davon ab, ob gegen die Beklagte ein Vernichtungsanspruch besteht. Er ist vielmehr als eigenst\u00e4ndiger Anspruch in \u00a7 140a Abs. 3 PatG normiert. Die Regelung wurde infolge der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie (2004\/48\/EG) in das Patentgesetz eingef\u00fcgt. Demnach stellt der R\u00fcckruf aus den Vertriebswegen eine eigenst\u00e4ndige Ma\u00dfnahme neben der endg\u00fcltigen Entfernung aus den Vertriebswegen und der Vernichtung dar (vgl. Art. 10 der Durchsetzungsrichtlinie). Da der R\u00fcckruf aus den Vertriebswegen darauf gerichtet ist, eine Perpetuierung der Rechtsverletzung durch einen Weitervertrieb der Erzeugnisse zu verhindern (vgl. Erw\u00e4gungsgrund 24 der Durchsetzungsrichtlinie) und im Falle der R\u00fcckgabe die Rechtsverletzung sogar r\u00fcckg\u00e4ngig zu machen, hat der R\u00fcckrufanspruch auch von seinem Sinn und Zweck her einen eigenst\u00e4ndigen Anwendungsbereich im Verh\u00e4ltnis zum Vernichtungsanspruch.<\/p>\n

Soweit die Kl\u00e4gerin mit dem Klageantrag zu I. 3a) verlangt, dass der Abnehmer mit dem R\u00fcckruf aufgefordert wird, den patentverletzenden Wirkstoff zur Abholung bereitzustellen, handelt es sich entgegen der Auffassung der Beklagten um eine zul\u00e4ssige Konkretisierung des R\u00fcckrufanspruchs. Gleiches gilt f\u00fcr den Entfernungsanspruch, der in der Form geltend gemacht wird, dass die Beklagte die Erzeugnisse selbst abholen oder abholen lassen soll.<\/p>\n

Die Anspr\u00fcche auf R\u00fcckruf und Entfernung sind nicht gem\u00e4\u00df \u00a7 140a Abs. 4 PatG wegen Unverh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfigkeit ausgeschlossen. Die Beklagte ist insofern der Auffassung, ein R\u00fcckruf sei im Hinblick auf die von der E vorgenommene Verwendung des gelieferten Wirkstoffs offensichtlich sinnlos. Davon kann aber gerade nicht ausgegangen werden, weil zwischen den Parteien streitig ist, ob und in welcher Weise die E das gelieferte Solifenacin verwendet hat. Vor diesem Hintergrund stellt sich ein R\u00fcckruf jedenfalls nicht als offensichtlich sinnlos dar. Im \u00dcbrigen hat die Beklagte keine Umst\u00e4nde dargelegt, au s denen sich die Unverh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig der Ma\u00dfnahme ergeben k\u00f6nnte.<\/p>\n

B
\nDer Klageantrag zu I. 3b) ist unbegr\u00fcndet.<\/p>\n

Die Voraussetzungen f\u00fcr einen Anspruch auf Vernichtung aus Art. 64 Abs. 1 EP\u00dc i.V.m. \u00a7 140a Abs. 1 PatG hat die Kl\u00e4gerin nicht dargelegt. Der Anspruch setzt voraus, dass die Beklagte im Zeitpunkt der letzten m\u00fcndlichen Verhandlung patentverletzende Gegenst\u00e4nde (noch) in ihrem (inl\u00e4ndischen) Besitz oder Eigentum hat. Daf\u00fcr gen\u00fcgt grunds\u00e4tzlich die Behauptung, dass die Beklagte zu einem Zeitpunkt nach Patenterteilung im Besitz oder Eigentum des patentverletzenden Gegenstandes war. Ihr obliegt es dann aufgrund der sekund\u00e4ren Darlegungslast, konkrete Tatsachen vorzutragen, aus denen sich ergibt, dass und durch welches Geschehen der Besitz oder das Eigentum vollst\u00e4ndig aufgegeben wurden. Erst dann ist es Aufgabe der Kl\u00e4gerin, konkrete Tatsachen darzutun, die den Vortrag des Verletzten ersch\u00fcttern (LG D\u00fcsseldorf InstGE 13, 1 Escitalopram-Besitz). Regelm\u00e4\u00dfig kann bei einem im Inland ans\u00e4ssigen Unternehmen, das die angegriffene Ausf\u00fchrungsform herstellt oder vertreibt, angenommen werden, dass es jedenfalls auch Besitz an der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform hat, sofern vom Inanspruchgenommenen keine anderen Umst\u00e4nde dargetan werden, die einer solchen Annahme entgegenstehen. Im vorliegenden Fall ist die Beklagte jedoch in Polen ans\u00e4ssig. Die einzig bekannte Lieferung der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform nach Deutschland, an der die Beklagte Besitz hatte, ging unstreitig in den Besitz der E\u00fcber. Dar\u00fcber hinaus sind keine Umst\u00e4nde dargetan, aus denen sich ergeben k\u00f6nnte, dass die Beklagte im Inland noch Besitz an der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform hat. Insofern hilft auch der Verweis der Kl\u00e4gerin auf den R\u00fcckrufanspruch nicht weiter, weil es f\u00fcr den Zeitpunkt, in dem sich die Beklagte im Besitz der angegriffenen Ausf\u00fchrungsform befinden muss, auf den Schluss der m\u00fcndlichen Verhandlung ankommt.<\/p>\n

C
\nDie Kostenentscheidung beruht auf \u00a7 92 Abs. 1 ZPO. F\u00fcr ihr Anerkenntnis kann sich die Beklagte nicht auf die Kostenfolge des \u00a7 93 ZPO berufen. Danach ist erforderlich, dass die Beklagte den geltend gemachten Anspruch sofort anerkennt und durch ihr Verhalten zur Erhebung der Klage keinen Anlass gegeben hat. Daran fehlt es hier. Veranlassung zur Erhebung einer Klage gibt man durch ein Verhalten, das vern\u00fcnftigerweise den Schluss auf die Notwendigkeit eines Prozesses rechtfertigt. Daraus folgt, dass es f\u00fcr die Frage, ob die Beklagte Anlass zur Klage gegeben hat, auf ihr Verhalten vor dem Prozess ankommt, zu dessen Beurteilung allerdings auch das Verhalten der Beklagten nach Klageerhebung herangezogen werden kann (BGH NJW 1979, 2040, 2041). Im vorliegenden Fall hat die Beklagte zwar die auf die Werbung in der Zeitschrift SCRIP gest\u00fctzten Anspr\u00fcche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht sofort anerkannt. Sie hat die Auskunft aber nur unvollst\u00e4ndig erteilt, weil sie der Auffassung ist, dass Lieferungen an Unternehmen, die die angegriffene Ausf\u00fchrungsform zu privilegierten Zwecken im Sinne von \u00a7 11 Nr. 2 oder 2b PatG verwenden wollen, patentfrei m\u00f6glich seien. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beklagte vor Prozessbeginn diesbez\u00fcglich eine andere Auffassung vertrat und im Fall einer au\u00dfergerichtlichen Mahnung auch \u00fcber Lieferungen an die E und gegebenenfalls weitere Abnehmer Auskunft erteilt h\u00e4tte.<\/p>\n

Die Entscheidung \u00fcber die vorl\u00e4ufige Vollstreckbarkeit folgt aus \u00a7 709 S. 1 und 2 ZPO. Dem von den Parteien jeweils hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutzantrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des \u00a7 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gem\u00e4\u00df \u00a7 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht haben. Da mit einer Vollstreckung des R\u00fcckrufantrages de facto auch der Unterlassungsanspruch in wesentlichem Umfang mit durchgesetzt wird, konnte eine Teilsicherheit lediglich in Bezug auf die Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung festgesetzt werden.<\/p>\n

Streitwert: 750.000,00 EUR.<\/p>\n

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D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.:\u00a0 1929 Landgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 26. Juli 2012, Az. 4a O 282\/10 Rechtsmittelinstanz: 2 U 68\/12<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[24,2],"tags":[],"class_list":["post-2524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-24","category-lg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2524"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2524\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2525,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2524\/revisions\/2525"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}