{"id":2031,"date":"2008-12-18T17:00:56","date_gmt":"2008-12-18T17:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=2031"},"modified":"2016-04-22T13:26:30","modified_gmt":"2016-04-22T13:26:30","slug":"4a-o-21008-lizenzangebot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=2031","title":{"rendered":"4a O 210\/08 – Lizenzangebot"},"content":{"rendered":"
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D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 1006<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf
\nSchlussurteil vom 18. Dezember 2008, Az. 4a O 210\/08<\/p>\n

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I. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Kl\u00e4gerin auferlegt.<\/p>\n

II. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorl\u00e4ufig vollstreckbar.
\nDie Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische B\u00fcrgschaft einer in der Europ\u00e4ischen Union als Zoll- oder Steuerb\u00fcrgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.<\/p>\n

Tatbestand:<\/p>\n

Die US-amerikanische Muttergesellschaft der Kl\u00e4gerin, die B Co. (nun firmierend unter: A Company), St. Paul, Minnesota\/USA, ist alleinige, eingetragene und ausschlie\u00dflich verf\u00fcgungsberechtigte Inhaberin des europ\u00e4ischen Patents 0 722 xxx B1 (in Folgenden: Klagepatent) betreffend einen Sicherheitsleser zur automatischen Erfassung von Verf\u00e4lschungen und \u00c4nderungen. Das Klagepatent wurde am 06.10.1994 unter Inanspruchnahme der Priorit\u00e4t der AU PM166x\/xx vom 06.10.1993 in englischer Sprache angemeldet. Die Ver\u00f6ffentlichung der Erteilung des Klagepatents erfolgte am 02.06.1999. Der deutsche Teil (DE 694 18 xxx T2) ist in Kraft.<\/p>\n

Die Inhaberin des Klagepatents hat die sich zu ihren Gunsten aus Patentverletzungshandlungen der Beklagten ergebenden Anspr\u00fcche auf Schadenersatz, Entsch\u00e4digung und Rechnungslegung sowie Auskunftserteilung an die Kl\u00e4gerin abgetreten. Im Hinblick auf die ihr zustehenden Unterlassungsanspr\u00fcche hat sie die Kl\u00e4gerin zur Prozessf\u00fchrung in eigenem Namen erm\u00e4chtigt.<\/p>\n

Auf der Grundlage des Klagepatents hat die Kl\u00e4gerin mit Schriftsatz vom 03.09.2008 Klage erhoben, welche der Beklagten am 06.10.2008 zugestellt wurde. Die Beklagte hat daraufhin mit Schriftsatz ihrer Prozessbevollm\u00e4chtigten vom 10.11.2008 die Klageforderung unter Protest gegen die Kostenlast anerkannt. Im fr\u00fchen ersten Termin am 11.11.2008 hat der Beklagtenvertreter das Anerkenntnis unter Protest gegen die Kostenlast wiederholt. Daraufhin hat der Kl\u00e4gervertreter den Erlass eines Teil-Anerkenntnisurteils gegen die Beklagte beantragt, welches die Kammer antragsgem\u00e4\u00df verk\u00fcndet hat. Zugleich hat das Landgericht D\u00fcsseldorf im Hinblick auf die Kostenentscheidung das schriftliche Verfahren nach \u00a7 128 Abs. 3 ZPO angeordnet.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin beantragt daher nunmehr,<\/p>\n

der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.<\/p>\n

Die Beklagte beantragt,<\/p>\n

der Kl\u00e4gerin die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.<\/p>\n

Sie tr\u00e4gt vor, die Kl\u00e4gerin habe ihr mit dem als Anlage rop 1 vorgelegten Schreiben vom 21.07.2008 eine Lizenz angeboten. Die Beklagte habe daraufhin mit dem als Anlage rop 2 vorgelegten Schreiben vom 15.08.2008 geantwortet, ihrerseits die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung in Aussicht gestellt und angefragt, ob auf dieser Grundlage der Streitfall erledigt werden k\u00f6nne. Die Kl\u00e4gerin habe daraufhin nicht \u2013 wie es geboten gewesen w\u00e4re \u2013 geantwortet, sondern unmittelbar Klage erhoben. Das Schreiben der Kl\u00e4gerin vom 21.07.2008 stelle insbesondere keine Abmahnung dar, da es keine unbedingte Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserkl\u00e4rung, sondern das Angebot einer Lizenzierung enthalten habe. Auch habe das Schreiben keine Klageandrohung, sondern lediglich die Information der Prozessbevollm\u00e4chtigten der Kl\u00e4gerin beinhaltet, diese w\u00fcrden ihrer Mandantin empfehlen, Klage zu erheben.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin entgegnet insoweit, die Beklagte gebe den Sachverhalt lediglich verk\u00fcrzt wieder. Bereits in den Jahren 2005 und 2006 habe eine US-amerikanische Schwestergesellschaft der Kl\u00e4gerin, die A X Company, die f\u00fcr die Schaffung und Durchsetzung von Schutzrechten im A-Konzern zust\u00e4ndig sei, die Beklagte unter Bezugnahme auch auf das Klagepatent angeschrieben und mit Bezug auf den angegriffenen Sicherheitsleser eine Lizenz auch an dem Klagepatent angeboten. Es habe insoweit ein umfassender Schriftverkehr stattgefunden, hinsichtlich dessen genauen Inhaltes auf die Anlagen K 12 und K 13 Bezug genommen wird. Gegenstand dieses Schriftwechsels sei auch die US 6,019,287 gewesen, welche dem Klagepatent entspreche. Auf ihre Schreiben habe die A X Company ebenso wie auf ein entsprechendes Erinnerungsschreiben an die Adresse des damaligen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers der Beklagten jedoch keine Antwort erhalten. Vor dem Hintergrund der fehlenden Reaktion der Beklagten auf insgesamt drei vorangegangene Schreiben habe sich die Kl\u00e4gerin in Absprache mit der Patentinhaberin und der A X Company entschlossen, ein letztes Lizenzangebot unter gleichzeitiger Androhung der Klageerhebung und ferner unter \u00dcbersendung eines Klageentwurfs zu unterbreiten. Dies sei mit dem durch die Beklagte als Anlage B1 vorgelegten Schreiben vom 21.07.2008 geschehen. Dieses Schreiben habe neben dem Klagepatent nebst \u00dcbersetzung auch den kompletten Entwurfstext zur letztlich eingereichten Klage enthalten. Ferner sei als Anlage K 4 ein ausgearbeiteter Lizenzvertragsentwurf beigef\u00fcgt gewesen. Aus dem Schreiben habe sich unmissverst\u00e4ndlich ergeben, dass die Beklagte damit habe rechnen m\u00fcssen, mit dem beigef\u00fcgten Entwurf einer Klage wegen Patentverletzung vor dem Landgericht D\u00fcsseldorf gerichtlich im Umfang der im Entwurf bezeichneten Antr\u00e4ge in Anspruch genommen zu werden, wenn innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort erfolge oder die Beklagte auf das Lizenzangebot nicht habe eingehen wollen. Die Beklagte habe daraufhin mit dem als Anlage K15\/B2 vorgelegten Schreiben vom 15.08.2008 geantwortet. Darin habe die Beklagte keinesfalls die Bereitschaft angek\u00fcndigt, sich zu unterwerfen. Es sei zun\u00e4chst mitgeteilt worden, dass kein Interesse an einer Lizenz bestehe. Ferner habe die Beklagte eine \u201eSoftware-Aktualisierung\u201c angeboten. Diese Antwort habe somit Anlass zur Klage gegeben. Zum einen habe die Beklagte nunmehr ausdr\u00fccklich die ihr zuvor mehrfach angebotene Lizenz abgelehnt. Bereits f\u00fcr diese Situation habe die Kl\u00e4gerin in dem Schreiben gem\u00e4\u00df Anlage K 15\/B2 die Einreichung der im Entwurf beigef\u00fcgten Klage angeboten. Der patentanwaltlich vertretenen Beklagten habe daher klar sein m\u00fcssen, dass sie allein deshalb habe verklagt werden k\u00f6nnen. Dies insbesondere deshalb, weil die A X Company bereits auf drei vorangegangene Lizenzangebote keine Antwort erhalten und nunmehr die klare Zur\u00fcckweisung dieses Angebots keinen Raum f\u00fcr weitere Kompromisse gelassen habe. Des Weiteren seien keine streiterledigenden Erkl\u00e4rungen angeboten worden. Vielmehr habe das durch die Beklagte angebotene \u201eSoftware-Update\u201c f\u00fcr bereits ausgelieferte und zuk\u00fcnftige Exemplare der angegriffenen Sicherheitsleseger\u00e4te eine Wiederholungsgefahr f\u00fcr zuk\u00fcnftige Patentverletzungen in keiner Weise entfallen lassen. Einerseits sei es der Beklagten auch nach einem solchen Update m\u00f6glich gewesen, die entsprechenden Funktionen durch ein weiteres Update wieder zu aktivieren. Andererseits werde durch ein \u201eSoftware-Update\u201c die Verletzung der Patentanspr\u00fcche 1 und 2 durch eine wortsinngem\u00e4\u00dfe Verwirklichung der Vorrichtungsmerkmale nicht ausgeschlossen.<\/p>\n

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.<\/p>\n

Entscheidungsgr\u00fcnde:<\/p>\n

Nachdem die Beklagte die durch die Kl\u00e4gerin geltend gemachte Forderung anerkannt hat, ist nunmehr im schriftlichen Verfahren gem\u00e4\u00df \u00a7 128 Abs. 3 ZPO nur noch \u00fcber die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Diese sind der Kl\u00e4gerin aufzuerlegen. Die Voraussetzungen eines sofortigen Anerkenntnisses im Sinne von \u00a7 93 ZPO liegen vor. Die Beklagte hat die Klageforderung mit Schriftsatz vom 10.11.2008 und damit noch vor dem fr\u00fchen ersten Termin unter Protest gegen die Kostenlast anerkannt und das Anerkenntnis im fr\u00fchen ersten Termin wiederholt, so dass sie damit die Klageforderung \u201esofort\u201c anerkannt hat, ohne dass sie der Kl\u00e4gerin zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben h\u00e4tte.<\/p>\n

I.
\nVeranlassung zur Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe gibt der Beklagte im Allgemeinen, wenn sein Verhalten vor Prozessbeginn ohne R\u00fccksicht auf Verschulden und materielle Rechtslage gegen\u00fcber dem Kl\u00e4ger so war, dass dieser annehmen durfte, er werde ohne Anrufung des Gerichts nicht zu seinem Recht kommen (BGH NJW 1979, 2040, 2041). Ob der Beklagte Veranlassung zur Anrufung des Gerichts gegeben hat, beurteilt sich nach seinem Verhalten vor Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe, zu dessen Bewertung auch sein anschlie\u00dfendes Verhalten herangezogen werden kann, denn dieses kann seine fr\u00fchere Veranlassung zumindest indizieren (vgl. Z\u00f6ller\/Herget, ZPO, 26. Auflage, \u00a7 93 Rz. 3 m. w. N.). Lie\u00df das vorprozessuale Verhalten des Beklagten allerdings noch keinen Schluss auf die Notwendigkeit der Anrufung der Gerichte zu, ist ein r\u00fcckschauendes \u201eNachwachsen\u201c allein aus dem Verhalten nach Klageerhebung nicht m\u00f6glich (BGH a. a. O.). Werden Unterlassungsanspr\u00fcche wegen einer Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung geltend gemacht, besteht ebenso wie in Wettbewerbsstreitigkeiten eine Veranlassung zur Klageerhebung im Allgemeinen nur, wenn der als Verletzer in Anspruch Genommene auf eine vorgerichtliche Abmahnung hin kein mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrtes Unterlassungsversprechen abgibt (vgl. Z\u00f6ller\/Herget, ZPO, 26. Auflage,
\n\u00a7 93 Rz. 6, Stichwort: \u201eWettbewerbsstreitigkeiten\u201c m. w. N.). Dabei muss die Abmahnung dem Schuldner den Weg weisen, wie er sich zu verhalten hat, damit ein Prozess vermieden wird. Der Gl\u00e4ubiger muss dem Schuldner daher nicht nur nach fruchtlosem Ablauf einer durch ihn gesetzten Frist gerichtliche Schritte androhen, sondern den Schuldner zugleich zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkl\u00e4rung auffordern (vgl. Benkard\/Rogge\/Grabinski, PatG, 10. Auflage, \u00a7 139 Rz. 163; Hefermehl\/K\u00f6hler\/Bornkamm, UWG, 26. Auflage 2008, \u00a7 12 Rz. 1.16). Die Abmahnung soll dem Verletzer Gelegenheit geben, dem Unterlassungsbegehren freiwillig zu entsprechen, um unn\u00f6tige Gerichtsverfahren und Kosten zu vermeiden. Zu diesem Zweck geh\u00f6rt es weiterhin zu den zwingenden Bestandteilen einer Abmahnung, den beanstandeten Versto\u00df (die ger\u00fcgte Verletzungshandlung) konkret zu bezeichnen (vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Anspr\u00fcche und Verfahren, 9. Auflage 2007, 41. Kapitel, Rz. 14, S. 547 m. w. N.). Die Verletzungshandlung muss dem Abgemahnten in tats\u00e4chlicher Hinsicht so detailliert beschrieben werden, dass ihm deutlich wird, was konkret beanstandet wird, wobei Ungenauigkeiten zu Lasten des Abmahnenden gehen (Ottof\u00fclling, in: MK-UWG, 1. Auflage 2006, \u00a7 12 Rz. 37).<\/p>\n

II.
\nVon diesen \u00dcberlegungen ausgehend hat die Beklagte der Kl\u00e4gerin vor der Erhebung der Klage keine Veranlassung zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gegeben. Die Kl\u00e4gerin hat die Beklagte nicht ordnungsgem\u00e4\u00df abgemahnt, wobei eine Abmahnung der Beklagten auch nicht entbehrlich war.<\/p>\n

1.
\nDas Schreiben der Kl\u00e4gerin vom 21.07.2008 stellt keine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Abmahnung dar.<\/p>\n

a)
\nIn diesem Schreiben teilen die Prozessbevollm\u00e4chtigten der Kl\u00e4gerin der Beklagten unter Beif\u00fcgung eines Entwurfes einer Klageschrift mit, ihre Mandantin sei daran interessiert, der Beklagten in Bezug auf das vorbezeichnete Patent und parallele Patente eine Lizenz auf der Basis eines beigef\u00fcgten Lizenzvertragsentwurfes zu erteilen. Insoweit baten die Prozessbevollm\u00e4chtigten der Kl\u00e4gerin, bis zum 15.08.2008 mitzuteilen, ob die Beklagte am Erwerb einer solchen Lizenz interessiert sei. Sollte innerhalb dieser Frist keine Mitteilung eingehen oder sollte die Beklagte kein Interesse an einer solchen Lizenz haben, w\u00fcrden die Kl\u00e4gervertreter ihrer Mandantin empfehlen, die im beigef\u00fcgten Klageentwurf n\u00e4her bezeichneten Anspr\u00fcche gerichtlich geltend zu machen und die Klage einzureichen.<\/p>\n

b)
\nSomit erf\u00fcllt dieses Schreiben vom 21.07.2008 die Anforderungen an eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Abmahnung nicht. Die Kammer verkennt nicht, dass die Kl\u00e4gervertreter die Beklagte in diesem Schreiben nicht nur aufforderten mitzuteilen, ob sie das ihr unterbreitete Lizenzvertragsangebot annehme. Vielmehr drohten die Kl\u00e4gervertreter zugleich an, sie w\u00fcrden dann, wenn die Beklagte kein Interesse am Erwerb einer entsprechenden Lizenz habe oder innerhalb der gesetzten Frist nicht antworte, ihrer Mandantin empfehlen, eine Klage entsprechend dem beigef\u00fcgten Klageentwurf einzureichen. Jedoch kann es im Ergebnis dahinstehen, ob es sich bei dieser Empfehlung bereits um die f\u00fcr eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Abmahnung erforderliche Androhung gerichtlicher Schritte nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist handelt. Jedenfalls hat die Kl\u00e4gerin die Beklagte darin nicht \u2013 was Bedingung f\u00fcr eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Abmahnung w\u00e4re \u2013 zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkl\u00e4rung aufgefordert.<\/p>\n

c)
\nIm \u00dcbrigen hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 15.08.2008 und damit noch innerhalb der durch die Kl\u00e4gerin gesetzten Stellungnahmefrist mitgeteilt, dass sie zwar am Erwerb einer Lizenz kein Interesse habe, jedoch unter Umst\u00e4nden bereit w\u00e4re, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne auf die Frage des Rechtsbestandes des Klagepatents einzugehen, sich zu verpflichten, die in dem Klagepatent beanspruchte Messfunktion in den Ger\u00e4ten XF-1 durch eine Software-Aktualisierung stillzulegen, so dass bereits gelieferte und zuk\u00fcnftige Ger\u00e4te die Ausf\u00fchrung dieser Messfunktion nicht mehr erlauben w\u00fcrden. Zugleich hat die Beklagte die Kl\u00e4gerin insoweit zu einer Stellungnahme aufgefordert, ob auf dieser Grundlage eine Beilegung des Rechtsstreits m\u00f6glich sei. Da die Beklagte in ihrem Schreiben vom 21.07.2008 die M\u00f6glichkeit der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkl\u00e4rung nicht erw\u00e4hnt und die Beklagte insbesondere auch nicht zur Abgabe einer solchen Erkl\u00e4rung aufgefordert hat, durfte und musste die Beklagte, auch unter Ber\u00fccksichtigung der vorangegangenen Schreiben des amerikanischen Schwesterunternehmens der Kl\u00e4gerin, davon ausgehen, dass sich die Kl\u00e4gerin auf dieses Schreiben hin mit ihr nochmals au\u00dfergerichtlich in Verbindung setzt. Gleichwohl hat die Kl\u00e4gerin unmittelbar im Anschluss Klage erhoben.<\/p>\n

2.
\nEine Abmahnung der Beklagten war auch nicht entbehrlich. Die Kl\u00e4gerin hat keine Umst\u00e4nde vorgetragen, aus denen sich die offensichtliche Erfolglosigkeit der Abmahnung ergeben k\u00f6nnte. Auch sind solche nicht ersichtlich. Es ist insbesondere nicht erkennbar, dass es sich bei der Beklagten um eine unnachgiebige Schuldnerin handelt, aus deren Verhalten deutlich wird, dass sie sich in keinem Fall unterwerfen wird. Auch wenn die amerikanische Schwestergesellschaft der Kl\u00e4gerin der Beklagten in den Jahren 2005 und 2006 bereits wiederholt und erfolglos ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, wurde die Beklagte in keinem der durch die Kl\u00e4gerin vorgelegten Schreiben zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkl\u00e4rung aufgefordert. Somit stellen auch diese Schreiben keine hinreichende Abmahnung dar, so dass f\u00fcr die Kl\u00e4gerin im Zeitpunkt der Klageerhebung keine Veranlassung bestand, aus der fehlenden Antwort auf die der Beklagten \u00fcbermittelten Lizenzangebote auf die fehlende Erfolgsaussicht einer die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserkl\u00e4rung enthaltenden Abmahnung zu schlie\u00dfen.<\/p>\n

III.
\nDie Entscheidung zur vorl\u00e4ufigen Vollstreckbarkeit folgt aus \u00a7\u00a7 709 Satz 1 und 2; 108 ZPO.<\/p>\n

Der Streitwert wird auf 1.000.000,- EUR festgesetzt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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