{"id":1209,"date":"2003-12-02T17:00:04","date_gmt":"2003-12-02T17:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.hhu.de\/duesseldorfer-archiv\/?p=1209"},"modified":"2016-04-21T11:36:26","modified_gmt":"2016-04-21T11:36:26","slug":"4-o-15702-enzyme-fuer-die-backwarenindustrie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d-prax.de\/?p=1209","title":{"rendered":"4 O 157\/02 – Enzyme f\u00fcr die Backwarenindustrie"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 154<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Landgericht D\u00fcsseldorf
\nUrteil vom 2. Dezember 2003, Az. 4 O 157\/02<\/p>\n

<\/p>\n

Die Klage wird abgewiesen.<\/p>\n

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Kl\u00e4gerin auferlegt.<\/p>\n

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H\u00f6he von 35.000,00 EUR vorl\u00e4ufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte B\u00fcrgschaft einer in Deutschland ans\u00e4ssigen, als Zoll- und Steuerb\u00fcrgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.<\/p>\n

Tatbestand:<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin wurde ausweislich der Umschreibungsbest\u00e4tigung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 1999 (Anlage K 4) als Inhaberin des u. a. mit Wirkung f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ\u00e4ischen Patents 0 134 048 (Klagepatent, Anlage K 1; deutsche \u00dcbersetzung Anlage K 2) eingetragen, dessen Anmeldung vom 6. Juli 1984 am 12. M\u00e4rz 1985 ver\u00f6ffentlicht und dessen Erteilung am 8. November 1989 bekanntgemacht wurde. Aufgrund Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europ\u00e4ischen Patentamts vom 24. Juni 1992 (Anlage K 3) wurde das Klagepatent in eingeschr\u00e4nkter Form aufrechterhalten. Die Entscheidung wurde am 14. August 1996 ver\u00f6ffentlicht. Die Beklagte hat gegen die Erteilung des Klagepatents Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht erhoben. Das Klagepatent betrifft die molekulare Klonierung und Expression in industriellen Mikroorganismen. Die im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierenden Patentanspr\u00fcche 20 und 22 haben im ma\u00dfgeblichen englischen Originaltext folgenden Wortlaut:<\/p>\n

In der Klagepatentschrift ist folgende deutsche \u00dcbersetzung der vorzitierten Patentanspr\u00fcche aufgenommen:<\/p>\n

Die Beklagte bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland und von der Bundesrepublik Deutschland aus unter der Bezeichnung R1 und R2 Enzyme, n\u00e4mlich eine bakterielle Xylanase und eine Mischung aus Alpha-Amylase mit einer bakteriellen Xylanase. Die Enzyme werden bei der in Finnland ans\u00e4ssigen Firma P hergestellt. Dazu wird ein Bacillius-subtilis-Produktionsstamm verwendet, der in einem mehrstufigen Verfahren gez\u00fcchtet wird. Die letzte Stufe der Produktion findet in einem 150 m\u00b3-Bioreaktor unter streng kontrollierten Bedingungen statt. W\u00e4hrend dieser Zeit scheiden die Mikroorganismen das Enzym in die N\u00e4hrl\u00f6sung aus.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin sieht durch Angebot und Vertrieb der vorbezeichneten Enzyme ihre Rechte aus dem Klagepatent verletzt und nimmt die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Schadensersatz in Anspruch.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin macht geltend: Der in Patentanspruch 22 niedergelegte Verwendungsanspruch falle in die Kategorie der Verfahrensanspr\u00fcche. Bei den angegriffenen Enzymen handele es sich demgem\u00e4\u00df im Sinne von \u00a7 9 Nr. 3 PatG um unmittelbare Verfahrenserzeugnisse. Ohne die erfindungsgem\u00e4\u00dfen Resistenzeigenschaften sei eine Verwendung der Mikroorganismen im Fermenter zur Herstellung von Enzymen im industriellen Ma\u00dfstab, wie ihn die Beklagte unstreitig betreibt, wirtschaftlich sinnvoll nicht m\u00f6glich. Anderenfalls w\u00e4ren die Produkte der Beklagten nicht konkurrenzf\u00e4hig. Das Vorliegen von Phagenresistenz und einer im Vergleich zu Laborst\u00e4mmen geringen Transformationsrate sei insoweit erforderlich. Vom Klagepatent werde keine absolute Resistenz gefordert, sondern nur eine solche, bei der sich die Mehrzahl der Zellen einer Bakterienkultur einer Ver\u00e4nderung widersetze. Auch sei zu ber\u00fccksichtigen, dass das Klagepatent nur die Eigenschaften unter Fermentierungsbedingungen anspreche. Die Resistenzeigenschaften w\u00fcrden vor allem auf der F\u00e4higkeit der Mikroorganismen beruhen, DNAsen zu sekretieren. Die zur Herstellung der angegriffenen Enzyme verwendeten Mikroorganismen m\u00fcssten die erfindungsgem\u00e4\u00dfe Produktionsleistung von 0,5 % (Gewicht\/Volumen) aufweisen, da unterhalb dieses Wertes an sekretiertem Protein die Beklagte preislich nicht mit den Wettbewerbern konkurrieren k\u00f6nnte. Die inserierte DNA sei immer dann in erfindungsgem\u00e4\u00dfer Weise stabil gehalten, wenn die DNA so lange und in dem Umfang vererbt werde, dass \u00fcber den Fermentationszeitraum ausreichend Protein erzeugt werden k\u00f6nne. Eine zeitliche Mindestvorgabe sei dem Klagepatent insoweit nicht zu entnehmen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin beantragt,<\/p>\n

I.<\/p>\n

die Beklagte zu verurteilen,<\/p>\n

1.<\/p>\n

es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,<\/p>\n

Enzyme f\u00fcr die Backwarenindustrie, insbesondere Xylanase einzeln oder in Kombination mit Alpha-Amylase, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuf\u00fchren oder zu besitzen,<\/p>\n

deren Herstellung die Verwendung von genetisch modifizierten industriellen Mikroorganismen der Gattung Bacillus umfasst,<\/p>\n

welche unter industriellen Fermentierungsbedingungen prototroph und resistent gegen genetischen Austausch und Phageninfektion oder Transformation sind und DNAsen sekretieren und eine Produktionsleistung von mindestens 0,5 % (Gewicht\/Volumen) sekretiertem Protein haben, die inserierte DNA in Form eines konstruierten Plasmids oder von Fragmenten davon aufweisen, in welchen die DNA stabil gehalten wird und das konstruierte Plasmid ein Gen, das f\u00fcr ein gew\u00fcnschtes Protein oder Polypeptid kodiert, einen Selektionsmarker enth\u00e4lt, und welche ein erh\u00f6htes Verm\u00f6gen zur Erzeugung des gew\u00fcnschten Proteins oder Polypeptids haben, verglichen mit dem industriellen Elternmikroorganismus;<\/p>\n

2.<\/p>\n

ihr unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses dar\u00fcber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, die Beklagte, bzw. ihre Rechtsvorg\u00e4ngerin die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 4. Dezember 1996 begangen haben, und zwar unter Angabe<\/p>\n

a.<\/p>\n

der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,<\/p>\n

b.<\/p>\n

der einzelnen Lieferungen, aufgeschl\u00fcsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,<\/p>\n

c.<\/p>\n

der einzelnen Angebote, aufgeschl\u00fcsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten und Angebotspreisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempf\u00e4nger,<\/p>\n

d.<\/p>\n

der betriebenen Werbung, aufgeschl\u00fcsselt nach Werbetr\u00e4gern, deren Auflagenh\u00f6he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,<\/p>\n

e.<\/p>\n

der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschl\u00fcsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;<\/p>\n

3.<\/p>\n

die im unmittelbaren und mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen unter Ziffer 1. beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten einen von der Kl\u00e4gerin zu benennenden Treuh\u00e4nder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;<\/p>\n

II.<\/p>\n

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr, der Kl\u00e4gerin, allen Schaden zu ersetzen, der der Alt N.V. als fr\u00fcherer Patentinhaberin durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 4. Dezember 1996 bis zum 25. August 1998 bzw. der Kl\u00e4gerin durch die seit dem 26. August 1998 von der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorg\u00e4ngerin begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.<\/p>\n

Unter Hinweis darauf, dass ihr der bei der finnischen Firma P zur Enzymproduktion verwendete Mikroorganismus zu Untersuchungszwecken nicht zur Verf\u00fcgung steht, hat die Kl\u00e4gerin in der m\u00fcndlichen Verhandlung au\u00dferdem beantragt,<\/p>\n

der Beklagten aufzugeben, den in Finnland zur Produktion von RXV Special und\/oder RXV SX verwendeten genetisch modifizierten Mikroorganismus der Gattung Bacillus einem vom Gericht zu bestimmenden, unabh\u00e4ngigen Sachverst\u00e4ndigen zur Verf\u00fcgung zu stellen, zur Pr\u00fcfung der Frage, ob der Mikroorganismus die von der Kl\u00e4gerin behaupteten Merkmale gem\u00e4\u00df Anspruch 20 des Klagepatents aufweist.<\/p>\n

Die Beklagte widerspricht dem Vorlagebegehren der Kl\u00e4gerin und beantragt,<\/p>\n

1.<\/p>\n

die Klage abzuweisen;<\/p>\n

2.<\/p>\n

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung \u00fcber die gegen das Klagepatent beim Bundespatentgericht erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen.<\/p>\n

Die Beklagte stellt den Verletzungsvorwurf in Abrede. Patentanspruch 22 sei ebenso wie Patentanspruch 20, auf den er sich zur\u00fcckbeziehe, als Stoffanspruch anzusehen. Der von der Herstellerfirma in Finnland verwendete Bacillus-subtilis-Stamm sei kein industrieller Mikroorganismus im Sinne der technischen Lehre des Klagepatents. Er weise nicht die erfindungsgem\u00e4\u00dfen Resistenzeigenschaften auf, da er weder gegen Phagen – etwa solche aus einem typischen Phagenkitt – noch gegen die aus dem Stand der Technik bekannten, herk\u00f6mmlichen Transformationsverfahren resistent sei. Dass die bei der Enzymherstellung verwendeten Mikroorganismen DNAsen sekretieren w\u00fcrden, bestreite sie, die Beklagte, mit Nichtwissen, da sie in das Herstellungsverfahren der P keinen Einblick habe und sie mit dieser nur \u00fcber eine Staffelbeteiligung an einer gemeinsamen Muttergesellschaft verbunden sei. Der bei der Enzymherstellung verwendete Produktionsstamm weise eine Produktionsleistung auf, die weit unterhalb des beanspruchten Wertes von 0,5 % (Gewicht\/Volumen) liege. Auch k\u00f6nne keine Rede davon sein, dass die inserierte DNA in den Mikroorganismen stabil gehalten werde. Erfindungsgem\u00e4\u00df sei nur eine Stabilit\u00e4t von mehreren Wochen. Soweit die Kl\u00e4gerin vortrage, der verwendete Bacillus-subtilis-Stamm sei prototroph, verkenne sie zudem, dass es auch Ausbildungen dieser Gattung gebe, die nicht prototroph seien.<\/p>\n

Da sich das Klagepatent im anh\u00e4ngigen Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbest\u00e4ndig erweisen werde, sei der Rechtsstreit zumindest auszusetzen.<\/p>\n

Die Kl\u00e4gerin tritt dem Aussetzungsantrag und dem Vorbringen der Beklagten entgegen.<\/p>\n

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der beiderseitigen Schrifts\u00e4tze und der mit ihnen vorgelegten Urkunden und Anlagen Bezug genommen.<\/p>\n

Entscheidungsgr\u00fcnde:<\/p>\n

Die zul\u00e4ssige Klage ist unbegr\u00fcndet.<\/p>\n

Der Kl\u00e4gerin stehen die geltend gemachten Anspr\u00fcche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Schadensersatz nicht zu, da ihr Vorbringen nicht die tatrichterliche Feststellung erlaubt, dass die zur Herstellung der angegriffenen Enzyme verwendeten Mikroorganismen von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machen.<\/p>\n

I.<\/p>\n

Gem\u00e4\u00df den einleitenden Ausf\u00fchrungen der Klagepatentschrift besteht ein Interesse daran, industrielle Mikroorganismenst\u00e4mme als Wirte mit rekombinanter DNA f\u00fcr die Herstellung von Proteinen und Polypeptiden in hoher Ausbeute zu verwenden. Mikroorganismen der Gattung Bacillus dienen insoweit zur Herstellung von Enzymen, f\u00fcr die in industriellem Ma\u00dfstab besonderer Bedarf besteht.<\/p>\n

Die zur industriellen Produktion in einem Fermenter verwendeten Mikroorganismenst\u00e4mme sind sehr robust und stabil. Sie sind resistent gegen Phageninfektion und zus\u00e4tzlich gegen genetischen Austausch, d.h. die Einf\u00fchrung von DNA durch herk\u00f6mmliche Transformationsverfahren. Ferner sind die verwendeten industriellen St\u00e4mme prototroph, um den Zusatz von teuren Aminos\u00e4uren zu dem N\u00e4hrmedium zu vermeiden. Die industriellen St\u00e4mme weisen eine hohe Produktivit\u00e4t, gew\u00f6hnlich ca. 0,5 % Gewicht\/Volumen sekretiertes Protein, bis zum Ende der Fermentation auf, die eine Woche dauern kann. Au\u00dferdem sekretieren die Mikroorganismen h\u00e4ufig in nicht nur unerheblichem Umfang DNAsen, welche zum Abbau von DNA in dem Medium betragen.<\/p>\n

Infolge der vorbezeichneten Resistenzeigenschaften erweist es sich jedoch als problematisch, unter Anwendung gentechnologischer Transformationsverfahren die industriellen Mikroorganismen genetisch so zu modifizieren, dass sie ein erh\u00f6htes Verm\u00f6gen zur Erzeugung eines bestimmten Proteins oder Polypeptids vergleichen mit dem industriellen Elternmikroorganismus aufweisen.<\/p>\n

Vor diesem Hintergrund sieht es die Klagepatentschrift als Ziel der Erfindung an, ein effizientes Verfahren zur Einf\u00fchrung von DNA in industrielle St\u00e4mme zur Verf\u00fcgung zu stellen, wobei die DNA in dem industriellen Stamm stabil vererbt wird, kein Verlust oder im Wesentlichen kein Verlust von Lebensf\u00e4higkeit und Aktivit\u00e4t des industriellen Stammes eintritt und hohe Ausbeuten an endogenen und exogenen Polypeptid- oder Proteinprodukten erhalten werden k\u00f6nnen. Patentanspruch 20 hat einen entsprechend modifizierten industriellen Mikroorganismus der Gattung Bacillus zum Gegenstand. Der auf Patentanspruch 20 r\u00fcckbezogene Patentanspruch 22 betrifft die Verwendung eines solchen Mikroorganismus. Ausgehend von der ma\u00dfgeblichen englischen Orginalfassung lassen sich die Merkmale der beiden Patentanspr\u00fcche wie folgt gliedern:<\/p>\n

A.<\/p>\n

Verwendung eines genetisch modifizierten industriellen Bacillus-Mikroorganismus gem\u00e4\u00df der nachfolgenden Merkmale f\u00fcr die Erzeugung eines Proteins oder Polypeptids.<\/p>\n

B.<\/p>\n

Genetisch modifizierter industrieller Mikroorganismus der Gattung Bacillus:<\/p>\n

C<\/p>\n

Der genetisch modifizierte industrielle Mikroorganismus der Gattung Bacillus<\/p>\n

1.<\/p>\n

ist prototroph,<\/p>\n

2.<\/p>\n

ist resistent gegen<\/p>\n

genetischen Austausch und<\/p>\n

Phageninfektion oder<\/p>\n

Transformation<\/p>\n

3.<\/p>\n

sekretiert DNAsen,<\/p>\n

4.<\/p>\n

hat unter industriellen Fermentationsbedingungen eine Produktionsleistung von mindestens 0,5 % (Gewicht\/Volumen) sekretiertem Protein,<\/p>\n

5.<\/p>\n

weist inserierte DNA in Form eines Plasmid-Konstrukts oder eines chromosomal integrierten Plasmid-Konstrukts oder Fragmenten davon auf;<\/p>\n

a.<\/p>\n

die inserierte DNA wird in dem Mikroorganismus stabil gehalten;<\/p>\n

b.<\/p>\n

das Konstrukt enth\u00e4lt<\/p>\n

aa.<\/p>\n

ein Gen, das f\u00fcr ein gew\u00fcnschtes Protein oder Polypeptid kodiert, und<\/p>\n

bb.<\/p>\n

einen Selektionsmarker;<\/p>\n

6.<\/p>\n

hat ein erh\u00f6htes Verm\u00f6gen zur Erzeugung des gew\u00fcnschten Proteins oder Polypeptids, vergleichen mit dem industriellen Elternmikroorganismus.<\/p>\n

Nach den weiteren Darlegungen der Klagepatentschrift behalten die modifizierten industriellen St\u00e4mme die erw\u00fcnschten Eigenschaften von industriellen St\u00e4mmen, wobei sie jedoch eine erh\u00f6hte Ausbeute der erw\u00fcnschten Expressionsprodukte endogener oder exogener Gene zur Verf\u00fcgung stellen.<\/p>\n

II.<\/p>\n

Zwar ist Patentanspruch 22 als Verfahrensanspruch zu qualifizieren (nachfolgend unter 1.) mit der Folge, dass die bei der Verwendung erzeugten Proteine oder Polypeptide als unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne von \u00a7 9 Nr. 3 PatG anzusehen sind; das Vorbringen der Kl\u00e4gerin rechtfertigt jedoch nicht die tatrichterliche Feststellung, dass die bei der Enzymherstellung von der P in Finnland verwendeten Mikroorganismen von der technischen Lehre des Klagepatent Gebrauch machen.<\/p>\n

1.<\/p>\n

Verwendungsanspr\u00fcche fallen ohne weiteres in die Kategorie der Verfahrensanspr\u00fcche, wenn sie – wie vorliegend – auf den zweckgebundenen Einsatz einer Sache zu der gesch\u00fctzten Verwendung gerichtet sind (vgl. BGH GRUR 1990, 508, 510 – Spreizd\u00fcbel; GRUR 1982, 162, 163 – Zahnpasta). Demgem\u00e4\u00df ist Patentanspruch 22, anders als die Beklagte meint, auch kein Unteranspruch zu Patentanspruch 20, sondern ein diesem Stoffanspruch nebengeordneter Verfahrensanspruch. Auch steht dem Verfahrenscharakter des Verwendungsanspruchs nicht entgegen, dass die zu einem bestimmten Zweck eingesetzte Sache ihrerseits neu ist. Vielmehr hat die Neuheit der Sache zwangsl\u00e4ufig zur Konsequenz, dass die Verwendung dieser Sache zu einer bestimmten Handlung ebenfalls neu ist.<\/p>\n

Vorliegend wird ferner durch die verfahrensm\u00e4\u00dfige Verwendung des genetisch modifizierten industriellen Bacillus-Mikroorganismus zielgerichtet ein bestimmter Gegenstand erzeugt, n\u00e4mlich Proteine oder Polypeptide. Verwendungsverfahren, die ein Erzeugnis hervorbringen, fallen unter die Regelung des \u00a7 9 Nr. 3 PatG (vgl. BGH a.a.O. – Zahnpasta; Benkard\/Melullis, EP\u00dc, Art. 52, Rdnr. 139; Schulte, PatG, 6. Aufl., \u00a7 9 Rdnr. 65), so dass dem Patentinhaber das Recht zusteht, Angebot und Vertrieb der unmittelbaren Verfahrens-(= Verwendungs)erzeugnisse zu unterbinden. Schlie\u00dflich ist auch anerkannt, dass der Patentschutz nach \u00a7 9 Nr. 3 PatG auch f\u00fcr solche Erzeugnisse gilt, die im patentfreien Ausland hergestellt worden sind (vgl. Benkard, PatG, 9. Aufl., \u00a7 9 Rdnr. 52 m.w.N.).<\/p>\n

2.<\/p>\n

Voraussetzung f\u00fcr eine Verletzung des Klagepatents ist, dass zur Erzeugung bzw. Herstellung der angegriffenen Enzyme der in Patentanspruch 20 n\u00e4her charakterisierte genetisch modifizierte industrielle Mikroorganismus der Gattung Bacillus verwendet wird. Der bei der Produktion der angegriffenen Enzyme verwendete Bacillus-subtilis-Produktionsstamm (vgl. Anlage K 8, Seite 5) m\u00fcsste also die in Patentanspruch 20 niedergelegen Merkmale zur Kennzeichnung eines erfindungsgem\u00e4\u00dfen industriellen Mikroorganismus aufweisen (Merkmalsgruppe C). Mangels M\u00f6glichkeit, den streitgegenst\u00e4ndlichen Mikroorganismus n\u00e4her untersuchen zu k\u00f6nnen, argumentiert die Kl\u00e4gerin insoweit, die in Patentanspruch 20 zur Kennzeichnung eines industriellen Mikroorganismus angef\u00fchrten Merkmale seien bei dem streitgegenst\u00e4ndlichen Mikroorganismus verwirklicht, weil diese Eigenschaften f\u00fcr die industrielle Produktion von Enzymen zwingend notwendig seien, um wirtschaftlich arbeiten und ein konkurrenzf\u00e4higes Produkt auf den Markt bringen zu k\u00f6nnen. Vor diesem Hintergrund k\u00f6nnte von einer Patentverletzung allenfalls dann ausgegangen werden, wenn sich auf Grundlage des Kl\u00e4gervorbringens f\u00fcr jedes Merkmal die tatrichterliche Feststellungen treffen l\u00e4sst, dass sein Vorliegen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zwingend notwendig f\u00fcr eine industrielle Produktion von Enzymen der streitgegenst\u00e4ndlichen Art ist. Mit Blick auf den streitgegenst\u00e4ndlichen Mikroorganismus l\u00e4sst sich dies jedoch zumindest nicht f\u00fcr die Eigenschaften bejahen, resistent gegen genetischen Austausch bzw. Transformation zu sein (Merkmal C 2) und eine Produktionsleistung von mindestens 0,5 % (Gewicht\/Volumen) sekretiertem Protein aufzuweisen (Merkmal C 4).<\/p>\n

a.<\/p>\n

Wie der Durchschnittsfachmann der Klagepatentschrift entnimmt, sind die Merkmale der Resistenz gegen genetischen Austausch und gegen Transformation in funktionellem Zusammenhang zu sehen. In der Patentbeschreibung (Anlage K 2, Seite 1, 1. Abs.) hei\u00dft es zur Resistenz der industriellen St\u00e4mme von Mikroorganismen, dass die St\u00e4mme resistent gegen Phageninfektion und zus\u00e4tzlich gegen genetischen Austausch sind, d.h. die Einf\u00fchrung von DNA durch herk\u00f6mmliche Transformationsverfahren. In der Patentbeschreibung (Anlage K 2, Seite 3 \u00fcbergreifend auf Seite 4) wird au\u00dferdem ausgef\u00fchrt, dass die erfindungsgem\u00e4\u00df modifizierten industriellen St\u00e4mme die Eigenschaften der vorbezeichneten St\u00e4mme beibehalten. Dementsprechend wird der Fachmann den in Patentanspruch 20 verwendeten Begriff des genetischen Austauschs dahingehend verstehen, dass die verwendeten Mikroorganismen sich einer Einf\u00fchrung von DNA widersetzen, die auf herk\u00f6mmlichem Wege stattfindet, sei es durch spontanen Genaustausch zwischen den in einer Kultur befindlichen Zellen oder durch Anwendung aus dem Stand der Technik bekannter Transformationsverfahren. Dass entgegen dem Vorbringen der Beklagten der von der P in Finnland verwendete Produktionsstamm resistent gegen herk\u00f6mmliche Transformationsverfahren ist, l\u00e4sst sich dem Klagevorbringen nicht entnehmen. Denn es ist nicht ersichtlich, weshalb man Mikroorganismen, die den aus dem Stand der Technik bekannten Transformationsverfahren nicht widerstehen, nicht im Rahmen einer industriellen Produktion verwenden k\u00f6nnen sollte, bei der solche Transformationsverfahren keine Anwendung finden. Etwas anderes k\u00f6nnte nur dann gelten, wenn mit dem Merkmal der Resistenz gegen genetischen Austausch bzw. Transformation allein der spontane Genaustausch im Fermenter angesprochen w\u00e4re. Dies ist ausweislich der vorgenannten Stellen der Patentbeschreibung jedoch zu verneinen, nach welchen es eine von dem erfindungsgem\u00e4\u00dfen industriellen Mikroorganismus beibehaltene Eigenschaft ist, resistent gegen die Einf\u00fchrung von DNA durch herk\u00f6mmliche Transformationsverfahren zu sein.<\/p>\n

Aber auch unabh\u00e4ngig davon rechtfertigt allein der Umstand, dass die beanstandeten Mikroorganismen in industriellem Ma\u00dfstab zur Erzeugung von Enzymen eingesetzt und dabei Fermentationsbedingungen ausgesetzt werden, nicht den Schluss auf eine Resistenz gegen einen Genaustausch in Form einer Transformation. Selbst wenn man mit der Kl\u00e4gerin von einer Resistenz auch dann noch ausgeht, wenn sich lediglich die Mehrzahl der Zellen einer Bakterienkultur einer Ver\u00e4nderung widersetzt, hat die Kl\u00e4gerin in Bezug auf den streitgegenst\u00e4ndlichen Produktionsstamm keinerlei konkrete, f\u00fcr die Beklagte einlassungsf\u00e4hige Angaben dazu gemacht, zu welchem Prozentsatz sich die Zellen dieser Kultur einem genetischen Austausch durch Transformation widersetzen. Allein der Hinweis, ohne Resistenz sei eine industrielle Produktion im Fermenter sinnvoll nicht m\u00f6glich, reicht insoweit nicht aus, um eine Verwirklichung des Merkmals zu bejahen. Denn es erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Bedingungen einer industriellen Produktion derart ausgestaltet sind, dass Bacillus-St\u00e4mme eingesetzt werden k\u00f6nnen, die sich in ihrer Mehrzahl einem genetischen Austausch nicht widersetzen. Mangels n\u00e4herer Darlegungen der Kl\u00e4gerin erscheint es insoweit nicht zwingend, von den industriellen Verwendungsbedingungen und vom Produktionsergebnis auf Eigenschaften des Mikroorganismus zu schlie\u00dfen, die diesem – wie die Resistenz – immanent sind. Ob wegen mangelnder Resistenzeigenschaften das Risiko des Verlustes des Fermentationsansatzes droht, beschreibt im \u00fcbrigen auch nur ein unternehmerisches Risiko bei der Enzymherstellung, welches der Hersteller eingeht oder nicht. Auch danach verbietet es sich, allein aus der Tatsache der industriellen Produktion auf das Vorliegen erfindungsgem\u00e4\u00df resistenter Mikroorganismen zu schlie\u00dfen.<\/p>\n

b.<\/p>\n

Merkmal C 4 besagt, dass der erfindungsgem\u00e4\u00dfe Mikroorganismus unter industriellen Fermentationsbedingungen eine Produktionsleistung von mindestens 0,5 % (Gewicht\/Volumen) sekretiertem Protein hat. Auch hier l\u00e4sst sich auf Grundlage des Kl\u00e4gervortrags nicht feststellen, dass der streitgegenst\u00e4ndliche Mikroorganismus entgegen dem Beklagtenvorbringen die vorbezeichnete Mindestproduktionsleistung aufweist.<\/p>\n

Die Argumentation der Kl\u00e4gerin, bei einer Produktionsleistung unterhalb des beanspruchten Bereichs k\u00f6nnten die angegriffenen Enzyme nicht zu konkurrenzf\u00e4higen Preisen angeboten werden, erschiene – worauf die Kammer in der m\u00fcndlichen Verhandlung hingewiesen hat – nur dann schl\u00fcssig, wenn sich gerade f\u00fcr den Grenzfall von knapp unterhalb 0,5 % (Gewicht\/Volumen) sekretiertem Protein (kalkulatorisch) belegen oder doch zumindest eine ganz \u00fcberwiegende Wahrscheinlichkeit daf\u00fcr ermitteln lie\u00dfe, dass unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine industrielle Produktion auf Dauer in sinnvoller Weise nicht m\u00f6glich ist. Derartiges l\u00e4sst sich dem Kl\u00e4gervortrag jedoch nicht entnehmen. Die von der Kl\u00e4gerin in der m\u00fcndlichen Verhandlung in Bezug genommene Berechnung, die von einer Produktionsleistung von 0,1 % (Gewicht\/Volumen) sekretiertem Protein ausgeht, betrifft den vorbezeichneten Grenzfall nicht und ist daher nicht aussagekr\u00e4ftig. Im \u00fcbrigen tr\u00e4gt die Berechnung der Kl\u00e4gerin nicht in hinreichendem Ma\u00dfe dem Umstand Rechnung, dass bei der Preisgestaltung eines Produkts neben den Herstellungskosten noch andere Faktoren eine ma\u00dfgebliche Rolle spielen k\u00f6nnen (Verpackungs- und Transportkosten, Vertriebskosten, Entwicklungskosten, Kundenbindung, Marktmacht, Preispolitik u.a.). Auch insoweit verbietet sich ein monokausaler R\u00fcckschluss vom Verkaufspreis auf das Herstellungsverfahren bzw. auf konkrete technische Eigenschaften des zur Produktion verwendeten Mikroorganismus.<\/p>\n

Die Kammer verkennt nicht die von Mitarbeitern der Beklagten im Jahr 1991 in dem von der Kl\u00e4gerin als Anlage K 13 vorgelegten Aufsatz (dort Seite 71 oben) gemachten Angaben zur Produktionsleistung von Mikroorganismen, wonach einige St\u00e4mme Proteinausbeuten bis zu 50 g pro Liter Fermentationsbr\u00fche liefern sollen und auch f\u00fcr Spezialenzyme, die in kleinerem Umfang hergestellt werden, die Ausbeute bei mehreren Gramm pro Liter liegen m\u00fcsse, um eine wirtschaftliche Produktion sicherzustellen. Dies mag das Vorliegen einer erfindungsgem\u00e4\u00dfen Produktionleistung in Bezug auf den streitgegenst\u00e4ndlichen Mikroorganismus zwar als wahrscheinlich erscheinen lassen, jedoch tragen die Ausf\u00fchrungen keine dahingehende tatrichterliche Feststellung, da nach dem unwiderlegten Vorbringen der Beklagten die Angabe zu einer Produktionsmenge von bis zu 50 g pro Liter nicht den angegriffenen Stamm betrifft und die \u00fcbrigen Angaben eine Produktionsmenge von weniger als 0,5 % (Gewicht\/Volumen) an sekretiertem Protein nicht ausschlie\u00dft, insbesondere nicht in dem f\u00fcr die Beurteilung der Patentverletzung ma\u00dfgeblichen Grenzbereich von knapp unterhalb 0,5 %.<\/p>\n

3.<\/p>\n

Dem sich allein gegen die Beklagte als Vertreiber der angegriffenen Enzyme richtenden Antrag der Kl\u00e4gerin war nicht stattzugeben, der Beklagten aufzugeben, den in Finnland zur Produktion verwendete Mikroorganismus einem vom Gericht zu bestimmenden Sachverst\u00e4ndigen zur Verf\u00fcgung zu stellen.<\/p>\n

\u00a7 809 BGB bietet f\u00fcr eine derartige Ma\u00dfnahme bereits deshalb keine Grundlage, weil sich der dort niedergelegte Besichtigungsanspruch allein gegen den Besitzer des Besichtigungsgegenstandes richtet. Verpflichtet wird der unmittelbare Besitzer sowie der mittelbare Besitzer, soweit er vom unmittelbaren Besitzer jederzeit die Herausgabe des Besichtigungsgegenstandes verlangen kann oder gegen ihn einen entsprechenden Vorlageanspruch hat (vgl. Palandt\/Sprau, BGB, 62. Aufl., \u00a7 809 Rdnr. 8). Vorliegend ist unmittelbare Besitzerin der bei der Enzymproduktion verwendeten Mikroorganismen die in Finnland ans\u00e4ssige P. Dass diese der Beklagten den Besitz vermittelt und die Beklagte gegen sie einen sofort durchsetzbaren Herausgabe- oder Vorlageanspruch hat, l\u00e4sst sich nicht feststellen. Bei der Beklagten und der finnischen Herstellerfirma handelt es sich um verschiedene juristische Personen, von denen nicht ersichtlich ist, dass die Beklagte auf die Herstellerfirma – etwa aufgrund einer konzernrechtlichen Verbindung – ma\u00dfgeblichen Einfluss nehmen kann mit der Folge, dass sie die Herausgabe der streitgegenst\u00e4ndlichen Mikroorganismen verlangen k\u00f6nnte. Die Staffelbeteiligung an einer gemeinsamen Muttergesellschaft ist insoweit nicht ausreichend. Auch dass in dem von der Kl\u00e4gerin in der m\u00fcndlichen Verhandlung \u00fcberreichten Auszug des \u201eEnzyme-Report\u201c vom Mai 2002 die \u201eAB-F\u201c als Produzentin von Enzmen bezeichnet wird, l\u00e4sst keine rechtliche Grundlage daf\u00fcr erkennen, dass die Beklagte gegen die in derselben Unterlage ebenfalls als Produktionsunternehmen bezeichnete Firma P einen Herausgabe- bzw. Vorlageanspruch hat.<\/p>\n

Die Beklagte kann ebenfalls nicht nach \u00a7 144 Abs. 1 Satz 2 ZPO zur Vorlage der streitgegenst\u00e4ndlichen Mikroorganismen verpflichtet werden. Nicht anders als beim Besichtigungsanspruch gem\u00e4\u00df \u00a7 809 BGB ist n\u00e4mlich Voraussetzung f\u00fcr eine derartige Ma\u00dfnahme, dass sich der Vorlagegegenstand im Besitz desjenigen befindet, von dem die Vorlage verlangt wird.<\/p>\n

Anders als es die Kl\u00e4gerin in der m\u00fcndlichen Verhandlung geltend gemacht hat, kann \u00a7 142 Abs. 1 ZPO von vornherein nicht Grundlage f\u00fcr die beantragte Vorlagema\u00dfnahme sein, da jene Vorschrift nur die Vorlage von Urkunden und sonstigen Unterlagen zum Gegenstand hat und sich nicht auf sonstige k\u00f6rperliche Gegenst\u00e4nde bezieht.<\/p>\n

III.<\/p>\n

Die Kostenentscheidung beruht auf \u00a7 91 Abs. 1 ZPO.<\/p>\n

Die Anordnungen zur vorl\u00e4ufigen Vollstreckbarkeit und zur Sicherheitsleistung folgen aus \u00a7\u00a7 709, 108 ZPO.<\/p>\n

Der Streitwert betr\u00e4gt 2.000.000,00 EUR.<\/p>\n

Dr. L2 Dr. D M<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00fcsseldorfer Entscheidung Nr.: 154 Landgericht D\u00fcsseldorf Urteil vom 2. Dezember 2003, Az. 4 O 157\/02<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33,2],"tags":[],"class_list":["post-1209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-33","category-lg-duesseldorf"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1209"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1209\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1212,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1209\/revisions\/1212"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/d-prax.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}